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Módulo 4: Marcas

Introducción
Las marcas existían ya en la antigüedad. Hace 3.000 años, los artesanos indios
solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán.
Más adelante, se utilizaron más de 100 marcas distintas de cerámica romana,
incluida la marca FORTIS que se hizo tan famosa que fue copiada y falsificada.
La utilización de las marcas aumentó con el auge del comercio en la Edad Media.
Actualmente, la utilización de las marcas (para las que con frecuencia se utiliza
la abreviatura TM en inglés, (trademark, marca registrada) se ha vuelto moneda
corriente y la mayoría de las personas del planeta pueden distinguir entre las dos
marcas de refrescos Pepsi-Cola y Coca-Cola.
La importancia cada vez mayor de las marcas en las actividades comerciales es
debida a la creciente competencia entre las compañías que llevan a cabo
actividades comerciales en más de un país. Las marcas han sido utilizadas para
facilitarle al consumidor la identificación de un bien o servicio, así como para
identificar su calidad y precio. Por lo tanto, una marca puede ser considerada
como una herramienta de comunicación usada por el productor para atraer
consumidores.
En este módulo, se explicará qué tipo de signos pueden utilizarse como marcas
y qué características deben presentar éstas. Usted estará en capacidad de
distinguir entre una marca colectiva y una marca certificada. Asimismo, este
módulo explicará cómo el Convenio de Paris y el Acuerdo de los ADPIC protegen
las marcas notorias o conocidas.
¿Qué es exactamente una marca?
Una marca es básicamente un signo que se utiliza para distinguir los productos
o servicios ofrecidos por una empresa de los ofrecidos por otra. Ésta es una
definición muy simplificada, pero explica esencialmente en qué consiste una
marca.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL


De las Marcas Artículo
Artículo 170.- Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en
la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.
Artículo 171.- Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y
susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro
y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado.
Artículo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones
de colores, así como los hologramas;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en el artículo siguiente;
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con
una marca registrada o un nombre comercial publicado;
V.- Los sonidos;
VI.- Los olores;
VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros,
el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración
o cualquier otro que, al combinarse, distingan productos o servicios en el
mercado, y
VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del
presente artículo.

Artículo 178.- El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a
partir de la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse por períodos de la misma
duración.
Al momento de solicitar el registro de una marca, así como al momento de su
renovación, el interesado declarará bajo protesta de decir verdad que los
productos o servicios que ofertará se encuentran libre de engaño o mala fe.
En caso de que las autoridades competentes determinen que dicho producto o
servicio viola las disposiciones legales vigentes que le resulten aplicables, el
Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad
del registro respectivo.
¿Qué tipo de características debe presentar una marca?
Una marca debe presentar básicamente dos características principales: debe ser
distintiva y no debe inducir a engaño.

Así pues, se podría dar la siguiente definición formal del término marca:
“Una marca es un signo que individualiza los productos de una empresa
determinada y los distingue de los productos de sus competidores”
Una marca puede ser representada por palabras, dibujos, letras, números o
embalajes, slogans, objetos, emblemas, etc.
® The Coca-Cola Company ® PepsiCo, Inc.
Es necesario anotar que una marca de servicio es similar a una marca de bienes,
sólo difieren en que ésta última protege productos o bienes y la primera servicios.
En términos generales, la palabra marca envuelve ambas, tanto las marcas de
bienes como las de servicios.

¿Podría darnos algunos ejemplos del tipo de signos que pueden constituir
una marca?
Existen marcas compuestas por palabras, letras, cifras, abreviaturas o nombres,
por ejemplo, apellidos. Baste recordar la famosa marca de automóviles, Ford –
así nombrada en honor a Henry Ford, constructor del primer automóvil, o la
editorial Espasa Calpe, etc. Numerosos nombres se utilizan como marcas.
También pueden encontrarse abreviaturas como IBM, pero las marcas pueden
consistir asimismo en emblemas o elementos figurativos, como el logotipo de la
compañía petrolera Pemex.

Así pues, cuando habla de emblema, ¿se refiere a cosas como el logotipo de
la Pemex?
Exactamente, pero aquí se trata de un emblema en dos dimensiones mientras
que las marcas pueden ser también tridimensionales, es decir, compuestas por
el embalaje de los productos o por los productos mismos. Por supuesto, pueden
protegerse asimismo los colores de las marcas y actualmente asistimos a la
llegada al mercado de un nuevo tipo de marca. Se trata de la marca por
holograma. Por ejemplo, si observa una tarjeta de crédito, podrá apreciar una
pequeña imagen que cambia según la perspectiva desde la que se observa.
También existen marcas sonoras: un jingle publicitario puede servir de marca.
En algunos países existen incluso marcas olfativas, en cuyo caso una fragancia
determinada puede ser protegida como marca. Por consiguiente, existe una gran
variedad de signos que pueden ser utilizados como marcas, pero todos deben
cumplir siempre las dos condiciones mencionadas: que la marca sea distintiva y
no induzca a engaño.

Para resumir, los siguientes ejemplos pueden ayudarlo a conocer los que es una
marca:
Palabras: Apple para computadores; Deutsche Bank para un Banco;
Designaciones arbitrarias o inventadas: Coca-Cola, Nikon, Sony, NIKE, etc.
Nombres: Ford, Peugeot, Hilton (Hotel)
Lemas: “flyme” (Vuélame), para una aerolínea
Figuras: la estrella para Mercedes Benz, la chica volando para Rolls Royce
Números: la colonia 4711 Letras: GM, FIAT, VW, KLM
Dibujos o símbolos: Lacoste (cocodrilo pequeño)

¿Podría darme un ejemplo del carácter distintivo de una marca?


Para ser distintiva, una marca debe ser intrínsecamente capaz de distinguir
productos y servicios tal como se ha mencionado. Un buen ejemplo podría ser la
palabra inglesa “Apple”, que corresponde en español a manzana. Si bien
“Apple” es una marca perfectamente distintiva para un ordenador debido a su
escasa relación con los ordenadores, no sería una marca distintiva para
manzanas. En cambio, un cultivador y vendedor de manzanas no podría registrar
la palabra ‘manzana’ como marca y protegerla, debido a que sus competidores
deben poder utilizar la palabra para describir sus propios productos. Así pues,
en términos generales una marca no es distintiva si es descriptiva, y es
descriptiva si describe el carácter o la identidad de los productos o servicios a
los cuales se aplica. Ahora bien, una marca puede asimismo inducir a engaño,
por ejemplo, cuando atribuye a los productos una cualidad que éstos no poseen.
¿Puede darme un ejemplo de marca que pueda inducir a engaño?
Una marca que pueda inducir a engaño sería una marca que indicase que los
productos a los que se aplica poseen ciertas cualidades de las que están
desprovistos. Un ejemplo podría ser la marca “Cuero auténtico” para productos
que no estén hechos con cuero genuino.
Una de las cuestiones clave planteadas fue que, para evaluar el carácter
distintivo de un signo atribuido a una marca, debe ser considerado
conjuntamente con los bienes o servicios a los que se asocia.

Para que una marca sea conocida y respetada se requiere una inversión
considerable y, por lo general, largo tiempo. Por consiguiente, a cualquier
persona que desee utilizar una marca le interesa asegurarse de que esté
protegida como un elemento valioso de propiedad intelectual.

Obviamente, las empresas invierten muchísimo dinero en establecer sus


marcas. Pero, ¿cómo pueden impedir a terceros la utilización de sus
marcas?
Por supuesto, tienen que basarse en la legislación en materia de marcas, pero
el modo más habitual de proteger una marca es registrándola en el Registro de
Marcas, requisito que muchos países estipulan para protegerlas. En primer lugar,
la marca debe registrarse y, una vez registrada, recibe protección y su titular
puede impedir a terceros la utilización de su marca. Ahora bien, el registro no es
el único modo de proteger una marca: las marcas no registradas también están
protegidas en algunos países, pero es una forma de protección menos fiable.
Esto se debe a que una marca no registrada no está protegida hasta que no haya
adquirido suficiente carácter de distinción y cierta notoriedad en el mercado, lo
cual puede ocurrir mucho tiempo después del lanzamiento del producto en el
mercado.
Así pues, una marca no registrada que exista desde hace tiempo y que sea
conocida por todos, ¿podría en algunos países aspirar a medidas de
protección? Así es. No obstante, si se comercializan productos bajo una nueva
marca que nadie conoce, esta marca será muy vulnerable. En este caso, sería
posible solicitar la protección que ofrece la legislación en materia de competencia
desleal, pero lo más importante es que la marca haya adquirido fama.
Las marcas comúnmente identifican las empresas de manera individual, así
como el origen de bienes y servicios comercializados. Algunos países tienen
provisiones legislativas para regular el registro de marcas colectivas y
certificadas, las cuales se usan para indicar la afiliación o vinculación de las
empresas que las usan o para identificar estándares comunes de los productos
para los cuales la marca se usa.
Las marcas colectivas comúnmente pertenecen a un grupo o asociación de
empresas. Su uso está reservado a los miembros del grupo o asociación. Una
marca colectiva distingue los bienes o servicios de los miembros de la asociación
de aquellas con bienes o servicios similares.
La función de la marca colectiva es informar al público acerca de las
características del producto para el cual la marca se usa. Asimismo, la empresa
titular de la marca colectiva puede adicionalmente usar su propia marca. Por
ejemplo, en una asociación de arquitectos o ingenieros, un miembro puede usar
el logo de la asociación, así como el logo de la empresa.
Una marca certificada es aquella que indica que los bienes y servicios
relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca son de
determinado origen, manufactura, calidad u otra característica. Las marcas
certificadas sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos.
Ejemplo, ISO 9000.1
La mayor diferencia entre marca colectiva y certificada es que la colectiva sólo
puede ser usada por empresas particulares, por ejemplo, los miembros de la
asociación titulares o dueños de la marca; mientras que la marca certificada
puede ser usada por todo aquel que cumpla con los estándares definidos.

Ciertas compañías han exitosamente alcanzado un renombre mundial a través


de su marca comercial o de servicios. Gracias a esto, los consumidores pueden,
sin ningún esfuerzo, reconocer e identificar sus bienes y servicios, sus calidades
y características, sin necesidad de referirse a la ubicación de la compañía en

1 ISO 9000 es un conjunto de Control de calidad y gestión de calidad, establecidas por la


Organización Internacional de Normalización. Se pueden aplicar en cualquier tipo de
organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios.
cuestión. Estas marcas se llaman marcas notorias o conocidas. Ejemplos: Sony,
Versace, Louis Vuitton.
Como usted bien lo sabe, hay empresas que quieren obtener provecho de dichas
marcas usando marcas similares o marcas que puedan crear confusión con la
marca notoria. Para enfrentar este problema, el Convenio de Paris y el Acuerdo
de los ADPIC, así como muchas legislaciones nacionales, han conferido
protección especial a las marcas notorias. No existe una definición exacta de lo
que se entiende por marca notoria.
Sin embargo, existen elementos para determinar si una marca es notoria o no.
Dichos factores incluyen el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca
en un sector relevante del público y la duración, el ámbito y área geográfica y
cualquier uso de la marca.

¿Puede obtenerse protección mundial para una marca mediante un único


registro o debe registrarse en cada país por separado?
Debe registrarse en cada país por separado ya que, al igual que todos los
derechos de propiedad intelectual, las marcas son derechos territoriales, lo que
significa básicamente que su protección se obtiene por medio del registro
nacional. Existen ciertos sistemas regionales de registro que facilitan el registro
de las marcas y, por supuesto, existen asimismo los tratados internacionales,
pero todos estos sistemas requieren el registro en cada uno de los países e
incluso en cada uno de los territorios: no debe olvidarse que, si bien las marcas
pueden registrarse en países, pueden registrarse también en territorios
aduaneros que no son reconocidos como países.
¿Y qué son estos territorios aduaneros?
Se trata de territorios que no son reconocidos como Estados y no pueden, por
ejemplo, ser miembros de las Naciones Unidas. No obstante, existe cierta
estructura administrativa en dichos territorios que hace posible el registro de
marcas. Un buen ejemplo sería Hong Kong, quien cuenta con un sistema de
registro de marcas distinto del de la República Popular de China. Así pues, si se
desea proteger una marca en Hong Kong debe cumplirse el procedimiento local
de registro.
Así pues, es preciso proteger la marca en todos los países en los que se desee
utilizarla. Desgraciadamente, existen diferencias considerables entre los
distintos sistemas nacionales.
La OMPI ha realizado esfuerzos considerables para que los sistemas nacionales
y regionales de registro de marcas sean más fáciles de utilizar, armonizando y
simplificando ciertos procedimientos.
El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) fue aprobado en 1994 y estipula
qué información deben presentar los nacionales de sus Estados miembros, así
como los procedimientos que deben observar para registrar marcas en la Oficina
de marcas de otro Estado miembro.

Resumen
“Una marca es un signo que individualiza los bienes y servicios de una
empresa determinada y los distingue de los de sus competidores”
Esta sección ha tratado los aspectos básicos de las marcas. Ahora ya sabe que
una marca es una palabra, un logo, un número, una letra, un lema, un sonido, un
color o incluso a veces una fragancia que identifica la fuente de los bienes y/o
servicios a los que se aplica la marca.
Las marcas constituyen una esfera de la propiedad intelectual, cuyo objetivo
consiste en proteger el nombre del producto en lugar de la invención o idea que
subyace al producto. Las marcas pueden pertenecer a individuos o a empresas
y deben registrarse en un organismo gubernamental al que, por lo general, se
denomina Oficina de marcas. Cuando se utiliza una marca en relación con
servicios, a veces se denomina “marca de servicio”.
En términos generales, las marcas deben tener un carácter distintivo y no ser
genéricas o meramente descriptivas de los bienes o servicios que representan.
Por ejemplo, la palabra “verdura” no puede ser registrada como marca de un
supermercado ya que, obviamente, es descriptiva de los productos que vende
un supermercado. Además, no puede ser registrada como marca para
zanahorias por tratarse de un término genérico que describe a las mismas. Por
otra parte, la palabra “verdura” podría servir como marca para las bicicletas ya
que no tiene nada, o muy poco, que ver con las bicicletas.
De preferencia, las marcas no deben ser geográficas o consistir en un apellido.
Así pues, “Suiza” no puede servir como marca para un reloj. En numerosos
países, las marcas compuestas de letras y/o números (es decir que la marca
propuesta no puede pronunciarse como una palabra o palabras o está
compuesta de poquísimas letras) o de apellidos se consideran indistintas.
En algunos casos, puede obtenerse el registro de marcas para marcas que sean
únicamente
I) descriptivas,
II) un apellido,
III) geográficas o
IV) indistintas.
Las marcas, conocidas también como nombres comerciales, forman parte de
nuestra vida cotidiana. Cualquier persona ve u oye más de 1.500 marcas al día.
Del mismo modo que el nombre identifica y diferencia a la persona, el objetivo
principal de una marca consiste en identificar la fuente de un producto y distinguir
ese producto de otros que procedan de otras fuentes. Por ejemplo, la marca le
ayuda a escoger entre el jabón Ivory y el jabón Dial.
Cabe mencionar que las marcas colectivas y certificadas están protegidas en un
gran número de países.
Las marcas notorias también gozan de una protección especial

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