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EXPEDIENTE N° 886136-2021

NOS ADHERIMOS A LA APELACIÓN Y


CONTESTAMOS ARGUMENTOS DE LA
CONTRAPARTE

A LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL


TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DEL INDECOPI

ROSA MARIA LILIANA LAMTENZAN ZAVALA identificada con DNI Nº 07861817, con
domicilio procesal en Coronel Inclan 539 / Altura de la Cuadra 3 de la Av. Angamos
Oeste – Miraflores y/o al correo electrónico alexsosa.legal@gmail.com; en el

procedimiento NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA inscrita con


Certificado Nº S00123144, para distinguir “servicios de extensiones de pestañas,
microblading de cejas, lifting de pestañas, faciales, micropigmentación y de salones de
belleza” de la Clase 44 de la Nomenclatura Oficial (en adelante, N.O.), inscrita a favor
del señor ASTOCONDOR SALAZAR ZAMORA, LUIS FERNANDO; ante ustedes
atentamente nos presentamos y respetuosamente, señalamos lo siguiente:

Con fecha 25 de febrero de 2022, hemos sido notificados con el recurso de apelación del
señor Luis Fernando Astocondor-Salazar Zamora (en adelante, señor Astocondor), la cual
procedemos a contestar y, a la vez, interponer la adhesión a la referida apelación, en virtud
de lo establecido en la Directiva 002-1999-TRI-INDECOPI. En ese sentido, apelamos la
Resolución N° 5232-2021/CSD-INDECOPI, en el extremo que no nos fue favorable.

I. ADHESIÓN A LA APELACIÓN: DEBE PRONUNCIARSE LA CSD SOBRE LA LA


MALA FE DEL SEÑOR ASTOCONDOR

La Directiva N° 002-1999/TRI-INDECOPI establece que la adhesión a la apelación es


un instituto procesal y un derecho que el ordenamiento jurídico procesal concede al
justiciable a fin de garantizar su derecho de defensa. Tiene lugar cuando una resolución
produce agravio a más de una parte que interviene en un procedimiento y permite a la

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parte que no apeló oportunamente valerse del recurso de apelación interpuesto por la
parte contraria, buscando que el superior jerárquico reforme la decisión ya expedida en
su propio beneficio y en contra de la parte apelante. Así como también permite adherirse
a la parte parcialmente vencedora a la apelación de la parte vencida, con el objeto de
que pueda impugnar la parte de su petitorio que no haya sido concedida. De este modo,
la Directiva N° 002-1999/TRI-INDECOPI, ha establecido que puede interponerse
siempre que: (i) exista y esté aún vigente un recurso de apelación interpuesto; (ii) que
quien plantea la adhesión sea la contraparte del apelante; (iii) que el que se adhiere
no haya obtenido la plena satisfacción en su pretensión o pretensiones; y (iv)
debe ser presentada dentro del plazo previsto para la absolución del traslado de
la apelación.

En ese sentido, cumpliendo lo establecido en la referida Directiva, nos adherimos a la


apelación presentada por el señor Astocondor, y de esta forma, apelamos el extremo
que no nos fue favorable, toda vez que la Comisión de Signos Distintivos (en adelante,
la Comisión o CSD) no cumplió con analizar las pruebas presentadas que acreditan la
mala fe con la que se registró la marca cuya nulidad hemos solicitado en el presente
procedimiento. Así, a continuación, detallaremos los elementos que determinan la mala
fe del señor Astocondor que no han sido evaluados por la CSD.

Un elemento importante sobre el cual debió hacer énfasis la Comisión son las fechas en
las que se desarrollaron los registros de las marcas en conflicto, pues, como podrán

apreciar la solicitud de registro del signo se realizó con fecha 06 de


diciembre de 2018, es decir, con antelación a la solicitud de registro de la marca que
ahora solicitamos su nulidad e incluso con anterioridad a la fecha en la que la
empresa Morgana VIP inició sus actividades, que a decir del propio señor
Astocondor, fue desde el 13 de mayo de 2019.

Es importante hacer esta precisión, ya que la totalidad del argumento de defensa del
señor Astocondor se realiza sobre la base de una supuesta anterioridad en la
contratación del estudio encargado de la creación de su marca, en la que señala – con
medios probatorios fehacientes- que el 26 de agosto de 2019 contrata con la empresa

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STAFF DIGITAL la creación de lo que después sería el logotipo de , la
cual le es entregada con fecha 19 de setiembre de 2019.

De un análisis bastante simple de las fechas mostradas en los párrafos anteriores,


vuestro despacho podrá apreciar que la solicitud de registro de la marca

se realizó un 06 de diciembre de 2018 mientras la marca

, a decir de su propio titular, recién fue creada el 19 de setiembre de


2019. Es decir, nuestra solicitud de registro fue ingresada 9 MESES ANTES DE LA
CREACIÓN DE SU LOGO.

En ese sentido, el argumento principal de la supuesta anterioridad de su marca carece


de sentido, toda vez que bastará con que la Sala revise los antecedentes del registro de
la marca de nuestra representada para que pueda apreciar que la solicitud de registro

se hizo con anterioridad a la creación y solicitud de registro de la marca

De hecho, en nuestros argumentos desarrollados en el procedimiento de primera


instancia pudimos acreditar que el señor Astocondor conocía con anterioridad la
existencia de nuestro logo, lo cual demuestra su mala fe en el registro. Y es que,
el señor Astocondor pretende acreditar la supuesta anterioridad de la creación de su
logo con un contrato suscrito con la empresa STAFF DIGITAL, cuyo CEO, el señor
Jose Luiggi Fili Santa María Ruiz (más conocido en el mundo del marketing como
Luiggi Santa María) es también CEO de la empresa STAFF MARKETING, agencia
que hizo el diseño y desarrollo de la página web de MAXLASHES conforme lo
acreditamos mediante contrato suscrito con fecha 29 de noviembre de 2018 con

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nuestra representada en calidad de Gerente General de MAXLASHES EIRL, el cual lo
presentamos en calidad de medio probatorio con el presente escrito.

Con dicho contrato demostramos que, para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra
página web, la empresa STAFF MARKETING, representada por su CEO, el señor Luiggi

Santa María, tuvo acceso a nuestra marca con el objeto de poder


diseñar nuestra página web en armonía con lo que transmite nuestra marca, todo ello
con el deber de reserva correspondiente consignado en el contrato como podrá apreciar
vuestro despacho. Toda esta relación la probamos con diversas pruebas que no han
sido valoradas por la Comisión, como por ejemplo, la siguiente, que acredita que el
señor Luiggi Santa María en la red social LinkedIn, es CEO de las agencias STAFF
DIGITAL y STAFF MARKETING:

Fuente: Linkedin https://www.linkedin.com/in/luiggi-santa-maria-9b418860/?originalSubdomain=pe

Ciertamente, de la revisión de las páginas web de las empresas antes mencionadas,


podemos apreciar que Luiggi Santa María escribe en el blog de STAFF DIGITAL

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(https://www.staffdigital.pe/blog/) y se identifica como CEO de dicha empresa como se
puede apreciar a continuación:

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Y, por su parte, también es el único “bloguero” en la página web de STAFF CREATIVA
(https://www.staffcreativa.pe/blog/author/admin/), como podemos apreciar a
continuación, donde también se presenta como CEO de la referida empresa:

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De hecho, de una simple búsqueda en Internet se puede acreditar que tiene entrevistas
en Youtube en calidad de CEO de STAFF CREATIVA, como se puede apreciar en la
siguiente entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=JfnC5Q7iHw0

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Cabe precisar que si bien de la información de la ficha RUC de la empresa STAFF
CREATIVA (RUC N° 20510497725) se desprende que su Gerente General es la señora
Flor de María Ruiz Delgado de Santa María, dicha señora es madre de Luiggi Santa
María como se puede apreciar de las siguientes fotos públicas de su red social
Facebook:

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Como puede apreciar la Comisión, existen indicios suficientes como para acreditar que
el señor Astocondor contaba con el conocimiento del diseño de la marca de nuestra
representada y que este registro se realizó de mala fe, pues contrató a la empresa que
contaba con información confidencial de MAXLASHES. En ese sentido, correspondía a
la Comisión, solicitar al señor Astocondor acreditar de que, a pesar de contratar con la
misma agencia que diseñó nuestra página web, no haya buscado que le diseñen una
marca similar a una de nuestra familia de marcas, a sabiendas de la trayectoria que
tiene la empresa MAXLASHES en el mercado peruano.

Este argumento ni siquiera fue analizado por la Comisión para desestimar nuestra
pretensión por lo que no ha motivado debidamente su respectivo pronunciamiento y
corresponde declarar la nulidad del procedimiento en virtud de lo establecido en el
artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 27444.

En el presente caso, de las pruebas que obran en el expediente, la Sala podrá verificar

que se registró con el claro objeto de perpetrar un acto de competencia


desleal en la modalidad de confusión, toda vez que la presentación de la oferta
comercial que distingue la referida marca es susceptible de inducir a error respecto del
origen empresarial en el tráfico económico, generando el riesgo de que los
consumidores puedan llegar a creer que dicha marca proviene del mismo origen
empresarial de nuestras marcas. Todo lo cual queda acreditado con el hecho de que
dicha empresa conocía de la existencia de la marca de nuestra representada, la

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cual se había lanzado al mercado y se había solicitado su registro con antelación

a la solicitud de . Hecho que se acredita con los argumentos de defensa


del señor Astocondor donde le confirma a la autoridad que utilizó la misma agencia
que nuestra representada para hacer el diseño de su marca y registrarla de mala
fe.

Como acreditamos en nuestra acción de nulidad, el señor Astocondor se presenta en el


tráfico económico de forma idéntica con nuestra oferta comercial, lo cual acredita que la

intención de la inscripción de la marca era presentarse en el mercado de


forma confundible con la oferta de nuestra representada:

Asimismo, la forma en la que difunde su publicidad comercial incrementa el riesgo de


confusión, toda vez que imita la estrategia de comunicación de nuestra representada
Max Lash & Brow Studio, cuya identidad se basa en el arte, en los trazos de una artista,
en las curvas de la mirada y la piel, por lo cual su imagen de marca posee trazos y
pictogramas como parte de su identidad visual, el cual es muy similar al que realiza
Morgana en sus artes visuales, hecho que no ha desvirtuado el señor Astocondor en
sus descargos.

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Pero si con ello no fuese suficiente, el formato de venta de tratamiento que utiliza es el
mismo que el de nuestra representada: por paquetes. Además, colocan nombres
“creados y especiales” a sus paquetes, de forma idéntica a como comunica la empresa
de nuestra representada:

Toda esta información la puede corroborar la Sala con solo visitar las redes sociales en
Instagram de ambas empresas y no librándose de su análisis como lo hizo la Comisión
esperando que determinemos una supuesta fecha cierta en la presentación de estas
pruebas. La Comisión parece vivir en el pasado esperando que una prueba digital se
pruebe notarialmente, cuando la única forma de verificarlo es que lo puedan analizar en

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tiempo real desde un dispositivo conectado a Internet que le permita corroborar a la
propia Secretaría Técnica la existencia de las pruebas antes mencionadas.

En virtud de todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la marca inscrita con


Certificado Nº Nº S00123144, inscrita para distinguir “servicios de extensiones de
pestañas, microblading de cejas, lifting de pestañas, faciales, micropigmentación y de
salones de belleza” de la Clase 44 de la Nomenclatura Oficial (en adelante, N.O.),
inscrita a favor del señor ASTOCONDOR SALAZAR ZAMORA, LUIS FERNANDO por
encontrarse incursa en la causal de mala fe establecida en el artículo 172º de la Decisión
486.

II. LA MARCA REGISTRADA FUE OTORGADA CONTRAVINIENDO EL ARTÍCULO


136º DE LA DECISIÓN 486.

En el presente procedimiento hemos acreditado que la solicitud de registro de la marca

ha sido realizado en contravención del inciso a) del artículo 136º de la


Decisión 486, toda vez que es confundible con la marca de nuestra representada.

En el caso en concreto, nuestra marca , ha sido inscrita mediante


Resolución Nº 462-2021/CSD-INDECOPI del 9 de febrero de 2021, para distinguir
productos y servicios de la clase 3 y 44 de la de la Nomenclatura Oficial (en adelante,
N.O.). Conforme lo detalla la referida Resolución, nuestra marca se ha inscrito para
distinguir:

“Clase 03: Extensiones de pestañas y productos cosméticos para el cuidado y


mantenimiento de pestañas; desmaquillador de pestañas, adhesivos para fijar
extensiones de pestañas; parches de gel para párpado inferior (producto cosmético).

Clase 44: Servicios de spa; servicios de salones de belleza.”

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Por su parte, la marca , se ha registrado con Certificado Nº S00123144
para distinguir “servicios de extensiones de pestañas, microblading de cejas, lifting de
pestañas, faciales, micropigmentación y de salones de belleza” de la Clase 44 de la
Nomenclatura Oficial

De lo señalado, podemos advertir que los servicios distinguidos por nuestra marca y la
marca materia de la presente nulidad, identifican servicios de belleza. En ese sentido,
la Comisión podrá verificar que ambas marcas están destinadas a distinguir los mismos
servicios, así como servicios vinculados los que además comparten los mismos
canales de comercialización. Habiéndose establecido ello, no cabe duda de que la
marca en conflicto fue otorgada a pesar de ser susceptible de causar riesgo de confusión
en el mercado, máxime si el mismo señor Astocondor ha señalado en su escrito
de denuncia que contrató con la misma agencia que diseñó la página web de
nuestra representada.

De esta forma queda claro que el signo solicitado no posee suficiente fuerza distintiva
para ser registrada como marca, en tanto que es susceptible de inducir a error a los
consumidores, quienes la confundirán con la marca de nuestra representada. En
efecto, en el presente caso la distintividad exigida por la norma, no se presenta, toda
vez que se pretende acceder al registro de un signo mixto que hace uso de elementos
similares al signo distintivo solicitado por nuestra representada, al punto que podrían
generar la impresión en los consumidores de que ambos provienen del mismo origen
empresarial cuando ello no es cierto.

En ese sentido, precisamos a la Sala que los signos en conflicto son confundibles, toda
vez que son susceptibles de inducir a error al público consumidor respecto a su origen
empresarial, en la medida que los consumidores podrían pensar que el signo solicitado

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se trata de una variación del signo de nuestro
representada, otorgándole equivocadamente la misma procedencia empresarial o algún
vínculo asociativo, cuando no existe la más mínima asociación entre ambos orígenes
empresariales.

El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de los


siguientes elementos: i) similitud o conexión competitiva entre los productos/productos
que distinguen los signos sub-litis, ii) similitud de los signos sub-litis, iii) fuerza distintiva
de los signos sub-litis; y iv) percepción de los consumidores. En efecto, la interrelación
de los cuatro elementos es requisito para que se pueda determinar el riesgo de
confusión.

Atendiendo entonces a los cuatro elementos mencionados, tenemos lo siguiente:

i. DE LA SIMILITUD O CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE


DISTINGUEN LOS SIGNOS SUB-LITIS:

Al respecto, precisamos a vuestro despacho que tanto nuestra marca como el signo
solicitado, están destinados distinguir servicios de la clase 44 de la Clasificación
Internacional. Por lo tanto, existe conexión competitiva en los servicios que distinguen
los signos sub-litis, como podemos apreciar del cuadro a continuación:

Servicios que distinguen los signos en conflicto en la clase 44

“servicios de extensiones de pestañas,


microblading de cejas, lifting de pestañas, faciales,
micropigmentación y de salones de belleza”

Servicios de spa; servicios de salones de belleza

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De esta manera, el riesgo de confusión se ve incrementado sustancialmente en tanto
el público consumidor puede ser inducido a error fácilmente confundiendo el origen
empresarial de los signos enfrentados, en la medida de que los servicios se
encuentran en una evidente conexión competitiva, la cual definitivamente se va a
manifestar en un mercado específico de concederse el registro.

En el caso en concreto, los signos enfrentados distinguen “servicios de salones de


belleza” de la Clase 44 de la N.O., por lo que podemos advertir que los servicios
distinguidos por nuestra marca y el signo cuestionado forman parte de los servicios
de belleza en general. En ese sentido, existe una clara conexión competitiva entre
ambas, lo cual se refuerza con las características comunes de sus canales de
comercialización, toda vez que estamos hablando de servicio que se brindan de
forma especializada a través de locales de belleza. Asimismo, por su propia
naturaleza, los servicios que pretenden distinguir comparten los mismos medios de
publicidad, como son las redes sociales y publicidad exterior.

Habiéndose demostrado todo lo anterior, no cabe duda que las marcas en conflicto
se encuentran vinculadas y ello incrementa al riesgo de confusión entre los signos,
lo cual terminaremos de demostrar en las siguientes líneas.

ii. DE LA SIMILITUD DE LOS SIGNOS SUB-LITIS:

El Decreto Legislativo 1075 en sus artículos 45º, 46º, 47º, 48º y 49º establece los
criterios para determinar si existe o no confusión entre dos signos:

“Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a


confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta,
principalmente los siguientes criterios:

a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto,


y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) el grado de percepción del consumidor medio;

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c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación
en el mercado; y,
e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el


artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la semejanza gráfico-fonética;
b) la semejanza conceptual; y,
c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Artículo 47.- Signos figurativos

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el


artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o


parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Artículo 48.- Signos mixtos

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento


figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45º, 46º y 47º del
presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;


b) la semejanza conceptual; y,
c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento
gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

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Artículo 49.- Semejanza conceptual

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en


consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo
y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y
47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto,
se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del
presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados


en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.”

En el presente caso, tenemos que existe similitud gráfica y fonética entre el signo
solicitado y la marca de nuestra representada, tal como a continuación lo
demostramos:

• De la similitud gráfica:

Como podemos apreciar de los signos enfrentados, ambos son gráficamente


muy similares, toda vez que en ambos resalta como elementos particulares las
denominaciones “lash” y “studio” ubicados de la misma forma característica en
el diseño de la marca que termina constituyéndose como el elemento de fuerza
distintiva de ambos signos, lo cual evidencia que los consumidores podrían ser
inducidos a error al pensar que ambos signos pertenezcan a un mismo origen
empresarial y se traten de una variación de una misma marca.

En efecto, como podrá apreciar vuestro despacho, la forma o silueta del logotipo
resulta muy parecida en ambos, ya que ambos utilizan un círculo, compuesto por
texto, apoyado en el nombre principal. Lo anterior se refuerza en el hecho de
que en el nombre principal de ambos signos (MAX y Morgana), dichos logotipos
utilizan tipografías con características similares, tienen líneas de contrastes
marcados que sugieren elegancia y distinción y utilizan el mismo color negro.

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Y es que en los signos enfrentados destacan los términos señalados, los cuales
se encuentran ubicados en forma de arco por encima de las denominaciones
destacadas de cada una de las marcas enfrentadas, por lo que este diseño
constituye el elemento de mayor relevancia en los signos enfrentados.

Así, al contener ambos signos términos y elementos idénticos ubicados en un


diseño idéntico, es evidente que el signo solicitado será confundible con el
signo solicitado a registro por nuestra representada.

Signo solicitado Signo solicitado

En efecto, la forma o silueta del logotipo resulta muy parecida ya que ambos
utilizan un círculo, compuesto por texto, apoyado en el nombre principal.

Asimismo, en el nombre principal de las marcas enfrentadas (Max y Morgana),


ambos logotipos utilizan tipografías con características similares, tienen líneas

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de contrastes marcados que sugieren elegancia y distinción, lo cual es percibido
por los consumidores como se puede apreciar a continuación:

• De la similitud fonética

Desde el punto de vista fonético, ambas marcas empiezan con M y cierran con
un texto prácticamente idéntico: Lashes & Brow Studio y Lash Studio,
respectivamente, lo cual incrementa el riesgo de confusión en un mercado tan
especializado como el de belleza.

Cabe señalar que la coincidencia gráfica y fonética desarrollada en el presente


análisis ha sido corroborada por la empresa INFINITO que es una consultora
en diseño estratégico, lo cual no ha sido cuestionado por el señor
Astocondor.

Dicha empresa mediante carta de fecha 19 de diciembre de 2019 emitió un


informe a través del cual llegaba a la conclusión de que ambas marcas son
confundibles en el mercado. Dicha carta fue firmada por su Director Ejecutivo y

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se adjuntó en calidad de medio probatorio en el Anexo A de la acción de nulidad
que le dio origen al presente procedimiento. Sin embargo, la Comisión decidió
arbitrariamente excluir del análisis el documento emitido por la empresa Infinito
solo por ser de fecha posterior a la solicitud de nulidad, lo cual no tiene
sentido alguno, toda vez que el referido documento, justamente, desarrolla un
análisis técnico de las semejanzas de los signos en conflicto, por lo que su
validez no está sujeta a la solicitud de nulidad.

iii. DE LA FUERZA DISTINTIVA DE LOS SIGNOS SUB-LITIS:

En el presente caso, tenemos que la marca solicitada a registro por nuestra


representada es arbitraria, en tanto su significado no tiene relación con los servicios
que pretende distinguir.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2002 ha


expresado que:

“Las marcas arbitrarias son palabras, símbolos y dispositivos de uso común,


pero que, asociados a los bienes del dueño de la marca, ni describen ni
sugieren la calidad de dichos bienes. Igual que las sugestivas, las marcas
arbitrarias son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que
tienen un significado secundario” (énfasis añadido).

Asimismo, el Tribunal ha señalado en el Proceso 73-IP-2004 que:

“Las marcas sugestivas y las arbitrarias son las que emplean un lenguaje
común y corriente, de modo que no impone al consumidor o al usuario el
aprendizaje de una nueva palabra. Estas marcas están constituidas por
denominaciones ya conocidas por los consumidores; el significado de estas
denominaciones penetrará con mayor fuerza en la mente del consumidor
y será recordado más fácilmente por el mismo” (énfasis añadido).

En el presente caso, el signo solicitado a registro no es lo suficientemente distintivo, en


tanto que no cumple con la función básica de todo signo, esto es la función
individualizadora, que permite que un signo no sea confundido con otro; además de no

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cumplir tampoco con la función de posicionamiento, entendida como la posibilidad que
la marca le brinda a la empresa de ubicarse claramente respecto de sus competidores
en la mente de los potenciales clientes. Esta función está muy relacionada con el
principio de diferenciación de la marca, ya que la marca se constituye en el principal
factor de diferenciación.

Como se puede ver pues, atendiendo al análisis llevado a cabo anteriormente, es


factible concluir que, entre el signo solicitado y el signo solicitado por nuestra
representada, existe similitud suficiente como para inducir a confusión al público
consumidor, lo cual aunado al hecho que se tratan de los mismos servicios, es que la
solicitud deberá ser denegada en tanto se trata de un signo que carece de fuerza
distintiva por tratarse de un signo confundible con la marca de un tercero.

Signo solicitado Signo solicitado

De este modo, estamos de acuerdo con este extremo de la resolución emitida por la
Comisión, toda vez que coincidimos en que los signos en conflicto presentan en su
conformación similar aspecto gráfico, el cual consiste en la frase que presenta similar
combinación de términos LASH STUDIO / LASH & BROW STUDIO dispuesta en un
semi circulo sobre el elemento denominativo relevante MORGANA / MAX. Cabe señalar
que, dicho aspecto gráfico no se encuentra presente en otras marcas registradas
a favor de terceros. Por lo que, vistos los signos en su conjunto se determina que son
gráficamente similares por lo tanto existe riesgo de confusión así los signos en conflicto
presenten elementos denominativos distintos, pues ello no resulta suficiente a efectos

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de diferenciar un signo de los otros, debido a que los signos en conflicto podrían ser
considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye
un signo derivado de los otros.

En ese sentido, carece de sentido la apelación del señor Astocondor en la que pretende
revocar la resolución de primera instancia solo mencionando que existen otros signos
registrados que hacen uso del término “LASH” O “STUDIO”, toda vez que la coincidencia
que determina el riesgo de confusión es la similar combinación de términos LASH
STUDIO / LASH & BROW STUDIO dispuesta en un semi circulo sobre el elemento
denominativo relevante MORGANA / MAX, aspecto gráfico que la propia Comisión
ha reconocido que no se encuentra presente en otras marcas registradas a favor
de terceros. De este modo, el señor Astocondor debe entender que esta es la
coincidencia que determina el riesgo de confusión, producto de su mala fe en el registro
de su marca:

Signo solicitado Signo solicitado

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POR TANTO:

A la Sala le solicitamos confirmar la resolución que declaró LA NULIDAD del registro de


la marca solicitada por ASTOCONDOR SALAZAR ZAMORA LUIS FERNANDO para
distinguir servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional no solo por ser
confundible con nuestra marca sino también por haberse registrado de mala fe.

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