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ROSA MARIA LILIANA LAMTENZAN ZAVALA identificada con DNI Nº 07861817, con
domicilio procesal en Coronel Inclan 539 / Altura de la Cuadra 3 de la Av. Angamos
Oeste – Miraflores y/o al correo electrónico alexsosa.legal@gmail.com; en el
Con fecha 25 de febrero de 2022, hemos sido notificados con el recurso de apelación del
señor Luis Fernando Astocondor-Salazar Zamora (en adelante, señor Astocondor), la cual
procedemos a contestar y, a la vez, interponer la adhesión a la referida apelación, en virtud
de lo establecido en la Directiva 002-1999-TRI-INDECOPI. En ese sentido, apelamos la
Resolución N° 5232-2021/CSD-INDECOPI, en el extremo que no nos fue favorable.
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parte que no apeló oportunamente valerse del recurso de apelación interpuesto por la
parte contraria, buscando que el superior jerárquico reforme la decisión ya expedida en
su propio beneficio y en contra de la parte apelante. Así como también permite adherirse
a la parte parcialmente vencedora a la apelación de la parte vencida, con el objeto de
que pueda impugnar la parte de su petitorio que no haya sido concedida. De este modo,
la Directiva N° 002-1999/TRI-INDECOPI, ha establecido que puede interponerse
siempre que: (i) exista y esté aún vigente un recurso de apelación interpuesto; (ii) que
quien plantea la adhesión sea la contraparte del apelante; (iii) que el que se adhiere
no haya obtenido la plena satisfacción en su pretensión o pretensiones; y (iv)
debe ser presentada dentro del plazo previsto para la absolución del traslado de
la apelación.
Un elemento importante sobre el cual debió hacer énfasis la Comisión son las fechas en
las que se desarrollaron los registros de las marcas en conflicto, pues, como podrán
Es importante hacer esta precisión, ya que la totalidad del argumento de defensa del
señor Astocondor se realiza sobre la base de una supuesta anterioridad en la
contratación del estudio encargado de la creación de su marca, en la que señala – con
medios probatorios fehacientes- que el 26 de agosto de 2019 contrata con la empresa
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STAFF DIGITAL la creación de lo que después sería el logotipo de , la
cual le es entregada con fecha 19 de setiembre de 2019.
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nuestra representada en calidad de Gerente General de MAXLASHES EIRL, el cual lo
presentamos en calidad de medio probatorio con el presente escrito.
Con dicho contrato demostramos que, para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra
página web, la empresa STAFF MARKETING, representada por su CEO, el señor Luiggi
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(https://www.staffdigital.pe/blog/) y se identifica como CEO de dicha empresa como se
puede apreciar a continuación:
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Y, por su parte, también es el único “bloguero” en la página web de STAFF CREATIVA
(https://www.staffcreativa.pe/blog/author/admin/), como podemos apreciar a
continuación, donde también se presenta como CEO de la referida empresa:
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De hecho, de una simple búsqueda en Internet se puede acreditar que tiene entrevistas
en Youtube en calidad de CEO de STAFF CREATIVA, como se puede apreciar en la
siguiente entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=JfnC5Q7iHw0
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Cabe precisar que si bien de la información de la ficha RUC de la empresa STAFF
CREATIVA (RUC N° 20510497725) se desprende que su Gerente General es la señora
Flor de María Ruiz Delgado de Santa María, dicha señora es madre de Luiggi Santa
María como se puede apreciar de las siguientes fotos públicas de su red social
Facebook:
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Como puede apreciar la Comisión, existen indicios suficientes como para acreditar que
el señor Astocondor contaba con el conocimiento del diseño de la marca de nuestra
representada y que este registro se realizó de mala fe, pues contrató a la empresa que
contaba con información confidencial de MAXLASHES. En ese sentido, correspondía a
la Comisión, solicitar al señor Astocondor acreditar de que, a pesar de contratar con la
misma agencia que diseñó nuestra página web, no haya buscado que le diseñen una
marca similar a una de nuestra familia de marcas, a sabiendas de la trayectoria que
tiene la empresa MAXLASHES en el mercado peruano.
Este argumento ni siquiera fue analizado por la Comisión para desestimar nuestra
pretensión por lo que no ha motivado debidamente su respectivo pronunciamiento y
corresponde declarar la nulidad del procedimiento en virtud de lo establecido en el
artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 27444.
En el presente caso, de las pruebas que obran en el expediente, la Sala podrá verificar
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cual se había lanzado al mercado y se había solicitado su registro con antelación
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Pero si con ello no fuese suficiente, el formato de venta de tratamiento que utiliza es el
mismo que el de nuestra representada: por paquetes. Además, colocan nombres
“creados y especiales” a sus paquetes, de forma idéntica a como comunica la empresa
de nuestra representada:
Toda esta información la puede corroborar la Sala con solo visitar las redes sociales en
Instagram de ambas empresas y no librándose de su análisis como lo hizo la Comisión
esperando que determinemos una supuesta fecha cierta en la presentación de estas
pruebas. La Comisión parece vivir en el pasado esperando que una prueba digital se
pruebe notarialmente, cuando la única forma de verificarlo es que lo puedan analizar en
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tiempo real desde un dispositivo conectado a Internet que le permita corroborar a la
propia Secretaría Técnica la existencia de las pruebas antes mencionadas.
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Por su parte, la marca , se ha registrado con Certificado Nº S00123144
para distinguir “servicios de extensiones de pestañas, microblading de cejas, lifting de
pestañas, faciales, micropigmentación y de salones de belleza” de la Clase 44 de la
Nomenclatura Oficial
De lo señalado, podemos advertir que los servicios distinguidos por nuestra marca y la
marca materia de la presente nulidad, identifican servicios de belleza. En ese sentido,
la Comisión podrá verificar que ambas marcas están destinadas a distinguir los mismos
servicios, así como servicios vinculados los que además comparten los mismos
canales de comercialización. Habiéndose establecido ello, no cabe duda de que la
marca en conflicto fue otorgada a pesar de ser susceptible de causar riesgo de confusión
en el mercado, máxime si el mismo señor Astocondor ha señalado en su escrito
de denuncia que contrató con la misma agencia que diseñó la página web de
nuestra representada.
De esta forma queda claro que el signo solicitado no posee suficiente fuerza distintiva
para ser registrada como marca, en tanto que es susceptible de inducir a error a los
consumidores, quienes la confundirán con la marca de nuestra representada. En
efecto, en el presente caso la distintividad exigida por la norma, no se presenta, toda
vez que se pretende acceder al registro de un signo mixto que hace uso de elementos
similares al signo distintivo solicitado por nuestra representada, al punto que podrían
generar la impresión en los consumidores de que ambos provienen del mismo origen
empresarial cuando ello no es cierto.
En ese sentido, precisamos a la Sala que los signos en conflicto son confundibles, toda
vez que son susceptibles de inducir a error al público consumidor respecto a su origen
empresarial, en la medida que los consumidores podrían pensar que el signo solicitado
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se trata de una variación del signo de nuestro
representada, otorgándole equivocadamente la misma procedencia empresarial o algún
vínculo asociativo, cuando no existe la más mínima asociación entre ambos orígenes
empresariales.
Al respecto, precisamos a vuestro despacho que tanto nuestra marca como el signo
solicitado, están destinados distinguir servicios de la clase 44 de la Clasificación
Internacional. Por lo tanto, existe conexión competitiva en los servicios que distinguen
los signos sub-litis, como podemos apreciar del cuadro a continuación:
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De esta manera, el riesgo de confusión se ve incrementado sustancialmente en tanto
el público consumidor puede ser inducido a error fácilmente confundiendo el origen
empresarial de los signos enfrentados, en la medida de que los servicios se
encuentran en una evidente conexión competitiva, la cual definitivamente se va a
manifestar en un mercado específico de concederse el registro.
Habiéndose demostrado todo lo anterior, no cabe duda que las marcas en conflicto
se encuentran vinculadas y ello incrementa al riesgo de confusión entre los signos,
lo cual terminaremos de demostrar en las siguientes líneas.
El Decreto Legislativo 1075 en sus artículos 45º, 46º, 47º, 48º y 49º establece los
criterios para determinar si existe o no confusión entre dos signos:
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c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación
en el mercado; y,
e) si el signo es parte de una familia de marcas.
a) la semejanza gráfico-fonética;
b) la semejanza conceptual; y,
c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis
sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.
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Artículo 49.- Semejanza conceptual
En el presente caso, tenemos que existe similitud gráfica y fonética entre el signo
solicitado y la marca de nuestra representada, tal como a continuación lo
demostramos:
• De la similitud gráfica:
En efecto, como podrá apreciar vuestro despacho, la forma o silueta del logotipo
resulta muy parecida en ambos, ya que ambos utilizan un círculo, compuesto por
texto, apoyado en el nombre principal. Lo anterior se refuerza en el hecho de
que en el nombre principal de ambos signos (MAX y Morgana), dichos logotipos
utilizan tipografías con características similares, tienen líneas de contrastes
marcados que sugieren elegancia y distinción y utilizan el mismo color negro.
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Y es que en los signos enfrentados destacan los términos señalados, los cuales
se encuentran ubicados en forma de arco por encima de las denominaciones
destacadas de cada una de las marcas enfrentadas, por lo que este diseño
constituye el elemento de mayor relevancia en los signos enfrentados.
En efecto, la forma o silueta del logotipo resulta muy parecida ya que ambos
utilizan un círculo, compuesto por texto, apoyado en el nombre principal.
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de contrastes marcados que sugieren elegancia y distinción, lo cual es percibido
por los consumidores como se puede apreciar a continuación:
• De la similitud fonética
Desde el punto de vista fonético, ambas marcas empiezan con M y cierran con
un texto prácticamente idéntico: Lashes & Brow Studio y Lash Studio,
respectivamente, lo cual incrementa el riesgo de confusión en un mercado tan
especializado como el de belleza.
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se adjuntó en calidad de medio probatorio en el Anexo A de la acción de nulidad
que le dio origen al presente procedimiento. Sin embargo, la Comisión decidió
arbitrariamente excluir del análisis el documento emitido por la empresa Infinito
solo por ser de fecha posterior a la solicitud de nulidad, lo cual no tiene
sentido alguno, toda vez que el referido documento, justamente, desarrolla un
análisis técnico de las semejanzas de los signos en conflicto, por lo que su
validez no está sujeta a la solicitud de nulidad.
“Las marcas sugestivas y las arbitrarias son las que emplean un lenguaje
común y corriente, de modo que no impone al consumidor o al usuario el
aprendizaje de una nueva palabra. Estas marcas están constituidas por
denominaciones ya conocidas por los consumidores; el significado de estas
denominaciones penetrará con mayor fuerza en la mente del consumidor
y será recordado más fácilmente por el mismo” (énfasis añadido).
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cumplir tampoco con la función de posicionamiento, entendida como la posibilidad que
la marca le brinda a la empresa de ubicarse claramente respecto de sus competidores
en la mente de los potenciales clientes. Esta función está muy relacionada con el
principio de diferenciación de la marca, ya que la marca se constituye en el principal
factor de diferenciación.
De este modo, estamos de acuerdo con este extremo de la resolución emitida por la
Comisión, toda vez que coincidimos en que los signos en conflicto presentan en su
conformación similar aspecto gráfico, el cual consiste en la frase que presenta similar
combinación de términos LASH STUDIO / LASH & BROW STUDIO dispuesta en un
semi circulo sobre el elemento denominativo relevante MORGANA / MAX. Cabe señalar
que, dicho aspecto gráfico no se encuentra presente en otras marcas registradas
a favor de terceros. Por lo que, vistos los signos en su conjunto se determina que son
gráficamente similares por lo tanto existe riesgo de confusión así los signos en conflicto
presenten elementos denominativos distintos, pues ello no resulta suficiente a efectos
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de diferenciar un signo de los otros, debido a que los signos en conflicto podrían ser
considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye
un signo derivado de los otros.
En ese sentido, carece de sentido la apelación del señor Astocondor en la que pretende
revocar la resolución de primera instancia solo mencionando que existen otros signos
registrados que hacen uso del término “LASH” O “STUDIO”, toda vez que la coincidencia
que determina el riesgo de confusión es la similar combinación de términos LASH
STUDIO / LASH & BROW STUDIO dispuesta en un semi circulo sobre el elemento
denominativo relevante MORGANA / MAX, aspecto gráfico que la propia Comisión
ha reconocido que no se encuentra presente en otras marcas registradas a favor
de terceros. De este modo, el señor Astocondor debe entender que esta es la
coincidencia que determina el riesgo de confusión, producto de su mala fe en el registro
de su marca:
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POR TANTO:
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