FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“CONTRATO DE KNOW HOW”

CURSO:

CONTRATOS TIPICOS Y ATIPICOS

CICLO:

VIII

LIMA-PERÚ

1
 DEDICATORIA:

Quiero dedicarle este trabajo

primeramente a dios que me ha dado la
vida y fortaleza para terminar este
proyecto de información y a mis
queridos padres quienes desde la
infancia me forjaron una personalidad y
futuro con gran cariño y a mi profesor
que me dado su apoyo en todos
momento para culminar con éxito este
trabajo. Y a las personas que nos
brindan su gran apoyo y motivación
para continuar con nuestros estudios.

2
INDICE

3
 INTRODUCCION

El presente trabajo trata sobre los Contratos Atípicos e innominados, el

Contrato de Know How, el cual fue desarrollado por la práctica en el sistema
jurídico angloamericano.
Actualmente vivimos una época de revolución empresarial, lo cual se traduce
en grandes transformaciones de la economía, orientada a la producción y a la
magna comercialización de bienes y servicios; ello obviamente requiere
inversiones múltiples, para lo cual han de unirse capitales nacionales e
internacionales, conformando una debida organización empresarial que busca
patentizar objetivos específicos. Las empresas en su conjunto buscan diversos
mecanismos que les permitan expandirse y desarrollaré paulatinamente, a fin
de poder incrementar su productividad y rentabilidad, sobre todo teniéndose en
cuenta que bregamos en un mercado cada día más competitivo.
La sociedad evoluciona merced al transcurso del tiempo al igual que el
Derecho, por ende las ortodoxas modalidades de contratación devienen en
inusitadas, surgiendo modalidades modernas, los cuales se ajustan a la
realidad económica y jurídica de nuestro entorno actual.

4
 CAPITULO l

EVOLUCIÓN DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Definición

El término Know-how, es una expresión inglesa que significa saber cómo.

Puede ser entendido como “arte de fabricación”, aludiéndose así a un
conocimiento determinado de producción o comercialización. Se le considera
como un negocio jurídico de mucha importancia, puesto que dicho contrato es
un instrumento de penetración económica, debiendo tenerse en cuenta que hoy
en día.
El objeto del Know-how es muy diverso y no se circunscribe a lo técnico; no se
trata en todos los casos de cesión de tecnología, sino también puede tratar
algún aspecto de naturaleza comercial.
El contrato de Know-how tiene por esencia a un saber, como conocimiento,
conjunto de experiencias de carácter tecnológico y/o comercial, respecto de los
cuales existe un secreto en cuanto a su obtención. Dicho secreto empero no
debe ser observado con excesiva rigurosidad, puesto que puede suceder que
el secreto deje de ser tal para el lugar o país del beneficiario del Know how,
quien en definitiva no tiene acceso a tal secreto, y requiere del contrato de
Know-how para utilizar dicho conocimiento.
Finalmente, en el Perú, uno de los más importantes juristas en materia
contractual, Max Arias-Schreiber, define al contrato de Know How como: "Aquel
contrato que se refiere a la licencia de conocimientos de orden técnico,
económico o comercial, no protegidos por la legislación industrial".
https://www.rodriguezvelarde.com.pe/pdf/libro2_parte4_sec3_cap3.pdf

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https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200012

CAPITULO ll

NATURALEZA JURIDICA

La naturaleza jurídica del presente contrato es muy discutida y variada; sin

embargo, para efectos didácticos se agruparan en dos vertientes:

a) En primer lugar esta. Aquella vertiente que indica que la naturaleza

jurídica del contrato de Know How está dada por la similitud de otros contratos:
compraventa, locación de servicios o de obra, sociedad y arrendamiento; y por
la falta de regulación legal, permite la aplicación por analogía de las normas
que respectivamente regulan a estos contratos. A continuación comenzaremos
a determinar las semejanzas y diferentes entre el contrato de Konw How y los
contratos mencionados:

 Con el contrato de compraventa.- La similitud se basa en que el

Know How como “bien” puede ser vendido, es decir, darse una
transferencia de propiedad, a cambio de un precio; sin embargo, esta
semejanza no permite la absorción del contrato de transmisión del
Know How con la compraventa; para ello lo fundamentaré con los
siguientes argumentos.

Asimismo se establece que en la compraventa el vendedor se obliga a

transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en
dinero; sin embargo en el Know How no se dan estos supuestos, puesto que el
otorgante de los conocimientos no los vende, sino más bien autoriza su empleo
por un tiempo determinado y a cambio de un precio convenido.

- El contrato de transmisión del Know How en la modalidad de venta, puede

darse una relación de prestaciones sucesivas, cuya ejecución difiere en el
tiempo (tracto sucesivo), situación que no se da en el contrato compraventa.

- El contrato de compraventa admite un traslado de dominio, situación que no

se da en el contrato de transmisión de Know How, debido a que el objeto del
mismo es un bien inmaterial.
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- El contrato de compraventa reviste modalidades como la compraventa sobre
medida, la misma, que no es aplicable al contrato de transmisión del Know
How.

 Con el contrato de locación de servicios.- la semejanza radica en

que el objeto del contrato de locación es la prestación de servicios
materiales e intelectuales. Sin embargo, las diferencias saltan a la vista
debido a que el contrato de locación de servicios consiste en prestar un
servicio (obligación de hacer); en cambio, el contrato de transmisión de
Know How consiste en suministrar el conocimiento técnico (obligación
de dar) con independencia de prestar un servicio adicional, asesoría,
entrenamiento, etc.
- El contrato de locación de servicios consiste en prestar un servicio
(obligación de hacer); en cambio, el contrato de transmisión de Know
How consiste en suministrar el conocimiento técnico (obligación de dar)
con independencia de prestar un servicio adicional, asesoría,
entrenamiento, etc.
- El contrato de locación de servicios está sujeta a una limitación
temporal, que en el Perú es de seis años, si es servicio profesional, o
de tres años, si son otra clase de servicios (art. 1768 C.C.), y a cambio
de una retribución; no obstante, la misma no es compatible con el
contrato de transmisión de Know How; en primer lugar porque no existe
limitación temporal
- incluso el plazo puede ser indeterminado y sujeto a otros factores
distintos al del tiempo
- asimismo, el pago de una retribución no es la única forma de
contraprestación, así tenemos: la realización y empleo de mejoras o la
utilización del nombre comercial o marca del transmisor o del titular del
Know How.

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 Con el contrato de locación de obra.- La semejanza con el contrato
de transmisión de Know How es que, se puede estipular para la
explotación técnica y económica de los conocimientos técnicos
transmitidos, la ampliación de las instalaciones del receptor, o construir
uno nuevo, o la construcción del soporte material del Know How; no
obstante, presente elementales diferencias como la Cláusula de
confidencialidad o prohibición de divulgación y de utilización del Know
How, al expirar el contrato, no cabe dentro de la esencia ni la
regulación legal del contrato de locación de obra.
- La inmaterialidad del objeto perseguido por el adquirente del Know
How altera sustancialmente el marco del contrato de locación de obra.
- Cláusulas de confidencialidad o prohibición de divulgación y de
utilización del Know How, al expirar el contrato, no cabe dentro de la
esencia ni la regulación legal del contrato de locación de obra.

 Con el contrato de arrendamiento.- La similitud radica en el tracto

sucesivo de la ejecución de la prestación y en la cesión del bien objeto
del arrendamiento; pero, presentan las siguientes divergencias: El
contrato de arrendamiento recae en bienes corporales y no en
conocimientos técnicos secretos.
- El contrato de arrendamiento recae en bienes corporales y no en
conocimientos técnicos secretos.
- El contrato de arrendamiento exige renta como contraprestación; en
cambio, en el contrato de transmisión de Know How en el ámbito de
pago se habla de regalías.
 Con el contrato de sociedad.- La similitud radica en que la
transmisión del Know How puede inferir un vínculo societario del
mismo; sin embargo, existen diferencias:
- En el contrato de transmisión del Know How no siempre hay un fin
común, sus intereses son contrapuestos.
- El contrato de transmisión de Know How puede formar parte del
marco de la colaboración empresarial; no obstante, este es un marco

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 general que puede comprender el contrato de sociedad, Joint Venture,
consorcio, entre otros, donde estas figuras contractuales son
independientes los unos de los otros.

b) En segundo lugar, está la corriente que entiende que la naturaleza de la

transmisión contractual del Know How, es la de ser un “contrato sui géneris”;
siendo los argumentos la función de la diversidad de los posibles contenidos y
modalidades de transmisión del Know How, la imposibilidad de una nota
dominante común a todas estas especialidades.

a. Es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las

partes.

b. Es bilateral: siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario.

c. Es un contrato de prestaciones reciprocas, pues el cedente transfiere un

conjunto de técnicas o conocimientos, y el beneficiario está en la obligación de
pagar a cambio una prestación económica que muchas veces se le denominará
retribución o regalías.

d. Es un contrato temporal, pues las obligaciones se cumplen dentro del plazo

previsto, ya que de lo contrario, se sujetaría al máximo permitido por el Código
Civil.

e. Es un contrato personalisimo, pues la cesión de conocimientos se efectúa

mayormente con la capacitación y adiestramiento del personal de la empresa
beneficiaria. No se trata de un contrato real, pues no se ceden bienes, sino
técnicas y conocimientos.

f. Es un contrato innominado; pertenece al ámbito de los “contratos modernos”

en estrecha relación con el avance tecnológico.

g. Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestación esencial del

beneficiario es la de pagar periódicamente una cantidad dinerana al cedente o
dador del Knowhow. Empero también puede pactarse un pago único o global.

http://davidperupolitica.blogspot.com/2015/02/contrato-de-know-how-un-
analisis.html

https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v14n2/art12.pdf

9
ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE KNOW HOW

El Contrato de Know How es un contrato atípico porque carece de regulación

legal que defina sus elementos esenciales y que, además, establezca las
normas supletorias así como aquellas normas imperativas que le serán
aplicables, en caso que exista algún vacío contractual.

a) Cesión.- La cesión del Know How no infiere que sólo el receptor usará el
conocimiento técnico; inclusive el titular puede ceder, en diferentes contratos, a
tantos sujetos como crea conveniente, salvo que se estipule, en uno de estos
contratos, una cláusula de exclusividad o una cláusula sobre territorialidad, que
restrinjan sucesivas cesiones de los derechos de uso y explotación del Know
How.

En consecuencia, el único elemento esencial del Contrato de Know How es la

cesión del conocimiento que debe cumplir con lo siguiente:

 Cesión o transmisión del conocimiento: El conocimiento, la técnica,

el procedimiento, la fórmula o la experiencia, podrá ser objeto de una
cesión definitiva o temporal, dependiendo de la voluntad de las partes.

b) Transmisión del derecho.- En referencia a la transmisión del derecho de

propiedad del titular del Know How, la cual, se traduce en la venta del
conocimiento técnico el bien y el derecho, situación poco tratado en la doctrina.
No obstante, ha sufrido un contundente rechazo en la doctrina la posibilidad de
venta del Know How. "No se puede hablar de venta sino cesión porque lo que
se transmite son derechos y no cosas".

Elementos Subjetivos o Personales

Dador: El propietario del conocimiento técnico a quien también se le denomina

dador, proveedor o cedente.

Beneficiario: El adquirente, a quien también se le denomina como beneficiario,

usuario o receptor. Debe señalarse que la relación de los sujetos es intuito
personae, ya que el acto de contratación por know how a terceros implica el
riesgo de pérdida del control que el dador poseía sobre ella.

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Este negocio jurídico configura un negocio contractual, por lo que, a pesar de
ser atípico, requiere del cumplimiento de ciertos elementos esenciales de todo
contrato:

 Consentimiento: se rige por las mismas reglas de formación y vicios de

los contratos en general; así en la formación se presenta el cruce de
voluntades, es decir, la existencia de una oferta y una aceptación.

 Objeto: Por ser una obligación de dar, el objeto se centra en proveer los

conocimientos técnicos reservados a cambio de una contraprestación.
Además, el bien que constituye la prestación y el contenido de la
obligación debe ser posible.

 Causa: Radica en la integración de los intereses concretos de las partes

con la razonabilidad social y función económica, en donde el
ordenamiento jurídico reconoce efectos legales.

 Forma: Al ser un contrato atípico, la misma está sujeta a la libre decisión

de los contratantes. Sin embargo, por cuestiones de probanza se
recomienda que sea por escrito, incluso algunos países han establecido
la necesidad de registro como Francia, Estados Unidos, México, Brasil,
Argentina, entre otros. En Perú no existe registro al respecto.

 La Cesión: Se trata de la transmisión del permiso del uso y explotación

del mismo por parte del titular del Know How en beneficio del receptor
de los conocimientos técnicos, pudiendo ceder, en diferentes contratos,
a tantos sujetos como crea conveniente, salvo que se estipule cláusula
de exclusividad o cláusula sobre territorialidad, que restrinjan sucesivas
cesiones de los derechos de uso y explotación del Know How.

 Transmisión del derecho: Se refiere a la transmisión del derecho de

propiedad del titular del Know How, la venta del conocimiento técnico (el
bien y el derecho).

 Conocimientos técnicos reservados: Este punto se refiere al Know

How como objeto, el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel
empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y
susceptible de contratación.

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  Sujetos: En todo contrato siempre se encontrará dos partes, Como la
transmisión (sea cesión o venta) del Know How es mediante un contrato,
se puede decir que existe una parte que lo entrega y otra parte que lo
recibe.

 Contraprestación. – El transmisor del Know How asume como derecho

y para el receptor como obligación – llámese esencial – una
contraprestación, traducida – usualmente – en una remuneración, pago,
precio, regalía o royalty (designación internacional de la regalía), la
misma, es una manifestación de la reciprocidad de las prestaciones
entre los sujetos que intervienen en el contrato.

Elementos Típicos

Precio o Royalty: El pago o precio de este contrato se denomina royalty o

“regalía”. Esta regalía puede consistir en :

 Una cantidad fija mensual o anual denominada Lump Sum,

 en una parte proporcional al uso o explotación que se haga de dicho
conocimiento o know how71; la cual puede asumir una serie de
variantes:
 Ya sea que se trate de un porcentaje de las ventas totales o netas; o
 Ya sea que se trate de un porcentaje de las ventas brutas; o • Y un
porcentaje sobre cada mercancía vendida; o
 Un porcentaje sobre cada mercancía producida;
 Costos previos a la contratación, tales como los representados por la
explotación del mercado internacional con el fin de adquirir
conocimientos técnicos no patentados (Know-how), la creación de
capacidades tecnológicas y de negociación interna (en el caso del
comprador) o la generación de los conocimientos objeto de la
transacción (en el caso del vendedor).
 Costos directos correspondientes al proceso mismo de la transferencia
y al pago propio del contrato.

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  Costos indirectos correspondientes a los insumos y recursos atados al
contrato de transferencia de tecnología, venta de patente, o asistencia,
según el caso.

Forma de Pago

Existen diversas formas de pagar el acceso al know how, ya sea en lo que

corresponde al momento de pago o en el mecanismo de compensación.

 De este modo, cuando se trata de un pago adelantado al momento

de suscribirse el contrato, es que se está hablando de una cláusula
internacionalmente conocida como down payment out of pocket
expenses75.
 Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total,
se conviene que vaya variando conforme a índices preestablecidos
ajustados periódicamente, en este caso la doctrina refiere al
denominado lump sum o a lo que una traducción literal referiría
pago o entrega de dinero en una sola armada.
 Otra forma es la cesión de acciones76. De este modo, se puede
establecer que al monto total o parcial de la regalía se capitalice en
el beneficiario del know how, mediante la contratación propuesta, de
este modo, la emisión de acciones liberadas, es considerada una de
las formas de pago desarrolladas en el ámbito de contratación
internacional. Este método implica ventajas e inconvenientes, ya
que si el royalty se capitalizase evita la salida de divisas al exterior,
pero después aquellas divisas que no salieron como regalías
saldrán como dividendos.

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/188/Corcuera_bu
%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122008000200012

http://davidperupolitica.blogspot.com/2015/02/contrato-de-know-how-un-
analisis.html

13
 CAPITULO lll

CLAUSULAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Como todo contrato, este acto jurídico presenta una estructura y está
compuesta por una serie de cláusulas que encuadran los derechos,
obligaciones y responsabilidades tanto del transmisor como del receptor del
Know How, las cuales, por la libertad contractual son variadas, sin embargo, a
modo de conocimiento mencionaremos las cláusulas más usuales y
principales:

 Cláusula de suministro del Know How. – La principal prestación es la

de comunicar el conocimiento técnico, estando definido su objeto por el
respectivo contrato. El transmisor está obligado a poner en conocimiento
del receptor todo el bagaje de información que sea necesario para su
puesta en práctica, adoptando diversas formas como la comunicación
por escrito, por mecanismos electrónicos, entrenamiento del personal,
entre otros; así como, la entrega del soporte material: planos, manuales,
etc., destinados a la comprensión del receptor o del personal del mismo.

Sin embargo, de esta cláusula, se desprende una serie de estipulaciones

relacionadas con el mismo, como es el suministro de asistencia técnica
adicional, la garantía de resultado, la posibilidad de explotación del Know How
suministrado, entre otros.
 Cláusula de explotación del Know How entregado: Es la posibilidad
técnica y económica del mismo.
 Cláusula de retorno del conocimiento: estipulación que se puede
pactar como contraposición del suministro del Know How – en la
modalidad de cesión – y como garantía del transmisor cuando el
contrato expiró. El beneficiario tiene que devolver los elementos
documentales que contengan un secreto.

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 Cláusula de Confidencialidad. – Entendido que el objeto del Know
How reviste el carácter de secreto por su valor económico, la misma se
traslada en la esfera contractual con la obligación de respetar la
confidencialidad del conocimiento técnico transmitido. El mantenimiento
del secreto configura la cláusula de confidencialidad, la misma que es
conocida como “obligación de no comunicación a terceros”.

Esta cláusula, que se impone cuando se cede el uso y explotación del

Know How, tiene la finalidad de tutelar el secreto de los conocimientos
técnicos, además de los intereses del titular del mismo, debido que,
puede haber la eventualidad que el receptor pueda comercializarlo a
terceros. Sin embargo, la cuestión de la confidencialidad surge aún en la
etapa de la negociación, específicamente en los términos de la provisión
de los conocimientos técnicos, siendo aconsejable redactar un pre-
convenio de confidencialidad que especifique la fecha, la cantidad y el
modo en que se revelará la información, así como, los respectivos
derechos y obligaciones de las partes, siendo el baremo o la medida
para una culpa in contrahendo o responsabilidad pre-contractual cuando
se falte a lo estipulado.
 Cláusula de Exclusividad. – Al igual que con la cláusula de
confidencialidad, es un pacto que se estipula específicamente en la
cesión del Know How, y significa que el transmisor de los conocimientos
técnicos se obliga frente al receptor del mismo en cederle sólo a él
dentro de un determinado territorio, inclusive se obliga en no distribuir ni
vender (productos o servicios que contenga el Know How cedido) dentro
de ese territorio.

Se observa, que el efecto esencial del otorgamiento de derechos

exclusivos en favor del receptor del Know How es la obligación al
transmisor de no efectuar nuevas transferencias del mismo Know How,
extendiéndose en principio al territorio dentro del cual el receptor
estuviese autorizado a ejercer los derechos adquiridos sobre el
conocimiento técnico reservado.

Asimismo, la cláusula de exclusividad puede presentar formas

intermedias como que el transmisor pueda obligarse a no ceder el Know
How, dentro de un determinado territorio, a otra persona; sin embargo,
se reservar el derecho de fabricar él mismo el bien o producto (en que
recae el Know How) y de venderlo dentro de ese territorio. Por seguridad
jurídica, debe de especificarse tanto la exclusividad o sus formas
intermedias, a fin de establecer derechos y obligaciones de ambas
partes. Finalmente, la cláusula de exclusividad tiene dos aspectos
tratados en la doctrina. En primer lugar, la presencia de varios
receptores y uno es de carácter exclusivo. En esta situación se debe de
plantear si los receptores son anteriores al receptor exclusivo, si es así,

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 se debe respetar los derechos adquiridos por los primeros; sin embargo,
si los receptores son posteriores al mismo y están dentro del territorio
del receptor exclusivo, origina responsabilidad contractual del transmisor
frente a los receptores, tanto el exclusivo, como los no exclusivos.

 Cláusula Territorial. – Es aquella cláusula en donde se limita la

utilización del Know How cedido dentro de un determinado territorio; no
obstante, si no se indica en forma directa o no se puede deducir de los
términos del contrato, el receptor está plenamente autorizado para
utilizar libremente el Know How transmitido, por ello la importancia de
una cláusula territorial.

Sin embargo, debe especificarse lo tocante al empleo del Know How y al

producto que se origine del mismo, debido que, en este último caso, el
receptor puede venderlo, pero, se puede pactar en que área puede
hacerlo.

 Cláusula sobre Sub-Concesiones del Know How. – Es aquella

cláusula que regula la situación en que el beneficiario con la cesión del
Know How pueda conceder sub-cesiones; es decir, transmita aquel
Know How a terceros. En este tipo de cláusulas se puede permitir o
prohibir sub cesiones – esta última es diferente a la cláusula que prohíbe
la venta del Know How -; no obstante, debe de indicarse expresamente
cualquiera de estas dos posibilidades por seguridad jurídica.

CLAUSULAS ESPECIALES

 Cláusula de “amarre” (Tying Clause): Ésta cláusula obliga al

beneficiario del know how a adquirir materias primas, productos
semielaborados o bienes de capital del mismo dador o a terceros por el
sindicado, que generalmente son empresas vinculadas al mismo. En el
ámbito del Derecho Comparado, la Normatividad Argentina prohíbe éste
tipo de cláusulas, salvo casos expresamente necesarios, a
consideración personal, se considera como casos estrictamente
necesarios aquéllos en los que de alguna manera se vea comprometida
la confidencialidad del know how, la no existencia de otros oferentes o
porque las condiciones técnicas así lo exijan, la normatividad argentina
prevé los dos últimos casos, sin embargo, la dación de una norma
especializada sea en el ámbito comunitario o nacional , debe tener en
consideración la primera propuesta esgrimida en el presente apartado.
 Cláusula de Paquete de Licencias o Package Licensing78: Ésta
cláusula, atribuye la obligación por parte del dador a proveer la totalidad
de la tecnología, para satisfacer plenamente el objeto del contrato, de
modo de permitir que el adquiriente continúe con la fabricación o dación
del servicio especializado de una manera autónoma hasta el fin del
contrato.

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 Cláusula de Absorción de Tecnologías: Todo contrato de Know how
incluye por antonomasia la necesidad de un período de entrenamiento y
capacitación (training). Dicho periodo permite la posibilidad que la
empresa dadora tenga acceso de manera exclusiva y sin retribución a
parte de la tecnología, a fin de que una etapa del proceso se realice
mediante el procedimiento que se entregue a la empresa beneficiaria.
 Cláusula de Provisión de Tecnologías o Cross Licensing Clause: De
este modo, se denomina a la cláusula que precisa que la provisión de
una tecnología, refiere su conformación a más de un proceso o sistema
en propiedad plural o diversa.
 Cláusula del Otorgamiento de Mejoras o Grant Back Clause: La
Grant Back Clause, establece que el dador resulte propietario de las
mejoras e innovaciones producidas por el beneficiario, sin necesidad de
realizar contraprestación alguna a favor del adquiriente.
 Cláusula de Escape (Escape Clauses): Por ésta cláusula, se entiende
que el adquiriente del Know how, en el caso que los resultados no logren
ser los esperados podrá resolver el contrato en mérito de la forma
establecida por las partes.
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/188/
Corcuera_bu%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.diariojuridico.com/contrato-know-how-y-la-necesidad-de-
regulacion-peru/
https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/v14n2/art12.pdf
http://derechogeneral.blogspot.com/2012/02/el-contrato-de-know-how.html

17
 CAPITULO lV

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DERECHOS:

Derechos del transmitente, cedente, o licenciante. (Dador)

 Recibir el respectivo pago a su favor por la transmisión de conocimientos

y su uso durante el periodo que dure el contrato: es el referido al pago
de una contraprestación por el aprovechamiento y uso del know how,
también conocida como regalías.
Es indispensable considerar, que uno de los presupuestos del contrato
de know how es el referido al pago de una contraprestación por el
aprovechamiento y uso del know how, también conocida como regalías

 Exigir que se guarde reserva sobre los conocimientos y en caso de no

acatarse ese deber de confidencialidad, podrá permitirle resolver el
contrato y exigir el pago de una penalidad por daños y perjuicios que se
causen.
En este extremo es recomendable a fin de preservar la reserva y
confidencialidad de los conocimientos otorgados, la tutela de los mismos
con anterioridad y posterioridad a la suscripción del contrato de know
how.
18
 Podrá exigir que se le informe sobre los avances y desarrollos de sus
conocimientos en el nuevo mercado o región donde son aplicados.
Es de consideración mayoritaria en la doctrina, que la información
referida a los avances y desarrollo de conocimientos por parte del
beneficiario, sea en referencia a rendición de cuentas en mérito de la
producción, del volumen de ventas, la calidad de los productos o
servicios, introducción de mejoras, etc.,
 Podrá imponer un nivel de calidad a los productos o servicios sobre los
cuales se aplica el know how trasmitido.
Será imprescindible por ende determinar cuáles serán las cualidades o
nivel de rendimiento y optimización del objeto del know how. Para ello se
deberá tener en cuenta todas las pautas tendientes a la elaboración del
servicio o bien, de este modo en aquellos casos que sea necesario, el
beneficiario deberá proveerse de determinadas piezas o materias primas
del mismo dador a fin de cumplir con esta finalidad.
 Podrá recibir la información sobre las mejoras producidas por la
explotación producida en el desarrollo de los conocimientos que fueron
transmitidos.
La regla general, es que considerando que el titular del conocimiento
especializado ha ejecutado una serie de actos tendientes al desarrollo
del mismo, las mejoras introducidas deberían ser reconocidas a su favor,
previo pago de la compensación dineraria respectiva, ello en virtud de lo
esbozado y tratado en la normatividad internacional, teniendo en
consideración a la regulación alemana. En nuestra legislación nacional,
las mejoras son reconocidas a favor de aquél que las haya introducido,
por ende el poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras
necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución y en caso
considere pertinente, a retirar las de recreo que puedan separarse sin
daño, salvo que el dueño opte por pagar por su valor actual, caso
contrario podrá a su vez el beneficiario hacer uso del derecho de
retención.

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- Derechos del adquirente, cesionario, licenciatario . (Beneficiario)

 El licenciatario tendrá derecho a recabar y recibir toda la información

necesaria a fin de poder desarrollar y adecuar el negocio materia del
know how, así como la asistencia técnica necesaria.
Tendrá acceso a todo tipo de información necesaria para el desarrollo de
la actividad empresarial respectiva, considerando que el conocimiento
especializado puede versar de ámbitos pasibles de ser consolidados en
objetos materiales o de carácter incorporal, por ende el dador se
comprometerá, dentro de los apartados contractuales y teniendo en
consideración la característica del convenio en particular, el
otorgamiento de todos los instrumentos técnicos, documentales o
medios respectivos, en los que se establezca el know how.
 Existe un derecho inherente del licenciatario de proteger la exclusividad
de los conocimientos transmitidos. Al respecto, Arias Schreiber
menciona que es inherente al contrato que el licenciante se abstenga de
ceder los conocimientos a terceros (deber de abstención o de no hacer),
siempre que haya sido convenida la exclusividad. Incluye, si no ha sido
pactada la exclusividad, el licenciante está obligado a mantener en
secreto la información que le proporcione el licenciatario, de modo que si
no cumpliera con ese deber, será responsable, a su vez, de los daños y
perjuicios resultantes, incluyendo el daño personal.

20
OBLIGACIONES:

- Obligaciones del transmitente, cedente, o licenciante.(dador)

 En principio se tiene la obligación por parte del licenciante de suministrar

el know how a fin de iniciar el desarrollo del negocio, con lo cual se debe
entregar todos los conocimientos necesarios, algunos autores incluyen
dentro de esta obligación la entrega de conocimientos; así como,
entrega de objeto para el desarrollo del negocio y documentación
técnica.
El beneficiario adquiere el derecho a utilizarlo, por consiguiente el dador
adquiere una obligación correlativa, que puede ser de dar y/o hacer,
según el objeto y características el know how.
 Otra importante obligación del licenciante es la prestación de asistencia
técnica, ello se deriva de la necesidad del licenciatario de poder adecuar
sus estructuras a los conocimientos que le son otorgados para el
desarrollo del negocio. Por ello, en los contratos de Know how se
estipulan cláusulas sobre el envío de personal técnico a fin de dar
capacitación a los trabajadores de los licenciatarios.

 De acuerdo a Stumpf, el licenciante será responsable si durante la

vigencia del contrato los conocimientos que transmite se vuelven
obsoletos o se hacen públicamente conocidos, en dicho caso decae la
obligación de pagar las regalías. Además solo en el caso que el
licenciante no sea culpable de la obsolescencia, no recibirá
consecuencias judiciales, más allá de no percibir las regalías.

21
OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

OBLIGACION DEL PAGO

El adquirente del know how asume como obligación principal frente al dador, la
del abono de la remuneración acordada.

 Obligación de guardar reserva y proteger la exclusividad de los

conocimientos transmitidos. Se le suele imponer por el transmitente
en el respectivo contrato, ya que su divulgación significaría la pérdida de
la eficacia. Por ende la inclusión de una cláusula de esta naturaleza es
de índole obligatoria.
 Obligación de explotación. Es de gran interés para el dador que la
técnica o conocimiento especializado que transmite sea explotada
adecuadamente; por ello, en las condiciones pactadas se deberá
convenir con el beneficiario a que durante un período determinado se
obligue a la explotación del know how transferible.

TERMINACION DEL CONTRATO

Terminación Normal:

 Por expiración del plazo de duración pactado

El contrato de know how es, por su propia naturaleza, de duración limitada

en el tiempo, el cual por su naturaleza deberá pactarse por un periodo
determinado. De ahí que transcurrido el plazo estipulado en el marco
contractual, el beneficiario deberá abstenerse de explotar los conocimientos
objeto del contrato.

Terminación Anticipada

 Por Resolución Contractual:

Las obligaciones surgidas de este contrato quedarán también extinguidas

por resolución, al tratarse la figura contractual en análisis de un contrato con
prestaciones recíprocas. Son así de aplicación las normas generales de

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resolución por incumplimiento o imposibilidades de la prestación contenidas
en los artículos 1428 y siguientes del Código Civil, tratándose de considerar
que en estos casos la relación contractual nace pura, y que sólo después de
su celebración se presentan determinadas situaciones o acontecimientos,
que determinan o producen la pérdida de su eficacia. Así tenemos el caso:

-De la excesiva onerosidad de la prestación: Que configuraría la aplicación

de la resolución, al tratarse de un supuesto en que la obligación de uno de
los contratantes se torna extremadamente rigurosa frente a la
contraprestación, debido a que se producen acontecimientos que no
existían ni se habían hecho presentes en el momento de celebrarse el
contrato y que además ostentan caracteres imprevisible, extraordinarios.
Por ejemplo: que el know how otorgado haya sido superado por otra
invención aparecida durante el período de vigencia. Otro típico caso es la
pérdida de confidencialidad de la información especializada implique el
menoscabo de ventajas que le proporcionaba, y que motivaron el suscribir
el contrato a una de las partes.

-Así también, podría configurarse el caso de resolución por imposibilidad

sobreviviente de la prestación, pudiendo ser aquí sin culpa de las partes;
por culpa del deudor o acreedor.

 Por Rescisión Contractual:

Es menester considerar que la Rescisión es un acto, que deja sin efecto un

contrato, por una razón que existe al momento de su celebración. En la
rescisión el contrato no está viciado en su origen, pero podemos decir que
tiene un germen de nacimiento, que puede conducirlo a su disolución, tal es
por ejemplo el caso de la lesión.

-En el caso de la Lesión, en la contratación por know how, es admisible, ya

que puede darse un caso de necesidad apremiante del dador en la que se
aprovecha del beneficiario y ofrece un precio por consideraciones
sumamente exageradas a las condiciones reales del mercado. Ahora es
menester considerar que, para que se configure un caso de lesión, la
desproporción entre las prestaciones se da al instante en que se
perfecciona el contrato y no con posterioridad, por ende serán también

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aplicables las disposiciones generales referidas a la lesión, (Art.1447 y
siguientes del Código Civil).

 Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurídico:

Del mismo modo, si estuviéramos ante la contratación por know how, por
parte de un no titular del mismo, correspondería al perjudicado pedir la
anulabilidad por dolo. Del mismo modo si la contratación por know how
contraviene alguna norma imperativa o de orden público o contra las
buenas costumbres, es lógico que el contrato sería Nulo. Como es obvio,
tanto la nulidad o anulabilidad del acto jurídica son aplicables, ello según la
normativa general contenida en el Título IX del Libro II del Código Civil.

 Por otras causas:

-Por las causas generales aplicables a la extinción de las obligaciones. Así,

se extinguirán las obligaciones nacidas del contrato de know how por
compensación, condonación, transacción, consolidación, novación, mutuo
disenso, etc.

-Por liquidación, en su caso, de las partes.

Se trata de una causa natural de extinción, aplicable también como es obvio

al contrato de know how. Es importante anotar que tratándose de personas
naturales, el fallecimiento de una de las partes en principio no determina la
extinción delas obligaciones a su cargo pues éstas son trasmisibles a los
herederos, salvo que hubiesen sido pactadas con el carácter de intuito
personae.

-Mutuo disenso, es decir, por acuerdo de ambas partes, de dar por

concluido el contrato antes de su vencimiento.

-Por muerte del beneficiario, tratándose de persona natural.

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 CAPITULO V

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Ventajas:

 La Contratación por know How permite la transmisión de tecnología,

el acceso de tecnología de una manera más rápida y económica. Es
así que un contrato de know how, permite la transmisión temporal de
conocimientos especializados bajo un marco especial, en el extremo
que permite al beneficiario gozar de una posición preferencial en el
mercado al ingresar en el marco de la competitividad empresarial
con un conocimiento especializado en la materia, secreto y con un
valor económico altamente considerable que le otorga dicha
oportunidad comercial.
 Incrementa el valor de la empresa dadora porque los conocimientos
sirven para incrementar el activo de otra empresa. La Contratación
por Know How, permite a la empresa dadora del conocimiento
posicionar no sólo un apartado predominante y consolidado en el
mercado, sino que además gozará de una imagen mucho más
sofisticada y valorable en el rubro en el que se desempeña,
ubicando sus productos o servicios dentro de cánones marcos de
calidad y competitividad.

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Desventajas

Al finalizar el contrato puede darse el caso que el beneficiario no devuelva todo

el conocimiento transferido por el dador o que se quede con copia de todo el
conocimiento y que se siga beneficiando del mismo. Como se ha manifestado
durante el presente capítulo, es pertinente señalar que una de las cláusulas
trascendentales son las pautas y medidas de seguridad tendientes y orientadas
a la finalidad de preservar la confidencialidad y valor comercial del know how.
De este manera es vital, considerar que una vez finalizado el contrato de know
how, el dador del conocimiento especializado haya comunicado y establecido
de manera antelada un sistema orientado a la entrega de cualquier tipo de
instrumento que aluda directa o indirectamente al conocimiento especializado
en mención entregado con la contratación por know how, de este modo se
establece como pautas básicas de seguridad:

 El establecimiento de una cláusula mínima expresa en el contrato por la

cual se especifique e individualice de manera detallada en que consiste
el know how, objeto de contratación y los implementos, mecanismos,
técnicas, o capacitación especializada que se requiera para su debida
ejecución y cumplimiento de sus fines.
 La necesidad de establecer en cláusulas predeterminadas, el deber de
reserva y obligatoriedad de la confidencialidad por parte de la empresa
beneficiaria por un periodo de tiempo aproximado, considerado de
manera posterior a la culminación del contrato.

https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusetp/
v14n2/art12.pdf

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http://cybertesis.unmsm.edu.pe/
bitstream/handle/cybertesis/188/
Corcuera_bu%281%29.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

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 CONCLUSIÒN
1.  El contrato de Now How es aquel contrato que se refiere a la licencia de
conocimientos de orden técnico, económico o comercial, no protegidos
por la legislación industrial, mencionando que las patentes y marcas
quedan fuera del ámbito del Kow how, puesto que son susceptibles de
registro
2. El contrato de Now How es un contrato innominado (por cuanto no tiene
una denominación jurídica única).
3. Es un contrato bilateral y único pues sólo existen dos partes y no es
posible sub-contrataciones. También es un contrato oneroso expresado
en el pago por la transferencia de conocimientos, pago que se hace en
forma convenida.
4. Dos son las partes de este tipo de contrato:
-El transferente o licenciante del know-how como titular de los conocimientos,
el cual se obliga a transferir los conocimientos técnicos, modelos o avances
constitutivos del know-how.
-El usuario o licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se
obliga al pago convenido (en un solo monto o a través de regalías). Igualmente

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se obliga a no divulgar tales conocimientos, informar sobre las ventajas
obtenidas, así como a devolverlos a la finalización del contrato.
5. El objeto del contrato es que los conocimientos constitutivos del know-
how se expresen en diferentes formas, como: prototipos, modelos,
instalaciones, inventos no patentado, formulas, datos y documentación
técnica e instrucciones.
6. Respecto a la causa del contrato, la transferencia y el pago, pueden
hacerse en una o varias entregas parciales, según se convenga.
7.    En relación con la forma, y dadas las características del contrato de know-
how, debe hacerse por escrito.
8.    El contrato de know how puede determinar su finalización por diversas
causas que son aplicables a los diversos tipos de contratos como son el
cumplimiento de contrato, resolución, rescisión, vencimiento del plazo, etc.

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BIBLIOGRAFIA

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