M arcas

Y OTROS SIGNOS
DISTINTIVOS

C a r l o s O c t a v io M it e l m a n

T omo I

D e sig n a c io n e s c o m er c ia les

N om bres de d o m in io

D en o m in a c io n es de o rig en

C o m p e t e n c ia desleal

P r ó l o g o d e G u i l l e r m o C a b a n e l l a s d e las C u e v a s

LA LEY
THOMSON REUTERS
© Carlos Octavio Mitelman, 2014
© de esta edición, La Ley S.A .E. e I., 2014
Tucumán 1471 (C1050A A C) Buenos Aires
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

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Tirada: 400 ejemplares

ISB N (Tomo I)
ISB N (Obra completa)

SAP

A r g e n t in a
 S ig n o s r eg istra bles

I. L a c a p a c id a d d is t in t iv a

Cotidianamente una variedad de productos y servicios son

ofrecidos masivamente en el mercado por distintos empresarios.
La manera más efectiva para que aquéllos puedan ser diferencia­
dos entre sí por el público consumidor es su singularización me­
diante un signo respecto del cual el ordenamiento jurídico otorgue
el derecho a usarlo de forma exclusiva, reconociéndole a su titular
la facultad de oponerse al uso de signos idénticos o similares para
distinguir productos iguales o semejantes.
La finalidad esencial de una marca es la identificación de pro­
ductos o servicios, situación que permite a su titular la formación
de una clientela fiel alrededor de ella. Justamente para que un sig­
no marcario pueda actuar como "colector" de clientela, resultará
absolutamente indispensable que el mismo reúna el atributo de
la "capacidad distintiva" que constituye el elemento decisivo para
determinar si un signo merece o no la tutela que le confiere el de­
recho marcario.
La existencia de este requisito será el primero que deba ser
comprobado. Un signo puede no ser registrable como marca o no
ser digno de protección —si carece de novedad o si es ilícito o enga­
ñoso— pero igualmente se tratará de un signo que puede ser cali­
ficado como marca. Sin embargo, si un signo adolece de capacidad
distintiva ni siquiera ingresará en la categoría de marca(1).

(1) “En términos generales, es pertinente señalar que el requisito esencial para
que un signo sea registrable como marca —palabra, dibujo, com binación de am ­
bos, emblemas, envoltorios y envases, letras y números, frases publicitarias, relieves
(art. 1°, ley 22.362)— es que posea intrínsecamente ‘capacidad distintiva' y no se en ­
 La idoneidad de un signo para ser considerado como marca se
encuentra estrechamente vinculada a que sea percibido por el pú­
blico como identificatorio de los productos comercializados o de
los servicios prestados por una empresa. Hay otros símbolos que
son claramente percibidos por las personas como tales, pero al no
cumplir una función distintiva de productos o servicios, no consti­
tuyen marcas, tal como ocurre con las señales viales o de tránsito,
o los símbolos patrios o representativos de la Nación, las provincias
o las municipalidades.
Las marcas pueden ser agrupadas en cinco categorías, de acuer­
do a una escala decreciente de "distintividad":
(i) Signos de fantasía: constituidos por términos o vocablos pri­
vados de significado propio. Son fruto de la imaginación y no
transmiten otro significado que el de actuar como marcas. La
mayoría de los signos marcarios son fantásticos o de fantasía.
(ii) Signos arbitrarios: constituidos por términos o imágenes que
transmiten un significado determinado, incluso coincidente
con el nombre común de un producto o servicio, o la imagen
que los representa, pero se encuentran desligados y carecen de
toda vinculación con el producto o servicio distinguido®.
(iii) Signos evocativos: constituidos por términos o combinacio­
nes de términos que —como su nombre lo indica— "evocan"
o "sugieren" alguna característica o función del producto o
servicio®.
(iv) Signos descriptivos: constituidos por la descripción de las ca­
racterísticas, cualidades o ingredientes del producto o servicio
a ser distinguidos.
(v) Signos genéricos: constituidos por el nombre común (necesa­
rio o genérico) de un producto o servicio.

cuentre prohibido su registro; y se entiende que se halla dotado de esa aptitud cuan­
do puede desempeñar el rol de elemento diferenciador e individualizador de produc­
tos o servicios, es decir, precisamente cuando distingue” (CNFed. Civ. y Com., sala II,
12/8/2008, “Bagley S.A. c. Schifrin, Bernardo Floro”).
(2) P. ej., la palabra “frutilla” o su imagen para identificar indumentaria.
(3) P. ej., la palabra “frutilatina” para identificar gelatina de frutilla.
 Se interpreta como principio general que los signos "de fanta­
sía", "arbitrarios" y "evocativos" son intrínsecamente distintivos y
pueden desempeñarse como marcas. Por el contrario, los signos
"descriptivos" y "genéricos" carecen de distintividad y por ello —en
principio— carecen de dicho atributo esencial para constituirse en
marcas®.
Se deduce entonces que para determinar el carácter distintivo
de una marca, tal apreciación no puede hacerse en abstracto, sino
desde una triple perspectiva: (i) la primera, analizando el signo en
sí mismo®, (ii) la segunda, en relación con los productos o servi­
cios que se pretenden identificar con el signo de que se trate®. No
se puede determinar, de manera abstracta, si los vocablos "perfu­
me" o "dulce" son registrables o no. Ahora, si se utilizara "perfume"
para distinguir justamente perfumes o "dulce" para identificar
"azúcar", tales palabras no serán registrables como marcas, atento

(4) “No es infrecuente encontrarse con el argumento de que tal o cual palabra no
puede ser registrada, y por tanto monopolizada, porque es de uso diario, porque for­
ma parte del lenguaje de todos los días y la emplea la generalidad de la población en
sus conversaciones habituales (o se trata de un término de utilización frecuente en
determinados círculos sociales o profesionales). Pero no es así. El hecho de que una
palabra cualquiera —sustantivo, adjetivo, pronombre, adverbio, verbo, interjección,
etc.— forme parte del habla cotidiana y sea sumamente utilizada por la generalidad
de las personas no le confiere el carácter de elemento de ‘uso común' o 'genérico' a
los efectos marcarios, impidiendo obtener privilegio sobre ella por su registro ante el
INPI [...]
"Así, p. ej., voces como 'gracias,' ‘buenos días,' ‘felicidades^ son de uso habitual,
casi diario, en todas partes y son de libre empleo. Pero de ‘libre empleo' hasta que
alguno las registre como marcas de productos o servicios, en cuyo caso —en el ám ­
bito de su cobertura marcaría— el nuevo titular tendrá el privilegio de su m onopo­
lio de uso (art. 4° de la Ley de Marcas). La expresión ‘gracias' puede ser registrada,
v.gr. para distinguir determinados ‘servicios bancarios'; ‘buenos días,' para el de des­
pertar telefónico por abono mensual; ‘felicidades,' como identificación del servicio
de reparto de regalos de casamiento (mensajería de encomiendas), etc [...] Lo que
estaba en el lenguaje de todos los días y era de uso común y libre empleo, por vía
del registro —que aceptó su capacidad distintiva sea por su propia fisonomía o por
su novedosa aplicación—, dejó de ser de uso común y de libre empleo y se convir­
tió en una propiedad marcaría de quien obtuvo su registro, con derecho a m ono­
polizar su uso e impedir su uso por cualquier tercero” (CNFed. Civ. y Com., sala II,
16/6/2005, “Compañía de Productos Alimentos y Servicios Corpora S.A. c. Kraft
Foods Argentina S.A”).
(5) Según la cual no podrían acceder al registro los signos contemplados en el
art. 2.d), LM; art. 3.e), f) y g), LM.
(6) Según la cual no podrían acceder al registro los signos contemplados en el
art. 2.a), b) y c), y art. 3 c), d), i) y j), LM.
a carecer de capacidad distintiva con respecto a los artículos men­
cionados, en el primer caso, por ser designación común del objeto
distinguido y, en el segundo caso, por aludir a una de sus cualida­
des esenciales, (iii) la tercera, referida a otros signos respecto de los
cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso (marcas,
nombres comerciales, nombres de dominio, derechos de autor, ti­
tularidad de un nombre o seudónimo)
Se verifica entonces que las causas que impiden calificar a un
signo como marca, impidiendo que se reconozca sobre el mismo
un derecho de exclusividad, o que justificaran que se declare la
nulidad del respectivo acto administrativo si la exclusividad ya fue
otorgada, se encuentran edificadas alrededor del esencial concep­
to de distintividad.
Asimismo, cabe afirmar que el nivel de tutela de una marca se
encuentra influido por su capacidad distintiva. Cuanto mayor sea
tal capacidad, más elevada será la protección que le reconocerá el
derecho marcario.
De esta manera, suele aludirse a una protección "débil", "nor­
mal", o "fuerte" de acuerdo al grado de capacidad distintiva que la
marca se ha ganado en la percepción del público. Esta percepción
no permanece inalterable sino que puede variar con el transcurso
del tiempo. Por ejemplo, las marcas consistentes en combinaciones
de letras merecen, generalmente, una protección débil. No obstan­
te, si estos signos con el transcurso del tiempo adquieren notorie­
dad (como las pastillas M&M, o los equipos de computación HP
que identifican a la empresa Hewlett-Packard, o D&G que refiere
a la firma de moda italiana Dolce&Gabbana), esta circunstancia
transformará y reforzará su nivel de protección.
La distintividad, además de erigirse como factor constitutivo de
la marca, se traduce en su principal función. En efecto, la razón
de ser de la marca consiste en servirle al consumidor como herra­
mienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los
bienes disponibles en el mercado.
El art. Io, LM no ofrece una definición de marca, sino que enu­
mera aquellos signos que, por entenderse que reúnen aptitud para

(7) Estamos en presencia de los supuestos contemplados en los arts. 3.a), b) y h), LM.
distinguir, pueden ser registrados como marcas:"[...] una o más pa­
labras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas;
los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imá­
genes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lu­
gar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios;
los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y
números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves
con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad".
Por su parte, el art. 15.1 del Acuerdo ADPIC declara que"[...] po­
drán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en parti­
cular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los
números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores,
así como cualquier combinación de estos signos [...]"

Cuando la parte final del art. Io, LM admite como registrable

"todo otro signo" con capacidad distintiva, ello es demostrativo
de que la norma no tuvo en miras agotar en su enunciado los sig­
nos registrables, sino que se ha adoptado una postura amplia en el
sentido de que no hay límites en relación a los signos que pueden
reunir entidad marcaría. Dicha capacidad distintiva puede ser in­
herente al signo desde su creación, o estar originariamente ausente
pero ser adquirida con el transcurso del tiempo.

En síntesis, y tal como volveremos a ver en el capítulo IV.XVI.,

la capacidad distintiva no es un fenómeno estático sino dinámico
que puede variar con el transcurso del tiempo.

Por otro lado, las distintas legislaciones pueden adoptar cri­

terios más amplios o flexibles o más restrictivos o limitados a los
efectos de definir qué signos pueden desenvolverse como marcas.
Un signo, para ser considerado como marca, debe tener la posibili­
dad intrínseca de ser percibido o captado por el consumidor. Sin la
atribución de la perceptibilidad, un signo no tendría una exterio-
rización material, lo que impediría conocer cuál es su imagen, su
forma, su consistencia.
Habitualmente los signos marcarios son percibidos por medio
de la vista y del oído, esto último las más de las veces por efecto
de su pronunciación, lo cual obedece a su estructura tradicional,
pues normalmente se encuentran constituidos por denominacio­
nes, conjuntos de palabras, combinaciones de letras o números.
Tales signos pueden ser leídos y, a su vez, pronunciados. Sin em­
bargo, se ha admitido que cuentan con capacidad distintiva signos
no leíbles ni pronunciables tales como aromas, sonidos, formas
tridimensionales.

El Convenio de París no indica ninguna lista de signos registra-

bles, y simplemente establece en su art. 6.1) que "Las condiciones
de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio
serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación
nacional".

El Acuerdo ADPIC fija un criterio amplio en su art. 15.1): "Podrá

constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o
combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes
o servicios de una empresa de los de otras empresas". Sin embar­
go, el último párrafo de la norma citada determina: "Los Miembros
podrán exigir como condición para el registro que los signos sean
perceptibles visualmente".

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en

su apéndice 3 - Capítulo XVII dedicado a las normas sobre Propiedad
Intelectual consagra que"[...] una marca es cualquier signo o cual­
quier combinación de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de la otra [...]" (art. 1708.1). Al igual que el
ADPIC admite un criterio amplio de marca, concluyendo dicha nor­
ma "Cada una de las Partes podrá establecer como condición legal
para el registro de las marcas que los signos sean visibles".

La Decisión nro. 486 del Pacto Andino en su art. 134 señala

que "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de repre­
sentación gráfica".

Nuestra legislación local en su art. Io, LM también adopta una

postura amplia admitiendo la registrabilidad de todo signo con
capacidad distintiva, sin exigir expresamente ni la representación
gráfica ni que el signo sea visualmente perceptible.

La ley 17/2001 de España exige la representación gráfica en su

art. 4, mientras que la ley 9279/1996 de Brasil (art. 122) al igual que
la Ley de Propiedad Industrial de México (art. 88) se ajustan a cri­
terios más restringidos pues requieren que los signos sean visual­
mente perceptibles.
 Estos distintos criterios no serán irrelevantes dado que tendrán
incidencia, como se verá en el punto 13 sobre la factibilidad de re­
gistrar marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles. El aspecto
esencial a considerar es que, percibido el signo, el consumidor
dispone de la capacidad de conocerlo y apreciarlo, para posterior­
mente, y en comparación con otros signos, diferenciarlo y fijar su
visión general e impresión mental, con el propósito de adquirir lo
que le apetece o satisface por intermedio de la identificación del
signo.

Se considerarán a continuación estos signos enumerados por la

legislación vigente en la materia que reúnen la denominada "capa­
cidad distintiva intrínseca" en el sentido de que gozan de aptitud
para distinguir un producto o servicio de otro de la misma catego­
ría o naturaleza.

II . P a l a b r a s

Según el diccionario de la Real Academia se entiende por "pa­

labra" el "sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan
una idea".

El espectro de palabras a registrarse es de una amplitud excep­

cional, pues comprende las palabras de un idioma extraídas en
su sentido puro (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios...), mo­
dificaciones en sus radicales y desinencias, palabras de fantasía,
nombres y apellidos de personas de existencia real o producto de
la imaginación, etc., tanto nacionales como voces que pertenecen
a idiomas extranjeros.

1. P a la b ra s c o n co n te n id o c o n c e p tu a l

Las palabras con contenido conceptual son aquéllas que tienen

significado en nuestro lenguaje, y se oponen a las palabras de fan­
tasía que implican la creación de un vocablo. Ninguna norma legal
exige que una marca sea fruto de la creación de la mente humana.
Se ha sostenido que el derecho marcario no es un derecho de crea­
ción sino de apropiación. En este sentido, es lícito que un sujeto
se apropie primeramente de una palabra o conjunto de palabras
con contenido conceptual, inicie los trámites marcarios y obtenga
el derecho exclusivo de la misma en función marcaría.
 Existe gran cantidad de marcas, algunas de gran notoriedad,
constituidas con palabras con contenido conceptual (por ejemplo,
"Polo" para indumentaria, "Planeta" para publicaciones, "Clarín"
para periódicos; "Austral" para líneas aéreas; "Exquisita" para pos­
tres, "Ópera" para obleas dulces, "Corona" e "Iguana" para cerveza,
entre otras).
Estas palabras pueden ser registradas en forma individual o
en combinación con otras ("Villa del Sur" para aguas minerales;
"Eslabón de Lujo" para heladeras, refrigeradores y lavarropas; etc.).
Estamos en presencia de marcas "arbitrarias" pues se trata de
palabras con contenido conceptual (sustantivos, adjetivos, verbos,
adverbios o la combinación de ellos) que serán registrables en la
medida que no tengan relación con los productos o servicios a ser
distinguidos. No constituyen su nombre, ni aluden a sus cualida­
des definitorias o funciones.

2 . P a la b r a s de fa n ta s ía

Se trata del supuesto quizás más común en el ámbito marcario,

que implica la creación libre de un vocablo, inexistente en un dic­
cionario, que no es un nombre propio®.
La voz de fantasía, por carecer de contenido conceptual, es la
palabra que más acabadamente cumple con los requisitos exigidos
de las palabras para constituir marcas válidas: ser extrañas a la na­
turaleza del producto, sus propiedades y funciones normales, y dis­
tintas de la denominación con la que se le designa habitualmente®.
Podemos citar como ejemplos de esta categoría de marcas a
"Bimbo" para panes, "Xerox" para impresoras y fotocopiadoras,

(8) “El concepto de fantasía se refiere tanto a las denominaciones carentes de gra­
vitación conceptual como a las que, presentando dicha característica, no guardan
vinculación alguna con los productos a distinguir. Precisamente, en el sentido indica­
do es propicio poner de relieve que la calificación de uso común debe apreciarse con
prescindencia de lo que pueda acontecer en el léxico corriente, de manera que una
expresión que en tal ámbito sea de uso común no suprime la posibilidad que desde
la óptica del derecho de marcas constituya una expresión de fantasía” (CNFed. Civ.
y Com., sala I, 11/5/1984, “Julio Llórente F.A.C.I.S.A. c. Ortega, Roberto H. y Ortega,
Edmundo T”).
(9) B e r t o n e , L u i s E. - C a b a n e l l a s d e l a s C u e v a s , G u i l l e r m o , Derecho de mar­
cas, 1.1, Heliasta, Buenos Aires, 1989, p. 318.
"Flunase" para antibióticos; "Cepita" para jugos; "Cindor" para le­
che chocolatada; "Clairol" para cosmética capilar; "Kleenex" para
productos de salud y belleza, "Palmolive" para jabones de tocador.

3 . P a la b r a s e v o c a tiv a s

Son éstas las palabras que no figuran en el diccionario, sino que

constituyen voces inventadas pero construidas de tal modo que su
sentido es más o menos transparente pues, por su naturaleza y fi­
nalidad, brindan al consumidor una idea clara sobre alguna pro­
piedad o característica del producto o servicio a ser distinguido.
Los signos evocativos transmiten información indirecta sobre las
cualidades o características del objeto identificado, y el consumi­
dor deberá efectuar un mínimo esfuerzo intelectual para descifrar
el mensaje. Los signos evocativos suelen crearse a partir de una al­
teración morfológica de vocablos genéricos, descriptivos o de uso
común, pero tal alteración conforma una expresión evocativa que
no es ni designativa ni descriptiva del objeto identificado.
En definitiva, las palabras de esta índole han sido identificadas
como "marcas evocativas" y su inscripción ha sido originalmente
debatida, existiendo actualmente una amplia posición mayoritaria
avalando su registrabilidad.
Estas "marcas evocativas" se sitúan en una zona intermedia en­
tre las "marcas descriptivas" y las "marcas arbitrarias" y de "fanta­
sía". Se ha intentado delimitar ciertos parámetros para fijar el lími­
te entre unas y otras.
El primer parámetro consiste en que la categorización de una
marca no puede efectuarse de manera abstracta, sino únicamente
con respecto a los productos o servicios a los que será aplicada.
Una vez determinado el bien a ser distinguido, se puede veri­
ficar que hay ciertos vocablos que aluden a sus cualidades, ori­
gen, destino, funciones u otras características. ¿Se tratará de una
"marca descriptiva"(10) o de una "marca evocativa"? Si el término
consiste en la descripción necesaria o usual del objeto aludido
estaremos en presencia de una designación "descriptiva". Por el
contrario, si el término cuenta en su conformación con algún ele­

fio ) Cuya registrabilidad se encuentra prohibida por el art. 2.a), LM.

mentó que, en mayor o menor medida lo dota con un grado de
fantasía, se tratará de una designación "evocativa". Por ejemplo,
"café espresso" es descriptiva del tipo de café, y "nespresso" con­
figura una "marca evocativa"; "dulce" es descriptivo para produc­
tos de clase 30, mientras que "Dulcesa" o "Dulceflor" son "marcas
evocativas".
Por otro lado, tal como se verá en el capítulo IV.II, la designa­
ción "necesaria" tal como su nombre lo indica, es aquélla por la
cual se denomina necesaria o usualmente a un producto o ser­
vicio. Como se anticipara, la designación "evocativa" reúne cier­
ta fantasía, por lo que no resulta complejo distinguir entre una u
otra. De esta manera, "alcohol" es una designación necesaria para
este tipo de líquido, pero "Bialcohol" no lo es, sino que constituye
una "marca evocativa"; lo mismo corresponde decir con respecto
a "Empanadísima" (marca evocativa) dado que no es "empanada".
Similar situación acontece entre "chocolate" (designación necesa­
ria) y "Chocolandia" o "Chocolado" (marcas evocativas). Es claro
que una designación es necesaria o no, no hay un término medio.
No puede caer en ambas categorías simultáneamente. En los ejem­
plos citados, "Bialcohol"; "Chocolandia" o "Chocolado" no consti­
tuyen designaciones necesarias sino "evocativas", dado que se trata
de palabras con un elevado grado evocativo pero también dotadas
de un grado de fantasía suficiente como para que puedan ser admi­
tidas como marcas(11).

(11) “Las partes están de acuerdo en que se debe distinguir entre las marcas indi­
cativas y las marcas evocativas, no siendo registrables las primeras y sí las segundas;
criterio que es aceptado uniformemente por la jurisprudencia y la doctrina [...] En
efecto, toda marca evocativa —por su propia naturaleza y finalidad— sugiere algu­
na característica del producto o servicio al que va a distinguir, sea relacionada con
algunos de sus elementos constitutivos o ya fuere con el objeto al que está destinado
o con alguna otra connotación que le es propia. Si así no fuese, si la marca no tuviera
ese poder sugestivo (evocativo) de determinados extremos estrechamente vincula­
dos con el producto o servicio, no cabría hablar siquiera de ‘marca evocativa! Y, sin
embargo, éstas existen en todos los regímenes marcarios del mundo y su registrabi-
lidad —como está admitido en autos por las partes— es indudablemente legítima.
"En ese sentido, la marca evocativa o sugerente —término este último usado por
ciertos autores españoles— proporciona al productor, distribuidor, competidor,
comerciante y consumidor ‘una idea clara sobre alguna propiedad o característi­
ca del producto o servicio que va a distinguir' y ‘esta relación entre signo y produc­
to no hace que sea irregistrable como marca' aunque le adose cierta debilidad dis­
tintiva” (CNFed. Civ. y Com., sala II, 28/4/2005, “Laboratorios Northia SACIFIA c.
Synthelabo”).
 Breuer Moreno afirmaba que "cuando un vocablo se ha creado
arbitrariamente, es registrable: es novedoso, porque nunca se em­
pleó para designar al producto al que se aplica; es especial, porque
lo identifica perfectamente entre los demás similares. No importa
que esté constituido por raíces comunes, no importa que evoque la
naturaleza o calidad del producto. El vocablo es novedoso hasta de
por sí" (12l
Para evacuar las dudas acerca de si estamos en presencia de
vocablos "descriptivos", "necesarios" (no registrables) o "evocati-
vos" (registrables) se pueden formular y responder los siguientes
interrogantes:
(i) ¿Se refiere la palabra de manera tan clara acerca de un pro­
ducto o servicio, o a alguna característica, calidad, ingrediente,
que otros vendedores de bienes similares indefectiblemente ten­
drán que acudir a dicho término en relación con sus propios pro­
ductos o servicios?
Si la respuesta es afirmativa, se supone que se trata de una de­
signación "descriptiva" o "necesaria" y, por lo tanto, no registrable.
Si la respuesta es negativa, se tratará de una designación "evocati­
va" con entidad para ser inscripta.
(ii) Si se concediese el registro a tal designación ¿se estaría qui­
tando un término del dominio público?
Si fuera así, la designación sería "descriptiva" o "necesaria"
(no registrable). Caso contrario, si no se priva del dominio públi­
co una palabra que se use para describir alguna característica de
un producto o servicio, se tratará de una designación "evocativa"
(registrable).
El registro de términos como "Lechelita" o "Lechelado" no ex­
cluyen nada del dominio público porque "Lechelita" o "Lechelado"
no es "leche"; lo mismo cabe expresar en relación a "Cremadan" o
"Cremalin" que no es necesariamente ni "crema" ni "cremoso".
En concreto, toda palabra o término inexistente, que es creado
por el intelecto humano, aunque no revista un alto grado de origi­

(12) B r e u e r M o r e n o , P e d r o C ., Tratado de marcas de fábrica y de comercio,

Robis, Buenos Aires, 1946, p. 145.
nalidad, no debería ver impedido su registro. Es evidente que si tal
palabra o término no existía antes en el lenguaje cotidiano, ello es
indicativo de que no puede constituir ni la designación necesaria o
descriptiva de un producto o servicio.
Estas marcas evocativas, si bien son creación del intelecto por
carecer de significado conceptual, disponen de un menor poder
distintivo atento a evocar o sugerir al público las cualidades del
bien identificado. Se parte del presupuesto de que cualquier per­
sona está legitimada a evocar o sugerir en sus marcas las propie­
dades o cualidades de los bienes a ser distinguidos. Por ello pade­
cen de una mayor debilidad jurídica en su nivel de protección. Esta
circunstancia deriva en que los titulares de esta clase de marcas
deban tolerar, o no puedan impedir, que terceros evoquen o sugie­
ran en sus marcas las mismas cualidades del producto o servicio a
ser distinguido. A tal fin, deberán elegir vocablos o imágenes que
sean diferentes e inconfundibles a las registradas o solicitadas con
anterioridad(13).
Al ser calificadas como "marcas débiles" los jueces aplicarán en
su cotejo un criterio más benévolo, admitiendo un mayor acerca­
miento entre las marcas en conflicto que el que aceptarían en una
contienda entre marcas no evocativas. Pero cabe enfatizar que tal
debilidad no las torna irregistrables.
Se ha sostenido que cuanto mayor sea la naturaleza evocativa
de una marca, mayor será la tolerancia que su titular deberá so­
portar con respecto a las nuevas marcas cuyo registro se pretende.
De no ser así, el primer titular de una marca evocativa obtendría
el privilegio que se le niega a los términos descriptivos(14) como se
analizará en el punto II.3. de este capítulo. Esta postura jurispru­
dencial es elogiable, pues procura defender a eventuales competi­
dores ante la apropiación de un término muy cercano al descripti­
vo o necesario.

( 1 3 ) Un típico supuesto de marcas “evocativas” se verifica en los productos m e­

dicinales comprendidos en clase 5, donde constituye una práctica habitual que la
marca evoque el principio o compuesto químico del medicamento. P. ej., las mar­
cas “Glucolin” (glucosa); “Fluorogel” (sodio fluoruro); “Calcimax” (calcio citrato);
“Insuman N” (insulina humana).
(1 4 ) O t a m e n d i, Jo r g e , Derecho de marcas, LexisNexis, Buenos Aires, 2 0 0 6 , p. 2 7 .
 Conforme este criterio, fueron declaradas inconfundibles las
marcas "Light" y "La Morena Light", admitiéndose que la parte
actora que reclamaba el cese de uso "es la única que puede usar
'Light' sin aditamento alguno, pero no puede impedir que se regis­
tren signos con esa palabra si ellos se acompañan de algún elemen­
to distintivo, tal como ocurre en autos"(15).
Breuer Moreno agrega que los términos necesarios o descripti­
vos son registrables formando parte del conjunto junto a términos
de fantasía. Cita los ejemplos de "Paracetamol Raffo", "Coca-Cola"
y "Arroz Gallo". Se puede argumentar que "Raffo", "Coca" y "Gallo"
son, en sí mismos, términos registrables y no se justificaría el regis­
tro del conjunto. Sin embargo, en determinadas circunstancias, las
marcas son utilizadas en la práctica de una manera que aconseja su
protección de manera conjunta. Nada obstaría a su registro, dado
que las marcas deben ser apreciadas en su conjunto, sin desmem­
braciones artificiales. El titular de un registro de esta naturaleza
no puede pretender privilegio alguno sobre el término genérico in­
cluido en el conjunto marcario(16\
Finalmente, corresponde aclarar que una mera variación orto­
gráfica de un vocablo designativo o descriptivo no origina un signo
evocativo registrable, si tanto visual como fonéticamente represen­
tan la palabra en su utilización ordinaria. Las alteraciones deberán
reunir cierta originalidad, de modo de conferirle al término o pa­
labra una dosis de capacidad distintiva de la que originariamente
carecía.

4 . P a la b r a s en id io m a e x tr a n je ro

En principio, las voces provenientes de lenguas extranjeras son

registrables. Estamos haciendo referencia a las palabras en idioma
extranjero con contenido conceptual.
Si el consumidor promedio del bien identificado desconoce el
significado de la palabra estaremos ante una marca de fantasía.
Dentro de esta categoría podemos incluir a "Shell" para combusti­
bles; "United Airlines" para líneas aéreas; "Good-Year" y "Firestone"

(15) CNFed. Civ. y Com., sala I, 26/3/1996, “Molinos Río de la Plata c. J. G. Padilla”
(16) B re u e r M oreno, A le ja n d ro M., Marcas evocativas, colección Cuadernos de
Propiedad Intelectual (Petrone, Aldo, dir.), t. II, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 59.
para neumáticos; "New Man" y "Stone" para indumentaria; "Apple"
para computadoras; "Red Bull" para bebida energizante; "Sharp"
para televisores y reproductores de discos compactos; etcétera(17).
Con el transcurso del tiempo, el público promedio se ha ido fa­
miliarizando con ciertas palabras de otro idioma. De esta manera,
no podrían ser registrables aquellos vocablos que representen en
la mente del público el producto o servicio distinguido, como sus
características o funciones (por ejemplo "Coffee" para café; "Fuel"
para combustible o "Tie" para corbatas")(18).

I II . N o m b r e s d e perso n a

En su sentido general, el nombre consiste en la denominación

que es dada a una persona para que ella sea conocida entre sus pa­
res. Se advierte entonces que el nombre cumple una función dis­
tintiva que se aproxima al concepto de marca. Hace muchos siglos
a la persona se le asignaba tan sólo un nombre, práctica que alcan­
zó a los griegos entre los cuales podemos citar a Platón, Sócrates y
Pericles, quienes carecían de otra forma adicional de identificación.

(17) “Es un hecho público y notorio que en nuestro país la generalidad de la po­
blación no domina la lengua inglesa, aunque pueda sí conocerla algún sector actual­
mente muy minoritario [...] Lo que sí es cierto, y ha sido admitido muchas veces, es
que hay variados vocablos foráneos que, por distintas razones, se han incorporado al
lenguaje común de los argentinos y en esos casos no son marcariamente registrables
cuando son descriptivos o genéricos respecto de productos o servicios. Sobre esto no
hay vacilaciones jurisprudenciales.
"Empero, existe una infinidad de palabras inglesas, francesas, italianas, portugue­
sas, griegas, etc., cuyo significado es desconocido para la casi totalidad del público o
para la gran mayoría, al extremo de que al no trasmitirles idea o concepto alguno son
mudas al intelecto humano y, en consecuencia obran como expresiones de fantasía
(v.gr.: ‘anchoress,' ‘anvilled,' ‘dotard,' ‘pintail¡ ‘proser,' ‘slattern¡ etc.). En esas condicio­
nes, no concurre impedimento razonable que justifique cohibir su registro porque
todas esas voces, como las palabras de fantasía inventadas en nuestro país, carecerán
de los recaudos que la ley prevé como inconvenientes para su registro” (CNFed. Civ. y
Com., sala II, 22/6/2007, “The Gillette Company c. New Idea S.A.”).
(18) “De la prueba producida, surge claramente que la denominación ‘negra es­
pecial' identifica habitualmente un cierto tipo de cerveza [...] por lo cual no es du­
doso que cabe perfectamente la posibilidad —y de hecho así ha sucedido— que los
fabricantes de cerveza utilicen la denominación ‘negra especial' para distinguir un
producto determinado. Sobre las bases enunciadas, la impugnación es atendible, ya
que la denominación ‘black special' no es sino la versión inglesa de la locución ‘n e­
gra especial'” (CNFed. Civ. y Com., sala I, 29/11/1985, “Mattei, Ángel Alfredo y otro c.
Cervecería Santa Fe S.A.”).
 Con el crecimiento de la población y la incipiente formación de
los centros urbanos, la adopción de un único nombre para recono­
cer a las personas se tornó inconveniente, por lo que se hizo impe­
rioso añadir algún elemento adicional para distinguir a los indivi­
duos. Alrededor del siglo XII apareció el concepto del "nombre de
familia" para lo cual se empezaron a utilizar palabras o expresio­
nes representativas de una profesión, o de un lugar de nacimiento
u origen.
El incesante aumento de habitantes derivó en la implementa-
ción de una multiplicidad de vocablos para constituir el nombre
de una persona para que pudiera ser distinguida con respecto a las
demás. En la actualidad, el nombre se encuentra compuesto por
dos ingredientes, el nombre de pila que puede ser simple o com­
puesto y el apellido que consiste en la designación compartida por
los parientes con una ascendencia común.
El art. Io, LM no menciona a los nombres de persona entre los
signos registrables. Sin embargo, la enumeración consagrada en
dicha norma no tiene carácter taxativo. Además, por otro lado el
art. 3.h), LM dispone que: "No pueden ser registrados: [...] el nom­
bre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o
el de sus herederos, hasta el cuarto grado inclusive".
Se deduce entonces que todas las personas gozan del derecho
de utilizar su propio nombre como marca. La doctrina clásica ya
sostenía al respecto: "Todas las personas tienen el derecho indiscu­
tible de utilizar su propio nombre como marca. Pero este registro
no puede permitirse sin restricciones, porque son muchos los que
tienen nombres idénticos o parecidos; la libertad absoluta de regis­
tro sería fuente inagotable de confusiones y perjuicios. Sobre todo,
al adoptarse el nombre como marca, queda sometido a los princi­
pios comunes del derecho de marcas: se le debe dar una forma que
lo haga distinguible de las marcas ya registradas, sean éstas nom­
bres o no. En este sentido debe interpretarse la disposición legal
que exige forma distintiva para los nombres"(19).
Asimismo, se ha sostenido: "La facultad de transportar al cam­
po mercantil el propio patronímico o nombre civil, constituye ma­
nifestación de la libertad de comercio e industria, y desde que el

( 1 9 ) B r e u e r M o r e n o , P e d r o C ., cit., n o t a 1 2, p. 9 5 .
nombre es instrumento de diferenciación, nada más natural que
el fabricante o comerciante se sirva de él para certificar la poten­
cialidad técnica de la fuente de producción del artículo a que lo
aplica"(20).
No existe discusión entonces acerca sobre que, en principio,
toda persona cuenta con la atribución de utilizar su nombre y ape­
llido en las actividades comerciales o industriales que desarrolle.
Sin embargo, no se trata de un derecho que puede ser ejercido
sin condicionamientos, pues tal nombre sólo puede ser empleado
como símbolo distintivo de productos y servicios siempre que no
sea confundible con otros signos previamente registrados por ter­
ceros. El registro de los nombres no puede permitirse sin restric­
ciones, pues son muchos los que tienen nombres iguales o seme­
jantes. La ausencia de límites causaría innumerables confusiones
y perjuicios.
La CSJN, en este sentido, manifestó: "Que la ley 3975 —ley mar­
caria vigente al momento del fallo— otorga protección al comer­
ciante que obtiene el registro de una marca acordándole el derecho
de oponerse al de cualquier otra que pueda producir confusión con
sus productos. Basta, pues, que alguien obtenga el registro en nues­
tro país de determinada marca para que, como principio, ningún
otro pueda pretender el de otra igual o parecida para distinguir la
misma o análoga mercadería. Esos principios se aplican también
en el caso de incluir la marca solicitada el apellido de quien la pide,
cuando no contiene otros elementos que impidan la confundibili-
dad con una ya registrada"(21).
Esta doctrina emanada de nuestra Corte Suprema ha sido re­
flejada en posteriores pronunciamientos: "El indiscutible derecho
de las personas a utilizar su propio nombre para un registro mar­
cario debe subordinarse a los principios específicos del derecho de
marcas, entre los cuales se destaca, básicamente, la existencia de
marcas ya registradas, que por contener el mismo nombre, resul­
tan similares a la pretendida"(22).

(20) D i G u g l i e l m o , Pa s c u a l , Tratado de derecho industrial, t. II, Tea, Buenos

Aires, 1948, p. 43.
(21) CSJN, 2/3/1964, “Perregaux, Paul c. Perregaux, Girard”
(22) CNFed. Civ. y Com., sala 1 ,15/7/1983, “Flaño, Amado Rodrigo c. Flaño, Benito
Julián”
 "Hay confusión cuando cotejando una marca después de la
otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aun cuando en
los detalles existan diferencias" y que no es indispensable: "la casi
identidad de los signos bastando que ellos puedan provocar en el
público consumidor un estado de incertidumbre derivado de su si­
militud [...] en este caso la identidad del apellido [...] hace que la
marca sea confundible, pues el grado de atención del público está
puesto principalmente en el apellido"(23).
Tratándose del nombre, seudónimo o retrato de terceros, de
acuerdo al texto legal, el registro sería factible si se obtiene el con­
sentimiento de su titular o el de sus herederos, hasta el cuarto gra­
do inclusive.
¿Podría el art. 3.h), LM referirse no sólo al nombre de las per­
sonas físicas sino también al de las personas jurídicas? El texto
agrupa al nombre con el seudónimo y el retrato de las personas y
termina por aludir a los herederos. Claramente se tuvo en mira a
las personas físicas y no jurídicas. Únicamente una forzada inter­
pretación de la norma permitiría comprender en ella al nombre de
las personas jurídicas. Éstas no viven, no fallecen, no pueden tener
herederos, como tampoco apellido, seudónimos o retratos.

1. N o m b res d e pila

Mientras que el apellido es la designación que comparten los pa­

rientes con una ascendencia común, el nombre de pila permite dis­
tinguir, entre ese círculo de personas, a un individuo determinado.
La Ley de Marcas establece como requisito previo para regis­
trar como marca el nombre de una persona, la obtención del previo
consentimiento del titular de tal nombre elegido. Si bien la norma
no lo aclara, cabe interpretar que esta condición no rige para los
nombres de pila. Se considera que el nombre de pila tiene menor
relevancia distintiva con respecto al apellido, ya que este último
es el que impresiona como la parte preponderante del conjunto
marcario(21).

(23) CFed. Civil Rosario, sala B, 23/9/1997, “Beltramone, Carlos A. c. Beltramone,

Jorge A ”
(24) “En este estado, debo puntualizar que concuerdo con lo sostenido por el ‘a
quo’ en cuanto a la debilidad del vocablo 'Pascual' que ha sido mencionada —aun­
 En la medida que un nombre de pila se encuentre disponible,
el principio general es que cualquiera se encuentra facultado para
inscribirlo. Sería inapropiado sostener que, quien ha redactado la
norma, tuvo en mira obtener la previa autorización de aquellos
quienes detentan el nombre de pila elegido. Distinta sería la si­
tuación si se tratara de un nombre que ha alcanzado notoriedad.
En ese caso, todo aquel que haya optado por inscribir tal nombre,
deberá obtener previamente el permiso de la persona que ha co­
brado notoriedad con ese nombre de pila, sobre todo si el tercero
procura su registro para identificar algún bien que pudiera tener
alguna vinculación con quien hizo de su nombre una palabra
famosa (25l

2 . A p ellid os p ro p io s

Cabe comprender dentro del alcance del art. 3.h), LM a la su-

matoria del nombre de pila más apellido, o al apellido exclusiva­
mente. Sin embargo, estimamos prudente hacer una distinción.
En principio, la suma de nombre y apellido contribuye a identificar
con mayor precisión a una persona que apelando únicamente a su
apellido. Por ejemplo, mencionar a Matías Aguirre ayuda a ubicar
a una persona de manera más certera que aludiendo simplemente
a Aguirre. Como ya fuera manifestado, aquel que tiene civilmente
derecho a un apellido dispone de interés legítimo para registrarlo
como marca, siempre que tal denominación se encuentre disponi­
ble, es decir, que un homónimo o que un tercero con autorización
de éste no la haya previamente inscripto para distinguir los bienes
comprendidos en la misma clase del nomenclador.

que en distinto sentido— por ambas recurrentes. En efecto, aún cuando no existan
otras marcas registradas en la clase 29 con ese componente, su debilidad proviene del
hecho de ser un nombre de pila cuyo monopolio no puede admitirse y del que se ha
dicho que su importancia frente al apellido —desde el punto de vista distintivo— es
en principio m enor” (CNFed. Civ. y Com., sala I, 29/6/2004, “Sanz, Tomás Pascual c.
Mastellone Hnos S.A.”).
(25) P. ej., el futbolista argentino Diego Armando Maradona ha sido mundialmen­
te conocido por su nombre Diego, todavía más en nuestro país. Si en la República
Argentina un sujeto pretendiese el registro de “Diego” como marca, se supone que
debería obtener el previo consentimiento de este ex deportista. El fallo de la cantan­
te Soledad Pastorutti conocida como “La Solé” o “Soledad” es muy ilustrativo al res­
pecto, cuyos aspectos más relevantes pueden ser consultados en el punto XIV 4 del
presente capítulo.
 Por lo tanto, en ausencia de un registro de marca, se supone que
cualquiera de los homónimos puede solicitar la inscripción de su
apellido o del conjunto de su nombre y apellido sin necesidad de
obtener previa autorización del resto de los homónimos. Ahora,
ya habiéndose registrado un Matías Cobelli, no habría obstáculos
para que un tercero cuyo nombre sea Sebastián Cobelli lo registre
como marca en la medida en que los bienes a ser distinguidos no
sean idénticos, similares o se superpongan con el primer registro.
Si existiera superposición de bienes, la objeción de Matías Cobelli
sería factible, pero no con sustento en que Sebastián Cobelli no
cuenta con autorización de Matías Cobelli como portador de tal
apellido, sino por el previo registro del mismo como marca (cfr.
texto arts. 3.b], LM).
En consecuencia, si alguien se propone registrar su propio nom­
bre y apellido como marca y recibe la oposición de una persona que
se llama igual (o proveniente de sus herederos), opinamos que, si
quien ha formulado tal oposición no pudiera demostrar algún de­
recho prioritario con relación a los bienes que se pretende proteger,
la marca debería ser concedida(26).
Sin embargo, interpretamos que esta regla merece una excep­
ción que se configura cuando el apellido haya cobrado notoriedad
por la acción de un tercero. Bajo esas circunstancias, considerando

(26) “Relativamente al tema de si le asiste ‘interés legitimo' a Paloma Herrera para

registrar como marca, en las clases 3 y 25, su propio nombre, la respuesta afirmativa
se impone sin resquicio de duda. No importa, para ello, que hasta el presente la afa­
mada joven —de notoriedad mundial— no se haya dedicado aún a la fabricación o
comercialización de los artículos comprendidos en aquellos renglones del nom en­
clador internacional, porque este extremo no es recaudo para que la peticionaria po­
sea el interés que exige el art. 4° de la Ley de Marcas. Y desde ya cabe anotar, como
surge de autos, que la demandada (y en su momento Anne Paloma Ruiz Picasso)
aceptaron expresamente que la actora inscribiera su nombre como marca en la cla­
se 41 para distinguir ‘servicios relativos a la enseñanza de baile,' de manera que ya le
han reconocido el interés legítimo para ser titular de un registro marcario, lo que la
habilita —salvo confundibilidad con marcas preexistentes, tema del que me ocuparé
luego— para obtener registros de defensa cuando menos en las clases 3 y 25.
"Mas, al margen de ese argumento, tratándose la accionante de una artista de un
notorio prestigio en todo el mundo al extremo de haber sido considerada una de las
diez mejores bailarinas de la historia, resulta incuestionable que tiene interés legíti­
mo y derecho subjetivo en registrar su nombre famoso —que, por las múltiples publi­
caciones de interés general que se refieren a Paloma Herrera— exceden ampliamen­
te el campo de los amantes y aficionados a la danza para identificar productos en el
ámbito comercial bajo la protección del régimen marcario argentino” (CNFed. Civ. y
Com., sala III, 12/9/2003, “Herrera, Paloma c. Carolina Herrera S.A. y otro”).
que un sujeto podría atentar contra las sanas prácticas comercia­
les captando clientela apelando a un apellido que otro convirtió en
notorio o renombrado, debería obtener el consentimiento perti­
nente. Por ejemplo, si una persona se apellidara Vilas, aún debería
obtener el consentimiento del famoso ex tenista Guillermo Vilas
para identificar productos o servicios relacionados con este depor­
te. Consideramos que tal previa aprobación no sería necesaria si
se propone identificar productos o servicios que carezcan de toda
relación con el tenis.

Cabe destacar que las legislaciones de Ecuador y Paraguay, res­

pectivamente, en materia de restricciones señalan a "una persona
natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector
pertinente del público como una persona distinta de éste"; y "una
persona natural distinta del peticionario o que sea identificado
por la generalidad del público como una persona distinta de éste".
Estas frases demuestran un firme propósito de impedir el registro
de una marca que consista en el mismo nombre del solicitante,
cuando éste sea idéntico o muy similar al de otra persona que ha
cobrado fama o notoriedad en esos países.
Por otro lado, también corresponde contemplar la situación
de aquellos apellidos que son detentados por múltiples perso­
nas (sería el caso de García, Gómez, González, López, Pérez,
Rodríguez, para citar sólo algunos). Salvo en los casos en que al­
guno haya alcanzado notoriedad en un rubro respectivo, inde­
pendientemente de que ya se encuentre inscripto, propiciamos
que un homónimo que legítimamente desee ejercer el comercio
con su propio nombre lo pueda hacer, inscribiendo tal apellido
como marca con los aditamentos o agregados necesarios que ha­
gan que los signos mantengan una suficiente distancia que los
torne inconfundibles.

3 . A p ellid os ajen o s

El art. 3.h), LM prohíbe el registro del nombre o retrato de una

persona sólo si no se dispone de su consentimiento o el de sus here­
deros hasta el cuarto grado inclusive. Actualmente, resulta innega­
ble que el nombre de las personas, su imagen y retrato, pueden ad­
quirir valor comercial. De esta manera, sería una posición extrema
negarle el derecho al titular de un nombre o de la persona retratada
a registrarlos como marcas, e inclusive extender voluntariamente
este derecho a terceros con el lícito objetivo de obtener un benefi­
cio económico.
En el mundo actual de las transacciones comerciales es una
realidad concreta y tangible que actores, cantantes, deportistas,
diseñadores de modas, modelos explotan su nombre e imagen con
un claro efecto marcario distinguiendo con ellos distintos produc­
tos que serán consumidos de manera masiva, considerando que
tales nombres o imágenes actúan como un factor de atracción del
público. Nombre e imagen se han convertido en bienes valiosos en
sí mismos, pueden ser objeto de contratos comerciales, registrados
como marcas a nombre de sus titulares o permitiendo que otros lo
hagan a cambio de una compensación económica.
En este contexto, corresponde dilucidar si, cuando el legislador
ha dispuesto en el art. 3.h), LM prohibir el registro de los apellidos
ajenos (a menos que se cuente con el consentimiento del titular del
apellido, o de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive) se ha
referido al nombre y retrato de las personas que pueden ser identi­
ficadas por su notoriedad o fama, o se está amparando a todas las
personas por el perjuicio que a determinado individuo le podría
causar el uso de su nombre por un tercero en el comercio.
Ni la norma ni la Exposición de Motivos arrojan mayores pre­
cisiones. ¿Se supone entonces que el tercero debe obtener la
aprobación de un titular de ese apellido, de algunos, o de todos?
No cabe presumir que ésta ha sido la intención de este artículo.
Compartimos la opinión de Bertone y Cabanellas de las Cuevas
quienes sostienen que aplicar esta norma en todos los casos sería
una aberración jurídica y que la ley tuvo en mira a los apellidos con
un mínimo de notoriedad (27\
Un apellido aisladamente considerado merece protección
cuando efectivamente identifica a una persona determinada. Y
ello sólo acontece con apellidos que han ganado notoriedad(28).
Siguiendo con el ejemplo brindado en el punto precedente, no sería

(2 7 ) Be r t o n e , Lu is E. - C a b a n e l l a s d e la s C u e v a s, Gu il l e r m o , cit., nota 9,
p. 303.
( 2 8 ) “El intento de registrar el propio nombre como marca no da derecho a hacer­
lo si de ello deviene el aprovechamiento de una marca o nombre comercial ya exis­
tente o conocido” (CNFed. Civ. y Com., sala II, 1 1 / 5 / 1 9 8 4 , “De Ladoucette, Patricio M.
G. c. De Ladoucette, Bertrand”).
suficiente que un tercero obtuviera autorización de un sujeto lla­
mado Ernesto Vilas con el propósito de utilizar la marca "Vilas" en
relación a artículos o servicios relacionados con el tenis. A tal fin, el
único que estaría legitimado para brindar tal consentimiento es el
ex tenista Guillermo Vilas quien obtuvo gran prestigio actuando en
ese ámbito. En este supuesto, cabe notar que el nombre, desenvol­
viéndose como signo marcario, provoca en el público la represen­
tación mental de una vinculación con el prestigio o notoriedad del
titular en el ejercicio de una determinada actividad.
No debemos olvidar que la Ley de Marcas persigue dos finali­
dades básicas: proteger a los titulares marcarios y tutelar al público
consumidor. Y el público sólo podrá ser engañado en su buena fe
si alguien procura apropiarse como marca del apellido famoso de
un tercero con el propósito de obtener un aprovechamiento indebi­
do de la reputación ajena. Se puede presumir que únicamente será
factible lograr un beneficio económico, derivado de una mayor
venta de productos o servicios, cuando tales son comercializados
bajo el auspicio o la imagen de un apellido que ha cobrado noto­
riedad, porque sólo así será posible que aquél actúe como un factor
de atracción. Si un apellido carece de renombre o reputación, po­
dría ser asimilado a un nombre de fantasía. Es muy difícil suponer
que, si un tercero inscribe como marca un apellido ajeno bajo estas
condiciones, haya actuado movido por la intención del aprovecha­
miento del prestigio ajeno.
Sin embargo esta opinión no es unánime. Hay quienes sostie­
nen que la ley marcaría, en cuanto establece que los nombres o re­
tratos de la persona no pueden usarse como marcas sin el consen­
timiento de aquéllos, o de sus herederos hasta el cuarto grado in­
clusive, es terminante y no consiente una interpretación amplia (29l
Han existido antecedentes jurisprudenciales donde se sostuvo que
el amparo dispensado al nombre de las personas de existencia visi­
ble atiende a la trascendente función que él tiene, y no a la mayor o
menor notoriedad que pudiera haber alcanzado en la vida social(30).

(29) NÚÑez , Javier F., “La aptitud marcaría del nombre de las personas físicas” JA,
2004-III-745, Buenos Aires, Lexis nro. 0003/010737.
(30) ”La oposición debe ser declarada procedente, ya que el actor no ha sido au­
torizado por el demandado (oponente) a registrar el apellido de éste como marca
compactadora de residuos. Y sin ese previo consentimiento, nadie tiene derecho a
utilizar el nombre de otro, que constituye un atributo de la personalidad o un derecho
 Bajo esta doctrina, si un sujeto se propusiera inscribir un nom­
bre y apellido ajeno sin contar con el previo consentimiento exi­
gido por el art. 3.h), LM, podría recibir la oposición de cualquiera
que lleve tal nombre y apellido (o de sus herederos) y, para que se­
mejante oposición pudiera tener éxito, alcanzaría con probar la ti­
tularidad de dicho nombre, con absoluta independencia de que se
tratare de un nombre común, o de que perteneciese a una persona
conocida o afamada, ya que en los casos en donde la ley no distin­
gue no hay margen para interpretaciones en contrario.
Ya hemos señalado que no compartimos esta última aprecia­
ción por más que el legislador no haya hecho ninguna distinción
específica en el texto legal. A los fines marcarios, la elección de un
nombre que carece de notoriedad no tiene idoneidad, por sí mismo,
para vincularlo a una persona determinada. Si se registra "Matías
Aguirre", nadie podría afirmar con certeza a qué individuo concre­
to se refiere tal signo. De conformidad con este criterio, no basta
con que otro se llame igual para contar con interés legítimo para
oponerse, sino que tendría que demostrar que la referencia a su
nombre y apellido provoca una inmediata asociación del público
consumidor con su persona, y que ese tercero actúa movido por la
especulación de lucrar con la reputación ajena. Esta postura deriva
en que solamente las personas que reúnan cierta fama o notorie­
dad cuentan con la atribución de formular una oposición exitosa,
lo que resulta lógico, ya que será dicha notoriedad la que convertirá
al nombre de esa persona en un objeto de valor económico a la hora
de distinguir productos o servicios(31).
Independientemente de que se adopte una postura u otra, sí
existe unanimidad en que si las oposiciones no han sido presenta­

personalísimo [...] El interés legítimo para ejercer el derecho de oposición surge de la

protección que al titular del nombre otorga el art. 3, inc. h) de la ley 22.362, resultando
irrelevante el hecho de que el referido titular no desarrolle actividades comerciales
o no lo haga en el ramo pretendido por la contraparte” (CNFed. Civ. y Com., sala II,
2/9/1982, “Cocuzza, Osvaldo Antonio c. Heineken, Guillermo Germán”). Por nuestra
parte, entendemos que el supuesto debatido en este caso no es asimilable a nombres
como Juan Pérez o José González o de cualquier otro con amplia difusión. Quien es
titular de un apellido común no debería poder oponerse exitosamente a registros so­
licitados por homónimos o terceros autorizados por éstos a menos que haya adqui­
rido notoriedad.
(3 1 ) L a m a s , M a r io D a n i e l , Nombre e imagen de las personas y derecho de marcas,
colección Derechos Intelectuales, 1 .13, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 112.
das en término, el titular del nombre, o su heredero hasta el cuar­
to grado, tendrán abierta la posibilidad de entablar una acción de
nulidad.
Asimismo, para la formulación de oposiciones o para iniciar
una acción de nulidad resulta irrelevante que el titular del nom­
bre no desarrolle actividades comerciales, ya que la ley no instituye
ello como un presupuesto necesario a los fines indicados.
¿Podría la oficina de marcas denegar el registro al detectar
que el solicitante no es dueño del nombre solicitado como mar­
ca? Considerando el poder de policía del que dispone tal oficina
(art. 12, LM) nuestra opinión es que la autoridad administrativa
cuenta con tal atribución. Por ende, la oficina de marcas puede
requerir de oficio al solicitante que aporte de manera fehacien­
te por escrito el consentimiento del titular del nombre o retrato
o el de sus herederos(32). Si la aprobación ha sido otorgada para
que el nombre fuera usado como nombre o designación comer­
cial, como nombre societario o como designación de otra moda­
lidad de persona jurídica, no puede decirse que esa autorización
pueda extenderse automáticamente para la solicitud del regis­
tro de una marca. De la misma manera, si el consentimiento fue
conferido para la protección de determinados productos o ser­
vicios, no puede hacerse extensivo a otros bienes. Asimismo, la
autorización del uso del nombre no implica la de la de imagen y
viceversa (33\
No obstante, siendo coherentes con lo previamente manifesta­
do, entendemos que la oficina de marcas debería únicamente ac­
tuar de oficio tratándose de nombres que han cobrado notoriedad.
Cabe admitir que el art. 3.h) no formula distinciones entre nom­
bres comunes y notorios. Bajo tal parámetro, el INPI podría exigir
el consentimiento a todo aquél que presente como solicitud una
marca reivindicando un apellido que no es el propio.

(32) Debe señalarse de manera expresa que se autoriza al tercero a registrar y usar
un nombre o retrato como marca, aclarándose en todos los casos cuál es el nombre
o de qué retrato se trata, a menos que se indique que se trata de cualquier retrato o
fotografía de la persona en cuestión. La veracidad del acto debería ser respaldada a
través de un documento público o de un documento privado certificado y legalizado
si correspondiera.
(33) L a m a s , M a r io D a n i e l , cit., nota 31, p. 111.
 A pesar de ello, somos partidarios de que el registro debería
ser igualmente concedido si el solicitante alega que se trata de
un nombre de fantasía bajo la forma semántica de un apellido
de persona y que no responde a nadie en particular (respuesta
que no sería aceptable si consiste en un apellido que ha adqui­
rido notoriedad en un rubro determinado). El apellido indefec­
tiblemente remitirá específicamente a alguien tratándose de un
apellido famoso, en especial, cuando los bienes a ser identifica­
dos guarden alguna vinculación con el sujeto titular de tal ape­
llido que ha cobrado notoriedad. En este caso en particular, si el
solicitante no presentare de una manera fehaciente prueba del
consentimiento brindado por quien ha cobrado notoriedad con
un apellido o si la manifestación de voluntad fuere falseada por
el solicitante, el título marcado así obtenido estaría viciado de
nulidad (34\
Para medir el tiempo que debe transcurrir hasta que se hayan
agotado las cuatro generaciones, se ha recomendado tomar en cuen­
ta los parámetros fijados por la Ley de Propiedad Intelectual 11.723,
que establece setenta años post mortem (teniendo en cuenta que
se lo hace para dos generaciones) razón por la cual, transcurridos
ciento cuarenta años desde el fallecimiento de la persona en cues­
tión, ya la restricción contemplada en al art. 3.h), LM devendría
inaplicable. A su vez, el solicitante podría sostener que ya ha pasa­
do un tiempo más que razonable para que permanezcan con vida
herederos hasta el cuarto grado(35).

(34) “Dado que en el caso la aseveración de los jueces respecto a que la personali­
dad del actor ha perdurado y que su nombre Lacoste se mantuvo en constante noto­
riedad asociada a la figura de Jean René Lacoste (ninguna duda cabía que el actor fue
un extraordinario tenista cuya fama, en los tiempos que desarrolló su actividad, fue
reconocida universalmente) [...] Creo lo afirmado por el sentenciante, respecto a que
el prestigio del actor como deportista ha perdurado a pesar del transcurso del tiempo,
y que a ese ascendiente dio luego su notoriedad como empresario —circunstancias
ambas que le permiten afirmar que la fama del apellido Lacoste es consecuencia de
la popularidad de aquél— cuenta con fundamentos suficientes que permiten aven­
turar la impugnación [...] de tal premisa parten los jueces para decir que ‘Modart S.A.'
no pudo ignorar el prestigio de aquel apellido y que resultaba claro que la adopción
del nombre famoso, precisamente para distinguir prendas de vestir, supera la línea de
las meras casualidades [...]'! (Opinión del Procurador Fiscal compartida por la Corte
Suprema de Justicia. CSJN, 6/7/1989, “Lacoste, Jean René c. Modart S.A.”).
(35) M a r t í n e z M e d r a n o , G a b r i e l A. - S o u c a s s e , G a b r i e l a M ., Derecho de mar­
cas, La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 132.
 La legislación marcaria también impedirá que, mediante el tru­
co de introducir una mínima deformación al componer la denomi­
nación, se pueda despertar en la gran mayoría del público reminis­
cencias o conexión de un nombre famoso, prescindiendo del con­
sentimiento del titular que exige la ley para que esa apropiación
sea legítima. Para evitar que la norma sea fácilmente burlada, cabe
reconocer que la tutela conferida por el art. 3.h), LM cubre aque­
llos casos en que no media una identidad absoluta entre el signo
marcario solicitado o inscripto y el nombre de quien se opone a su
registro o uso(36).
En determinadas situaciones ocurre que ciertos nombres son,
a la vez, apellidos, como serían los casos de Román, Hugo y Pedro.
Por otro lado, hay ciertos nombres de pila que son a la vez pala­
bras con contenido conceptual, por ejemplo: Sol, Luz, Soledad.
También tenemos apellidos bajo la misma situación, por ejemplo:
Mesa, Puerta, Masa, Mármol. Consideramos aquí aplicables los pa­
rámetros previamente indicados, por lo que únicamente cuando
estemos en presencia de un nombre de pila o apellido que ya ha co­
brado notoriedad, corresponde, pese a la letra de la ley, subordinar
el registro al previo consentimiento del titular que le ha proveído
de notoriedad a tal nombre o apellido. En ausencia de tal atributo,
cualquier persona se encuentra legitimada a registrar como marca,
siguiendo los ejemplos brindados, a vocablos tales como Hugo, Luz
o Puerta.

(36) “La absoluta y total identidad entre la marca que se pretenda registrar y el
nombre del oponente [...] no parece una exigencia derivable de dicho texto legal
(art. 3.h], LM) en tanto pueda conducir a frustrar toda su eficacia con el simple recur­
so de una ‘mínima deformación intencional [...] Aun atendiendo a la letra misma del
inc. h), la referencia que en él se hace al seudónimo y al retrato, permite inferir que
la prohibición alcanza a las marcas o emblemas que induzcan a asociar los produc­
tos designados con la persona de quien se trata, sin que se requiera una total identi­
dad entre el nombre de ésta y la denominación marcaria'” (Opinión del Procurador
General de la Nación). “Que resulta por añadidura correcto desechar una aplicación
literal de la prohibición contenida en el precepto, la cual conduciría, en la práctica, a
un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislación marcaria, consis­
tente en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe
del público consumidor [...] Se tiende a impedir, atinadamente que, mediante el sim­
ple artificio de una mínima deformación, se pueda despertar en la gran mayoría del
público ‘reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mer­
cadería' prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que
esa apropiación sea legítima” (CSJN, 26/11/1985, “Simonetto S.R.L. c. De Laurentis,
Dino”).
4. Seudónimos y sobrenombres
El seudónimo es la designación que una persona voluntariamen­
te se da a sí misma, sea con el objeto de ocultar su verdadera perso­
nalidad o de darle realce en el ejercicio de una actividad específi­
c a ^ . El seudónimo puede cumplir tanto la función de identificar
a una persona como la de mantenerla en un estado de anonimato.
En determinados rubros, como el arte, la literatura y el perio­
dismo, las personas no siempre divulgan su obra con su verdadero
nombre y apellido, sino que apelan a un sustitutivo generalmente
conocido como "seudónimo" (38\ En algunos casos, dicho seudóni­
mo se hace mucho más conocido en su ámbito que el mismo propio
nombre de la persona.
Ante la notoriedad adquirida, la legislación no podía des­
conocerles tutela, las que le había sido dispensada a través de la
ley 18.248(39) cuyo art. 23 disponía que "Cuando el seudónimo hu­
biere adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre" y a través
del art. 3.h), LM que le brinda protección a los efectos marcarios,
aunque sin requerir expresamente la condición de la notoriedad.
Al igual que lo manifestado en materia de los nombres, corres­
pondería que la ley únicamente proteja a los seudónimos que hayan
cobrado notoriedad, cuando un tercero se haya apropiado malicio­
samente de éste y procure obtener alguna ventaja indebida. El seu­
dónimo puede ser asimilado al nombre para reconocerle protección,
cuando sirva para asociarlo a una persona, lo que importa exigirle
un uso lo suficientemente prolongado como para que haya adquiri­
do notoriedad en el rubro respectivo. Bajo estos parámetros, si un
tercero se propone inscribir como marca un seudónimo ajeno, la ló­
gica indica que únicamente correspondería pedir y obtener el con­
sentimiento por parte de la persona que le ha dado notoriedad (40l

(37) R iv e r a , Ju l i o C é s a r , El nombre en los derechos civil y comercial, Astrea,

Buenos Aires, 1977, p. 91.
(38) En el ámbito de literatura podemos citar a “Pablo Neruda”; “Moliere”;
“Stendhal”; “Mark Twain” Entre los personajes locales de historieta, tenemos los ca­
sos de “Quino”; “Caloi”; “Nick”; “Sendra”
(39) Ley de Nombre de las Personas Naturales. Derogada por ley 26.994 (B.O. del
8/10/2014), cuyo art. 72 dispone que el seudónimo notorio goza de la tutela del nombre.
(40) Resultan muy ilustrativos la opinión del Procurador General de la Nación y el
fallo de la Corte Suprema en la causa “Villafañe de Molina, Elba” quien había adqui­
 ¿Resulta indispensable conseguir dicho consentimiento sin ex­
cepciones? Nuestro criterio es que si la notoriedad se ha logrado en
un ámbito determinado (por ejemplo, en el campo del arte) la apro­
bación previa debería lograrse si la marca se propone identificar
algún producto o servicio relacionado con la actividad del artista.
Un seudónimo podría ser utilizado por un tercero en una actividad
o rubro completamente diferente a aquel ámbito donde el titular
de tal seudónimo lo convirtió en notorio. Sin embargo, siempre que
exista una posibilidad de confusión o cualquier intento de un inde­
bido aprovechamiento del prestigio para atraer clientela, su titular
estaría legitimado para cuestionar su uso o registro. Caso contra­
rio, si no existiera absolutamente ninguna vinculación por la cual
cabría descartar que el tercero busca lograr algún tipo de ventaja
proveniente de tal seudónimo, o que procure ofenderlo o denigrar­
lo, semejante consentimiento no sería necesario.

rido notoriedad como “Chunchuna Villafañe” o simplemente como “Chunchuna” El

Procurador manifestó: “A mi juicio, la finalidad perseguida por el legislador al dictar
tal disposición (art. 4°, ley 3975) no pudo ser otra que evitar el aprovechamiento del
nombre o retrato de una persona conocida por parte de un tercero [...] En tales condi­
ciones, pienso que nada obsta a que se reconozca al sobrenombre, en razón de tener
las mismas características individualizadoras que el nombre, iguales prerrogativas
que éste, sobre la base de lo dispuesto en la norma mencionada en lo que concierne
al consentimiento que necesariamente debe prestar el interesado para que se perm i­
ta su uso por otra persona que no sea él” Por su parte, la Corte Suprema sentenció:
“Que el art. 4 de la ley 3975 establece que los nombres de persona no podrán ser usa­
dos como marcas sin el consentimiento de aquellas. Chunchuna que es el seudóni­
mo con que es ampliamente conocida Villafañe de Molina [...] entra como tal dentro
de los alcances de protección de la aludida norma. Ello es así [...] tam bién por pres­
cribirlo una específica norma legal, toda vez que el art. 23 del dec.-ley 18.248/1969 es­
tablece que cuando el seudónimo hubiera adquirido notoriedad goza de la tutela del
nombre” (CSJN, 8/7/1976, “Villafañe de Molina, Elba c. Sary, Manuel”).
Cinco años después, nuevamente la Corte Suprema se expide sobre este tema en el
caso “Pelé”: “[...] cabe recordar que esta Corte ya tiene admitida esa posibilidad (asi­
m ilación del seudónimo al nombre de las personas) cuando [...] aquél tiene adquiri­
da notoriedad suficiente para merecer la protección legal. Ello es así en el caso, pues
el seudónimo del actor constituye un verdadero sustituto del nombre auténtico, en
torno del cual ha desarrollado la actividad por la que adquirió fama [...] de manera
que aún tratándose de una designación ficticia asumida voluntariamente, la trascen­
dencia que ella adquiere merece la protección de la ley con el mismo alcance que la
que se le brinda al nombre [...] de modo que éste se halla facultado para oponerse al
aprovechamiento que de su reputación pueda efectuar un tercero para comercializar
sus productos, máxime cuando como lo señala el pronunciamiento apelado, existe
en el caso una estrecha relación entre los que ofrece la demandada y la actividad que
hizo famoso al accionante” (CSJN, 3/9/1981, “Do Nascimento, Edson A., c. Pistorale,
Roberto A. y otros”).
 Al igual que lo manifestado en relación a los nombres, la ley
también debe condenar la conducta de quien, acudiendo al simple
artificio de incorporar una mínima deformación a un seudónimo
ajeno, procure despertar en la mayoría del público el recuerdo o la
asociación de quien detenta el seudónimo famoso, omitiendo así el
consentimiento de su titular.
¿Qué sucedería si un tercero no se propone registrar un seudó­
nimo ajeno como marca sino que directamente lo utiliza en fun­
ción marcaría? Si la ley no avala el registro de un seudónimo ajeno
sin la aprobación de su titular, tampoco puede tolerar su uso bajo
las mismas condiciones. Se trataría de un ilícito marcario gozando
el titular del seudónimo de las herramientas legales que le brinda
la legislación respectiva(41).
El "sobrenombre" por otro lado, constituye un apodo por el cual
generalmente se suele identificar a una persona en sus relaciones
cotidianas, independientemente de la actividad que desempeñe.
En nuestro medio, "Nacho"; "Pepe", "Tito", "Pancho", "Vicki" se han
convertido en sobrenombres usuales. En este caso se aplicarían las
mismas reglas que los seudónimos, a pesar de que los sobrenom­
bres no han sido incluidos en el art. 3, LM.
Si alguien, por ejemplo, opta por identificar su comercio de ex­
pendio de bebidas y productos comestibles como "El almacén del
Colorado" es indiscutible que no necesitará el permiso de nadie
cuyo sobrenombre sea "Colorado". Sin embargo, hay sobrenombres
que han alcanzado notoriedad. Por lo que resultará necesario lo­
grar la autorización del sujeto que ha convertido cierto sobrenom­
bre en notorio para poder registrarlo o usarlo como marca, en la
medida en que el bien a ser distinguido mantenga alguna relación
con la persona titular del sobrenombre(42).

(41) Los arts. 72 y 71, c), delCód. Civil y Comercial (ley 26.994 - B.O. del 8/10/2014)
también acuden en auxilio del titular del seudónimo al disponer que cuando el m is­
mo fuera empleado por terceros para la designación de cosas o personajes de fantasía
y causare perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese de uso y la com pen­
sación de los daños ocasionados.
(42) El futbolista Lionel Messi es tam bién conocido como “La Pulga” El tenista
Juan Martín Del Potro usualmente se lo menciona como “Delpo” Si alguien deseara
abrir una tienda de venta de indumentaria deportiva de fútbol o de tenis y productos
accesorios, necesitará lograr el permiso de los deportistas mencionados para iden­
tificar la tienda con dichos sobrenombres. Sin embargo, dicho permiso no será n e­
cesario para identificar, p. ej., a un detergente como “La Pulga” o a un comercio de
5 . R e tra to s

La protección del retrato de una persona se encuentra regulada

en los arts. 31, 33 y 35 de la Ley de Propiedad Intelectual 11.723 (43l
Conforme estas normas, el retrato fotográfico de una persona no
puede ser puesto en el comercio sin la autorización de la persona
retratada y, fallecida ésta, sin el previo consentimiento de sus he­
rederos dentro de los veinte años desde la muerte de la persona
retratada.
El retrato de una persona puede reproducirse a través de un
dibujo o de una fotografía. A través de estas técnicas una persona
puede ser individualizada con mucha más precisión que a través
de la mera cita de su nombre de pila y apellido. El concepto de re­
trato debe ser entendido de manera amplia, conforme los criterios
empleados en el art. 31 de la ley 11.723, por lo que cualquier repre­
sentación que evoque a determinada persona —no sólo el retrato
fotográfico— encuentra protección como imagen bajo los paráme­
tros del art. 3.h), LM(44\
Siguiendo con el ejemplo brindado en el punto 3.2 precedente,
es muy factible que en un mismo país convivan distintos Matías
Aguirre. Sin embargo, muy probablemente la reproducción de su
retrato permitirá identificar a un específico Matías Aguirre con res­
pecto a los restantes. Un retrato, a diferencia de un nombre, mantie­
ne una relación necesaria con una persona determinada. Mientras

alquiler de automóviles como “Delpo” porque no guardan ninguna relación con las
actividades de tales deportistas ni cabe suponer que quienes usen semejantes marcas
procuran aprovecharse del prestigio logrado por Messi y Del Potro.
(43) Art. 31: “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el co­
mercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cón­
yuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la m a­
dre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos
de los hijos, la publicación es libre. La persona que haya dado su consentimiento
puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. Es libre la publicación del retrato
cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con h e­
chos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en públi­
co” Art. 33: “Cuando las personas cuyo consentimiento sea necesario para la publica­
ción del retrato fotográfico o de las cartas, sean varias, y haya desacuerdo entre ellas,
resolverá la autoridad judicial” Art. 35: “El consentimiento a que se refiere el art. 31
para la publicación del retrato no es necesario después de transcurridos 20 años de la
muerte de la persona retratada [...]”
(44) F e r n á n d e z , Fa b i a n a - M a i d a , M a g a l í , Derecho sobre la propia imagen, co­
lección Derechos Intelectuales, 1 .13, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 138.
en materia de nombres las posibilidades de homonimia son eleva­
das, por otro lado resulta mucho más difícil —salvo los casos de ge­
melos idénticos— que dos personas compartan la misma imagen.

En virtud de esta particular circunstancia, en el ámbito de los

retratos nos apartamos de la teoría de los nombres notorios. En el
caso de que una persona se proponga registrar como marca un re­
trato ajeno, indefectiblemente necesitará del consentimiento de la
persona retratada o de sus herederos hasta el cuarto grado inclusi­
ve, sea o no ésta una persona ilustre o notoria. La lógica indica que
si un sujeto opta por acudir a una imagen ajena para identificar
sus productos y servicios, elegirá una imagen que sea reconocible
por los destinatarios de tales productos y servicios, especulando
obtener con ello un rédito económico. En un mercado competitivo,
resultaría difícil creer que alguien se proponga utilizar como mar­
ca el retrato de un desconocido pues ello no le generaría ninguna
ventaja comparativa.

Si bien el nombre de una persona y su imagen se encuentran

vinculados desde que son elementos que hacen a la identidad de
un individuo, sin perjuicio de ello, una persona se encuentra mu­
cho más expuesta si alguien toma su retrato como marca que en re­
lación a la adopción de su nombre. Por ello, a pesar de que el legis­
lador no ha formulado ninguna distinción, mantenemos el criterio
de que para registrar el nombre de un tercero sólo sería necesario
el previo consentimiento en el supuesto de nombres notorios, tal
notoriedad no corresponde ser exigida en materia de retratos para
que la persona reproducida pueda oponerse a su uso o registro.

En tanto los retratos de las personas son registrables como mar­

cas, cabe aplicarles las mismas reglas vigentes para cualquier otro
signo distintivo, en el sentido de que no deben ser confundibles
con otras marcas iguales o semejantes, ya inscriptas o en proce­
so de inscripción. Si un retrato ya ha sido registrado como marca,
resulta comprensible que no podrá hacerlo otra persona que haya
elegido una fisonomía muy parecida (ya sea propia o ajena) para
identificar los mismos bienes.

Compartimos finalmente la apreciación deBertoneyCabanellas

cuando incluyen a las "caricaturas" entre los "retratos" a los que
alude la ley. La caricatura es una deformación de las facciones de
un sujeto con la intención de ridiculizar o provocar la hilaridad,
pero aún así conservan un lazo bastante estrecho con el personaje
representado como para permitir que se le reconozca(45).

IV. N o m b r e s g e o g r á f ic o s

Los nombres geográficos son registrables como marcas, según

la legislación local, en la medida en que no constituyan "denomi­
naciones de origen". El régimen legal de las denominaciones de ori­
gen, y su diferencia con las marcas, es analizado en el capítulo XIV
de esta obra.
Cuando el nombre de una localidad geográfica (país; región;
provincia; ciudad) no representa una especial fuente de elabora­
ción de productos (productos que por sus condiciones climáticas,
características del suelo, sean típicos de dicho lugar), tal nom­
bre puede constituir una marca válida, por ejemplo "Quilmes" o
"Santa Fe" o "Salta" para designar una cerveza; "Philadelphia" para
una clase de queso; "Boston" para panadería, pastelería, confitería
y helados, "Quebec" para un servicio de confitería(46l Bajo estas
condiciones, el nombre geográfico podría ser asimilado a una de­
nominación de fantasía con respecto al objeto distinguido. Si bien
el nombre geográfico puede tener un claro contenido conceptual,
pues representa en la mente del público algún lugar del país o del
planeta, con respecto al producto o servicio con éste identificado se
transforma en un vocablo de fantasía.
Por otro lado, nos encontramos con las "indicaciones de proce­
dencia" que son las designaciones geográficas que indican exclu­
sivamente el lugar de donde proviene la mercadería o servicio, sin

(45) B e r t o n e , L u i s E. - C a b a n e l l a s d e la s C u e v a s, Gu il l e r m o , cit., nota 9,

p. 337.
(46) “La circunstancia a analizar constituye si la marca 'Kiedrich' (registrada por
la demandada para toda la clase 23 argentina) tiene un contenido evocativo tal que
induzca a error al público consumidor al entender que el producto proviene de la
comarca con el mismo nombre. La respuesta negativa aflora sin mayores esfuerzos.
En primer lugar porque en nuestro país la voz 'Kiedrich' no sólo no ha pasado al uso
general, sino porque muy pocos han de conocer que se trata de una localidad de
Alemania y, menos aún, que en la referida población se produzcan vinos de especia­
les características. No existe razón, por ende, para suponer que haya existido mala fe
en la bodega demandada cuando inscribió la marca que se cuestiona en este proce­
so” (CNFed. Civ. y Com., sala III, 4/9/1985, “Stabilisierungsfond für Wein c. Bodegas
Esmeralda”).
 "Asimismo, en las marcas formadas por combinaciones de le­
tras, lo que se protege es el propio modo de combinarlas, con total
abstracción de su diseño gráfico estructural"(54).
A diferencia de las letras o números considerados aisladamen­
te, la posibilidad de combinaciones entre letras o números, o entre
sí, es mucho más rica y variada. Por ello no pueden ser calificadas,
de antemano, como marcas débiles. No será lo mismo combinar
varias letras o números, que únicamente dos de ellos. Asimismo,
dentro del abecedario, existen letras que son más utilizadas que
otras.
Considerando lo expuesto, entendemos que el juzgador tendrá
menos tolerancia a admitir la coexistencia si el conflicto se suscita
entre marcas tales como "ZK8W" y "ZK7V", y será más benévolo en
consentirla si la controversia se origina entre marcas tales como
"8W" y "7V".
Finalmente, tenemos a los monogramas que consisten en la
unión entrelazada de iniciales, que habitualmente se utiliza para
identificar el nombre y apellido de una persona (papas, obispos,
emperadores, reyes, se sirvieron de monogramas para firmar).
Se diferencian de una "sigla" pues, en ésta, las iniciales se en­
cuentran horizontalmente dispuestas. Se los clasifica dentro de la
categoría de los signos figurativos porque lo que se protege es el
grafismo especial que se logra a través del entrelazamiento de las
iniciales.

V I. F r a s e s p u b l ic it a r ia s

También denominadas en otros ordenamientos jurídicos como

"marcas slogan", son generalmente el fruto del estudio de los pro­
fesionales de la publicidad quienes persiguen con su lanzamiento
una mayor difusión del producto o del servicio anunciado con el
efecto indirecto de que, al ser oídas o leídas las palabras que se em­
plean en la frase o slogan, evoquen el bien promocionado.

(54) CNFed. Civ. y Com., sala I, 12/9/2002, “DVS Shoe Co. Inc. c. Orbinsa
Consultora S.A ”
 El uso de estas frases publicitarias se ha extendido con el tiem­
po, y a veces cuando el slogan ha adquirido difusión suficiente, se
emplea la frase haciendo omisión del vocablo que integra la marca
principal a la cual se adhiere la frase publicitaria. Fernández Novoa
considera que el slogan tiene una finalidad de difusión publicitaria
y no, la de ser utilizado por los consumidores al adquirir las mer­
caderías o contratar servicios. Según su opinión, el slogan publici­
tario no es apto para identificar artículos o servicios en atención a
su origen empresarial, y por ello no es signo idóneo para constituir
una marca (55l
El art. Io, LM introduce entre los signos registrables a las frases
publicitarias las que se suponen, teniendo en cuenta como cierra
tal art. Io, LM, que deben reunir capacidad o aptitud distintiva(56).
Por su parte, el art. 3.j), LM deniega el registro a las frases publici­
tarias que carezcan de originalidad.
Es de suponer que si el art. 3.j), LM exige también semejante
ingrediente, no corresponde asimilar entonces los atributos de "ca­
pacidad distintiva" y "originalidad". Para contar con capacidad dis­
tintiva y ser registrable, la frase publicitaria no debe constituir la
designación habitual del producto o servicio, ni ser descriptiva de
su naturaleza, función, cualidades u otras características(57), ni ser
locuciones que hayan pasado al uso general, ni contener proyec­
ciones engañosas en cuanto a la naturaleza del objeto distinguido,

(55) F e r n á n d e z N o v o a , C a r l o s , “Marca y slogan publicitario” Actas de Derecho

Industrial, Montecorvo, Instituto de Derecho Industrial de Santiago de Compostela,
Madrid, 1974, p. 335.
(56) La registrabilidad de frases publicitarias no estaba prevista en el anterior ré­
gimen de la ley 3975. La Exposición de Motivos de la ley 22.362 explica esta innova­
ción alegando que “se ha considerado necesario otorgarles una protección en esta
ley, pues, pese a que son una creación, por lo general carecen de una entidad tal que
permita calificarlas como creaciones artísticas o literarias, en cuyo caso entrarían en
el ámbito de la ley 11.723”
(57) “La descripción inadmisible en este rubro publicitario es la que se vincula de
manera directa y necesaria con propiedades, funciones, características, etc. del pro­
ducto o servicio. Lo que el art. 2.a), LM impide respecto de las frases publicitarias, es
que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el com er­
ciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las caracterís­
ticas especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad” (CNFed. Civ. y Com., sala III, 7/11/1985,
“Philip Morris Inc. c. Nobleza Piccardo SAICyF”).
sus cualidades, procedencia, etc., como tampoco transgredir las
otras prohibiciones contempladas en los arts. 2 y 3, LM.
Ahora, podemos tener frases publicitarias dotadas de capaci­
dad distintiva, por no caer en ninguno de los supuestos previamen­
te indicados y, a la vez, carecer de originalidad. Por ello, la norma
exige que la frase, además de no incurrir en los supuestos previstos
en los arts. 2 y 3, LM, requiere específicamente en el art. 3.j), LM
que no pueden registrarse "las frases publicitarias que carezcan de
originalidad" (58\
La Exposición de Motivos explica que "El requisito de ori­
ginalidad impuesto a las frases publicitarias se fundamenta en
la existencia de muchas que no constituyen creación alguna.
Mencionaremos, para ejemplificar, aquellas frases que hacen refe­

(58) “El requisito de la originalidad de las frases publicitarias debe ser entendido
[...] con un alcance relativo, es decir que la frase o 'slogan,' sea por su propia fisonomía
o ya fuera por su novedosa aplicación, debe entrañar una 'creación,' esto es, ser una
locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identifi­
car [...] un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que
provienen de una misma empresa. Cuando una frase cumple este requisito, la ley de
marcas le otorga su específica protección” (CNFed. Civ. y Com., sala II, 21/9/1984,
“Sociedad Anónima La Nación c. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”).
En idéntico sentido se pronunció posteriormente la misma sala II en autos “Akapol
S.A. c. Erpa S.A.” (4/7/1989) y en “Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. c.
Industrias Químicas y Mineras Timbo S.A.” (26/6/2001).
“Se puede afirmar, hasta aquí, que una frase es relativamente original cuando po­
see capacidad distintiva (acoto que, en reemplazo de este concepto, es común apelar
a otros con una finalidad de sinonimia y por ser de fácil comprensión, tales como:
creatividad, ingenio, originalidad, novedad, personalidad, peculiaridad, singulari­
dad, fisonomía propia, etc., pero la idea dominante es siempre una y la misma: la ca­
pacidad distintiva). Y la frase marcaría se halla dotada de aquella capacidad cuando
desempeña el rol de elemento diferenciador e individualizador (esto es, precisam en­
te, cuando distingue) y no se limita a los habituales elogios de las bondades del pro­
ducto o locuciones semejantes de uso generalizado (confr. Exposición de Motivos:
Ley 22.362); bien entendido que la aptitud y finalidad publicitaria de la frase no m e­
noscaba, en absoluto, su protección legal en tanto posea la capacidad distintiva que
es de su esencia [...]
En su sencillez, el conjunto ‘Disfruta Zuko' satisface el requisito de originali­
dad —entendido con el alcance relativo al que antes hice referencia— impuesto
por la Ley de Marcas, pues no se reduce al simple elogio de los jugos de fruta sino
que tiene una proyección que lo excede con bastante amplitud, cumpliendo con
la condición esencial de un signo para ser registrable —poseer capacidad distinti­
va— y al propio tiempo desempeñando el papel específicamente propio de una frase
publicitaria —difundir el conocimiento del producto e invitar o incitar a su consu­
m o—” (CNFed. Civ. y Com., sala II, 16/6/2005, “Compañía de Productos Alimentos y
Servicios Corpora S.A. c. Kraft Foods Argentina S.A”).
rencia a la calidad, intensamente utilizadas para publicitar distin­
tos productos y que, por tanto, son de libre empleo".
Efectivamente, existen ciertas frases que son habitualmente
usadas por los empresarios para la promoción de sus productos y
servicios. Podríamos citar: "el más rápido y efectivo", "lo más nu­
tritivo", "el mejor precio de mercado", "pague uno lleve dos", "se­
guridad y confort al mismo tiempo". Se trata de usuales recursos
publicitarios sobre los cuales ningún comerciante puede pretender
su monopolio, obligando a los demás a abstenerse de su uso(59).
Para que la frase pueda cumplir su función publicitaria, debe
contener el atributo de la "originalidad" que implica que la locu­
ción debe estar dotada de "cierta personalidad" ("Nike: Just do it".
"Nokia, connecting people". "El sabor del encuentro". "Ese gusti-
to que no se va". "La llama anuncia su fama")(60l Esta originalidad

(59) “La brevedad y la sencillez no constituyen, como se ve, causales que obsta­
culicen la registrabilidad de un slogan publicitario, desde que la brevedad es una de
las notas esenciales que lo caracterizan. No es la brevedad un impedimento para el
registro, sino la brevedad que consiste en el elogio vulgar de la bondad del producto o
locuciones semejantes de difusión generalizada, como ser: XX, el mejor; XX, la mayor
calidad; XX, el más confiable; XX, calidad superior; XX, el jugo más rico; XX, el único
perfecto; etc. Porque, como se dijo en la Exposición de Motivos que acompañó el pro­
yecto de la que sería luego la ley 22.362, para merecer el amparo legal las frases publi­
citarias deben satisfacer el requisito de la originalidad —o lo que es lo mismo: deben
tener capacidad distintiva—, es decir, no limitarse a los habituales elogios de las bon­
dades del artículo u otras locuciones similares que, por su difusión generalizada, son
de libre empleo” (CNFed. Civ. y Com., sala II, 16/6/2005, “Compañía de Productos
Alimentos y Servicios Corpora S.A. c. Kraft Foods Argentina S.A.”).
(60) En relación a la frase “Se amasa como pasta y endurece como metal [...] aun
bajo el agua” la jurisprudencia se ha manifestado: “El requisito de la originalidad [...]
debe ser entendido [...] con un alcance relativo [...] vale decir que la frase o slogan,
sea por su propia fisonomía o ya fuere por su novedosa aplicación, debe entrañar una
cierta creación, esto es, ser una locución dotada de personalidad que permita distin­
guirla de otras a identificar [...] un producto, línea de productos o el conjunto de pro­
ductos que provienen de una misma empresa [...] La frase en litigio [...] no satisface
el requisito de originalidad. Las tres características que posee la frase (amasa como
pasta —endurece como metal— aun bajo el agua) son aplicables a todos los produc­
tos epoxi que reúnen esas condiciones. Trátase claramente de una enunciación de
propiedades del producto que tienden a describirlo, sea en su naturaleza o ya fuere
en su función o cualidades” (CNFed. Civ. y Com., sala II, “Akapol S.A. c. Erpa S.A.” LA
LEY, 1989-E, 35).
Asimismo, fue declarada irregistrable la frase “El Gran Diario Argentino” El tribunal
interviniente manifestó que ese conjunto tiene un papel publicitario pero no merece
ser calificado de novedoso y —por lo tanto— negó que pueda ser objeto de m ono­
polio marcario, “máxime si se tiene en cuenta que se trata de un concepto estrecha­
estará íntimamente vinculada a la "capacidad publicitaria", en el
sentido de que el signo debe cumplir su función como "colector de
clientela", que permita al consumidor recordar y reconocer gracias
al signo distintivo (o slogan) al producto o servicio de que se trate.
La frase publicitaria muy raramente se trate de una marca autóno­
ma, sino que usualmente es creada para auxiliar o reforzar en la
mente del público a una marca principal.
No altera la originalidad de una frase el hecho de que transmita
algún rasgo evocativo de los bienes a ser distinguidos. No debemos
olvidar que se trata de signos que son concebidos justamente para
cumplir una función publicitaria, por lo que su contenido no puede
estar totalmente divorciado de las características o cualidades del
producto o servicio con ella identificado.
En definitiva, una frase publicitaria o slogan pueden cumplir,
simultáneamente, una función distintiva y otra de propaganda, y
ello no afecta su inscripción como marca. Por ello se trata, nada
más ni menos, que de una frase "publicitaria" que ha sido pensa­
da para satisfacer una función eminentemente propagandística,
ayudando a fortalecer, en la mente del público, los efectos de re­
cuerdo de la publicidad en forma espontánea, permitiendo aso­
ciar —a través de la frase— una marca principal a un producto o
servicio.
Por otro lado, la mera presencia en el slogan del referido carác­
ter publicitario, permaneciendo ausente la originalidad necesaria,
afectará la registrabilidad de tal frase. Por ejemplo, se rechazó el
registro de la locución "la ropa sport más famosa del mundo", por
tener únicamente un propósito propagandístico, por ser excesiva­
mente laudatoria y por susceptible de incomodar excesivamente a
los competidores(61). Se puede verificar que tal frase tiene capaci­
dad distintiva por no caer en ninguna de las prohibiciones de los
arts. 2 y 3, LM pero, al carecer de originalidad y guardar un único
fin publicitario, su inscripción fue correctamente denegada.

mente ligado a la designación del producto. El conjunto en análisis, aplicado a un

diario, dista mucho de seruna creación original [...] la conclusión de irregistrabilidad
debe ser mantenida” (CNFed. Civ. y Com., sala II, 24/4/1981, “Sociedad Anónima La
Nación c. Arte Gráfico Editorial Argentino”).
(61) CNFed. Civ. y Com., sala 1 ,11/4/1972, “Argentina Sportwear S.A. c. Sudamtex
S.A.”
 Se ha señalado que el uso que se practique de la frase publi­
citaria es insuficiente para convertir en registrable lo que por su
naturaleza es insusceptible de monopolio marcario. Asimismo, se
argumentó que el hecho de que tal uso no haya sido controvertido
por terceros no mejora la posición del solicitante, toda vez que no
existe ninguna obligación de los competidores de cuestionar lo que
se supone es de dominio público, utilizable por cualquiera (62l Si
bien en principio se podría compartir tal apreciación, no hay que
descartar que una frase (como otros signos) originalmente no re-
gistrables, por el uso que le haya dado una persona a lo largo de
un tiempo razonable le haya conferido un significado secundario
o distintividad sobreviniente ("secondary meaning") y así conver­
tirse en registrable (63l
Resulta útil formular dos aclaraciones:
(i) No es necesario que las frases publicitarias sean inscriptas en la
clase 35 (servicios de publicidad) sino que ingresarán en la clase
correspondiente del nomenclador teniendo en cuenta los pro­
ductos o servicios que tal frase esté destinada a distinguir. Por
ende, este tipo de frases que en general se desenvuelven como
marcas complementarias de un signo principal, pueden estar
inmersas en todo el especto del nomenclador marcario.
(ii) La tutela que brinda la Ley de Marcas se extiende a la "frase en
sí" esto es "considerada en su totalidad", y no sobre cada uno de
los vocablos que la integran, los que pueden ser libremente em­
pleados. En principio, las palabras que forman la frase, tomadas
aisladamente, no generan un derecho exclusivo a favor del ti­
tular de la frase publicitaria registrada, salvo que aisladamente
se encuentren registrados como marcas autónomas. A su vez,
también es factible incluir en el conjunto palabras descriptivas
y, por ende, irregistrables. Esta particularidad no deriva en que
el conjunto sea también irregistrable.
Núñez ha expresado: "Aclárese que la tutela que la Ley de Marcas
otorga a las frases publicitarias se brinda a la frase en sí, esto es,
considerada como totalidad, y no en cada uno de los vocablos que

(62) CNFed. Civ. y Com., sala II, 4/7/1989, “Akapol S.A. c. Erpa S.A ”
(63) Tema sobre el que volveremos en el capítulo IV.XVI de esta obra.
la integran, los que pueden ser libremente empleados, salvo que
aisladamente se hallasen registrados como marcas autónomas"(64).
La jurisprudencia emanada de los tribunales federales se ha he­
cho eco de esta posición. Se pueden hallar distintos precedentes
pronunciados en el transcurso de los años:
"Ahora bien, la originalidad exigida [se refiere a las frases pu­
blicitarias] es de carácter relativo, por lo que el hecho de que en un
conjunto determinado figuren elementos de uso general no provo­
ca ineludiblemente que el conjunto, en sí mismo considerado, re­
sulte también carente de originalidad" (65l
"Para comenzar diré que tratándose —como aquí se tra­
ta— de frases publicitarias que funcionarán como marcas [art. Io
ley 22.362], la tutela de la ley se brinda a la frase en sí, considerada
como totalidad, y no en cada uno de los vocablos que la integran,
los que pueden ser libremente empleados [...] Por consiguiente,
el cotejo ha de realizarse sobre las frases publicitarias apreciadas
como conjuntos" (66l
"[...] es conveniente recordar que tratándose de frases publici­
tarias [art. Io de la ley 22.362], la tutela de la ley se brinda a la frase
en sí, considerada como totalidad y no en cada uno de los vocablos
que la integran, los que pueden ser libremente empleados —salvo
que se hallasen registrados como marcas autónomas—, de manera
tal que el privilegio que la ley otorga es sobre la marca tal como fue
registrada, en el caso 'Derby le da más' y no sobre la expresión 'le
da más'"(67).
"Por otra parte, es conveniente recordar que tratándose de fra­
ses publicitarias [art. Iode la ley 22.362], la tutela de la ley se brinda
a la frase en sí, considerada como totalidad y no a cada uno de los
vocablos que la integran, los que pueden ser libremente emplea­

(64) Núñez , Javier E, “La frase publicitaria o slogan como marca” JA, 2003-III-851.
(65) CNFed. Civ. y Com., sala I, 3/7/1984, “Bonafide S.A.I.C. c. Establecimiento
Copacabana S.A.C.I.F.I.”
(66) CNFed. Civ. y Com., sala II, 9/8/1993, “Lucchese de Corte, Elida y otros c.
Gouguenheim S.A”
(67) CNFed. Civ. y Com., sala I, 4/7/2002, “Paulmann, Horst c. British American
Tobacco Brands Limited”
dos, de manera tal que el privilegio que la ley otorga es sobre la
marca tal como fue registrada"(68).
"Lo expuesto no impide que un slogan se integre con algún
elemento genérico o con ingredientes evocativos y de empleo di­
fundido, lo que no lo invalida como marca ya que la tutela legal es
concedida a la frase en sí, como totalidad, y no a cada vocablo que
la integra"(69).
"Y lo propio sucede con las frases publicitarias, con relación
a las cuales la tutela de la ley 22.362 es concedida a la frase en sí,
como totalidad, y no a cada vocablo que la integra, el que —de
ser el caso— puede continuar siendo de uso común o genérico
marcadamente" (70l
De manera coherente, en caso de suscitarse un conflicto por
similitud confusionista entre dos frases publicitarias utilizadas
como marcas, el cotejo ha de practicarse sobre las frases publici­
tarias apreciadas como conjuntos, debiendo evaluarse como deci­
sivo en ambas frases los elementos con mayor relevancia marcaría
(mot vedette).

V II. D i b u j o s , e m b l e m a s e im á g e n e s

El art. Io, LM consagra entre los signos registrables a los dibujos,

a los emblemas y a las imágenes. Por su parte, el art. 15 del Acuerdo
ADPIC contempla que son aptos para registrarse como marcas los
elementos figurativos.
Los dibujos, emblemas e imágenes, conjuntamente con los re­
tratos, los colores y las bandas integran el grupo de las "marcas fi­
gurativas" dado que son signos que únicamente pueden ser perci­
bidos por la vista, en el sentido de que consisten solamente de una
representación gráfica.

(68) CNFed. Civ. y Com., sala III, 3/10/2006, “Aguas Dadone de Argentina S.A. c.
Société des Produits Nestle S.A”
(69) CNFed. Civ. y Com., sala II, 13/10/2005, “Aceitera General Deheza S.A. c.
Molinos Río de La Plata S.A.”
(70) CNFed. Civ. y Com., sala II, 16/6/2005, “Compañía de Productos, Alimentos y
Servicios Corpora S.A. c. Kraft Foods Argentina S.A.”
 El "emblema" consiste en la representación gráfica de una idea
tal como puede ser, por ejemplo, la figura de una cruz, de un árbol,
de un león, de un ancla, etc.(71). Algunos emblemas han logrado
notoriedad tales como el caballo rampante de "Ferrari", el pajari­
to de "Twitter", el muñeco de "Michelin", el rombo de "Renault", el
león de "Peugeot", la manzana de "Apple Computer". Por otro lado,
un "dibujo" se manifiesta en la delineación de trazos que no repre­
sentan una idea apta para traducirse por una denominación, como
sí ocurre con los casos ejemplificados previamente. Emblemas y
dibujos forman parte de las denominadas "marcas figurativas".
Conforme Bertone y Cabanellas de las Cuevas(72) la "imagen" se
trata de una representación gráfica obtenida por medio de técnicas
tales como la fotografía, que en rigor terminológico no constituyen
dibujos (si bien los dibujos son siempre imágenes, toda imagen no
es necesariamente un dibujo).
El alcance de la protección de una marca de estas características
ha generado debate. Con el transcurso del tiempo se ha arraigado
una jurisprudencia en la materia que consagra la premisa de que
ningún sujeto puede pretender monopolizar un dibujo o emblema,
sino tan sólo la forma específica de representar un objeto o imagen.
En distintos precedentes judiciales se ha sostenido que:
"Esta Cámara tiene decidido que ningún titular de marcas tiene
derecho a pretender el monopolio de una figura genérica cualquie­
ra, pues la exclusividad existe con relación a la figura misma que
constituye la marca, pero ella no abarca las infinitas variaciones
que pueden existir sobre esa misma figura. Es decir, el derecho del
titular se limita a la figura especialmente elegida"(73).
"Esta Cámara ha decidido desde antiguo que ningún titular tie­
ne derecho a pretender el monopolio de una figura genérica cual­
quiera, pues la exclusividad existe con relación a la figura misma
que constituye la marca, pero ella no abarca las infinitas variacio­
nes que pueden existir sobre esa misma figura. Es decir, el derecho
del titular se limita a la figura especialmente elegida y a oponerse

( 7 1 ) B r e u e r M o r e n o , P e d r o C ., cit., nota 1 2, p. 1 0 8 .
(7 2 ) Be r t o n e , Lu is E. - C a b a n e l l a s d e la s C u e v a s, Gu il l e r m o , cit., nota 9,
p. 3 3 5 .
(7 3 ) CNFed. Civ. y Com., sala 1,2 9 / 5 / 1 9 8 1 , “Incasa S.A.I.C. c. Braas & Co. G.m.b.H.”
que otros la copien o simplemente la imiten, pretendiendo regis­
trar una marca que puede dar lugar a confusión con la suya"(74).
"[...] nadie tiene derecho a pretender el monopolio de una figu­
ra genérica cualquiera, esto es, las diversas formas con las que se
puede reproducir gráficamente un objeto determinado, sino que la
exclusividad marcaria se limita al dibujo concreto que se ha elegi­
do para representar a dicho objeto"(75).
"[...] lo cierto es que FATE S.A.I.C.I. no puede pretender -confor­
me al principio que, como regla, ha sido consagrado mediante rei­
terados fallos de esta Cámara, el monopolio de una figura genérica
como aquél lo es (círculo). Con más razón tal jurisprudencia es de
aplicación al caso cuanto que la clase 12 comprende a los neumáti­
cos, cuya representación gráfica excepcionalmente puede apartar­
se de la mencionada figura" (76l
"[...] no resulta admisible la intención del demandado de pre­
tender la exclusividad de una figura genérica, pues de esa manera
estaría ejerciendo un monopolio. En este sentido, se ha sostenido
que el titular de una marca no puede pretender el monopolio de
una figura genérica, puesto que la exclusividad se concede con re­
lación a la figura misma, sin extenderse a las infinitas variaciones
que puedan existir sobre la misma figura"(77).
"[...] ningún titular puede pretender el monopolio de una figu­
ra genérica cualquiera, pues la exclusividad existe con relación al
concreto diseño que ha registrado, que no implica autorizar simili­
tudes o aproximaciones que permitan crear verdaderos riesgos de
confusión" (78\
En síntesis, conforme con este criterio jurisprudencial, aquello
que se encuentra protegido por el sistema marcario es la exclusivi­
dad en el peculiar diseño de la figura u objeto común, pero no es

(74) CNFed. Civ. y Com., sala I, 11/12/1981, “Laboratories Plas S.A.C.I.F. c. Gist-
Brocades N.V”
(75) CNFed. Civ. y Com., sala III, 26/8/1992, “Marante, Carlos A. c. Sporloisir S.A.”
(76) CNFed. Civ. y Com., sala III, 21/9/1999, “Pirelli Coordinamento Pneumatici
Spa c. Fate S.A.I.C.I.”
(77) CNFed. Civ. y Com., sala II, 12/11/2010, “Cencosud S.A. c. Alto Palermo S.A.” .
(78) CNFed. Civ. y Com., sala II, 30/12/2011, “Apple Computer Inc. c. Roberto
Jaime Golfarb”
posible invocar privilegio alguno sobre una figura en particular.
De esta manera, por ejemplo, quien ha podido registrar la figura de
un caballo, no puede pretender la exclusividad sobre las distintas
variaciones o alternativas que pueden configurarse sobre el dibujo
de dicho animal, aunque sí con respecto a la manera particular en
que ha sido representado y registrado. Por lo tanto, el propietario
de un signo de estas características podrá exigir que la utilización
de la figura de un caballo por terceros esté acompañada de rasgos
o aditamentos que no sean confundibles con el dibujo inscripto.
Esta posición ha recibido ciertas críticas que sintetizamos a
continuación. Otamendi ha expresado que no existe precepto le­
gal que avale la interpretación descripta en los precedentes citados.
Este autor señala que una denominación genérica es el nombre
único, habitual, necesario de un producto o de un servicio. El que
una palabra tenga un significado determinado no la convierte en
irregistrable. Podrá serlo siempre que no guarde esa relación men­
cionada. Razona que, en relación a los dibujos o emblemas, el prin­
cipio debe ser el mismo; el carácter genérico lo tendrá únicamente
si hay relación con el producto a distinguir.
En este sentido, indica que quien registra por primera vez la fi­
gura de un elefante, de una pirámide, del sol o de una espada para
distinguir, por ejemplo perfumes o papel, es contrario a la ley per­
mitir que otros elijan para los mismos productos marcas formadas
por figuras que, aunque diferentes, representen idénticos objetos.
La confusión puede generarse no sólo por la similitud de los tra­
zos, sino que también podría verificarse una confusión ideológica
dado que el dibujo en cuestión evoca la misma idea o concepto. El
público consumidor recordará estas marcas por lo que simbolizan
(un elefante, un sol, una pirámide, una espada) y no siempre por la
singular forma en que están representadas(79).
Otras divergencias surgieron con respecto a esta jurispruden­
cia establecida. La voz cantante fue llevada por el señor Juez de
Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa quien manifestó su opinión
en la causa "Alinsa S.A. c. Frutas Gato Negro SAAI y C"(80): "[...] es
dudoso que la cabeza de un gato pueda ser incluida en un concepto

(79) Conf. O t a m e n d i , J o r g e , cit., nota 14, ps. 28-29.

(80) CNFed. Civ. y Com.., sala II, 4/11/1982, “Alinsa S.A. c. Frutas Gato Negro
SAAIyC”
marcario de 'figura genérica', (¿lo será acaso, v.gr. 'pierna de per­
diz', 'ojo de gato', 'colmillo de elefante', etc.?)". Posteriormente, rei­
teró el mismo criterio a través de los siguientes pronunciamientos:
"No comparto el principio jurisprudencial que afirma que na­
die puede monopolizar el dibujo de una figura genérica (v.gr. un
león, un cocodrilo, una hormiga, etc.), ya que ello depende de múl­
tiples matices, entre los cuales cabe mencionar la originalidad y di­
fusión de la figura de que se trate y de la novedad de su aplicación
a determinados artículos. Y es que, en definitiva, no puede ser olvi­
dado que el espíritu de la legislación marcaría —para conseguir los
altos fines que persigue— es evitar la confusión. Y no se la impide
cuando se tolera la convivencia de diseños o dibujos que guardan
acentuada semejanza, sea que se trate de combinaciones de letras
o de una letra con determinados elementos ornamentales o ya fue­
re el dibujo, de un objeto inanimado (casa, buque, muebles, etc.)
o de seres vivientes (personas, aves, reptiles, saurios, quelonios,
etc.)"(81).
"[...] si por vez primera en la historia adopto la figura de un or­
nitorrinco para distinguir camisas o remeras —y la coloco en el
lugar habitual, sobre la zona torácica, costado izquierdo—, parece
razonable que tengo derecho a monopolizar la figura genérica de
ese raro mamífero monotrema que habita en Australia (respecto
de los productos mencionados y próximos), sin que pueda venir un
competidor y registrar la figura de otro ornitorrinco, con un ha­
bano en una de sus patas con membranas interdigitales, echando
humo por su pico de pato (las variantes descriptas obran sobre la
figura genérica del animalito —mi creación original por su nove­
dosa aplicación marcaría— y si se tolera ésas, y otras más, es obvio
que se producirá el aguamiento o dilución del poder distintivo del
ornitorrinco primero)" (82\
Por nuestra parte, entendemos que deben tenerse en cuenta las
particulares características del caso, a fin de adoptar una solución
en uno u otro sentido. Existen ciertas figuras que se han convertido
en genéricas o típicas para identificar determinados productos o

(81) CNFed. Civ. y Com., sala II, 11/2/2003, “Propato Hnos. S.A.I.C. c. Purissimus
S.A”
(82) CNFed. Civ. y Com., sala II, 21/4/2005, “The Sunrider Corporation c. Arte
Gráfico Editorial Argentino”
servicios. Podemos citar el caso de la imagen de la "gallina" que es
habitual para distinguir caldos, arroz, mayonesa. Cabe admitir el
registro de esta figura como marca, pero en estas circunstancias el
derecho así adquirido no se puede extender a cualquier otra figura
de gallina que alguien procure registrar y usar sino, únicamente,
a aquéllas que imiten la particular forma que se le haya dado a la
figura de ese animal cuando se registró(83). La debilidad de un em­
blema o dibujo puede derivarse en que se ha convertido de uso co­
mún en una clase determinada. Somos partidarios de que, en este
único caso, no se puede pretender un monopolio, pero no por la
circunstancia de tratarse de una marca figurativa.
Distintos pronunciamientos judiciales avalan lo expuesto.
"Frente a la prueba producida no puede caber duda alguna de
que la figura de una tacita o pocilio de café se halla difundida en
la clase 30, particularmente en envase de café en un grado tal que
bien puede afirmarse —como lo hizo el Magistrado— que se trata
de un elemento marcario común, insusceptible de monopolio en
tanto figura genérica. De allí que quienes han formado su marca
incluyendo en los conjuntos algún pocilio o tacita dibujados sólo
tienen derecho a la protección de la ley relativamente a los rasgos
peculiares que los singularizan" (84l
"Así las cosas, considerando que es un hecho público y notorio
que figuras estilizadas de personas (en mayor o menor grado) for­
man parte de un sinnúmero de marcas de productos y servicios,
dicha figura genérica —en este caso— no es susceptible de mono­
polio y su uso sólo confiere el derecho a oponerse al empleo de otra
figura en la medida de su confundibilidad"(85l
"De acuerdo con las constancias probatorias obrantes en el ex­
pediente, no puede caber duda alguna de que la figura de una bol­
sa se halla difundida en la clase 35, en un grado tal que bien puede
afirmarse que se trata de un elemento marcario común, insuscep­
tible de monopolio en tanto figura genérica. De allí que quienes

(83) Z u c c h e r i n o , D a n i e l R. - M i t e l m a n , C a r l o s O., Marcas y patentes en el

GATT, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 94.
(84) CNFed. Civ. y Com., sala II, 25/10/2001, “Café Bom Día Ltda. c. Productos
Alimenticios El Continente S.A.C.I. y A ”
(85) CNFed. Civ. y Com., sala II, 9/8/2005, “Ayma, Miguel Ángel c. Arte Gráfico
Editorial Argentino S.A”
han formado su marca incluyendo en los conjuntos alguna bolsa
dibujada sólo tienen derecho a la protección de la ley en lo relativo
a los rasgos peculiares que los singularizan"(86).
Diferente, sin embargo, es la situación cuando la figura carece
de relación con el objeto a identificar o no es de uso común en la
clase respectiva. Si una persona ha registrado una fragata para dis­
tinguir yerba mate, no puede admitirse que terceros registren otras
fragatas para identificar al mismo producto, aunque los trazos del
dibujo sean distintos. Se trata de la misma categoría de nave, y esto
puede causar confusión al público consumidor y ocasionar los co­
rrespondientes perjuicios al titular de dicha marca si debe soportar
que su fragata coexista con las fragatas de sus competidores.
Nuestro criterio se aproxima entonces más a sostener que, si
una figura no se ha convertido de uso común en la clase pertinente,
ni sea la imagen propia y necesaria del producto a ser distinguido,
el sujeto que se apropia de aquélla estaría legitimado a prohibir que
un tercero procure usar o registrar un dibujo o emblema que verse
sobre el mismo objeto. Aunque los rasgos sean diferentes, la confu­
sión "ideológica" siempre estará latente. Efectivamente, el análisis
de cada caso implicará atender a la naturaleza del objeto que los
dibujos o emblemas representan, a la difusión que éstos hayan te­
nido y a la originalidad de su empleo en la individualización de los
productos.
Otro tema a dilucidar es, ser titular de una marca figurativa ¿le­
gitima a su titular a reclamar el cese de uso de marcas que denomi­
nan los objetos representados en tales marcas figurativas? En otras
palabras, si una marca representa el dibujo de tres águilas, ¿podría
prohibirse que un tercero registre o use la marca denominativa
"Tres Águilas"? Similar interrogante surgiría a la inversa: el pro­
pietario del signo denominativo "Tres Águilas" ¿estaría facultado a
oponerse a que otro registre o utilice una marca que reivindique el
dibujo de tres águilas?
Nos inclinamos por la respuesta afirmativa. El público segura­
mente recordará a esa marca como la de las tres águilas. Pedirá el
producto o contratará el servicio representando en su mente la idea

(86) CNFed. Civ. y Com., sala II, 24/9/2010, “Speed Publicidad S.A.C.I.F. c. The
Coca Cola Company”
de las tres águilas. No estaremos en presencia de una confundibili-
dad de índole gráfica ni tampoco fonética. Pero la confusión se dará
en el ámbito ideológico pues las palabras citadas y el dibujo reivin­
dicado representan y evocan una misma cosa, característica o idea,
lo que imposibilitará al público distinguir claramente una de otra.

V III. C o m b i n a c i o n e s d e co lo res

Uno de los sentidos que más desarrollados tiene el ser humano

es el de la vista, por el cual puede captar distintos colores y múltiples
matices de aquéllos. Corolario de ello es el indudable valor que ad­
quiere el color como elemento distintivo. No es fruto de la casualidad
que distintas compañías hayan apelado a los colores para brindar
una imagen corporativa determinada y estable, dotándoles de una
identidad gráfica o visual, contribuyendo a diferenciarse de la com­
petencia (fenómeno del que no han escapado los partidos políticos).
Evidentemente, los colores pueden desenvolverse en función
marcaría. El art. Io, LM establece que: "Pueden registrarse como
marcas para distinguir productos y servicios [...] las combinacio­
nes de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos
o délos envases [...]".
De la interpretación literal de la norma se desprende: (i) que los
colores lisos no son registrables —en combinación con lo contem­
plado en el art. 2.d), LM— que excluye "el color natural e intrínseco
de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos"; (ii) que
el color puede formar parte de una marca; (iii) que esto es posible a
través de la combinación de colores siempre y cuando se apliquen
en un lugar determinado de los productos o envases.
Las combinaciones de colores han recibido un trato más favo­
rable que el color per se como objeto de registro como marca, con­
siderando de que tales combinaciones son casi ilimitadas. Por ello,
la inscripción como marca de una combinación de colores no pro­
voca un efecto obstruccionista con respecto a los competidores del
titular registral de la marca, efecto obstruccionista que algunos sí
sostienen que acontece tratándose de un color único.
Corresponde ahora determinar qué debe interpretarse por
"combinación de colores" y por su aplicación "en un lugar determi­
nado de los productos o envases".
 El término "combinación de colores" ha sido tradicionalmente
asimilado a la suma de dos o más colores distribuidos en un plano
mediante franjas, círculos u otras formas geométricas, como tam­
bién apelando a las distintas variantes de colocar dos o más colores
sobre una superficie.
Una segunda interpretación radica en adoptar el criterio de
combinación como la mezcla de colores para dar como resultado
un nuevo color. En esta orientación, los que han sido limitados son
los colores primarios (rojo, azul y amarillo) y los neutros (blanco y
negro), pero no las combinaciones de ellos que arrojan como resul­
tado infinitas posibilidades en la gama de los colores (identificados
comúnmente como Pantone). En definitiva, según esta doctrina, se
ha prohibido el registro de un solo color primario, permitiéndose la
combinación de ellos aplicados en un sitio específico del producto
o envase (87\
Estimamos que esta postura no constituye una interpretación
válida de la intención del legislador. Si en el art. Io, LM se ha admiti­
do el registro de las combinaciones de colores para negar el carácter
de marca en el art. 2.d), LM a un solo color aplicado a los productos,
resultaría difícil sostener que esta última norma rige únicamente
para los colores primarios y neutros y no para las combinaciones
de aquéllos. Si bien, tal como se describirá en el capítulo IV.VIII,
existe una posición muy crítica contra la restricción a la registrabi-
lidad de un color único, entendemos que la restricción del art. 2.d),
LM alcanza a cualquier color, sea primario, neutro o una mezcla de
ellos originando cualquier tipo de gama o tonalidad.
La subsiguiente cuestión a dilucidar es el alcance de la expre­
sión "lugar determinado de los productos o envases". El texto legal
parece excluir de tutela las combinaciones de colores que cubran
la totalidad del producto o envase. En la Exposición de Motivos se
explica que, con lo establecido en la ley, se "permitirá delimitar con
exactitud el derecho acordado, con la consiguiente seguridad jurí­
dica para terceros".
Conforme la redacción del art. Io, LM se interpretó que la nor­
ma pretendía excluir las combinaciones de colores que cubren a

( 8 7 ) M a r t í n e z M e d r a n o , G a b r i e l A . - S o u c a s s e , G a b r i e l a M ., cit., n o t a 3 5 ,
p. 8 2 .
todo el producto o su envase o envoltorio, siendo viable la reivin­
dicación de tales combinaciones si se aclaraba que figuraban en el
ángulo superior izquierdo de la etiqueta o en el centro del producto
respectivo (88l
Por nuestra parte, entendemos que la intención del legislador
fue evitar que los lugares fueran indeterminados, en el sentido de
impedir el registro, por ejemplo, de la reivindicación de una impre­
cisa combinación de azul, amarillo y verde, pues de esta manera no
quedaba claramente delimitado el alcance del derecho del titular.
Otra forma ambigua de reivindicar colores sería a través de la pre­

(88) Poco después de la entrada en vigencia de la actual Ley de Marcas, la juris­

prudencia adhirió a esta interpretación de la norma, como se ilustra con los siguien­
tes fallos: “De lo preceptuado por el art. 2, inc. d) de la ley 22.362 —cuyo texto no
consiente otra interpretación— surge indudablemente que un solo color, cualquiera
que fuese, aplicado sobre toda la materia del producto, no es considerado marca ni
se lo puede registrar como tal. A igual conclusión cabe llegar con relación a las com ­
binaciones de colores: cuando ellas cubren toda la superficie del producto o envase
tampoco se las puede inscribir como marca; lo que surge del hecho de que el art. 1
de la ley aluda concretamente a su aplicación sobre un lugar determinado de los pro­
ductos o envases y encuentra corroboración en la propia exposición de motivos con
que fue acompañado el proyecto” (CNFed. Civ. y Com., sala I, 5/6/1981, “Alpargatas
S.A.I.C. c. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”).
“No es registrable como marca una combinación de colores que cubre íntegramen­
te el producto que con ella se quiere identificar [...] es obvio que el producto no puede
ser individualizado, distinguido y protegido por un signo que a causa de su im preci­
sión, vulgaridad o generalidad, resulta ser una nota no distintiva, difusa, corriente
o genérica. Tal ocurre con los colores que no se ciñen a un contorno, franja o dise­
ño y que se extienden en toda la materia del producto” (CNFed. Civ. y Com., sala I,
30/6/1981, “Sahico S.A.H.C. c. Akapol S.A.C.I.F.”).
“Esa expresión ‘lugar determinado' debe entenderse como un límite que impide
las marcas extendidas sobre el producto todo; interpretación ésta, que fluye con na­
turalidad no bien se merita que en la exposición de motivos de la ley 22.362, al referir­
se al art. 1, se dice expresamente que ‘las modificaciones más importantes se refieren
a las bandas y a las combinaciones de colores, las que sólo (repárese en este adver­
bio) podrán registrarse cuando se apliquen en un lugar determinado del producto,
envases, etiquetas, etc., lo que permitirá delimitar con exactitud el derecho acorda­
do, con la consiguiente seguridad jurídica para terceros'” (CNFed. Civ. y Com., sala II,
28/5/1982, “Autoprocess S.A.C.I. c. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”
CNFed. Civ. y Com., sala II, 20/10/1981, “Nobleza Piccardo S.A.I.C. c. Manufactura de
Tabacos Particular V F. Grego S.A.”).
“Las marcas pedidas (para distinguir caños de polietileno y consistente en la figu­
ra de un caño de color negro, en cuya superficie se observa una sucesión de guiones
de grueso lineamiento dorado) no cumplen la exigencia del art. 1 de la ley 22.362, en
razón de que las combinaciones de colores cubren la superficie íntegra de los caños”
(CNFed. Civ. y Com., sala II, 28/5/1982, “Autoprocess S.A.C.I. c. Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial”).
sentación de una solicitud de marca consistente en un cuadrado
donde, por ejemplo, su mitad superior es azul y su mitad inferior es
verde. ¿Se trata de una etiqueta? ¿O será aplicada tal combinación
sobre el producto? De ser así, ¿será aplicado sobre todo el producto
o parte del mismo? De esta manera, se puede comprender el propó­
sito del art. Io, LMy lo manifestado en su Exposición de Motivos(89l
Sin embargo, su aplicación no debería constituir un obstáculo
para que, siendo la distribución de colores fijada con precisión en
su ubicación, es decir, "en un lugar determinado de los productos o
de los envases", aquélla cubriera todo el producto, envase o envol­
torio. Por lo tanto, no atentaría lo consagrado por la norma si una
solicitud indicare con certeza en qué sector del producto, o de su
envase o envoltorio, han de distribuirse los colores, aunque abar­
quen la totalidad de los mismos.

(89) “El Acta nro. 2.236.305 contiene una solicitud de registro de un signo que con­
siste en una forma rectangular de color amarillo con una línea —angosto rectángulo
de puntas redondeadas— en la parte media inferior de color marrón. La parte acto-
ra ha sostenido que ese marco amarillo con franja alargada marrón hace al estilo de
presentación de las marcas de esa importante empresa, que todas las marcas regis­
tradas en la República Argentina por Mars Incorporated llevan el amarillo como fon­
do de los envases y que ello integra el ‘estilo internacional de la marca! La empresa
oponente sostiene que la presentación de los colores debe tener límites más precisos
para contribuir a la seguridad jurídica y no recortar indebidamente los derechos de
otros competidores con pretensiones monopólicas sobre colores de uso corriente en
los envases de productos elaborados con chocolate, tal como fue probado en el ex­
pediente [...]
"Sin pretender negar creatividad al diseño presentado por la actora en el Acta
nro. 2.236.305, le reconozco un grado demasiado elevado de abstracción de m ane­
ra que carece de poder propio para distinguir con claridad ciertos productos —que
tienen por origen la firma internacional Mars Incorporated— de otros productos pre­
sentes en el mercado argentino. Por lo demás, puesto que la actora ha solicitado un
signo sin ingrediente denominativo alguno, debo decidir en ese contexto y no sobre
la base de imaginar que habrá de asociarle algún otro elemento denominativo con
eficacia distintiva.
"Para que una combinación de colores pueda obtener la protección de la ley mar­
caria, es necesario que a través de dicha combinación —en su peculiar disposición—
el público consumidor identifique sin esfuerzo su origen y pertenencia. Los colores
suscitan sentimientos, favorecen asociaciones de ideas, pero son resistentes a trans­
mitir información precisa —el m ensaje de identificación del producto, a fin de cum ­
plir la función distintiva— lo cual determina que, regularmente, sean agregados ele­
mentos denominativos, al menos durante un período hasta que se provoque la evo­
cación o la asociación deseada. En el sub-lite, mi conclusión es que el m ensaje que
transmite el diseño —combinación de colores pretendido por Acta nro. 2.236.305—
es equívoco y, por tanto, no puede ser monopolizado registralmente pues, lo contra­
rio, conduciría a conceder una ventaja competitiva excesiva” (CNFed. Civ. y Com.,
sala I, 6/12/2007, “Mars Incorporated c. Arcor S.A.I.C.”).
 A partir del año 1996, a través de una sentencia emanada de la
sala II de la Cámara Federal, se produjo una modificación acerca
de la concepción del contenido del art. Io de la ley marcaria sobre
este punto. El Club Atlético Boca Juniors padecía con frecuencia
actos de piratería por parte de aquéllos que vendían productos con
la notoria combinación de colores representativos de la entidad.
Tratándose del club deportivo con la mayor cantidad de simpati­
zantes de la República Argentina, los usurpadores se aprovecha­
ban de un mercado cautivo para la adquisición de camisetas, pan­
talones, medias, banderas y banderines, sombreros, bufandas, etc.
Con la intención de contar con todas las herramientas legales que
confiere el derecho marcario, el Club Atlético Boca Juniors solici­
tó el registro como marca de la conocida combinación de colores
azul y amarillo en franjas horizontales, aplicada sobre la totalidad
de su equipo deportivo (camiseta, pantalones y medias). La solici­
tud no recibió oposiciones. Sin embargo, en oportunidad de rea­
lizar el examen de fondo, la autoridad administrativa denegó la
petición alegando que los colores se extendían sobre todo el pro­
ducto y no "en un lugar determinado" de éste. El caso fue llevado
a la corte y la sala indicada pronunció: "Lo fundamental, lo que
interesa marcariamente, es que la combinación de colores —aun­
que se extienda a todo el producto o el envoltorio— esté dotada
de capacidad distintiva, es decir, sea original y cumpla el papel
de un elemento individualizador y, por eso mismo, que sirva para
diferenciar y seleccionar el producto [...] Bien, es indudable que la
combinación de los colores azul y amarillo (en la singular forma
solicitada) aplicada a indumentaria deportiva (camisetas, panta­
lones y medias), identifica y diferencia, desde antiguo, a los colo­
res utilizados por Boca Juniors". En definitiva, el tribunal aceptó
el registro de dicha combinación"[...] toda vez que no es de buena
hermenéutica interpretar la ley de marcas con sujeción estricta a
sus palabras y con prescindencia de sus fines, y considerando que
la combinación de colores azul y oro (dispuestos de un modo par­
ticular) satisfacen el objetivo propio de un signo marcario al servir
como medio de identificación y diferenciación del producto" (90\
Dicho fallo constituyó un "leading case" a partir del cual se em­
pezó a admitir que las combinaciones de colores podían cubrir la
totalidad de un producto.

(90) CNFed. Civ. y Com., sala II, 4/7/1996, “Club AÜético Boca Juniors c. Dirección
de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial”
 La interpretación del art. Io, LM consagrada a través de este fallo
demuestra ser acertada desde el momento en que una importante
cantidad de productos se han transformado en fácilmente recono­
cibles a los ojos de los consumidores por su particular combinación
de colores, quienes al percibir el artículo o su envase o envoltorio
ya saben qué marca denominativa complementa su identificación,
aun cuando todavía —por la distancia— no estén en condiciones
de leer tal marca denominativa.
Estas combinaciones pueden reunir distinta complejidad, des­
de la reivindicación de una etiqueta con distintos dibujos y una
variedad de colores aplicados a tales dibujos, hasta la simple adop­
ción de una etiqueta de color único combinada con letras de otro
color. Inclusive, sería aceptable un envoltorio de un color determi­
nado con otro transparente que permita ver el producto inserta­
do en tal envoltorio, formando una combinación de colores entre
envoltorio y producto. Siempre que semejante contraste de colores
dote al conjunto de carácter distintivo, estaremos en presencia de
un signo digno de protección.
El aspecto relevante a evaluar en cada caso es la determinación
con exactitud del alcance del derecho otorgado. Para fijar con pre­
cisión dicho alcance resulta prudente la solicitud y publicación de
los envoltorios, envases, o cajas de cartón de manera desplegada,
apreciándose en cada una de las caras, los colores respectivos y
cómo se encuentran distribuidos, conjuntamente con otros sím­
bolos (denominaciones, logotipos, etc.) que el conjunto marcario
pudiere contener.
Lo más adecuado es describir el bien a ser identificado con una
combinación de colores desde distintos ángulos, ya sea de frente,
de perfil, desde arriba y en perspectiva cuando corresponda, indi­
cando cuáles son los colores que integran la combinación reivin­
dicada a través de sus nombres usuales (azul, marrón, verde, rojo,
amarillo), o recurriendo a sistemas de identificación de colores, ta­
les como el Pantone(91l
Considerando la redacción del art. Io, LM, su regla parece sólo
dirigida a los signos utilizados como "marcas de producto" atento
a que no hace referencia a los "servicios". La disyuntiva acerca de

(91) A tal fin, se puede visitar el sitio www.pantone.com.

si los servicios quedaban excluidos de la restricción impuesta en
cuanto a las combinaciones de colores o si, por analogía, corres­
pondía aplicarles lo dispuesto en cuanto a los productos, sus en­
vases o envoltorios, ha quedado superada con el citado pronuncia­
miento de la sala II de la Cámara Federal. A partir de allí, entidades
deportivas, colegios privados y empresas de distinta actividad ac­
cedieron a registrar las combinaciones de colores distintivos de su
indumentaria o uniformes.

Como derivación de lo anterior, es que se puedan reivindicar

combinaciones de colores aplicadas a todo el frente de un edificio
o local (por ejemplo, una cadena de restaurantes) o a parte de ellos,
como puede acontecer con las estaciones de servicio (techos, fren­
tes, surtidores). Lo mismo cabe exponer cuando la combinación se
extiende al "interior" de un local (pisos, paredes, techos, sillas, me­
sas, etcétera).

Respecto a solicitudes de esta naturaleza, se sugiere acompañar

los dibujos que sean necesarios para exhibir el edificio en su tota­
lidad o una parte de éste, o del interior del local o establecimiento,
detallando la ubicación de la combinación de colores para la debi­
da identificación del derecho pretendido.

De esta manera se respeta la seguridad jurídica, situación que no

sólo beneficiará al titular del registro, sino también a los terceros que
sabrán abstenerse de utilizar una combinación de colores confundi­
ble y, en su caso, de formular las oposiciones que estimen pertinentes.
el contenido de una revista de esa naturaleza. Por lo tanto, se des­
cartó la existencia de infracción por el demandado, quien también
se encontraba describiendo la materia de su publicación con dicho
título (131l

X III. M a r c a s n o c o n v e n c io n a l e s

Normalmente, el ser humano percibe si un signo detenta o no

capacidad distintiva a través del sentido de la vista. No existe con­
troversia a nivel mundial de que son registrables los signos visual­
mente perceptibles. Por ello, tradicionalmente se han considerado
como marcas a las palabras, dibujos, números, letras, colores, y a
las combinaciones de estos elementos.
Estos símbolos actualmente siguen siendo ampliamente utili­
zados en el mundo de los negocios, pero a su vez han ido creciendo
en importancia distintos signos categorizados como no convencio­
nales que no están destinados a estimular necesariamente al sen­
tido de la vista.
Capturar la atención del consumidor en un mercado donde si­
multáneamente múltiples productos y servicios son ofrecidos para
satisfacer una misma necesidad se ha convertido en una tarea
compleja. A tal fin se han ido explorando nuevos horizontes que se
abren frente a las posibilidades brindadas por estímulos que no se
perciben visualmente. De esta manera, aromas, sonidos, gustos y
signos táctiles irrumpen en el escenario.
Progresivamente, los sonidos, ruidos, aromas, texturas y sabo­
res fueron ganando aceptación como elementos idóneos para la
identificación de productos y servicios y, por ende, merecer la pro­
tección del sistema marcario.
Justamente por escapar al criterio tradicional de signos dis­
tintivos, se han denominado a las mencionadas previamente
como "marcas no convencionales" o "marcas no tradicionales".
Compartimos la opinión de quienes sostienen que, en principio,
las "marcas no convencionales" no deberían encontrar impedi-

(131) B u g a l l o M o n t a n o , B e a t r iz , “La protección del título de las obras como

marca” Actas de Derecho Industrial, t. 24, Montecorvo, Instituto de Derecho Industrial
de Santiago de Compostela, Madrid, 2003, ps. 142/143.
mentó para ser registradas (132l Se ha dicho al respecto que "aque­
llos cuerpos normativos que continúan exigiendo los requisitos de
'percepción visual' y de 'representación gráfica' tienen germinan­
do en su seno la semilla de su propia obsolescencia". El primer re­
quisito elimina de la tutela a los signos percibidos por el tacto, el
olfato, el gusto y el oído. El segundo, si bien permitiría la protección
de algunos signos sonoros (aquellos representables en pentagrama
o papel de música), torna irregistrables a los demás, como a los gus­
tativos, olfativos y a los sonidos o ruidos no representables en un
pentagrama, al exigirles el cumplimiento de algo que no es propio
de un signo olfativo, sonoro, táctil o gustativo como lo es ser re­
presentado gráficamente. La representación gráfica es conducente
para los signos perceptibles por el sentido de la vista, pero no para
aquéllos que lo son por el resto de los sentidos(133).
De manera concordante se ha sostenido: "Un signo a priori ca­
paz de cumplir una función representativa en el mercado (como
un olor o un sonido) no debe verse impedido de la condición de
marca por el simple hecho de no poder ser representado gráfica­
mente siempre, claro está, que su reproducción pueda conseguirse
por medios alternativos de manera clara, precisa, completa en sí
misma, garantizando así el cumplimiento del objetivo último de
la publicidad registral [...] ¿Cómo dibujar un aroma de manera que
éste pueda ser identificado con exactitud? Se aprecia, pues, que las
dificultades de la marca olfativa poco tienen que ver con impedi­
mentos de tipo jurídico y mucho, sin embargo, con obstáculos de
naturaleza técnica"(134).
La protección de las marcas sonoras, olfativas, táctiles y gusta­
tivas, al igual que las marcas en movimiento, no configuran los tí­
picos signos que reciben cotidianamente las oficinas competentes
y, por ello, demandan una adaptación en cuanto a las modalidades
de su presentación, métodos de publicación, sistema de archivo, y

(132) Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (XIII Congreso ASIPI

de 1997); Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
(AIPPI) documento Q181.
(133) S e n a , G u s t a v o A., Nuevos objetos de protección en el derecho de marcas, co­
lección Derechos Intelectuales, 1 .11, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 201.
(134) B a l a ÑÁ, Sergio, “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca
olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca
en el mercado” Actas de Derecho Industrial, t. 26, Montecorvo, Instituto de Derecho
Industrial de Santiago de Compostela, Madrid, 2005-2006, ps. 26 y 24.
capacitación de los examinadores para analizar su aptitud marca­
da y su similitud, o no, con los registros preexistentes.
La lógica indica que a cada tipo de marca hay que exigirle la
forma de representación que sea la más adecuada para tal clase
de signo. La representación gráfica será apropiada para las mar­
cas que estimulen el sentido de la vista, pero sería un despropósito
en algunos casos como, por ejemplo, determinados sonidos(135). La
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se ha ajustado
a ello y exceptúa del requerimiento de la "representación gráfica"
a las marcas sonoras y olfativas. Mostrando sentido común, para
las primeras solicita su descripción a través de casetes o discos
compactos que permitan su reproducción (a menos que se trate de
notas musicales que pueden ser reproducidas en un pentagrama).
Con respecto a las marcas olfativas, exige que se presente una des­
cripción por escrito de la marca pretendida.
Tal apreciación es correcta. Limitar el registro de marcas a
aquéllas únicamente perceptibles por la vista sería negar la posi­
bilidad de protección a un abanico de signos que perfectamente
ejercen una función distintiva y, como tales, ingresan en el con­
cepto de marca. Restringir la inscripción a signos que sólo sean re-
presentables gráficamente, implicaría dejar afuera a sonidos o aro­
mas que no requieren un gran esfuerzo para delimitar su alcance.
Actualmente, existen distintas opciones accesibles para reproducir
un sonido de manera inequívoca. Asimismo, una marca olfativa
puede ser representada con otros recursos que permitan describir
con precisión el olor correspondiente.
Adherimos en este sentido al concepto amplio de marca fija­
do en el art. Io de nuestra legislación en la materia. Dicha norma
consiste en una enumeración abierta de signos registrables, mera­
mente enunciativa, abriendo la puerta al amparo de todo signo con

(135) El requisito de la representación gráfica tiene como propósito evitar que se

depositen muestras del signo. Por ejemplo, si se desea registrar la forma de un en ­
vase, no debe presentarse un ejemplar del envase, sino el dibujo o imagen que lo
representa, facilitándose la actividad de registración, como la publicidad, examen e
inscripción del signo constitutivo de la marca. Dado que se exige que la representa­
ción reúna ciertas condiciones, tales como que sea traslada a un plano por medio de
figuras o líneas y que sea clara, completa y precisa, de esta manera se concede al ti­
tular un derecho de alcances bien delimitados y se permite a los terceros conocer de
manera detallada la extensión de aquél.
capacidad distintiva. Este criterio amplio, si bien fue adoptado a
fines de 1980 cuando todavía las marcas no tradicionales no ha­
bían cobrado el valor que tienen actualmente, ya demostraba una
amplitud de criterio como para brindar tutela a futuros signos no
contemplados al momento de su sanción. Al no exigir el legislador
los requisitos de "percepción visual" ni "representación gráfica", se
adaptaba a los tiempos venideros que demostraron ser cambiantes
y en permanente evolución.

El acuerdo ADPIC fija un criterio amplio, admitiendo que cual­

quier signo con capacidad distintiva puede ser marca, dejando
a cada Estado miembro la facultad de exigir que los signos sean
perceptibles visualmente (art. 15.1, último párr.). El sistema de la
Marca Comunitaria (art. 4, Reglamento CE 40/94) y el Pacto Andino
(art. 134 - Decisión nro. 486) exigen el requisito de la representa­
ción gráfica.

En nuestro continente, Brasil (art. 122, ley 9279/1996), Chile

(art. 19, ley 19.039) y México (art. 89, Ley de Propiedad Industrial)
requieren que el signo sea visualmente perceptible. Paraguay eli­
minó el requisito de la percepción visual, pero mantuvo el de la
representación gráfica (art. Io, ley 1294/1998).

1. M a rc a s so n o ra s o au d itiv as

Si hay un sentido que el ser humano tiene desarrollado, ade­

más del de la vista, es el sentido del oído. Tanto como las letras del
alfabeto pueden conformar un número ilimitado de palabras, la
combinación de sonidos puede ser fuente generadora de múltiples
signos. A su vez, el progreso extraordinario de las comunicaciones
permite la reproducción de los sonidos a distancia. Esta circuns­
tancia ha provocado que las empresas recurran con más frecuen­
cia a los sonidos para que la mente del consumidor asocie tal soni­
do a un producto o servicio determinado.

Estamos en presencia de verdaderas marcas, que encontrarán

obstáculos en su registro en aquellas legislaciones que exigen que
la marca esté constituida por un signo "visualmente perceptible".

En cuanto a la "representación gráfica" del signo para permitir

su registro, la identificación del signo no tiene problemas cuando
el sonido puede ser representado a través de notas musicales en un
pentagrama. En nuestro país, las solicitudes de este tipo de mar­
cas se han representado hasta ahora en pentagrama. Para mayores
precisiones, sería adecuado se indique el instrumento con el cual
se reproduce el sonido.

Sin embargo, si se trata de un ruido o de un sonido que no con­

siste en un pasaje musical, el pentagrama ya no es de utilidad, como
sería el caso del maullido de un gato, el galope de un tropel de ca­
ballos, el sonido de una puerta cerrándose, el ruido provocado por
una explosión. En estas hipótesis, sería apropiado grabar el signo
sonoro en un disco compacto, en un casete y reproducirlos en un
equipo de audio. También es factible su grabación en archivos MP3
y ser reproducidos a través de una computadora.

En estos casos la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados

Unidos solicita grabaciones del sonido o ruido que se pretende
registrar (soporte material), complementadas con una descrip­
ción o explicación de la misma por escrito. Así, se aceptó el regis­
tro como marca del ruido del motor de motocicleta de la empresa
"Harley-Davidson".

Nuestro país no se ha quedado atrás con este tipo de marcas

presentando la firma Intel Corporation el 12 de diciembre de 1997
una solicitud de marca sonora consistente en cinco notas musi­
cales que identificaban a los procesadores marca Intel. En esa
época la autoridad administrativa no había establecido formali­
dades sobre este asunto, adoptando el solicitante la iniciativa de
acompañar un pentagrama con las cinco notas constitutivas de
la marca sonora, y cuatro casetes conteniendo la grabación de las
notas reivindicadas.

La solicitud fue publicada en el Boletín de Marcas del día Io

de abril de 1998, con la siguiente frase: "El signo que se pretende
como marca consiste en el sonido que produce la combinación de
las notas musicales indicadas en el pentagrama". De esta manera,
cualquier sujeto interesado estaba en condiciones de conocer los
alcances del derecho pretendido. Ante la ausencia de oposiciones
y de objeciones administrativas, el día 13 de junio de 2000 se con­
cedió el título de marca nro. 1.796.514. Dichas notas musicales se
transformaron así en la primera marca auditiva solicitada y con­
cedida en la República Argentina. Este paso inicial estimuló poste­
riormente la presentación de sucesivas solicitudes de marcas de la
misma naturaleza constituidas por signos sonoros representables
en un pentagrama.
A pesar de ello, no debería ser un obstáculo para la concesión, la
reivindicación de signos sonoros que no puedan ser reproducidos
en un pentagrama, como el canto de un canario, el ladrido de un
perro, el chistido de un búho, la rotura de un vidrio. No existe una
barrera insuperable. El alcance del derecho pretendido se puede
delimitar con una frase describiendo el signo sonoro complemen­
tada con cualquier soporte material apto para reproducir la graba­
ción del signo.
Si bien cualquier persona supone lo que es el ladrido de un pe­
rro, la frase no será de por sí idónea para delimitar el alcance del
derecho, dado que no todos los perros ladran igual. La raza del ani­
mal, y eventualmente el sexo del mismo, determinan que puedan
existir distintas clases de ladrido. Por ello resulta importante que
se adjunte la grabación correspondiente.
A los efectos de determinar cuántos sonidos o ruidos de la mis­
ma naturaleza podrían coexistir, podrían asumirse tres posturas
al respecto:
(i) Aplicar por analogía aquélla que una vasta jurisprudencia uti­
liza en materia de dibujos, proclamando que nadie puede pre­
tender el monopolio de un dibujo genérico sino únicamente
sus rasgos particulares. En este caso, el sonido de un canario
trinando podría coexistir con otro si la melodía fuere diferen­
te y distinguible.
(ii) Tener en cuenta el producto o servicio distinguido. A mayor
arbitrariedad del signo sonoro con respecto a los bienes iden­
tificados, a mayor novedad de aplicación, menor coexistencia
deberá soportar(136) (por ejemplo, el sonido de un motor para
identificar vitaminas). A contrario sensu, cabe interpretar que
si el sonido o ruido tiene alguna relación con el objeto distin­
guido, mayor coexistencia deberá tolerar. Por ejemplo, el soni­
do de un motor con respecto a vehículos.
(iii) Considerar que el primero que ha aplicado un sonido o rui­
do para promocionar y distinguir un producto o servicio,

( 1 3 6 ) S e n a , G u s t a v o A ., cit., n o ta 1 3 3 , p s. 2 2 1 y 2 2 2 .
 atento a la originalidad de tal aplicación, podría rechazar
la coexistencia de sonidos o ruidos de la misma naturale­
za, sean o no arbitrarios en conexión al bien identificado.
Siendo coherentes con la postura asumida en materia de di­
bujos e imágenes, también aquí respaldamos tal posición. Si
alguien ha adoptado el maullido de un gato para identificar
herramientas o utensilios de trabajo, no debería aceptarse
la coexistencia con otros maullidos de gato, aunque suenen
diferente. La originalidad del sonido elegido, sumado a la
variedad de signos que pueden ser elegidos para identificar
productos de idéntica naturaleza, no justifica que un com­
petidor tome tal sonido para publicitar sus propios produc­
tos. La posibilidad de confundibilidad indirecta es innega­
ble. La misma solución debería aplicarse aun en el supuesto
de que el sonido o ruido mantenga alguna relación con el
objeto identificado. Si la empresa "Harley-Davidson" fue la
primera en apelar al sonido de su motor para identificar a su
motocicleta, no debería tolerarse que otras compañías del
mismo rubro acudan al mismo recurso, aunque a los oídos
de un experto los motores suenen diferente. El grueso de la
población asumirá que cada vez que ruja un motor, existirá
alguna vinculación con "Harley-Davidson". Estos tipos de
confundibilidad indirecta o por riesgo de asociación no de­
ben ser promovidos.

2 . M a rc a s o lfativ as

2.1. Motivos que ponen en duda su registrabilidad

Algunas investigaciones han permitido concluir que, en el mo­
mento de decidir el acto de compra, el consumidor es guiado por
un "polisensualismo", en el sentido de que actúan todos los senti­
dos en la experiencia de consumo. Por ello, se ha señalado que los
olores pueden desempeñar una función importante en la relación
empresario-consumidor, pues los aromas pueden imprimir sobre
los productos una dosis para hacerlos más apetecibles atento a que
aquéllos pueden generar una respuesta emotiva favorable que esti­
mulará el acto de consumo(137).

(1 3 7 ) H a w e s , Ja m e s , “F r a g a n c e s a s t r a d e m a r k s ” e n The Trademark Reporter

(T M R ) 7 9 , 1 9 8 9 , p. 1 3 5 .
 No obstante, no pueden ignorarse una serie de razones que
aconsejarían adoptar una posición restrictiva en cuanto a aceptar
a un aroma como marca:
(i) Hay quienes argumentan que el sentido del olfato está más re­
lacionado con emociones o sentimientos que con pensamien­
tos o decisiones(138). En consecuencia, las fragancias acostum­
bran a evocar recuerdos y no, nombres. Para referirse a un
aroma, la tendencia es a vincularlo con un recuerdo propio
al momento de su percepción (por ejemplo, el olor a flores de
jazmín).
(ii) Demostrar acabadamente que el aroma del producto (y even­
tualmente el de un servicio) ejerce una función "distintiva", y
no que actúa meramente como un elemento característico que
lo haga agradable al consumidor.
(iii) Es muy factible que una marca olfativa padezca del defecto de
la fugacidad, dado que es muy posible que el aroma no pue­
da permanecer inmutable con el transcurso del tiempo. Si el
olor proviene de un envase o envoltorio, muy probablemente
el contacto con el aire sumado al factor tiempo provocará que
tal aroma vaya perdiendo fuerza, capacidad de penetración en
el olfato humano y termine por desaparecer. ¿Es viable otorgar
protección a lo que se supone que es un signo distintivo que irá
perdiendo gradualmente tal capacidad distintiva justamente
por su carácter fugaz?
Si un aroma puede actuar con fuerza distintiva sólo un par de
días o semanas, es razonable que surjan dudas acerca de su
registrabilidad como signo identificatorio.
(iv) Los olores no pueden percibirse establemente dado que pue­
den variar por condiciones medioambientales, sea por la tem­
peratura, nivel de humedad, mayor o menor grado de venti­
lación del lugar donde se ubiquen los productos, formas de
manipulación, etc. También las moléculas gaseosas de un olor
son fácilmente modificables por la existencia de otros aromas
cercanos. Se deduce que la percepción de un olor será afectada

(138) K o ster, E. P., “The specific characteristics of the sense of smell” en WAA,
Rouby,C., et al. (eds.), Olfaction, taste and cognition, Cambridge University Press,
Cambridge, 2002, p. 27.
 por su inestabilidad, pues incidirán la cercanía de otros olores
como por la distancia que se mantenga entre el ser humano y
él.

(v) La dificultad de describir con precisión el aroma cuya exclu­

sividad se pretende, de manera de tener una idea clara del
alcance del derecho. Sin dudas, que la percepción de un olor
es fuertemente subjetiva, no existiendo un código olfativo de
aceptación universal. Se carece de una nomenclatura precisa
que pueda usarse para la descripción de los aromas. Cabe asi­
mismo tener presente que no hay forma de aludir a un olor en
sí mismo, pues requiere describirse siempre en relación a un
objeto específico para que se forme en la mente la idea de a
qué se refiere: "olor a naranja", "olor a jazmín", "olor a cane­
la". Hay aromas frutales que son fácilmente reconocibles, pero
existe una multiplicidad de aromas que se podrían crear y no
son descriptibles tales como el olor a "frutilla" o a "banana".

(vi) También existe una notable dificultad en el consumidor pro­

medio para distinguir dos matices de dos fragancias similares.
¿Todos distinguirán con certeza el aroma de pomelo amarillo
con respecto a un pomelo rosado? ¿Podrán coexistir en el mer­
cado un envase con olor a pomelo amarillo con otro que huele
a pomelo rosado que contienen ambos el mismo producto? No
existe discusión que el ojo humano puede distinguir un rojo
claro de un rojo oscuro. Tenemos serias dudas con respecto a
los olores.

(vii) Cabe presumir la compleja tarea que deberán afrontar las au­
toridades judiciales para decidir cuándo se ha cometido una
infracción marcaría en el caso de fragancias. La complejidad
radica en cómo efectuar el análisis de confundibilidad. Bajo
qué parámetros. Qué tipo de perito puede ser convocado para
auxiliar a los jueces en esta tarea.

En síntesis, la ineptitud del ser humano para reconocer de for­

ma clara y precisa un aroma, sumado a que la estabilidad de una
fragancia puede resultar afectada por múltiples factores, permite
aseverar que los olores carecen de la entidad para satisfacer las
funciones esenciales de todo signo marcario, ya que dudamos pue­
dan identificar claramente a aquellos productos al que resulten
aplicados.
2.2. Categoría de aromas. Cuáles serían registrables

A pesar de las objeciones que ponen en duda la capacidad dis­

tintiva de un aroma, algunas oficinas marcarías se han mostrado
aperturistas y han aceptado la registrabilidad de ciertos olores.
Para brindar un panorama clarificador, el primer paso consiste en
efectuar una clasificación de aquéllos:

(i) Aromas primarios (primary scents): se aplican a los productos

cuya función principal es, justamente, producir aromas: des­
odorantes corporales, desodorantes de ambiente, perfumes,
colonias, perfumadores de aires, etc.

(ii) Aromas secundarios (secondary scents): vinculados con bie­

nes que acostumbran a incorporar una fragancia aunque, sin
embargo, no es el motivo principal por el que estos produc­
tos son adquiridos. Por ejemplo, los jabones, los productos de
limpieza para la casa, o los detergentes. Su función esencial
consiste en limpiar, desinfectar, desengrasar, etc. más que
perfumar.

(iii) Aromas arbitrarios (unique scents): incorporados a artículos en

los que el olor ejerce una función totalmente accesoria, dado
que no es una práctica habitual que tales artículos emitan un
aroma: por ejemplo, una fragancia aplicada a una goma de bo­
rrar, a servilletas, a un estuche de anteojos.

Rigen para las marcas olfativas las mismas prohibiciones que

rigen para el resto de los signos. No sería viable el registro del olor
necesario del producto (cfr. art. 2.a], LM) como sería el aroma a
chocolate o queso para estos productos. Tampoco sería acepta­
ble el olor descriptivo de la naturaleza, función o cualidades de
un producto (cfr. art. 2.a], LM) como el aroma a lavanda para un
envase de desodorante de ambiente de olor a lavanda, o el olor a
durazno para un envase de yogur con gusto a durazno. Quedarían
también excluidos los aromas que se han convertido de uso común
para determinados productos por su generalizada utilización en el
mercado, como sería el olor a limón en detergentes para platos (cfr.
art. 2.b], LM).

También deberían rechazarse olores que sean susceptibles de

inducir a error o engaño en relación a las propiedades, cualidades
o características del producto distinguido (cfr. art. 3.d], LM). Por
ejemplo, el aroma de un envase a limón para una gelatina sin gusto
o con gusto a manzana.
Ahora, las aludidas prohibiciones ¿justificarían excluir como
marca a un aroma vinculado a un producto cuyo propósito prin­
cipal es justamente la emisión de fragancia, tales como perfumes,
desodorantes de piel o desodorantes de ambiente? Una postura se­
ría adherir a tal exclusión apoyándose la tesitura de que el regis­
tro sólo debería admitirse cuando la finalidad del producto a ser
identificado no sea justamente emitir un olor. Caso contrario, no
se configuraría la necesaria independencia del signo en relación
al objeto identificado. No creemos que ello sea un fundamento vá­
lido para desestimar la posibilidad de registro. A diferencia de lo
que ocurría en los supuestos incluidos en el párrafo precedente, el
empresario que, a través de la marca, monopolice la fragancia im­
puesta por los componentes químicos de un perfume no adquiere
una posición privilegiada en el mercado que le permita excluir a
los competidores de la fabricación o comercialización de cualquier
perfume o desodorante. Dicho empresario únicamente habrá ad­
quirido una exclusividad limitada de ese perfume o desodorante
concreto y, en consecuencia, no oponible a todo el resto de perfu­
mes o desodorantes imaginables cuya cantidad puede ser variada.
Cabe tener presente que un perfume o desodorante carece de
un "aroma propio" o "aroma necesario". Cada perfume o desodo­
rante puede desprender el aroma de "fantasía" que su creador de­
cidió imprimir libremente. Por este motivo, la forma (olfativa) de
un perfume o desodorante no puede considerarse como la forma
impuesta por la naturaleza del producto, pues el producto "per­
fume" o "desodorante" no impone ninguna forma olfativa deter­
minada. En definitiva, las fragancias de "fantasía" aplicadas a pri­
mary scents no consisten en aromas "necesarios" o "descriptivos"
por lo que no pueden ser subsumidos en el art. 2.a), LM. Los consu­
midores pueden perfectamente percibir este tipo de fragancias en
relación con los productos mencionados como indicador de origen
empresarial(139). Nada impide que los consumidores identifiquen
un perfume acudiendo a su aroma. Podría decirse que el aroma de
cada perfume es el "signo" a través del cual aquél se distingue del
resto. Cabe reflexionar que la apropiación exclusiva de un aroma

( 1 3 9 ) B a l a ñ á , S e r g i o , cit., n o t a 1 3 4 , p . 4 9 .
distintivo de un perfume o desodorante (si se trata de un aroma de
"fantasía") no implica una barrera a la competencia en el mismo
mercado, pues los concurrentes disponen de múltiples alternati­
vas para conseguir el mismo objetivo: aromatizar al cuerpo o a un
ambiente.
¿Qué sucede con los aromas que desempeñan una función "téc­
nica" en el sentido de que se acude a ellos con el propósito de en­
cubrir el olor típicamente desagradable de un producto? Sería el
caso, por ejemplo, de los repelentes de insectos o aquellos produc­
tos destinados a eliminar o ahuyentar cucarachas. ¿Debería impe­
dirse la concesión de un derecho exclusivo a un aroma que ejerce
una función? Para responder a estos interrogantes, debería tenerse
en cuenta en qué medida los consumidores pueden percibir como
indicación de origen un aroma que, de hecho, ha sido concebido
para desarrollar una función técnica. Corresponde tener presente
que nada impide que un aroma que desempeñe una función técni­
ca pueda, a la vez, tratarse de una fragancia de "fantasía" capaz de
actuar simultáneamente como distintiva del producto en cuestión.
Habiendo formas alternativas para encubrir o enmascarar el olor
desagradable de un producto, no debería haber obstáculo para que
un sujeto registre como marca un aroma de "fantasía" que, además
de actuar como solución técnica, se desenvuelva como elemento
distintivo de un producto (140\
En concreto, somos partidarios de que cualquier tipo de aro­
ma (primario, secundario, o arbitrario) puede ser inscripto como
marca siempre que sea un olor de "fantasía" en relación al objeto
identificado(141). El requisito de aptitud para distinguir también se
cumple cuando el signo sea capaz de indicar al consumidor un ori­
gen específico, con independencia de que sepa con certeza cuál es
ese origen. Si el consumidor es capaz de identificar a un producto
específico a través del signo olfativo que emana de éste, la función
marcaría habrá sido satisfecha con independencia de que el suje­

(140) En Estados Unidos se admitió el registro de “el olor a frambuesa” aplicado

a productos de olor típicamente desagradable: ruedas, aceites, lubricantes, etcétera.
(141) Partiendo de este concepto, no sería registrable “el olor a lavanda” para des­
odorantes de ambiente, o “el olor a limón” con respecto a lavavajillas, pues en ambos
supuestos se trata de aromas que se han convertido en habituales para los productos
referidos.
to conozca la denominación de la empresa de la que proviene el
artículo que ya supo identificar como deseado.
No podría registrarse como marca un aroma que se confun­
da con otro que ya ha sido inscripto o se encuentre en trámi­
te (cfr. art. 3.a] y b], LM). Sin embargo, aquí vuelve la polémica
acerca de cómo distinguir claramente dos matices de fragancias
similares.
Sena adopta la teoría de que a mayor originalidad de aplicación,
a mayor arbitrariedad del aroma con relación al producto, más
fuerte será la marca y tolerará una menor posibilidad de coexis­
tencia(142). El autor citado ejemplifica con un aceite industrial que,
en vez de oler como tal, huele a menta; o con un neumático que, en
vez de oler a caucho, huele a rosas; o con una nafta que en vez de
oler como tal, huele a frutilla. Concluye que en todos estos casos se
tendrá una marca fuerte. Coincidimos con esta opinión. Si de un
pañuelo de papel o de una acuarela emanada de un pomo emana
un olor a limón, otra empresa posteriormente ya no podrá comer­
cializar otro pañuelo o acuarela con aroma a limón dulce, agrio o
agridulce(143).
Insistimos que solamente cabe admitir la registrabilidad de
aromas "de fantasía" pues, si un envase con aroma a durazno con­
tiene un producto con fragancia a durazno, se tratará de una marca
"descriptiva". De la misma manera, si en la etiqueta del envase de
un yogurt de durazno figura el dibujo de esa fruta, a través de su
figura se indica o describe el sabor de tal yogurt. Por consiguiente,
el aroma a durazno aplicado al envase es indicativo o descriptivo
del ingrediente del producto que contiene. Asimismo, si tal envase
con aroma a durazno contiene un producto sin olor o con aroma a
manzana, se trataría de una marca "engañosa". Ambas hipótesis
están excluidas de registrabilidad.

( 1 4 2 ) S e n a , G u s t a v o A ., cit., n o ta 1 3 3 , p. 2 2 4 .
( 1 4 3 ) L a s m a r c a s o lfa tiv a s n o n e c e s a r i a m e n t e d e b e n l im ita r s e a d is tin g u ir p r o ­
d u c to s . I m a g in e m o s el c a s o d e u n a c a d e n a d e p e lu q u e r í a s o h e la d e r í a s , d o n d e se
in s ta le u n m e c a n i s m o p a r a a r r o ja r u n a r o m a al p ú b lic o c o n c u r r e n te . Si d ic h o a r o ­
m a n o e s t á p e n s a d o d e m a n e r a e x c lu y e n te p a r a b r i n d a r u n a s e n s a c i ó n a g ra d a b le ,
s in o p a r a q u e el p ú b lic o c a d a v e z q u e lo p e r c i b a a s im ile ta l f r a g a n c i a a lo s l o c a le s
e n c u e s ti ó n , e s t a r e m o s e n p r e s e n c i a d e u n o lo r q u e c u m p le u n a f u n c ió n d is tin tiv a
p a r a u n s e rv ic io .
2.3. La legislación local. Registros en el extranjero
La Ley de Marcas 22.362 no se refiere expresamente a la regis-
trabilidad o no de las denominadas "marcas olfativas" (fragancias,
olores o aromas determinados). Sin embargo, atento a que el art. Io,
LM concluye que puede registrarse como marca, además de los
signos allí enumerados, todo otro signo con capacidad distintiva,
se podría sostener que no existen razones para rechazar la registra-
bilidad de una marca de estas características.
En nuestro país, las primeras solicitudes fueron presentadas
por la firma "L'Oréal" el día 17 de noviembre de 1997, quien solici­
tó el registro de seis marcas olfativas en clase 3 manifestando que
estaban constituidas por fragancias de frutas (damasco, cereza,
sandía, banana-melón, uva y cereza-frambuesa) aplicadas a los en­
vases que contienen productos para el cabello (champú). Ante la
oposición formulada por la firma "Antiall S.A.", la solicitante inició
juicio por levantamiento de oposición.
El juez interviniente(l11) dictó sentencia aprobando la registra-
bilidad de las marcas olfativas, siendo la primera decisión judicial
adoptada en la República Argentina sobre esta materia. Si bien la
demandada "Antiall S.A." no compareció contestando demanda, el
juez no obstante efectuó un detallado análisis del tema haciendo
lugar a la pretensión de "L'Oréal", declarando infundadas las seis
oposiciones deducidas al registro de las marcas olfativas pretendi­
das. Subrayó que nuestra legislación no requiere como "requisito
sustancial" del signo ni que sea "perceptible visualmente" ni que
pueda ser "representado gráficamente", argumentando que si así
lo hubiera querido el legislador lo habría impuesto en la ley mar­
caria y no lo había hecho. Agregó, en sintonía con la actora, que si
una persona podía recordar un olor, asociarlo a un producto, co­
rrespondía interrogarse por qué ese signo distintivo no podía ser
registrado como marca. Se destacó que signos de esta naturaleza
habían sido inscriptos por oficinas de marcas como en Estados
Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea.
En definitiva, la autoridad judicial no halló óbice para aprobar
los registros solicitados, exigiendo la descripción con la mayor pre­
cisión posible de la fragancia reivindicada, indicando los compo­

(144) Juzg. Nac. Fed. Civ. y Com., nro. 4,17/6/2004, “L'Oréal c. Antiall S.A.”
nentes químicos del producto que, impregnado al envase o envol­
torio, producirá el aroma en cuestión. La autoridad administrativa,
considerando el contenido de la resolución judicial, emitió una vis­
ta en cada uno de los seis expedientes, requiriendo al solicitante
que aportase documentación, o cualquier otra prueba, que brin­
dase certeza con respecto al derecho pretendido para garantizar la
efectiva protección marcaría con respecto a futuras solicitudes de
marcas olfativas. Para satisfacer dicho propósito, la firma "L'Oréal"
presentó nuevas descripciones relativas a las solicitudes que rei­
vindicaban los aromas de damasco, cereza y sandía (no ocurrien­
do ello con los aromas banana-melón, uva y cereza-frambuesa) in­
cluyendo los nombres científicos de las sustancias o extractos de
tales olores, como también, ejemplos de los envases para el cabello
(champú).

Superado el obstáculo de las oposiciones formuladas, la au­

toridad administrativa otorgó los títulos marcados el día 30 de
enero de 2009, a pesar de que el sujeto solicitante no había acom­
pañado ni nuevas descripciones ni envases, como muestra o
ejemplo, a los que se aplicaban los olores banana-melón, uva y
cereza-frambuesa.

Resulta importante destacar que las fragancias estaban aplica­

das a los envases y no al producto en sí, atento a que, si las fragan­
cias reivindicadas hubieran estado impuestas al producto (conte­
nido) y no al envase (continente), muy probablemente la Oficina de
Marcas habría objetado la inscripción en virtud del art. 2.b), LM
que dispone que no son registrables signos que hayan pasado al
uso general antes de su solicitud de registro. Ello no habría sido
desacertado considerando que tal aplicación (fragancias frutales
aplicadas a los champúes) consiste en un recurso de dominio pú­
blico para todos aquéllos que elaboran este tipo de producto, y na­
die tiene derecho a su apropiación exclusiva.

Un caso representativo del tema en análisis había acontecido

con anterioridad en Europa, como consecuencia del rechazo, por
parte de la Oficina de Marcas de la Unión Europea (OAMI), de una
solicitud de marca consistente en "el aroma a la hierba recién cor­
tada" como marca olfativa para distinguir pelotas de tenis. El día 11
de febrero de 1999 tal rechazo fue revocado por la Segunda Sala de
Recursos de la Oficina de Armonización para el Mercado Interior
en base al argumento de que "el aroma a la hierba recién corta­
da" constituía un aroma inequívoco que la gente reconoce por
experiencia (145l
Por su parte, en el Reino Unido, la oficina competente ha admi­
tido el registro de dos marcas olfativas, siendo una de ellas el olor
de rosas aplicado a neumáticos, y la otra el olor de cerveza para
distinguir dardos.
Si bien no son abundantes, las resoluciones judiciales que se
han expedido sobre la registrabilidad de los aromas como marcas
han sido favorables. Sin embargo, nuestra impresión es que este
asunto presenta aristas más polémicas y discutibles en compara­
ción con la protección de marcas auditivas o sonoras.
El ser humano en su vida cotidiana es conciente de lo que lo
rodea más por lo que ve y escucha que por lo que huele. No cabe
duda de que está capacitado para percibir ciertos aromas, muchos
de ellos fácilmente reconocibles: olor a humo, a gas, a combustible,
a pegamento. Algunos aromas o fragancias se vinculan con sensa­
ciones placenteras y funcionan como estímulo para que la memo­
ria recree recuerdos agradables.
En concreto, el ser humano puede distinguir diversas fragancias
pero, definitivamente, no es el lenguaje de los olores su medio más
habitual de comunicación. Por lo que, si un sujeto registra cual­
quier envase o producto con aroma a frutilla, uva, o manzana, no
deberían admitirse otros envases o productos de la misma natura­
leza con fragancia a frutilla, uva, o manzana, independientemente
del tipo de frutilla, uva o manzana de que se trate. Sería inconcebi­
ble la coexistencia de un combustible con aroma a manzana verde
porque otro huele a manzana roja. Todas las observaciones efec­
tuadas demuestran la necesidad de aproximarse con prudencia a
la aceptación generalizada de las "marcas olfativas".

(145) La OAMI en una primera instancia había rechazado la solicitud de registro,

indicando el examinador que no se había satisfecho el requisito de la representación
gráfica, dado que sólo se había presentado la información relativa a lo que constituía
la marca, pero no la marca en sí. El solicitante apeló la resolución y en la instancia
superior se anuló la decisión originariamente adoptada, considerándose que se h a­
bía cumplido con el requisito de representación gráfica, dado que el aroma a hierba
recién cortada resulta un aroma inequívoco para el público, reconocible automática­
mente como representativo de la primavera, el verano, los campos de césped corta­
dos, o los campos de deportes.
3 . M a r c a s tá c tile s y g u sta tiv a s

Las marcas táctiles y gustativas forman parte, al igual que los

sonidos y olores, de las denominadas "marcas no visibles". La mar­
ca táctil es la que sólo puede ser captada por el tacto y la marca gus­
tativa, al constituir un sabor, sólo puede ser percibida por el gusto.
Ninguna de ellas por el sentido de la vista.

Para que una textura sea admitida como marca, debe tratarse
de la aplicación en forma arbitraria sobre un producto que provo­
que una sensación táctil no necesaria ni habitual, que permita dis­
tinguirlo de otros productos iguales. Estimamos que este tipo de
marcas serían útiles fundamentalmente para las personas priva­
das del sentido de la visión. Estas personas por estricta necesidad
y por práctica desarrollan el sentido del tacto mucho más que un
individuo promedio. No en vano, y para facilitarles algunos temas
de la vida cotidiana, los billetes cuentan con signos táctiles para
permitir su identificación. Lo mismo sucede con determinadas bo­
toneras de ascensores.

Está claro que las marcas táctiles estarían lejos de ser las más
difundidas, pero resulta pertinente reconocer que haría posible
a un sector de la población la identificación de los productos que
desean adquirir. Piénsese en el caso de cajas o envases que dispu­
sieran de un relieve o textura que permitieran a una persona cie­
ga identificar que está en presencia del producto proveniente de la
empresa de su confianza.

Por otro lado, se ha caracterizado a la marca gustativa como

aquélla que cuenta con un sabor o un gusto no inherente o necesa­
rio del producto a ser distinguido. Se trataría de un gusto arbitra­
rio, como una lapicera con sabor a frambuesa, o tarjetas de regalo
o salutación con gusto a frutilla. Está claro que el público, antes de
adquirir una lapicera, no saboreará todas aquéllas que se encuen­
tran en el mostrador o vidriera de un negocio para recién adoptar
su decisión de compra cuando perciba el gusto a frambuesa.

En este caso, la marca más que desempeñar una función neta­

mente distintiva, ejercerá su función complementaria de identifi­
cación de origen. El público comprenderá que si una lapicera sabe
a frambuesa, es porque proviene o ha sido elaborada por determi­
nada empresa específica.
 No estamos en presencia de una clase de marcas que haya co­
brado todavía de una amplia repercusión. Sin embargo, en la me­
dida en que dispongan de capacidad para distinguir un producto
de otro o, al menos, sean aptas para identificar el origen de un pro­
ducto, deberían ser admitidas en el sistema marcario argentino. En
estos casos, la descripción en la solicitud de la textura o rugosidad
que provoque la sensación táctil, o del sabor o gusto de que se tra­
ta, debería ser suficiente para tener por delimitado el alcance del
derecho pretendido.

4 . M a r c a s m ó v iles

Dentro de las marcas no convencionales o no tradicionales po­

demos distinguir dos categorías principales: las "marcas no visi­
bles" como los sonidos, olores, texturas y gustos a los que aludimos
previamente, y las "marcas visibles" entre las cuales podemos citar
a los gestos y a las imágenes móviles.
Un ejemplo de "marca gestual" es el signo característico reali­
zado con la mano por el tenista Lleyton Hewitt, tanto es así que el
gesto como el término "C'mon” que lo acompaña se conocen como
"hacer una Lleyton" (146\ En el Reino Unido, una empresa obtuvo el
registro de un signo consistente en un gesto de una persona tapán­
dose uno de los orificios de nariz con el dedo índice. Se ha dicho
así que las expresiones gestuales son aptas para ser utilizadas en
el ámbito comercial como distintivas de productos o servicios. La
solicitud de registro de una "marca gestual" puede consistir en una
sola imagen, o varios fotogramas describiendo el gesto, asimilán­
dose a una "marca móvil".
Por nuestra parte, no encontramos justificación para hablar de
las "marcas gestuales" como una categoría de signos con entidad
propia. Se trata de otra modalidad de marcas gráficas. Siguiendo
este criterio, correspondería aludir a "marcas frutales" o "marcas
florales" cuando los gráficos representen este tipo de cosas.
Nos ocuparemos ahora de las "marcas móviles" que son aqué­
llas constituidas por el movimiento de imágenes o palabras que se
suceden dentro de un lapso determinado de tiempo, de escasa du­

(1 4 6 ) B o r g a r e l l o , M a r i e l a , “Registrabilidad de las marcas olfativas en la

República Argentina” Revista da ABPI, nro. 1 1 7 , marzo-abril 2 0 1 2 , p. 3.
ración, imágenes o palabras que pueden ir acompañadas de otros
signos visibles como marcas sonoras.
Se incluyen dentro de esta categoría de marcas a la imagen en
movimiento de un globo terráqueo destinado a la distinción de re­
ceptores de GPS; la imagen del cielo con nubes seguida de un flash
de luz del que aparece un caballo alado galopando identificatoria
de "Tristar Pictures Inc."; la secuencia animada de imágenes im-
plementada por "Netscape Communications Corp." que retratan la
silueta de una porción del planeta en el que aparece la letra "N" y
una serie de meteoritos que atraviesan la escena; la secuencia de
video de la compañía "Columbia" que suele aparecer al principio
de sus películas y que culmina con la imagen de una mujer con una
antorcha en la mano, de pie sobre un pedestal.

Esta clase de marcas ha adquirido relevancia a partir del auge

de Internet, dado que una marca animada es más idónea para cap­
turar la atención de quienes navegan por la red con mayor eficacia
que las tradicionales marcas estáticas.
¿Qué es lo que constituye la marca? Toda la secuencia de imá­
genes en la medida que tenga capacidad distintiva, toda vez que el
público al verla asociará la imagen en movimiento con un determi­
nado producto o servicio o con un origen empresarial determinado.

A los fines de precisar el alcance del derecho reivindicado, de­

bería acompañarse en la solicitud una descripción detallada con la
secuencia de todo el movimiento cuya exclusividad se pretende. La
secuencia de imágenes debería ser, luego, objeto de publicación.
Para que no quede ninguna duda acerca del derecho reivindicado,
conjuntamente con la solicitud debería adjuntarse algún soporte
material (CD, DVD, videocasete, etc.) que permita la reproducción
de la secuencia.
Por otro lado ¿cuándo se configuraría una infracción a una
marca móvil o cuándo rechazar su registro por la existencia de
otra previa? Una variedad de factores deberían ser evaluados. La
originalidad de las imágenes o palabras incorporadas en la se­
cuencia, el previo uso o notoriedad que haya adquirido tal suce­
sión de imágenes, la cantidad de imágenes que contengan las se­
cuencias enfrentadas y cuántas de ellas mantengan coincidencia.
Si bien el tema es novedoso y todavía las marcas móviles no son
numerosas, los criterios tradicionales de cotejo pueden resultar
de bastante ayuda para la resolución de conflictos que se susciten
alrededor de ellas.
En nuestro país la primera solicitud de marca móvil fue presen­
tada el día 5 de noviembre de 2001 bajo acta nro. 2.358.104 en cla­
se 5 y, siendo publicada el día 26 de diciembre de 2001, no recibió
oposiciones. La oficina de marcas concedió el título nro. 1.878.650
el día 18 de julio de 2002(147\ El signo reivindicado consistía en la
mutación de color que va experimentando el isotipo de las vitami­
nas "Supradyn", que va variando del verde al rojo en forma des­
cendente, para luego volver al color original en forma ascendente,
acompañándose tal cambio poruña esfera luminosa.
A los efectos de delimitar el alcance del derecho, el solicitante
presentó la siguiente descripción: "Se reivindican las propiedades
distintivas de la forma y del movimiento descendente y ascendente
de los colores, resultante de visualizar en forma secuencial once
imágenes con una frecuencia de un segundo". Para brindar mayor
certeza, el solicitante también adjuntó un disco compacto a través
del cual se reproducía el video que representaba la marca móvil.
Sin dudas que marcas de esta naturaleza abren todo un abanico
de posibilidades que irán enriqueciendo el universo de los signos
distintivos. Seguramente, el incesante avance de la tecnología nos
brindará en el futuro cercano nuevas categorías de signos dotados
de capacidad para distinguir productos y servicios.

5. Trade dress o apariencia distintiva

5.1. Concepto y alcance
La denominación anglosajona trade dress es un vocablo al cual
no es posible encontrarle una precisa y unívoca traducción en el
idioma español. Literalmente trade dress significa "vestimenta co­
mercial" o "ropaje comercial" lo que, indudablemente, no resulta
un fiel reflejo de lo que consiste este concepto en el ámbito del de­
recho marcario. En nuestro idioma se han utilizado distintas ter­
minologías para designar al trade dress: "apariencia distintiva";
"apariencia industrial"; "imagen empresarial"; "estilo comercial".

(147) Título renovado bajo acta nro. 3.169.410 el día 4/6/2012.

 El trade dress o "apariencia distintiva" tuvo su origen en la ju­
risprudencia de los tribunales norteamericanos e, inicialmente, se
refería al modo en que un producto era lanzado y presentado en el
mercado mediante su etiqueta, envase o envoltorio. Este concepto
original fue evolucionando con el tiempo, ampliándose y abarcan­
do hipótesis muy variadas, adquiriendo cada vez más relevancia en
el ámbito de los negocios.
Entre las definiciones brindadas por la doctrina podemos citar:
"el medio por el cual un producto (en su sentido más amplio posi­
ble) es presentado en el mercado [...] Entre las innumerables for­
mas de aparición puede comprender el embalaje (cualquiera que
sea su tipo y/o modelo), la configuración de un producto, un color
y/o combinación de colores que presente, los métodos de comer­
cialización, las maneras de su divulgación publicitaria, el diseño
y/o estilo interno o externo de un establecimiento (cualquiera que
sea), las pertenencias, partes y componentes de un producto o de
una prestación de servicio"(148).
Se ha sostenido también que trade dress consiste en "la aparien­
cia visual de las etiquetas, envoltorios, envases o empaques de los
productos [...] modernamente el concepto incluye también la apa­
riencia global del producto y su empaque, llegando incluso a com­
prender el diseño y la forma del mismo [...] abarca la imagen o im­
presión visual que provoca el producto y/o su empaque como un
todo. Dentro de este todo pueden incluirse medidas, formas, color o
combinaciones de colores, textura, representaciones gráficas, y has­
ta se ha llegado al extremo de comprender técnicas de venta"(l |l|).
A su vez, ha sido definido como el "conjunto de elementos de
distinta naturaleza que constituyen el aspecto total del packaging,
de la configuración de un producto o de un establecimiento co­
mercial, que tiene por finalidad generar en el mercado la identifi­
cación de dicho producto, servicio o establecimiento por parte de
los consumidores" (150l

(148) T i n o c o S o a r e s , J o s é C a r l o s , Concorréncia desleal vs. Trade dress, Editorial

del autor, San Pablo, 2004, ps. 96 y 97.
(149) G u t i é r r e z C a r r a u , J u a n M a n u e l , Manual teórico-práctico de marcas,
Universidad de Montevideo, Montevideo, 2009, p. 44.
(150) B e r g e r , F e d e r i c o , “La apariencia distintiva (trade dress) de establecimien­
tos comerciales” LA LEY, 2010-D, 880.
 Definitivamente, el trade dress o la "apariencia distintiva" no se
conforma por un solo o único elemento, sino por un conjunto de
ellos, que contribuyen a la apariencia global de un producto o de
un establecimiento, llegando a incluir su forma y diseño. El trade
dress es una suma de componentes que pueden comprender for­
mas, colores, texturas, tamaños, diseños, disposición, gráficos, ti­
pografía, leyendas, uniformes, decoración, mobiliario, arquitectu­
ra, iluminación, que aportan a la impresión visual de un producto
o servicio como un todo.
De esta manera, los distintos elementos individuales que con­
forman un establecimiento comercial, como la apariencia exterior
de un local comercial, su diseño y decoración interior1151), los uni­
formes de los empleados, sus vehículos, en la suma configuran el
trade dress o "apariencia distintiva" del servicio allí brindado, dán­
dole una fisonomía particular claramente distinguible con respec­
to a quienes prestan servicios similares. Tratándose de un restau­
rante o casa de comidas su apariencia visual distintiva estaría dada
por la suma de su aspecto exterior, su decoración interior, menúes,
colores, adornos, disposición del mobiliario, etc(152). Las estaciones
de servicio pueden acudir al concepto de trade dress para proteger
el carácter distintivo y particular que le confiere la disposición de
las marquesinas, carteles, surtidores, techos, combinación de co­
lores, etc. Se verifica entonces que un mismo establecimiento co­
mercial puede optar por proteger como marca tanto su "apariencia
distintiva" exterior como interior. Ello implica la presentación de
solicitudes diferentes correspondiendo el otorgamiento de sendos
títulos independientes.

(151) Existe en Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decora­
ción de los establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal de­
coración (trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresa­
rial. A título de ejemplo se encuentran los restaurantes franquiciados bajo la marca
“Freddie Fuddruckers” que están diseñados de una forma que los clientes están en
condiciones de ver el alm acenaje y la preparación de la comida, con el propósito de
demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.
(152) Con respecto a los establecimientos comerciales, en nuestro país se han re­
gistrado la apariencia exterior de locales comerciales como “Pizza Hut” y “Village
Cinemas S.A.” y en relación a la decoración interior de locales comerciales aqué­
llos que caracterizan a los restaurantes “Kansas” y “Big Mamma” (Casos citados por
S e n a , G u s t a v o A., “El trade dress o estilo comercial” I.N.T.A./A.S.I.P.I., Conferencia
2004, Buenos Aires, marzo 7-9, ps. 16 y 17).
 En el ámbito de los productos, una protección vía trade dress
sería factible, por ejemplo, para diseños de camiones mezcladores
identificados con una particular franja de colores, para diseños de
maquinaria agrícola reivindicando una específica combinación y
distribución de colores en su superficie, para un bombón con un
especial envoltorio por unidad y la caja correspondiente.

Está claro entonces que en la base del concepto de trade dress se

encuentra la noción de "distintividad" y que semejante trade dress
(en cuanto conjunto como la suma de "un todo" de los elementos
que lo integran en cada caso) debe representar una determinada
asociación o un determinado origen, debiendo ser identificatorio y
distintivo para que sea protegible.

El art. 15.1 del Acuerdo ADPIC establece que "podrá constituir

marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de
una empresa de los de otras empresas". Más adelante consagra
que podrán registrarse como marcas a cualquiera de la combi­
nación de los signos allí enumerados. No quedan dudas entonces
de que el concepto de trade dress está incorporado en esta norma
del tratado internacional. Considerando ello y la inclusión amplia
de signos registrables contemplados en el art. Io, LM, nos permite
sostener que no existe ningún impedimento en nuestra legisla­
ción para proteger vía registro a un conjunto de elementos con
capacidad distintiva, bajo la condición de que esta "combinación
de signos" esté conformado por elementos claros y definidos y el
conjunto —como un todo— sea apto para "distinguir" e "indicar
un origen".

5.2. Extensión de la protección

El trade dress o "apariencia distintiva" debe ser protegido, tanto

como los restantes signos marcarios, de actos de apropiación no
autorizada que impliquen actos en infracción a la ley de marcas,
como también contra conductas que deriven en actos de compe­
tencia desleal. En el caso específico del trade dress la confusión se
origina cuando se busca y se logra una similitud en la impresión
global de un producto (forma, modalidad de presentación, diseño y
colores) como en la de un establecimiento (apariencia externa, de­
coración interior, distribución de mobiliario) que puedan inducir a
confusión, error o engaño al público consumidor.
 Los derechos que puede invocar el titular de un trade dress se
extenderán sobre el "todo" o "conjunto distintivo" que se supone
ha registrado, y no sobre los elementos que lo componen en for­
ma aislada. Sin embargo, en determinados casos, entendemos
que se pudo haber registrado por separado la forma no necesaria
de un producto, una etiqueta combinando colores, y una palabra
o conjunto de palabras, y que el empresario luego utilice la suma
de estos tres componentes. Ahora, para hablar estrictamente de
la infracción a un trade dress, un tercero debería estar utilizando,
sin autorización, la totalidad de tales elementos o, como mínimo,
aquéllos que dotan de mayor distintividad al conjunto.
Entra a jugar aquí el concepto de "look-alike" (en nuestro idio­
ma "parecido a") el cual ha sido definido como "las imitaciones, a
menudo serviles, del diseño de un producto o de algunas de sus
características, o de las etiquetas, o también de la confección en su
conjunto (es decir, incluso envases, colores, etiquetas, representa­
ciones gráficas y slogan")(153).
Se configura entonces la violación al derecho de exclusividad
del titular cuando otro sujeto use la combinación de los elemen­
tos más distintivos del conjunto, que son justamente los que dotan
al producto o establecimiento de su fisonomía particular, y cuya
apropiación cause o induzca a confusión, error o engaño al públi­
co, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el
titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.
De acuerdo a lo expresado por el autor italiano Mario
Franzosi(154), el denominado "look-alike" provoca los siguientes
efectos con respecto a los consumidores: (i) inducirle a creer que
está frente al producto original, (ii) creer que si bien está ante un
producto distinto al original, provenga de la misma fuente, (iii) ser
conciente de que no se trata del producto original, pero considerar­
lo un equivalente, (iv) adquirir el producto copia sin reflexión por
efecto de una sugestión creada por la semejanza con el producto
original.

(153) C a s a b u r i , G e r e m i a , “Look-alike: situazione e prospettive” Revista il diritto

Industríale, nro. 06, 2003, p. 560.
(154) Citado por B e r g e r , F e d e r i c o , “La apariencia distintiva y su protección fren­
te a actos de confusión y de dilución” LA LEY, 2011-A, 709 y 710.
 Vemos que quien se apropia de un trade dress ajeno muy difí­
cilmente desconozca a tal signo, pues no copia una sino varias de
sus características más distintivas, usurpando no sólo la clientela
ajena víctima de confusión, sino aprovechándose además de los
recursos que legítimamente invirtió el empresario dueño del trade
dress original para crear e innovar en la presentación de sus pro­
ductos o servicios mediante estrategias de marketing.
Un caso muy ilustrativo de usurpación de trade dress ocurrió
en la República Oriental del Uruguay donde una empresa de dicho
país importaba desde China bombones de chocolate, con una mar­
ca de fantasía, pero cuyo envoltorio era similar al de los conocidos
bombones de marca "Ferrero Rocher" perteneciente a la firma ita­
liana "Ferrero Spa", la que demandó a la empresa uruguaya solici­
tando el cese de uso del trade dress que era similar y confundible
con el del mencionado bombón.
El Poder Judicial, en un fallo sin precedentes en Uruguay, reco­
noció expresamente la figura del trade dress, y condenó en primera
instancia al demandado al cese del uso de su marca en relación
al producto bombones de chocolate, con similar packaging, trade
dress y presentación que el bombón del actor, y asimismo lo conde­
nó a abonar los daños y perjuicios ocasionados.
En la sentencia pronunciada(155) se tomó en consideración que
"la similitud entre los bombones considerados en el caso, mueve
a confusión [...] teniendo a la vista ambos productos, los bombo­
nes de marca Rocher y los bombones del demandado, la similitud
es clara, en cuanto al packaging del producto, su presentación, y
también en cuanto a su envoltura o dressing [...] Contemplando las
cajas de uno y otro producto, se advierte una similitud notoria en­
tre éstas, que tienen la misma forma (rectangular, el clásico arbo-
lito de los bombones Ferrero Rocher), y en lo que respecta a cada
unidad de bombón, se observa también una similitud que mueve
a confusión, entre los envoltorios propios de uno de estos y su pi-
rotín, elementos también distintivos de la marca de la parte acto-
ra. Se verifica un caso de confusión directa, que se da cuando las
marcas confundibles protegen los mismos productos o servicios,
de forma tal que el consumidor adquiere o contrata uno pensando
que es otro".

(155) Sentencia de fecha 5/9/2012 del Juzgado Letrado en lo Civil de 19° Turno.
 ¿Existen otras alternativas de protección en el supuesto de
que el trade dress no haya sido registrado? Estimamos que dos
opciones pueden ser exploradas. Una de ellas es acudir a las
normas de competencia desleal. El art. 10 bis del Convenio de
París, en su párr. 3.1) define que en particular deberá prohibirse
"cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la activi­
dad industrial o comercial de un competidor". La mención no
sólo de los productos, sino también del establecimiento y de la
actividad de un competidor torna plenamente aplicable la nor­
ma citada en el caso de la apropiación indebida de un trade dress
ajeno.
En la eventualidad de que un producto haya sido identificado
vía trade dress de una manera pública, pacífica y continuada en el
tiempo, la jurisprudencia construida alrededor de las marcas de
hecho sería aplicable(156).
Por otro lado, no podemos obviar el contenido del art. 27, LM
que define a las designaciones comerciales como "el nombre o
signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lu­
cro". En la medida en que, en un establecimiento determinado,
se preste un servicio, indefectiblemente a través del ejercicio de
una actividad, si el signo no ha sido registrado como marca, po­
dría ser tutelado bajo el régimen de las designaciones comercia­
les. Sirve de apoyo a lo expuesto citar la ley 83 (1998) de Propiedad
Intelectual del Ecuador que considera apariencia distintiva a
"todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras
y diseños característicos y particulares de un establecimien­
to comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación
de servicios o venta de productos". Se constata así que la "apa­
riencia distintiva" tal como ha sido consagrada en la legislación
ecuatoriana se encuentra delimitada en el ámbito de los locales
empleados para la prestación de servicios o comercialización de
productos(157).

( 1 5 6 ) E s te t e m a h a sid o d e s a rr o lla d o e n el c a p ítu lo V II d e la p r e s e n te o b ra .

( 1 5 7 ) B e r g e r , F e d e r i c o , cit., n o ta 1 5 4 , p. 8 8 1 .