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S/CESE DE USO DE
MARCA
Juzgado n
11
Secretara n
22
En Buenos Aires, al 1 da del mes de julio de 2010, se renen en Acuerdo los jueces de la
Sala I de la Cmara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos
mencionados en el epgrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora Mara Susana
Najurieta dijo:
1. La sentencia de fs. 585/588 hizo lugar a la reconvencin deducida por Laboratorio Cuenca
S.A. por nulidad de las solicitudes presentadas por Unilever NV mediante Acta n 2.389.803 y Acta n
2.387.999 de la marca SUAVE, para la clase 3 del nomenclador. Para as resolver el seor juez a-quo
consider que el signo pretendido es de uso comn en productos cosmticos y no tiene aptitud distintiva
puesto que el titular no ha adicionado elementos diferenciadores y, tal como el signo ha sido solicitado, se
trata de una cualidad del producto que no puede generar un derecho monoplico a favor del solicitante. En
consecuencia, estim que la marca SUAVE en la clase 3, estaba alcanzada por las prohibiciones de los
artculos 2, incisos a y b, artculo 3, inciso d y artculo 24, inciso a, de la ley 22.362. En razn de la
nulidad de las solicitudes de marcas pretendidas por la parte actora, la sentencia rechaz la demanda de cese
de uso, con imposicin de las costas del litigio a las demandantes.
2. Esta sentencia fue apelada por la parte actora, cuyo recurso fue concedido a fs. 595. La
expresin de agravios corre a fs. 604/611 y recibi la contestacin de la parte demandada de fs. 613/620.
Tambin se han interpuesto recursos sobre la materia honorarios a fs. 590, 591 y fs. 592.
3. La parte actora pide la revocacin total de la sentencia, la admisin de la demanda por cese
de uso y el rechazo de la reconvencin por nulidad de las solicitudes de la marca SUAVE en la clase 3 del
nomenclador.
En forma sucinta, sus agravios pueden expresarse en la siguiente forma: a) la sentencia
soslay que la marca SUAVE es usada en la Repblica Argentina desde 1999, con intensa penetracin en
el mercado, gastos de publicidad y aceptacin por el pblico, en razn de la excelente relacin entre calidad
y precio; agrega que como marca de hecho ha obtenido una posicin lder y debe ser respetado su derecho
a la clientela: b) es innegable el valor de SUAVE como marca, pues se trata de un adjetivo calificativo
aplicable a una altsima gama de productos, con lo cual no constituye la designacin necesaria y habitual de
un producto concreto en especial y no pierde su aptitud marcaria, ni queda comprendido en las prohibiciones
de la ley 22.362; en tal orden de ideas agrega que se trata de una voz evocativa, que no produce ninguna
asociacin particular con un shampoo determinado y no es alcanzado por la prohibicin del art. 3, inciso d,
de la legislacin marcaria; c) la sentencia omiti que la parte actora es titular de la marca SUAVE desde
1960 y se halla en vigencia registro n 2.044.475-, con lo cual reclama el reconocimiento de la capacidad
distintiva que le corresponde conforme al art. 15.1, del Acuerdo ADPIC; y d) finalmente, solicita se haga
lugar a la demanda deducida por su parte, en atencin a la mala fe evidenciada por la conducta de la parte
demandada.
Laboratorio Cuenta S.A. ha solicitado a fs. 613 que se declare la desercin del recurso de la
parte demandante, peticin que debe ser desestimada pues el escrito en examen individualiza y funda sus
reproches de modo satisfactorio a la luz de las exigencias formales contenidas en el art. 265 del Cdigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacin.
4. Los agravios principales versan sobre la declaracin de nulidad de las solicitudes de marca
SUAVE, Acta n 2.389.803 y Acta n 2.387.999, ambas en la clase 3 del nomenclador.
Creo oportuno recordar que la jurisprudencia del fuero ha reiterado que la apreciacin de las
impugnaciones por nulidad de marcas debe efectuarse con un criterio riguroso cuando los signos estn
presentes en el mercado y han tenido un uso intenso, pues la sancin tiene impacto en las preferencias del
pblico consumidor y es necesario que existan intereses pblicos igualmente comprometidos para admitir
una medida de semejante gravedad (esta Sala, causa 6875/98 del 11/5/2004; causa 9796/04 del 30 de junio
de 2009). Tambin considero que tiene sabidura la lnea jurisprudencial que afirma que las soluciones de los
precedentes tienen escasa relevancia pues cada conflicto marcario debe resolverse con sujecin a las
particularidades de cada especie, toda vez que las circunstancias adjetivas del conflicto son las que iluminan
el cotejo y forman conviccin sobre la posibilidad de coexistencia de dos signos en el mercado.
La marca solicitada por Unilever N.V. por Acta n 2.387.999 del 29/8/02 consiste en la voz
SUAVE y es una marca denominativa solicitada para identificar productos de clase 3, excepto
preparaciones para el tocado y arreglo del cabello. Por Acta n 2.389.803 del 11/9/02, Unilever N.V. ha
solicitado una marca mixta, que contiene el trmino SUAVE en letras de diseo y colores especficos,
sobre un fondo rectangular de color azul vivo, con diseo que evoca movimiento ondulante (fs. 531).
Tambin esta marca figurativa es solicitada para toda la clase 3, con excepcin de preparaciones para el
tocado y arreglo del cabello.
La parte actora invoc en sus agravios como as tambin durante el proceso- la presencia en
el mercado de la marca SUAVE, denominativa y limitada a preparaciones para el tocado y arreglo del
cabello, que tiene un registro ms antiguo, n 1.421.140, y fue renovada por Acta n 2.406.582, actual ttulo
n 2.044.475 de vencimiento en septiembre de 2015 (fs. 516). La recurrente sostiene que esta marca esta en
vigencia desde 1960 y es usada por una empresa vinculada. Sin embargo, voy a prescindir de estos datos
pues en el expediente consta que la titularidad de esta marca correspondi a Helene Curtis Inc., que se
fusion segn el derecho del Estado de Nueva York formando la empresa Conopco Inc., persona jurdica a
quien se le transfiri la marca n 2.044.475, tal como resulta de las constancias del expediente
administrativo acompaado por el I.N.P.I. y que se encuentra en sobre adjunto (confr. fs. 516). Prescindir
de este antiguo uso en el mercado argentino pues no consta vinculacin alguna societaria o contractual entre
las empresas actoras y los sujetos titulares de esta marca.
De las constancias de esta causa resulta que la marca SUAVE comenz a utilizarse por
Unilever N.V. y su filial en Argentina Unilever de Argentina S.A. desde junio del ao 1999 como marca de
hecho. En el mes de agosto del ao 2002, cuando se presenta la primera de las solicitudes que se ha
declarado nula en la primera instancia, el shampoo identificado por la voz SUAVE alcanzaba un monto de
comercializacin mensual de 693 toneladas (fs. 424, dictamen de la contadora Cora Alicia Bez). Segn el
citado informe, en el primer ao de su presencia, 1999, alcanz un volumen de 3.729 toneladas. Ello
significa que en julio de 1999, cuando Laboratorio Cuenca S.A. obtiene su primer registro de la marca
ISSUE para la clase 3 del nomenclador (el n 1.745.670), la marca de hecho SUAVE de Unilever N.V.
se hallaba posicionada en el mercado de los champes y acondicionadores.
No tengo elementos precisos para conocer desde cundo los productos que se identifican con
la marca ISSUE aparecen en el mercado con la leyenda SHAMPOO SUAVE, pero indudablemente ello
suceda en enero de 2003 cuando se produce el intercambio de cartas documentos entre los apoderados de
las partes.
5. La sentencia de primera instancia ha juzgado que las marcas solicitadas por Actas n
2.389.803 y n 2.387.999 son nulas por contravencin a lo dispuesto en el ley 22.362 (art. 24, inciso a), por
consistir en una palabra que es la expresin descriptiva de la cualidad o caracterstica del producto. Adems,
les ha negado valor marcario por no haber adicionado otro elemento que otorgue peculiaridad distintiva a los
conjuntos.
Sucede que, a diferencia de las marcas informadas a fs. 456/457 o, incluso, del supuesto de la
marca LUX SUAVE de titularidad de la empresa Unilever N.V. (fs. 455), la peculiaridad de este conflicto
es que las marcas de la parte actora slo tienen la voz SUAVE como elemento denominativo. No se ha
agregado ningn aditamento, si bien en el caso de la marca mixta (Acta n 2.389.803), el registro solicitado
comprende las formas y colores de las letras y del fondo (fs. 531), lo cual agrega singularidad al conjunto.
6. El adjetivo suave tiene distintas acepciones en el Diccionario de la Real Academia
Espaola, a saber: 1. Liso y blando al tacto, en contraposicin a tosco y spero. 2. Blando, dulce, grato a
los sentidos. 3. Tranquilo, quieto, manso. 4. Lento, moderado.5 .Dicho, por lo comn, del genio o del
natural: Dcil, manejable o apacible.
En cuanto a la aptitud genrica de los adjetivos para constituir marcas, este Tribunal ha
afirmado que debe tratarse de vocablos o de expresiones que se refieran a cualidades aplicables a la
generalidad de los productos que estn en el comercio de manera tal que pierdan, por la amplitud de sus
posibles aplicaciones, todo carcter designativo en relacin a un artculo determinado, que es lo que la ley
veda (causa n 4083 del 9/6/86; causa n 5706/98 del 4/12/03). Esta doctrina es la que, precisamente,
invoca la parte recurrente pues afirma que SUAVE no es la designacin habitual ni necesaria de un
champ en particular ni de ningn otro producto determinado y que la gran amplitud del concepto le permite
conservar su valor marcario.