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CRITERIO JURISPRUDENCIAL

CRITERIO JURISPRUDENCIAL JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA J COMENTADA URISPRUDENCIA MERCANTIL Coexistencia de los

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

J COMENTADA

URISPRUDENCIA MERCANTIL

Coexistencia de los derechos de autor de un agente y los derechos sobre una marca de otro agente que recaen sobre la misma creación

Es posible la coexistencia en el mercado de los derechos de autor de un agente sobre una creación original, re- conocidos y protegidos por la ley de la materia, y los derechos de propiedad industrial de otro agente que recaen sobre la misma creación original que forma parte de una marca registrada sin autorización del autor, también válidos y vigentes, en virtud de la prescripción de la acción de nulidad del registro. En este sentido, los menciona- dos agentes deben hacer uso de estos derechos reconocidos ante el sistema de propiedad intelectual dentro del ámbito estricto de su protección y evitando colisionar con el derecho del otro.

JURISPRUDENCIA

SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL DEL INDECOPI

RES. N° 1774-2012/TPI-INDECOPI

EXP. N° 1410-2010/DDA

Denunciante : Antonio Moncayo Cortés

Denunciado : Olivos del Sur S.A.C.

Materias : Originalidad de la obra sus- tento de la denuncia / Denun- cia por infracción al Derecho de Autor: Infundada / Uso de marca registrada por parte de la denunciada

Lima, veintiséis de setiembre de dos mil doce.

I. ANTECEDENTES Con fecha 23 de julio de 2010, Antonio Mon- cayo Cortés (Perú) interpuso denuncia por in- fracción a su Derecho de Autor en contra de Olivos del Sur S.A.C. Manifestó lo siguiente:

(i)

Es titular de la obra artística registrada ante el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos bajo la Parti- da Registral N° 509- 2010, Asiento 01.

(ii)

Tal como se acredita con las actas de las inspecciones realizadas en el local de la denunciada y en un supermerca- do, las cuales obran en el Expediente N° 001055-2010/DDA, la denunciada está haciendo uso indebido de la obra ar- tística de su titularidad.

(iii)

Su persona, junto con Víctor Hernán Cár- camo Aranda fundaron la empresa Acei- tes España Perú S.A.C., en el año 1999,

siendo dicha persona gerente general ad- junto de la misma hasta el 26 de julio de 2006. A su vez, mediante junta general de fecha 25 de febrero de 2002, Víctor Her- nán Cárcamo Aranda fue nombrado ge- rente nanciero de la empresa Olivos del Sur S.A.C.

(iv)

Por lo expuesto, el Sr. Cárcamo Aranda tuvo información privilegiada de la em- presa Aceites España Perú S.A.C. y de la creatividad del diseño y arte aplicado creado por su parte. Por lo tanto, y al te- ner un interés directo en favorecer a Oli- vos del Sur S.A.C. proporcionó a esta el diseño y arte aplicado de su titularidad, no obstante el conocimiento de que las mismas eran utilizadas en sus boletas y facturas.

(v)

Es titular de la marca denominada LAS TRES OLIVAS, la cual se encuentra re- gistrada ante la O cina Española de Mar- cas y Patentes desde el año 1965 y tiene como diseño la obra materia del presente procedimiento.

Solicitó que se requiera a la denunciada los volúmenes de venta y canales de comercia- lización de los productos que contengan la obra materia del presente procedimiento des- de el año 2002 hasta el 15 de julio de 2010. Posteriormente, solicitó lo siguiente:

- La medida cautelar de incautación de to- dos los productos elaborados y/o pro- ducidos por la denunciada en los que se reproduzca la obra artística materia de denuncia.

- Una sanción de multa de hasta 150 U.I.T.

Con fecha 16 de setiembre de 2010, a reque- rimiento de la Comisión de Derecho de Autor,

Antonio Moncayo Cortés señaló que la de- nunciada ha infringido sus derechos patrimo- niales de reproducción, comunicación pública y distribución. Indicó que los derechos patri- moniales infringidos se encuentran debida- mente acreditados con las inspecciones rea- lizadas el 15 de julio de 2010 por el personal del Área de Fiscalización del INDECOPI. Soli- citó, por concepto de remuneraciones deven- gadas, la suma de US$ 150 000,00 (ciento cincuenta mil con 00/100 dólares america- nos). Posteriormente, con fecha 22 de se- tiembre de 2010, solicitó lo siguiente:

- Se requiera a la denunciada que informe sobre el número exacto de sus volúmenes de venta y canales de comercialización desde el año 2002 a la fecha, en cuyas etiquetas se haya reproducido su obra, a efecto de que la Comisión tenga elemen- tos objetivos para determinar, de mane- ra precisa, el monto de la indemnización correspondiente.

- La suspensión o cese de la actividad pre- suntamente ilícita.

- La publicación de la resolución a costa de la denunciada.

- El pago de los costos y costas derivados del procedimiento.

- La

inspección en la página web de la

denunciada.

Con fecha 23 de setiembre de 2010, Antonio Moncayo Cortés señaló lo siguiente:

(i) Su empresa Aceites España Perú S.A.C. utiliza la obra artística de su autoría des- de el año 1999, conforme se aprecia en el Acta Extraordinaria de la Junta de Socios de dicha empresa, pudiéndose veri car el diseño insertado en el acta.

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ACTUALIDAD JURÍDICA FEBRERO Nº 231

A

CTUALIDAD MERCANTIL

(i) Varía su solicitud de medida cautelar por inmovilización de las etiquetas, envases y material publicitario en los que se haya re- producido el diseño de su autoría.

Adjuntó medios probatorios.

Mediante proveído de fecha 6 de octubre de 2010, el Secretario Técnico de la Comisión de Derecho de Autor dispuso lo siguiente:

- Admitir a trámite la denuncia presenta- da por Antonio Moncayo Cortés en con- tra de Olivos del Sur S.A.C., por presun- ta infracción a los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución.

- Denegar la inspección solicitada por Anto- nio Moncayo Cortés.

- Denegar las medidas cautelares de incau- tación y cese solicitadas por el denun- ciante.

- Téngase presente en su oportunidad, de ser el caso, la solicitud de que se re- quiera a la denunciada la presentación de sus volúmenes de venta y canales de comercialización.

- Téngase presente la solicitud de inspec- ción en la página web de la denunciada.

Con fecha 18 de octubre de 2010, Olivos del Sur S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente:

(i)

El denunciante no es autor de la obra ar- tística “Tres Olivas”.

(ii)

Asimismo, el diseño materia del presente procedimiento no cumple con el requisi- to de originalidad a efecto de que cuente con protección por el Derecho de Autor.

(iii)

La gura de tres olivas y hojas alrede- dor es de uso común, sobre todo para los productos materia de denuncia. Así, se ha vericado que el diseño de tres olivas es de uso común para diferenciar aceites de oliva en el mercado nacional (FLORIDA, MONTEFIORI, EL OLIVAR) e internacio- nal (OLIVAZA, EL OLIVO, SAN LUCAS, LA ANDALUZA, ESENCIA MEDITERRÁ- NEA, NUGETE, MAZOLA, M & K).

(iv)

Es titular en Perú de la marca OLIVOS DEL SUR y diseño de tres olivas, regis- trada bajo Certi cado N° 81651, vigente desde el 23 de noviembre de 2001 hasta el 23 de noviembre de 2011.

(v)

En ese sentido, su empresa hace uso de la gura de tres olivas y hojas alrededor en razón de que le asiste pleno derecho por el registro de su marca OLIVOS DEL SUR y diseño de tres olivas.

(vi)

Víctor Cárcamo Aranda ejerció el cargo de Gerente General adjunto de la empre- sa Aceites España Perú S.A.C. desde ju- nio de 1999 hasta el 13 de setiembre de 2000, conforme se acredita con la carta notarial de renuncia que se adjunta como medio probatorio.

(vii)

El 30 de mayo de 2002 existió una tran- sacción extrajudicial entre Aceites Espa- ña Perú S.A.C. y Víctor Cárcamo Aran- da, en la cual se estableció lo siguiente:

“Ambas partes intervinientes en la pre- sente dan por cancelados y extinguidos todas sus acreencias, inclusive las no mencionadas en la presente, del mis- mo modo las partes renuncian a de- mandarse una contra otra por indem- nizaciones o por otro concepto y en general cualquier acción civil, penal o administrativo, etc. que se haya deriva- do de la relación societaria, comercial o contractual que hubiere podido existir”.

(viii)

En la hipótesis de que el uso de la gu- ra de tres olivas y hojas alrededor cons- tituya una infracción, lo antes señalado signi ca que si la presente denuncia se basa en hechos realizados por Víctor Cárcamo Aranda, se debería considerar lo acordado entre este y el denunciante.

(ix)

En ese sentido, el denunciante habría aceptado que todas las acciones reali- zadas por el señor Cárcamo se encuen- tran comprendidas en el acuerdo y, por lo tanto, no es pasible de denuncia algu- na. Así pues, existiría una autorización del denunciante a Víctor Cárcamo Aran- da y, por extensión, a favor de su empre- sa, para el uso de la gura materia de la presente controversia.

Mediante Resolución N° 0640-2010/CDA-IN- DECOPI de fecha 22 de noviembre de 2010, la Comisión de Derecho de Autor dispuso lo siguiente:

- Declarar fundada la denuncia interpuesta por Antonio Moncayo Cortés en contra de Olivos del Sur S.A.C., por infracción a los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública.

- Sancionar a la denunciada con una multa de 7,86 UIT.

- Ordenar a la denunciada el pago a fa- vor del denunciante de la suma de US$ 5 000,00 (cinco mil con 00/100 dóla- res americanos), por concepto de remune- raciones devengadas.

- Ordenar el cese de nitivo de la actividad ilícita, en consecuencia, la denunciada Oli- vos del Sur S.A.C. deberá abstenerse de reproducir, distribuir y comunicar pública- mente obras artísticas de titularidad del denunciante si no cuenta con su corres- pondiente autorización, previa y escrita.

- Denegar la publicación de la presente re- solución a costa del infractor.

- Denegar la solicitud del denunciante res- pecto del pago a su favor de las costas y costos derivados del presente procedi- miento.

- Poner en conocimiento de la Dirección de Derecho de Autor la presente resolución para los nes pertinentes.

Consideró lo siguiente:

(i) Si bien el registro de una marca ante la o cina competente genera en su titular un derecho de exclusiva para su explo- tación en el mercado, ello no signi ca que no se deba solicitar previamente la

correspondiente autorización para repro-

ducir en la misma cualquier obra artística

o literaria de titularidad de un tercero.

(ii)

No es correcto lo señalado por la denun- ciada respecto a que el solo registro de la marca OLIVOS DEL SUR y gura de

tres olivas y hojas la faculten a explotar

la

obra de autoría del denunciante.

(iii)

No resulta relevante para el presente

procedimiento determinar la forma como

la denunciada obtuvo la obra de autoría

del denunciante, por lo que no corres- ponde analizar la relación que tenía Víc- tor Cárcamo Aranda con el denunciante

o con la empresa Aceites España Perú

S.A.C. o la que mantiene actualmente con la denunciada. Asimismo, tampoco resulta relevante determinar si la obra de autoría del denunciante constituía una información privilegiada de Aceites Es- paña Perú S.A.C.

Respecto al derecho de reproducción

(iv) La denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que cuen- ta con autorización del autor para la re- producción de la obra “diseño de tres olivas” en su marca y, por ende, en las etiquetas de los productos que comercia- liza, por lo que corresponde declarar fun- dada la presente denuncia por infracción al derecho patrimonial de reproducción de Antonio Moncayo Cortés.

Respecto al derecho de distribución

(v)

Mediante acta de inspección del 15 de julio de 2010 se veri có la comercia- lización de productos de la denuncia- da en cuyas etiquetas se ha reprodu- cido la obra artística de titularidad del denunciante.

(vi)

Asimismo, en el expediente obran folle- tos publicitarios de los supermercados “Wong” y “Metro” en los cuales se pro- mociona la venta al público del aceite de oliva “Olivos del Sur”, el cual es produci- do por la denunciada y en cuya etique- ta se reproduce la obra de autoría del denunciante.

(vii)

La propia denunciada ha señalado que comercializa productos en los cuales se ha reproducido la obra de autoría del denunciante.

(viii)

Por lo expuesto, la denunciada no ha desvirtuado lo señalado por el denun- ciante ni ha presentado la correspon- diente autorización otorgada por el au- tor para la distribución de la obra materia del presente procedimiento, por lo que corresponde declarar fundada la denun- cia en este extremo.

Respecto al derecho de comunicación pública

(ix) El denunciante ha presentado una im- presión de la página web de la denuncia- da, en la cual se aprecia que dicha parte promociona los productos en los cuales se ha reproducido la obra artística de

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JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

autoría del denunciante, lo cual constitu- ye un acto de puesta a disposición a tra- vés de Internet, con gurándose así el su- puesto establecido en el artículo 33 del Decreto Legislativo Nº 822.

(x) La denunciada no ha desvirtuado lo se- ñalado por el denunciante, por lo que

a criterio de la Comisión, corresponde

declarar fundada la denuncia en este extremo

Respecto de las remuneraciones deven- gadas

(xi)

El denunciante ha solicitado US$ 150 000,00 (ciento cincuenta mil con 00/100 dólares americanos por concepto de re- muneraciones devengadas; sin embar- go, no ha acreditado que sea esta la suma que usualmente cobra por autori- zar la explotación de obras de su titulari- dad. En ese sentido, corresponde jar el tarifario de Asociación Peruana de Artis- tas Visuales - APSAV.

(xii)

De la revisión de los medios probatorios

se

concluye que la denunciada ha repro-

ducido la obra del denunciante en más de 20 000 ejemplares mensuales, pero menos de 50 000.

(xiii)

Por el periodo comprendido entre agos- to de 2009 (fecha que se cuenta con

información) hasta junio de 2010, la de- nunciada habría tenido que abonar, de conformidad con el tarifario de APSAV,

la suma total de US$ 5 000,00, por lo

que corresponde imponer dicha canti- dad por concepto de remuneraciones devengadas.

Respecto de las sanciones

(xiv)

Teniendo en consideración la infracción cometida por Olivos del Sur S.A.C., la

Comisión considera pertinente aplicar a

la

denunciada una multa igual al doble

de lo que le corresponde pagar por re- muneraciones devengadas. En ese sen- tido, la multa ascenderá a 7,86 UIT.

(xv)

Habiéndose veri cado la infracción co- rresponde disponer de forma de nitiva que la denunciada se abstenga de re- producir, distribuir y comunicar al públi- co obras artísticas de titularidad del de- nunciante, sin contar con la respectiva autorización.

Respecto de los costos y costas

(xvi) Considerando la conducta procesal de la denunciada, la cual cumplió con presen- tar sus descargos, la Comisión opta por

denegar la solicitud del denunciante res- pecto del pago de las costas y costos en

el presente procedimiento.

Con fecha 17 de diciembre de 2010, Antonio Moncayo Cortés interpuso recurso de apela- ción en el extremo referido a las remuneracio- nes devengadas. Manifestó lo siguiente:

Si al momento de resolver se hubiesen

(i)

tenido presentes los medios probato- rios ofrecidos mediante escritos de fe- chas 22, 23 y 24 de setiembre de 2010,

se habría podido contar con información veraz de los volúmenes de venta de los productos de la denunciada desde el año 2002, lo cual hubiera permitido calcular los derechos de autor devengados de manera correcta y no haberse limitado a jar dicho monto por el periodo de agos- to de 2009 a junio de 2010.

(ii)

El 22 de setiembre de 2010 propuso la actuación probatoria consistente en re- querir a la denunciada la presentación de un informe sobre el número exacto de sus volúmenes de venta y canales de comercialización desde el año 2002 al 2010. Lo mismo propuso a través de sus escritos de fechas 23 y 24 de setiembre de 2010.

(iii)

Cuando se admitió a trámite la denuncia no se denegó la actuación probatoria so- licitada. Al sostener la Comisión que su persona no acompañó documento algu- no que acredite que la suma solicitada como remuneraciones devengadas sea la suma que usualmente cobra por au- torizar la explotación de sus obras y que, por lo tanto, considera que al aplicar al presente caso el tarifario de APSAV, se le está imputando una supuesta falta de actividad probatoria.

(iv)

No solo existe el deber de la Autoridad de actuar pruebas de o cio en un proce- dimiento sancionador iniciado a instan- cia de parte sino que la misma no puede omitir la actuación probatoria propuesta por el suscrito.

Con fecha 16 de febrero de 2011, Olivos del Sur S.A.C. absolvió el traslado de la apela- ción manifestando que el denunciante no ha acreditado ser el creador de la obra “di- seño de tres olivas”. Indicó que en estric- ta aplicación del tarifario de APSAV tuvo que haber pagado la suma de US$ 1 123,00, no

los US$ 5 000,00, menos aún la suma de US$ 150 000,00 solicitada por el denunciante.

Con fecha 17 de diciembre de 2010, Olivos del Sur S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Solicitó el uso de la palabra, el mismo que fue otorgado por la Sala de Propiedad Intelectual, mediante pro- veído de fecha 1 de febrero de 2011.

Con fecha 16 de febrero de 2011, Antonio Moncayo Cortés absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

Con fecha 27 de junio de 2011, se llevó a cabo el informe oral en el cual las partes reiteraron sus argumentos. Agregaron lo siguiente:

- La denunciada manifestó que la obra base de la denuncia carece de originalidad, la

cual se evalúa no solo por la individualidad sino por la objetividad.

- El denunciante indicó que su obra es origi- nal, no pretendiendo con ello que se pro- teja en exclusiva la forma del olivo o de la hoja.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La

determinar:

Sala

de

Propiedad

Intelectual

deberá

a) Si el dibujo sustento de la denuncia cali- ca como obra susceptible de protección por el Derecho de Autor.

b) Si el denunciante ha acreditado ser autor del dibujo sustento de la denuncia.

c) Si corresponde determinar si la denun- ciada ha incurrido en infracción a los de- rechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública del denunciante.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DIS- CUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha veri cado que:

a) Con fecha 11 de julio de 2002, Óscar Iván Benito Cárcamo Palacios (Perú) obtuvo el registro de la marca de producto constitui- da por la etiqueta que contiene la deno- minación OLIVOS DEL SUR ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN escritas en letras características doradas y en la parte su- perior la gura de una rama de olivo sobre un fondo verde y líneas doradas; conforme al modelo, bajo Certi cado N° 81651, para distinguir aceite, de la clase 29 de la No- menclatura O cial, vigente hasta el 11 de julio de 2012 1 . La solicitud de registro fue presentada el 23 de noviembre de 2001.

de registro fue presentada el 23 de noviembre de 2001. Mediante Resolución N° 5655-2008/0SD- Ra de

Mediante Resolución N° 5655-2008/0SD- Ra de fecha 23 de junio de 2008 –recaí- da en el Expediente N° 345653-2008, so- bre modi cación de registro– se inscribió la transferencia de la marca en mención a favor de Olivos del Sur S.A.C.

b) Con fecha 11 de setiembre de 2008, bajo Expediente N° 366225-2008, Olivos del

1 Cabe indicar que con fecha 20 de julio de 2012 se ha solicitado la renovación del registro de la marca en cuestión, encontrándose el mismo, a la fecha, vi- gente en tanto se encuentra dentro del plazo de gra- cia de 6 meses que establece la Decisión 486 a n de realizar la renovación respectiva.

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A

CTUALIDAD MERCANTIL

Sur S.A.C. interpuso una denuncia contra Aceites España Perú S.A.C. –del denun- ciante 2 –, por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial.

Mediante Resolución N° 1670-2009/CSD- INDECOPI de fecha 3 de julio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del procedimiento.

b)

Con fecha 7 de octubre de 2008, bajo Ex- pediente N° 369097-2008, Aceites España Perú S.A.C. solicitó la nulidad del registro de la marca en cuestión, alegando la exis- tencia de mala fe.

Mediante Resolución N° 1858-2009/CSD- INDECOPI de fecha 17 de julio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos (antes O - cina de Signos Distintivos) declaró impro- cedente la acción de nulidad atendiendo a que la misma había prescrito.

Mediante Resolución N° 0857-2010/TPI- INDECOPI de fecha 19 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual con rmó la resolución apelada que declaró impro- cedente la acción de nulidad interpuesta por Aceites España Perú S.A.C.

d)

Con fecha 18 de abril de 2008, Aceites Es- paña Perú S.A.C. obtuvo el registro de la marca de producto constituida por el logo- tipo conformado por la denominación LA ANDALUZA escrita en letras característi- cas; al lado izquierdo una rama de olivo con cuatro hojas y tres olivos en la; en la parte central se aprecia la gura de una muñeca con las manos sobre la cabeza y parada en puntillas vestida con un traje tí- pico andaluz; en la parte superior se apre- cia la bandera de España (sin reivindicar), todo en los colores amarillo, rojo, verde, blanco, dorado y negro, conforme al mo- delo, bajo Certi cado N° 137179, para dis- tinguir aceite de oliva, de la clase 29 de la Nomenclatura O cial, vigente hasta el 18 de abril de 2018.

O fi cial, vigente hasta el 18 de abril de 2018. Mediante Resolución N° 7432-2011/DSD- INDECOPI

Mediante Resolución N° 7432-2011/DSD- INDECOPI de fecha 23 de noviembre de

2011–recaídaenelExpedienteN°450333-

2011, sobre modicación de registrose inscribió la transferencia de la marca en mención a favor de Ercila Montenegro Carranza (quien estuvo representada en el procedimiento por Antonio Moncayo Cortés).

Objeto de protección del Derecho de Autor

2.1. Marco legal El Derecho de Autor propugna la creación de obras, ya que solo protege las creaciones for- males y no las ideas contenidas en la obra. Las ideas no son obras y por ende, su uso es libre. No se puede adquirir sobre ellas pro- tección o propiedad alguna, aun cuando sean novedosas.

Si se otorgaran derechos exclusivos sobre las

ideas consideradas en sí mismas, se obsta- culizaría su difusión y con ello se impediría el desenvolvimiento de la creatividad intelectual, es decir, se trabaría la creación de una ilimi- tada cantidad de obras diferentes. Una mis- ma idea, una misma investigación, un mismo tema son retomados innidad de veces. En su desarrollo cada autor aporta la impronta de su personalidad, su individualidad. En oca- siones el resultado es altamente enriquece- dor, en otras trivial, pero lo que permite que cada generación impulse el lento avance de la

civilización es la posibilidad de trabajar sobre

lo existente, de proseguir el camino sin tener

que rehacer todo y comenzar desde un inicio 3 .

La Sala conviene en señalar que no solo es

posible utilizar las puras ideas que se encuen- tran en una obra ajena, sino también otros de sus elementos –no originales– tomados en

sí mismos, como son los hechos aislados, los

conceptos, el tema, el sistema, el método, el estilo literario, la forma literaria, la mane-

ra artística, el vocabulario, etc. No obstante, lo que sí resulta ilícito es tomar los elemen- tos –ya sean vistos en su conjunto o indi- vidualmente– que re ejan la individualidad de la obra.

Por tanto, el Derecho de Autor está destinado

a proteger la forma representativa, la exterio-

rización de su desarrollo en obras concretas, aptas para ser reproducidas, exhibidas o di- fundidas y regular su utilización, otorgando al creador derechos exclusivos de carácter pa- trimonial y derechos de carácter personal.

2.2. La originalidad como requisito de pro- tección por el Derecho de Autor

Según el artículo 3 de la Decisión 351 concor- dado con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 822, se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, cientí ca o literaria, susceptible de ser divul- gada o reproducida en cualquier forma.

2.

Según el artículo 4 inciso a) de la Decisión Nº 351 concordado con el artículo 5 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 822, la protección reconocida del Derecho de Autor recae sobre todas las obras literarias, artísticas y cientí - cas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por cono- cer, y que incluye, entre otras, las obras ex- presadas por escrito, es decir, los libros, folle- tos y cualquier tipo de letras, signos o marcas convencionales.

En la Resolución N° 286-1998-TPI-INDECO- PI de fecha 23 de marzo de 1998 4 , la Sala estableció con carácter de precedente de

observancia obligatoria el requisito de origi- nalidad en materia del Derecho de Autor, pre- cisando lo siguiente:

“Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representati- va) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.

No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural - artísti- co, cientíco o literario - ni la forma de ex- presión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación mecá- nica de lo dispuesto en algunas normas ju- rídicas, así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o a instrucciones simples que solo requieren de la habilidad manual para su ejecución.

En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece pro- tección por derechos de autor. Igualmen- te aun cuando exista certeza de que una creación carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a esta en obra”.

En este contexto, la Sala es de la opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión –o forma representativa– creativa e indivi- dualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad 5 .

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con es- fuerzo merece protección por Derecho de Au- tor. Ello solo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad su cientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaría proteger inclu- so aquello que no es objeto de protección por Derecho de Autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la per- sonalidad de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural –artístico, cientíco o literario– no puede

2 De acuerdo a lo señalado por dicha persona en el presente caso. Adicionalmente, se ha veri cado, a través de la página web de Sunat, que el denuncian- te ejerce el cargo de gerente general de la empresa en mención.

3 Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Edi- ciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 62.

4 Recaída en el expediente N° 633-96-ODA-Al relati- vo a la denuncia por infracción a la legislación de de- rechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infutecsa E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al produc- to ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada.

5 Como señala Lipszyc (nota 3, p. 65) algunos autores pre eren utilizar el término de individualidad en lu- gar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección.

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JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

ser individual. Igualmente, la originalidad sir- ve para diferenciar las obras protegidas por Derecho de Autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expre- sión se deriva de la naturaleza de las cosas

o es una mera aplicación mecánica de lo dis-

puesto en algunas normas jurídicas o por lógi- ca o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que solo requiere de la habili- dad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser su ciente para determi- nar que la obra sea original o individual.

Así, en la lista enunciada de manera ejempli- cativa en el artículo 4 de la Decisión Nº 351 concordado con el artículo 5 del Decreto Le- gislativo Nº 822 de las obras que merecen una protección por Derecho de Autor, la origi- nalidad constituye un ltro para la concesión de la protección en el caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individuali- dad no solo sirve para determinar qué cosa es una obra y qué no, sino también para deter- minar el alcance de la protección del Derecho de Autor. Solo se protege contra plagio aque- lla parte de la obra que re eje la individuali- dad del autor.

Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de he- cho. Se trata además de una noción subjeti- va, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el Dere- cho de Autor el término creación no tiene el

signi cado corriente de sacar algo de la nada

y la originalidad de la obra no tiene que ser

absoluta; por lo tanto, no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda in uen- cia ajena.

2.3. Aplicación al caso concreto En el presente caso, Antonio Moncayo Cortés ha interpuesto la presente denuncia en contra de Olivos del Sur S.A.C., por considerar que esta viene infringiendo sus derechos de autor sobre la siguiente gura:

sus derechos de autor sobre la siguiente fi gura: En ese sentido, corresponde determinar si di-

En ese sentido, corresponde determinar si di- cha gura cuenta con originalidad. Para tal efecto, corresponde analizar los rasgos artís- ticos de la gura en mención.

De la revisión de la gura sustento de la de- nuncia, se veri ca que la misma está confor- mada por una rama con cuatro hojas y tres olivos, la cual por el diseño ondulado de las hojas, así como por la disposición y dirección de las hojas y olivos da la impresión de en- contrarse en movimiento. Adicionalmente, en el diseño de los olivos destaca la presencia de una sombra así como un punto de brillo

en cada uno de ellos. Finalmente, es de des- tacar el empleo del color verde en distintas tonalidades, tanto en las hojas como en los olivos, todo lo cual permite concluir que el di- bujo contiene manifestaciones de la impronta de su creador.

Por lo tanto, la gura sustento de la denuncia es original y, como tal, es susceptible de ser protegida como obra artística por la legisla- ción sobre el Derecho de Autor.

Ahora bien, respecto a la titularidad de la obra artística en mención, se debe indicar que, si bien el denunciado ha cuestionado que Anto- nio Moncayo Cortés sea el titular de la misma, se aprecia lo siguiente:

- El 5 de marzo de 1992, Antonio Mon- cayo Cortés registró en España la mar- ca TRES OLIVAS y logotipo (bajo Título N° 1508128), para distinguir aceites co- mestibles en general, de la clase 29 de la Nomenclatura Ocial, vericándose que di- cha marca contiene una gura de tres oli- vos idéntica al dibujo materia de análisis 6 .

- Antonio Moncayo Cortés ha registrado en Perú dicha gura como obra artística, bajo Partida Registral N° 00509-2010, otorgada en el año 2010.

Por lo anterior, existen indicios su cientes para considerar que el denunciante es el titu- lar de la obra artística sustento de la presente denuncia.

Cabe agregar que la denunciada se ha limita- do a indicar que el denunciante no es el autor ni el titular de los derechos sobre la gura en la cual sustenta la denuncia, no habiendo pre- sentado medio probatorio alguno que respal- de dicha argumentación.

Por lo expuesto, a continuación corresponde determinar si la denunciada ha incurrido en infracción a la legislación en materia del De- recho de Autor.

3. Infracción a la Ley sobre el Derecho de

Autor 3.1.Marco legal Es ilícita –salvo excepción legal– toda re- producción, comunicación, distribución, im- portación, transformación o cualquier otra for- ma de explotación de una obra o de parte de ella, sin contar con la autorización previa y por escrito del autor o del titular de los de- rechos 7 . Si alguna autoridad o persona natu- ral o jurídica autoriza o presta su apoyo a esa explotación, sin que el usuario cuente con la mencionada autorización, será solidariamen- te responsable 8 .

Ahora bien, teniendo en cuenta el sustento de la denuncia, corresponde a continuación ana- lizar si los actos efectuados por la denuncia- da con guran una infracción a los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución del denunciante.

3.2. De los actos efectuados por la denun- ciada En el presente caso, a n de acreditar que la denunciada ha infringido sus derechos,

el denunciante ha presentado los siguientes medios probatorios:

En el Expediente N° 1055-2010/DDA 9

- Copia de boleta de venta de una botella de aceite OLIVOS DEL SUR (foja 7).

- Fotografías de dicho producto OLIVOS DEL SUR.

- Copia de un ticket de compra del producto “aceit virg OLIVSUR”, emitida por E. Wong S.A. (foja 19).

- Fotografías de dichos productos (foja 20).

- Etiquetas y publicidad del producto OLI- VOS DEL SUR y gura de tres olivos (fo- jas 92 a 139).

El 15 de julio de 2010, se llevaron a cabo di- ligencias de inspección en los siguientes locales:

- En Av. Los Rosales 321, Urb. Los Huer- tos de Lurín, Pachacamac (local de la denunciada): Se veri có la existencia del producto “aceite de oliva” con el DISEÑO DE TRES OLIVAS, materia de inspección, facilitándosele al funcionario dos etiquetas con el diseño mencionado, las cuales se adjuntaron al acta.

La persona encargada del establecimien- to indicó que el diseño lo vienen utilizan- do desde hace aproximadamente 15 años y que dicho diseño es parte de su marca que cuenta con registro vigente.

- E. Wong S.A. ubicado en Av. Javier Pra- do Este s/n Cuadra 51, La Molina: Se veri có la comercialización del producto “aceite de oliva” con el DISEÑO DE TRES OLIVAS, materia de inspección, manifes- tando la inspeccionada que el proveedor de dicho producto es la empresa Olivos del Sur S.A.C.

En el presente expediente:

- Botellas de aceite OLIVOS DEL SUR y lo- gotipo, en las cuales se advierte el diseño de tres olivos.

- Publicidad a colores del aceite OLIVOS DEL SUR y logotipo, en cuya etiqueta se aprecia el diseño de tres olivos.

De la revisión de los medios probatorios pre- sentados, se advierte que la denunciada vie- ne efectuando la comercialización de aceites, utilizando una etiqueta que contiene la gura de un racimo de olivos, conforme se aprecia a continuación:

6

un racimo de olivos, conforme se aprecia a continuación: 6 7 8 9 Artículo 37 del

7

8

9

Artículo 37 del Decreto Legislativo Nº 822.

Artículo 39 del Decreto Legislativo Nº 822.

Sobre solicitud de inspección, como prueba antici- pada, efectuada por Antonio Moncayo Cortés respecto de los productos de la empresa Olivos del Sur S.A.C.

325

ACTUALIDAD JURÍDICA FEBRERO Nº 231

A

CTUALIDAD MERCANTIL

A CTUALIDAD MERCANTIL El argumento de defensa de la denunciada ha sido el hecho de venir

El argumento de defensa de la denunciada ha sido el hecho de venir haciendo un uso legí- timo de dicha gura de racimo de olivos, por formar parte de una marca que se encuentra registrada a su favor.

Al respecto, conforme se advierte del Informe de Antecedentes, la denunciada ha registra- do la marca OLIVOS DEL SUR ACEITE DE

OLIVA EXTRA VIRGEN y logotipo (Certi cado N° 81651), para distinguir aceites, de la clase

29 de la Nomenclatura O cial, la cual contie-

ne la gura de una rama de tres olivos muy si- milar a la gura que conforma la obra artística del denunciante:

fi gura que conforma la obra artística del denunciante: Certificado Nº 81651 Marca usada Cabe indicar

Certificado Nº 81651

la obra artística del denunciante: Certificado Nº 81651 Marca usada Cabe indicar que esta marca fue

Marca usada

Cabe indicar que esta marca fue otorgada el

11 de julio del año 2002, encontrándose a la

fecha vigente en virtud a su renovación. Asi- mismo, se debe indicar que a la fecha ha prescrito cualquier intento de nulidad de la marca en mención 10 .

En tal sentido, la denunciada viene haciendo uso de una marca sobre la cual ostenta dere- chos, por haber obtenido el registro de la misma en Perú.

3.3. Del conicto entre una marca y una obra artística De lo expuesto anteriormente, en el presen- te caso se está ante una situación particular,

puesto que se advierte un con icto entre una marca y una obra artística.

Frente a esta situación especial, la Sala con- viene en señalar lo siguiente:

(i)

Las partes en el presente procedimiento cuentan con derechos reconocidos y pro- tegidos por la Ley. Por lo tanto, mientras ambos derechos se mantengan válidos y vigentes pueden coexistir en el mercado, debiendo los administrados hacer uso de los mismos dentro del ámbito estricto de su protección y evitando colisionar con el derecho del otro.

(ii)

En ese sentido, la denunciada obtendrá protección sobre su marca en la medida que la use conforme se encuentra regis- trada, esto es, la denominación OLIVOS DEL SUR y el logotipo respectivo que in- cluye la gura de un racimo de olivos (no solo de la gura de racimos de olivos) y respecto a los productos para los cuales se ha registrado (aceites, de la clase 29 de la Nomenclatura O cial). Por su par- te, el Derecho de Autor del denunciante, derivado de su obra artística, deberá pro- tegerse en cualquier ámbito de uso; no obstante, si decide incursionar en el ám- bito de la producción y/o comercialización de aceites deberá necesariamente hacer uso de elementos distintivos adicionales a su obra artística, los mismos que impidan que, en su conjunto, generen confusión en el consumidor respecto a la marca de la denunciada.

(iii)

Como consecuencia de lo anterior, Oli- vos del Sur S.A.C. debe tolerar que An- tonio Moncayo Cortés explote su obra ar- tística en el ámbito de aceites (clase 29 de la Nomenclatura O cial) en la medida que el uso de dicha obra no con gure un riesgo de confusión en el consumidor. Al respecto, cabe agregar que, conforme se

desprende del Informe de Antecedentes, la marca OLIVOS DEL SUR y logotipo vie- ne coexistiendo con la marca LA ANDA- LUZA y logotipo (Certi cado N° 137179), la cual fue registrada por la empresa de Antonio Moncayo Cortés (Aceites Espa- ña Perú S.A.C.), para distinguir aceite de oliva, de la clase 29 de la Nomenclatura Ocial.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde a continuación evaluar si la denunciada ha efectuado el uso de su marca dentro del ám- bito de protección que le corresponde.

3.4. Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, se aprecia que la denun- ciada ha venido comercializando en el mer- cado aceites, los cuales se han identi cado con la marca OLIVOS DEL SUR y logotipo, sustancialmente idéntica a la marca registra- da por ella bajo Certi cado N° 81651. Por lo tanto, se observa que la denunciada ha veni- do haciendo uso estrictamente de su marca registrada; por lo tanto, dicho uso se encuen- tra protegido por la Ley, no pudiendo con - gurar ello una infracción a los derechos del denunciante.

En consecuencia, corresponde declarar in- fundada la denuncia por la supuesta infrac- ción al Derecho de Autor interpuesta por An- tonio Moncayo Cortés contra Olivos del Sur S.A.C.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 0640-2010/CDA- INDECOPI de fecha 22 de noviembre de 2010, en consecuencia, declarar INFUNDA- DA la denuncia interpuesta por Antonio Mon- cayo Cortés contra Olivos del Sur S.A.C., por supuesta infracción al Derecho de Autor.

Con la intervención de los Vocales: Ma- ría Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Ste- lla Mera Gómez, Virginia María Rosas- co Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

MARÍA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

10 De acuerdo al artículo 172 de la Decisión Nº 486, la Autoridad nacional competente decretará de o cio o

a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa

de un registro de marca cuando se hubiese conce- dido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Del Informe de Antecedentes, se desprende que el

denunciante inició el respectivo procedimiento de nulidad de registro de la marca de la denunciada, no obstante, la misma fue declarada improcedente,

al

haber prescrito el derecho a solicitar la nulidad de

la

misma.

326

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

COMENTARIO

Conviviendo con el enemigo

Sobre los conflictos entre el Derecho de Propiedad Industrial y el Derecho de Autor*

Javier André MURILLO CHÁVEZ**

INTRODUCCIÓN

La verdadera riqueza de un sistema se encuentra en las relaciones dinámicas. Esto sucede cuando ocurren con- ictos, al parecer, irreconciliables que retan la estructura del sistema y que lo llevan al borde de la crisis; para que, una vez resuelta, la paradoja se convierta en una oportuni- dad que refresque y renueve su integridad. De esta mane- ra, el Derecho en sí mismo se actualiza a través de lo que sucede en la realidad y lo que resuelven los tribunales en los casos concretos; en ese sentido, con cada problema que se analiza sobre la base de las estáticas normas, en- contramos novedosas fronteras del sistema que se pone en “movimiento”, en lo que se denomina la fase dinámica.

Nuestro sistema de reglas sobre bienes intangibles no es la excepción. El Derecho de la Propiedad Intelectual, com- puesto por diversos elementos, también trata sobre los fe- nómenos que ocurren en un segmento de la realidad: el mercado. Y, efectivamente, el mercado de bienes y servi- cios es un reto tanto para los órganos y el Tribunal del Ins- tituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Pro- tección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) como para las cortes en lo contencioso-administrativo que resuelven en sede judicial los casos sobre varias áreas eco- nómicas del Derecho, incluidas el Derecho de los Signos Distintivos 1 y el Derecho de la Innovación 2 .

En efecto, el Derecho Regulador del Mercado –término correctamente utilizado por Diez Canseco 3 – es una de las más dinámicas áreas debido a la naturaleza cambiante de las relaciones industriales, comerciales y empresariales en diversos ámbitos de la sociedad. En este sentido, el Derecho Marcario o Derecho de Marcas –parte integran- te de lo que hemos denominado “Derecho de los Signos Distintivos” o más ampliamente Derecho de la Propiedad Industrial– se ha convertido en poco tiempo en el bastión de las inversiones en los países latinoamericanos y en el

mundo; lo cual, combinado con la era de la información en

la que vivimos, hace que los activos intangibles como las

marcas tengan valiosa cuantía para las empresas.

De igual manera, existen otras creaciones que forman

parte importante de otro segmento de la realidad: el arte. El Derecho de Autor –que también forma parte del De- recho Regulador del Mercado– se encarga de proteger

a sus creadores y reconocerles ventajas por la explota-

ción de sus obras y de garantizar el reconocimiento que

se merecen.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ambas ramas del Dere-

cho entran en colisión? ¿Qué sucede si un artista crea un dibujo y una empresa, sin su permiso, la registra como una marca? Como lo indicamos, la solución a con ictos como estos refrescan y renuevan la integridad del sistema; por

lo que, es deber de nuestros órganos del Estado el resol-

ver conforme a las reglas planteadas y establecidas para

cada situación. Así, en las siguientes líneas, analizaremos

la relación dinámica entre el Derecho de Autor y el Dere-

cho de la Propiedad Industrial, la manera en que se ha re- suelto un primer caso que relaciona ambas áreas en el Indecopi, los defectos y virtudes (si las hubiera) de la solu- ción propuesta, y la directriz que –creemos– debería regir en casos como este.

DOS RAMAS DEL MISMO ÁRBOL: SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EL DERECHO DE AUTOR Y EL DERECHO DE LOS SIGNOS DIS- TINTIVOS

En palabras de Diez Canseco, “el Derecho Regulador del Mercado reconoce la existencia de los diversos actores de la economía y pretende ordenar su comportamiento con objeto de preservar la existencia del propio merca- do (el sistema económico como abstracción)” 4 . Dentro de este segmento de estudio, encontramos al Derecho de la

I.

*

Un agradecimiento especial al profesor Raúl Solórzano Solórzano, por enseñarme la Resolución N° 1774-2012/TPI-INDECOPI y brindarme sus siempre didácticos comentarios.

**

Asistente legal del área de marcas del Estudio Clarke, Modet& Co. Perú. Asistente de Investigación en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Asistente de cáte- dra de los cursos de Derecho de la Competencia 2 y Derecho de Autor con el profesor Raúl Solórzano Solórzano, ambos en la Facultad de Derecho de la Ponti cia Universidad Católica del Perú (PUCP).

1

Tomaremos este nombre para abarcar el Derecho que estudia las marcas, marcas colectivas, denominaciones de origen, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas de certi cación y aquellas otras creaciones que se basen en la función principal de distinguir una o más características, como el origen empresarial, el goodwill, cierta calidad deter- minada, entre otras.

2

Tomaremos este nombre para abarcar el Derecho que estudia las patentes de invención, las patentes de diseño industrial, las variedades vegetales y aquellas otras creaciones que se basen en la protección de la innovación, entendida técnicamente como novedad universal, absoluta y objetiva.

3

DIEZ CANSECO, Luis. “Función regulatoria, promoción de la competencia y legislación antimonopólica”. En: Thémis, Revista de Derecho. Época N° 2, N° 36, Lima, 1997, pp.

39-63.

4

Ibídem, p. 41.

327

ACTUALIDAD JURÍDICA FEBRERO Nº 231

A

CTUALIDAD MERCANTIL

DERECHO REGULADOR DEL MERCADO Derecho de Autor Derecho de la Propiedad Derecho de la Libre
DERECHO REGULADOR DEL MERCADO
Derecho de Autor
Derecho de
la Propiedad
Derecho de la Libre
Competencia
Intelectual
Derecho de la Pro-
piedad Industrial
DERECHO
REGULADOR
DEL
Derecho de la Repre-
sión de la Compe-
tencia Desleal
MERCADO
Derecho de la
Publicidad
Derecho de Protec-
ción del Consumidor
Fuente: Elaboración propia basada en DIEZ CANSECO, Luis. “Función regulatoria, promoción de la compe-
tencia y legislación antimonopólica”. En: Thémis, Revista de Derecho. Época N° 2, N° 36, Lima, 1997, p. 41.

Competencia, el Derecho de la Protección al Consumidor, el Derecho de la Propiedad Intelectual, el Derecho de la Publicidad, el Derecho Antidumping y de Subsidios, entre otras (ver cuadro en la parte superior).

La propiedad intelectual es una rama del Derecho que es- tudia la propiedad que recae sobre bienes con una carac- terística muy especial: la intangibilidad o inmaterialidad. Así, un sujeto de derecho puede tener derechos reconoci- dos sobre las creaciones, como las patentes de invención, los diseños industriales, las marcas, las variedades vege- tales, los conocimientos tradicionales, las denominaciones de origen, los lemas comerciales, entre otros.

Esta área relativamente novedosa e interesante del De- recho, a pesar de tener férreos opositores desde la pers- pectiva del Análisis Económico del Derecho 5 , parece te- ner gran proyección en el futuro pues, como señala Vibes:

“El mundo actual parecería re ejar que el crecimien- to económico que aportan las industrias relacionadas con la explotación de DPIs es no solo relevante en tér- minos de volumen, sino que además demuestra una curva ascendente, en la cual se puede proyectar que a medida que pasa el tiempo la generación de riqueza del sector aumenta cada vez más. Por otro lado, tam- bién es factible anticipar que la falta de un sistema de derechos exclusivos de protección de los DPIs hará

disminuir la cantidad de obras nue- vas, la actividad inventiva y, desde la óptica marcaria, quitará una herra- mienta de vital importancia a los con- sumidores. Todo parece indicar que actualmente el mundo moderno tien- de a ver en los DPIs una herramienta estratégica de crecimiento” 6 .

Efectivamente, en la edad de la infor- mación, como se le denomina a nues- tra era, los activos intangibles logran tener alto valor en el mercado 7 , lle- gando a ser importantes bienes para una empresa o fuente de ingresos para las personas individuales.

Es importante observar que esta rama se divide en dos grandes categorías según su propia lógica y funcionali- dad. Por un lado, tenemos al Dere- cho de Autor, centrado en la cultura;

y, de otro lado, tenemos el Derecho de la Propiedad Industrial, centrado en la utilidad de los intangibles en diversos ámbitos de la industria y el comercio. Esta última, a su vez, se divide en el Derecho de los Signos Distintivos y el Derecho de las Innovación, de acuerdo al ámbito de aplicación de los bie- nes inmateriales que se protegen. Para el análisis del pre- sente artículo, nos centraremos en la indagación más pro- funda tanto del Derecho de Autor como del Derecho de la Propiedad Industrial, que como veremos –en el dinamis- mo del ordenamiento jurídico y la realidad– pueden entrar en con icto.

Por un lado, el Derecho de los Signos Distintivos “pro- tege los signos que identican a una empresa y a sus pro- ductos y/o servicios en el mercado” 8 . Dentro de esta sub- división, podemos encontrar el Derecho de Marcas, que estudia la gura jurídica más conocida de esta rama: la mar- ca, que es denida como un signo que goza de protección jurídica porque posee aptitud para identicar y distinguir las diversas prestaciones empresariales ofertadas en el mer- cado 9 . En este sentido, “las marcas y signos distintivos son activos intangibles que contribuyen a crear valor en las em- presas al diferenciar la calidad y diversas características de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado” 10 .

Tal como se deduce, la función principal o clásica de la marca es la de distinción; sin embargo, con la evolución del mercado se han podido distinguir otras como la función indicativa del origen empresarial, la función condensadora

5 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. “Reivindicando a los piratas: ¿Es la propiedad intelectual un robo?”. En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Palestra, Año N° 1, Lima, 2004, pp. 327-357.

6 VIBES, Federico. Derechos de Propiedad Intelectual. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, p. 48.

7 Basta mirar las cuantiosas valoraciones de las marcas del 2012. BRANDZTM - “BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands 2012 Report” [en línea] (2012). En: Portal WPP (WEB) - BRANDZTM reports. Consulta: 13 de agosto del 2012.

<http://www.wpp.com/NR/rdonlyres/4B44C834-AEA8-4951-871A-A5B937EBFD3E/0/brandz_2012_top_100.pdf>

8 CASTRO GARCÍA, Juan David. La propiedad industrial. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, p. 41.

9 CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Reus, Madrid, 2007, p. 29.

10 GONZALES, Gerardo y MERINO, María Antonieta. “Hacia una política de promoción de marcas y signos distintivos”. En: AA.VV. Propiedad intelectual y comercio en el Perú:

impacto y agenda pendiente. Universidad ESAN, Lima, 2007, p. 669.

328

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

del goodwillo reputación, la función publicitaria, la función competitiva o de concurrencia, la función de protección del consumidor, entre otras 11 .

Según la percepción del signo, además de ser reconoci- da expresamente en nuestra legislación 12 , la clasi cación más importante divide a las marcas en denominativas, - gurativas y mixtas. Las denominativas consisten en enun- ciados sencillos en grafía simple que se pueden leer, es- cribir y pronunciar; las gurativas consisten en diseños o guras que solo pueden ser apreciadas, mas no leídas ni pronunciadas; y las mixtas son aquellas que tienen ele- mentos comunes con las dos primeras 13 .

La normativa aplicable en este rubro es la Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante, Decisión 486 CAN) y sus adaptaciones al ordenamiento peruano a través del Decreto Legislativo N° 1075. Una característica muy im- portante es que la adquisición de los derechos de marca se produce con el registro de la marca; siendo, por tanto, el registro constitutivo de diversos derechos 14 , los cuales tienen la peculiaridad de ser derechos de naturaleza iu- sexcludendi pues permiten al titular a impedir que terce- ros realicen ciertos actos 15 con su marca. Así, el Estado concede un derecho de exclusiva sobre el signo que se le otorga para impedir infracciones que terceros pudieran cometer.

El registro de una marca dura diez (10) años 16 , pudiendo ser renovado 17 ; sin embargo, existen ciertos impedimen- tos –en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 CAN– que generan que una marca sea oponible al momentode su publicación, ser cancelada o que su registro sea decla- rado nulo, tales como la falta de distintividad, la conversión

a genérico, la falta de uso, la confundibilidad, o la presen- cia de otro derecho de propiedad intelectual adquirido anteriormente a la solicitud de registro.

Dentro de este sistema de impedimentos, se encuentra la conexión con el Derecho de Autor debido a que sobre el mismo bien inmaterial o intangible podrían llegar a recaer dos derechos de propiedad intelectual, pero siempre con algunos límites; basta con imaginar el caso de las marcas gurativas para tener una idea, pues es obvio que muchos de los diseños pueden no haber sido realizados por el mis- mo fundador de la empresa, sino por encargo de diseña- dores grá cos o un tercero a quien se le debe pedir autori- zación para usar su creación. Para estos casos, existe una norma como el inciso f del artículo 136 de la Decisión 486 CAN, que establece un impedimento al registro de marcas en el siguiente sentido:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) consis- tan en un signo que infrinja el derecho de propiedad in- dustrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este; (…)”.

Así, la norma en materia de Derecho de Signos Distinti- vos, deja en claro, que en la concepción del sistema de propiedad industrial –para el legislador comunitario andi- no en este caso– no se pueden registrar marcas sobre creaciones u obras ajenas sin permiso del autor de la obra original.

Por otro lado, el Derecho de Autor es “el que se encarga de proteger las obras, es decir, creaciones literarias y artís- ticas originales que sean producto del ingenio humano” 18 ;

11 Para ver más sobre el tema, revisar: CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Reus, Madrid, 2007. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 4ª edición, Abeledo-Pe- rrot, Buenos Aires, 2002. VIBES, Federico P. Derechos de Propiedad Intelectual . Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009.

12 Del artículo 46 al 48 del Decreto Legislativo N° 1075 se establecen según esta clasi cación los criterios a tomar en consideración para el caso de semejanza entre marcas y otros signos.

13 VIBES, Federico P. Ob. cit., p. 103.

14 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva o cina nacional competente.

15 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 155.- El registro de una marca con ere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para

los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modi car la marca con nes comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los

productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación

con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del re-

gistro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para nes no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distinti-

va o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

16 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años.

17 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la o cina nacional competente, dentro de los seis meses ante- riores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

18 MARAVÍ CONTRERAS, Alfredo. Breves apuntes sobre el problema de de nir la originalidad en el Derecho de Autor. Cuaderno de Trabajo N° 16, Departamento Académico de Derecho de la Ponti cia Universidad Católica del Perú, Lima, 2010, p. 4.

329

ACTUALIDAD JURÍDICA FEBRERO Nº 231

A

CTUALIDAD MERCANTIL

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Derecho de Marcas Autor Marcas Colectivas DERECHO Denominaciones DE LA
DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Derecho de
Marcas
Autor
Marcas Colectivas
DERECHO
Denominaciones
DE LA
Derecho de los
Signos Distintivos
de Origen
PROPIEDAD
INTELECTUAL
Marcas de
Certificación
Nombres
Derecho de
Comerciales
la Propiedad
Industrial
Patentes de
Invención
Derecho de la
Innovación
Patentes de Modelo
de Utilidad
Diseño Industrial
Fuente: Elaboración propia.

para lo cual usa un criterio característico: la originalidad, conceptualizada como “la expresión (o forma representati- va) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. [En ese sentido,] La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad” 19 .

La norma aplicable en el ámbito de los derechos de autor es el Decreto Legislativo N° 822 - Ley de Derechos de Au-

tor (en adelante, LDA). A diferencia de los otros derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor se adquie- ren por la sola creación; siendo el registro de las obras meramente declarativo 20 , por lo que los derechos se ad- quieren desde que se efectúa el hecho de la creación de

la

obra, de nida como: “Toda creación intelectual personal

y

original, susceptible de ser divulgada o reproducida en

cualquier forma, conocida o por cono- cerse” según el inciso 17 del artículo 2 de la LDA.

En el caso de los derechos de autor, estos se dividen en dos categorías 21 . Por un lado, los derechos morales, que contiene el derecho de divulga- ción, de paternidad, de integridad, de modi cación o variación, de retiro del comercio y de acceso a la obra; y, por otro lado, los derechos patrimonia- les, tales como el derecho de repro- ducción, de comunicación al público, de distribución al público, de traduc- ción, de adaptación, de arreglo u otra transformación, de importación al te- rritorio, de cualquier forma de utiliza- ción de la obra que no esté en los lí- mites o excepciones listados en el artículo 41 y siguientes de la LDA.

Igualmente, la norma aplicable en Derecho de Autor establece una co- nexión con el Derecho de la Propie- dad Industrial; por esto, el inciso a del artículo 4 de la LDA señala que: “el derecho de autor es independiente y compatible con: Los derechos de pro- piedad industrial que puedan existir sobre la obra (…), en caso de con ic- to, se estará siempre a lo que más fa- vorezca al autor”. Así, la norma esta-

blece claramente que ambos tipos de derecho son independientes y prima facie compatibles; sin embargo, en caso de con icto irreconciliable, prevalece el Derecho de Autor. (Ver cuadro en la parte superior).

II. CUANDOLOSDERECHOSCOLISIONAN:ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS DE MARCA Entonces, las características centrales de ambas ramas se pueden condensar en el siguiente cuadro:

 

Derecho de Autor

Derecho de la Propiedad Industrial – de los Signos Distintivos (Marcas)

Normativa

Decreto Legislativo

Decisión 486 CAN y Decreto Legislativo N° 1075

aplicable

N° 822

Adquisición de

Con la creación

Con el registro

derechos

19 Precedente vinculante de la Resolución N° 286-1998/TPI-INDECOPI, Caso Agrotrade S.R.LTDA. contra Infutectsa E.I.R.L.

20 Decreto Legislativo N° 822

Artículo 3.- (…) Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

Artículo 170.- (…) El registro es meramente facultativo para los autores y sus causahabientes y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la presente Ley. (…).

21 Decreto Legislativo N° 822

Artículo 18.- El autor de una obra tiene por el solo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

330

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

Registro

Registro declarativo

Registro constitutivo

Característica

Originalidad

 

Novedad

para la

 

protección

Finalidad de la protección

Fomento de la cultura

Crecimiento económico me- diante la utilidad en la indus- tria

Materia de protección de la realidad

Los

bienes

intangibles-

Los bienes intangibles útiles en la industria (Marca)

culturales (obras)

Norma

Artículo 4 de la LDA

Inciso f del artículo 136 de la Decisión 486 CAN

establecida en

potencial caso

 

de conflicto

Entidad encargada de su protección

Dirección de Derechos de Autor del Indecopi

Dirección de Signos Distinti- vos del Indecopi

Entidad

Comisión de Derechos de Autor (1° Instancia en sede administrativa) y Sala de la Propiedad Inte- lectual del Tribunal de In- decopi (2° Instancia en sede administrativa), Juz- gado especializado en lo contencioso administrati- vo (1° Instancia en sede judicial) y Sala especia- lizada en lo contencioso administrativo del Poder Judicial (2° Instancia en sede judicial)

Comisión de Signos Distinti- vos (1° Instancia en sede ad- ministrativa) y Sala de la Pro- piedad Intelectual del Tribunal de Indecopi (2° Instancia en sede administrativa), Juzga- do especializado en lo con- tencioso administrativo (1° Instancia en sede judicial) y Sala especializada en lo con- tencioso administrativo del Poder Judicial (2° Instancia en sede judicial)

encargada de

resolución de

conflictos

Fuente: Elaboración propia.

 

Como hemos podido observar tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial se derivan de nuestro ordenamiento jurídico de manera pací ca cuan- do observamos las normas estáticamente. Sin embargo, la pregunta relevante en este momento, desde un punto de vista dinámico, es: ¿Qué sucede en el caso patológi- co en que la obra de un autor X fuera utilizada sin autori- zación como base de registro de un signo distintivo de un solicitante Y?

Como muchos otros casos en los que pensábamos que aquellos supuestos teóricos no podrían verse en la prácti- ca, la realidad nuevamente ha superado a la teoría y nos presenta hechos sobre este tema. El caso recaído en el Expediente N° 1410-2010/DSD ha permitido que el Inde- copi mediante la Resolución N° 1774-2012/TPI establez- ca un nuevo parámetro de relación, aparte de las normas ya revisadas, cuando surge un con icto entre los derechos válidamente adquiridos provenientes de dos áreas de la propiedad intelectual: el Derecho de Autor y el Derecho de la Propiedad Industrial.

III. ¿UN CALLEJÓN SIN SALIDA?LA CONVIVENCIA PLANTEADA POR LA RESOLUCIÓN N° 1774-

2012/TPI

En este caso, el señor Antonio Moncayo interpone una denuncia por infracción a sus derechos de autor sobre el

diseño artístico de la gura de una rama con cuatro hojas y tres olivos, cuya autoría provendría desde el año 1992 cuando él la creó para realizar el registro de una marca de- nominada “Tres olivos” en la O cina Española de Marcas y Patentes, y que ha sido registrada como obra artística en el Perú ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos recién en el año 2010:

de Autor y Derechos Conexos recién en el año 2010: Igualmente, es importante señalar que el
de Autor y Derechos Conexos recién en el año 2010: Igualmente, es importante señalar que el

Igualmente, es importante señalar que el Señor Moncayo tiene registrada en el Perú una marca denominada “La An- daluza” cuyo logotipo incluye su obra, desde el 2008:

An- daluza” cuyo logotipo incluye su obra, desde el 2008: La denuncia es interpuesta porque una

La denuncia es interpuesta porque una tercera empresa, Olivos del Sur S.A.C. (en adelante, Olisur) registró la mar- ca “OLIVOS DEL SUR y logotipo”(Certi cado N° 81651) en el año 2001 (9 años después de la creación del diseño del Señor Moncayo), con el siguiente diseño:

del diseño del Señor Moncayo), con el siguiente diseño: Con estos hechos, la Comisión de Derechos

Con estos hechos, la Comisión de Derechos de Autor, me- diante Resolución N° 0640-2010/CDA del 22 de noviembre

331

ACTUALIDAD JURÍDICA FEBRERO Nº 231

A

CTUALIDAD MERCANTIL

del 2010, declaró fundada la denuncia interpuesta; orde- nó a Olisurpagar una multa de 7.86 Unidades Impositivas Tributarias y US$ 5000 por remuneraciones devengadas en favor del Señor Moncayo; y ordenó, además, a Olisur cesar la reproducción, distribución y comunicación públi- ca de la obra artística del Señor Moncayo sin autoriza- ción, previa y escrita. Para esta decisión, tomó en consi- deración que:

“Si bien el registro de una marca ante la o cina com- petente genera en su titular un derecho de exclusiva para su explotación en el mercado, ello no signi ca que no se deba solicitar previamente

la correspondiente autorización para reproducir en la misma cualquier obra artística o literaria de titularidad de un tercero (…). No es correcto lo señalado por la denunciada respec- to a que el solo registro de la mar- ca OLIVOS DEL SUR y gura de tres olivas y hojas la faculten a explotar la obra de autoría del denunciante”.

Sin embargo, la decisión de la Comisión fue apelada tanto por el señor Moncayo solo por el tema de las remuneraciones devengadas; así como por Olisur en to- dos sus extremos, reiterando el único ar- gumento que había presentado: que el diseño no era una obra artística porque carecía de originalidad.

En segunda instancia de la sede admi- nistrativa, la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, mediante Resolución N° 1774- 2012/TPI del 26 de septiembre del 2012, revocó la reso- lución de primera instancia y declaró infundada la denun- cia. En esta resolución, pese a haber determinado que el diseño materia de controversia sí constaba de originalidad y que, por eso, se consideraba como obra; la Sala deter- minó que:

confusión en el consumidor respecto a la marca de la denunciada.

(iii) Como consecuencia de lo anterior, Olivos del Sur S.A.C. debe tolerar que Antonio Moncayo Cortés ex- plote su obra artística en el ámbito de los aceites (cla- se 29 de la Nomenclatura O cial) en la medida que el uso de dicha obra no con gure un riesgo de confusión en el consumidor. Al respecto, cabe agregar que, con- forme se desprende del Informe de Antecedentes, la marca OLIVOS DEL SUR y logotipo viene coexistien- do con la marca LA ANDALUZA y logotipo (Certi cado N° 137179), la cual fue registrada por la empresa de Antonio Moncayo Cortés (Aceites España Perú S.A.C.), para dis-

tinguir aceite de oliva, de la clase 20 de la Nomenclatura O cial”.

Sin embargo, para lograr entender esta solución salomónica que tomó el Tribunal del Indecopi necesitamos tener en cuenta que la Sala tuvo un “camino sin salida”:

“Cabe indicar que esta marca [OLIVOS DEL SUR y logotipo] fue otorgada el 11 de julio del 2002, encontrándose a la fe- cha vigente en virtud de su renovación. Asimismo, se debe indicar que a la fe- cha ha prescrito cualquier intento de nulidad de la marca en mención”.

Para determinar esto, la Sala tomó en cuenta la prescripción expresa del ar- tículo 172 de la Decisión 486 CAN para la acción de nuli- dad que señala:

La decisión adoptada fue for-

dad y excepcionalidad intro- ducida por la prescripción de

zada debido a la particulari-

la acción de nulidad del regis- tro de la marca. Sin embar- go, se perdió de vista que el

caso concreto versaba sobre

supuestas infracciones de los Derechos de Autor; por lo que- la Sala debió tomar en cuenta lo señalado en el artículo 4 de la LDA.

Decisión 486 de la Comunidad Andina Artículo 172.- (…)

La autoridad nacional competente decretará de o cio

o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedi-

do en contravención de lo dispuesto en el artículo 136

o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta

acción prescribirá a los cinco años contados des-

de la fecha de concesión del registro impugnado” (el resaltado es nuestro).

Así, el Señor Moncayo tiene derechos de autor sobre di- cha obra y la empresa Olisur tiene un registro de mar- ca válidamente registrado debido a la prescripción de la acción de nulidad del registro. De esta manera, el Tribu- nal del Indecopi ha determinado la convivencia de los de- rechos de autor de una persona y el registro de marca de otra recaídos sobre una misma creación, declarando infundada (¿?) la denuncia.

“(i)

Las partes en el presente procedimiento cuentan con derechos reconocidos y protegidos por la Ley. Por lo tanto, mientras ambos derechos se mantengan válidos y vigentes pueden coexistir en el mercado, debiendo los administrados hacer uso de los mismos dentro del ámbito estricto de su protección y evitando colisionar con el derecho del otro

(ii)

En este sentido, la denunciada obtendrá protección so- bre su marca en la medida que la use conforme se en- cuentre registrada, esto es, la denominación OLIVOS DEL SUR y el logotipo respectivo que incluye la gura de un racimo de olivos (no solo de la gura de racimo de olivos) y respecto a los productos para los cuales se ha registrado (aceites, de la clase 29 de la nomenclatu- ra o cial). Por su parte, el Derecho de Autor del denun- ciante, derivado de su obra artística, deberá proteger- se en cualquier ámbito de uso; no obstante, si decide incursionar en el ámbito de la producción y/o comercia- lización de aceites deberá necesariamente hacer uso de elementos distintivos adicionales a su obra artística, los mismos que impidan que, en su conjunto, generen

IV. LA ESCALERA EN EL CALLEJÓN QUE INDE- COPI NO VIO: LAS CONSIDERACIONES OMI- TIDAS EN LA DECISIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 1774-2012/TPI

Si bien la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi ha resuelto establecer un acuerdo de convivencia entre dos derechos, limitando sus ámbitos

332

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

de ejercicio, con efectos solo en el caso concreto 22 . Con- sideramos que la decisión adoptada fue forzada debido a la particularidad y excepcionalidad introducida por la pres- cripción de la acción de nulidad del registro de la marca; sin embargo, se perdieron de vista un par de consideraciones:

Primero, el caso concreto versaba sobre supuestas infrac- ciones de los Derechos de Autor; por lo que, más que cen- trarse en el análisis del derecho adquirido por el registro de la marca y la prescripción de la acción de nulidad del registro, la Sala debió tomar en cuenta lo señalado en el artículo 4 de la LDA, el cual en nuestra opinión fue omitido erróneamente:

Decreto Legislativo N° 822

Artículo 4.-El derecho de autor es independiente y compatible con:

a) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

b) Los derechos conexos y otros derechos intelectua- les reconocidos en la presente ley.

Respecto al literal a), en caso de conicto, se esta- rá siempre a lo que más favorezca al autor” (el re- saltado es nuestro).

En este sentido, podemos observar que en nuestro orde- namiento jurídico priman los derechos de autor frente a los derechos de propiedad industrial que pudiera existir sobre la creación intelectual de un determinado autor, cuando se haya utilizado sin autorización; pues en caso de contar con la autorización necesaria no nos encontraríamos ante un con icto entre ambos derechos.

Segundo, la segmentación de los Derechos de Autor en morales y patrimoniales 23 se hace muy importante en el presente caso. En este sentido, la Sala constituyó un acuerdo de convivencia de ambos derechos de manera irregular debido a que los derechos morales no podían ser limitados de ninguna manera; aunque efectivamente Oli- sur tenía un derecho de marca, adquirido por la prescrip- ción de la acción de nulidad, no puede desconocer la au- toría que posee el señor Moncayo, por lo que el Tribunal debió –de haber insistido con este “extraño” acuerdo– im- poner la carga a Olisur de consignar en cada etiqueta, pu- blicidad y demás el nombre del autor del diseño que com- ponía su marca a n de respetar los derechos morales de autor.

De igual manera, respecto a los derechos patrimoniales de autor, la Sala debió tener en cuenta la norma contenida

en el artículo 50 de la LDA referido a los límites y excep- ciones a estos derechos:

Decreto Legislativo N° 822

Artículo 50.- Las excepciones establecidas en los artículos precedentes, son de interpretación res- trictiva y no podrán aplicarse a casos que sean con- trarios a los usos honrados” (el resaltado es nuestro).

Precisamente, los artículos precedentes recogen diversas excepciones como el derecho de cita, el uso de la obra en ámbito doméstico, la parodia de obras, el uso de obras ex- puestas públicamente, etc.; mas no existe ninguna restric- ción, límite o excepción que permita limitar los derechos patrimoniales sobre la obra de un autor en el caso concreto de la Resolución N° 1774-2012/TPI.

En este sentido, como podemos observar, el acuerdo de convivencia impuesto por el Tribunal del Indecopi posee serias incompatibilidades con la normativa aplicable en materia de Derechos de Autor.

V. PRIMERO EL AUTOR Y LUEGO EL SOLICITAN- TE: LAS RAZONES DE LA PRIMACÍA DEL DE- RECHO DE AUTOR SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A pesar de la existencia de normas expresas, que han sido omitidas por el Tribunal del Indecopi como hemos demos- trado, es necesario señalar que existen razones para pos- tular la primacía general del Derecho de Autor sobre una obra frente al derecho adquirido por un registro de marca sobre la misma creación.

Primero, a pesar de que no se trataba de un caso de in- fracción a los derechos conferidos por el registro de mar- ca, es importante resaltar que incluso en esta norma la existencia del inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 CAN establece claramente la prohibición de registro de un signo distintivo –como una marca– cuando esta infrinja los derechos de autor de un tercero, salvo que exista autori- zación respectiva 24 . Entonces, debemos tener en cuenta que la regla general es que tanto en la norma aplicable en el Derecho de Autor como en la norma aplicable a la Pro- piedad Industrial, se establece la primacía de los derechos del autor sobre una obra.

Segundo, la decisión de la Sala Especializada en Propie- dad Intelectual del Tribunal del Indecopi, aunque aparen- temente plantea una solución salomónica, termina siendo la opción más perjudicial tanto para Olisur como para el señor Moncayo de los tres posibles escenarios:

22 La resolución tiene efectos solo en el caso concreto. Recuérdese que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi tiene la función de expedir prece- dentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia, según el artículo 14, inciso 1, literal d del Decreto Legislativo N° 1033; en este caso, la Sala fue consciente que la decisión de este caso concreto era muy particular y excepcional. Sin embargo, somos de la opinión, que se pudo haber establecido un precedente muy importante para casos subsiguientes acerca de con ictos dinámicos entre Derechos de Autor y Derechos de Marca.

23 Decreto Legislativo N° 822

Artículo 18.- El autor de una obra tiene por el solo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

24 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este; (…).

333

ACTUALIDAD JURÍDICA FEBRERO Nº 231

A

CTUALIDAD MERCANTIL

 

Se reconoce los derechos de autor

Se desconocen los derechos de autor

Se reconocen

(1) Acuerdo de convivencia de los derechos de autor de uno y los derechos de pro- piedad industrial de otro, con límites a ambos.

(2) Se reconocen los derechos de propiedad industrial de uno sobre los derechos de autor de otro, los cuales quedan totalmente limitados.

los derechos

de propiedad

industrial

Se desconoce

(3) Se reconoce los dere- chos de autor de uno sobre los derechos de propiedad industrial de otro, los cuales quedan totalmente limitados.

 

los derechos

de propiedad

-

industrial

Fuente: Elaboración propia.

 

Para comenzar, queda totalmente descartada la opción de desconocimiento de ambos derechos debido a que ya ini-

ciado un procedimiento, la decisión tiene que establecer

si el petitorio es infundado o fundado, pues de lo contrario

incurriría en falta al debido proceso; de igual manera, se- ría absurdo afectar dos derechos válidamente adquiridos debido a un con icto surgido entre ambos.

Luego, de tomarse la decisión de la opción dos se contra- deciría el ordenamiento jurídico peruano tanto en mate-

ria de Propiedad Industrial (artículo 136, inciso f de la De- cisión 486 CAN) como en materia de Derechos de Autor (artículo 4 de la LDA), por lo que esta opción debe quedar descartada; por otro lado, la opción tres fue la tomada por

la Resolución N° 0640-2012/CDA de primera instancia en

sede administrativa en el caso por supuesta infracción a los derechos de autor del señor Moncayo por parte de Oli- sur; y, nalmente, la opción uno fue la que tomó el Tribu- nal del Indecopi en la Resolución N° 1774-2012/TPI en el mismo caso.

Con esta resolución, el Indecopi creó un criterio bastan- te criticable que, en nuestra opinión, debería restringirse únicamente a la solución del caso concreto, debido a la excepcional prescripción de la acción de nulidad. En el acuerdo establecido por la Sala, se puede observar clara- mente que los intereses del autor (señor Moncayo) fueron restringidos en mayor manera que los derechos de propie- dad industrial del titular de registro de marca (Olisur), de- bido a que la marca será utilizada constantemente pues su destino es la comercialización industrial de un produc- to, al estar plasmada la marca en las etiquetas, publicidad

y otros. En este sentido, se vulnerarán constantemente

los derechos morales de paternidad e integridad del autor (señor Moncayo) pues no se impuso la carga de consig- nar el nombre del creador cuando el titular de la marca la utilice en el mercado; de igual manera, se vulnerarán los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación al público y distribución de la obra de manera más rápida y efectiva por razones obvias ya descritas.

Igualmente, se prohíbe al autor de un diseño artístico de

la

gura de una rama con cuatro hojas y tres olivos usar-

lo

en una marca para distinguir los productos que tiene re-

gistrados Olisur en la clase N° 29 según la Clasi cación

Internacional de Niza, imponiéndole la obligación de usar- la utilizando otros elementos distintivos adicionales (im- posición de necesariamente tener que modi car su obra, atentando contra el derecho de integridad de la misma)

e impidiéndole utilizarla, tal cual fue creada, en el preci-

so destino para el que fue creada (límite al derecho de re- producción, comunicación al público y distribución), y des- conociendo totalmente el derecho moral de paternidad, como ya lo hemos resaltado anteriormente. De otro lado,

también Olisur ha visto limitado su derecho por el acuer-

do de convivencia planteado, quedando impedida de ha- cer crecer su marca a nuevas clases según la Clasi ca- ción Internacional o de aumentar su distingue en la clase ya registrada.

Es decir, al contrario de lograr la medida equilibrada en- tre dos derechos válidamente adquiridos por dos perso-

nas distintas que entran en con icto, se han puesto límites excesivos a los derechos de propiedad industrial de uno, así como a los derechos de autor de otro que –sumado

a las omisiones normativas ya mencionadas– hacen que

este acuerdo sea una salida poco feliz de parte del órgano colegiado del Indecopi.

En este sentido, concordamos en que la opción tres, adop- tada por la Comisión de Derechos de Autor en la Resolu- ción N° 0640-2012/CDA, es la correcta en la generalidad de los casos. Asimismo, somos de la opinión de que esta era la opción más adecuada debido a que esta es la úni- ca que permitía tener una decisión acorde a la normati- va en materia de Derechos de Autor y de Derecho de la Propiedad Industrial, donde prevalece claramente el pri- mero frente al segundo como hemos visto; y, adicional- mente, porque esta era la única opción que efectivamen-

te reconoce tanto la primacía fenomenológica del Derecho

de Autor sobre el Derecho de la Propiedad Industrial, así

como la primacía jurídica del primero sobre el segundo pues este se adquiere por la simple creación y aquel solo por el registro.

Sin embargo, ¿qué hacer con la prescripción de la acción de nulidad y el derecho de marca válidamente adquirido? Como ya lo habíamos señalado, nos encontramos fren-

te a un procedimiento de infracción a los derechos de au-

tor y no ante un procedimiento de registro, cancelación

o nulidad; así, por tutela residual, se puede limitar com-

pletamente los derechos de propiedad industrial obtenidos irregularmente porque de no hacerlo estaríamos ante la contradicción de declarar infundada una denuncia cuando efectivamente se está produciendo la vulneración agran-

te y constante de los derechos de autor. De igual manera,

de continuar con el “extraño” acuerdo de convivencia, era deber del Tribunal del Indecopi establecer la carga de res- petar los derechos morales, lo cual no se hizo.

Es importante mencionar que no todos los acuerdos de convivencia son inapropiados; solo por poner un ejemplo, existe otro tipo de acuerdo que pertinentemente fue es- tablecido por un criterio de la Sala Especializada en Pro- piedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. Se trata del acuerdo de coexistencia cuando el titular de un nombre

334

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

comercial se opone de diversas maneras al registro de una marca 25 .

Pero, no hay que perder de vista que este acuerdo está ba- sado en una lógica estructural: el derecho sobre un nombre comercial se adquiere mediante el uso en un determinado territorio, lo cual ha sido determinado ya desde 1992 con

el artículo 164 del derogado Decreto Ley

N° 26017 - Ley General de la Propiedad

Industrial 26 , y continúa con el artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075 27 y el artículo 192 de la Decisión 486 CAN 28 , que establecen que un nombre comer- cial podrá impedir usar en el comercio un signo similar cuando ello cause con- fusión o riesgo de asociación con la em- presa titular del derecho sobre el nom- bre comercial, para lo que se necesita demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú; pues en caso contra- rio, se aplican los criterios y al no tener presencia nacional y no existir confusión

o riesgo de asociación del origen empre-

sarial, tanto el derecho sobre una mar-

ca como el derecho sobre un nombre comercial podrán coexistir, el primero a nivel nacional y el segundo delimitado al área de in uen- cia local que se demuestra ante el Indecopi.

creación, no se requiere demostrar ningún uso, ni un te- rritorio, ni un ámbito de aplicación. Así, como ya mencio- namos, solo se requiere probar la fecha de creación para lograr la declaración de su existencia, mas nunca para lo-

grar su constitución pues este existe previamente. En este sentido, el acuerdo de convivencia entre los derechos de autor y los derechos de propiedad indus- trial en el caso sobre presunta infracción

a los derechos de autor del señor Monca-

yo por Olisur carece totalmente de senti- do; pues no existe más justi cación que

la prescripción de la acción de nulidad del

registro de la marca, lo cual ha permitido

a Olisur tener derechos válidamente ad-

quiridos basados en una irregularidad en su génesis. Sin embargo, como ya lo he- mos señalado, la protección residual que debería brindar un procedimiento por in- fracción a los derechos de autor debería ser su ciente para vencer este obstáculo

legal.

Si bien [en este caso] se tomó

una decisión extraordinaria

basada en un ‘extraño’ acuer- do de convivencia, no debe quedar establecido que este criterio sea aplicado como el acuerdo de convivencia entre nombres comerciales y mar- cas, debido a que no poseen la misma lógica, ni mucho me- nos fue pensado para la gene- ralidad de los casos de conflic- tos entre estas áreas.

Finalmente, cabe recalcar que los dere-

chos de autor sobre una obra nacen con la creación; por el contrario, el derecho del titular de una marca nace con el registro. En ese or- den de ideas, pueden existir numerosas palabras de fan- tasía, frases originales, títulos creativos, diseños innova- dores que estarán cubiertos por el “manto” del Derecho de Autor; sin embargo, solo serán marcas cuando sean otorgadas por el Indecopi tras todo un proceso de regis- tro que va desde el escrito de solicitud de registro hasta el

La característica de este acuerdo es que está basado en la territorialidad del uso, lo cual hace que su lógica sea perfectamente válida y coherente; sin embargo, en con- traste, como los derechos de autor existen por la simple

25 Los criterios para diversos con ictos entre Nombre Comercial y Marca, establecidos en diversas resoluciones de la Sala (Resolución N° 320-2011/TPI, Resolución N° 941-2011/ TPI, Resolución N° 957-2011/TPI, Resolución N° 1200-2011/TPI, Resolución N° 1203-2008/TPI, Resolución N° 1660-2008/TPI, Resolución N° 2544-2008/TPI, Resolución N° 929- 2009/TPI, Resolución N° 2286-2009/TPI, Resolución N° 1347-2009/TPI, entre otras) son los siguientes:

a) Conicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca: En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de in uencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial solo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuan- do el ámbito geográ co de in uencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor trascen- dencia geográ ca, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

b) Conicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado: El hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no signi ca ne-

cesariamente que este acceda directamente a registro, ello solo será posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial), este no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ám- bito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que este sea protegido en todo el territorio nacional. Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deberá respetar la zona de in uencia económica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad.

c) Conicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: Aquí habrá que atender a la antigüedad de

los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, solo podrá lograr la denegatoria del registro si este tiene una in uencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que este deba respetar el ámbito de protec- ción del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográ ca de in uencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográ ca dicho nombre comercial no podrá usarse”.

26 Decreto Ley N° 26107

Artículo 164.- La protección del nombre comercial se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográ ca de la clientela efectiva y se extenderá a todo el país si existiese difu- sión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

27 Decreto Legislativo N° 1075

Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conoci- miento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

28 Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera cau- sarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

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ACTUALIDAD JURÍDICA FEBRERO Nº 231

A

CTUALIDAD MERCANTIL

examen de registrabilidad del signo en la Dirección de Sig- nos Distintivos. Por ende, los derechos de autor siempre existirán primero.

De esta manera, si una empresa toma un diseño original, palabra original o frase original; lo integra a su solicitud de registro de marca; y, sin autorización del autor, presenta la solicitud; siempre existirá un derecho previamente ad- quirido por el solo hecho de la creación de dicha obra. Por

lo que, prior in tempore potior in iure, teniendo el autor to-

tal legitimidad de alegar una vulneración tanto a sus de- rechos morales de paternidad, integridad, y modi cación de la obra; como a sus derechos patrimoniales de repro- ducción, comunicación al público y distribución de la obra.

Nos encontraríamos ante un caso distinto, cuando una em- presa contrata a un diseñador grá co independiente o que pertenece a una empresa publicitaria para que se cree un logo inédito, obra efectivamente, para utilizarlo como mar- ca; en este caso particular, siendo que para tener el carác- ter de obra no se requiere observar el n especí co al que esté dirigida la creación y según el artículo 16 de la LDA, se presume que la titularidad de los derechos patrimonia- les en virtud de la obra producida por encargo recaen en el patrono o comitente, salvo pacto en contrario 29 . Aparte de esta cesión de titularidad sobre los derechos patrimonia- les, el autor –diseñador grá co en el ejemplo– tendrá los derechos morales plenamente vigentes sobre su creación

y al igual que cualquier autor –piénsese el autor de una

obra plástica como una escultura o de una obra arquitec- tónica como un complejo comercial de aspecto moderno– tiene derechos reconocidos sobre su obra y podrá ejercer- los en la manera que estime adecuada con el único límite de no con gurar un abuso de derecho e indemnizar al titu- lar de los derechos patrimoniales –la empresa solicitante de la marca en nuestro ejemplo primigenio– por los daños causados si los ejerce de una manera incompatible con la cesión de titularidad.

VI. REFRESCANDO LA MEMORIA Y APRENDIEN- DO DE LOS ERRORES: CONCLUSIONES

Como decíamos, cuando ocurren con ictos que retan la estructura del sistema y que lo llevan al borde de la crisis,

29 Decreto Legislativo N° 822

se genera la oportunidad para renovar la vitalidad del mis- mo a través de los engranajes en “movimiento” de la fase dinámica. En esta oportunidad, el con icto entre el Dere- cho de Autor y el Derecho de la Propiedad Industrial esta- ba previsto estáticamente por los artículos 4 de la LDA y el inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 CAN; y, como hemos demostrado, la regla general debe ser la primacía fenomenológica y jurídica del Derecho de Autor.

Si bien, el caso concreto de presunta infracción a los de- rechos de autor del señor Moncayo de parte de Olisur fue resuelto por el Tribunal del Indecopi sobre la base de una excepcional prescripción de acción de nulidad; se perdió de vista que el procedimientose trataba sobre presunta in- fracción al Derecho de Autor –por tanto de tutela residual– y no sobre Propiedad Industrial, también no se tomó en cuenta las normas contenidas en los artículos 4 y 50 de la LDA, e igualmente se optó por un acuerdo de convivencia que terminó perjudicando a ambos agentes del mercado (tanto titular de registro de marca como autor) habiendo salidas coherentes y pertinentes con las normas estáticas.

La materia de la decisión tomada en la Resolución N° 1774- 2012/TPI era el con icto existente entre los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial que recaían sobre un mismo objeto de protección, tema preciso como para promulgar un precedente de observancia obligatoria en sede administrativa. Debe quedar claro que si bien en este caso se tomó una decisión extraordinaria basada en un “extraño” acuerdo de convivencia, no debe quedar es- tablecido que este criterio de la Sala sea aplicado como el acuerdo de convivencia entre nombres comerciales y mar- cas, debido a que no poseen la misma lógica, ni mucho menos fue pensado para la generalidad de los casos de con ictos entre estas áreas.

Una vez aclarada la paradoja, queda observar qué es lo que sucede con el sistema de propiedad intelectual en nuestro país en el futuro con próximos casos semejantes, tras una decisión; y, nuevamente, estar preparados para nuevos retos, corregir los errores cometidos y re exionar sobre el camino ya trazado, siempre con el bastión de la razón que debe guiar la solución de los con ictos sea nor- mativa como jurisprudencialmente.

Artículo 16.- Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un con- trato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes.

A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la me- dida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la auto- rización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

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