Gravámenes y Transmisiones de Marcas.

Investigación de marcas sujetas a

gravamen.

César Antonio Canchola

Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Derecho

Especialidad en Derecho.

Tercer Semestre

Marca, avisos comerciales y nombres comerciales

Maestro: Miguel Ángel Ortiz Bahena

0
 Índice

Introducción……………………………………………………………………………… 2

Desarrollo…………………………………………………………………………………. 3

1. El Título Marcario……………………………………………………………………. 3

2. La facultad del titular para transmitir los derechos del Título

6
Marcario………………………………………………………………………………...

3. El Contrato de Licencia de Uso de Marca..…………………………………….. 7

4. Formalidades y Efectos de la inscripción del Contrato de Licencia de Uso

10
de Marca....…………………………………………………………………………….

5. Las consecuencias de la no inscripción del Contrato de Licencia de Uso

12
de Marca ante la Autoridad…..……………………………………………………
14
6. Gravamen de las marcas……………..…………………………………………....

Conclusiones……………………………………………………………………………… 19

Bibliografía……………………………………………………………………………….. 21

1
 Introducción

Por medio del presente trabajo, se analiza la institución del Registro Marcario como un
pilar dentro del Derecho de la Propiedad Intelectual, el valor que representa para su
titular y las ventajas competitivas que éste puede representarles.

Igualmente, se analizan los pormenores de los trámites y procedimientos a llevar a

cabo a efecto de que la autoridad competente, esto es, el Instituto de la Propiedad
Industrial (IMPI), otorgue el registro correspondiente y así la marca quede protegida en
cuanto a su uso y explotación exclusiva por parte de su titular o cesionario.

Una vez realizado lo anterior, pasaremos al análisis de la institución de la Licencia de

Uso de Marca, como el Contrato de Licencia de Uso de Marca, así como los
gravámenes y derechos de transmisión de las marcas, las que auxilian al titular de un
Registro Marcario para transmitir de una manera segura y jurídicamente protegida, los
derechos de exclusividad que le corresponden, a efecto de aumentar su ventaja
competitiva en el mercado y sus ganancias económicas, sin afectar la buena imagen y
prestigio que una marca puede llegar a representar.

Finalmente, se abordará el tema de las consecuencias y las ventajas que conlleva el no

registrar la transmisión de los derechos de exclusividad de un Registro Marcario ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y los riesgos que su titular podría correr
por esta situación así como la transmisión de derechos intangibles se rige por el
derecho común esto es tanto por el código civil , código de comercio y código fiscal y
se inscribe en el IMPI para que tenga protección contra tercero y a un contra el propio
cedente.

2
 Desarrollo

1. El Título Marcario.
- Definición.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Una

marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de
los de otra. Las marcas son derechos de P.I. protegidos.” 1 Lo anterior, implica que los
signos distintivos que los empresarios, las empresas y los comerciantes en general
utilizan para distinguir su producto o servicio en el mercado son susceptibles de
protección jurídica.

En el ámbito nacional mexicano, encontramos que esta definición se encuentra en el

artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), el cual señala que una marca es
“todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado”.2

- El registro de las marcas

Adicionalmente a lo anterior, encontramos que el artículo 87 del referido ordenamiento

legal3, señala que la protección a la que una marca puede acceder se da mediante su
debido registro ante la autoridad competente, siendo ésta el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, de acuerdo con el artículo 6° 4 de la ley en análisis.

- Análisis de forma y fondo para el registro de una marca.

Una vez presentada la solicitud de registro de marca ante el Instituto, éste deberá
realizar un análisis de forma, por medio del cual determinará si el solicitante ha reunido
los requisitos formales necesarios para considerar que la solicitud se encuentra
debidamente integrada, como por ejemplo, que se hubiere realizado el pago
correspondiente al estudio de solicitud, tema que se abordará someramente más

1
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en Inglés). ¿Qué es una marca?
http://www.wipo.int/trademarks/es/
2
Diario Oficial de la Federación, Ley de la Propiedad Industrial, México, Distrito Federal, última reforma 9 de abril
de 2012, art. 88, página 16.
3
Ídem.
4
Ibídem, p. 2

3
adelante; que se hubieren adjuntado los ejemplares del signo distintivo a registrar,
nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, clase a la que pertenece la marca a
registrar, así como los demás requisitos que marque el reglamento de la Ley. Estos
requisitos se encuentran enmarcados en el artículo 113 de la citada le.

Posteriormente, el Instituto realizará un análisis de fondo respecto al signo distintivo

que se pretende inscribir como marca, en el que se analizarán principalmente los
siguientes aspectos: Distintividad, Especialidad, Novedad, Licitud y Veracidad. Así
mismo, se verificará que el signo distintivo a inscribir no haya sido objeto de un registro
anterior, o no entre en conflicto con algún registro ya otorgado.

En caso de que tanto el estudio de forma como de fondo hubieren resultado

satisfactorios, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirá el título
correspondiente.

- Clasificación de las marcas de acuerdo al producto o servicio al que van

dirigidas.

Como se comentó en el apartado anterior, la solicitud de registro de marca debe

señalar “la clase” a la que va dirigido el producto o servicio a ser identificado a través
del signo a inscribir. Estas clases se encuentran descritas en el Arreglo de Niza
Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas (modificado el 28 de septiembre de 1979), el cual contiene la Clasificación de
Niza, constante de 45 clases para identificar los diferentes productos y servicios que
pueden ser identificados mediante signos distintivos como marcas.

Cabe mencionar que estas 45 clases encuentran a su vez subdivisiones llamadas

subclases, debido al avance de la tecnología, la ciencia y las aplicaciones industriales
que cada vez son más especializadas y requieren de una clasificación específica,
dentro de un conjunto general.

En este orden de ideas, se hace la aclaración de que una marca puede abarcar una o
varias clases, debiendo hacer la mención correspondiente en la solicitud a ingresar
ante el Instituto. Inclusive, en un momento posterior el titular de los derechos marcarios

4
se encuentra en aptitud de solicitar que la marca abarque menos fracciones en la
Clasificación de Niza, más no podrá solicitar que dicha marca abarque un mayor
número de clasificaciones, ya que esto será parte de una solicitud independiente.

- Vigencia de protección del registro de marca

Ahora bien, una vez ingresada la solicitud de registro de marca ante el Instituto, ésta
quedará protegida por un plazo de 10 años, con posibilidad a que dicha vigencia sea
renovada por periodos iguales de manera indefinida. Para una pronta referencia,
encontramos que el artículo 95 de la LPI señala que “el registro de marca tendrá una
vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y
podrá renovarse por períodos de la misma duración.”

- Pagos realizados a favor de la autoridad

En este orden de ideas, resulta prudente mencionar que todos los trámites y
procedimientos desahogados ante el Instituto, conllevan el requisito de pago de las
tarifas correspondientes, por lo que tanto la presentación de solicitud de registro de
marca, de su estudio, expedición de título y renovación de vigencia conllevan el cobro
de una tarifa establecida por la misma autoridad, siendo este pago un requisito de
procedibilidad para el otorgamiento de protección, tal como lo establece el artículo 114
de la Ley.

- ¿Qué puede ser considerado como marca?

En el ámbito de la protección industrial en México, las marcas pueden consistir en una

palabra o una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en
dibujos, símbolos, características tridimensionales, como la forma y el embalaje de los
productos.

Por otro lado, en el ámbito internacional de protección a la propiedad industrial,

encontramos que las marcas también pueden consistir en signos no visibles, como
sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como características distintivas.

5
Adicionalmente a lo anterior, se debe mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial
prevé supuestos legales que impiden registrar ciertos elementos distintivos como
marca, los cuales se encuentran enmarcados en su artículo 90.

2. La facultad del titular para transmitir los derechos del Título Marcario

Ahora bien, una vez mencionado de manera breve lo que se entiende por una marca,
sus alcances, los requisitos para la obtención de la protección y la clasificación de
éstas, se describe a continuación la facultad de la que es sujeto, el titular de los
derechos de protección de explotación exclusiva de una marca.

Por principio de cuentas, se pone de manifiesto que una marca representa un signo, un
símbolo por medio del cual, el público consumidor relaciona un producto o un servicio a
una determinada calidad y prestigio, inclinando su decisión de compra hacia la
preferencia de un producto o servicio en particular, sobre cualquier otro que se
encuentre a su alcance.

Estos beneficios pueden ser materia de comercio a través del licenciamiento para el
uso de un registro marcario. Dicho licenciamiento es una figura jurídica que permite al
titular de una marca, transmitir sus derechos a uno o varios terceros para que éstos
también se encuentren en posibilidad de gozar de los beneficios que conlleva el
prestigio y posicionamiento de una marca en un mercado determinado.

Estas transmisiones de derechos se engloban dentro de lo que se conoce en la teoría

como “Transferencia de Tecnología”, lo que incluye a su vez la transferencia de
conocimientos técnicos, patentes, “know-how”, diseños, dibujos y secretos industriales,
nombres y avisos comerciales, etcétera.

Como es conocido, estos conocimientos técnicos industriales son generados en su

mayoría en países con un alto nivel de desarrollo industrial y tecnológico, que han
invertido fuertes porcentajes de su Producto Interno Bruto en investigación, desarrollo y
aplicación industrial, y que cuentan en sus oficinas nacionales de patentes, con un
elevado número de inscripciones registradas, que a comparación de los países en
desarrollo, son ampliamente superiores.

6
Lo anterior hace surgir una dicotomía entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el
Derecho de la Transferencia de Tecnología, ya que el primero se encuentra
encaminado a proteger los derechos de los propietarios de las marcas, mientras que el
segundo se encuentra enfocado en brindar protección a los usuarios de los derechos
de Propiedad Intelectual en sus relaciones con los titulares de los mencionados
derechos. Este balance nos lleva al equilibrio entre las naciones desarrolladas y las que
no lo están, que son las receptoras de estos derechos a fin de lograr una inversión
redituable en sus territorios, impidiendo así que los precios de los productos y los
servicios amparados por derechos de Propiedad Intelectual se aumente de manera
desproporcionada.5

En este orden de ideas, encontramos que la Ley de la Propiedad Industrial consagra

diversos requisitos y formalidades que deben cumplirse para que esta transmisión sea
reconocida por la sociedad y el licenciatario se encuentre debidamente facultado para
hacer uso de la marca, y defenderla contra otros terceros no autorizados para su uso,
como si fuera el dueño originario.

3. El Contrato de Licencia de Uso de Marca

El contrato de licencia de uso de marca es aquél por medio del cual el titular de un
derecho de uso exclusivo de un registro marcario transfiere a un tercero, la capacidad
de ostentar dicho signo distintivo, el cual por lo general es oneroso, personal, de tracto
sucesivo y con diversas cláusulas accidentales y alcances legales expuestos a
continuación.

El objeto de dicho contrato es, básicamente, que el titular de un registro marcario no se

oponga al uso que un tercero haga del mismo, mediante una contraprestación
onerosa.6

- Naturaleza y contenido del contrato

5
Rangel Medina, DAVID. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas. 1991. Página 84.
6
Sepúlveda, CÉSAR. Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexicano. México. Impresiones
Modernas. 1955. Página 633.

7
El contrato, al ser de naturaleza mercantil, debe sujetarse por consiguiente a las
determinaciones del Capítulo Segundo del Título Segundo del Libro Primero del Código
de Comercio. Igualmente, es recomendable que el contrato contenga las siguientes
disposiciones:

a. De manera prioritaria, es recomendable que en el contrato se inserte el

reconocimiento que haga el licenciatario, acerca de la titularidad de la marca a
favor del licenciante, renunciando expresamente a intentar su nulidad,
cancelación o invalidez, así como el no intentar registrar una marca similar en
grado de confusión a la acceden por virtud del contrato.
b. El compromiso de inscribir el contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial o ante la autoridad que resulte competente, así como la obligación de
solicitar su cancelación una vez terminado.
c. Mención de si la licencia será exclusiva, no exclusiva o única, determinando el
territorio que abarcará la protección de explotación. La clasificación de la
exclusividad en la explotación de la licencia será analizada más adelante.
d. Mención a la vigencia de la Licencia, pudiendo ser indefinida o limitada a cierto
plazo. En relación con lo anterior, el titular del registro marcario deberá
reservarse el derecho de cancelar la marca en el momento y por las causas que
él mismo determine, a efecto de proteger sus intereses.
e. La vigilancia y el control que el titular del registro marcario podrá ejercer en
relación al mismo, insertando una cláusula que determine que la marca deberá
corresponder a productos o servicios que se apeguen a localidad característica
de los producidos por el titular, incluyendo inclusive la facultad del titular de la
marca de realizar inspecciones, o análisis de los productos.
f. Relacionada con la disposición anterior, es recomendable insertar el
compromiso del licenciatario de mantener la calidad y prestigio alcanzados por la
marca, imponiendo inclusive penas convencionales o causales de rescisión en
caso de que dicho compromiso no se cumpla.
g. Altamente recomendable es también, señalar los presupuestos de terminación
del contrato, ya sea como se mencionó anteriormente, mediante el término del
plazo del mismo, su rescisión u otros supuestos pactados de común acuerdo.

8
 h. Evidentemente, e el contrato se debe pactar la contraprestación a la cual el
titular de la marca tendrá derecho, así como la periodicidad del pago y la
moneda en la cual se cumplirá con dicha obligación de pago.
i. También resulta recomendable el insertar una cláusula en la que se pacte que el
licenciatario no venda, produzca, comercialice o almacene productos que
compitan con aquellos amparados por la marca objeto del contrato.
j. Señalar si el licenciatario otorga una garantía de cumplimiento a las obligaciones
contraídas al amparo del contrato en cuestión, así como su monto, redacción y
manera de ejecución.
k. La jurisdicción que regirá la solución de controversias que surjan de la
interpretación y ejecución del contrato.

Como es posible observar de la totalidad de los puntos recomendados en el listado que

antecede, el contrato de uso de marca suele tener una longitud extensa, por lo que en
la práctica las partes acostumbran celebrar dos contratos; uno, que contenga las
disposiciones que ellos desean sean mantenidas como información confidencial y
reservada; y otro, en el cual se contenga estrictamente la información requerida por la
Ley y la Autoridad competente para fines de inscripción del contrato. 7

- Clases de licencias de uso de marca.

De acuerdo con lo anterior, encontramos que el contrato de licencia de uso de marca

encuentra diversas peculiaridades que permiten clasificarlo de acuerdo a las siguientes
clases de licencia8:

a. Licencia Exclusiva
La Licencia Exclusiva es aquella por medio de la cual el licenciatario es la única
persona facultada para hacer uso del registro marcario, excluyendo a terceras
personas, e inclusive a su titular.

b. Licencia Única
7
Ídem. Página 638.
8
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Recomendación Conjunta Relativa a las Licencias de Marcas. Trigésima quinta serie de reuniones de las Asambleas
de los Estados miembros de la OMPI, 25 de septiembre a 3 de octubre de 2000. Artículo 1, página 6.

9
 Por medio de la Licencia Única se transfiere el derecho de explotación de la
marca al licenciatario, con exclusión de otros terceros, sin privar de su uso al
titular originario.
c. Licencia No Exclusiva
Por medio de la Licencia No Exclusiva, el titular de un registro marcario otorga el
de dicho signo distintivo protegido a un tercero, sin exclusión de la facultad del
titular de otorgar dicho derecho a otras personas.

4. Formalidades y Efectos de la inscripción del Contrato de Licencia de Uso de

Marca
- Formalidades para la inscripción del contrato de licencia de uso de marca

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, el titular
de un Registro Marcario, o de una solicitud de Registro, tiene el derecho de conceder
su uso a terceras personas, mediante la celebración de un contrato debidamente
inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, señala
las formalidades básicas que deben seguir la totalidad de las solicitudes ingresadas
ante el Instituto, mientras que el artículo 10 señala las formalidades especiales que
deben seguir las solicitudes de inscripción de licencia de uso de cualquier derecho de
propiedad industrial, incluyendo:

I.- El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante
y licenciatario o franquiciatario;
II.- La vigencia del convenio;
III.- Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer
las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;
IV.- Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se
concede la licencia, y
V.- Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.
La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio
en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrán omitirse en el ejemplar que se
exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones
que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a
información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los
bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren. 9

9
Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, México, Distrito Federal, última
reforma 10 de junio de 2012, art. 10, página 4.

10
Así, el artículo 12 del cuerpo reglamentario señala que la Autoridad resolverá en un
plazo de 2 meses contados a partir de la recepción de la solicitud correspondiente.

- Efectos de la inscripción del contrato de Licencia de Uso de Marca

En cuanto a los efectos derivados de la inscripción del contrato de Licencia de Uso de

Marca, cabe señalar que el principal es aquél señalado por el artículo 136 de la Ley
previamente citado, el cual establece que una vez hecha la inscripción, la licencia
producirá “efectos en perjuicio de terceros”.

Lo anterior, debe interpretarse en el sentido de que para el público en general, la

inscripción del contrato de licencia de uso de marca puede llegar a influir dentro de su
esfera jurídica en caso de conflicto con sus intereses.

Otro de los principales efectos de la inscripción del Contrato de Uso de Marca es el

señalado por el artículo 140 de la Ley de la Propiedad Industrial, es que el licenciatario
se encuentra facultado para ejercitar las acciones legales de protección de los
derechos sobre la marca objeto de Licencia de Uso como si fuera el propio titular.

En este orden de ideas, se cita la tesis I.1o.A.81 A (10a.), publicada en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014,
Tomo III ,P. 2810, que reza:

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. EL USO DE UNA MARCA POR PERSONA

DISTINTA DEL TITULAR ANTES DE LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA ANTE
EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES EFICAZ PARA EVITARLA.
Conforme a los artículos 130 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, si una marca no es usada
durante tres años consecutivos para la explotación de los productos o servicios que ampara,
procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida
licencia inscrita la haya explotado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la
presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, siendo un requisito de
oponibilidad frente a terceros el registro del contrato de licencia correspondiente. Para
comprender el alcance de la exigencia relativa a la inscripción del acto por el que se autoriza a un
tercero el uso de una marca, debe atenderse a los artículos 19, numerales 1 y 2, y 20 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
suscrito por el Estado Mexicano, de los que se desprende que, para calificar la vigencia de un
registro marcario, debe reconocerse el uso efectuado por una persona distinta del titular de la
marca, sin que los Estados Parte puedan dificultar o complicar tal uso en el comercio mediante
requisitos especiales. Es decir, de acuerdo con la obligación internacional convenida por el Estado
Mexicano, el reconocimiento al uso efectuado por una persona autorizada por el titular de la
marca, como pudiera ser un licenciatario, no puede condicionarse al cumplimiento de requisitos
adicionales, sino que debe privilegiarse, a efectos de la conservación de la marca y el derecho de

11
 exclusividad que de ella deriva, su uso real y efectivo por encima de la satisfacción de condiciones
distintas que pudieran redundar en la complicación en cuanto a la utilización del signo. De ahí que
no sea legal desconocer el uso de una marca previo a la inscripción del contrato de licencia ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues, de lo contrario, se daría a dicha inscripción el
carácter de un requisito especial o adicional cuya prohibición establecen las normas
internacionales mencionadas, siendo que lo verdaderamente relevante, a efecto de verificar la
vigencia de una marca, es que los productos o servicios que ampara, real y efectivamente, se
hayan comercializado o se ofrezcan en el mercado según los usos y costumbres mercantiles. Lo
anterior cobra mayor relevancia si se tiene presente que la inscripción de un contrato de licencia
ante la autoridad marcaria no tiene efectos constitutivos, pues el objeto del acto registral no es
más que publicar las variaciones en la titularidad y los gravámenes constituidos, en el caso, sobre
los derechos de una marca. De esta forma, la falta de inscripción ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial no torna inexistente el contrato de licencia, ya que los derechos
de uso a favor de los licenciatarios se generan por virtud de su celebración, no por su
inscripción ante aquél.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 416/2014. Fintegra, S.A. de C.V. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 9:35 horas en el Semanario Judicial de
la Federación. [Énfasis añadido]

Como se aprecia de la lectura del criterio transcrito, en adición a lo marcado por la Ley
de la materia, es mandatorio que los Contratos de Licencia de Uso de Marca se
inscriban ante la Autoridad Competente para que éstos adquieran efectos contra
terceros, encontrándose en consecuencia el licenciatario, facultado para perseguir y
defender el registro marcario como si fuera el titular originario de la misma.

Finalmente, la Ley señala en su artículo 139, y el Reglamento en su artículo 64, que el

licenciatario se encuentra obligado a mantener los mismos estándares de calidad que
los utilizados por el titular del Registro Marcario, así como ostentar el nombre del
licenciatario y demás datos necesarios.

5. Consecuencias de la no inscripción del Contrato de Licencia de Uso de Marca

ante la Autoridad.

Los anteriores razonamientos nos llevan a la conclusión lógica, de que la falta de

inscripción del Contrato de Licencia de Uso de Marca si bien no conlleva la falta de
existencia del acuerdo de voluntades en cuestión ni su nulidad, ni su ineficacia, su falta
de publicidad negará el derecho del licenciatario de defender y perseguir el registro
marcario como propio, oponiendo las defensas y ejerciendo las acciones tendientes a
ello.

12
Se enfatiza también, que la legislación nacional y los criterios judiciales emitidos sobre
su interpretación y aplicación, nos llevan a la conclusión de que el Sistema de Madrid, a
través de los registros internacionales de marcas, resultan insuficientes para que el
licenciatario o usuario de la marca a través de una licencia goce de la facultad de
protección y persecución de la misma, ya que para que el anterior supuesto se
actualice, resulta necesario que el contrato en cuestión se encuentre debidamente
inscrito ante la Autoridad Local, esto es, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

Resulta aplicable al caso en cuestión, la tesis I.4o.A.85 A, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, P. 971,
que señala:

MARCAS. EL INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR LA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE

INFRACCION A LAS, QUEDARA PLENAMENTE JUSTIFICADO SI EL CONTRATO DE LICENCIA
DE USO SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
TECNOLOGICO.
En los casos en que el titular de una marca registrada, conceda licencia a una o unas personas
para el uso de todos o algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca; para que
surta efectos frente a terceros, es necesario que respete los lineamientos que establezcan
las leyes del país en el cual será usada la marca, en términos de lo dispuesto por el artículo
6o. quinquies del Convenio de París; por tanto, si la Ley de Fomento y Protección de la
Propiedad Industrial en nuestro país establece que los contratos a través de los cuales se
otorgue el uso de una marca registrada en los términos indicados, exige que debe
inscribirse ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en términos de lo dispuesto
por los artículos 136, 137, 140 y 141 del ordenamiento legal invocado, para que pueda surtir
efectos frente a terceros y en su caso estar en aptitud de solicitar alguna declaración
administrativa de infracción a la marca materia del contrato de uso, es evidente que deberá
cumplirse con tal supuesto, resultando insuficiente pretender que con sólo detentar la
licencia de uso de la marca internacional el licenciatario quede legitimado para ejercitar
acciones tendientes a proteger el uso de la marca.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 304/95. Homero Difusión, S.A. de C.V. 21 de junio de 1995. Unanimidad de
votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Raúl García Ramos. [Énfasis añadido]

- Como se puede apreciar, la tesis transcrita es clara en cuanto a que el sistema

internacional de protección a la propiedad industrial, en específico a los derechos
marcarios, debe encontrarse en consonancia con la legislación de orden nacional, la
que en el caso específico dicta, a pesar de haberse actualizado drásticamente desde la
publicación de la tesis en cuestión, que los Contratos de Licencia de Uso de Marca
deben encontrarse inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
surtir plenos efectos frente a terceros.

13
 6. Transmisión de derechos

- Los artículos 143 y 148 de la LPI establecen lo siguiente:

“articulo 143.- los derechos que se derivan de una solicitud de registro de marca, podrían gravarse
o trasmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho
gravamen o trasmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en
el reglamento de esta ley para que pueda producir efectos en contra de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de trasferencia de

titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas
cuando quien trasfiera y quien adquiera sean la misma persona en todos ellos, El
solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará
la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagaran en función del número de
solicitudes, o registros involucrados”.

“articulo 148.- Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en

trámite sobre la que haya habido transmisiones no inscritas, también deberán inscribirse ante el
Instituto”.

La posibilidad de transmitir los derechos de las solicitudes de mascas, surgió con la

LFPPI de 1991 ya que con anterioridad, solamente se transmitían los derechos de las
marcas registradas. Evidentemente, tales solicitudes o expectativas de derechos, se
encuentran condicionadas al otorgamiento del registro respectivo.

En torno a la sección total de las marcas, se ha dicho que mediante esta figura, el
cedente otorga al cesionario la totalidad de los derechos que tenía sobre la marca esto
es, el derecho de usar y gozar de la propia cosa y de perseguir a usurpadores.

El cedente se despoja de manera absoluta del derecho de servirse de la marca, se

transforma en un tercero no pudiendo usarla, ya que se convertiría en usurpador con la
correspondiente penalidad.

El cesionario, se subroga en todos los derechos del cedente, por lo que las
renovaciones anteriores se reputaran efectuadas a su favor pudiendo a su vez renovar
la marca.

14
 Al igual que las licencias contractuales, la transmisión de los derechos de las marcas
registradas o en trámite, deberán inscribirse ante el IMPI, para que surtan efectos
frente a terceros.

En la solicitud de inscripción se expresa la siguiente información:

a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del titular originario del derecho de la

solicitud en trámite.
b) El nombre y domicilio del nuevo titular, con motivo de la transmisión.
c) Expresión de los registros marcarios o de las solicitudes de marcas que se
tramiten.
d) Impuesto sobre la renta, señalándose generalmente que se está al corriente.
e) Nombre de los apoderados y
f) Domicilio para notificaciones.

Se acompaña el contrato de cesión original y, en su caso su traducción al español.

En la práctica suelen pactarse cantidades irrisorias no mayores de cien pesos o diez

dólares, a fin de contrarrestar la cara tributaria, lo que resulta incongruente, tomando en
cuenta el alto valor que tienen los signos distintivos, los cuales llegan a alcanzar
valores superiores al activo fijo de la propia empresa.

En este sentido, la autoridad competente para verificar el pago de impuestos

derivados de las contraprestaciones que se generan por la transmisión de los derechos
de propiedad industrial o incluso por licenciamiento, no es el IMPI sino el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).

Se tiene conocimiento que el SAT ya empieza a realizar revisiones en el IMPI, con

relación a la trasferencia de tecnología, transmisiones en licencias de marca, a fin de
establecer si existen omisiones o irregularidades en materia tributaria y así poder estar
en actitud de emitir los oficios correspondientes de fiscalización.

Sobre el tema debe considerarse lo dispuesto en el artículo 15 B del Código Fiscal de

la Federación.

15
 Artículo 15-B. .- Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o
goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres
comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las
películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos,
planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las
cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias
industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar.

Para los efectos del párrafo anterior, el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras
científicas incluye la de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras
requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de
aplicación, con independencia del medio por el que se transmitan.

También se consideran regalías los pagos efectuados por el derecho a recibir para retransmitir
imágenes visuales, sonidos o ambos, o bien los pagos efectuados por el derecho a permitir el
acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía
satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares.

Los pagos por concepto de asistencia técnica no se considerarán como regalías. Se entenderá
por asistencia técnica la prestación de servicios personales independientes por los que el
prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la
transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o
científicas, obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos.

Por otra parte, las transmisiones gratuitas, prácticamente son letra muerta y se
equiparan a una donación.

Asimismo, el IMPI al tomar nota de las inscripciones respectivas, está obligado a

revisar el expediente de las marcas antes de inscribir la transmisión y revisar si ha
habido transmisiones anteriores y si las misma fueron inscritas, a fin de salvaguardar
los derechos que corresponden a nuevo adquirente, este es el objetivo de los efectos
de la aprobación de la trasmisión, según la tesis publicada en el Semanario Judicial de
la Federación, Séptima Época, Volumen: 109-114 sexta parte Tribunal Colegiado de
Circuito, Registro 252481,página 130 con el siguiente texto:

16
 MARCAS, EFECTOS JURIDICOS DE LA APROBACION DE LA TRANSMISION DE LA
PROPIEDAD DE UNA MARCA. De lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley de la Propiedad
Industrial, resulta indudable que la autoridad responsable en el momento de inscribir la
transmisión de la propiedad de la marca relativa, se encuentra en la obligación de examinar el
expediente respectivo y averiguar si dicha marca se encuentra registrada en contravención a las
disposiciones de las leyes vigentes al efectuarse su registro, para hacer la declaración de nulidad
correspondiente; de tal suerte que si el director general de la Propiedad Industrial registró en los
libros respectivos las sucesivas transmisiones de la propiedad de la marca en cuestión, en favor
de diversas empresas, ello quiere decir que previamente la autoridad responsable llevó al cabo
el examen a que alude el artículo 176 de la Ley de la Propiedad Industrial y que no encontrando
contravención a las disposiciones de las leyes vigentes al efectuarse el registro, procedió a
inscribir la indicada transmisión de la propiedad de la marca de que se trata; debiendo hacerse
notar que el registro de la transmisión de la marca crea derechos en favor del nuevo titular de la
misma, pues resulta obvio que la intención del legislador al insertar el precepto de mérito en la
Ley de la Propiedad Industrial, fue el de proteger al adquirente de los derechos de una marca, la
cual no podía ser objeto de transmisión cuando la autoridad al revisar el expediente respectivo
se percatara de que ésta no había sido registrada conforme a las leyes vigentes al momento de
efectuar su registro.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

CIRCUITO. Amparo en revisión 1033/77. Gibson Products Corporation. 13 de enero de 1978.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Alejandro Luna
Ramos.

Es importante tener presente en materia de transmisiones de derechos marcarios, que

cuando existe fusión de personas morales, se entenderá que habrá transmisión de
derechos sobre marcas registradas, al menos que se estipule lo contrario.

- Marcas ligadas

ARTICULO 145.- Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las
marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos
o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o
similares productos o servicios.

En torno a las marcas ligadas, se ha dicho que “Características de las marcas así formadas es
que no pueden ser transmitidas sino en conjunto para todos los efectos, cada marca se
considerara como un registro independiente.

17
 Sin embargo no se autoriza la transmisión de una sola a terceros por que la marca se
pude diluir, esto es, se pierde distintividad en su uso o puede convertirse en un término
genérico o común.

- Gravamen de derechos

La posibilidad de gravar transmisiones de derechos de los signos distintivos

concedidos o en trámite surgió con la reforma de la ley de la materia de 1994.

El IMPI inscribió la trasmisión de derechos de una marca, pero previamente existía un

embargo de los bienes de la empresa titular entre los que se encontraban los derechos
de la marca.

Sucedió entonces que el acreedor demandó la anulación de la transmisión de los

derechos, bajo el argumento de que los derechos de la marca estaban embargados.

Cabe mencionar que el acreedor había solicitado el embargo precautorio, a fin de

garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

Finalmente se resolvió la nulidad de la transmisión de derechos y se ordenó al IMPI la

cancelación de las inscripciones aceptadas10.

10
Otero Muños, Ignacio. Ortiz Baena Miguel Ángel. Propiedad intelectual .Simetrías y Asimetrías entre el Derecho
de Autor y la Propiedad Industrial, México, EDITORIAL PORRUA. 2016. Páginas 512 a 517.

18
 Conclusiones

Derivado del breve análisis previamente desarrollado, se desprenden las siguientes

conclusiones:

 El Registro Marcario es una institución jurídica por medio de la cual se

reconocen, protegen y tutelan los derechos de explotación exclusiva de un signo
distintivo a fin de favorecer a su titular, distinguiendo los productos y servicios
ofertados por él en el mercado.
 La protección de una marca se da desde el momento en el que su titular ingresa
la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
competente en México para otorgar esta protección.
 El titular de un Registro Marcario se encuentra facultado legalmente para
autorizar el uso de dicho título a uno o más terceros, mediante la celebración de
un Contrato de Licencia de Uso de Marca o de cesión de derechos.
 El Contrato de Licencia de Uso de Marca se clasifica como un contrato
mercantil, debiendo seguir las especificaciones del Código de Comercio.
 La Licencia de Uso de Marca puede ser Única, Exclusiva o No Exclusiva,
dependiendo de los términos especiales de cada Contrato en particular.
 La práctica y la ley prevén el supuesto en el cual las partes pueden celebrar dos
contrato; uno destinado a ser inscrito ante la Autoridad, y otro para establecer
los términos confidenciales de la Licencia de Uso de Marca, no requeridos por la
Ley.
 Para que el usuario de la Licencia de Uso de Marca se encuentre en facultad de
proteger y perseguir las violaciones a la marca objeto del Contrato, debe
realizarse la inscripción del Contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
 En caso contrario, será solamente su titular el facultado para proteger su registro
marcario.
 La transferencia de derechos o cesión se tramita por el derecho común pero se
registra dicha transmisión de derechos marcario ante el IMPI para que surta
efectos en contra de tercer y aun en contra del cedente de la marca.

19
 Las marcas colectivas solo se pueden trasmitir en su totalidad ya que si no se
hace de esta forma corre el riesgo de diluirse o hacerse genérica.
 Se deben pagar los impuestos previstos en el CFF, que son el IVA y el ISR.
 La transmisión y gravamen de las marcas conforme al CFF en su artículo 17
establece las operaciones vulnerables para evitar el lavado de dinero y
procedencia de recursos ilícitos es por eso que se pide información al notario o
corredores por el costo de las marcas.

20
 Bibliografía

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en Inglés). ¿Qué
es una marca? http://www.wipo.int/trademarks/es/
- Rangel Medina, DAVID. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1991.
- Rangel Medina, DAVID. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual. México,
UNAM – McGraw Hill. 1998.
- Sepúlveda, CÉSAR. Peculiaridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho
Mexicano. México. Impresiones Modernas. 1955. Página 633.
- Otero Muños, Ignacio. Ortiz Baena Miguel Ángel. Propiedad intelectual .Simetrías y
Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, México, EDITORIAL
PORRUA. 2016 pag. 512 a 517.
- Diario Oficial de la Federación, Ley de la Propiedad Industrial, México, Distrito Federal,
última reforma 9 de abril de 2012.
- Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, México,
Distrito Federal, última reforma 10 de junio de 2012, art. 10, página 4.
- Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, México,
Distrito Federal, última reforma 10 de junio de 2012, art. 10, página 4.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Unión de París para la Protección
de la Propiedad Industrial. Recomendación Conjunta Relativa a las Licencias de Marcas.
Trigésima quinta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la
OMPI, 25 de septiembre a 3 de octubre de 2000.

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