Bogotá D.C.

, febrero de 2024

Señora
MARÍA PUERTO RAMÍREZ
maria.puerto@moonsdental.com

Asunto: Radicación: 24-003987

Trámite: 113
Actuación: 440
Folios: 15

Reciba cordial saludo,

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre
el cual se sustenta su consulta, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a
exponer:

1. CUESTIONES PREVIAS

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante su Oficina Asesora Jurídica, no está facultada para
dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido implicaría la
flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

De conformidad con el numeral 2 del artículo 7 del Decreto 4886 de 2011, es función de la
Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio la de:

"2. Absolver las consultas que en materia jurídica hagan el público en general y las
dependencias de la entidad, en los temas de competencia de la Superintendencia de
Industria y Comercio, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso
Administrativo o la norma que lo modifique o sustituya."

Al respecto, la CORTE CONSTITUCIONAL ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición

de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza
misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de
 acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que
dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”1

2. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN

MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Superintendencia de Industria y Comercio, funge como administradora del Sistema

Nacional de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional Competente en la materia, tal y como
se dispone en el numeral 51 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto
092 de 2022, así como en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina
(esta norma constituye el régimen común en materia de Propiedad Industrial aplicable en
Colombia).

Ahora bien, en ejercicio de dicha facultad, la Superintendencia de Industria y Comercio, a

través de la Delegatura para la Propiedad Industrial y el Despacho del Superintendente de
Industria y Comercio, lleva a cabo las siguientes funciones:

• Llevar el registro, tramitar y decidir las solicitudes de registro, depósito, declaración o

reconocimiento (según sea el caso) de Signos Distintivos y Nuevas Creaciones, es
decir, de marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, denominaciones de origen,
patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazado de
circuitos integrados y diseños industriales, así como tramitar las demás actuaciones
posteriores al registro (como afectaciones o modificaciones).
• Decidir sobre las licencias, cancelaciones y caducidades (según sea el caso) sobre los
Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciados anteriormente.
• Decidir las solicitudes de revocatoria directa, así como los recursos que se presenten
en contra de las resoluciones por medio de las cuales se conceden o niegan el registro,
depósito o declaración y reconocimiento (según sea el caso) de los Signos Distintivos y
Nuevas Creaciones referenciadas anteriormente.

Por otra parte, la Delegatura también cuenta con el Grupo del Centro de Información
Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (“CIGEPI”), que, entre otras
funciones, presta un servicio gratuito de orientación en materia de Propiedad Industrial. Se
aclara que se trata de un servicio meramente orientativo y no de asesoría en la materia.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas
de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes
por usted manifestadas.

1 Corte Constitucional, Sentencia C-542 de 2005.

 3. PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Propiedad Industrial está constituida por aquellas creaciones de la mente que suelen tener
alguna utilidad o aplicación en la Industria; así, como veremos, los Signos Distintivos se utilizan
para efectos de identificación en el mercado, mientras que las Nuevas Creaciones protegen
funcionalidades o apariencias particulares, para que su titular pueda explotarlas por un tiempo
determinado y así sacarles un provecho económico.

4. MARCAS: DEFINICIÓN Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 constituye una marca:

“(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro (…)”

En ese sentido, la marca es un bien inmaterial cuyo propósito es identificar o distinguir los
distintos productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Igualmente, el signo indica la
procedencia u origen empresarial del producto o servicio que distingue; informa sobre la
calidad del producto o servicio que identifica; concentra el prestigio o goodwill del titular de la
marca y es un medio para publicitar los productos o servicios que distingue2.

Adicionalmente, la marca cumple una finalidad informativa de suma importancia, como medio
de protección para el consumidor, toda vez que le permite distinguir un producto o servicio
dentro del mercado y reconocer el origen empresarial del mismo.

Frente a los signos que son aptos para obtener el registro como marca, el artículo 134 de la
Decisión 486 de 2000 enumera la siguiente lista no taxativa:

• Las palabras.
• Las imágenes.
• Las figuras.
• Los símbolos.
• Los gráficos.
• Logotipos.
• Monogramas.
• Retratos.
• Etiquetas.
• Emblemas.

2 Ver interpretación prejudicial 344-IP-2022

 • Escudos.
• Sonidos.
• Olores.
• Letras.
• Números
• Un color que se encuentre delimitado por una forma.
• La combinación de varios colores.
• La forma de productos, envases o envolturas.
• Cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
En vista de la definición expuesta, el Régimen Común de Propiedad Industrial ha determinado
que los requisitos para el registro de marca son:
Requisito Definición
Distintividad Es la capacidad intrínseca y extrínseca
que tiene el signo para identificar por sí
mismo un producto o servicio y distinguir
unos productos o servicios de otros en el
mercado respectivamente.
Susceptibilidad de Es la posibilidad de que la marca
representación solicitada para registro pueda ser descrita
gráfica mediante palabras, gráficos, signos,
colores, figuras, etc.
La representación gráfica debe ser clara,
completa, precisa, inteligible, duradera y
objetiva.
Se refiere a todo elemento, signo o
Perceptibilidad indicación que pueda ser percibido por
los sentidos, así a través de estos la
marca produce mayor influencia en las
preferencias del consumidor, quien
asimila con facilidad su existencia.
Propósito
Brindar al consumidor la
oportunidad de elegir los productos
y servicios que desea adquirir.
Otorgar al titular la facultad de
diferenciar sus productos y
servicios de otros similares que se
ofertan en el mercado.
Brindar a los consumidores,
competidores y titulares del
derecho marcario, la oportunidad
de comprobar el alcance de la
protección otorgada a la marca
mediante el registro, esto en tanto
el requisito permite una definición
precisa del signo distintivo.
Permite al consumidor captar el
signo por medio de los sentidos, de
tal manera que no solo se limita a lo
que ingrese por el campo visual,
sino por los demás sentidos.
Pese a que el tercer requisito no está contenido expresamente en la decisión 486, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado en reiteradas interpretaciones prejudiciales3,
que la perceptibilidad es de suma importancia al momento de realizar un examen de
registrabilidad.

En suma, un signo solo puede ser registrado si cumple con los criterios de Distintividad,
susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad, todo conforme a lo previsto por el
artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

Causales absolutas de irregistrabilidad

Es importante mencionar que, el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 prevé como causal
absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos dispuestos en el artículo 134,
es decir, los recientemente mencionados (Distintividad, susceptibilidad de representación
gráfica y perceptibilidad).

Por otra parte, la distintividad como elemento esencial, que comprende la capacidad del signo
para identificar, individualizar y diferenciar en el mercado productos o servicios, cuenta con
una falta independiente en el literal b) del artículo 135 Ibídem, señalando que la ausencia de
este elemento esencial es una causal absoluta de irregistrabilidad.

Frente a la distintividad, es necesario explicar que esta tiene dos dimensiones:

1. Distintividad intrínseca. Está relacionada con el tipo de producto o servicio que el

signo identifica o pretende identificar. Por tal motivo, al momento de realizar el examen
de registrabilidad la Oficina Nacional Competente – en este caso la Superintendencia
de Industria y Comercio – debe analizar si el signo solicitado tiene dicha aptitud.

2. Distintividad extrínseca. Se refiere a la capacidad que tiene la marca para distinguirse

o diferenciarse plenamente entre otras marcas que están en el mercado, lo que en
últimas da al consumidor la posibilidad de diferenciar y elegir conforme a sus
necesidades y preferencias. Así las cosas, al realizar el examen de registrabilidad esta
Superintendencia debe evaluar si el signo bajo estudio tiene la aptitud distintiva para
diferenciarse de otros signos en el mercado.

En suma, es claro que la Oficina Nacional Competente para conceder o negar el registro del
signo distintivo, debe observar en el ejercicio de evaluación que se cumplan con los requisitos
de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad.

3 Ver interpretación prejudicial 344-IP-2022

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica. Una manera útil de
evidenciar cuándo la expresión es genérica consiste en preguntarse ¿qué es?, en relación al
producto o servicio designado; si al contestar la pregunta obtiene el nombre del producto o
servicio en sí mismo, esta expresión de forma aislada no es susceptible de registro.

Por su parte, el literal F) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé lo siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…)”

En concordancia con la norma citada, se encuentra prohibido el registro de signos que

consistan en un nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretende distinguir.
No se puede conceder a ninguna persona el derecho exclusivo sobre el uso de una palabra
genérica, toda vez que esto produciría una posición de ventaja injusta frente a otros
empresarios4. Al respecto, el tribunal de justicia de la comunidad andina se pronunció en los
siguientes términos:

“No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran
convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate
en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Estamos hablando de signos usuales
en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o
servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido
en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar
los productos o servicios de que se trate”

Sin perjuicio de lo anterior, es importante precisar que una marca puede estar registrada aun
cuando está conformada por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales.
Ahora bien, sobre este signo el titular no puede impedir que las expresiones descriptivas,
genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por otros empresarios. Es decir, si la
marca está compuesta por alguna expresión genérica, el titular no puede impedir a terceros
que utilicen la expresión solo porque hace parte de la marca registrada. Frente a este punto,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado indicando que esto ocurre
cuando la marca es débil, en tanto su fuerza de oposición es limitada debido a que los

4 Ver interpretación prejudicial 83-IP-2020

elementos de la marca son descriptivos, genéricos o de uso común, por lo tanto, al momento
de realizar la comparación o cotejo, la oficina nacional competente debe excluir estos
elementos.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero

Cuando una marca esta conformada por palabras en idioma extranjero, cuyo significado se ha
hecho del conocimiento de la mayoría de los consumidores y además se trata exclusivamente
de expresiones descriptivas, genéricas o de uso común en relación con los productos o
servicios que pretenden identificar, dichos signos no son susceptibles de registro.

Es necesario considerar que el derecho de propiedad industrial tiene en cuenta lo que ocurre
en el mercado, por lo que siempre será aplicable a esta disciplina el llamado principio de
primacía de la realidad. En consecuencia, cuando estamos frente a palabras en idioma
extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios
destinatarios del producto o servicio comprenden dichas palabras. Si los consumidores
entienden el significado, entonces el tratamiento es similar al idioma castellano5.

4.1. DERECHOS QUE SE DERIVAN DEL REGISTRO MARCARIO

En línea con el objeto de la consulta, vale la pena hacer referencia a los derechos que se
derivan del registro de una marca y que se traducen en una limitación de uso de signos iguales
o similares por parte de terceros.

En Colombia, los derechos sobre una marca surgen únicamente a través del registro y no a
través del uso de la marca, al tratarse de un sistema atributivo (y no declarativo) de derechos,
tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina:

“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro
de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

De la misma manera, así se ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 6 al

respecto:

“(…) la Decisión 486 establece el principio "registral" en el campo del derecho de

marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro,
mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.”

Ahora bien, respecto de los derechos conferidos al titular de una marca, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina ha establecido que surgen dos tipos de facultades:

5 Ver interpretación prejudicial 83-IP-2020

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial en el Proceso 263-IP-2015
 “-Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de
disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

“- Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está
en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular
de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o
similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir
que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.”

Se tiene entonces que, una vez la Superintendencia de Industria y Comercio concede una
marca, su titular podrá explotarla de forma exclusiva, disponiendo de ella (para transferirla o
cederla) y tendrá la facultad de impedir el registro de signos iguales o similares, así como que
terceros realicen determinados actos con su marca7.

Concretamente, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, establece

los actos que el titular de una marca o lema podrá impedir que se realicen con su marca, por
parte de terceros:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a

cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos

para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese

aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;
o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales
materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera

productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de
asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida

respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular

7 Ver artículos 154 y 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina

 del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida,

aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prestigio.”

En ese sentido, el titular de un registro marcario podrá presentar una acción de infracción
marcaria en caso de que un tercero se encuentre llevando a cabo alguno de los actos descritos
en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 a través de un signo igual o similar.

4.1 LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LOS DERECHOS SOBRE UNA MARCA

Ahora bien, la Decisión 486 de 2000 establece una limitación/excepción a los derechos de los
titulares sobre las marcas, la cual se encuentra consagrada en el artículo 157, así:

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca
registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre
geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la
prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga
de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de
identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre
la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero

usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en
venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios
legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de
recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre
que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea
susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos.” (Negrilla fuera del texto original)

Al respecto de los requisitos necesarios para la aplicación de este artículo, en lo que concierne
a su primera parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial
578-IP2016, expresó:

“Cualquier sindicación cierta relativa a cualquier característica del

correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso
exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso
contempladas en el precitado Articulo 157 de la Decisión 486 que establece las
 siguientes condiciones relativas al referido uso, necesarias para la procedencia de la
excepción comentada:8

a) Que se haga de buena fe. Para que un uso se realice de buena fe es

necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes
que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la
referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la
diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real
procedencia de los productos o servicios9.

En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos
intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de
los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el
referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada,
ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente
conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma
comunitaria, esto es, identificación o información10.

b) Que no constituya uso a título de marca. El uso en el comercio no puede

darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva
característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a
servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de
confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o
registrados.

En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas

características de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o
complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir
tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo
distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia
debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia
de los productos o servicios11.

c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. La

indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o
información de alguna característica del producto o servicio
correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las
indicaciones relativas a características del correspondiente producto o
servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y practicas honestas
y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores.

8 Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8.
9 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la
observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual... Op. Cit., p. 8
10 Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7.
11 Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7.
 d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la
procedencia de los productos o servicios. El uso en el comercio de la
respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación
en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente
con la protección de una de la función esencial de la marca, cual es la de
indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella
distinguidos.

En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un

riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen
empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir
un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la
indicación no podría darse a título de signo distintivo. Adicionalmente, el
uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos
provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o
de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa
que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de
distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos
supuestos.

Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben

presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la
excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable
que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las
condiciones previamente explicadas.”

Ahora bien, respecto del segundo párrafo del artículo 157 de la misma norma, el Tribunal, en
la misma interpretación, expresó lo siguiente:

"Por otro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una
marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular
de la marca en supuestos que tengan como finalidad:
a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
b) Ofrecer en venta;
c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios
legítimamente marcados;
d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este
Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”,
señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de
comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de
promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.[37]
 Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del
artículo 157 exige que el uso se haga:
(i) De buena fe;
(ii) Que tenga una finalidad informativa; y,
(iii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el
origen empresarial de los productos o servicios respectivos."

En síntesis, se requerirá de autorización del titular de la marca para ejercer los actos descritos
en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y NO se requerirá del
consenso de este, si, en cambio, el acto que se ejerce encaja en los supuestos establecidos
en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, de acuerdo con los criterios dados por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, resolveremos los interrogantes de su consulta en los siguientes

términos:

Primer interrogante

“¿Considera la SIC que “Black Friday” es una palabra/frase genérica que puede ser
utilizada por cualquier persona, negocio o comercio para efectos de promocionar sus
bienes y/o productos con rebajas o en promociones especiales?

Respuesta

Es importante aclarar que esta Oficina Asesora Jurídica no está facultada para resolver casos
concretos, en tanto ello configuraría una flagrante vulneración al derecho fundamental al
debido proceso, y devendría en un desbordamiento de las funciones asignadas.

No obstante, se recuerda que se entiende por signo común o usual aquel que está integrado
exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente
o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. Así las
cosas, si “Black Friday” resulta ser una expresión ampliamente conocida que hace referencia
a los descuentos que se aplican a productos o servicios dentro de un plazo determinado y
además se trata de un signo en lenguaje extranjero que es conocido por los consumidores y
cuyo significado en el mercado es entendido; sería posible utilizarlo aisladamente para la
promoción de bienes y servicios sin que sea necesario registrarlo como marca ante la oficina
nacional competente.

Segundo interrogante

“¿Considera la SIC que otros conceptos que se originan del mismo contexto
estadounidense tales como “Black Days”, “Black Week”, “Cyber Monday” “Cyber
Days” y “Cyber Week”, entre otros, son palabras/frases genéricas que pueden ser
 utilizada por cualquier persona, negocio o comercio para efectos de promocionar sus
bienes y/o productos con rebajas o en promociones especiales?”

Respuesta

Sobre esta interrogante, es necesario que el solicitante recurra a lo expuesto en las

consideraciones sobre expresiones de uso común, genérico o usual y los signos conformados
por palabras en idioma extranjero.

Es necesario acudir a los criterios contenidos en el Régimen Andino para identificar las
expresiones cuyo significado haga referencia al producto o servicio que se pretende distinguir;
o por el contrario, cuando se trate de una expresión en lenguaje extranjero que, si es de uso
común y ampliamente conocido y comprendido en el mercado por los consumidores, devendría
en una expresión genérica, por ende, cualquier tercero puede utilizar el signo usual, común o
genérico.

Tercer interrogante

“¿En caso de usar “Black Friday” para promocionar bienes y/o servicios procedería
algún tipo de sanción por una denuncia interpuesta por las personas que han
registrado los signos distintivos “BLACK FRIDAY El Espectador” y “Black Friday El
Tiempo”?- BELLEZA.”

Respuesta

Tal como se expuso en las consideraciones, las marcas que están compuestas por
expresiones genéricas poseen un grado de distintividad débil en tanto cualquier persona puede
utilizar la expresión genérica sin incurrir en la conducta de infracción marcaria.

Ahora bien, es importante mencionar que a la hora de realizar el ejercicio de comparación entre
la marca registrada y el signo que presuntamente incurre en la infracción, es necesario precisar
que cuando la exclusión de los componentes de uso común (genéricos) reduzca el signo de
tal forma que resulte imposible hacer un cotejo, puede realizarse la comparación teniendo en
cuenta de modo excepcional los componentes genéricos. Esto ocurre cuando la marca es débil
y la oficina nacional competente debe revisar en cada caso, los signos en su conjunto, la
percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que incremente o disminuya el
grado de distintividad de los signos en conflicto.

Cuarto interrogante

“¿Se debe registrar un signo distintivo que incluya “Black Friday” para poder hacer
uso del mismo de manera legítima y sin incurrir en sanciones?”
Respuesta

Para usar legítimamente una expresión genérica y de uso común no es necesario realizar el
registro del signo ante esta Superintendencia. No obstante, en caso de surgir la necesidad de
crear un signo que se encuentre conformado por una expresión genérica, dicha posibilidad
está contemplada y es viable dentro de Régimen Comunitario, sin embargo es importante
considerar lo siguiente:

1. El signo que pretenda distinguir un producto o servicio cuyos elementos sean genéricos
debe gozar de los requisitos contemplados en el artículo 134 de la Decisión 486 de
2000, los cuales son distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y
perceptibilidad.
2. Tener en cuenta los efectos de contar con una marca conformada por expresiones
genéricas, toda vez que que el signo contará con una fuerza débil de oposición en tanto
las expresiones genéricas o de uso común de forma aislada no son susceptibles de
protección, por ende, cualquiera puede usarlas en el mercado.

Tal y como lo puede percibir la solicitante, en las marcas que ha traído a modo de ejemplo,
esta Superintendencia mediante la Dirección de Signos Distintivos concedió el registro por
cuanto las marcas cumplieron con los requisitos del artículo 134 ibidem; pese a estar
conformadas por elementos genéricos, el conjunto de otros elementos como el tipo de fuente,
color, representaciones gráficas, elementos nominativos, entre otros, permitieron que en
conjunto con otros componentes el signo posea la distintividad que se requiere.

5. CONSIDERACIONES FINALES ENTORNO A SU CONSULTA

Esta Oficina no es competente para referirse a las particularidades de casos concretos. En

efecto, tal y como se explicó, los conceptos que expide esta Oficina se limitan a dar pautas de
acción respecto de las materias a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, más
no están encaminados a dirimir cuestiones particulares, complementar actos administrativos
ni mucho menos decidir sobre supuestas o posibles infracciones de derechos de propiedad
industrial, facultad que radica únicamente en un Juez de la República.

En caso de que algún tercero no autorizado esté ejecutando alguno de los actos descritos en
el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, el titular de la marca o nombre comercial podrá
presentar una demanda por infracción a derechos de propiedad industrial, bien sea ante la
justicia ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que cuenta con funciones
jurisdiccionales en virtud del Código General del Proceso.

Será el Juez quien determine, de acuerdo con las pruebas que obren en el expediente y de
conformidad con las distintas etapas del proceso, si se está en presencia de una infracción o
no, de conformidad con los artículos 155, 157 y demás de la Decisión 486 de 2000.
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole
que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, esto es,
bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia
ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina
Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las
puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina. Además, respecto a
las tasas correspondientes que se deben pagar por el trámite las podrá encontrar en el
siguiente link https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole

que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 1755 de 2015, esto es,
bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta
Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,
MARIA ISABEL Firmado digitalmente por
MARIA ISABEL SALAZAR ROJAS

SALAZAR ROJAS Fecha:

-05'00'
2024.02.16 15:34:22

MARÍA ISABEL SALAZAR ROJAS

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
Elaboró: Daniela Mesa
Revisó: Gabriel Turbay
Aprobó: María Isabel Salazar Rojas