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Poder Judicial de la Nacin

CAUSA N 2863/2006 BAYER ANIMAL HEALTH GMBH C/ INSTITUTO


JUZG. N 1 NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/
SECR. N 2 NENEGATORIA DE PATENTE.

En Buenos Aires, a los 7 das del mes de febrero de dos mil doce reunidos en acuerdo los
seores jueces de la Sala 2 de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH C/
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE
PATENTE, respecto de la sentencia de fs. 1379/1384, el Tribunal estableci la siguiente cuestin
a resolver:
Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo result que la votacin deba ser efectuada en el siguiente orden: seores
Jueces de Cmara doctores Alfredo Silverio GUSMAN, Santiago Bernardo KIERNAN y Ricardo
Vctor GUARINONI.
A la cuestin planteada, el seor Juez de Cmara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:
I. El 31 de mayo de 1996 Bayer Aktiengesellschaft (en adelante Bayer o el
laboratorio) present ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante I.N.P.I. o el
US Instituto) una solicitud de patente de invencin que tramit por el n 96 01 02860- referida a
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composiciones endoparasiticidas para prevenir o curar determinadas infecciones en humanos y
OF
ICI animales provocadas por endoparsitos patgenos.
AL El 5 de abril de 2005, conforme las observaciones formuladas por el examinador
en fs. 112, cuyos trminos formaron parte integrante de la resolucin, el Comisario de la
Administracin General de Patentes, previo dictamen del refrendante legal de esa
Administracin, resolvi que corresponda denegar la solicitud de otorgamiento de la patente de
invencin solicitada por la actora (confr. fs. 121), en tanto no se haba dado cabal cumplimiento
con lo preceptuado por los arts. 4 y 20 de la Ley N 24.481.
Concluida la instancia administrativa con la desestimacin del recurso de
reconsideracin resuelto por el I.N.P.I. con fecha 13 de julio de 2005 (confr. instrumentos de fs.
134/ 136), Bayer promovi entonces este juicio, pretendiendo se declare la nulidad de ambas
resoluciones denegatorias y se disponga en consecuencia que dicho organismo contine con el
trmite de la referida solicitud y oportunamente resuelva, ya sea concedindola como entiende
corresponde- o no.
Resistida la pretensin por la emplazada, la sentencia de fs. 1379/1384 hizo lugar a
la demanda y declar la nulidad de los actos administrativos del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (fechados el 1 de abril y 13 de julio del ao 2005), que fueron cuestionados
en el escrito de inicio. Asimismo, dispuso que las costas se distribuyeran por su orden.
Para as resolver, el a quo hiz mrito de las impugnaciones efectuadas por el
laboratorio y expuso, en sustancia, que la amplitud de las objeciones del informe denegatorio
-que integr la disposicin cuestionada- habra afectado el derecho de defensa del actor, al no
poder ste en tiempo oportuno lograr salvar las nuevas objeciones.
II. Contra esa decisin se alz el Instituto demandado formulando sus quejas en la
pieza de fs. 1400/1412, afirmando en concreto que: a) No es cierto que en el informe previo a la
resolucin final se hubiera objetado slo la amplitud de la clusula N 1 guardndose, entre tanto,
silencio acerca de anteriores o nuevas observaciones, pues ambos aluden a defectos vinculados
con los mismos artculos de la ley (4, 20 y 22); b) La informacin provista en la memoria no
resultaba suficiente para poder determinar la actividad inventiva del objeto reivindicado en la
clusula principal, debido a la amplitud de los trminos empleados en su redaccin; c) El pliego
reivindicatorio original, analizado en el examen de fondo, slo contiene una clusula donde no se
mencionan concentraciones ni proporciones, mientras que el pliego reivindicatorio
correspondiente a la contestacin del examen de fondo analizado en el informe previo a la
resolucin final, adems de contener la indicada clusula, introduce doce nuevas
reivindicaciones. Asimismo, el pliego referido al responde de la vista del informe previo a la
resolucin final analizado en el informe denegatorio, introduce cambios en la clusula 1 e incluye
once reivindicaciones secundarias. Concluye que es lgico entonces que al dictarse el acto
administrativo surjan observaciones o defectos no sealados con anterioridad; d) Las nuevas
observaciones no cambian el destino final de la solicitud, dado que estn enmarcadas dentro de
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las que se efectuaron durante el examen de fondo y el informe previo a la resolucin final. La
actora entonces pudo conocer las objeciones, que debieron ser salvadas en su oportunidad; e)
Hacer volver a tramitar una solicitud de patente denegada en base a slidos argumentos tcnicos
(confr. pericia qumica), so pretexto de la existencia de alguna omisin formal, es negar la verdad
jurdica objetiva e incurrir en un exceso ritual manifiesto; f) La sentencia apelada interpret
errneamente el acto administrativo que desestim el recurso de reconsideracin, pues consider
que no se haba cumplido debidamente con lo preceptuado por el art. 73 de la Ley N 24.481,
siendo que aquella resolucin no tena por objeto analizar si denegaba o no la solicitud de
patente, sino que su objeto era el tratamiento del recurso de reconsideracin interpuesto. El a
quo ha confundido el acto administrativo por el cual se deneg la solicitud de patente, con la
resolucin de un recurso de reconsideracin; g) El I.N.P.I., al haber denegado el requerimiento de
patente como autoridad de aplicacin de la Ley N 24.481, no hizo ms que cumplir con el
principio de legalidad; h) Al afirmar el Juez que los defectos de procedimiento aludidos
relativizan en gran medida la eficacia probatoria del dictamen pericial de fs. 1219/59, implica
que no se tuvo en cuenta las conclusiones a las que arribara el perito designado de oficio en
ocasin de expedirse sobre los puntos propuestos por la parte actora; e i) Bayer no ha logrado
probar a travs del dictamen pericial los extremos que ha sostenido en la demanda, y por lo tanto
no ha podido acreditar que la invencin es patentable.
La actora no hizo uso del derecho de contestar agravios, dndosele por decada esa
posibilidad a fs. 4515.
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III. Teniendo en cuenta los trminos en que han sido planteadas las cuestiones
sometidas a conocimiento del Tribunal, cabe recordar que la disposicin denegatoria impugnada
que obra a fs. 214/215 se basa en que las observaciones formuladas por los examinadores no
habran sido satisfactoriamente salvadas por el solicitante, configurando con ello el supuesto del
art. 29 de la Ley N 24.481.
Como en ocasin de ese anlisis de fondo se realizaron las objeciones en estudio
referidos a los requisitos esenciales de la solicitud, es a la luz de dichas actuciones
administrativas que se impone examinar si la solicitante pudo acreditar la invalidez de los
fundamentos de las resoluciones cuya nulidad persigue.
A fin de verificar tales extremos, me abocar en primer trmino al anlisis de los
antecedentes administrativos originados en ocasin de sustanciarse la peticin de patente en
cuestin, que fuera luego denegada mediante Disposicin n 005640, emitida por el I.N.P.I. en
fecha 1 de abril de 2005, cuya copia en este acto tengo a la vista.
3.1. Advierto que el informe tcnico preliminar fue aprobado (fs. 135), no as el
examen tcnico de fondo obrante a fs. 147. El analista PERCICH, luego de evaluar la solicitud
original y las diversas partes que la componen, efectu en prieta sntesis las siguientes
observaciones: a) Todos los elementos de la composicin son conocidos y tambin se han
ensayado en composiciones sinrgicas; b) De la lectura de la memoria no surge un ejemplo claro
que indique un efecto inesperado del uso de la composicin. Slo existe una prueba para el
depsipeptido PF 1002 A (EP 503538) en combinacin con Ivermectina B1a/B1b. No existen
pruebas del uso de ambos en combinacin con Praziquantel o Epsiprantel; c) Considera que la
reivindicacin principal es amplia y genrica frente a lo descripto e ilustrado, y que de acuerdo al
arte previo y lo ejemplificado la presente solicitud carece de actividad inventiva; d) La peticin
puede considerarse si se acompaan ejemplos representativos que prueben el efecto imprevisible
de la composicin con todos sus componentes, o en caso contrario, restringir el alcance a lo
ejemplificado y probado.
3.2. El aludido examen tcnico mereci la contestacin por parte del solicitante a
fs. 150/166 quien, en funcin de las observaciones formuladas por el analista, acompa nueva
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pgina 2 de la memoria descriptiva; al tiempo que modific tambin las reivindicaciones, cartula
y hojas tcnicas. Asimismo, objet la alegada variedad de documentos del arte previo citados por
el examinador, aduciendo que ellos no describan ni sugeran la presente invencin, dado que sta
se refiere a composiciones endoparaseticidas sinrgicas que comprenden al menos una de
Avermectina, Ivermectina o Milbemicina y un Depsipptido cclico. El Praziquantel o el
Epsiprantel son ingredientes opcionales adicio-nales. Los documentos GB 2252730, WO
95/05181 y EP-A 059074 citados por el examinador se refieren a combinaciones de
Avermectinas/Ivermectinas/Milbemicinas con Praziquantel y/o Epsiprantel, lo que para el
peticionario implica que la presente invencin es novedosa e inventiva por sobre dicho arte
previo. Con relacin a los efectos inesperados o imprevisibles de la composicin, adujo que los
datos de los ejemplos A y C convincentemente muestran que una combinacin de PF 1222 A
con Ivermectina B1a/B1b es sinrgica en su actividad antihelmntica contra varios nematodos,
datos stos que el peticionario considera avalan las presentes reivindicaciones.
3.3. Dicho descargo dio lugar a su vez al informe previo a la resolucin final de
fecha 31 de octubre de 2002 (ver fs. 167/168 del expte. adm. que tengo a la vista). En esta
ocasin, el examinador consider que los ejemplos adicionales agregados por la recurrente a su
contestacin slo prueban el efecto sobre un solo parsito y en combinacin sinrgica de un
producto que no se encuentra definido adecuadamente en la reivindicacin principal. Asimismo,
tampoco se encuentra probado que cualquier depsipeptido pueda tener el mismo efecto, slo se
prueban las de frmula general III y para Nematosporoides dubius. Concluye sugiriendo la
denegacin de la petente o en su defecto, se proceda por parte del solicitante a limitar la
US reivindicacin de la invencin.
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3.4. En la contestacin del informe previo a la resolucin final, la solicitante
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ICI acompaa nuevas reivindicaciones modificadas respecto del referido invento (ver fs. 169/169
AL vta.). Asimisimo, no comprende la afirmacin del examinador cuando expone que slo estaba
ensayada la actividad respecto de los Nematospiroides dubius. Sostiene que el ejemplo B y la
tabla C se refieren a ensayos y resultados sobre el control de helmintos Heterakis Spumosa, que
evidencian, adems, que dichas combinaciones seran sinrgicamente activas contra Ancylostoma
caninum en perros.
3.5. Abocado el examinador SALICE al estudio del aludido responde (fs.
211/212), volvi a cuestionar la patentabilidad en razn de que an la clusula 1 del pliego
reivindicatorio resultaba demasiado amplia, debiendo haber sido limitada en su oportunidad.
Luego de una serie de consideraciones tcnicas, el dictaminante concluye: En el estado actual
de la solicitud no se satisface el art. 20 de la ley 24.481 (TO 1996), que requiere que la invencin
se describa en la solicitud de manera suficien-temente clara y completa para que una persona
experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deber incluir el
mejor mtodo conocido para ejecutar y llevar a la prctica la invencin, y los elementos que se
empleen en forma clara y precisa. Tampoco se satisface el art. 22 que dice: las reivindicaciones
definirn el objeto para el que se solicita la proteccin, debiendo ser claras y concisas. Podrn
ser una o ms y debern fundarse en la descripcin sin excederla. Adems, lo revelado por los
ejemplos constituye un mtodo de tratamiento teraputico, que no es patentable para la ley de
patentes argen-tina (ver art. 6). Habindose procedido en la solicitud de re-ferencia a emitir con
fecha 31/10/02 el informe previo a la re-solucin final (IRF), en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 29 del Reglamento de la ley 24.481 (Dto. 260/96, Anexo II). Y visto que el nuevo
pliego reividicatorio presentado como con-testacin de vista de fecha 19/12/02, presenta las
objeciones enumeradas ms arriba, considerase que la presente solicitud N P960102860,
debiera ser denegada sin ms trmite en razn de lo dispuesto por los arts. 4, 20, y 22.
3.6. Como colofn se dictan los actos administrativos cuya validez se puso en tela
de juicio en estos autos, a los que me refer en el Considerando I.
IV. Antes de entrar de lleno al examen de la cuestin, bueno es recordar que la
decisin n PN005640 y la posterior resolucin n P236 que la confirm, son sendos actos
administra-tivos que, como tales, gozan de la presuncin de legitimidad (art. 12 de la Ley N
19.549), la cual debe ser desvirtuada por el actor que reclama judicialmente su nulidad y
revocacin. Es decir, en autos la actora deba demostrar que haba corregido las objeciones
opuestas por los examinadores o que esas observaciones eran arbitrarias e infundadas a la luz del
sistema nacional de patentes.
Cabe puntualizar que a efectos de alcanzar un anlisis adecuado de los aspectos
sustanciales de cada solicitud, el I.N.P.I. cuenta con personal tcnico idneo para ello (v.gr.:
qumicos e ingenieros) que deben comprender la tecnologa involucrada, estudiar el estado de la
tcnica, determinar si el invento cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y
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aplicacin industrial, de conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ley de Patentes. Por lo


tanto, los expertos del I.N.P.I. son los tcnicos que poseen el conocimiento necesario y
experiencia prctica para juzgar los complejos temas de novedad o actividad inventiva. Quiero
enfatizar con esto que ambas decisiones administrativas objetadas fueron emitidas por el
organismo oficial dotado de versacin especial y competencia tcnica espe-cfica para evaluar la
procedencia de un patentamiento (art. 92, inciso a, de la Ley N 24.481).
Asimismo, debo prevenir que, como se vi del relato del anterior Considerando y
se ver luego, las enjuiciadas en este proceso son resoluciones que requieren la comprobacin de
ciertas situaciones evaluables mediante la aplicacin de temperamentos tcnicos cientficos, que
exceden el conocimiento jurdico propio de la Magistratura. No quiero decir con esto que las
decisiones del I.N.P.I. no puedan ser desacreditadas en el foro, pero dada la complejidad en
conocer la esencia de la materia debatida, se ha dicho que la Justicia debe conformarse con una
decisin administrativa tolerable, emanada de quienes en virtud de su especial idoneidad y
aptitud, les fue asignada la competencia para otorgar o denegar las patentes de invencin (conf.
en sentido similar Sala I de la Cmara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
05/11/91, Liberman, pub. en L.L. 1992-D, 335; SESIN, Domingo, Administracin Pblica.
Actividad reglada, discrecional y tcnica, pg. 258).
Va de suyo que cierta deferencia hacia lo resuelto por el I.N.P.I. en materia de su
propia competencia tcnica, de ningn modo significa que se deba convalidar sin ms decisiones
ilegtimas o irrazonables. Cuento para llevar a cabo esa revisin con un elemento de juicio
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significativo, que es el informe pericial qumico obrante a fs. 1219/1255 de autos; que ser objeto
de especial anlisis en el Considerando VI.
V. La cuestin inicial a indagar, y que constituy el elemento de conviccin en el
que el colega de la anterior instancia bas su veredicto, es determinar si en sede administrativa
hubo violacin del derecho de defensa de Bayer. Tuvo en cuenta el a quo las diferencias que a
su modo de ver existen entre el informe previo a la resolucin final, los fundamentos esgrimidos
en el acto administrativo denegatorio y el examen tcnico de fondo.
De acuerdo al anlisis de las constancias indicadas en el Considerando III,
adelanto que no alcanzo a percibir la mentada asimetra.
Antes que nada, de las respuestas y correcciones efectuadas por la actora, no
aprecio que en definitiva se haya dado satisfaccin a los requerimientos de la autoridad de
aplicacin. De manera que no puedo compartir la afirmacin que endilga al Instituto demandado
poner obstculos infundados a la concesin de la patente solicitada. En cambio, si me parece
advertir una persistente negativa de la solicitante a limitar o restringir la reivindicacin principal
como lo pidi el I.N.P.I., que fuera calificada por los examinadores en los sucesivos informes,
como amplia y genrica (confr. fs. 147, 167 y 211).
Yendo en concreto a las observaciones habidas, aclaro en primer lugar que el
I.N.P.I. tiene diversas oportunidades para profundizar el anlisis de los distintos aspectos
sustanciales del invento, y sin que ello adems deba implicar menoscabo de derecho alguno, en la
medida que las atribuciones all conferidas se ejerzan en un marco de racionalidad y reiterando
que se trata de cuestiones tcnicas complejas cuya valoracin primaria incumbe a la autoridad
administrativa de aplicacin (confr. arts. 27, 28, 56, etc. de la Ley de Patentes).
Sobre esa base, adems de tener una participacin de indudable proyeccin
prctica en materia de ordenamiento, sistematizacin, verificacin tcnica, etc., el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial puede requerir tambin precisiones o aclaraciones o bien que
se subsanen omisiones (art. 24 de la normativa legal antes mencionada), debiendo realizar un
estudio preliminar de la documentacin, como as tambin efectuar un examen de fondo para
comprobar si la solicitud incurre o no en las prohibiciones de la Ley N 24.481.
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Ms all de ese aspecto, las objeciones apuntadas tanto en el examen tcnico de


fondo como en el informe previo a la resolucin final, formuladas todas ellas por el examinador
(fs. 147), no difieren esencialmente de los reparos efectuados por el experto SALICE en
oportunidad de emitir el informe denegatorio de fs. 211. Efectuado un cotejo entre los informes
elaborados por PERCICH y el confeccionado por SALICE, no logro advertir sin dejar de
reconocer las limitaciones propias de mi conocimiento jurdico frente a temas qumicos- que
entre ellos exista una dualidad de observaciones tal que difieran unas de otra; menos an que ello
menoscabe el derecho de defensa del laboratorio. Antes bien, me parece apreciar una lnea de
continuidad, con una dosis de mayor especificacin. De acuerdo con el informe de bsqueda
puede inferirse que adems de que todos los elementos de la composicin son conocidos, en
ambos estudios se puntualiza que de la lectura de la memoria descriptiva no surge un ejemplo
claro que indique un efecto inesperado del uso de la composicin, al existir slo una prueba para
el depsipeptido PF 1002 A (EP 503538) en combinacin con Ivermectina B1a/B1b. En cambio,
no existen pruebas del uso de ambos en combinacin con Praziquantel o Epsiprantel. Traducido
a trminos un poco ms sencillos, slo se demostr el efecto sobre una sola clase de parsitos y
en combinacin sinrgica de un producto que, al presentarse la reivindicacin principal, no se lo
habra definido adecuadamente. No se encuentra probado que cualquier depsipeptido pueda
tener el mismo efecto, y slo se prueban los de la frmula general III y para Nematosporoides
dubius. De all el requerimiento del I.N.P.I. para que se restrinja el alcance a lo ejemplificado y
probado, que no fue satisfecho por el solicitante.
En cuanto a lo observado en aqullos y lo manifestado por el examinador SALICE
US en el informe denegatorio, en este ltimo vuelve a ponerse el acento en que el pliego
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reivindicatorio, clusula 1, es demasiado amplio, por lo que debera haberse limitado a lo
OF
ICI ejemplificado en la memoria descriptiva cuyo efecto est probado. Como se nota, no hay
AL diferencias sustantivas entre lo que en un primer momento reparara el experto PERCICH y lo
formulado luego en el informe denegatorio por el analista SALICE.
Una vez contestadas las diferentes vistas, an persistan las dudas y la falta de
claridad en las diversas reivindicaciones secundarias, pues atento la complejidad de la materia en
estudio, es esperable que existiera todava incertidumbre respecto a las explicaciones brindadas
por la solicitante, y que estas no fueran consideradas satisfactorias a criterio del Instituto
demandado, quien en varias oportunidades insisti en que se adecuara la solicitud a lo por l
requerido.
No encuentro entonces violaciones al derecho de defensa del laboratorio, en la
medida que ante cada requerimiento tuvo la oportunidad de dar su versin. Tampoco hallo una
actividad administrativa abusiva en las manifestaciones de pedido de aclaraciones y objeciones;
por el contrario, pareciera producirse lo descripto por calificada doctrina como dilogo entre el
I.N. P.I. y el solicitante hasta que la autoridad de polica decida expedirse respecto al pedido de
patentamiento. Esa prctica pa-rece lgica ante el complejo anlisis propio de la evaluacin del
cumplimiento de lo requerido en el rgimen legal de patentes, que versa sobre significativos
aspectos legales y tcnicos (confr. MAIRAL BENSADON, Por qu una patente de invencin
se presume vlida?, en LL. 2007-D, 1226). Concretamente respecto del expediente P 96-01-
02860, no encuentro un accionar administrativo que vulnere los arts. 41 y 64 del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, aprobado
por Ley N 24.425 (A.D.P.I.C.).
Por otra parte, si se est en el marco de un precedimiento administrativo de
otorgamiento de una patente de invencin -nada menos que para un producto de uso medicinal-;
va de suyo que el desarrollo del obrar de la autoridad de aplicacin, debe estar orientado por los
principios de la verdad jurdica objetiva y de la oficialidad, que se derivan del art. 1 de la Ley N
19.549. De acuerdo al primero, se impone la obligacin al rgano administrativo de adecuar sus
decisiones a la realidad y sus circusntancias, tal como stas son y con indiferencia del modo
como hayan sido presentadas por las partes. Y respecto al impulso de oficio, el rgano
administrativo competente cuenta con las facultades implcitas necesarias para llevar a buen
trmino la misin deferida cuando el trmite trasciende, por sus caractersticas, el mero inters
privado. Por lo tanto tiene la atribucin de conducir, de manera oficiosa, el procedimiento
administrativo (conf. COMADIRA, Julio Rodolfo, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, con la colabora-cin
de Laura MONTI, To. 1, pgs. 53 y 55/56).
Sin perjuicio de lo expuesto, no me parece que al art. 28, 2do. prrafo de la Ley N
24.481 pueda asignrsele un alcance como el que pretende Bayer, desvirtuando la esencia de lo
dispuesto en la ley de procedimientos administrativos o bien obligando al I.N.P.I. a otorgar o
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denegar una patente, an cuando todava tenga dudas sobre la procedencia de la misma,
restndole la posibilidad de requerir aclaraciones o bien observaciones motivadas en las
respuestas brindadas por el solicitante. Por lo dems, como lo ha sostenido prestigiosa doctrina, la
prohibicin de agregar nuevos argumentos para rechazar la patentabilidad, admite casos
excepcionales (conf. BENSADON, Martn, Ley de Patentes Comentada y Concordada con el
A.D.P.I.C. y el Convenio de Pars, pg. 258).
En cuanto a la queja vinculada con el dictado de la resolucin 236, este acto
administrativo desestim el recurso de reconsideraacin articulado por la solicitante en funcin
de haberse denegado por la autoridad competente la solicitud de patente mediante la resolucin n
005640. Dicho acto se encuentra motivado (art. 7 inc. e de la Ley N 19.549) en que el
peticionario no haba subsanado las observaciones y reparos formulados durante el trmite,
extremo que de por s era suficiente para confirmar el acto impugnado. Y que ms all de su
acierto o error; torna insustancial ingresar en el anlisis de otras cuestiones desarrolladas en el
recurso administrativo.
VI. Sin perjuicio de no haber encontrado que en sede administrativa se haya
frustrado el ejercicio del derecho de defensa (conclusin que por si mismo amerita la revocacin
de lo resuelto en la anterior instancia), no puedo dejar de ponderar la prueba producida en autos,
en especial el informe pericial de fs. 1219/1259.
Con dicha constancia referida a la cuestin de fondo, tengo por acreditado que la
denegatoria de la Administracin Nacional de Patentes no fue arbitraria y encuentra respaldo en
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las reglas tcnicas aplicables.


Ya en estos autos, el informe presentado por el perito qumico Dr. Guillermo A.
COUPE confirma la entidad de las observaciones que sucesivamente fueron formulando los
examinadores SALICE y PERCICH a lo largo de los diversos estudios antes mencionados. Entre
otras consideraciones de importancia, el experto menciona que: ...los elementos que integran la
composicin ya eran conocidos con anterioridad; los ejemplos A, B y C presentados en la
patente P 96 01 0260 son mezclas de dos sustancias qumicas con actividad antilemntica, y en
los casos de las tablas B y D expresa el resultado de esa actividad antihelmntica con el
agregado de Praziquantel como tercer ingrediente. Sin nombrar ningn ingrediente ms, o
excipiente o solvente. Usar la palabra combinacin en esta mezcla de sustancias, no agrega
claridad, pues la palabra combinacin implica que existe cierta qumica para formar una
sustancia nueva. Y este no es el caso pues la mezcla de sustancias permanece como tal, una
mezcla de sustancias, y no una sustancia nueva (confr. respuesta al punto 11). Tambin
confirma el perito que slo se declara en el ejemplo A que se usaron esas sustancias activas
suspendidas, la ivermectina B1a/B1b y el depsipptido PF 1022 A, pero no se declara en qu se
las suspendi, ni cmo se prepar esa suspensin, vehculos, solventes, ph, buffers,
coadyuvantes, etc. La forma de administracin es importante porque en algunos casos puede
determinar la vida media de la sustancia activa en el organismo del paciente al modificar la
velocidad de absorcin de la misma (confr. respuesta a punto 16); ...de la solicitud surge la
ausencia de demostracin de la composicin en parsitos distintos a los nematodes ya que en el
ejemplo A (Tbla A y B), se prob contra Nematospiroides dubuis, en el ejemplo B (Tablas C y D)
contra Heterakis spumosa, y en el ejemplo C, Tabla E), contra Ancylostoma caninum. En el
ejemplo acompaado el escrito del 2/8/2001, fs. 115 del principal, las Tablas F y G fueron contra
Nematospiroides dubius. En todos los casos son nematodes los parsitos usados (sic ver
respuesta punto 5, pericial ofrecida por la demandada). Agrega que no se incluyen ejemplos de
otros tipos de animales que no sean ratones y perros de la raza Beagle. Contina exponiendo
que la solicitud de patente de marras presenta una composicin que, desde el punto de vista cuali-
cuantitativo, no esta definida con precisin, claridad y concisin (confr. respuesta, punto 13, fs.
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1252). Concluyendo, agrega el experto designado de oficio que la mera declaracin de que una
composicin posee efecto sinrgico no es suficiente para dar por probado el invento. Ello debe
constatarse y adems expresar en qu rangos se encuentra para poder constatar la actividad
inventiva y los lmites de la misma, mostrando ejemplos que lo sustenten.
Recurdese que el contenido de las reivindicaciones, que no pueden exceder el
marco fijado por la descripcin, sirve para establecer si la invencin all definida presenta las
condiciones de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial (confr. CABANELLAS,
Guillermo Derecho de las Patentes t. II, pg. 183 y ss). Es que la divulgacin de la invencin
debe ser suficiente para que una persona experta pueda ejecutarla y llevarla a la prctica (art. 20,
Ley de Patentes).
Queda claro entonces que las respuestas brindadas por el perito qumico (si bien
fueron materia de impugnacin por las partes) resultan coincidentes en lo sustancial con las
diversas observaciones efectuadas por los examinadores funcionarios stos, altamente
calificados por su preparacin tcnica y profesional- durante la instruccin del expediente
administrativo.
Ello as, cabe precisar que en materia de derecho industrial, cuando se debate el
contenido de una determinada patente de invencin y lo que se discute es esencialmente un
conocimiento biotecnolgico, la prueba pericial se transforma en el elemento central del juicio
(en tal sentido, ver KORS, Jorge La pericia en los litigios de patentes, Obra Colectiva en
TEMAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA, n 9, pgs. 193 y ss.).
Vuelvo entonces a lo que expuse en el Considerando V, lo que debemos resolver
US en este expediente es una cuestin tcnica, y por ende tiene particular significacin la pericia, ya
O
que en principio se trata de conocimientos ajenos a la formacin cultural del Juez, quien para
OF
ICI apartarse de las conclusiones debe basarse en argumentos cientficos debidamente fundados.
AL Concluyo entonces en que la denegatoria de la patente dispuesta en la Resolucin
N PN005640 se encuentra debidamente fundada, sin atisbos de ilegitimidad ni de arbitrariedad
en el obrar del I.N.P.I.
VII. Por lo expuesto, propongo revocar la sentencia de primera instancia y
desestimar la demanda articulada. Con costas, en atencin al principio del vencimiento (art. 68
del C.P.C. C.N.). Tambin en la Alzada, pues aunque no medi actividad procesal de la actora
ante la Cmara, si mi propuesta es compartida, se revoca lo resuelto en primera instancia.

El seor Juez de Cmara doctor Santiago Bernardo Kiernan dijo:


I. Vienen los autos al acuerdo en virtud del recurso de apelacin interpuesto por el
INPI a fs. 1385 cuya expresin de agravios luce a fs. 1400/1412 vta.
Se queja de la decisin del a quo que hizo lugar a la demanda y dej sin efecto las
resoluciones administrativas que esa Institucin dict con fecha 1.4.2005 y 13.7.2005, que
denegaron la solicitud de patente peticionada por Bayer Animal Health GMBH y en base a ello
orden continuar el trmite administrativo del acta N P 96 01 02860 en la sede de la
emplazada (confr. fs. 1383 vta.).
Las crticas de la recurrente vencida, se enderezan a objetar la errnea
interpretacin que hace el sentenciante sobre los informes elaborados por tcnicos expertos, sin
que exista en autos un dictamen pericial que apoye sus conclusiones; cuestiona que el Juez se
aparte de lo que surge en dos de los prrafos del informe denegatorio donde se indica que no se
satisfacen los arts. 4, 20 y 22 de la ley de patentes; que haya interpretado errneamente la
resolucin administrativa que desestim el recurso de reconsideracin por que no cumpli
debidamente con el art. 73 de la ley 24.481. Interpreta el INPI, que las omisiones incurridas no se
corresponden con las obligaciones contempladas por el art. 41 inc. 3)99 del TRIPs ni con los
requisitos previstos por el art. 1 incs. f) 1 y 3 y 7 inc. b) y e) de la ley 19.549.
II. Antes de dar una adecuada respuesta a la presente controversia debo precisar
ante todo, que el derecho del inventor tiene raigambre constitucional (art. 17 de la C.N.), de
manera que la intervencin que le cabe al INPI en la tramitacin y decisin de las solicitudes slo
pueden tener dos efectos: a) el reconocimiento de estar frente a un invento patentable, en cuyo
caso el titular goza de los derechos de exclusividad que le son propios porque desarroll algo
creativo; o b) la decisin de que el invento no es tal, hiptesis que de ser confirmada por la
Justicia, slo pone en evidencia que no ha existido creacin patentable de ninguna especie y por
lo tanto merecedora de la tutela del rgimen particular de las patentes de invencin.
El derecho subjetivo al reconocimiento de una patente es reconocido por un acto
administrativo concreto, previa sustanciacin de un procedimiento. Y si el acto administrativo
del que se trata en esta controversia, no acord la patente, es porque no se dan las condiciones
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para determinar que se est frente a una autntica invencin, es decir que la participacin de la
Autoridad de Aplicacin, tiene una indudable proyeccin prctica, de ordenamiento,
sistematizacin, verificacin tcnica etc.
El acto administrativo que se cuestiona en autos fue emitido por el organismo
oficial dotado de versacin especial y competencia tcnica especfica para evaluar la procedencia
de un patentamiento (art. 92, inc. a), de la ley 24.481) y la decisin de denegar una determinada
solicitud constituye un acto Administrativo que goza de presuncin de legitimidad (art. 12 de la
ley 19.549) y ello exige que quien reclama judicialmente su revocacin, demuestre que corrigi
satisfactoriamente las objeciones que le formularon los examinadores, o que tales observaciones
eran arbitrarias o infundada a la luz del rgimen nacional de patentes. Es decir que puede ser
desvirtuada por el interesado mediante la prueba pertinente. La Administracin Nacional de
Patentes tiene especial conocimiento y competencia tcnica Especfica para evaluar la
procedencia de la concesin de una patente y los informes tcnicos merecen plena fe siempre que
sean serios, precisos y no adolezcan de arbitrariedad aparente.
En ese orden de ideas, me interesa aclarar que la materia comprometida en este
proceso no versa sobre conceptos o criterios que dependen de opciones del legislador o de
poltica gubernamental, sino sobre aspectos fcticos y tcnicos que el juez debe dilucidar con el
auxilio de la prueba producida en el expediente, en especial, de los dictmenes y explicaciones
dadas por el experto designado de oficio, de especfica versacin de la materia debatida.
III. Que a fs. 228 del Expte. Administrativo, el Instituto Nacional de la Propiedad
US
O
OF
ICI
AL

Industrial practic las observaciones que le merecieron la solicitud de admisin de la patente de


invencin n 96 01 02860, peticionada por Bayer Aktiengesellschaft, referida a composiciones
endoparasitarias en dichas observaciones el I.N.P.I. dice: a) Que todos los elementos de la
composicin son conocidos b) No surge un ejemplo claro que indi-que un efecto inesperado del
uso de la composicin, solo existe una prueba para el depsipeptido PF 1002 (EP 503538) en
combinacin con Ivermectina B1a/B1b c) No existen pruebas del uso de ambos en combinacin
con Praziquantel o Epsiprantel d)La reivindicacin principal es amplia y genrica frente a lo
descripto e ilustrado. Carece de actividad inventiva.
En esas condiciones, el examinador sugiri que: Puede considerarse la presente
solicitud si se acompaan ejemplos representativos que prueben el efecto imprevisible de la
composicin con todos los componentes o en caso contrario restringir el alcance a lo
ejemplificado y probado.
II. De las referidas observaciones se corri traslado al solicitante, para que en el
plazo de 60 das practique las correcciones pertinentes y acompae la documentacin que le fuera
requerida. Es decir que Bayer conoca los cambios que deba introducir en el texto de la solicitud
de patente.
III. Mas el I.N.P.I. contesta a la solicitante: Que los ejemplos adicionales
agregados en su contestacin de vista permiten la generalizacin del resultado, sin embargo slo
se prueba el efecto sobre un solo parsito y en combinacin sinrgica de un producto que no se
encuentra definido adecuadamente en la reivindicacin principal, no se encuentra probado que
cualquier dispptido pueda tener el mismo efecto, solo se prueban los de la frmula general III y
para Nematosporoides dubius. Por lo que se debe limitar la reivindicacin en consecuencia.
IV. El I.N.P.I. responde nuevamente de la siguiente manera.
Se le hace saber al Sr. Solicitante que an existen objeciones sobre la presente
solicitud:
1.- Alcance del pliego reivindicatorio: La Clusula 1 es demasiado amplia, debera
haberse limitado lo ejemplificado en la memoria descriptiva cuyo efecto est demostrado.
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2.- La descripcin de la composicin que obra en la memoria descriptiva no es


clara. Le expresin sustancia activa resulta ambigua.
3.- Con respecto a las proporciones... tampoco es clara la forma en que se prepara
la composicin de tres componentes....
Surge con toda evidencia del trmite administrativo que sucintamente he
transcripto, que no existi una tendencia del Instituto a denegar la concesin de la patente
solicitada, y en este punto crucial del anlisis de la cuestin trada a esta Alzada, me convencen
las explicaciones del perito designado de oficio, quien fue seleccionado mediante un
procedimiento que garantiza su idoneidad e interviene en condiciones que coadyuvan a la
imparcialidad de su dictamen. El experto consider que aun con el nuevo pliego presentado
posteriormente a la denegatoria, segua sin cumplir los requisitos de la ley de patentes, y que no
salv las objeciones que deba. Tal circunstancia permite inferir que BAYER ANIMAL HEALT
GMBH no cumpli con la totalidad de las objeciones incluidas en el informe denegatorio.
V. Que atento al incumplimiento del apelante de las explicaciones y limitaciones
requeridas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, resulta de aplicacin el art. 29 de
la ley 24.481, modificada por la ley 24.572 y por el art. 29 del Decreto Nacional 260/1996,
Anexo II.
En esas condiciones es absolutamente innecesario continuar con un trmite
administrativo que implica el estudio de dicho pliego reivindicatorio, cuando segn ha quedado
probado en autos, no cumple con los requisitos necesarios de patentabilidad y no ha podido
acreditar que la invencin es patentable en virtud de lo dispuesto en el art. 4 de la ley de patentes
US que dispone que sern patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre
O
que sean nuevas, entraen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial.
OF
ICI El INPI, como autoridad de aplicacin de la ley de patentes, ha procedido
AL conforme a la legislacin aplicable, realizando un complejo anlisis que involucra aspectos
legales y tcnicos basndose en las conclusiones de los examinadores que intervinieron que
como es sabido- estn sometidos a una capacitacin constante en temas tcnicos y legales.
VI. Como conclusin resulta inobjetable lo decidido por el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial el 13 de julio de 2005 (P-236), que no hizo mas que cumplir con las
funciones que le competen como Autoridad de Aplicacin de la Ley de Patentes y guardando el
debido respeto al principio de legalidad y de conformidad con el ordenamiento positivo aplicable
al caso,; circunstancia que importa el rechazo de la accin instaurada, con costas de ambas
instancias al accionante perdidoso (art. 68 del Cdigo Procesal).
El seor Juez de Cmara doctor Ricardo Vctor Guarinoni, por razones anlogas a
las expresadas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhiere a las conclusiones de su voto.
Con lo que termin el acto. ALFREDO SILVERIO GUSMAN - SANTIAGO BERNARDO
KIERNAN - RICARDO VCTOR GUARINONI -.
Es copia fiel del acuerdo original que obra en las pginas n 294 folio n 180 tomo
n 4 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal.

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012.-


Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, tngase por resolucin de
la Sala lo propuesto en el Considerando punto VII del primer voto.
Regstrese, notifquese y devulvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN

RICARDO VCTOR GUARINONI


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