Tribunal: Cmara Nacional Civil y Comercial Federal, sala 3

Autos:
Gador S.A. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
2 INSTANCIA.- Buenos Aires, septiembre 14 de 2000.
Considerando: 1. A fs. 257/63 Gador S.A. ampli su demanda originaria de fs. 24/43 vta.,
impetrando la nulidad de la solicitud -en trmite- de la patente P96 01 01876 presentada por
Eli Lilly and Company, sobre cuya base el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial le
concedi a sta el derecho exclusivo de comercializacin del producto farmacutico
denominado genricamente "Olanzapina" mediante la resolucin D-178/1998 (destcase aqu
que la invalidez de sta fue objeto de la demanda inicialmente promovida por la primera).
Adujo, como fundamento de la mencionada accin la improcedencia de la patentabilidad
solicitada por carecer de novedad y altura inventiva, para lo cual reprodujo, asimismo, las
argumentaciones vertidas en la presentacin efectuada en sede administrativa, de conformidad
con lo establecido por el art. 28 ley 24481.
Al progreso de la nueva accin, Eli Lilly and Company opuso las defensas de incompetencia,
litispendencia, falta de legitimacin activa y defecto legal (estas dos ltimas con fundamento en
no haberse agotado la instancia administrativa en la que la actora intervino en los trminos del
art. 28 ley 24481, t.o. decreto 260/1996 ), por cuanto ello -sostuvo- implicara hacer cesar el
trmite administrativo de la solicitud de la patente en cuestin y, por lo tanto, demorar el
otorgamiento de la proteccin hasta que se dicte el pronunciamiento judicial en la presente
causa. Interpuso, asimismo, la defensa de falta de legitimacin manifiesta para obrar del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como sujeto pasivo de la accin anulatoria
deducida en la presentacin inicial de fs. 24/43 vta. respecto de la resolucin D-178/1998 para
el supuesto de que, de prosperar aquellas excepciones, se le quite la calidad de codemandada
que le fuera otorgada por el a quo en la providencia de fs. 341, en virtud de la articulacin de la
demanda ampliatoria referida (conf. escrito de fs. 370/80 vta.).
En la resolucin de fs. 614/17, el juez de la anterior instancia desestim las defensas opuestas,
en tanto tenan como planteo comn la inviabilidad de la accin ampliatoria intentada en el sub
lite, ordenando tramitar esta nueva accin en tanto, declar, no interfiere el proceso
administrativo pendiente de la solicitud de patente P96 01 01876. Empero, posterg la decisin
del litigio hasta tanto sea resuelta la peticin por la administracin.
Contra este pronunciamiento se alz la demandada, pues, a su entender, lo decidido importa el
mantenimiento de dos trmites paralelos enderezados al mismo objeto; esto es, la
patentabilidad del invento en cuestin con la consiguiente prolongacin en el tiempo de la
concesin respectiva por la autoridad de aplicacin. Desde otra ptica, cuestion tambin el
fallo en crisis por haber omitido el tratamiento de la excepcin deducida respecto del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial como sujeto pasivo de la accin deducida originariamente
(conf. fs. 622/31 vta.).
2. Establecido lo que antecede, interesa sealar que la ley 24481 (t.o. decreto 260/1996)
prev, adems del examen preliminar de la documentacin por parte de la Administracin
Nacional de Patentes y la posibilidad de que sta requiera precisiones o aclaraciones o que se
subsanen omisiones (art. 24 ), la realizacin de un anlisis de fondo para comprobar el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en el tt. II cap. I ley 24481 (art. 27).
Dicha ley admite, asimismo, la participacin de terceros -que no estaba prevista en la anterior
111, con el objeto de que puedan formular observaciones a la solicitud y agregar pruebas
documentales (art. 28). Se advierte entonces que el contralor se ha incrementado de tal modo
que aun cuando el examinador pueda incurrir en errores y aconsejar el otorgamiento de la
patente, la eventual presencia de terceros permite un estudio ms acabado.
Sin embargo, como el trmite no excluye la posibilidad del otorgamiento de una proteccin
que no rena los requisitos legales, los interesados estn facultados para plantear la
nulidad prevista en el art. 59 ley 24481 para el caso de que la patente sea concedida.

3. Ahora bien, dbese tener presente que la especialidad del trmite impuesto y la naturaleza
de la actuacin del rgano administrativo en las solicitudes de patentes importan el ejercicio de
atribuciones propias regladas por la ley que pueden ser revisadas judicialmente en la hiptesis
aprehendida por el citado art. 59 ley 24481, segn lo anteriormente expuesto, para lo cual se
requiere obviamente que haya concluido el proceso administrativo.
En efecto, represe, por un lado, en que dicha instancia es obligatoria -es decir, no optativay ha sido instituida teniendo en cuenta la especial versacin del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial para evaluar la procedencia de un patentamiento. Por tal razn, a los
jueces slo les compete la revisin de la legalidad de los actos administrativos emitidos o
existentes, es decir, de su adecuacin a los preceptos legales; de lo contrario, se admitira que
ellos sustituyan al ente administrativo, dictando una resolucin -como la que decide la
concesin o no de la patente- que es propia de ste.
Se impone, pues, el agotamiento de esa instancia administrativa que no puede ser soslayada.
Y si se tiene presente que la nocin esencial de "jurisdiccin administrativa primaria" por
correlacin con el agotamiento previo de las vas administrativas, nicamente se aplica cuando
el reclamo, que originariamente es cognoscible por los tribunales, ha sido atribuido por el
legislador -de manera excepcional- al conocimiento primario de organismos administrativos
(conf. Guastavino, E. P., "Tratado de la jurisdiccin administrativa y su revisin judicial",
Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, serie II Obras, n. 9, t. I, 1987, ps. 250/51), es claro que la decisin acerca de la viabilidad de la solicitud
de una patente escapa a la regla de la competencia o incumbencia primaria administrativa, en
tanto sta -con arreglo a lo establecido por los arts. 12 a 36 ley 24481-, es exclusiva del ente
(conf. Mairal, H. A., "Control judicial de la Administracin Pblica", vol. II, 1984, p. 716, n. 405);
por cuanto, ms all de las crticas que nuestro sistema legal ha suscitado, el examen previo
de la patentabilidad de los inventos ha sido sustrado al conocimiento de los jueces
(conf. Di Guglielmo, "La invencin patentable", 1968, p. 138, n. 186).
En funcin de lo expuesto y atendiendo al principio en virtud del cual no corresponde accionar
de manera directa y simultnea a los mismos efectos (conf. Guastavino, E. P., "Tratado de la
jurisdiccin administrativa y su revisin judicial" cit., p. 233), admitir la inteligencia propuesta
por el juzgador importara, en definitiva, sustituir la autoridad administrativa por la
judicial en el examen de la viabilidad de la patente y no la revisin del acto de concesin.
En tales condiciones, resulta evidente la actual improponibilidad de la pretensin ampliatoria
deducida en los presentes autos respecto de la nulidad de la solicitud de la patente en cuestin
en tanto no se ha alegado demora de la administracin que la torne procedente.
Por lo dems, esta conclusin no perjudica el derecho del demandante si se pondera que el
acto de concesin de la patente puede ser rectificado por va de la accin de nulidad que
contempla el art. 59 ley 24481.
Tampoco se modifica por el hecho de que el a quo haya diferido el pronunciamiento judicial
hasta tanto sea resuelta la concesin de la patente en sede administrativa. En efecto, represe
en que el pronunciamiento postergado por el a quo resultara a la postre inoficioso si la patente
es denegada por la autoridad de aplicacin, con lo que va dicho que -en esa hiptesis- la
tramitacin admitida tambin resultara intil con el consiguiente dispendio de actividad
jurisdiccional. Asimismo, para el supuesto de que sea concedida la patente tampoco se podra
excluir la eventual promocin de la accin de nulidad a la que se hizo referencia, desde que, en
todo caso, sera improcedente el dictado de aquel pronunciamiento por abordar cuestiones que
estn reservadas al conocimiento de la administracin.
4. Advirtase, por otra parte, que en su momento el demandante tom intervencin en sede
administrativa con los alcances del art. 28 ley 24481 (conf. su escrito de fs. 257/63, en esp. fs.
262), por lo que el planteo de la pretensin ampliatoria importa el implcito cuestionamiento del
trmite previsto por la ley 24481 al que se someti voluntariamente; cuestionamiento que,
adems, reconoce como causa la discrecional conducta asumida por su parte (conf. Corte
Sup., Fallos 252:208, 255:283; 258:299 y otros ms; ver tambin, sala 2, causas 3221/92 del

1/10/1993 y 1366/92 del 2/9/1994). Desde otro enfoque, tal actitud importa contradecir la
postura deliberada, jurdicamente relevante y plenamente eficaz que adoptara anteriormente
(conf. Corte Sup., Fallos 275:235; 256 y 459; 294:220; sala 2, causas 8150 del 17/6/1980,
1602 del 10/12/1982, 141 del 15/12/1982, 5618 del 18/3/1988, 3948/94 del 30/6/1994 y
6990/93 del 9/9/1994).
Est claro entonces que si aqul opt por intervenir en sede administrativa segn el rgimen de
la aludida ley, debe atenerse a su normativa y slo para el caso en que se produjera una
demora irrazonable por parte de la autoridad administrativa -que todava no se ha alegadopodra llegar a admitirse eventualmente el planteamiento de una pretensin como la de
referencia.
A lo que es dable agregar, a mayor abundamiento, que: 1) no es trasladable a la especie la
solucin del precedente citado por el a quo a fs. 615 (cap. V), ya que en esa causa se peticion
la nulidad del pronunciamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial adverso al
pedido de extensin de la vigencia de la patente formulada por la actora y no se trataba, pues,
de un trmite de solicitud pendiente como el aqu se pretende impugnar; y 2) el rgano
administrativo ha objetado la procedibilidad de la accin ampliatoria con base en la absoluta e
improrrogable competencia de la Administracin Nacional de Patentes en la
determinacin de la viabilidad del patentamiento solicitado (fs. 535 y vta., cap. 3),
contrariamente a lo concluido por el sentenciante a fs. 614 vta. (consid. V).
Corresponde, pues, admitir las defensas opuestas que, tanto desde el punto de vista formal
como desde el sustancial, importan el planteamiento autnomo de la improponibilidad de la
pretensin ampliatoria deducida por Gador S.A. a fs. 257/63, conclusin que justifica tenerla
por no articulada en los presentes autos.
5. El sentido de esta solucin justifica, asimismo, examinar la restante defensa planteada
respecto del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la que no fue objeto de tratamiento en
el fallo en crisis, dado su sentido y alcance.
Al respecto, conviene subrayar que dicha defensa tampoco fue sustanciada con el rgano
aludido por cuanto el a quo consider que haba sido opuesta al progreso de la accin
ampliatoria, juntamente con las restantes (conf. providencia de fs. 603, que se encuentra firme
en tanto no fue atacada oportunamente por los remedios legales especficos).
Ntese, asimismo, que a fs. 341 se le concedi a la recurrente el carcter de parte respecto de
la accin promovida originariamente contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, toda
vez que la actora haba deducido a su respecto la demanda ampliatoria de fs. 257/63.
Esto sentado, importa puntualizar que el planteo de la recurrente est enderezado a continuar
litigando con tal carcter por la circunstancia de haber prosperado sus defensas. Desde otro
ngulo, advirtase que ella no se opone a que el ente permanezca en la litis -bien que con otra
calidad a la sumida (conf. fs. 378 vta., ap. A y fs. 629, ap. G)- y que, en su momento, Gador
S.A. tampoco formul cuestin alguna en lo atinente a la modificacin del status procesal de la
excepcionante frente al eventual progreso de sus defensas (conf. fs. 605/10 vta., esp. cap. IV).
Aparte de ello, cabe valorar que estando en tela de juicio derechos patrimoniales como los que
confiere la resolucin D-178-98, la accin de nulidad debe ser dirigida, en principio, contra el
titular y no contra la autoridad administrativa que los expidi. No obstante, sto no constituye
fundamento vlido para negarle audiencia al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el
sub lite, pues el control judicial de la mencionada resolucin D-178/1998, atento el alcance de
los planteamientos de Gador S.A. (conf. fs. 24/43 vta. y fs. 610 y vta., cap. IV), no tiende
solamente a la satisfaccin del inters del particular, sino tambin a la tutela del inters pblico
y al resguardo de las potestades del Estado ejercidas a travs de dicho organismo,
especialmente creado para el fin apuntado.

En funcin de lo explicitado y atendiendo a las singulares particularidades del trmite a las que
se ha hecho alusin, dbese mantener la situacin procesal del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial, como as tambin la calidad que la excepcionante obtuvo con el dictado
de la providencia de fs. 341.
Corresponde, pues, rechazar la defensa de legitimacin pasiva para actuar opuesta respecto
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Por ello, se modifica la resolucin apelada segn lo establecido precedentemente y se
desestima, con el alcance precisado, la excepcin articulada con relacin al Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial. Sin costas, en atencin a la novedad y complejidad de las
cuestiones planteadas y a la forma en que se resuelve (arts. 68 y 69 CPCCN.). Firma
nicamente el suscripto por hallarse vacante la restante vocala de la sala (art. 109 RJN.).Guillermo A. Antelo.