Marcas

Signos Distintivos

Propiedad Intelectual
¿Qué es la Propiedad Intelectual?
 “La propiedad intelectual (PI)
se relaciona con las creaciones
de la mente: invenciones,
obras literarias y artísticas, así
como símbolos, nombres e
imágenes utilizados en el
comercio.”

https://www.wipo.int/about-ip/es/
Derecho de la Propiedad Intelectual

Conjunto de normas que protegen el resultado o los

productos de la actividad intelectual, tales como:

● Las obras
● Los inventos
● Las marcas
 Esquema de la PI
Propiedad Intelectual

Propiedad Industrial Derecho de Autor Protección “Sui Generis”

Obras Literarias Conocimiento Colectivos
Obras Artísticas Variedades Vegetales
Obras Científicas Circuitos Integrados
Nueva Creaciones Signos Distintivos
Patentes de Invención Marcas
Modelo de Utilidad Nombre Comerciales
Diseños Industriales Denominaciones de Origen
Lemas Comerciales
Legislación Aplicable
1. INTERNACIONAL

• Convenio de Paris – Para la Protección de la Propiedad Industrial (OMPI)

• ADPIC – Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (OMC)
• Arreglo de Lisboa – Convenio relativo a la Protección de las DO y su registro
internacional (OMPI)
• Reglamento del Arreglo de Lisboa
• Convención de Washington – Convención General Interamericana de
Protección Marcaria y Comercial
• Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y su reglamento
• Tratado de Singapur - Armonización de los trámites administrativos de
registro de marcas
 Legislación Aplicable
2. NORMA SUPRANACIONAL

• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial/Comunidad

Andina
• Decisión 689 – Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486

3. NORMA NACIONAL

• Decreto Legislativo N° 1075 - Norma que aprueba disposiciones

complementarias a la Decisión 486, modificatoria y reglamento
• Ley N° 28331- Ley Marco de los Consejos Reguladores de las
Denominaciones de Origen
• Decreto Supremo N° 071-2017-PCM – Implementación de Publicación en la
Gaceta Electrónica
¿Qué son las marcas?
Marcas
Es un signo destinado a
individualizar y diferenciar
los productos y/o servicios
de una empresa o persona
determinada y que sean
reconocidos en el mercado
por el público consumidor.
Cuan importante es una marca?
GENERA IDENTIDAD Y
DIFERENCIACIÓN
Condensan la propuesta de
valor y logra la diferenciación
GARANTIZA VALOR
CONSTANTE
Sobre los productos o servicios
que ofrece ante los consumidores
o usuarios de los mismos
AGREGA VALOR
El costo de un producto o servicio
en el mercado sin marca siempre
será menor
GENERA REPUTACIÓN
FIDELIZA AL CLIENTE
Como conscuencia de todo lo anterior, en tanto
las expectativas de los consumidores o usuarios
sean satisfechas y superadas
 Función Indicadora de calidad
Todos los productos o servicios que se ofertan
con el mismo signo presentan idénticas
características.
Funciones Función publicitaria
Es un medio de comunicación. Es capaz de
inducir al consumo.

Función indicadora del goodwill

Indica la alta y buena reputación.
 Principio de Principio de buena
inscripción registral fe registral

Principios
Principio de Principio de
territorialidad Especialidad
Se puede utilizar una
¿

marca sin registrarla?

Sí, pero no tiene

protección
¿Qué signos pueden constituir una
marca?
Artículo 134 de la Decisión 486: “….cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado…”.

Presenta un listado enunciativo, no taxativo.

a) Palabras o combinación de palabras

FANTA para distinguir bebidas gaseosas.

CLÍNICA CAYETANO HEREDIA para distinguir servicios

médicos.
 b) Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos
d) Letras y números
e) Un color delimitado por una forma, o combinación de
colores
f) La forma de los productos, sus envases, o envolturas
g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados
en los apartados anteriores.
¿Y los signos tridimensionales, los sonidos, olores, táctiles,
marcas en movimiento…?
 1.- Aptitud distintiva
Requisitos de
2. Representación gráfica
Registrabilidad
Ejemplo: Marcas sonoras:
Pentagrama, espectro sonoro
 ¿ Que son las prohibiciones del
Registro de Marcas?

La prohibiciones son impedimentos

Prohibiciones de
que establece la norma para
Registrabilidad
registrar una marca.
 Prohibiciones de Registrabilidad
• Prohibiciones absolutas de registro (Artículos 134 y 135 de la
Decisión 486).
‒ Razones intrínsecas
‒ No se puede subsanar
‒ No prescriben

• Prohibiciones relativas de registro (Artículos 136 y 137 de la

Decisión 486) y Mala fe.
‒ Razones extrínsecas (existencia de derechos de terceros)
‒ Son subsanables
‒ Pasado un plazo (5 años) después del registro, prescribe la
acción para cuestionar el registro y la marca se consolida.
Prohibiciones Absolutas
 Carezcan de distintividad (Artículo 135inciso b) de la
Decisión 486)

Ejemplos:
Marcas constituidas por un punto .
Marcas constituidas por guion -
 Descriptivos, incluidas las expresiones laudatorias
(Artículo 135 inciso e) de la Decisión 486)

Ejemplos:

El mejor sonido (cl. 9 auriculares)

Ajuste seguro (cl. 16 toallas higiénicas)

100% algodón(cl. 25 prendas de vestir)

 Genéricos (Artículo 135 inciso f) de la Decisión 486)

Cuando el signo consiste exclusivamente en una indicación

que es el nombre genérico o técnico del producto o servicio
de que se trate.

Ejemplo:

CLIPS (cl. 16 clips)

MILK (cl. 29 leche)

 Usuales (Artículo 135 inciso g) de la Decisión 486)

Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

designación común o usual del producto o servicio de que
se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Ejemplos:

CHELA (cl. 32 cervezas)

LOMPA (cl. 25 pantalones)

HUACHIMAN (cl. 44 servicios de vigilancia)

 Un color aisladamente considerado, sin que
se encuentre delimitado por una forma específica
(Artículo 135 inciso h) de la Decisión 486)
 Secondary Meaning

Excepción No obstante un signo que

incurre en alguna de las
prohibiciones anteriores,
b) Carezcan de podrá ser registrado como
distintividad marca si quien solicita el
e) Descriptivos-laudatorios registro lo hubiese estado
usando constantemente
f) Genéricos en el País Miembro y, por
g) Usuales efecto de tal uso, el signo
h) Color aisladamente ha adquirido aptitud
considerado distintiva.
 Formas que otorguen una ventaja funcional o
técnica al producto o al servicio de que se trate
(Artículo 135 inciso d) de la Decisión 486)
 Engañosos (Artículo i) de la Decisión 486)
Cuando el signo puede engañar a los medios
comerciales o al público, en particular sobre la
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, cualidades o aptitud
para el empleo de los productos o servicios.

Ejemplos:

IRROMPIBLE (cl. 21 vasos de vidrio)

SALUDABLE (cl. 34 cigarrillos)

 Reproduzcan, imiten o contengan una
denominación de origen protegida
para los mismos productos o para
productos diferentes, cuando su uso
pudiera causar un riesgo de
confusión o de asociación con la
denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su
notoriedad. (Artículo 135 inciso j) de
la Decisión 486).
 Contengan una denominación de
origen protegida para vinos y
bebidas espirituosas (Artículo
135 inciso k) de la Decisión 486)
 Reproduzcan, imiten sin permiso de las autoridades
competentes, bien sea como marcas, bien sean como
elementos de las referidas marcas, los escudos de
armas, banderas, emblemas, signos y punzones
oficiales de control y de garantía de los Estados y
toda imitación desde el punto de vista heráldico, así
como los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones de cualquier organización
internacional. (Artículo 135 inciso m) de la Decisión 486)
 Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de
una variedad vegetal protegida en un País Miembro
o en el extranjero, si el signo se destinara a productos
o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere
susceptible de causar confusión o asociación con la
variedad.
(Artículo 135 inciso o) de la Decisión 486)
Para distinguir: Granos y productos agrícolas, hortícolas
y forestales (excluidos los de la variedad vegetal
“Monteverde”), no comprendidos en otras clases;
animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y
legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales;
alimentos para animales; malta de la clase 31 de la
Clasificación Internacional.
 Se aprecia que la denominación MONTEVERDE se
encuentra registrada para distinguir las variedades
vegetales del tipo Cucumis sativus L., (el cual es un
tipo de pepino); Lolium multiflorum Lam. (un tipo de
raigrás) y Sorghum bicolor (L.) Moench (sorgo o
zahína) cuyos registros se encuentran vigentes.

 Se consideró que los productos que pretende

distinguir el signo solicitado MONTEVERDE serán
asociados directamente por los consumidores con
la variedad vegetal MONTEVERDE, por la identidad
fonética existente entre el signo solicitado y la
variedad vegetal MONTEVERDE, quienes confundirán
un producto por otro.
 Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden
público o a las buenas costumbres (Artículo 135
inciso p) de la Decisión 486)
 Son ilícitos los signos contrarios a la Ley en general.

 Contrarios al orden público, atentan contra valores,

principios y reglas recogidos, protegidos en normas de
orden Constitucional, Derechos Humanos, etc.

 Contrarios a buenas costumbres, contravienen directa o

indirectamente los principios básicos de orden político,
social, moral o económico que informan nuestra sociedad,
cultura, modo de vida, etc.
Prohibiciones Relativas
 Prohibiciones de Registrabilidad
• Prohibiciones absolutas de registro (Artículos 134 y 135 de la
Decisión 486).
‒ Razones intrínsecas
‒ No se puede subsanar
‒ No prescriben

• Prohibiciones relativas de registro (Artículos 136 y 137 de la

Decisión 486) y Mala fe.
‒ Razones extrínsecas (existencia de derechos de terceros)
‒ Son subsanables
‒ Pasado un plazo (5 años) después del registro, prescribe la
acción para cuestionar el registro y la marca se consolida.
 1. Riesgo de confusión y/o asociación

2. Afectación a marcas notoriamente

conocidas

3. Afectación del prestigio o identidad

Razones de una persona natural o jurídica
extrínsecas
4. Afectación de otros derechos de
propiedad industrial

5. Afectación a nombres de
comunidades indígenas o
afroamericanas o sus productos o
servicios
1. Riesgo de confusión y/o asociación

- Confusión directa

- Confusión indirecta
 Respecto de una marca
El literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486

Signo solicitado Marca registrada

*Productos idénticos y vinculados

Signo solicitado Marca registrada

FERRE

*Productos no vinculados
 Reglas de cotejo marcario

a) Identidad y/o semejanza

b) Confusión o asociación
Criterios a tomar en cuenta
• La semejanza gráfico-fonética
• La semejanza conceptual
• Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el
análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva
• Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual
idéntica o parecida
• Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto
a) Identidad y/o semejanza

Fonética: ZELIMA VS CELIMA

Gráfica: VS

Conceptual: MR TAXI VS
b) Confusión o asociación – Aplicación del principio de
especialidad

El riesgo de confusión entre dos marcas se

presenta cuando:

 Los signos son idénticos o semejantes

 Los productos y servicios que una y otra marca
distinguen sean también idénticos o semejantes.
¿Qué es el principio de especialidad?

 Clasificación Internacional de
Productos y Servicios de Niza

Por el Principio de Especialidad se permite la convivencia

en el registro, de signos idénticos o similares en cuanto a
sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales, siempre
que los productos o servicios a los que se refieren dichos
signos sean lo suficientemente distintos como para que no
se presente el riesgo de confusión respecto del origen
empresarial.
Vinculación entre productos y/o servicios

Clase 25 Clase 18 Clases 09 y 14

Clases 09, 14, 18 y 25

 Respecto de un nombre comercial

El literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486

“(…) idénticos o se asemejen a un nombre comercial

protegido (…)”

Un nombre comercial solo se encuentra protegido cuando

efectivamente se encuentra en uso, independientemente de
si se encuentra registrado o no.
Signo solicitado Nombre comercial registrado
 Respecto de un lema comercial
El literal c) del Artículo 136 de la Decisión 486

Signo solicitado Lema comercial registrado

VIVE CLARO EL PERÚ ES TERRITORIO

CLARO
2. Afectación de marcas notoriamente conocidas

El literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.

¿Cuándo estamos ante un signo notoriamente conocido?

Jorge Otamendi señala, entre otros aspectos, que un signo

notoriamente conocido está asociado a “Productos o servicios de
muy buena calidad e intensamente publicitados.”

 Principales características:
‒ Rompe el principio de inscripción registral
‒ Rompe el principio de especialidad
Riesgos contra los cuales se protege a un signo
notoriamente conocido

Antes de analizar los riesgos respecto de los cuales se otorga

protección a un signo notoriamente conocido, deben verificarse las
siguientes condiciones:

• Que el signo solicitado constituya la reproducción, imitación,

traducción, transliteración o transcripción total o parcial de
un signo distintivo notoriamente conocido; y,
• Que el signo notoriamente conocido pertenezca a un tercero
distinto al solicitante del registro.
a. Riesgo de confusión o de asociación

Para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la

semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o
servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo
general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la
similitud o vinculación entre los productos o servicios a distinguir.

b. Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

El aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria presupone la

efectiva preexistencia de una imagen o prestigio de la marca notoria entre el
público consumidor. Así, la imagen y el prestigio que contiene la marca
notoria deben ser transferibles a los productos o servicios que no son
similares a los productos o servicios que distingue
c. Dilución del poder distintivo de la marca notoria

El tratadista Carlos Fernández Nóvoa, en Fundamentos del Derecho

de Marcas (Madrid 1984), señala que “la doctrina de la dilución
comienza a surtir efecto allí donde deja de surtir efecto el principio de
riesgo de confusión. Esto significa, por una parte, que bajo la
doctrina de la dilución el titular de la marca debe ser protegido
cuando un signo idéntico o sustancialmente semejante es usado por
un tercero en relación a productos o servicios no similares”.
Ejemplos de signos notoriamente conocidos

Marca Notoria Sector

Prendas de vestir

GOOGLE Motores de búsqueda

Bebidas no alcohólicas, sus ingredientes

y jarabes para su preparación
Productos cosméticos, vestuarios y
bolsos o carteras

PISCO Destilado de mostos frescos de uvas

pisqueras recientemente fermentadas
3. Afectación del prestigio o identidad de una persona
natural o jurídica
El literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486

¿Cuál es la finalidad de esta prohibición?

 Que el consumidor no incurra en el error de creer que está

adquiriendo un producto o contratando un servicio avalado
por la persona cuyo derecho de publicidad plasma la marca.
Signo solicitado Nombre de persona afectada

GIANNI VERSACE (*)

(*) Nombre de un famoso diseñador de moda

Signo solicitado Nombre de persona afectada

JENNIFER LYNN LOPEZ

JLO
RODRÍGUEZ(*)

(*) Nombre de una artista famosa

Apuntes importantes:

 La prohibición no se aplica si se cuenta con el

consentimiento para lograr el registro.

 Entonces, ¿Puedo registrar como marca un nombre

que no es mío?

Claro que sí, siempre que no se trate de un nombre conocido

que pertenezca a un tercero y, de ser el caso, tendría que
contar con el consentimiento de dicha persona para poder
acceder al registro.
4. Afectación de otros derechos de propiedad industrial
o el derecho de autor de un tercero

El literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486

¿Cuál es la finalidad de esta prohibición?

 Busca proteger otro derechos de propiedad intelectual e

industrial, distintos de los derechos que recaen sobre los signos
distintivos.

 Derechos de autor
 Invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.
 Signo solicitado Diseño industrial protegido

Diseño industrial de “AEROSOL”

 Signo solicitado Diseño de autor protegido

Gráfico utilizado en la obra cinematográfica titulada “007”

de titularidad de un tercero.
5. Consistan en nombres de comunidades indígenas o
afroamercanas o sus productos o servicios

El literal g) del Artículo 136 de la Decisión 486

¿Cuál es la finalidad de esta prohibición?

 Protección de los derechos de las comunidades enunciadas,

salvo que sean las propias comunidades las que soliciten el
registro o, presten su consentimiento.
Muchas gracias por su atención
Lourdes Suárez