Gabriela Paiva Hantke

TRIBUNAL ARBITRAL

Sentencia

Nombre de dominio en revocación: grupodefensoria.cl

TITULAR: Erwin Moller Rubio
REVOCANTE: SOCIEDAD DE INVERSIONES
Y ASESORIAS IBANEZ LIMITADA
EXPEDIENTE Rol Nº45829
Tipo de revocación: Temprana

En Santiago a 10 de Diciembre de 2021, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador,

designada para resolver sobre solicitud de revocación respecto del nombre de dominio
grupodefensoria.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral
que en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Titular Erwin Moller Rubio domiciliado en Las Balsas S/N, condominio El
Mirador, sector Lago Rapel, comuna de Las Cabras, y, por la otra Revocante SOCIEDAD DE
INVERSIONES Y ASESORIAS IBANEZ LIMITADA representado por la abogado doña Noëlle Jeanneret
Simian, ambos domiciliados para estos efectos en Napoleón 3565, Of. 709, comuna de Las Condes,
Santiago.

VISTOS:

1. Que, con fecha 01 de marzo de 2021, se inició el expediente arbitral electrónico, relativo al nombre
de dominio grupodefensoria.cl, inscrito por Erwin Moller Rubio, y respecto del cual fue interpuesta
una solicitud de revocación por parte de SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBANEZ
LIMITADA.

2. Que, mediante Oficio N°202103171704-45829 del 17 de marzo de 2021, del Centro de Resolución
de Controversias de NIC Chile se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto en la
solicitud de revocación señalada en el número anterior, de acuerdo a la Reglamentación de NIC
Chile que incluye la designación de árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas
que las partes expresamente aceptaron;

3. Que, con fecha 18 de marzo de 2021 esta árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y, juró
desempeñar fielmente el cargo, con la debida diligencia y en el menor tiempo posible;

4. Que, ninguna de las partes solicitó la inhabilidad de este juez árbitro en el término establecido para
ello.

5. Que, con fecha 05 de abril de 2021, dentro de plazo, la parte revocante informó del pago del costo
del arbitraje de la referencia mediante expediente electrónico, el cual fue validado por el árbitro.

6. Que, con fecha 08 de abril de 2021 la juez árbitro resolvió declarar cerrada la etapa de
Consignación por la solicitud de revocación del dominio grupodefensoria.cl.

7. Que, con fecha 12 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa de demanda.

8. Que, con fecha 16 de abril de 2021, la juez árbitro resolvió: Se recuerda a la parte revocante que
para dar continuidad al proceso debe presentar la demanda en el expediente electrónico dentro del
plazo señalado, esto es, el día 17 de abril de 2021.

9. Que, con fecha 16 de abril de 2021, dentro de plazo, la parte revocante ingresó demanda de
revocación de nombre de dominio en el expediente electrónico.

10. Que, con fecha 29 de abril de 2021 la parte revocante ingresó escrito de contestación al expediente
electrónico.
11. Que, con fecha 13 de julio de 2021 la juez árbitro resolvió: 1.- A presentación del revocante, se
resuelve: Previo a proveer acompañe poder que le habilita para actuar en autos, otórguese plazo
de 5 días corridos. 2.- A presentación de la parte titular; debido a que el arbitraje se encuentra en
Etapa de Demanda la parte titular debe ingresar todos los escritos y presentaciones en la Etapa de
Contestación, una vez que el árbitro haya evacuado traslado. Por lo cual, la parte revocada debe
estar atenta a las resoluciones que se ingresen al expediente arbitral electrónico e ingresar al
expediente sus defensas cuando corresponda.

12. Que, con fecha 22 de julio de 2021, la parte revocante ingresó un escrito al expediente electrónico.

13. Que, con fecha 06 de agosto de 2021, la juez árbitro resolvió: 1.- A presentación de fecha de 16 de
abril de 2021 del revocante, se resuelve: A LO PRINCIPAL: Se tiene por presentada demanda de
revocación en nombre de dominio grupodefensoria.cl; PRIMER OTROSI: Téngase por
acompañados documentos, con citación; SEGUNDO OTROSI: Téngase presente. 2.- A
presentación de fecha de 22 de julio de 2021 del revocante, se resuelve: Estése a lo resuelto
precedentemente. 3.- Que, en los próximos días se debiera otorgar traslado a la parte revocada
para presentar la contestación respectiva, salvo que el titular (revocada) se oponga expresamente
mediante escrito fundado, por lo cual se le otorga traslado por 5 días corridos a la parte revocada,
esto es hasta el día 11 de agosto de 2021.

14. Que, la parte revocada no ingresó escrito ni observación alguna al expediente digital, por lo cual de
acuerdo a lo resuelto se siguió el curso del presente juicio arbitral.

15. Que, con fecha 16 de agosto de 2021, se otorgó traslado por 10 días de acuerdo al artículo 23.1 de
la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL del Centro de Resolución de
Controversias por Nombres de Dominio .CL de NIC Chile a la parte revocada y, se dio inicio a la
etapa de Contestación.

16. Que, con fecha 25 de agosto de 2021, dentro de plazo, la parte titular ingresó contestación de
demanda de revocación de nombre de dominio en el expediente electrónico.

17. Que, con fecha 23 de septiembre de 2021, la juez árbitro resolvió: A presentación de la parte
revocada, se resuelve: A LO PRINCIPAL: Se tiene por presentada contestación a demanda por
nombre de dominio grupodefensoria.cl; PRIMER OTROSI: Téngase por acompañados
documentos, con citación y bajo apercibimiento según corresponda; SEGUNDO OTROSI: Téngase
presente.

18. Que, con fecha 24 de septiembre de 2021, la parte revocante ingresó escrito al expediente
electrónico observando documentos de prueba.

19. Que, con fecha 18 de noviembre de 2021, la juez árbitro resolvió: A LO PRINCIPAL: Téngase por
observados los documentos, sin perjuicio del valor que el árbitro arbitrador y en equidad pueda
otorgarles en definitiva; AL OTROSI: Estése a lo que se resolverá.

20. Que, con fecha 22 noviembre de 2021, la juez árbitro resolvió declarar cerrado el debate por la
solicitud de revocación del dominio grupodefensoria.cl y citar a las partes a oír sentencia, de
acuerdo a la Reglamentación que dispone que vencido el plazo de la etapa de demanda,
contestación y prueba, árbitro declarará cerrado el debate y el proceso quedará en estado de
sentencia.

21. Que, en resumen los argumentos esgrimidos por la parte revocante son los siguientes:
I. La parte revocante indica que su mandante es un estudio jurídico que ofrece asesoría jurídica y
legal en relación a las diferentes áreas del derecho, desde hace más de 20 años adoptó y ha
usado en el mercado los signos GRUPO DEFENSA, D GRUPO DEFENSA, y con posterioridad
ha usado el signo #GRUPODEFENSARESPONDE para identificar y promocionar sus servicios
de asesoría legal, ofreciendo una gestión integral en las áreas de derecho civil, laboral, de
familia, penal, comercial, inmobiliario, societario y bancario, entre otros, como lo explicita en la
página web www.grupodefensa.cl/.
II. La parte revocante señala que dado el hecho que su mandante se ha posicionado fuertemente
en el mercado de los servicios jurídicos, lo ha llevado a obtener la protección de las siguientes
marcas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI):
 -Registro 1.261.943, marca GRUPO DEFENSA, para distinguir “Servicios de abogado; servicios
de consultoría legal; servicios de contenciosos [servicios de abogado]; servicios jurídicos” de la
clase 45.
-Registro 1.272.681, marca D GRUPO DEFENSA, para distinguir “Servicios de abogados;
servicios jurídicos; servicios de asesorías jurídica profesional en trámites de índole legal;
servicios de preparación de documentos jurídicos; facilitación de información en materia de
asuntos jurídicos; servicios de consultoría legal” de la clase 45.
-Registro 1.334.176, marca D GRUPO DEFENSA, para distinguir “Aplicaciones informáticas
descargables; programas informáticos [software descargable]; software de computación para
realizar las capacidades audiovisuales de aplicaciones multimedia, específicamente para la
integración de texto, audio, gráficos, imágenes sin movimiento y con movimiento; aplicaciones
de software para teléfonos móviles; plataformas de software, grabado o descargable” de la
clase 09 y “servicios de plataforma como servicio (paas); software como servicio (saas);
facilitación de software en línea no descargable” de la clase 42.
-Registro 1.339.851, marca #GRUPODEFENSARESPONDE, para distinguir “Servicios de
transmisión de flujo continuo de datos [streaming], suministro de foros de discusión [chats] en
internet, suministro de foros en línea; servicios de teleconferencia; difusión de programación de
audio y video a través de la internet; transmisión de pódcast; transmisión de archivos digitales;
comunicación mediante blogs en línea” de la clase 38.
III. El revocante sostiene que su mandante es titular de registros y solicitudes para las marcas D
DEFENSA DEUDORES, D DEFENSA PERSONAS, D DEFENSA PYME, D DEFENSA
FAMILIAS y D DEFENSA VÍCTIMAS las que en su conjunto constituyen el “Grupo Defensa” y
explican el origen de esa denominación.
IV. La parte revocante indica que su mandante también ha protegido ampliamente la identidad de
sus marcas en internet, siendo asignataria de los siguientes nombres de dominio:
-defensagrupo.cl
-grupoabogados.cl
-grupodedefensa.cl
-grupodefensa.cl
-grupodefensaaltohospicio.cl
-grupodefensaantofagasta.cl
-grupodefensaarica.cl
-grupodefensacalama.cl
-grupodefensacerronavia.cl
-grupodefensachile.cl
-grupodefensacolina.cl
-grupodefensaconcepcion.cl
-grupodefensaconchali.cl
-grupodefensaconchalí.cl
-grupodefensacopiapo.cl
-grupodefensacoquimbo.cl
-grupodefensacurico.cl
-grupodefensadeudor.cl
-grupodefensadeudores.cl
-grupodefensaelbosque.cl
-grupodefensaelqui.cl
-grupodefensaempresas.cl
-grupodefensaenlinea.cl
-grupodefensaestacioncentral.cl
-grupodefensafamilias.cl
-grupodefensahuechuraba.cl
-grupodefensaindependencia.cl
-grupodefensaiquique.cl
-grupodefensalacisterna.cl
-grupodefensalaflorida.cl
-grupodefensalagranja.cl
-grupodefensalampa.cl
-grupodefensalapintana.cl
-grupodefensalareina.cl
-grupodefensalascondes.cl
-grupodefensalaserena.cl
-grupodefensalimari.cl
-grupodefensalobarnechea.cl
-grupodefensaloespejo.cl
-grupodefensaloprado.cl
-grupodefensalosangeles.cl
-grupodefensalpintana.cl
-grupodefensamacul.cl
-grupodefensamagallanes.cl
-grupodefensamaipu.cl
-grupodefensantofagasta.cl
-grupodefensanunoa.cl
-grupodefensaonline.cl
-grupodefensaovalle.cl
-grupodefensapac.cl
-grupodefensapadrehurtado.cl
-grupodefensapedroaguirrecerda.cl
-grupodefensapenaflor.cl
-grupodefensapersonas.cl
-grupodefensapeñaflor.cl
-grupodefensapeñalolen.cl
-grupodefensaphurtado.cl
-grupodefensapirque.cl
-grupodefensaprovidencia.cl
-grupodefensaptealto.cl
-grupodefensapudahuel.cl
-grupodefensapuentealto.cl
-grupodefensapuertomontt.cl
-grupodefensapuntaarenas.cl
-grupodefensaquilicura.cl
-grupodefensaquillota.cl
-grupodefensaquilpue.cl
-grupodefensaquintanormal.cl
-grupodefensarancagua.cl
-grupodefensarecoleta.cl
-grupodefensarenca.cl
-grupodefensarica.cl
-grupodefensasanbernardo.cl
-grupodefensasanjoaquin.cl
-grupodefensasanjosedemaipo.cl
-grupodefensasanmiguel.cl
-grupodefensasanramon.cl
-grupodefensasantiago.cl
-grupodefensasantiagocentro.cl
-grupodefensastgo.cl
-grupodefensastgocentro.cl
-grupodefensatalca.cl
-grupodefensatemuco.cl
-grupodefensatv.cl
-grupodefensavalparaiso.cl
-grupodefensavictimas.cl
-grupodefensavillaalemana.cl
-grupodefensavinadelmar.cl
-grupodefensavitacura.cl
-grupodefensaviñadelmar.cl
-grupodefensañuble.cl
 -grupodefensor.cl
-gruposdefensa.cl
-movilgrupodefensa.cl
-wwwgrupodefensa.cl
-grupodefensalosandes.cl
V. El revocante hace presente que la profesión del Sr. Erwin Moller Rubio es la de abogado y que
dicha información consta en las bases de datos del Poder Judicial.
VI. La parte revocante señala que otro antecedente para tener en cuenta es que, habiendo
contactado al titular para explorar una salida amistosa al presente conflicto, no fue posible lograr
un acuerdo al no haber recibido respuesta de parte de ésta.
VII. El revocante sostiene que ha de tenerse en especial consideración tanto lo dispuesto por la
normativa de NIC Chile como por las normas de orden público, dado que son éstas las que
constituyen el ámbito dentro del cual puede resolver un juez árbitro arbitrador en esta materia.
Destaca las disposiciones de los artículos 19 inciso 1° y 14 de la Reglamentación para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, viéndose esta última,
complementada por normas de orden constitucional.
El 19 inciso 1°, que regula la presente causa al haber sido promovida dentro del plazo de
publicación de 30 días, estipula que para que la acción tenga éxito el revocante debe invocar un
interés preferente.
A su vez, el artículo 14 dispone que “será de responsabilidad exclusiva del titular del registro
que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de
información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos válidamente adquiridos por terceros”.
VIII. La parte revocante indica que de acuerdo con los hechos antes expuestos, se aprecia que el
interés preferente de Sociedad de Inversiones y Asesorías Ibáñez Ltda. se ve configurado
desde un doble punto de vista, tratándose en ambos casos de supuestos previstos por el
artículo 14 de la Reglamentación, porque la inscripción del nombre de dominio
grupodefensoria.cl vulnera tanto derechos adquiridos de su mandante como los principios de
competencia leal y ética mercantil.
IX. El revocante señala que Sociedad de Inversiones y Asesorías Ibáñez Ltda. es titular de registros
de las marcas GRUPO DEFENSA, D GRUPO DEFENSA y #GRUPODEFENSARESPONDE,
registros que le fueron otorgados en virtud de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y le
confieren un derecho de uso exclusivo y excluyente respecto de expresiones iguales o similares
en lo relativo a los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales
comprendidos en el registro. El revocante agrega que mantener la asignación del nombre de
dominio grupodefensoria.cl transgrede dichos derechos, pues su explotación por la contraria
importa identificarse en la red de internet para operar bajo prácticamente un signo distintivo que
le es confusamente similar.
X. La parte revocante sostiene que si se atiende a la estructura del nombre de dominio impugnado,
se advierte que el mismo sugiere claramente que su origen radica en su mandante, ya que el
nombre de dominio en litigio “GRUPODEFENSORIA” contiene los mismos elementos y en el
mismo orden y secuencia de las marcas y nombres de dominio de su mandante, expresándolos
también de una forma análoga, sin que la conjugación “DEFENSA/DEFENSORIA” sea
suficiente como para dotarlo de un sello único y característico, lo que evidencia la intención del
demandado de aprovecharse del esfuerzo llevado a cabo por su representada para posicionar
su marca en el mercado nacional, todo lo cual configura el interés preferente que posee su
mandante sobre el mismo.
XI. La parte revocante indica que en según el diccionario de la Real Academia Española (RAE),
una de las acepciones de “defensa” es “acción y efecto de defender o defenderse”, mientras
que el significado de defensoría es “ministerio o ejercicio de defensor”, siendo el defensor la
“persona que en juicio está encargada de una defensa”, estando por lo tanto ambas palabras
íntimamente unidas al referirse a aquello que brinda protección de alguna forma o el resultado
de defenderse.
Añade que sería devastador para cualquier compañía que a un competidor, por el simple
ejercicio de conjugar algún elemento incorporado a un nombre de dominio y marca comercial
previamente inscrito por el primero, se le reconozca un derecho preferente, con lo cual se trata
de una adición que no otorga al nombre de dominio en litigio legitimidad o distintividad alguna,
ya que induce a pensar que se trata de un nuevo sitio web de su representada, considerando
 además que las partes enfrentadas se vinculan a la misma actividad comercial, esto es,
servicios jurídicos.
XII. El revocante señala que las marcas GRUPO DEFENSA, D GRUPO DEFENSA y
#GRUPODEFENSARESPONDE gozan de prestigio y notoriedad al ser profusamente usadas en
el mercado en relación con servicios legales en las áreas de derecho civil, laboral, de familia,
penal, comercial, inmobiliario, societario y bancario, entre otros.
XIII. La parte revocante sostiene que las marcas GRUPO DEFENSA, D GRUPO DEFENSA y
#GRUPODEFENSARESPONDE de su mandante comparten los mismos elementos con el
nombre de dominio impugnado: la expresión GRUPO y DEFENSA/DEFENSORÍA.
XIV. La parte revocante indica que existe una estrecha relación entre las expresiones “DEFENSA” y
“DEFENSORÍA”; y que entre los signos GRUPO DEFENSA, D GRUPO DEFENSA,
#GRUPODEFENSARESPONDE y la expresión GRUPO DEFENSORIA se produce una
identidad conceptual y semántica, cuestión que como factor de confusión se ve potenciada por
tratarse en ambos casos de la oferta de servicios de asesoría jurídica, teniendo en
consideración que el Titular es abogado de profesión y al hecho que la noción de defensoría se
emplea en nuestro país para aludir al trabajo o la oficina de un defensor; se trata, por lo tanto,
de un signo vinculado al término “defensa”.
XV. El revocante destaca que los derechos aquí invocados se encuentran refrendados a nivel
constitucional en cuanto nuestra Constitución Política de 1980, en su artículo 19 N° 25 inciso
3°, asegura a todas las personas: “[...] la propiedad industrial sobre las patentes de invención,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo
que establezca la ley”. Por el reenvío que realiza al artículo 19 número 24 de la Carta
Fundamental, queda de manifiesto que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su
propiedad, del bien sobre que recae o alguno de los atributos o facultades esenciales del
dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de
utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.
XVI. La parte revocante señala que de mantener la actual asignación del nombre de dominio
transgrede los principios de competencia leal y ética mercantil y, con ello, el correcto
funcionamiento del mercado virtual o electrónico. Agrega que para dar contenido a estos
conceptos es preciso recurrir a las normas de la Ley 20.169, que en su artículo 3° considera
como acto de competencia desleal “toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas
costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”,
figura que para estos efectos se ve complementada por aquella del artículo 4° letra a) del
mismo cuerpo legal, que considera como acto de competencia desleal toda conducta que
“aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes,
servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”.
XVII. El revocante sostiene que la explotación del nombre de dominio grupodefensoria.cl encuadra
dentro de los supuestos de la competencia desleal dado que, según se ha acreditado, su objeto
coincide con el de su representada (asesoría jurídica), tratándose de un signo que es
confusamente similar a aquellos por los que su mandante es ampliamente conocido en el
mercado y, por ello, de un mecanismo apto para explotar su reputación con el consiguiente
efecto de desviación de clientela.
El revocante añade que el efecto de esta confusión no sólo perjudica a su mandante sino
también al público consumidor que contrata un servicio equivocado producto de la señal errónea
que se entrega al mercado.
XVIII. La parte revocante indica que también cabe tener en consideración lo estipulado en la Ley N°
19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores en su artículo 28 A: “Asimismo,
comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier mensaje publicitario, produce
confusión en los consumidores, respecto de la identidad de empresas, actividades, productos,
nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores”.
XIX. El revocante señala que existe una sólida jurisprudencia arbitral ha avalado la posición de su
mandante, reconociendo su mejor derecho respecto de expresiones similares a sus marcas.
Cita la sentencia de 29 de agosto de 2017 dictada por el Sr. Juez Árbitro doña Carola Andrea
Canelo Figueroa, recaída en la causa sobre el nombre de dominio defensadeudoresabogados.cl
(Expediente electrónico N°17.948-2017) y Sentencia de 21 de agosto de 2017 dictada por el Sr.
Juez Árbitro don Ruperto Pinochet Olave, recaída en la causa sobre el nombre de dominio
‘defensadeudoresabogado.cl’ (Expediente electrónico N° 18.384-2017).
XX. La parte revocante sostiene que finalmente, también corresponde asignar el nombre de dominio
 impugnado de autos a su representada en atención al denominado “criterio de la identidad”,
según el cual corresponde asignar un nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad
cuyo derecho o interés pertinente se corresponda al mismo. Agrega que dicha persona o
entidad corresponde a su mandante quien detenta un mejor derecho respecto de la contraria
sobre las expresiones GRUPO DEFENSA, D GRUPO DEFENSA,
#GRUPODEFENSARESPONDE, D DEFENSA DEUDORES y demás variaciones, las que son
extremadamente similares a GRUPODEFENSORIA.
El revocante agrega que en atención a este principio es que cabe desplazar el de la regla o
criterio “first come, first served” que, sumado a los demás antecedentes de autos, simplemente
no podría tener cabida en la presente causa.
XXI. El revocante pide tener se sirva tener por deducida demanda de revocación respecto del
nombre de dominio grupodefensoria.cl actualmente asignado a don Erwin Moller Rubio, dar
curso a la misma según las normas de procedimiento aplicables y, en definitiva, disponer la
revocación de su actual asignación y otorgarlo a Sociedad de Inversiones y Asesorías Ibáñez
Ltda.

22. Que, por la parte revocante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:
1. Captura en .pdf de la información disponible en el sitio web https://www2.pjud.cl/ que demuestra que
el Titular es abogado.
2. Captura en .pdf de la información disponible en el sitio web https://www.linkedin.com/in/erwin-moller-
rubio-57b211173/?originalSubdomain=cl que demuestra que el solicitante es abogado.
3. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.261.943 de la marca GRUPO DEFENSA.
4. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.272.681 de la marca D GRUPO DEFENSA.
5. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.334.176 de la marca D GRUPO DEFENSA.
6. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.339.851 de la marca #GRUPODEFENSARESPONDE.
7. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro de marca 1.285.124 de la marca D DEFENSA DEUDORES.
8. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.334.175 de la marca D DEFENSA DEUDORES.
9. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.272.683 de la marca D DEFENSA PERSONAS.
10. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.272.682 de la marca D DEFENSA PYME.
11. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.298.131 de la marca D DEFENSA FAMILIAS.
12. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.298.132 de la marca D DEFENSA VICTIMAS.
13. Captura en .pdf de la información disponible en la página web de INAPI www.inapi.cl relativa al
registro 1.331.431 de la marca D DEFENSA PYMES.
14. Impresión de diversas secciones del sitio web https://www.grupodefensa.cl/ operado por su
mandante.
15. Certificados de titularidad de los 96 nombres de dominio singularizados en la demanda, todos
emitidos y descargados desde el sitio web de NIC Chile.
16. Captura en .pdf de la información disponible en la página web https://dle.rae.es/defensa,
correspondiente al sitio web de la Real Academia Española, donde consta el significado de la palabra
“defensa”.
17. Captura en .pdf de la información disponible en la página web https://dle.rae.es/defensoria,
correspondiente al sitio web de la Real Academia Española, donde consta el significado de la palabra
“defensoria”.
18. Captura en .pdf de la información disponible en la página web https://dle.rae.es/defensor,
correspondiente al sitio web de la Real Academia Española, donde consta el significado de la palabra
“defensor”.
19. Set de impresiones de facturas electrónicas emitidas por diversas personas naturales y jurídicas a
su mandante durante el año 2017.
 20. Set de impresiones de facturas electrónicas emitidas por diversas personas naturales y jurídicas a
su mandante durante el año 2018.
21. Set de impresiones de facturas electrónicas emitidas por diversas personas naturales y jurídicas a
su mandante durante el año 2019.
22. Set de impresiones de facturas electrónicas emitidas por diversas personas naturales y jurídicas a
su mandante durante el año 2020.
23. Informe de facturación sobre el período de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 2012 hasta
el 19 de diciembre de 2020 emitido por Facebook Ireland Limited respecto del pago de anuncios
publicitarios de las marcas fundantes de la presente demanda de revocación exhibidos en dicha
plataforma.
24. Copia de la sentencia de 29 de agosto de 2017, dictada por el Señor Juez Árbitro doña Carola
Canelo, en el conflicto sobre el nombre de dominio defensadeudoresabogados.cl.
25. Copia de la sentencia de 23 de octubre de 2017, dictada por el Señor Juez Árbitro don Ruperto
Pinochet Olave, en el conflicto sobre el nombre de dominio defensadeudoresabogado.cl.
26. Copia de la sentencia de 30 de septiembre de 2019, dictada por el Señor Juez Árbitro don Juan
Francisco Pablo Reyes Taha, en el conflicto sobre el nombre de dominio defensadedeudores.cl.
27. Copia de la sentencia de 03 de febrero de 2021, dictada por el Señor Juez Árbitro don Luis Felipe
Bahamondez Prieto, en el conflicto sobre el nombre de dominio deudoresindefensa.cl.

23. En resumen los argumentos esgrimidos por parte revocada son los siguientes:
I. La parte revocada indica que a principios del 2019, y mientras estaban en proceso de titulación
como abogados de la Universidad de Chile, junto a un compañero de generación, don PEDRO
PABLO SAAVEDRA FUENTES, comenzaron a elaborar y comprobar un mínimum viable product
(MVP) relativo a ofrecer servicios legales que recogieran causas estandarizables y altamente
automatizables.
II. Agrega que, en un primer momento identificaron como esferas de tales características: (i) recursos
de protección en contra de Isapre; (ii) creación de sociedades; (iii) demandas por despidos
injustificados; (iv) procesos de liquidación por insolvencia y solicitudes de abandono de
procedimiento; (v) reclamaciones por vulneraciones en tratamiento de datos personales; (vi) entre
otras.
III. La parte revocada señala que el 3 de agosto del 2019 compraron el dominio defensoriasalud.cl y
desarrollaron una página bajo la forma de landing de captura (ya que no tenían los recursos y
capacidades técnicas para poder sacar una página corporativa, además, era coherente con la
metodología lean startup). Al 10 de octubre del 2019, y con una estrategia de marketing digital que
recién había empezado el 26 de septiembre (14 días antes), lograron presentar 299 recursos de
protección, cuyo fecha de presentación, rol, Corte de Apelaciones y caratulado se adjunta en la
demanda.
IV. El revocado sostiene que no es hasta mayo del 2020, que, al percibir los primeros pagos por las
costas pagadas por las Isapres, tuvieron un capital mínimo para invertir en Facebook Ads y Google
Ads y así conseguir un nivel de conversión de prospectos que hiciera rentable el proyecto. A pesar
de la postergación del proceso de adecuación de los planes de salud durante el periodo 2020-
2021, Defensoría Salud ha aumentado sostenidamente su tráfico y conversión. Todo lo anterior,
gracias al desarrollo de una actividad económica que ha implicado un desgaste económico,
emocional y profesional de quienes componen el proyecto.
V. La parte revocada indica que a la fecha, Defensoría Salud es un proyecto que ofrece 6 tipo de
reclamaciones estandarizadas y automatizadas contra Isapres a costo 0 para el afiliado. Además,
Defensoría Salud representa bajo la modalidad de probono las causas no estandarizables en
materia de protección a la salud; agrega que lo anterior, sumado a otras características del servicio,
han convertido a DEFENSORÍA SALUD como un servicio posicionado, que, por ejemplo, durante
los 28 días anteriores a esta presentación, 1600 personas han solicitado sus servicios.
VI. El revocado señala que dentro de los últimos 28 días ha habido 5.900 sesiones a la página con
4.800 usuarios, lo cual evidencia claramente una presencia y trayectoria.
VII. La parte revocada sostiene que en atención a dichos antecedentes, es efectivo que ellos
desarrollan servicios legales al igual que la demandante, pero el posicionamiento de la marca
DEFENSORÍA se ha realizado en el área de protección a la salud, donde la demandante no ha
tenido prestado ni presta servicios.
VIII. Añade que, el alcanzar el grado de desarrollo que esperaban de Defensoría Salud, desde octubre
del 2020 han realizado actividades relativas a expandirse a las otras áreas identificadas durante el
 2019 como estandarizables y automatizables. Para ello, han comprado bajo su titularidad los
siguientes dominios: defensoriaconsumidores.cl, defensoriadeudor.cl, defensoriapymes.cl,
defensoriasalud.cl, defensoriatrabajador.cl y defiendetuvuelo.cl.
IX. La parte revocada indica que en octubre del 2019 habían inscrito en nombre Defensoría Deudor. El
nombre y logo de DEFENSORÍA DEUDOR fue elaborado teniendo presente diferenciarse a
Defensa Deudores y mantener la relación con la marca DEFENSORÍA. Es así que evitaron usar la
denominación deudores y desarrollamos su logo, paletas de colores y página web con la intención
clara de mantener su propio distintivo.
X. La parte revocada señala que su Agencia de Marketing Digital, Yoppen Chile SpA,, les indicó que
era necesario crear un dominio que pudiera agrupar todos estos servicios y que individualmente
estos se alojaran en subdominios; es así como el nombre de dominio GRUPODEFENSORÍA.cl era
necesario de ser inscrito para optimizar su posicionamiento orgánico en Google, adicionando el
tráfico de sus subdominios al dominio y viceversa y, con ello, invertir mejor los recursos. En otras
palabras, el invertir diferenciadamente en los dominios defensoriasalud.cl, defensoriadeudor.cl,
defensoriapymes.cl, entre otras, es deficiente si se le compara con invertir en un único dominio
(grupodefensorial.cl) y sus subdominios (deudor.grupodefensoria.cl; salud.grupodefensoria.cl, etc.).
XI. El revocado sostiene que a 25 de enero del 2021, adquirieron el nombre de dominio
grupodefensoria.cl y pusieron en práctica la recomendación antes dicha con su segunda línea de
negocios Defensoría Deudor, agrega que la página que claramente posee distintivo propio al usado
por GRUPO DEFENSA en materia de procesos de liquidación y reorganización de la persona
deudora. Añade que tienen un interés real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa.
XII. La parte revocada indica que el Reglamento el artículo 20 letra b) dirá que resulta abusiva la
inscripción cuando “el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos
con respecto del nombre de dominio”. Añade que a contrario sensu, y tal como identifica DUFFAU,
la existencia de intereses legítimos refleja que una inscripción no es abusiva, y más aún, “al
solicitar la inscripción de un nombre de dominio determinado, el solicitante sólo estaría ejerciendo
válidamente sus derechos”; el revocado indica que vale descartar todas las alusiones de la
demandante a que su parte, al momento de haber solicitado la inscripción del nombre
GRUPODEFENSORÍA.cl, se comporta de manera abusiva o contrario a la buena fe. Quedando
únicamente discutir sobre quién realmente tiene un interés preferente sobre el nombre en disputa.
XIII. El revocado señala que en relación al uso de la denominación “DEFENSORÍA” es reconocida y
lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios tras buscar servicios orientados
por las denominaciones que les resultan naturales. En ese sentido, los servicios jurídicos, tanto
públicos como privados, han utilizado la denominación Defensoría para caracterizar su dedicación
a proteger o defender los intereses de personas con necesidades jurídicas.
XIV. El revocado sostiene que a modo ejemplar, se encuentran organismos públicos y privados que
comparten con ellos el uso de dicha denominación:
-Defensoría Penal Pública (http://www.dpp.cl/)
-Defensoría de la Niñez (https://www.defensorianinez.cl/)
-La futura Defensoría de los Derechos del Contribuyente (DEDECON)
-Defensoría del Cliente (https://www.defensoriadelclientedeabif.cl/)
-Defensoría de la Discapacidad (https://defensoriadeladiscapacidad.cl/)
XV. La parte revocada indica que el uso de la marca DEFENSORÍA se hace sabiendo el riesgo de que
el uso común de dicha denominación restará fuerza y garantías de distinción a su marca, por los
variados servicios legales que hacen uso de la misma. Misma consciencia debería tener la
demandante al desarrollar su actividad económica bajo la marca DEFENSA.
XVI. El revocado concluye que es ellos es quienes tienen un interés preferente sobre la marca
DEFENSORÍA, al poseer una familia de nombres de dominios inscritos bajo tal denominación,
desarrollar efectivamente una actividad económica bajo el alero de esta, invertir recursos
monetarios y humanos en posicionarla como una marca distinta desde el 2019, y, por tanto,
arrastrar una trayectoria comercial con la misma.
XVII. La parte revocada señala que es habitual el uso de la denominación de grupo para agrupar a
distintas entidades que presenten vínculos en su propiedad, en efecto, es una práctica no
susceptible de ser apropiado por un único titular. Agrega que en ese sentido, reconocer un interés
preferente del revocado sobre la marca DEFENSORÍA y no mostrarse conforme con su derecho a
organizarse como GRUPO vulneraría la garantía constitucional consagrada por el artículo 19 n° 24
de la Constitución Política de República relativa a la protección al “derecho de propiedad en sus
diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.
XVIII. El revocado sostiene que el uso de la razón GRUPO en su marca DEFENSORÍA reconoce como
necesidad optimizar su posicionamiento orgánico en Google. Añade que, en ese sentido, impedir
posicionarlos bajo la misma limitaría injustamente su garantía constitucional a “desarrollar
cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad
nacional, respetando las normas legales que la regulen.
XIX. La parte revocada indica que el uso en marcas de las denominaciones generales que hacen
referencia a su giro o características propias del servicio ofrecido es una práctica habitual en el
market place de servicios legales. A modo de ejemplo, en reclamaciones a Isapre, uno puede llegar
a encontrar como dominios alzadeisapres.cl/ y alzaisapreschile.cl.
XX. El revocado agrega que la única diferencia de marca es el uso de la preposición de; lo que a todas
luces puede generar confusión a los usuarios del servicio sobre si los abogados que llevan sus
reclamaciones son los de Alza de Isapre o los de AlzaIsapres, pero es un riesgo que asumen los
propietarios de dichos proyectos para beneficiarse de los atributos ya expresados y es un espacio
que, correcta o incorrectamente, no ha sido regulado por el legislador.
El revocado hace presente que una condición básica del comercio por internet, los titulares de
nombres de dominio que hacen referencia directa o indirectamente al servicio ofrecido en el
nombre naturalmente asumen el riesgo de confundir su marca con la de otros.
La parte revocada señala que la demandante no es ajena a tal fenómeno, donde se encuentra a
otros titulares, distintos a Sociedad de Inversiones y Asesorías Ibáñez Limitada, que ofrecen sus
servicios legales bajo la marca “DEFENSA”, como lo son: defensadeudas.cl, defensapenal.cl,
defensatrabajadores.cl, defensaconsumidores.cl, defensacontribuyentes.cl, defensafamilia.cl,
defensapymes.cl, entre otras.
XXI. La parte revocada indica que la demandante no pudo cristalizar un derecho adquirido sobre la
marca DEFENSA y así excluir a otros estudios que utilizan dicha marca para prestar servicios
legales y en áreas del Derecho compartidas.
Agrega que, no existiendo un claro derecho adquirido de la demandante sobre la marca DEFENSA
que le permita excluir a otras empresas que hacen uso de la misma, menos razones existen para
considerar que ese derecho le permite excluir a la marca DEFENSORÍA por su supuesta falta de
distinción y sello único con DEFENSA.
XXII. La parte revocada señala que el principio “First come, first served” le exige al demandado probar
claramente que posee derecho adquirido sobre la marca GRUPO DEFENSORÍA, cuya
consolidación sea tal, que permita excluir su interés legítimo de funcionar bajo tal denominación.
Dicha actividad probatoria no ha sido siquiera capaz de acreditar la existencia de un derecho
exclusivo y excluyente adquirido sobre la marca DEFENSA. Tampoco ha aducido fundamento
alguno que tenga algún interés de dar uso al nombre de dominio GRUPODEFENSORIA.CL
XXIII. El revocado sostiene que la estrategia del revocante está dirigida a refugiarse en la supuesta
confusión que existiría entre “GRUPODEFENSA/GRUPODEFENSORÍA”, añade que dichos costos
no pueden ser imputados a su parte, privilegiando a la demandante, en la medida que esta última
ha elegido utilizar denominaciones comúnmente usadas por empresas que prestan servicios
legales y pretende excluirlas uso.
XXIV. La parte revocada indica que en caso que el tribunal considerara atribuirle un dominio excluyente a
la demandante sobre el valor o idea de DEFENSA y de DEFENSORÍA, se estaría ante un acto
abiertamente atentatorio contra la Libre Competencia y expresivo de un ejercicio abusivo de
posición dominante.
XXV. La parte revocada sostiene que la discusión relativa a la confusión resulta bizantina, ello en la
medida que la única referencia a la confusión establecida en el Reglamento se encuentra en el
artículo 20 inc.2 letra d) y está circunscrita a la mala fe del asignatario; en ese sentido, la
demandante en caso de pretender hacer valer la supuesta confusión como un criterio determinante,
debería haber acreditado cada uno de los siguientes elementos:
i. Uso de medios ilegítimos por parte de la demandada.
ii. Cuyo destino fue haber intentado “atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o
a cualquier otro lugar en línea”.
iii. “Creando confusión con la marca del reclamante”.
El revocado añade que en el caso su actividad (que no alcanza a ser probatoria) se restringe
únicamente a argumentar en relación al punto tres.
XXVI. La parte revocada indica que sin tener un deber de justificar el por qué inscribió el nombre de
dominio, al presumirse su buena fe, ha ido más allá y prueba sus razones legítimas y preferentes,
actitud que indudablemente deberá ser considerada por el Tribunal.
XXVII. El revocado señala que la demandante en su presentación hace referencia a dos sentencias
arbitrales para sustentar su interés preferente en el caso de autos, las que no hacen referencia
alguna a las denominaciones GRUPO o DEFENSORÍA, y, por tanto, resultan improcedentes.
XXVIII. La parte revocada sostiene que el nombre de dominio en conflicto debe mantenerse asignado a su
parte, ya que poseen un interés preferente en razón de ser titular de una familia de nombre de
dominios bajo la marca “DEFENSORÍA”, que la ha posicionado de buena fe y con un sello
distintivo propio, invirtiendo recursos en la misma y necesitando legítimamente organizar sus
servicios como “GRUPO”.
XXIX. El revocado pide tener por contestada la demanda en juicio arbitral por revocación de nombre de
dominio GRUPODEFENSORIA.CL, y en definitiva rechazarla en todas sus partes, resolviendo
mantener la asignación de dicho nombre de dominio en su representada, con costas.

24. Que por la parte revocada, se tienen por acompañados los siguientes documentos:
1. Tabla de casos presentación entre el 26 de septiembre del 2019 a octubre del 2019.
2. Certificado de titularidad del nombre de dominio http://defensoriaconsumidores.cl/.
3. Certificado de titularidad del nombre de dominio http://defensoriadeudor.cl/.
4. Certificado de titularidad del nombre de dominio http://defensoriapymes.cl/.
5. Certificado de titularidad del nombre de dominio http://defensoriasalud.cl/.
6. Certificado de titularidad del nombre de dominio http://defensoriatrabajador.cl/.
7. Informe Google Analytics - Vista General Audiencia
8. Informe Google Analytics - Audiencia por Grupos Etarios
9. Informe Google Analytics - Audiencia por Grupos de Género
10. Informe Google Analytics – Ubicación de Audiencia
11. Informe Google Analytics – Visitas por página
12. Informe de desempeño de Facebook, últimos 30 días.
13. Informe de desempeño de Facebook Ads and Performance, últimos 30 días.
14. Informe Instragram Account Performance, últimos 30 días.
15. Informe de desempeño de Google Ads Perfomance, últimos 30 días.
16. Informe Google SEO-Búsquedas, últimos 30 días.
17. Informe SEO-RANK-MOVIL, últimos 30 días.
18. Informe SEO-REPORTE, últimos 30 días.
19. Copia Perfil de Instagram de Defensoría Salud.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio .CL de

NIC Chile, en su artículo 14, señala que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro
que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de
información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
válidamente adquiridos por terceros”.

2. Que, la Reglamentación establece un plazo de 30 días para las revocaciones que invoquen un
interés preferente y así el artículo 19 de la Reglamentación dispone: “Si la solicitud de revocación
fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del
número 11 de esta Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente".

3. Que, la solicitud de revocación fue presentada dentro del plazo de publicación de 30 días
establecido en el artículo 19 ya referido, por lo que el revocante puede invocar un interés
preferente.

4. La parte revocante, indicó que su mandante es un estudio jurídico que ofrece asesoría jurídica
y legal en relación a las diferentes áreas del derecho que, desde hace más de 20 años adoptó y
ha usado en el mercado los signos GRUPO DEFENSA, D GRUPO DEFENSA, y con posterioridad
ha usado el signo #GRUPODEFENSARESPONDE para identificar y promocionar sus servicios de
asesoría legal, ofreciendo una gestión integral en las áreas de derecho civil, laboral, de familia,
penal, comercial, inmobiliario, societario y bancario, entre otros, como lo explicita en su página
web www.grupodefensa.cl/.
5. Que, la parte revocante SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS IBANEZ LIMITADA
indicó en su demanda, la existencia de registros marcarios, de su titularidad para sus marcas
“GRUPO DEFENSA”, los que acompañó como prueba y en base a los cuales alega su interés
preferente en el nombre de dominio en autos:
-Registro 1.261.943, marca GRUPO DEFENSA, para distinguir “Servicios de abogado; servicios
de consultoría legal; servicios de contenciosos [servicios de abogado]; servicios jurídicos” de la
clase 45.
-Registro 1.272.681, marca D GRUPO DEFENSA, para distinguir “Servicios de abogados;
servicios jurídicos; servicios de asesorías jurídica profesional en trámites de índole legal; servicios
de preparación de documentos jurídicos; facilitación de información en materia de asuntos
jurídicos; servicios de consultoría legal” de la clase 45.
-Registro 1.334.176, marca D GRUPO DEFENSA, para distinguir “Aplicaciones informáticas
descargables; programas informáticos [software descargable]; software de computación para
realizar las capacidades audiovisuales de aplicaciones multimedia, específicamente para la
integración de texto, audio, gráficos, imágenes sin movimiento y con movimiento; aplicaciones de
software para teléfonos móviles; plataformas de software, grabado o descargable” de la clase 09 y
“servicios de plataforma como servicio (paas); software como servicio (saas); facilitación de
software en línea no descargable” de la clase 42.
-Registro 1.339.851, marca #GRUPODEFENSARESPONDE, para distinguir “Servicios de
transmisión de flujo continuo de datos [streaming], suministro de foros de discusión [chats] en
internet, suministro de foros en línea; servicios de teleconferencia; difusión de programación de
audio y video a través de la internet; transmisión de pódcast; transmisión de archivos digitales;
comunicación mediante blogs en línea” de la clase 38.
El revocante indicó en su demanda que su mandate además es titular de registros y solicitudes
para las marcas: D DEFENSA DEUDORES, D DEFENSA PERSONAS, D DEFENSA PYME, D
DEFENSA FAMILIAS y D DEFENSA VÍCTIMAS, de los que acompañó copias.

6. Que además la parte revocante funda su interés preferente en la titularidad de los siguientes
nombres de dominio:
-defensagrupo.cl
-grupoabogados.cl
-grupodedefensa.cl
-grupodefensa.cl
-grupodefensaaltohospicio.cl
-grupodefensaantofagasta.cl
-grupodefensaarica.cl
-grupodefensacalama.cl
-grupodefensacerronavia.cl
-grupodefensachile.cl
-grupodefensacolina.cl
-grupodefensaconcepcion.cl
-grupodefensaconchali.cl
-grupodefensaconchalí.cl
-grupodefensacopiapo.cl
-grupodefensacoquimbo.cl
-grupodefensacurico.cl
-grupodefensadeudor.cl
-grupodefensadeudores.cl
-grupodefensaelbosque.cl
-grupodefensaelqui.cl
-grupodefensaempresas.cl
-grupodefensaenlinea.cl
-grupodefensaestacioncentral.cl
-grupodefensafamilias.cl
-grupodefensahuechuraba.cl
-grupodefensaindependencia.cl
-grupodefensaiquique.cl
-grupodefensalacisterna.cl
-grupodefensalaflorida.cl
-grupodefensalagranja.cl
-grupodefensalampa.cl
-grupodefensalapintana.cl
-grupodefensalareina.cl
-grupodefensalascondes.cl
-grupodefensalaserena.cl
-grupodefensalimari.cl
-grupodefensalobarnechea.cl
-grupodefensaloespejo.cl
-grupodefensaloprado.cl
-grupodefensalosangeles.cl
-grupodefensalpintana.cl
-grupodefensamacul.cl
-grupodefensamagallanes.cl
-grupodefensamaipu.cl
-grupodefensantofagasta.cl
-grupodefensanunoa.cl
-grupodefensaonline.cl
-grupodefensaovalle.cl
-grupodefensapac.cl
-grupodefensapadrehurtado.cl
-grupodefensapedroaguirrecerda.cl
-grupodefensapenaflor.cl
-grupodefensapersonas.cl
-grupodefensapeñaflor.cl
-grupodefensapeñalolen.cl
-grupodefensaphurtado.cl
-grupodefensapirque.cl
-grupodefensaprovidencia.cl
-grupodefensaptealto.cl
-grupodefensapudahuel.cl
-grupodefensapuentealto.cl
-grupodefensapuertomontt.cl
-grupodefensapuntaarenas.cl
-grupodefensaquilicura.cl
-grupodefensaquillota.cl
-grupodefensaquilpue.cl
-grupodefensaquintanormal.cl
-grupodefensarancagua.cl
-grupodefensarecoleta.cl
-grupodefensarenca.cl
-grupodefensarica.cl
-grupodefensasanbernardo.cl
-grupodefensasanjoaquin.cl
-grupodefensasanjosedemaipo.cl
-grupodefensasanmiguel.cl
-grupodefensasanramon.cl
-grupodefensasantiago.cl
-grupodefensasantiagocentro.cl
-grupodefensastgo.cl
-grupodefensastgocentro.cl
-grupodefensatalca.cl
-grupodefensatemuco.cl
-grupodefensatv.cl
-grupodefensavalparaiso.cl
-grupodefensavictimas.cl
-grupodefensavillaalemana.cl
-grupodefensavinadelmar.cl
-grupodefensavitacura.cl
-grupodefensaviñadelmar.cl
-grupodefensañuble.cl
-grupodefensor.cl
-gruposdefensa.cl
-movilgrupodefensa.cl
-wwwgrupodefensa.cl
-grupodefensalosandes.cl

7. Que, el revocante indicó en su demanda que el nombre de dominio en autos contiene los
mismos elementos que sus marcas, y que la conjugación DEFENSA-DEFENSORIA no es
suficiente para dotarlo de un sello característico.

8. Que, la parte revocada indicó que a principios del 2019, y mientras estaban en proceso de
titulación como abogados de la Universidad de Chile, junto a un compañero de generación,
comenzaron a elaborar y comprobar un mínimum viable product (MVP) relativo a ofrecer servicios
legales que recogieran causas estandarizables y altamente automatizables.

9. Que, el revocado señaló que en 2019 compró el dominio defensoriasalud.cl y agrega que a la
fecha DEFENSORIA salud se ha convertido en un servicio posicionado en el área de protección a
la salud, donde la demandante no ha tenido, prestado, ni presta servicios.

10. Que, el revocado señaló que es titular de los siguientes nombres de dominio:
defensoriaconsumidores.cl, defensoriadeudor.cl, defensoriapymes.cl, defensoriasalud.cl,
defensoriatrabajador.cl y defiendetuvuelo.cl.

11. Que, la parte revocada indicó que los servicios jurídicos han utilizado la denominación
Defensoría para caracterizar su dedicación a proteger o defender los intereses de personas con
necesidad jurídicas.

12. Que, la titularidad de los registros de marcas, de los nombres de dominio y su uso constituyen
un interés preferente a favor de la parte revocante. Que, en tal sentido el revocante posee cuatro
registros marcarios cuyo elemento coincidente y principal es ”GRUPO DEFENSA”, que resulta
similar gráfica y fonéticamente al dominio grupodefensoria.cl en autos.

13. Que de la prueba rendida puede apreciarse que el conjunto “GRUPO DEFENSA” es un
conjunto distintivo y usado por la parte revocante para la prestación de sus servicios, y que ello ha
ocurrido por larga, en tanto la parte revocada ha nacido a la prestación de sus servicios bajo el
nombre DEFENSORÍA el cual usa para sus servicios. Que en este sentido, no resulta posible para
una coexistencia sin confusiones del público consumidor que ahora la parte revocada intente
identificarse con un conjunto que agrega la palabra GRUPO que no está presente en su identidad
y que sí está presente de larga data en la identificación de la parte revocante, parte que además
es titular de diversas marcas registradas bajo el conjunto GRUPO DEFENSA, y asimismo de
numerosos nombres de dominio.

14. Que, también es relevante mencionar que ambas partes, revocante y revocado, ejercen las
mismas actividades comerciales, que es asesorías jurídicas, y en este contexto no es aceptable
sin peligro de confusión por parte del público consumidor que la parte revocada, quien es conocida
por la expresión DEFENSORÍA y DEFENSORÍA SALUD, pretenda ahora agregar a su identidad
comercial la expresión GRUPO y forme el conjunto GRUPO DEFENSORÍA, bajo el dominio en
disputa grupodefensoria.cl, puesto que dado que ambas partes se encuentran en el mismo rubro
y que la marca e identidad comercial GRUPO DEFENSA corresponde a la parte revocante, es del
todo evidente que se generaría confusión a los clientes y usuarios de ambos servicios. En este
contexto, dada las marcas registradas GRUPO DEFENSA y los numerosos dominios registrados
que contienen dicha marca registrada, la sustitución de la palabra “DEFENSA” por la palabra
“DEFENSORIA” no logra otorgarle la distintividad suficiente al dominio grupodefensoria.cl para
diferenciarlo de las marcas y dominios GRUPO DEFENSA y similares de la revocante.
 15. Que, dado lo expuesto y dada la trayectoria comercial descrita por el revocado, dicha parte no
logró acreditar un interés preferente que fuera prevalente por sobre el interés preferente del
revocante, quien acompañó prueba suficiente para acreditar su interés preferente tanto por la
titularidad de marcas registradas con el conjunto GRUPO DEFENSA, tanto por su uso y ser
conocido por ese nombre, tanto por los abundantes registros de nombres de dominio que
contienen su marca registrada GRUPO DEFENSA, en mérito de lo cual,

SE RESUELVE:
Se asigna el dominio grupodefensoria.cl a la parte revocante SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
ASESORIAS IBANEZ LIMITADA y en su oportunidad procédase al cierre y archivo del expediente
electrónico.

Se notifica a las partes y al Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile en el sitio web arbitral.
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut
7.287.246-0 y doña Dominique Gunther Figueroa, Rut 17.714.353-7, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE

Juez Arbitro Arbitrador
Testigos
GABRIELA PAIVA Firmado digitalmente por
GABRIELA PAIVA HANTKE
HANTKE Fecha: 2021.12.10 14:53:39 -03'00'

ISABEL PAIVA HANTKE DOMINIQUEGUNTHER FIGUEROA

RUT: 7.287.246-0 RUT: 17.714.353-