COD 760.

001

INTERPONE RECONSIDERACION CON JERÁRQUICO EN

SUBSIDIO EN SOLICITUD DE MARCA EN LA SOLICITUD DE
MARCA “JENGIBRE”, ACTA N° 3.779.171, CLASE 30

Señor Presidente del INPI.

MARIANO RODRIGUEZ, CUIT 20-32117202-5, con

Domicilio Real en GUARDIA VIEJA 3770, CABA, con el patrocinio del Dr.
Luciano G. Buffarini, ambos con domicilio legal en 25 de Mayo 252, Piso 6°
(Segundo Cuerpo), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, (Estudio BIP), al Sr. Presidente respetuosamente se presenta y dice:

I.- OBJETO:
Que vengo por imperativo procesal a interponer Recurso
de Reconsideración y plantear en subsidio el Recurso Jerárquico contra la
denegatoria Nº 82742 de la marca “JENGIBRE”, Acta Nº 3.779.171, Clase 5,
Disposición Nº DI-2021-38-APN-DNM#INPI, de Fecha 12/02/2021, notificada
por Boletín N° 5110 del día 3/3/2021, según las consideraciones de hecho y
derecho que a continuación de se detallan.

II.- HECHOS:

Oportunamente, con fecha 20/06/2020 se cursó vista

administrativa con base en el siguiente Argumento “El signo pretendido
JENGIBRE en la Clase 30 solicitada se encuentra alcanzado por los arts. 2
inciso a) y 3 inciso d) Ley N° 22362 de Marcas y Designaciones y
modificatorias, en tanto que constituye el nombre del producto jengibre (art.
2 inc. a) y en relación a los restantes productos solicitados podría inducir a
error en el público consumidor respecto de la naturaleza, propiedades, u otras
características de los productos que pretende proteger (art. 3 inc. d) , por lo
tanto deberá, en el plazo indicado más abajo, manifestar lo que estime
corresponder”, notificada el 22/7/2020.

Dicha vista fue contestada en término el 04/08/2020, y en

ella claramente se limitó la marca a “EMPANADAS, EMPANADILLAS DE
MASA RELLENAS CHINAS (gyoza, cocinadas), ROLLITOS DE
PRIMAVERA, SALSA DE SOJA, SUSHI Y CONDIMENTOS,
EXCLUYUENDO EXPRESMANTE JENGIBRE Y/O PRODUCTOS DE LA

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CLASE QUE CONTENGAN O SEAN A BASE DE JENGIBRE”, para

justamente no arrogarse derechos sobre el nombre del producto jengibre.

Dicha contestación tuvo como resultado la resolución

denegatoria Nº 82742, Disposición Nº DI-2021-38-APN-DNM#INPI, de Fecha
12/02/2021, notificada por Boletín N° 5110 del día 3/3/2021.

III.- FUNDAMENTOS:
Para abordar la cuestión, inicialmente es necesario
dilucidar si la vista basada en los arts. 2 inciso a) y 3 inciso d) Ley N° 22362 y
la denegatoria atacada, fue fundada, para luego analizar la procedencia o
nulidad de la denegatoria aquí atacada.

a) La Vista Cursada:
Lisa y llanamente la vista emitida con fecha 20/06/2020,
notificada el 22/07/2020, reza: “El signo pretendido JENGIBRE en la Clase 30
solicitada se encuentra alcanzado por los arts. 2 inciso a) y 3 inciso d) Ley N°
22362 de Marcas y Designaciones y modificatorias, en tanto que constituye el
nombre del producto jengibre (art. 2 inc. a) y en relación a los restantes
productos solicitados podría inducir a error en el público consumidor respecto
de la naturaleza, propiedades, u otras características de los productos que
pretende proteger (art. 3 inc. d) , por lo tanto deberá, en el plazo indicado más
abajo, manifestar lo que estime corresponder”

El Artículo 2° inc. a) reza lo siguiente: “No se consideran

marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que
constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a
distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras
características;”

El Artículo 3° inc. d) reza lo siguiente: “No pueden ser

registrados:…d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto
de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración,
función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a
distinguir”.

La contestación de vista contiene el siguiente argumento:

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“Que vienen por medio de la presente a contestar la vista

cursada con base en “El signo pretendido JENGIBRE en la Clase 30 se
encuentra alcanzado por los arts. 2 inciso a) y 3 inciso d) Ley N° 22362 de
Marcas y Designaciones y modificatorias, en tanto que constituye el nombre del
producto jengibre (art. 2 inc. a) y en relación a los restantes productos
solicitados podría inducir a error en el público consumidor respecto de la
naturaleza, propiedades, u otras características de los productos que pretende
proteger (art. 3 inc. d)…”, informando que por un error involuntario, mi
mandante, al solicitar la marca cuya intimación se contesta, incluyó en la
limitación el producto JENGIBRE (especia), cuando no debió hacerlo, y lo
advirtió recién a raíz de la vista cursada.

En consecuencia, como no ha sido el interés de mi

mandante monopolizar la marca JENGIBRE para identificar el producto
jengibre (lo cual si contraviene lo normado por el art. Art. 2, inc. a) de la Ley de
la Materia, viene por medio de la presente a reformular la limitación
oportunamente efectuada, LIMITANDO el alcance a los siguientes productos:
“EMPANADAS, EMPANADILLAS DE MASA RELLENAS CHINAS
(gyoza, cocinadas), ROLLITOS DE PRIMAVERA, SALSA DE SOJA, SUSHI
Y CONDIMENTOS, EXCLUYUENDO EXPRESMANTE JENGIBRE Y/O
PRODUCTOS DE LA CLASE QUE CONTENGAN O SEAN A BASE DE
JENGIBRE”

b) La Resolución atacada:

Lisa y llanamente el dictamen de fecha 12/02/2021, que

toma como base la vista detallada en el punto a) anterior, para fundar la
resolución denegatoria Nº 82742, Disposición Nº DI-2021-38-APN-
DNM#INPI, de Fecha 12/02/2021, notificada por Boletín N° 5110 del día
3/3/2021, sin considerar la limitación efectuada por mi mandante, reza:

DICTAMEN:

BUENOS AIRES, 12/02/2021

SR. DIRECTOR NACIONAL DE MARCAS

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En el presente expediente MARIANO RODRIGUEZ

solicita la concesión y registro de la marca JENGIBRE (D)de referencia para
proteger los productos / servicios de la clase 30 del Nomenclador Internacional
de Niza ratificado por nuestro país mediante Ley 26.230,encontrándose los
mismos indicados a fojas.1.-

El artículo 2 inciso a) de la Ley de Marcas Nº 22.362,

establece que no son marcas y por ende, no son registrables los nombres,
palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del
producto o servicio a distinguir que sean descriptivos de su naturaleza,
función, cualidades y otras características.

El inciso abarca tres supuestos: las designaciones

necesarias, las habituales y las descriptivas.- La designación descriptiva, es
aquella que –como lo indica la norma y su propio nombre- “describe” la
naturaleza, función, cualidades u otras características del producto o servicio a
distinguir .

El artículo 3º inciso d) de la Ley de Marcas N° 22.362,

establece que no pueden ser registradas las marcas que sean susceptibles de
inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnica
de elaboración, función, origen , precio u otras características de los productos
o servicios a distinguir. Como se puede observar, la norma citada establece la
prohibición de registrar aquellas denominaciones capaces de inducir o
provocar error al consumidor que lo lleva a creer que está adquiriendo un
producto o servicio que ofrece unas determinadas características o calidad que
no corresponden a la realidad del mismo. Por lo tanto, un signo o
denominación deberá considerarse engañoso solo si proporciona una idea o
información errónea respecto a los productos o servicios para los que se
solicita su registro como marca. Es importante destacar, que no existen signos
engañosos en sí mismos sino con relación a los productos o servicios a
distinguir en el caso concreto.

En el caso concreto se trataría de un signo descriptivo

respecto de los productos agua de mesa y sus características del agua mineral
y para los demás productos de la clase sería susceptible de inducir a error
respecto de la naturaleza u otra característica de los productos a distinguir.-

Habiéndose efectuado el estudio de fondo de las

presentes actuaciones, se aconseja denegar la solicitud de registro de marca de

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referencia, por encuadrar dentro de la prohibición establecida en el artículo 2

inciso a) y 3 d) de la Ley de Marcas N° 22.362.

Dra DANIELA FERNANDA BAÑOS

Jefe División Análisis de Fondo
Dirección Nacional de Marcas
I.N.P.I

RESOLUCIÓN DENEGATORIA:

VISTO las solicitudes de registro de marca que se

consignan en el listado Anexo I de la presente, y

CONSIDERANDO:

Que en los términos de la Ley N° 22.362 y en virtud de

los estudios de admisibilidad practicados por los sectores de análisis técnico de
esta Dirección, sobre las solicitudes de registro de nuevas marcas consignadas
en el listado que se adjunta como Anexo I de la presente, surge que las mismas
se encuentran alcanzadas por las prohibiciones de registro contempladas en
legislación vigente.

Que en consecuencia y por los fundamentos descriptos en

los dictámenes que obran incorporados en cada uno de los expedientes
listados, han aconsejado denegar el registro de las marcas, en las fechas y bajo
los números de registro de denegatoria que allí se consignan, por lo que
corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente.

Que el Refrendante Legal de la Dirección ha tomado la

intervención de su competencia sobre la legalidad del acto que aquí se dicta en
cumplimiento de los recaudos exigidos por la Ley de Marcas N° 22.362 y
Artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones

conferidas en Ley N° 22.362, el Decreto N° 1586/96 y la Resolución INPI N° P-
20/20.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE MARCAS

DISPONE:

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ARTICULO 1.° : Declárese la denegación de las

solicitudes de registro de marca, correspondientes a las actuaciones
consignadas en el listado adjunto como Anexo I de la presente, en las fechas y
bajo los números de asiento informático que allí respectivamente se indican.

ARTICULO 2.° : Regístrese, notifíquese y archívese.

Sin lugar a dudas, al haberse excluido expresamente

“JENGIBRE Y/O PRODUCTOS DE LA CLASE QUE CONTENGAN O
SEAN A BASE DE JENGIBRE”, la marca denegada no está alcanzada por los
arts. 2° inciso a) y 3 inciso d) de la Ley de Marcas N° 22.362, a la vez que para
arribar a tal decisión negativa, está a las claras que los estudios de
admisibilidad practicados por los sectores de análisis técnico de la
Dirección de Marcas del INPI no han sido correctos.

Ello así, puesto que el 5to párr. del dictamen expone:

“En el caso concreto se trataría de un signo descriptivo respecto de los
productos agua de mesa y sus características del agua minera y para los
demás productos de la clase sería susceptible de inducir a error respecto de la
naturaleza u otra característica de los productos a distinguir”

Claramente una marca denominada JENGIBRE, de

Clase 30, que excluye JENGIBRE, no puede nunca ser un signo descriptivo
de agua de mesa y sus características del agua mineral, así como tampoco
podría ser susceptible de inducir a error respecto de la naturaleza u otra
característica de los productos a distinguir, para los restantes productos de
la clase.

Va de suyo que las agua de mesa y las aguas minerales no

se enrolan Clase 30. Error garrafal y manifiesto.

Por ello no pueden ser considerado válidos los

fundamentos descriptos en el dictamen que obra incorporado en el
expediente de dicha marca, que sirven de sustento erróneo a la denegatoria
decretada, en base a las consideraciones de derecho que seguidamente paso a
exponer.

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c) Carencia de Análisis en el Dictamen.

Además del error garrafal aludido precedentemente, es
evidente que el análisis efectuado en el dictamen que antecede carece de
sustento jurídico porque ni siquiera tuvo en cuenta la siguiente limitación:
“EMPANADAS, EMPANADILLAS DE MASA RELLENAS CHINAS
(gyoza, cocinadas), ROLLITOS DE PRIMAVERA, SALSA DE SOJA, SUSHI
Y CONDIMENTOS, EXCLUYUENDO EXPRESMANTE JENGIBRE Y/O
PRODUCTOS DE LA CLASE QUE CONTENGAN O SEAN A BASE DE
JENGIBRE”

Es decir que para arribar a la conclusión de que dicha

marca con tal limitación era alcanzada por los arts. 2° inciso a) y 3 inciso d) de
la Ley de Marcas N° 22.362, la Jefe División Análisis de Fondo debió hacerse
el siguiente interrogante:

¿La marca JENGIBRE, que no identificará JENGIBRE

Y/O PRODUCTOS DE LA CLASE QUE CONTENGAN O SEAN A BASE
DE JENGIBRE, entra dentro de lo normado por arts. 2° inciso a) y 3 inciso d)
de la Ley de Marcas N° 22.362?

No haber considerado la exclusión implica un total

desprecio de la limitación efectuada en la contestación de vista aludida, lo que
evidencia a su vez la arbitrariedad en la decisión.

No entendemos cómo se llega a la conclusión de que la

marca JENGIBRE, que no identificará el producto JENGIBRE Y/O
PRODUCTOS DE LA CLASE QUE CONTENGAN O SEAN A BASE DE
JENGIBRE, controvierte lo normado por dichos artículos.

Al no identificar JENGIBRE Y/O PRODUCTOS DE LA

CLASE QUE CONTENGAN O SEAN A BASE DE JENGIBRE, es imposible
que la marca JENGIBRE pueda no considerarse marca, a punto tal de no ser
registrable, por ser la designación necesaria o habitual del producto o servicio a
distinguir.

Es impensado que la marca JENGIBRE, que no

identificará JENGIBRE Y/O PRODUCTOS DE LA CLASE QUE
CONTENGAN O SEAN A BASE DE JENGIBRE, sea considerada descriptiva
de su naturaleza, función, cualidades u otras características de unas

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“EMPANADAS, EMPANADILLAS DE MASA RELLENAS CHINAS

(gyoza, cocinadas), ROLLITOS DE PRIMAVERA, o de una SALSA DE
SOJA, SUSHI y/o CONDIMENTOS”.

El dictamen claramente ni siquiera esboza cómo la marca

solicitada, con la exclusión referida, controvierte el art. 2° inc. a), y ello
evidencia la carencia de sustento jurídico. No lo hace porque no existe tal
vulneración a dicho artículo.

Lo mismo ocurre en cuanto a la falta de análisis respecto

de la supuesta vulneración del art. 3° inc. d), puesto que la marca JENGIBRE,
al no identificar JENGIBRE Y/O PRODUCTOS DE LA CLASE QUE
CONTENGAN O SEAN A BASE DE JENGIBRE, será un producto que
identifique “EMPANADAS, EMPANADILLAS DE MASA RELLENAS
CHINAS (gyoza, cocinadas), ROLLITOS DE PRIMAVERA, SALSA DE
SOJA, SUSHI Y CONDIMENTOS”, los cuales concretamente no se
comercializan en los mismos canales que los productos excluidos.

Téngase presente que mi mandante tiene registrada la

marca “JENGIBRE”, N° 3.085.059, en Clase 43, limitada a “SERVICIOS DE
RESTAURANTES DE SUSHI, CON EXPRESA EXCLUSION DE
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS”. Y es en dicho restaurante
donde ofrece productos frescos y congelados para llevar como
“EMPANADAS, EMPANADILLAS DE MASA RELLENAS CHINAS
(gyoza, cocinadas), ROLLITOS DE PRIMAVERA, SALSA DE SOJA, SUSHI
Y CONDIMENTOS”.

Entonces, no demuestra el dictamen cómo la marca

JENGIBRE, que no identificará JENGIBRE Y/O PRODUCTOS DE LA
CLASE QUE CONTENGAN O SEAN A BASE DE JENGIBRE, sería
susceptible de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito,
calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras
características de los productos “EMPANADAS, EMPANADILLAS DE
MASA RELLENAS CHINAS (gyoza, cocinadas), ROLLITOS DE
PRIMAVERA, SALSA DE SOJA, SUSHI Y CONDIMENTOS”, sabiendo que
el consumidor que concurra al restaurante de mi mandante jamás irá en busca
de JENGIBRE, a la vez que mi mandante no comercializa dicho producto,
puesto que no tiene un supermercado, almacén o verdulería.

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Si quiero una empanada, no pienso en jengibre. Si quiero

comer una empanada, no voy a una verdulería a comprarla. Si quiero jengibre,
no voy a un restaurante de sushi a comprarlo. Entonces, es imposible que el
consumidor sea inducido a error.

d) Principios del Procedimiento Administrativo:

Los principios del procedimiento administrativo son un
conjunto de garantías cuyo fin es equilibrar las relaciones entre el administrado
y la Administración (que esta realice una buena y eficaz administración y que
aquel pueda reclamar y presentar recursos frente a actos de la Administración).

Conforme a conocida Doctrina y reiterada Jurisprudencia,

si se viola algún principio, el acto administrativo será nulo, y eso es lo que
ocurre con la denegatoria Nº 82742, Disposición Nº DI-2021-38-APN-
DNM#INPI, de Fecha 12/02/2021, notificada por Boletín N° 5110 del día
3/3/2021, como veremos a continuación.

Como se vio en la fundamentación de los puntos a), b) y

c), claramente la denegatoria Nº 82742, Disposición Nº DI-2021-38-APN-
DNM#INPI, de Fecha 12/02/2021, notificada por Boletín N° 5110 del día
3/3/2021, carece de sustento jurídico, por no encontrarse debidamente fundada.
Con un error garrafal y sin análisis correspondiente, la
Dirección de Marcas simplemente se dignó a decretar la denegatoria, afectando
gravemente los principios sustantivos y adjetivos rectores del procedimiento
administrativo de Igualdad (art, 16 de la CN), toda vez que decidió
arbitrariamente negarle los derechos al solicitante de la marca de referencia.
Ello, afectó así la Razonabilidad (arts. 28 y 99 inc. 2),
dado que la Denegatoria debió ser proporcional a la finalidad que se busca,
debiendo tener un contenido justo y razonable.

En consecuencia, se avasalló además el principio de

Informalismo a favor del administrado (art. l inc. “c” Ley 19.549), ya que
además tuvo por cierto que la marca en cuestión recayó en lo normado por los
arts. arts. 2° inciso a) y 3 inciso d) de la Ley de Marcas N° 22.362, sin corregir
el mencionado error y la carencia de análisis, afectando así así el principio de
Oficialidad o Impulsión de oficio (art 1 inc. a) Ley 19.549), porque si bien es
cierto que la Dirección de Marcas realizó todos los actos tendientes a la
finalización del expediente, emitiendo la mentada Denegatoria, lo hizo al solo
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efecto de concluir su actuación, pero sin ni siquiera observar la vista cursada, la

contestación, el error del dictamen y la falta de análisis a la hora de establecer
los artículos citados.

Sin duda alguna, esta situación va en detrimento de la

Búsqueda de la verdad material, principio que rige la actividad de la
administración pública, en este caso a la Dirección de Marcas, pues con su
actuación solo demuestra que priorizó la verdad formal, sin buscar la verdad
material que tuvo ante sus ojos al momento de dictar la referida Denegatoria,
aquí atacada.

Es así entonces que también se ve infringido el Debido

proceso adjetivo (art 1 inc. f) Ley 19.549) -que se relaciona con la garantía de
defensa en Juicio-, porque no analizar las actuaciones en profundidad,
emitiendo la mentada la Denegatoria, lo que implica que mi mandante no fue
oído, obteniendo por consiguiente una decisión infundada, por lo que así
también se ve vituperado el principio de Sencillez, rapidez y eficacia del
procedimiento, porque en vez de haberse resuelto de manera simple, ligera y
eficazmente, se hizo todo lo contrario, teniendo esta parte que incurrir en gastos
de presentación de este recurso de reconsideración, sin saber si será acogido de
manera favorable o no, con las implicancias de incertidumbre que esto conlleva.

e) Nulidad de la Denegatoria:
Las situaciones evidenciadas en los puntos a), b), c) y d)
anteriores nos permiten concluir en una primera instancia que la Denegatoria Nº
82742, Disposición Nº DI-2021-38-APN-DNM#INPI, de Fecha 12/02/2021,
notificada por Boletín N° 5110 del día 3/3/2021, carece de motivación, no
cumpliéndose así con uno de los requisitos esenciales del acto administrativo
enmarcado en el Inc. e) del Art. 7 de la Ley 19.549.

La falta de “motivación” de la mentada disposición

denegatoria (Acto Administrativo), es latente toda vez que la MOTIVACIÓN
del acto administrativo configura uno de los requisitos esenciales para la
validez del mismo, conforme lo contemplado en el art. 8 de la Ley de
Procedimiento Administrativo (Nº 19.549), y la falta de motivación
configuraría la NULIDAD del acto en cuestión en atención a lo estipulado en el
art. 14 de la misma Ley.

Requisitos esenciales del acto administrativo.

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ARTICULO 7. Son requisitos esenciales del acto administrativo los

siguientes:

Motivación.

e) deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que

inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el
inciso b) del presente artículo.

Nulidad.

ARTÍCULO 14.- El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e

insanable en los siguientes casos:

a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error

esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes
inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por
simulación absoluta.

b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del

territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la
delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o
ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley
aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

En consecuencia, y teniendo en cuenta los argumentos

expuestos, la Denegatoria Nº 82742, Disposición Nº DI-2021-38-APN-
DNM#INPI, de Fecha 12/02/2021, notificada por Boletín N° 5110 del día
3/3/2021, conferida por la Dirección de Marcas es NULA por carecer de
motivación.

V.- RECURSO JERARQUICO

Esta parte solicita se tenga por deducido el recurso

jerárquico, en los términos del Decreto 1759/72, arts. 89 y 99; haciendo expresa
reserva de revisión judicial y desde ya plantea caso federal por violación del
debido proceso, defensa en juicio, y orden jerárquico del art. 31 de la
Constitución de La Nación.

VI.- CASO FEDERAL

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Para el supuesto de resolverse en forma contraria al

derecho de mi parte, hago expresa reserva del Caso Federal, debido a que se
vería vulnerado gravemente el derecho constitucional de propiedad y defensa en
juicio en los términos del art. 14 de la Ley 48.

VII.- DERECHO
Fundo los derechos que asisten a esta presentación en los
Arts. 16, 18, 28, 31 y 99 de la Constitución Nacional, art. 1, 7 y 14 de la Ley
19.549 y arts. 89 y 99 decreto 1759/72.

VIII- PETITORIO
a) Se tenga por presentado en tiempo y forma la
reconsideración opuesta;
b) Se tenga presente el arancel abonado;
c) Se tenga presente la reserva de recurso jerárquico
efectuada y caso federal.
d) Oportunamente se haga lugar a la reconsideración
interpuesta o, en su caso, se eleven los autos al superior jerárquico.
Proveer de conformidad que,
SERA JUSTICIA.

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Digitally signed by PORTALTRAMITES - INPI
Date: 2021.03.17 12:16:21 -03:00
Reason: Firmado Digitalmente por el INPI
Location: Buenos Aires, Argentina

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