PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO

C-2022-49820
SOLICITUD 1.469.082
Marca Mixta

Clases 31 y 44
EN LO PRINCIPAL: CONTESTA OPOSICIÓN Y RESPONDE OBSERVACIONES DE FONDO;
OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.

Sra. directora de INAPI

Diego Alberto Maldonado Rosas, abogado, domiciliado en calle Gertrudis Echeñique 349,
departamento D, Las Condes, Santiago, en representación de la solicitante, Jacinta Isabel
Roa Santa Cruz, domiciliada en Condominio doña Fernanda, Sitio 12, Sector Catrianca,
Comuna de Pichilemu, según poderes que constan en custodia de este Instituto bajo el número

183.257, en la solicitud de registro de la marca mixta , N° 1.469.082, a UD.,

respetuosamente digo:

Que, dentro de plazo, vengo a contestar la oposición formulada por Sociedad Comercial El
Rosal Limitada, y las observaciones de fondo, dictadas por este Instituto mediante resolución
de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, solicitando a usted el total rechazo de la
oposición, la completa reconsideración de las observaciones de fondo, y por consiguiente, la

aceptación a registro de la solicitud de marca mixta con base en los

antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer a continuación.

1
 Antecedentes de hecho:

Jacinta Isabel Roa Santa Cruz es una destacada profesional chilena que se dedica de forma
habitual a la prestación de servicios de paisajismo, diseño de parques y jardines, cultivo de
especies vegetales y quien además, comercializa especies vegetales, semillas, y plantas para
parques y jardines.

Jacinta se ha destacado profesionalmente por su trabajo en la zona de Pichilemu, donde ha

diseñado diversos proyectos de paisajismo en viviendas y espacios públicos.

Con motivo de sus actividades profesionales, mi mandante, solicitó el registro de la marca mixta
EL ROSAL DE JACINTA, cuyo nombre y diseño fueron creados por ella misma:

Clase 31: Semillas [botánica]; Semillas para frutas, verduras, hortalizas y legumbres; Semillas para plantas;
Semillas y bulbos; Flores naturales; Flores vivas; Plantas y flores naturales; Semillas de flores;

Clase 44: Servicios de viveros; Viveros de arboricultura; Diseño de parques y jardines [paisajismo]; Paisajismo
[diseño de parques y jardines];

La solicitud de registro de marca fue publicada en el Diario Oficial con fecha 19 de octubre de
2021.

Con fecha 18 de marzo de 2023, este Instituto, dictó la resolución por medio de la cual otorgó
traslado a la oposición presentada con fecha 2 de diciembre de 2021 por Sociedad Comercial
El Rosal Limitada, y traslado las observaciones de fondo formuladas por este Instituto. Ambas
fundadas en el registro número 1.159.292 correspondiente a la marca mixta

2
 registrada por Sociedad Comercial El Rosal Limitada con el número para
distinguir:

Clase 44:(C) Servicios de composición y arreglos florales; cirugía de los árboles;

confección de coronas de flores; servicios de jardinería; jardineros paisajistas; servicios
de viveros.

Sobre la marca invocada en la oposición de Sociedad Comercial El Rosal Limitada y

citada en la resolución de observaciones de fondo.

Tanto la observación de fondo, como la oposición interpuesta, han sido fundadas en el articulo
20, letra h) de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, respecto de la existencia de la marca

mixta registrada por Sociedad Comercial El Rosal Limitada con el número

1.159.292 para distinguir:

Clase 44:(C) Servicios de composición y arreglos florales; cirugía de los árboles;

confección de coronas de flores; servicios de jardinería; jardineros paisajistas; servicios
de viveros.

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Argumenta la parte oponente, y la resolución de observaciones de fondo que la marca

registrada se asemejaría con la etiqueta de mi mandante

en términos de inducir a error o confusión en el público

consumidor de los servicios de la clase 44. Además, se argumenta que existiría una relación
entre los productos que mi mandante solicita en clase 31, en términos de hacer asimismo
irregistrable la marca en ambas clases (31 y 44).

Por esta parte solicitamos el completo rechazo de la oposición interpuesta y la reconsideración

de las observaciones de fondo. Esto por los siguientes argumentos de hecho y fundamentos de
derecho:

1. En la oposición y observaciones de fondo, se pretende otorgar a la marca

invocada una protección más allá de la que le otorga la ley.

La marca que funda la oposición y las observaciones de fondo, es una etiqueta que comprende
tanto la expresión EL ROSAL, como la especial disposición gráfica de esas palabras
enmarcadas en dos cuadrados de distintos tonos. Como usted puede observar, el registro que
funda la oposición no es un signo denominativo que otorgue protección a la expresión
“EL ROSAL” por si sola, sino que se trata de una etiqueta mixta, lo que implica que su
protección es esencialmente más acotada y limitada que para una marca denominativa.

El legislador, en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el artículo 19 inciso tercero, es

claro en indicar que las marcas consistentes en etiquetas tienen una protección más acotada
que las marcas denominativas, así, citando la ley, “…el registro de marca consistente en una
etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los
elementos que la conforman.”

4
La marca oponente es un conjunto, y al comprender elementos gráficos, literarios y fonéticos
debe ser considerada como el conjunto que es y no más allá.

En razón de lo anterior, no corresponde evaluar ambas marcas tal como se podría hacer en
casos de dos signos denominativos, puesto que ni uno ni otro lo son. La comparación entre
ambas marcas debe llevarse a cabo analizando que ambos signos consisten en conjuntos
distintivos, compuestos de diversos elementos combinados entre sí.

2. La expresión “ROSAL” es de uso común en clases 44 y 31, por lo que no puede

ser aislada por sí para fundar una oposición o un rechazo a registro.

El oponente funda su oposición en que su marca comprende la expresión ROSAL. Al respecto,

la Real Academia Española 1 otorga la siguiente definición a la expresión ROSAL:

Como Ud. puede observar, la expresión “ROSAL”, es de uso común para los servicios de la
clase 44 que posee el registro de la oponente. El Departamento de Propiedad Industrial,
antecesor legal de este Instituto, al momento de evaluar la registrabilidad de la solicitud
659.671 de marca oponente, indicó en la resolución de fecha 19 de octubre de 2004 que esta
sería genérica e incurriría en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra E
de la ley 19.039. El hecho de que posteriormente fuera registrado el signo oponente, solo
puede entenderse por qué el conjunto tendría alguna distintividad, pero no como una
asignación de distintividad a la expresión ROSAL por si sola.

Considerando que la expresión ROSAL por sí sola es un vocablo de uso común para los
servicios de la clase 44, entonces de ningún modo podría la oponente impedir a ninguna

1
Consultado desde el sitio web https://dle.rae.es/rosal el día 25 de marzo de 2022

5
persona el uso de dicha expresión en la prestación de servicios relacionados a viveros,
paisajismo o jardinería.

Por esto, la comparación entre la marca invocada y la marca de mi mandante solo puede
hacerse considerándolas ambas como conjunto.

Comparación entre ambos conjuntos

Descripción en el registro: Descripción en la solicitud:

Etiqueta consistente en las palabras
reivindicadas, letras estilizadas de color negro
sobre fondo blanco, encuadradas en un borde gris
más grueso.
Etiqueta consistente en "EL ROSAL DE JACINTA"
en caligrafía característica. La palabra "EL" se
encuentra ubicada por sobre "ROSAL", y ésta
última se encuentra ubicada por sobre las
palabras "DE JACINTA". A su vez, la letra R
-inicial de la palabra ROSAL, tiene tres rosas con
hojas, a modo de enredadera.

● Conjunto monocromo ● Conjunto cromático

● Tipografía uniforme en alta y baja ● Palabras en tipografías distintas y de
● Enmarcado en dos cuadrados distinto tamaño, en alta
● Contiene dibujo de rosas
● Fondo Blanco

3. No proceden las causales de irregistrabilidad del art. 20 letra h) respecto del

registro 1.159.292 de la etiqueta mixta

La marca invocada no puede entenderse como fundamento para una causal de

irregistrabilidad de la marca de mi mandante puesto que en primer lugar la marca , fue

registrada como etiqueta, y por aplicación del artículo 19 inciso tercero, sólo posee protección

6
al conjunto. La comparación gráfica y fonética con el signo mixto de mi mandante debe
realizarse en ese contexto de conjunto, lleva inmediatamente a comprender que ambas poseen
suficientes diferencias gráficas y fonéticas para poder coexistir pacíficamente en el mercado.

El artículo 20 letra h) de la ley de Propiedad Industrial exige que las marcas se “asemejen de
forma que puedan confundirse con otras ya registradas…” La comparación anterior demuestra
que dicha semejanza no es tal, pues ambas marcas en su conjunto se observan como
significativamente diferentes entre sí por lo que no dan lugar a ninguna confusión.

Por tanto,

Solicito a UD. tener por contestada dentro de plazo la oposición formulada por Sociedad
Comercial el Rosal Limitada, y por contestadas las observaciones de fondo de este instituto

respecto de la solicitud número 1.469.082, , para productos de la

clase 31 y servicios de la clase 44, rechazar la oposición en todas sus partes, reconsiderar las
observaciones de fondo y aceptar a registro la marca solicitada por Jacinta Isabel Rosa Santa
Cruz.

Otrosí: Patrocinio y poder

Solicito a UD. tener presente que mi personería para actuar consta de poder en custodia de
este instituto bajo el número 183.257 y que en mi calidad de abogado habilitado asumo
personalmente el patrocinio y poder en estos autos.

DMR