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ESTUDIO JURISPRUDENCIAL DE MARCAS Y


PATENTES
(CARMEN IGLESIAS MUOZ)

NDICE
PRLOGO
CAPTULO I : Competencia del Departamento de Propiedad
Industrial y del Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial
1. Competencia del Departamento de Propiedad Industrial como
un Tribunal Especial
2. Competencia del Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial
como Tribunal Especial de Alzada
CAPTULO II : Las Causales de Irregistrabilidad
CAPTULO III : Anlisis de las Causales de Irregistrabilidad
1. Emblemas, nombres de Estados, organizaciones y servicios
pblicos La letra a) del artculo 20 de la LPI
1.1 La denominacin de Estado Jurisprudencia - Comentario
Fallos
1.2 Los servicios pblicos estatales Jurisprudencia - Comentario
Fallos
2. Las denominaciones tcnicas y cientficas
La letra b) del artculo 20 de la LPI
Jurisprudencia
Comentario
Fallos
3. El nombre, seudnimo o retrato
La letra c) del artculo 20 de la LPI
3.1 El registro del nombre Jurisprudencia - Comentario Fallos
3.2. Seudnimos Jurisprudencia - Comentario Fallos

3.3 Coincidencias de nombres de pila Jurisprudencia Comentario Fallos


3.4 Coincidencia de nombre y marca Jurisprudencia - Comentario
Fallos
3.5 Nombres de personajes histricos Jurisprudencia Comentario Fallos
4. Signos oficiales y de distincin El artculo 20 letra d) de la LPI
Comentario
5. Marcas genricas, indicativas, descriptivas y de uso comn
Artculo 20 letra e) de la LPI
5.1 Las marcas genricas Jurisprudencia - Comentario Fallos
5.2 Marcas indicativas Jurisprudencia - Comentario Fallos
5.3 Las marcas de uso comn Jurisprudencia - Comentario
Fallos
5.4 Marcas descriptivas Jurisprudencia - Comentario Fallos
5.5 Otras marcas carentes de novedad Jurisprudencia Comentario Fallos
5.6 Palabras de idiomas extranjeros Jurisprudencia - Comentario
Fallos
5.7 Las marcas evocativas Jurisprudencia - Comentario Fallos
5.8 Las denominaciones de origen y las indicaciones geogrficas
5.8.1 Las denominaciones de origen
A. Generalidades
B. El decreto supremo N 464
C. Proteccin de las denominaciones de origen extranjeras
Comentario - Jurisprudencia Fallos
5.8.2 Las indicaciones geogrficas Jurisprudencia
5.8.3 Proyecto de ley que regula las indicaciones geogrficas y
las denominaciones de origen
6. Marcas inductivas a error o engao
Artculo 20, letra f) de la LPI

6.1 Marcas engaosas respecto del gnero o cualidad


Jurisprudencia - Comentario Fallos
6.2 Los signos engaosos respecto de la procedencia geogrfica
Jurisprudencia - Comentario Fallos
6.3 Marcas engaosas respecto de la procedencia empresarial
Subclasificacin
A. Marcas iguales o semejantes a otras previas, en clases
distintas, cuyas coberturas estn relacionadas Jurisprudencia
B. Disconformidad entre el solicitante y la marca solicitada
Jurisprudencia
C. La inclusin sorpresiva de marca ajena Jurisprudencia
D. Reivindicacin de prioridad Jurisprudencia
E. Incompatibilidad con signo usado en el comercio
Jurisprudencia
F. Proteccin a nombres de personas jurdicas Jurisprudencia
7. La marca notoria extranjera Artculo 20, letra g) de la LPI
7.1 La marca notoria
7.2 Requisitos de la causal de la LPI
7.3 La marca notoria en el Convenio de Pars El art. 6 bis del
Convenio de Pars
7.4 Jurisprudencia
7.5 El posicionamiento de la marca notoria Jurisprudencia
7.6 La prioridad del artculo 20, letra g) de la LPI Jurisprudencia
8. Igualdad o semejanza grfica o fontica de marcas en igual
clase
Artculo 20, letra h) de la LPI
8.1 Igualdad o semejanza de marcas denominativas
Jurisprudencia
8.2 Igualdad o semejanza entre marca mixta y marca
denominativa Jurisprudencia
8.3 Igualdad o semejanza entre marcas mixtas Jurisprudencia

8.4 Igualdad o semejanza entre marca mixta y marca etiqueta


Jurisprudencia
8.5 Igualdad o semejanza entre marcas etiquetas Jurisprudencia
9. La forma, el color, adornos y accesorios Artculo 20, letra i) de
la LPI
10.
Las marcas contrarias al orden pblico, a la moral y a las
buenas costumbres Artculo 20, letra j) de la LPI Jurisprudencia
CAPTULO IV : Jurisprudencia sobre Situaciones Especiales de
Rechazo a Registro
1. Omisin y error en la publicacin Jurisprudencia
2. Reunin de las calidades de solicitante y oponente en una
misma persona Jurisprudencia
3. Relaciones con el derecho de autor Jurisprudencia
CAPTULO V :
1. Jurisprudencia sobre Frases de Propaganda
CAPTULO VI :
1. Demanda de Nulidad de Marcas
1.2 Causales de nulidad
1.3 Nulidad del acto administrativo por adolecer de vicios durante
la tramitacin Jurisprudencia
2. Causales de nulidad de marcas artculo 20 de la LPI
Jurisprudencia
2.1 Demanda de nulidad por artculo 20, letra b) de la LPI
Jurisprudencia
2.2 Demanda de nulidad por artculo 20 de la letra e) de la LPI
Jurisprudencia
2.3 Demanda de nulidad por artculo 20, letra f) de la LPI
Jurisprudencia
2.4 Demanda de nulidad por artculo 20, letra i) de la LPI
Jurisprudencia
3. Nulidad parcial de cobertura de registro Jurisprudencia
4. Juicio de nulidad de transferencia de marcas Jurisprudencia

5. La prescripcin de la accin de nulidad Jurisprudencia


5.1 Declaracin de prescripcin sin aplicacin del Convenio de
Pars Jurisprudencia
5.2 Aplicacin del Convenio de Pars. La mala fe Jurisprudencia
5.3 Prescripcin regida por el D.L. N 958 Requisitos:
a) transcurso del plazo de dos aos, y
b) el uso de la marca
Jurisprudencia
5.4 Prescripcin adquisitiva Jurisprudencia
5.5 Derecho de opcin contemplado en la Ley sobre Efecto
Retroactivo de las Leyes Jurisprudencia
5.6 La prescripcin extraordinaria Jurisprudencia
PATENTES
I. LAS PATENTES. DEFINICIN
1. PATENTES DE INVENCIN Requisitos para obtener una patente
de invencin
1.1 Novedad. Estado de la tcnica
1.2 Nivel inventivo
1.3 Aplicacin industrial
2. DISEOS INDUSTRIALES
2.1 Concepto
2.2 Requisitos
3. MODELOS DE UTILIDAD
3.1 Concepto
3.2 Requisitos
4. DOCUMENTOS DE PATENTE
4.1 Solicitud de patente
4.2 Hoja tcnica

4.3 Memoria descriptiva


4.4 Dibujos o ejemplos
4.5 Pliego de reivindicaciones
II. EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD
Artculo 37 LPI
Artculo 38 LPI
III. LOS JUICIOS DE OPOSICIN DE PATENTES
1. Falta de novedad, nivel inventivo o aplicacin industrial art. 32
LPI
Jurisprudencia
Comentario
2. La prioridad
2.1 La prioridad en el Convenio de Pars
2.2 Artculo Primero Transitorio de la LPI
2.3 Jurisprudencia
3. Las patentes de segundo uso
3.1 El Acuerdo sobre ADPIC
3.2 Derecho Comparado
3.3 Decisin N 486 de la Comunidad Andina
3.4 Refutacin a la concesin de patentes de nuevos usos
3.5 Segundos usos de patentes
Jurisprudencia
Solicitud de Patente del Sildenafil (Viagra)
4. Comercializacin de un producto vs. Solicitud de patente
4.1. Jurisprudencia - Comentario
5. Exclusin de patentabilidad Mtodos de tratamiento art. 37
letra d) LPI Jurisprudencia
6. Modelo de utilidad Jurisprudencia

7. Los diseos industriales Jurisprudencia


8. Juicio de impugnacin de solicitud de patente Legitimidad y
titularidad de una invencin Jurisprudencia
IV. DEMANDA DE NULIDAD DE PATENTE Requisitos
1.1 Demanda de nulidad sobre preparaciones farmacuticas
medicinales Jurisprudencia - Comentario
1.2 Demanda de nulidad sobre patente qumica Dualidad de
informes periciales
1.3 Demanda de nulidad sobre una patente mecnica Patente
sobre mejora de cosas ya conocidas
1.4 Demanda de nulidad Recomendacin del perito: elaboracin
de un nuevo pliego de reivindicaciones Jurisprudencia
PRLOGO

Sin duda que estamos asistiendo a una etapa de la historia humana


que acaso pudiera catalogarse como la era de la globalizacin.

Dentro de este orden de ideas, numerosas naciones europeas


constituyeron una comunidad econmica que hoy se denomina UNIN
EUROPEA, y muchas de ellas han adoptado el "euro" como moneda
nica comn a los pases miembros de esa Unin.

Con antelacin, en nuestra Amrica Latina ya haba tenido algn eco


el sueo bolivariano, aunque sin alcanzar la unidad poltico
administrativa integral anhelada por el insigne Simn Bolvar, sino
fusiones parciales de orden fundamentalmente comercial como al
GRUPO ANDINO, plasmndose ms recientemente el MERCOSUR,
en tanto Norteamrica daba a luz un TRATADO DE LIBRE
COMERCIO entre los Estados Unidos, Canad y Mxico.

Asimismo, y en distintas etapas de desarrollo, cabe mencionar


convenios como el ALCA y el APEC en que Chile est involucrado.

Para terminar este enfoque sinptico sobre el afn integracionista


imperante en el mundo, es dable subrayar, en forma especial, los

importantes compromisos econmicos internacionales contrados


ltimamente por nuestro pas, a saber, los TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO con los Estados Unidos de Norteamrica y con la Unin
Europea, cuyo nivel y envergadura parece innecesario resaltar.

Toda esta realidad globalizadora no tiene por nico propsito y efecto


facilitar el desarrollo econmico de los pueblos a travs de un
comercio exterior ms intenso y expedito gracias a la supresin o
flexibilizacin de las barreras aduaneras y a la eliminacin o nivelacin
de las tasas tributarias, sino que tambin presenta una fuerte
incidencia en la proteccin de los derechos de propiedad industrial e
intelectual en general. As, tenemos que en la actualidad la
celebracin de cualquier convenio de orden econmico entre diversos
pases conlleva, insoslayablemente, el sometimiento de las partes
contratantes a los principios jurdicos bsicos que orientan el debido
ejercicio, resguardo y respeto de los derechos de Propiedad
Intelectual, materia en que, por fortuna, Chile exhibe como garanta,
adems de su propia legislacin nacional, su condicin de integrante
de la UNIN DE PARS (Propiedad Industrial) y de la UNIN DE
BERNA (Derecho de Autor), como asimismo del ACUERDO sobre los
ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio), que cuenta con ms de 130 Estados
Miembros y ha llegado a erigirse en la nueva Carta Magna de la
Propiedad Intelectual.

Lo expuesto demuestra la enorme trascendencia que en nuestros das


reviste la Propiedad Intelectual, una de cuyas dos grandes ramas est
constituida por la propiedad industrial, materia que nos ocupa.

Ahora bien, la literatura existente en Chile sobre propiedad intelectual


en general y propiedad industrial en particular es bastante escasa, y
resultaba ostensible la ausencia de un estudio sobre la jurisprudencia
habida en la especie, proveniente del Departamento de Propiedad
Industrial y del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, tema que
cubre la obra objeto de este comentario, que comprende cuatro partes,
primordialmente referidas, atenindonos al mismo orden del libro, a las
sentencias dictadas en juicios de oposicin al registro de marcas; de
nulidad de tales registros; de oposicin a las inscripciones de patentes
de invencin, modelos de utilidad y diseos industriales; y de nulidad
de dichos ttulos de dominio.

Es por ello que me sent profundamente complacido y honrado cuando


me pidi escribir estas lneas la autora de la presente obra, Carmen
Iglesias Muoz, que con este valioso y encomiable aporte a la cultura
jurdica nos entrega los conocimientos y experiencias alcanzados
durante su destacada trayectoria como Jefa de la Unidad Jurdica del
Departamento de Propiedad Industrial, obviando una omisin que era
indispensable superar.

Vladimir Garca-Huidobro Amuntegui

Consultor de la Organizacin Mundial de la

Propiedad Intelectual

Ex Jefe del Departamento de Propiedad Industrial

Ex Ministro del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial

CAPTULO I

COMPETENCIA
INDUSTRIAL

DEL

DEPARTAMENTO

DE

PROPIEDAD

Y DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Previo a entrar al conocimiento de fondo respecto a las causales de


irregistrabilidad de las marcas contenidas en el artculo 20 de la Ley de
Propiedad Industrial, en adelante LPI, objeto de este estudio, es
necesario dar a conocer cul es la competencia que tiene el
Departamento de Propiedad Industrial, en adelante DPI, como un
Tribunal Especial y dnde nacen sus atribuciones, y cul es la
competencia que tiene el Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial
TAPI, tambin como un Tribunal Especial de segunda instancia.

1.
COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL (DPI) COMO TRIBUNAL ESPECIAL

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Primero: Es necesario destacar que el Departamento de Propiedad


Industrial tiene competencia contenciosa conforme a la disposicin
contenida en el artculo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, que dice:
"Los juicios de oposicin, los de nulidad de registro o de transferencia,
as como cualquier reclamacin relativa a su validez o efectos, o a los
derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarn ante el
jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustndose a las
formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el
reglamento".

Segundo: Esta competencia, adems de lo dispuesto en el artculo 17


de la LPI proviene de lo establecido en el artculo 5 de la Ley de
Propiedad Industrial, que seala: "Cualquier interesado podr formular
ante el departamento oposicin a la solicitud, dentro del plazo de 30
das contado desde la fecha de publicacin del extracto. El plazo
sealado en el inciso anterior sera de 60 das, tratndose de una
solicitud de patente de invencin".

Tercero: Esta competencia en el caso de los juicios de nulidad se ve


sustentada adems de lo sealado en el artculo 17 inciso 1 de la LPI,
en el artculo 77 inciso 2 del Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial, que seala: Los juicios de nulidad de un privilegio se
sustanciarn ante el Jefe del Departamento y se iniciarn con la
respectiva demanda de nulidad...". Adems seala el artculo 26 de la
LPI, "Procede la declaracin de nulidad de registro de marcas
comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones
establecidas en el artculo 20 de esta ley".

Cuarto: Esta competencia en el caso de los juicios de nulidad de


transferencia se encuentra sustentada en el artculo 17 de la LPI, y
corresponde al DPI conocer y fallar los juicios de nulidad de
transferencia.

Quinto: Adems, esta competencia se le concede al DPI para conocer


de cualquier otra reclamacin relativa a su validez o efectos, o de los
derechos de propiedad industrial en general.

Comentario:

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El legislador, al referirse a "cualquier otra reclamacin relativa a su


validez o efectos o de los derechos de propiedad industrial en
general", se refiere a ampliar la competencia del DPI, pero con cierto
criterio restrictivo en su aplicacin. En la prctica ha tratado de no
ampliar esta competencia en otras reas en las que en definitiva no
tiene competencia, como sera en va ejemplar, resolver o
pronunciarse sobre la nulidad de contratos.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE LA PROPIEDAD


INDUSTRIAL (TAPI) COMO TRIBUNAL ESPECIAL DE ALZADA

El Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial, en adelante TAPI, slo


es competente para conocer y fallar los recursos de apelacin
interpuestos en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el
jefe del DPI, artculo 17 inciso 4 de la LPI, que seala: "En contra de
las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento,
proceder el recurso de apelacin que deber interponerse en el plazo
de 15 das, contado desde la notificacin de la resolucin, para ser
conocido por el Tribunal Arbitral de que tratan los incisos siguientes".

El concepto de resolucin definitiva no est definido en la ley N


19.039, o en su reglamento y tampoco en el Cdigo de Procedimiento
Civil.

El art. 158 del Cdigo de Procedimiento Civil define a la sentencia


definitiva como aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la
cuestin o asunto que ha sido objeto del juicio. La sentencia
interlocutoria es la que falla un incidente del juicio, estableciendo
derechos permanentes a favor de las partes o resuelve algn trmite
que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia
definitiva o interlocutoria. El auto es la resolucin que recae en un
incidente no comprendido en el inciso anterior, y finalmente el decreto,
providencia o provedo es el que, sin fallar sobre incidentes o sobre
trmites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia,
tiene slo por objeto determinar o arreglar la substanciacin del
proceso.

El concepto de resolucin definitiva se acerca ms bien al de


sentencia definitiva, sin que puedan considerarse trminos sinnimos,
de lo contrario habra que suponer que el legislador no us

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adecuadamente los trminos legales y no tuvo en vista la clasificacin


de las resoluciones judiciales prevista en el art. 158 del C.P.C.

Tambin podra establecerse una cierta relacin entre el concepto de


resolucin definitiva con el de sentencia interlocutoria, en cuanto esta
clase de resolucin establece de manera definitiva o permanente los
derechos de las partes al resolver un incidente.

Lo que s est claro es que los autos y decretos no son resoluciones


definitivas desde el punto de vista procesal. En efecto, los autos y
decretos son revisables en cualquier tiempo, mediante nuevos
antecedentes (art. 181 inc. 1 del C.P.C.) y no producen la accin o
excepcin de cosa juzgada (art. 175 C.P.C.). Por consiguiente, se trata
de resoluciones provisorias, modificables en el tiempo y jams
establecen derechos permanentes o definitivos a favor de las partes,
de modo que categricamente no pueden ser consideradas
resoluciones definitivas para los efectos de la procedencia del recurso
de apelacin establecido en el artculo 17 de la ley LPI.

CAPTULO II

LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

La adquisicin de una marca comercial est sujeta al cumplimiento de


una serie de requisitos como son la licitud, novedad y disponibilidad
del signo solicitado. La licitud significa que la marca no debe ser
contraria a derecho, al orden pblico, a la moral y a las buenas
costumbres. El requisito de novedad implica que el signo no
corresponda al nombre del producto o servicio a identificar o que aluda
o se refiera a sus caractersticas o cualidades, es lo que en la doctrina
comparada se denomina distintividad o carcter distintivo y, por ltimo,
la disponibilidad significa que el signo no debe ser confundible con otra
marca registrada o solicitada con anterioridad.

El artculo 19, inciso 1 de la LPI, seala lo que se entiende por marca


comercial y dice: "Bajo la denominacin de marca comercial se
comprende todo signo visible, novedoso y caracterstico que sirva para
distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales".

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La ley, al agregar el requisito de "visibilidad", cataloga a las marcas


como aquellas que slo pueden ser percibidas a travs de la vista y
deja de lado lo que en la doctrina comparada se admite, como son la
otra categora de marcas que pueden ser percibidas a travs del olfato
como son las marcas olfativas, o las marcas auditivas que son
percibidas a travs del odo y las marcas gustativas, que son
percibidas a travs del gusto.

CAPTULO III

ANLISIS DE LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

La Ley de Propiedad Industrial N 19.039 fue publicada en el Diario


Oficial de fecha 25 de enero de 1991, el decreto supremo N 177, que
aprob el reglamento de la ley N 19.039, fue publicado en el Diario
Oficial el 30 de septiembre de 1991 y la modificacin al reglamento fue
publicada el da 20 de mayo de 2003.

Por su parte, el artculo 20 de la LPI establece las causales de


irregistrabilidad de marcas comerciales y seala:

"No pueden registrarse como marcas:

a)
Los escudos, las banderas u otros emblemas, las
denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones
internacionales y de los servicios pblicos estatales.

b)
Las denominaciones tcnicas o cientficas respecto del objeto a
que se les destina, las denominaciones comunes internacionales
recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud y aquellas
indicativas de la accin teraputica.

c)
El nombre, el seudnimo o el retrato de una persona natural
cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si
hubiere fallecido. Sin embargo, sern susceptibles de registrarse los

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nombres de personajes histricos cuando hubieren transcurrido a lo


menos 50 aos de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrn registrarse nombres de personas cuando ello


constituya infraccin a las letras e), f), g) y h).

d)
Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de
control de garanta adoptadas por un Estado sin su autorizacin y las
que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas
en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcin sea pedida
por una persona distinta de quien las obtuvo.

e)
Las expresiones empleadas para indicar el gnero, naturaleza,
origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad
de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso
general en el comercio para designar cierta clase de productos,
servicios o establecimientos, y las que no presenten carcter de
novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que
deban aplicarse.

f)
Las que se presten para inducir a error o engao respecto de la
procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o
establecimientos.

g)
Las marcas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen,
en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los
mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular


extranjero deber dentro de 90 das solicitar la inscripcin de la marca;
si as no lo hiciere, la marca podr ser solicitada por cualquier
persona, teniendo prioridad aqulla a quien se le hubiere rechazado la
solicitud o anulado el registro.

h)
Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen en
forma de poder confundirse con otras ya registradas o vlidamente
solicitadas con anterioridad, en la misma clase.

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i)
La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los
productos y de los envases.

j)
Las contrarias al orden pblico, a la moral y a las buenas
costumbres, comprendidas en stas los principios de competencia leal
y tica mercantil".

1.
EMBLEMAS, NOMBRES DE ESTADOS, ORGANIZACIONES Y
SERVICIOS PBLICOS

La letra a) del artculo 20 de la LPI

Dispone dicho precepto que:

"No pueden registrarse como marcas: a) Los escudos, las banderas u


otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de
las organizaciones internacionales y de los servicios pblicos
estatales".

La jurisprudencia que existe en el Departamento de Propiedad


Industrial en cuanto a la causal de la letra a) del artculo 20 de la LPI,
es muy reducida atendido a que no son muchas las situaciones que
han ocurrido en la prctica que violenten esta causal, de all que su
aplicacin ocurre en sentido restrictivo y se debe aplicar a casos muy
concretos, tanto a nombres como a siglas.

1.1

La denominacin de Estado

Jurisprudencia

El objetivo de esta causal de irregistrabilidad es evitar que se registren


marcas que lleven la denominacin del Estado de Chile a secas o de
cualquier otro Estado, o de una bandera. Existen numerosos registros
concedidos que incluyen la palabra "Chile", sin embargo se debe ser
muy restrictivo en la aplicacin de esta norma a fin de evitar que

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cualquier persona se apropie de la denominacin de nuestro Estado,


de all que se pone especial nfasis respecto de esta prohibicin y, a
su vez, se exige que la presentacin de la marca solicitada en su
conjunto rena los requisitos de distintividad necesarios para
constituirse en marca comercial, conforme a lo dispuesto en la letra e)
del mismo artculo 20 de la LPI.

En consecuencia, no pueden registrarse marcas que otorguen un


derecho de exclusividad que pueda afectar el libre uso de una
denominacin que es patrimonio de todos los chilenos, o en su caso
de cualquier otro Estado.

Este criterio se mantuvo en la presentacin de la solicitud de registro


sobre la marca CHILE ASISTENCIA, para distinguir servicios de
transporte en general, servicios de distribucin, de almacenaje,
embalaje y empaquetado de todo tipo de mercaderas, servicios de
informes de corredores y agentes de turismo, servicios de viajeros
prestados por agencias de viajes entre otros servicios, clase 39. Se
opuso al registro solicitado la empresa Sur Asistencia S.A., por las
causales de irregistrabilidad contenidas en los arts. 19 y 20, letras a),
f) y h), de la ley N 19.039 y por ser denominacin de Estado de Chile
y por presentar semejanza grfica y fontica con el registro de la
marca SUR ASISTENCIA, del cual es su titular que distingue servicios
de seguros de todo tipo con exclusin de seguros para viajeros,
servicios relacionados con asuntos financieros, clase 36.

En este caso, el DPI resolvi acoger la oposicin presentada, basada


en la letra a) del artculo 20 de la ley, toda vez que se destaca en el
signo solicitado la denominacin del Estado de Chile ocupando una
posicin preponderante que no resulta ser disminuida por la presencia
del segmento asistencia, ya que ste por su parte resulta indicativo de
cualidad para la cobertura de servicios que pretende distinguir. Que,
sin embargo, rechaza la oposicin fundamentada en las letras f) y h),
por cuanto si bien coinciden en un segmento, aquel dismil que las
distingue confiere a cada signo la distintividad y diferenciacin que
habilita una coexistencia sana en el mercado.

La misma suerte corri la solicitud de registro de la marca CASA


COREA, solicitada para distinguir un establecimiento comercial de
compra y venta de productos en la Dcima Regin. Se opone a la
concesin del registro la Empresa Bodega Navarro Correas S.A., por
los artculos 19 y 20 letras a), e) y f) de la LPI, por estar compuesto de

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expresiones de uso general en el comercio e indicativas del gnero del


comercio del establecimiento a que se les destina, y porque el diseo
grfico de la etiqueta solicitada, tanto en la forma como en sus colores,
corresponde al elemento central de la bandera de la Repblica de
Corea.

En este caso, el DPI acoge la oposicin fundada en la infraccin de la


letra e) y en la infraccin de la letra a) del artculo 20 de la LPI. En
efecto, analizado el signo pedido se puede advertir que ste se
compone de la palabra Casa, la cual corresponde a una expresin de
uso comn, utilizada corrientemente en el comercio, para designar de
manera inequvoca a un establecimiento comercial, y por la otra parte
se compone de la palabra Corea, la cual corresponde a una
denominacin de Estado, circunstancia que prohbe de manera
expresa la letra a) de la ley del ramo. Por lo que se rechaza la marca
solicitada.

El solicitante apela de la sentencia del DPI y el TAPI resuelve


confirmar la sentencia apelada por el voto unnime de los ministros
seores Santiago Santa Cruz, Fernando Mrquez y Ral Pellicer.

Otro caso similar a los planteados fue la solicitud de registro de la


marca HOLANDA, solicitada por la empresa Industria de Alimentos
Dos en Uno Ltda., para distinguir productos de la clase 30. La
Conservadora de Marcas rechaz la marca solicitada por encontrarse
incursa en la causal de irregistrabilidad en comento, vale decir la letra
a) del art. 20 de la ley, el solicitante interpuso un recurso de
reclamacin ante el jefe del DPI, de conformidad con lo sealado en el
artculo 28 del reglamento de la ley, y se mantuvo el rechazo a
tramitacin la marca solicitada. El solicitante por ltimo apel de la
resolucin del jefe del DPI y el Tribunal Arbitral de la Propiedad
Industrial (TAPI) confirm la decisin del Jefe del DPI, por lo que
mantuvo el rechazo de la marca solicitada por encontrarse incursa en
el artculo 20, letra a) de la LPI. Este fallo fue dictado en forma
unnime por los seores ministros Vctor Hugo Rojas, Vladimir GarcaHuidobro y Ral Pellicer.

Por ltimo, el solicitante present recurso de queja ante la Corte


Suprema de Justicia, quienes declararon sin lugar el recurso de queja
por considerar que no exista falta o abuso grave por parte de los
jueces recurridos.

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Para que tenga operatividad esta causal de irregistrabilidad


fundamentada en la letra a), muchas veces se asocia a otras causales
de irregistrabilidad que pueden ser las letras e), f), h) o j), ya que de lo
contrario se agotara slo en el nombre del Estado, y el sentido
prctico y operativo de su aplicabilidad sera muy escaso.

Lo anterior ocurri en el caso de la marca BAGGIO, en que la marca


estaba conformada por la bandera del Estado de Italia y otros
elementos irregistrables, en este caso se aplicaron las causales de
irregistrabilidad de manera conjunta.

La marca BAGGIO se solicit para distinguir todos los productos de la


clase 25, se opuso a su registro la marca Bagir, por las letras f) y h)
del artculo 20 de la LPI, por considerar que exista semejanza grfica
o fontica, con su marca BAGIR. El DPI rechaz la oposicin
fundamentada en las letras f) y h), por considerarlas claramente
diferentes. Sin embargo rechaz de oficio la marca solicitada en virtud
de lo dispuesto en el artculo 20, letra a) de la LPI, por considerar que
la marca mixta solicitada contiene en su etiqueta la forma y colores de
la bandera italiana. Se rechaz, adems, la marca solicitada por lo
sealado en el artculo 20 letra f) de la LPI, por cuanto la marca mixta
solicitada est compuesta por la expresin BAGGIO, que corresponde
al apellido de un jugador de ftbol italiano de gran reconocimiento a
nivel mundial que ha alcanzado una notoriedad y presencia
preponderante en el mercado, especialmente en el ftbol, sumado a
que la forma de la letra O, de la denominacin solicitada corresponde
a la forma de un baln de ftbol, lo que hace que la expresin
solicitada indudablemente ser motivo de toda clase de errores o
confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de los
productos a distinguir. Por lo que se rechaz de oficio la marca
solicitada atendido lo dispuesto en las letras a) y f) de la LPI.

Otra suerte corri la solicitud de registro de la marca ALTO PER,


para distinguir servicios de bar, restaurante, fuente de soda, cafetera,
saln de t, pizzera, gelatera, heladera, motel, cabaas, servicios de
banquetera, procuracin de alimentos clase 42. La oposicin se bas
en la aplicacin de los artculos 19 y 20, letra a) de la LPI, por
corresponder la marca solicitada al nombre de un Estado.

El DPI resolvi rechazar la oposicin basada en el art. 20, letra a) de la


LPI y concedi la marca solicitada, toda vez que la denominacin
pedida mirada en su conjunto, es una marca perfectamente

19

registrable, atendido a que si bien es cierto lleva la denominacin de


Estado de Per, no es menos cierto que la palabra que la acompaa
Alto, le da la suficiente distintividad para ser susceptible como
conjunto, de amparo marcario, sumado a que la cobertura solicitada
hace que no sea inductiva a error o confusin en cuanto a la
procedencia de los servicios solicitados.

Comentario:

En los dos primeros casos planteados, tanto de Chile Asistencia como


de Casa Corea, se solicitan abiertamente marcas que llevan las
palabras del Estado de Chile como del Estado de Corea, en tal sentido
las marcas solicitadas se ven totalmente incursas en la causal de
irregistrabilidad contenida en la letra a) del artculo 20 de la ley, que
prohbe el registro de las denominaciones de cualquier Estado. La
sentencia que recay sobre la marca Casa Corea fue ratificada por el
TAPI, lo que constituye un criterio constante y uniforme entre las
resoluciones del DPI y del TAPI.

Respecto al fallo de la marca Holanda, tambin se destaca la


uniformidad en la jurisprudencia tanto en el DPI como en el TAPI, ya
que en este caso como en muchos otros, se mantiene el criterio tanto
en primera como en segunda instancia y no se concede la marca
solicitada atendido que sta se encuentra incursa en las causales de
irregistrabilidad contenidas en la letra a), artculo 20 de la ley.

Distinto es el caso de la marca Baggio, la cual incurre en dos causales


de irregistrabilidad, por un lado la contenida en el artculo 20, letra a)
de la ley, ya que la marca en su contenido lleva impresa en su etiqueta
la bandera italiana y por otro lado se transgrede la causal contenida en
el artculo 20 letra f) de la ley, ya que se intenta registrar el apellido de
un famoso futbolista italiano conocido por todos.

Ahora bien, por qu el DPI rechaza de oficio la marca solicitada por


la letra f) del artculo 20 y no por la letra c) del artculo 20 de la misma
ley?, ello ocurre porque no existe una copia ntegra o un intento de
registro del nombre patronmico o del nombre y apellido del futbolista
italiano Baggio, slo se intenta registrar el apellido con ciertos indicios
de que se trata del mismo personaje agregando la bandera italiana, de
all como no hay claramente una violacin directa a la letra c), se
rechaza por la letra f) del artculo 20 de la ley, que evita conceder

20

marcas que se presten para inducir a error o engao en cuanto a la


procedencia empresarial.

Por ltimo, en cuanto a la marca Alto Per se concedi


solicitada a pesar de la oposicin presentada, atendido
marca rene los requisitos exigidos en el artculo 19 de la
son en doctrina los sealados anteriormente como son
novedad y disponibilidad.

la marca
que esta
ley y que
la licitud,

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 363.028, fallo N 105.279, de fecha 12-10-2000,
marca "CHILE ASISTENCIA".

2)
Solicitud 451.092, fallo N 104.767, de fecha 13-09-2000, marca
"CASA COREA". Resolucin TAPI de fecha 13-06-2003.

3)
Solicitud N 326.959, marca "HOLANDA", de fecha 23-11-1995,
confirma fallo TAPI, de fecha 08-04-1997. Recurso de Queja de fecha
24-06-1997.

4)
Solicitud 540.652, fallo N 123.946, de fecha 30-05-2003, marca
"BAGGIO".

5)
Solicitud 525.132, fallo N 118.984, fecha 23-08-2002, marca
"ALTO PER".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

21

SOLICITUD N 363.028, FALLO N 105.279, DE FECHA 12-10-2000,


EXP. N 1.705-98.

MARCA "CHILE ASISTENCIA"

Santiago, 12 de octubre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: CHILE ASISTENCIA

COBERTURA: Para distinguir servicios de transportes en general,


servicios de distribucin, de almacenaje, embalaje y empaquetado de
todo tipo de mercaderas, servicios de informes de corredores y
agentes de turismo, servicios para viajeros prestados por agencias de
viajes o intermediarios, incluyendo informaciones relativas a tarifas,
horarios, medios de transportes y reservas de pasajes, clase 39.

SOLICITANTE: Groupe Europen S.A., sin representacin acreditada


en autos.

2.
OPONENTE: Sur Asistencia S.A., rep. por Cristin Mir
Balmaceda.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras a), f) y h) de la ley N 19.039, por ser


denominacin del Estado de Chile, por presentar semejanza grfica y
fontica y por inducir a error respecto de la marca, SUR ASISTENCIA,
Reg. 404.209 que distingue servicios de seguros de todo tipo, con
exclusin de seguros para viajeros, servicios relacionados con asuntos
financieros, agencia de cambio, leasing, corredores de valores,
cheques de viajes, administracin y explotacin de bienes races,
clase 36.

3.

CONSIDERANDO:

22

Que resultan atendibles las objeciones del oponente de autos,


basadas en la letra a) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que
destaca en el signo solicitado la denominacin del Estado de Chile
ocupando una posicin preponderante, que no resulta ser disminuida
por la presencia del segmento asistencia, ya que ste por su parte
resulta indicativo de cualidad para la cobertura que pretende.

Que, asimismo, los reparos del actor fundados en los registros de su


propiedad no son atendibles, por cuanto si bien coinciden en un
segmento, aquel dismil que las distingue confiere a cada signo la
distintividad y diferenciacin que habilita una coexistencia sana en el
mercado.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras a), f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

23

SOLICITUD 451.092, FALLO N 104.767, DE FECHA 13-09-2000.


EXP. N 5184-99.

RESOLUCIN TAPI DE FECHA 13-06-2003.

MARCA "CASA COREA"

Santiago, 13 de septiembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: CASA COREA (etiqueta descrita a fs. 1)

COBERTURA: Establecimiento comercial de compra y venta de


productos, en la Dcima Regin.

SOLICITANTE: Chong Un Lim, Santiago Melo Zaartu.

2. OPONENTE: Bodega Navarro Correas S.A., rep. por Isabel Sainz


Lobo.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras a), e) y f) de la ley N 19.039, por estar


compuesto de expresiones de uso general en el comercio e indicativas
del gnero del comercio del establecimiento a que se destina; y
porque el diseo grfico de la etiqueta solicitada, tanto en su forma
como en sus colores, corresponde al elemento central de la bandera
de la Repblica de Corea; y por presentar semejanza con la marca
CORREAS, Reg. N 523.377, que distingue todos los productos de la
clase 33; y con la marca NAVARRO CORREAS, Reg. N 451.604, que
distingue vinos, clase 33.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
fundada en la infraccin de la letra e), y en la infraccin de la letra a)
del artculo 20 de la ley N 19.039. En efecto, analizado el signo
pedido, se puede advertir que ste se compone de la palabra CASA, la
cual corresponde a una expresin de uso comn, utilizada

24

corrientemente en el comercio, para designar de manera inequvoca a


un establecimiento comercial; y por otra parte, se compone de la
palabra COREA, la cual corresponde a la denominacin de un pas
determinado, circunstancia que prohbe de manera expresa la letra a)
de la ley del ramo, sin que la marca pedida cuente con otro elemento o
segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo
marcario.

Que igualmente corresponde rechazar la oposicin fundada en la


infraccin de la letra f), toda vez que la expresin COREA en el signo
pedido, resulta ser una expresin claramente inductiva a error o
confusin, especialmente en cuanto a la procedencia del
establecimiento comercial que se pretende distinguir.

Que, sin embargo, habr de ser rechazada la oposicin deducida,


fundada en los registros citados por el actor a fs. 15, por cuanto los
signos en cuestin representan conceptos claramente definidos, con
su propia individualidad y fisonoma de conjunto, siendo fcilmente
reconocibles uno de otro.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras a) y e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: CASA COREA

Santiago, 13 de junio de 2003.

25

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada, de fecha trece de septiembre de


dos mil, escrita a fojas cuarenta y seis vuelta.

Antese la sentencia y devulvanse los autos.

Rol N 1.653-2000.

Pronunciada por los ministros seores Santa Cruz, Mrquez, Pellicer.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

SOLICITUD N 326.959, DE FECHA 23-11-1995, CONFIRMA FALLO


TAPI, DE FECHA

08-04-1997. RECURSO DE QUEJA DE FECHA 24-06-1997.

MARCA "HOLANDA"

RECONSIDERACIN A TRAMITACIN

Fecha: 23 de noviembre de 1995.

Solicitud N 326.959

Solicitante:

Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda.

26

Marca:

HOLANDA

Clase:

30

RESOLUCIONES DPI

Rechazo a Tramitacin

Art. 20 letra a) LPI

fecha 18-12-1995

Visto lo dispuesto en el art. 22 inc. 2 de la LPI.

Rechzase a tramitacin

fecha 22-01-1996

Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial

MARCA: HOLANDA

Santiago, 8 de abril de 1997.

Vistos:

Se confirma la resolucin apelada, de fecha veintids de enero de mil


novecientos noventa y seis, escrita a fs. 1 vta.

Devulvanse los autos.

Pronunciada por los ministros seores Rojas, Garca-Huidobro,


Pellicer.

Rol N 567-96.

27

Poder Judicial

RECURSO DE QUEJA

INDUSTRIA ALIMENTOS DOS EN UNO LTDA.

Santiago, 24 de junio de 1997.

Vistos:

Con lo informado por los jueces recurridos, mrito de los antecedentes


y por no existir falta ni abuso grave, se declara sin lugar el recurso de
queja de lo principal de fojas 2.

Regstrese, transcrbase, devulvanse los autos trados a la vista y


archvese.

Pronunciado por los ministros seores Braud y Valenzuela y los


Abogados Integrantes seores Daniel y Fernndez.

Rol N 1.052-97.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

28

SOLICITUD 540.652, FALLO N 123.946, DE FECHA 30-05-2003,


EXP. N 1.367-02.

MARCA "BAGGIO"

Santiago, 30 de mayo de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "BAGGIO" (etiqueta descrita a fs. 1)

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 25.

SOLICITANTE: Marcelo Nazal Boroday, rep. por Jaime Lecaros


Vander Goes.

2.
OPONENTE: Textiles Pollack Hermanos y Ca. S.A., rep. por
Loreto Bresky Ruiz.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "BAGIR", Reg. N 434.923 que
distingue todos los productos de la clases 23, 24 y 25; Registro N
453.341 que distingue establecimiento comercial para la compra y
venta de productos de la clase 25 en todas las regiones del pas.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto los
signos en conflicto son claramente diferentes, habida cuenta que los
elementos que los distinguen logran dar origen a signos
independientes, poseedores de un concepto propio, que pueden ser
fcilmente reconocibles y distinguibles por el pblico consumidor, lo
que permite suponer que ellos podrn coexistir pacficamente en el
mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude
el oponente.

29

Sin perjuicio de lo anterior, procede rechazar de oficio la marca


solicitada, en virtud de la letra a) del artculo 20 de la ley N 19.039,
toda vez que la marca mixta pedida en autos contiene en su etiqueta a
la bandera italiana, tanto en sus colores como en su forma. En
concordancia con lo ya expuesto, procede adems rechazar de oficio
la marca solicitada en virtud de la letra f) del artculo 20 de la ley N
19.039, toda vez que la marca mixta solicitada en autos est
compuesta por la expresin "BAGGIO" que corresponde al apellido de
un jugador de ftbol italiano de gran reconocimiento a nivel mundial
que ha alcanzado una notoriedad y presencia preponderante en el
mercado, especialmente en el ftbol; y si agregamos al caso concreto
que la letra "O" de la denominacin solicitada BAGGIO corresponde a
la forma de un baln de ftbol, podemos suponer fundadamente que
de otorgarse la marca pedida ello indudablemente ser motivo de toda
clase de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen
empresarial de los productos a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 y letras a) y f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

30

SOLICITUD 525.132, FALLO N 118.984, FECHA 23-08-2002, EXP.


N 3469-01.

MARCA "ALTO PER"

Santiago, 23 de agosto de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: ALTO PER

COBERTURA: Para distinguir servicios de bar, restaurante, fuente de


soda, cafetera, saln de t, pizzera, gelatera, heladera, hotel, motel,
cabaas, servicios de banquetera, procuracin de alimentos y
bebidas, clase 42.

SOLICITANTE: Felipe Alberto Seminario


representacin acreditada en autos.

de

Parades,

sin

2. OPONENTE: Sandra Guzmn Daz, rep. por Jos Miguel Lecaros


Snchez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra a) de la ley N 19.039, por corresponder al


nombre de un Estado.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede rechazar la oposicin fundada
en la letra a) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que del
examen del conjunto pedido es posible advertir que rene los
requisitos establecidos en la ley del ramo para ser objeto de
proteccin, por cuanto no se configura en la especie la causal de
irregistrabilidad alegada por el actor de autos.

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurdico para


otorgar la marca solicitada en autos.

31

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra a) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada, con


proteccin al conjunto.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

1.2

Los servicios pblicos estatales

Jurisprudencia

El artculo 20, letra a) de la ley N 19.039, prohbe tambin el registro


de las marcas que correspondan a servicios pblicos estatales.

La creacin de un servicio pblico estatal debe estar consagrado en


una disposicin legal, por lo que la transgresin ocurre en aquellos
casos en que la marca o uno de sus elementos se encuentra
ntegramente contenida en la sigla o nombre del servicio pblico
estatal ya que lo que se trata de evitar es registrar marcas que son de
reconocimiento pblico nacional y que pudieran tener el respaldo del
servicio pblico o de organismos internacionales que ellos
representen.

En este caso encontramos la solicitud de registro de la marca INTA,


para distinguir servicios de importacin, exportacin y representacin
de todo tipo de productos y artculos, asesoras en direccin de
negocios, distribucin de muestras directamente o por correo clase 35.
Se opuso al registro de la marca Informtica y Tecnologa Aplicada
INTA Ltda., por las letras f) y h) y por presentar semejanza con la

32

marca INTA, INTELIGENCIA EN TELAS, que distingue productos de


la clase 24 y 25.

El DPI acogi la oposicin presentada para distinguir servicios de


importacin, exportacin y representacin de productos de las clases
24 y 25, atendida la relacin de cobertura y la circunstancia que la
marca se encuentra completamente contenida en las solicitudes
invocadas por el oponente.

Adems, rechaza de oficio la marca pedida en virtud de lo dispuesto


en la letra a) del artculo 20 de la LPI, atendido que la expresin INTA
corresponde a una sigla de un conocido y renombrado instituto de
investigacin dependiente de la Universidad de Chile, persona jurdica
de derecho pblico que constituye un servicio pblico estatal, y como
tal extiende dicho carcter a las unidades acadmicas que la
componen, por lo que se configura en la especie la causal de
irregistrabilidad sealada.

La misma suerte anterior ocurri con la solicitud de registro de la


marca C.D.E. CASA DEL ENFERMO, solicitada para distinguir
establecimiento comercial de compraventa de toda clase de productos,
con exclusin de los de la clase 16, en la Regin Metropolitana. En
este caso se opuso a la solicitud de registro el Consejo de Defensa del
Estado por el artculo 19 y 20, letras a), e) y f) de la LPI, por tratarse
de una sigla de un organismo pblico estatal, por falta de novedad
para la clase y por ser inductiva a error respecto de la marca CDE, que
distingue publicaciones peridicas y no peridicas, membretes y
papelera clase 16 . En este caso el DPI acogi la oposicin contenida
en el art. 20 letra a) de la ley, por cuanto las siglas de la marca
solicitada corresponden a las de un organismo pblico estatal de
amplio reconocimiento pblico.

Comentario:

En el caso de la solicitud de la marca INTA, si bien es cierto que el DPI


acoge la oposicin respecto de las clases 24 y 25, no es menos cierto
que se tena que pronunciar de oficio, como en efecto lo hizo, respecto
a las restantes clases solicitadas, de all que consider conveniente
rechazar de oficio la marca solicitada, por corresponder la marca INTA
a la sigla del instituto de investigacin dependiente de la Universidad

33

de Chile, persona jurdica de derecho pblico que constituye un


servicio pblico estatal.

La pregunta por tanto es cundo se rechaza de oficio para todas las


clases restantes solicitadas? En este caso el DPI lo que hace es
ejercer sus atribuciones para actuar de oficio y al tener conocimiento
de que se est frente a una causal de irregistrabilidad especficamente
en lo que se refiere a un servicio pblico estatal, obviamente se
rechaza la marca solicitada por esta sola circunstancia, sin atender a
si se trata de rechazar algunas clases o todas.

Lo mismo ocurre con la solicitud de la marca CDE CASA DEL


ENFERMO, en la cual las siglas CDE estn ntegramente contenidas
en las siglas del CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, siglas que
corresponden a un organismo pblico estatal de amplio
reconocimiento pblico.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 434.379, fallo N 110.591, de fecha 04-07-2001,
marca "INTA"

2)
Solicitud 494.345, fallo N 116.086, de fecha 12-04-2002, marca
"C.D.E. CASA DEL ENFERMO"

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 434.379, FALLO N 110.591, DE FECHA 14-07-2001,


EXP. N 2669-99.

34

MARCA "INTA"

Santiago, 14 de julio de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: INTA

COBERTURA: Para distinguir servicios de importacin, exportacin


y representacin de todo tipo de productos y artculos, asesoras en
direccin de negocios, distribucin de muestras directamente o por
correo, clase 35.

SOLICITANTE: Informtica y Tecnologa Aplicada INTA Ltda., sin


representacin acreditada en autos.

2.
OPONENTE: INTA Industria Textil Argentina S.A., rep. por
Eduardo Brodsky Goren.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca INTA, INTELIGENCIA EN TELAS,
Sol. N 399.971 que distingue productos clase 24 y Sol. N 399.972
que distingue productos clase 25.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039 para distinguir
servicios de importacin, exportacin y representacin de productos
clases 24 y 25, clase 35; atendida la relacin de coberturas existente y
la circunstancia que la marca pedida se encuentra completamente
contenida en las solicitudes invocadas por el oponente, sin que los
dems complementos de las marcas oponentes resulten suficientes
para distinguirlas entre s, concluyendo que no ser posible la
adecuada coexistencia de las marcas en el mercado, sin peligro de
inducir a los destinatarios a error o engao respecto de la procedencia,
cualidad o gnero de los rubros a distinguir.

35

Sin perjuicio de lo ya expuesto, procede rechazar de oficio la marca


pedida para el resto de la cobertura pedida en virtud de lo dispuesto
en la letra a) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto la
expresin "INTA" corresponde a una sigla de un conocido y
renombrado instituto de investigacin dependiente de la Universidad
de Chile, persona jurdica de derecho pblico que constituye un
servicio pblico y, como tal, extiende dicho carcter a las unidades
acadmicas que la componen, concluyendo que se configura en la
especie la causal de irregistrabilidad sealada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras a), f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin en relacin a productos clases 24 y


25, y rechazar de oficio para el resto de la cobertura solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

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Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD 494.345, FALLO N 116.086, DE FECHA 12-04-2002,


EXP. N 5213-00.

MARCA "C.D.E. CASA DEL ENFERMO"

36

Santiago, 12 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA:
fojas 1)

C.D.E. CASA DEL ENFERMO (etiqueta descrita a

COBERTURA: Para distinguir establecimiento comercial de venta


de toda clase de productos, con exclusin de clase 16; en la Regin
Metropolitana.

SOLICITANTE: Juan de Dios Jimnez Prez, rep. por Eugenia


Espinoza Segovia.

2.
OPONENTE: Consejo de Defensa del Estado, rep. por Clara
Szczaranski Cerda.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras a), e) y f) de la ley N 19.039, por


tratarse de una sigla de un organismo pblico estatal, por falta de
novedad para la clase, por inducir a error respecto de la marca CDE,
entre otros registros, N 547211, que distingue publicaciones
peridicas y no peridicas, membretes y papelera, clase 16.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
deducida, fundada en la infraccin de la letra a) de la ley del ramo, por
estar ntegramente contenida la sigla de un organismo pblico estatal
de amplio reconocimiento pblico.

Que corresponde rechazar la oposicin deducida, fundada en la


infraccin de la letra f) de la ley del ramo, toda vez que el mbito de
proteccin de la marca solicitada es diferente y no se encuentra
relacionado con el campo operativo de los signos del oponente y
tomando en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se
puede suponer que es perfectamente posible una coexistencia pacfica
en el mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones a que
alude el actor.

37

Que corresponde rechazar la oposicin deducida, fundada en la


infraccin de la letra e) de la ley del ramo, toda vez que no concurren
en la especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra a) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

2.

LAS DENOMINACIONES TCNICAS Y CIENTFICAS

Letra b), artculo 20 de la LPI

Dispone dicho precepto que no pueden registrarse como marcas:

"b) Las denominaciones tcnicas o cientficas respecto del objeto a


que se las destina, las denominaciones comunes internacionales,
recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud y aquellas
indicativas de accin teraputica".

El Diccionario de la Real Academia Espaola entiende por tcnica:


Como un conjunto de procedimientos y recursos que sirve a una
ciencia o un arte. Igualmente es la pericia o la habilidad para usar esos
procedimientos y recursos y entiende por ciencia, como el
conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, tambin
dice que es: habilidad, maestra, conjunto de conocimientos en
cualquier cosa.

38

Esta causal de irregistrabilidad contempla principalmente la prohibicin


de registrar marcas que sean denominaciones tcnicas o cientficas.

Las denominaciones tcnicas

Jurisprudencia

En este caso encontramos la solicitud de registro de la marca "T.R.H.",


para distinguir todos los productos de la clase 5, se opone al registro
de la marca el Laboratorio Silesia, por las causales b) y e) de la LPI,
por ser el signo pedido la sigla con la cual se identifica la Terapia de
Reemplazo Hormonal, la cual es de uso comn y frecuente por los
agentes que se desempean en el mercado farmacutico, por lo tanto
se trata de un signo carente de toda novedad.

Efectivamente, el DPI acoge la oposicin basada en la letra b), por


cuanto qued demostrado que el signo solicitado corresponde a las
siglas "Terapia de Reemplazo Hormonal T.R.H.", signo con el cual se
identifica un tratamiento destinado a las pacientes que adolecen
principalmente de problemas provenientes de la menopausia, sumado
a que la cobertura solicitada comprende los productos farmacuticos,
lo que hace que se vea configurada la causal de irregistrabilidad
solicitada. Asimismo se acoge la causal contemplada en el artculo 20,
letra e) de la LPI, atendido a que la marca solicitada resulta ser
carente de novedad en sentido amplio, toda vez que se compone de
las letras "TRH", las cuales corresponden a una sigla usada por los
agentes que se desempean en el mercado farmacutico, sin que la
marca pedida incorpore otro elemento que sea novedoso para
concederle amparo marcario.

La misma suerte tuvo la solicitud de registro BUENAS PRCTICAS


AGRCOLAS, solicitada para distinguir publicaciones peridicas y no
peridicas, libros, folletos impresos en papelera, clase 16. Se opone
al registro la Fundacin Chile y la Subsecretara de Agricultura por las
letras b) y e), por constituir la marca solicitada una denominacin
tcnica y por carecer de novedad. El DPI resuelve acoger las
oposiciones atendida que la marca solicitada constituye efectivamente
una denominacin tcnica aplicable al mbito de la agricultura, que
comprende un conjunto de principios, normas y recomendaciones
tcnicas, aplicables a diversas etapas de la produccin hortofrutcola
para la exportacin directa o su proceso agroindustrial y por considerar

39

la marca solicitada carente de novedad, por lo que esta marca no es


susceptible de apropiacin por nadie en particular menos an en el
caso de los productos que pretenden distinguir.

Existen denominaciones tcnicas pertenecientes a un rea econmica


como ocurri con la siguiente solicitud.

En el caso de la solicitud MICROPYME, que distingue publicidad,


gestin de negocios comerciales, administracin comercial, trabajos
de oficina, importacin, exportacin y representacin de todo tipo de
productos y artculos, clase 35.

El oponente alega que entre su marca PYMA y la marca solicitada


existe semejanza grfica y fontica, por las letras f) y h) de la ley N
19.039, y que la tiene registrada para distinguir servicios de la clase
35. El DPI resolvi rechazar la oposicin por considerar que no exista
semejanza grfica y fontica; sin embargo, resolvi rechazar de oficio
la marca MICROPYME, atendido que el segmento PYME es una
denominacin tcnica perteneciente al rea econmica, clasificacin
de las empresas por tamao en funcin de sus ventas anuales, en
unidades de fomento, y que respecto del elemento MICRO es un
elemento de uso comn que no le agrega ninguna distintividad a la
marca solicitada, encontrndose configuradas las causales de las
letras b) y e) del artculo 20 de la ley N 19.039, por lo que se rechaz
la marca solicitada.

Comentario:

El DPI puede de acuerdo a lo establecido en el artculo 29 del


Reglamento de la ley, solicitar informes a otros organismos y
entidades del sector pblico antes de resolver sobre el otorgamiento
del privilegio. Tratndose de productos que se soliciten en las clases 3
y 5 podr solicitar un informe al Instituto de Salud Pblica y en
aquellos casos en que se solicite proteccin para variedades de
semillas y plantas de la clase 31, ser obligatorio el informe previo del
Servicio Agrcola y Ganadero.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

40

1)
Solicitud N 562.896, fallo N 123.427, 06-05-2003, marca
"T.R.H.".

2)
Solicitud N 520.283, fallo N 119.052, de fecha 30-08-2002,
marca "BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS".

3)
Solicitud N 493.077, fallo N 116.653, de fecha 30-04-2002,
marca "MICROPYME" .

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 562.896, FALLO N 123.427, 06-05-2003, EXP. N


3.213-02.

MARCA "T.R.H."

Santiago, 6 de mayo de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "T. R. H."

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 05.

41

SOLICITANTE: Laboratorio
acreditada en autos.

Chile

S.A.,

sin

representacin

2.
OPONENTE: Laboratorios Silesia S.A., rep. por Mario Sharpe
Carte.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras b) y e), por ser, el signo pedido, la


sigla con la cual se identifica a la "Terapia de Reemplazo Hormonal",
la cual es de uso comn y frecuente por los agentes que se
desempean en el mercado farmacutico, por lo tanto se trata de un
signo carente de toda novedad.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
la letra b) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto se advierte
que efectivamente el signo pedido "T.R.H" corresponde a la sigla con
la cual se identifica un tratamiento destinado a los pacientes que
adolecen principalmente de los problemas provenientes de la
menopausia, por lo que el signo pedido no es ms que las iniciales de
"Terapia de Reemplazo Hormonal". Que as la cosas, se configura
plenamente la causal de irregistrabilidad alegada por el oponente.

Que procede adems acoger la oposicin fundada en la letra e) del


artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto la marca pedida resulta ser
carente de novedad en sentido amplio. En efecto, analizando el signo
pedido, se puede advertir que ste slo se compone de las letras
"T.R.H." las cuales corresponden a una sigla usada por los agentes
que se desempean en el mercado farmacutico, sin que la marca
pedida incorpore otro elemento o segmento que logre dar origen a un
signo susceptible de amparo marcario.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras b) y e) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca pedida.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

42

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 520.283, FALLO N 119.052, DE FECHA 30-08-2002,


EXP. N 2918-01.

MARCA "BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS"

Santiago, 30 de agosto de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase,


incluyendo publicaciones peridicas y no peridicas, libros, folletos,
impresos, papelera, clase 16.

SOLICITANTE: Asociacin de Exportadores de Chile A.G., sin


representacin acreditada en autos.

2.

OPONENTE:

1)

Fundacin Chile, representada por Rodrigo Asfura Kuncar.

43

2)
Subsecretara de Agricultura, representada por Santiago Huerta
Alfaro.

CAUSAL:

1)
Artculos 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por ser carente de
novedad.

2)
Artculos 19 y 20 letras b) y e) de la ley N 19.039, por constituir
una denominacin tcnica y por carecer de novedad.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger las oposiciones
fundadas en las letras b) y e) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda
vez que la marca solicitada carece de novedad. En efecto, la marca
solicitada se compone de las palabras BUENAS PRCTICAS
AGRCOLAS, que corresponden a un conjunto de principios, normas y
recomendaciones tcnicas, aplicables a diversas etapas de la
produccin hortofrutcola para la exportacin directa o su proceso
agroindustrial, que constituye una denominacin tcnica aplicable al
mbito de la agricultura, no susceptible de apropiacin, menos en el
caso de los productos que pretenden distinguir, por lo cual no
corresponde a un signo susceptible de amparo marcario.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras b) y e) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Acoger las oposiciones y rechazar la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

44

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 493.077, FALLO N 116.653, DE FECHA 30-04-2002,


EXP. N 4844-00.

MARCA "MICROPYME"

Santiago, 30 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: MICROPYME

COBERTURA: Que distingue publicidad, gestin de negocios


comerciales, administracin comercial, trabajos de oficina,
importacin, exportacin y representacin de todo tipo de productos y
artculos, asesora en direccin de negocios, registros, transcripcin,
composicin, transmisin o grabacin de documentaciones, clase 35.

SOLICITANTE: Sotomayor Olmos, Juan, rep. por Naudon Figueroa,


Andrs.

2.
OPONENTE: Cassis Tuoma, Abraham, rep. por Castillo Saldas,
Alicia.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanzas grficas y fontica con la marca PYMA,

45

Registro N 575556, para distinguir servicios de comunicacin al


pblico de todo tipo de productos o servicios mediante declaraciones o
anuncios por todos los medios de comunicacin, especialmente los
que dicen relacin a comunicacin interactiva de datos, mensajes,
imgenes, textos y combinaciones de stos, por medios
computacionales world wide web y otras redes de bases de datos;
servicios de comunicacin, de informacin y promocin al pblico o de
servicio oral y/o visual por medios de trminales de computacin, fax y
por otros medios anlogos y digitales, clase 35.

3.
CONSIDERANDO: Que habr de ser rechazada la oposicin
deducida, por cuanto los signos en cuestin representan conceptos
claramente definidos, con su propia individualidad y fisonoma de
conjunto, siendo fcilmente reconocibles uno de otro, lo que permite
suponer fundadamente que de coexistir en el mercado no se
produciran los errores o confusiones a que alude el actor.

No obstante se deniega de oficio la marca solicitada, segn lo


dispuesto en el artculo 20 letras b) y e) de la ley N 19.039, por cuanto
el segmento PYME a todas luces es una denominacin tcnica
perteneciente al rea econmica, clasificacin de las empresas por
tamao en funcin de sus ventas anuales en unidades de fomento
(Corfo); sin que la incorporacin del elemento MICRO logre dotar al
conjunto de la suficiente distintividad a fin de dar proteccin marcaria
al conjunto solicitado.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras b) y e), y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

46

3.

EL NOMBRE, SEUDNIMO O RETRATO

La letra c) del artculo 20 de la LPI

Dispone dicho precepto que no pueden registrarse como marca:

"c) el nombre, el seudnimo o el retrato de una persona natural


cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos,
cuando hubiere fallecido. Sin embargo, sern susceptibles de
registrarse los nombres de personajes histricos cuando hubieren
transcurrido a lo menos 50 aos de su muerte, siempre que no afecte
su honor".

Con todo, no podrn registrarse nombres de personas cuando ello


constituya infraccin a las letras e), f), g) y h).

3.1

El registro del nombre

Jurisprudencia

El artculo 20 letra c), de la LPI, se refiere a la prohibicin de registrar


nombres de personas naturales, no al nombre de personas jurdicas.
Cualquier persona puede registrar como marca su propio nombre,
nombre patronmico o su nombre y su apellido, el nombre identifica a
un individuo y es a ste a quien se protege.

El artculo 11, letra b) del Reglamento de la Ley de Propiedad


Industrial exige que "para el registro de un nombre propio se
adjuntarn los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece
al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de que habla
la letra c) del artculo 20 de la ley. En el caso de solicitarse el registro
de un nombre de fantasa que no corresponda a persona natural o
jurdica alguna deber acompaarse una declaracin jurada en tal
sentido".

Vale decir se exige como requisito previo a la presentacin del nombre


la autorizacin respectiva del titular del nombre o, en su defecto, una

47

declaracin notarial en el sentido de que el nombre pedido es una


creacin de fantasa y que el solicitante lo ha ideado.

Slo se pueden oponer al registro del nombre el titular o sus


herederos. El DPI puede de oficio rechazar el registro de nombres
cuando se constituye una infraccin a la letra f) del artculo 20 de la
LPI, vale decir cuando los destinatarios se vean inducidos en error o
engao respecto al origen empresarial y procedencia de los productos
o servicios a distinguir.

Por ltimo se ha admitido el registro de personajes histricos siempre


y cuando hubiesen transcurrido a lo menos 50 aos desde su muerte,
siempre que no afecte su honor.

Existen casos en los cuales dos personas tienen un mismo nombre y


apellido, vale decir coinciden en su nombre y apellido y se trata de
registrar marcas que tienen una cobertura similar a la que desempea
o por la que es conocido el oponente, ello ocurri en la solicitud de
registro de la marca MARCELO ROS, en la cual si bien es cierto que
el solicitante casualmente tiene el mismo nombre que el conocido
tenista chileno trata de registrar esta marca para distinguir escuela de
tenis, gimnasio, discoteque, clase 41. Se opone a la solicitud de
registro por los artculos 19 y 20 letras f) y j) de la LPI por presentar
semejanza con la marca MARCELO "CHINO" ROS, que distingue
productos de la clase 25 y por atentar contra las normas de la tica
mercantil.

En este caso, el DPI reconoce que los campos operativos de los


signos registrados y solicitados son distintos, sin embargo se rechaza
de oficio la marca solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artculo 20,
letra c), por cuanto del examen de la marca pedida es posible advertir
que se configura en la especie la causal de irregistrabilidad sealada,
dado que el inciso final de dicha disposicin seala que no podrn
registrarse los nombres de personas cuando ello constituya infraccin
entre otras a la letra f) del artculo 20 de la LPI, adems atendido la
cobertura solicitada y la renombrada fama tanto a nivel nacional como
internacional del tenista Marcelo Ros, es posible concluir que el
conceder la marca solicitada hace que los destinatarios se vean
inducidos en error o engao respecto al origen empresarial y
procedencia de los servicios a distinguir.

48

A mayor abundamiento se acoge la letra j), del artculo 20, de la Ley


de Propiedad Industrial, atendido que el solicitante obviamente no
pudo desconocer los hechos expuestos, lo que constituye una prctica
atentatoria de los principios de la competencia leal y tica mercantil.

Otro caso que sufri la misma suerte es la solicitud de registro sobre la


marca AUGUSTO PINOCHET, solicitada por Augusto Pinochet Hiriart,
para distinguir vinos de la clase 33. Se opuso al registro Marco Antonio
Pinochet Hiriart, por las letras c), f) y j) del artculo 20, por
corresponder el nombre solicitado al nombre de su padre Augusto
Pinochet Ugarte, y por atentar contra las normas de tica mercantil. En
este caso, el DPI acoge la oposicin fundada en las letras c) y f) de la
LPI, toda vez que del examen de la marca pedida es posible advertir
que si bien corresponde al nombre del solicitante, tambin se presta a
error o confusin con el nombre de otra persona natural, cual es
Augusto Pinochet Ugarte, quien no ha obrado en autos y se trata de
un personaje pblico nacional, circunstancias que configuran en la
especie la causal de irregistrabilidad sealada.

Comentario:

El artculo 20 letra c) de la ley no exige relacin de clases o principio


de la especialidad de las marcas, sino que basta con la coincidencia
de dos nombres, tal como ocurre en los casos sealados.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 456.669, fallo N 110.589, de fecha 04-07-2001,
marca "MARCELO ROS".

2)
Solicitud N 509.560, fallo N 118.991, de fecha 23-08-2002,
marca "AUGUSTO PINOCHET".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

49

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 456.669, FALLO N 110.589, DE FECHA 04-07-2001,


EXP. N 6070-99.

MARCA "MARCELO ROS"

Santiago, 4 de julio de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: MARCELO ROS

COBERTURA: Para
discoteque, clase 41.

distinguir

escuela

de

tenis,

gimnasio,

SOLICITANTE: Marcelo Eduardo Ros Baltra, rep. por Eugenia


Espinoza Segovia.

2.
OPONENTE: Inversiones y Publicidad Marrimay Ltda., rep. por
Andrs Melossi Jimnez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca MARCELO "CHINO" ROS, entre
otros, Reg. N 441.432 que distingue productos clase 25, y por atentar
contra las normas de la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que los
campos operativos de los registros invocados por el oponente a fojas
06 son distintos y no relacionados a la marca pedida en autos, de

50

manera que al no producirse en la especie colisin de coberturas, no


se vern inducidos los destinatarios a error o engao respecto de la
procedencia, cualidad o gnero de los rubros a distinguir.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, procede rechazar de oficio la marca


pedida en virtud de lo dispuesto en la letra c) del artculo 20 de la ley
N 19.039, por cuanto del examen de la marca pedida es posible
advertir que se configura en la especie la causal de irregistrabilidad
sealada, dado que el inciso final de dicha disposicin seala que no
podrn registrarse los nombres de personas cuando ello constituya
infraccin, entre otras, a la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039,
por lo que, atendida la cobertura solicitada y la renombrada fama tanto
a nivel nacional como internacional del tenista Marcelo Ros, es
posible concluir que se vern inducidos los destinatarios a error o
engao respecto al origen empresarial y procedencia de los servicios a
distinguir en la solicitud de autos.

Atendido lo ya expuesto, procede acoger la oposicin basada en la


letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto el solicitante no
pudo al menos desconocer los hechos expuestos en el prrafo
precedente, lo que constituye una prctica atentatoria de los principios
de la competencia leal y la tica mercantil.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras c) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

51

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 509.560, FALLO N 118.991, DE FECHA 23-08-2002,


EXP. N 2637-01.

MARCA "AUGUSTO PINOCHET"

Santiago, 23 de agosto de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: AUGUSTO PINOCHET

COBERTURA: Para distinguir productos clase 33.

SOLICITANTE: Augusto Pinochet Hiriart, rep. por Eduardo Muoz


S.

2.

OPONENTE:

1)

Eduardo Arvalo Mateluna, rep. por Sara Lareu Giacamn.

2)

Marco Antonio Pinochet Hiriart, rep. por Rodrigo Cooper Corts.

CAUSAL:

1)
Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por ser carente
de novedad y por presentar semejanza con la marca DON AUGUSTO,
Reg. N 485.305 que distingue productos clase 33.

52

2)
Arts. 19 y 20 letras c), f) y j) del artculo 20 de la ley N 19.039,
por corresponder al nombre de "Augusto Pinochet Ugarte", y por
atentar contra las normas de la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede rechazar la oposicin N 1
fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda
vez que de la confrontacin de los signos en conflicto es posible
advertir diferencias tanto grficas como fonticas que permiten
distinguirlos entre s, ya que si bien es cierto que las marcas en
referencia comparten elementos en comn, tambin es cierto que los
respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a
cada conjunto de una fisonoma e identidad propia, circunstancia que
al ser advertida por los destinatarios, evitar que se vean inducidos a
error o engao respecto a la procedencia, cualidad y gnero de los
productos a distinguir.

Que, la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada por el


oponente N 1 no resulta atendible, toda vez que no concurren en la
especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, procede acoger la oposicin N 2


basada en las letras c) y f), toda vez que del examen de la marca
pedida es posible advertir que si bien corresponde al nombre del
solicitante, tambin se presta a error o confusin con el nombre de
otra persona natural, cual es Augusto Pinochet Ugarte, quien no ha
obrado en autos y se trata de un personaje pblico nacional,
circunstancias que configuran en la especie la causal de
irregistrabilidad sealada.

Que, la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada por el


oponente N 2 no resulta atendible, toda vez que no concurren en la
especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras c) y f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin N 1, acoger la oposicin N 2


y rechazar la marca solicitada.

53

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

3.2

Seudnimos

Jurisprudencia

Otro caso similar es la solicitud de registro de la marca YERKO


PUCHENTO, solicitada por la Pontificia Universidad Catlica de Chile,
para distinguir servicios de comunicaciones y telecomunicaciones,
entre otros sobre programas hablados radiados y televisados, clase
38. Se opone al registro Jorge Lpez Smith y Daniel Alcano, por las
letras f) y j), del artculo 20, por ser el creador y usuario del personaje
televisivo YERKO PUCHENTO, y por atentar contra las normas de
tica mercantil.

El DPI acoge la oposicin solicitada fundada en la letra f) del artculo


20 de la ley, toda vez que mediante la documentacin acompaada en
autos, el oponente acredit sus dichos en orden a demostrar la
creacin y uso de la expresin "Yerko Puchento" en el mercado
nacional como un personaje televisivo, el cual es ampliamente
conocido y relacionado directamente con el actor de autos,
circunstancia que configura en la especie la causal de irregistrabilidad
sealada en autos. Igualmente se acoge la letra j) del artculo 20 de la
ley, atendido que el solicitante no pudo al menos desconocer lo antes
dicho y dado que se atenta contra los principios de la tica mercantil y
las buenas costumbres mercantiles.

Otro caso es el que ocurri con la marca LUCIANO BELLO, solicitada


para distinguir programas hablados, radiados y televisados, incluso
televisin por cable, clase 38, por Televisin Nacional de Chile, se
opone al registro Felipe Camiroaga Fernndez, por las causales de
irregistrabilidad contenidas en el artculo 20, letras c), f) y j) de la ley N

54

19.039 por ser el creador y usuario del seudnimo LUCIANO BELLO y


por atentar contra las normas de la tica mercantil.

El DPI resuelve acoger la oposicin fundada en las letras c) y f) del art.


20 de la ley, atendido a que de la documentacin tenida a la vista se
puede colegir que el oponente es el creador y usuario en el mercado
nacional del nombre "Luciano Bello", el cual al poseer una
identificacin directa con ste, permite advertir que se trata de un
seudnimo, dado que el Diccionario de la Real Academia Espaola de
la Lengua lo define y aplica tambin a la "obra de este autor".
("Seudnimo": Dcese del autor que oculta con un nombre falso el
suyo verdadero").

Adems acoge la letra j) del artculo 20 de la ley, ya que el solicitante


no pudo menos que desconocer lo antes expresado, considerando que
se configura en la especie la causal de irregistrabilidad sealada.

Comentario:

En el caso de la solicitud de la marca Yerko Puchento y Luciano Bello


se trata de denominadores comunes, esto es de personajes conocidos
en la clase 38, en programas hablados, radiados y televisados. En
estos casos el DPI tiene una jurisprudencia clara, constante y
reiterada, reconoce la labor del creador del personaje, por cuanto le ha
dado prestigio, fama y notoriedad en el pblico a travs de los medios
de difusin en general, con independencia de cul sea el
correspondiente medio de comunicacin que difunde al personaje, de
all que le da la razn a su creador.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin:

1)
Solicitud N 536.733, fallo N 121.782, de fecha 24-01-2003,
marca "YERKO PUCHENTO".

2)
Solicitud N 419.771, fallo N 113.657, de fecha 31-10-2001,
marca "LUCIANO BELLO".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

55

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 536.733, FALLO N 121.782, DE FECHA 24-01-2003,


EXP. N 4581-01.

MARCA "YERKO PUCHENTO"

Santiago, 24 de enero de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: YERKO PUCHENTO

COBERTURA: Para distinguir servicios de comunicaciones y


telecomunicaciones, en particular, comunicaciones radiofnicas, tlex,
radioemisoras y televisin, servicios de difusin de programas
hablados, radiados o televisados, servicios de comunicacin
interactiva de datos, mensajes, imgenes, textos y combinaciones de
stos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de
bases de datos, servicios de transmisin y comunicacin de
informacin oral y/o visual por medio de trminales de computacin,
fax y por otros medios anlogos, digitales y/o satelitales, clase 38.

SOLICITANTE: Pontificia Universidad Catlica de Chile, rep. por


Mara Luisa Valds Steeves.

2.
OPONENTE: Jorge Lpez Smith y Daniel Alcano Cuevas, rep.
por Georgeanne Barcel Vial.

56

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por ser el


creador y usuario del personaje televisivo YERKO PUCHENTO, y por
atentar contra las normas de la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede acoger la oposicin fundada en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que mediante la
documentacin acompaada en autos, el oponente acredit sus
dichos, en orden a demostrar la creacin y uso de la expresin "Yerko
Puchento" en el mercado nacional como un personaje televisivo, el
cual es ampliamente conocido y relacionado directamente con el actor
de autos, circunstancia que configura en la especie la causal de
irregistrabilidad sealada.

Atendido lo ya expuesto, procede adems acoger la letra j) del


artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto el solicitante no pudo
menos que desconocer lo antes expresado, concluyendo que se
configura en la especie la causal de irregistrabilidad sealada, dado
que se advierten infracciones a los principios de la tica mercantil y las
buenas costumbres mercantiles.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

57

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 419.771, FALLO N 113.657, DE FECHA 31-10-2001,


EXP. N 6459-99.

MARCA "LUCIANO BELLO"

Santiago, 31 de octubre de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: LUCIANO BELLO

COBERTURA: Para distinguir programas hablados, radiados y


televisados, incluso televisin por cable, clase 38.

SOLICITANTE: Televisin Nacional de Chile, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Felipe Humberto Camiroaga Fernndez, rep. por
Ricardo Abdala Hirane.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras c), f) y j) de la ley N 19.039, por ser


el creador y usuario del seudnimo LUCIANO BELLO, y por atentar
contra las normas de la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede acoger la oposicin fundada en
las letras c) y f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que de la
documentacin tenida a la vista se puede colegir que el oponente es el
creador y usuario en el mercado nacional del nombre "Luciano Bello",
el cual, al poseer una identificacin directa con ste, permite advertir
que se trata de un seudnimo, dado que el Diccionario de la Real
Academia Espaola de la Lengua lo define y aplica tambin a "la obra
de este autor".

58

Atendido lo ya expuesto, procede adems acoger la letra j) del


artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto el solicitante no pudo
menos que desconocer lo antes expresado, concluyendo que se
configura en la especie la causal de irregistrabilidad sealada, dado
que se advierten infracciones a los principios de la tica mercantil y las
buenas costumbres mercantiles.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras c), f) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

3.3

Coincidencias de nombres de pila

Otro caso relacionado con la letra c) del artculo 20 de la ley es el


correspondiente a la solicitud de registro de la marca CHRISTIAN
DANIEL, pedida por Importadora y Exportadora Super Star Limitada,
para distinguir productos de la clase 14, se opone al registro Cristin
Daniel Fuenzalida, por los artculos 19 y 20 letra c), del artculo 20 de
la ley, por cuanto el registro solicitado corresponde a su nombre. En
este caso, el DPI resolvi rechazar la oposicin fundada en el artculo
20, letra c), toda vez que del examen de la marca pedida es posible
advertir que no se configuran en la especie los supuestos contenidos
en la causal de irregistrabilidad, por cuanto el conjunto solicitado rene
los requisitos establecidos en la ley del ramo para ser objeto de
proteccin.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

59

1)
Solicitud 460.929, fallo N 107.796, de fecha 06-03-2001, marca
"CHRISTIAN DANIEL".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD 460.929, FALLO N 107.796, DE FECHA 06-03-2001,


EXP. N 6630-99.

MARCA "CHRISTIAN DANIEL"

Santiago, 6 de marzo de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: CHRISTIAN DANIEL

COBERTURA: Para distinguir productos clase 14.

SOLICITANTE: Importadora y Exportadora Super Star Limitada,


rep. por Mara Luisa Arregui Landaberea.

2.
OPONENTE: Christian Daniel Fuenzalida, rep. por Mara Ignacia
Valenzuela Garca-Huidobro.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra c) de la ley N 19.039, por


corresponder al nombre del oponente.

60

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en la letra c) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que del
examen de la marca pedida es posible advertir que no se configuran
en la especie los supuestos de la causal de irregistrabilidad alegada
por el actor, por cuanto el conjunto solicitado rene los requisitos
establecidos en la ley del ramo para ser objeto de proteccin.

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurdico para


otorgar la marca pedida en autos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra c) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

3.4

Coincidencia de nombre y marca

Existen otros casos de incompatibilidad entre dos marcas que tambin


corresponden a nombres, pero que la prohibicin aplicable es la
correspondiente a las letras f), h) o g), en este caso el cotejo se hace
slo respecto a si coinciden o no en los nombres de pila o
patronmicos o en ambos conjuntamente.

Esto ocurri con la solicitud de registro de la marca NAOMI


CAMPBELL, solicitada por London Kilt Inc. para distinguir productos
de belleza, aceites, perfumes, productos para el cuidado y la belleza,
lociones capilares y dentfricos, clase 5. Se opone a la concesin del
registro la marca CAMPBELL, para distinguir todos los productos de la
clase 3.

61

En este caso el DPI resolvi rechazar la oposicin fundada en las


letras f) y h), considerando que la sola coincidencia de la palabra
CAMPBELL resulta insuficiente para acoger la demanda, puesto que
la sola incorporacin de los elementos NAOMI, al tratarse de un
elemento relevante desde el punto de vista grfico y fontico, logra por
s mismo desvirtuar las semejanzas que pudieran existir entre los
signos en conflicto, dando origen a un conjunto del todo distintivo,
poseedor de un significado propio que podr ser fcilmente
reconocible por el pblico consumidor, lo que permite suponer
fundadamente que de coexistir en el mercado, no se producirn los
errores o confusiones a que alude el actor. Agrega adems el fallo que
el nombre solicitado corresponde al de una persona que goza de
reconocida fama mundial y que en el caso del nombre de pila y/o
patronmico el anlisis debe hacerse con una visin de conjunto. Por
ltimo, se rechaza la oposicin y se concede la marca solicitada.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 460.934, fallo N 116.779, de fecha 10-05-2002,
marca "NOEMI CAMPBELL".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 460.934, FALLO N 116.779, DE FECHA 10-05-2002,


EXP. N 1015-01.

MARCA "NOEMI CAMPBELL"

62

Santiago, 10 de mayo de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: NOEMI CAMPBELL

COBERTURA: Perfumera, aceites esenciales, productos para el


cuidado y la belleza del cuerpo, lociones capilares, dentfricos clase 3.

SOLICITANTE: London Kilt Inc., rep. por Jorge y Felipe Garay


Prez.

2. OPONENTE: Mara Gabriela Campbell Soffia, rep. por Patricio de


la Barra Gili.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca CAMPBELL, Reg. N 421.528, que
distingue todos los productos de la clase 3.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
fundada en la infraccin de las letras f) y h), toda vez que los signos en
controversia logran distinguirse claramente uno de otro, pues la sola
coincidencia en la palabra "CAMPBELL" resulta insuficiente para
acoger la demanda, puesto que la sola incorporacin de los elementos
"NAOMI", al tratarse de un elemento relevante desde el punto de vista
grfico y fontico, logra por s mismo desvirtuar las semejanzas que
pudieran existir entre los signos en conflicto, dando origen a un
conjunto del todo distintivo, poseedor de un significado propio, que
podr ser fcilmente reconocible por el pblico consumidor, lo que
permite suponer fundadamente que de coexistir en el mercado, no se
producirn los errores o confusiones a que alude el actor. En efecto, la
circunstancia que el signo solicitado corresponda al nombre de una
persona, y que para el caso de autos, que dicho nombre goce adems
de reconocida fama mundial, son circunstancias determinantes para
concluir que los conjuntos, en conflicto no sern motivo de confusin
entre el pblico consumidor. A este respecto, de inters resulta dejar
expresa constancia adems que tratndose de nombres de personas,
no basta la coincidencia en el nombre de pila y/o patronmico para

63

entender que existen semejanzas determinantes, por el contrario, el


anllisis de semejanza debe efectuarse por una visin de conjunto.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y conceder la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

3.5

Nombres de personajes histricos

En cuanto a la solicitud de registro de la marca GM CAJA DE


COMPENSACIN GABRIELA MISTRAL, solicitada por la Caja de
Compensacin de Asignacin Familiar Gabriela Mistral, para distinguir
servicios previsionales y de seguridad social clase 42. Se opuso al
registro el titular de la marca www.mistral.cl, por tenerla registrada
para servicios de la clase 42 entre otros servicios computacionales, de
viajes, educacin, domsticos, bienes de consumo en general, etc. El
DPI rechaz la oposicin por considerar que el mbito de proteccin
de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con
el campo operativo de los registros invocados por el oponente, sin
embargo, rechaz de oficio el registro de la marca solicitada atendido
lo dispuesto en el artculo 20, letra c) de la ley N 19.039, toda vez que
al no haber transcurrido 50 aos desde la muerte de Gabriela Mistral
destacada escritora chilena, Premio Nobel de Literatura en el ao
1945, y de no contar con su consentimiento o el consentimiento de sus
herederos, se configura en la especie el rechazo de la marca
solicitada.

Otro caso es la solicitud de la marca UNIVERSIDAD GABRIELA


MISTRAL, pedida por la Universidad Gabriela Mistral, para distinguir
servicios de educacin, enseanza, academia de educacin, institutos

64

de estudios, servicios de enseanza por correspondencia, servicios de


publicacin de libros y textos, entre otros, clases 41 y 42
respectivamente, el DPI rechaz la marca solicitada atendido lo
dispuesto en el artculo 20, letra c) de la ley, el solicitante apel de la
resolucin del jefe del DPI. El Tribunal Arbitral de la Propiedad
Industrial TAPI confirm la resolucin apelada a travs de los seores
ministros Carmen Gloria Olave y Vctor Hugo Rojas, con el voto en
contra del ministro seor Fernando Mrquez.

Lo apelantes recurrieron de queja, la cual fue desechada.

Adems, tenemos el caso de la marca UNIVERSIDAD GABRIELA


MISTRAL, solicitada con el N 396.867, marca mixta, para distinguir
todos los productos de las clases 14, 16, 18, 25, 26 y 28, la que se
acept a tramitacin y luego fue objeto de oposicin por parte de
CMPC S.A., fundada en lo dispuesto en los artculos 19 y 20, letras c),
f) y h) de la ley N 19.039, por constituir el nombre de una persona
natural sin contar con el consentimiento de sus herederos ni haber
transcurrido 50 aos de su fallecimiento y presentar adems
semejanzas grficas y fonticas con el registro N 444.322, marca
MISTRAL, que distingue impresos y publicaciones no peridicas, clase
16.

El DPI acoge la oposicin fundada en la letra c) del artculo 20 de la


LPI por considerar que efectivamente se vulnera lo preceptuado en
dicha disposicin legal al constituir precisamente el nombre de la
poetisa Gabriela Mistral, sin que hubiese transcurrido el plazo de 50
aos desde su fallecimiento establecido en la ley y por tratarse de un
personaje histrico y en su defecto no constar con el consentimiento
de sus herederos, por lo que se rechaza la marca solicitada.

El solicitante apela de la resolucin del jefe del DPI y alega que el


signo pedido debe ser analizado en su conjunto y no separando sus
elementos, en forma aislada, que el trmino solicitado es una
expresin de fantasa y que no corresponde a una persona natural, ya
que se trata de una corporacin creada con dicha denominacin con
fines educacionales y que se trata de una etiqueta con un diseo
especial y que adems la peticionaria es titular de otro registro
concedido por el mismo TAPI.

65

El TAPI resuelve revocar la resolucin del jefe del DPI, atendido que si
bien es cierto que el artculo 20, letra c) de la Ley de Propiedad
Industrial precisa que no pueden registrarse como marcas "el nombre,
el seudnimo o retrato de una persona natural cualquiera, salvo
consentimiento dado por ella o por sus herederos si hubiere fallecido",
tambin es necesario considerar que el signo solicitado al registro
constituye el nombre de una Corporacin Educacional con
personalidad jurdica, creada en conformidad a las disposiciones del
D.F.L. N 1, del Ministerio de Educacin publicada en el Diario Oficial
de fecha 3 de enero de 1981. Adems, agrega el fallo que la
solicitante ya es titular de otros registros con las expresiones
UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL. Se agrega que la marca
solicitada es una marca mixta que cumple con los requisitos sealados
en los incisos 3 y 4 del artculo 19 de la ley y, por ltimo, seala que
el artculo 8 del Convenio de Pars protege el nombre comercial.

Por lo que se revoca la sentencia apelada y en su lugar se concede la


marca mixta solicitada.

Este fallo fue pronunciado en forma unnime por los ministros seores
Santiago Santa Cruz, Rafael Huerta y Ral Pellicer.

Comentario:

En forma uniforme tanto el DPI como el TAPI han aplicado


restrictivamente la letra c) del artculo 20 de la ley. Slo en el ltimo
fallo el TAPI contraviene la doctrina constante y uniforme de otros
fallos, por la va de aplicar una norma distinta a la contenida en la Ley
de Propiedad Industrial, siendo que esta ltima, la de la Ley de
Propiedad Industrial, es la que debe prevalecer en esta materia.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 519.108, fallo N 119.798, de fecha 04-10-2002,
marca "GM CAJA DE COMPENSACIN GABRIELA MISTRAL".

66

2)
Solicitud N 396.868, resolucin de fecha 02-07-1998, marca
"UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL". Fallo TAPI de fecha 10-081999. Recurso de Queja de fecha 18-10-1999.

3)
Solicitud N 396.867, fallo N 56.758, de fecha 12-07-1999,
marca "UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL". Fallo TAPI de fecha 1503-2002.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 519.108, FALLO N 119.798, DE FECHA 04-10-2002,


EXP. N 4.389-01.

MARCA "GM CAJA DE COMPENSACIN GABRIELA MISTRAL"

Santiago, 4 de octubre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA: "GM CAJA DE COMPENSACIN GABRIELA
MISTRAL" (etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir servicios previsionales y de seguridad


social, clase 42.

SOLICITANTE: Caja de Compensacin de Asignacin Familiar


Gabriela Mistral, rep. por Rodemil Morales Avendao.

67

2.
OPONENTE: Cooperativa Agrcola Control Pisquero de Elqui y
Limar Ltda., rep. por Jaime Silva Barros.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza con la marca "WWW. MISTRAL. CL", solicitud N 506.602
que distingue servicios de computacin, a saber, alquiler u otro tipo de
acceso a bases de datos computacionales, grficos, informacin
audiovisual,
pginas
web,
pizarras
electrnicas,
redes
computacionales y materiales computarizados de investigacin y
consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes,
computacin e informtica, juegos, entretencin, msica, teatro, cine,
viajes, educacin, estilos de vida, hobbies, apoyo computacional y
temas de inters general; oferta de una base de datos interactiva en el
campo del clima, deportes, salud, informacin financiera, hobbies,
noticias, educacin, recreacin, transporte, naturaleza, desarrollo
personal, asuntos de gobierno, manejo domstico, literatura, compras,
asuntos internacionales, viajes, estilo, e informacin de negocios y
local; compras por computador va telfono y terminal de computador
en el campo de bienes y servicios de computacin, y de bienes de
consumo general; creacin para terceros, de ndices de informacin,
sitios y otros recursos disponibles en redes computacionales;
bsqueda y recuperacin de informacin, sitios y otros recursos
disponibles en redes de computacin. Con exclusin de servicios de
programacin, clase 42; con la marca "MISTRAL", entre otros, Reg. N
472.736 que distingue todos los productos de la clase 33.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que el
mbito de proteccin de la marca solicitada es diferente y no se
encuentra relacionado con el campo operativo de los registros
invocados por el oponente a fs. 14 vta. y 15, por lo que es
perfectamente posible una coexistencia pacfica de las marcas en el
mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude
el oponente.

Que, sin perjuicio de lo anterior, procede rechazar de oficio la marca


solicitada en virtud de la letra c) del artculo 20 de la ley N 19.039;
toda vez que al no haber transcurrido 50 aos desde la muerte de
Gabriela Mistral y de no contar con su consentimiento o con el de sus
herederos, se debe concluir que se configuran plenamente los
supuestos establecidos en la ley.

68

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra c) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

SOLICITUD N 396.868, RESOLUCIN DE FECHA 02-07-1998.


FALLO TAPI DE FECHA 10-08-1999. RECURSO DE QUEJA DE
FECHA 18-10-1999.

MARCA "UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL"

Fecha: 13-11-1997

SOLICITANTE:

Solicitud N 396.868

Universidad Gabriela Mistral

Clases 41 y 42 servicios de educacin y enseanza academias de


educacin, instituto de estudios, servicios de enseanza por
correspondencia, servicios de publicacin de libros y textos servicios
de entretenimiento, diversin y recreacin de los individuos, servicios
de representaciones teatrales y artistas de performances y de
espectculos.

69

Resoluciones DPI

Rechazo de la solicitud art. 20 letra c) de fecha 02-07-1998

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA "UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL"

Santiago, 10 de agosto de 1999.

Vistos:

Se confirma la resolucin apelada de fecha 2 de julio de 1998, escrita


a fojas 1 vta. de autos.

Acordada contra el voto del ministro seor Fernando Mrquez Rojas,


quien estuvo por revocar la resolucin en alzada, en virtud de los
fundamentos siguientes:

Primero: Que, si bien es cierto que el artculo 20, letra c) de la Ley de


Propiedad Industrial precisa que no pueden registrarse como marcas
"el nombre, seudnimo o retrato de una persona natural cualquiera,
salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos si hubiere
fallecido", tambin es necesario considerar que el signo solicitado a
registro constituye el nombre de la Corporacin Educacional creada en
conformidad a las disposiciones del D.F.L. N 1, del Ministerio de
Educacin (Diario Oficial de fecha 3 de enero de 1981);

Segundo: Que, por otra parte, la requirente ya es titular de la marca


"UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL", que bajo el registro N
514.691 protege productos de la clase 16;

70

Tercero: Que, en el caso de autos, la marca solicitada es una marca


mixta que cumple con lo sealado en los incisos tercero y cuarto del
artculo 19 de la Ley de Propiedad Industrial; y,

Cuarto: Que, el artculo octavo del Convenio de Pars protege el


nombre comercial, disposicin que resulta aplicable en la especie, aun
cuando la denominacin "UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL" no
pueda considerarse como un nombre comercial debe estarse a lo
dispuesto en el artculo quinto del D.S. N 110 de 1979 sobre
Concesin de Personalidad Jurdica a Corporaciones y Fundaciones
que, al respecto, slo exige que hubieren transcurrido 20 aos desde
la muerte de la persona cuyo nombre se trata de registrar, en
conformidad a la Ley de Propiedad Industrial, es plenamente vlida su
aplicacin en la forma pedida por la requirente.

Antese y devulvanse los autos.

Redact el voto de minora el ministro seor Fernando Mrquez.

Rol N 1.956-98.

Poder Judicial

RECURSO DE QUEJA

Santiago, 18 de octubre de 1999.

Vistos y teniendo presente:

1)
Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Ttulo
XVI del Cdigo Orgnico de Tribunales, que trata "De la jurisdiccin
disciplinaria y de la inspeccin y vigilancia de los servicios judiciales", y
est reglamentado en su prrafo primero que lleva el epgrafe de "Las
facultades disciplinarias";

71

2)
Que conforme al artculo 548 de ese cuerpo legal, el recurso de
queja solamente procede cuando en la resolucin que lo motiva se
haya incurrido en falta o abuso graves, constituidos por errores u
omisiones manifiestos e igualmente graves;

3)
Que, en el presente caso, el mrito de los antecedentes no
permite concluir que los jueces recurridos al decidir como lo hicieron
hayan realizado algunas de las conductas que la ley reprueba y que
sera necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las
atribuciones disciplinarias de esta Corte; y

4)
Que lo anterior no significa necesariamente compartir la
apreciacin de los hechos y la aplicacin del Derecho efectuada por
los funcionarios reclamados.

Y de conformidad, adems, con lo dispuesto en los artculos 545 y 549


del Cdigo Orgnico de Tribunales, se declara que se desecha el
recurso de queja interpuesto en lo principal de la presentacin de fojas
14.

Agrguese copia de la presente resolucin a los autos trados a la


vista, hecho, devulvanse ellos al tribunal de origen.

Pronunciada por los Ministros seores Ricardo Glvez, Orlando


lvarez, Domingo Yurac, Humberto Espejo y el Abogado integrante
seor Jos Fernndez.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

72

SOLICITUD N 396.867, FALLO N 56.758, DE FECHA 12-07-1999,


EXP. N 3.085-98. FALLO TAPI DE FECHA 15-03-2002.

MARCA "UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL"

Santiago, 12 de julio de 1999.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA: "UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL" (etiqueta
descrita a fs. 1)

COBERTURA: Para distinguir todos los artculos comprendidos en las


clases 14, 16, 18, 25, 26 y 28.

SOLICITANTE: Universidad Gabriela Mistral, rep. por Juan Cristbal


Guzmn Lagos.

2.

OPONENTE: CMPC S.A. rep. por Helena Siebel Bierwirth.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras c), f), y h) de la ley N 19.039 por


constituir el nombre de una persona natural, sin contar con el
consentimiento de sus herederos ni por haber transcurrido 50 aos
desde su fallecimiento, por presentar semejanza grfica y fontica con
la marca MISTRAL registro N 444.322 que distingue impresos y
publicaciones no peridicas, carteles pintados o impresos, papeles,
cartones, telas, instrumentos para labores de escritorio, dibujos, bellas
artes y enseanza; productos de encuadernacin, pizarras, plumas,
compases, tintas y artculos colorantes para escribir, dibujar y rayar,
en toda forma de preparacin; lpices de dibujo y escribir; carbones
para dibujos; tizas y tierras de color moldeadas, acuarelas, papeles
teidos para calcar, clase 16, como asimismo por inducir a error o
confusin al pblico consumidor en cuanto a la procedencia o cualidad
de los productos.

3.
CONSIDERANDO: Que, respecto de las alegaciones hechas
valer por el actor, es menester sealar que son admisibles, atendido

73

que la marca solicitada vulnera lo preceptuado por la letra c) art. 20 de


la ley N 19.039, al constituir precisamente del nombre de la gran
poetisa "Gabriela Mistral", sin que haya transcurrido el plazo estipulado
por esta ley, es decir, 50 aos desde su fallecimiento, al tratarse de un
personaje histrico, y en su defecto no constar el consentimiento de
sus herederos.

Que, en mrito de lo anteriormente expresado, resulta inoficioso


pronunciarse respecto de las restantes causales legales de
irregistrabilidad invocadas por el oponente.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y, 20 letra c) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin formulada y rechazar el registro de


la marca solicitada.

Fernando Garca O'Nell

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL

Santiago, 15 de marzo de 2002.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de fecha doce de julio de mil novecientos


noventa y nueve, escrita a fojas 36 vta., eliminndose su considerando
nico, contenido en el informe N 93.758, del Subdepartamento
Jurdico, y

74

Teniendo, en su lugar y adems, presente:

Primero: Que la corporacin educacional "Gabriela Mistral", ha


solicitado con el N 396.867, el registro de la marca mixta
"UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL", consistente en una etiqueta
descrita a fojas 1, para distinguir todos los productos de las clases 14,
16, 18, 25, 26 y 28, la que fue aceptada a tramitacin y hechas las
publicaciones legales, fue objeto de una oposicin deducida por las
empresas "CMPC. S.A.", fundada en lo dispuesto en los artculos 19 y
20, letras c), f) y h) de la ley N 19.039, por constituir el nombre de una
persona natural sin contar con el consentimiento de sus herederos ni
haber transcurrido cincuenta aos de su fallecimiento, y presentar,
adems, semejanzas grficas y fonticas con la marca "Mistral",
registro N 444.322, que distingue impresos y publicaciones no
peridicas;

Segundo: Que habiendo el fallo de primer grado acogido la oposicin


deducida fundada en la letra c) del artculo 20 de la Ley de Propiedad
Industrial, se rechaz el registro de la marca solicitada;

Tercero: Que la solicitante, a fojas 49 y siguientes, estimando ser


agraviada con lo resuelto, dedujo apelacin alegando: que el signo
pedido debe ser analizado en su conjunto y no separando sus
elementos en forma aislada; que el trmino solicitado es una expresin
de fantasa creada por su parte y que no corresponde al nombre de
una persona natural; que la solicitante se trata de una corporacin
creada con dicha denominacin con fines educacionales y que el signo
pedido debe ser acogido a registro para distinguir los productos y
servicios que ella ofrece; y que, por ltimo, se trata de una etiqueta
con un diseo especial y que la peticionaria es ya titular del registro
denominativo N 514.691, ya aceptado por el propio Tribunal Arbitral
de Propiedad Industrial por sentencia del 10 de julio de 1999;

Cuarto: Que, si bien es cierto, que el artculo 20, letra, c), de la Ley de
Propiedad Industrial, establece que no puede registrarse el nombre de
una persona natural cualquiera, salvo el consentimiento dado por ella
o sus herederos, en el evento de que ella hubiere fallecido, no es
menos cierto que, en la especie, el signo solicitado a registro
constituye el nombre de una corporacin educacional con
personalidad jurdica, creada conforme a lo dispuesto en el D.F.L. N

75

1, del Ministerio de Educacin Pblica, de fecha 3 de enero del ao


1981.

Dicha corporacin es, adems, ya titular de otros registros marcarios


destinados a proteger sus productos con las expresiones "Universidad
Gabriela Mistral"; y

Quinto: Que, a mayor abundamiento, este tribunal no debe olvidar que


el artculo 8 del Convenio de Pars, protege el nombre comercial.

Por estas consideraciones y teniendo, adems, presente lo dispuesto


en el artculo 20, letra c), de la ley N 19.039, SE REVOCA la
sentencia apelada de fecha doce de julio de mil novecientos noventa y
nueve, escrita a fojas 36 vta. y, en su lugar, se declara que se concede
el registro solicitado para la marca mixta "Universidad Gabriela
Mistral", pedida para distinguir todos los productos de las clases 14,
16, 18, 25, 26 y 28.

Atendido lo precedentemente resuelto se dispone la devolucin de la


suma consignada para la interposicin del recurso.

Antese y devulvanse oportunamente los autos.

Redaccin del integrante del tribunal don Santiago Santa Cruz


Fernndez.

Pronunciada por los ministros seores Santa Cruz, Huerta y Pellicer.

Rol N 1.413-99.

4.

SIGNOS OFICIALES Y DE DISTINCIN

Artculo 20 letra d) de la LPI

Dispone dicho precepto que no pueden registrarse como marcas:

76

"Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control


de garantas adoptados por un Estado, sin su autorizacin y las que
reproduzcan o imiten medallas, diplomas, distinciones otorgadas en
exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcin sea pedida por
una persona distinta de quien las obtuvo".

Comentario:

La aplicacin prctica de estos casos es muy escasa, casi nula, de


hecho no hay precedentes en los cuales se haya aplicado esta causal
de irregistrabilidad.

5.
MARCAS GENRICAS, INDICATIVAS, DESCRIPTIVAS Y DE
USO COMN

Artculo 20 letra e) de la LPI

Dispone dicho precepto que no pueden registrarse como marcas: "Las


expresiones empleadas para indicar gnero, naturaleza, origen,
nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad de los
productos, servicios o establecimientos, las que sean de uso general
en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o
establecimientos y las que no presenten carcter de novedad o
describan los productos, servicios o establecimientos a que deban
aplicarse".

La doctrina suele dividir estas expresiones irregistrables contenidas en


la letra e) en cuatro grandes grupos:

1)
Las expresiones empleadas para indicar el gnero de los
productos, servicios o establecimientos. Se trata de las marcas
genricas, que son aquellas que designan un producto o servicio, esto
es, que corresponden originalmente al nombre del producto, servicio o
establecimiento (como por ejemplo, RELOJ, para designar relojes de
la clase 14). Tambin pueden entenderse incluidas en este grupo
aquellas expresiones que, sin corresponder originalmente al nombre
del producto, servicio o establecimiento, han adquirido con

77

posterioridad dicha calidad (como por ejemplo, TOALLA NOVA, para


papel absorbente).

2)
Las expresiones empleadas para indicar la naturaleza, origen,
nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad de los
productos, servicios o establecimientos. Estas son las marcas
indicativas, que son aquellas que indican la naturaleza, destinacin,
cualidad, peso, valor de los rubros o coberturas que se desea
distinguir, como por ejemplo BANCO INVERSIN, para distinguir
negocios financieros, clase 36.

3)
Las que sean de uso general en el comercio para designar cierta
clase de productos, servicios o establecimientos. Se trata de las
marcas de uso comn, lo cual ocurre cuando se ha generalizado el
uso de la expresin hasta convertirla en marca de uso comn o
general, como por ejemplo, PILSEN, para cervezas de la clase 32.

4)
Las que no presenten carcter de novedad o describan los
productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse. Estas
son las marcas descriptivas, que son aquellas que describen el rubro o
la cobertura que se desea distinguir, como por ejemplo,
VITAMINIZADO, para distinguir alimentos para animales de la clase
31.

Al revisar la jurisprudencia del DPI, se puede advertir que el lmite


entre las marcas descriptivas, indicativas, de uso comn en la prctica
es muy tenue, de all que en muchos fallos se utilizan indistintamente
estos trminos en forma conjunta, sin hacer una marcada distincin
entre uno y otro. Lo que s queda claro de la jurisprudencia que se
detalla a continuacin es que estamos frente a marcas que se
encuentran inmersas en la letra e) del artculo 20 de la ley.

5.1

Las marcas genricas

Jurisprudencia

En los productos alimenticios se presentan casos frecuentes de


marcas genricas. As ocurri, por ejemplo, con la solicitud de la
marca CLAVEL, solicitada para distinguir productos de la clase 29. Se

78

opone al registro la Asociacin Nacional de Criadores de la Raza


Overo Colorados Chilenos, por considerar la expresin solicitada una
denominacin genrica e indicativa de una raza o tipo de animal. El
DPI resuelve acoger la oposicin por considerar que la marca
solicitada es carente de novedad en sentido amplio, por cuanto el
nombre CLAVEL corresponde al nombre genrico de una raza animal,
que dice relacin con los toros, bueyes o vacas, circunstancias que
aluden a la naturaleza, cualidad y destinacin de los productos a
distinguir.

En este mismo sentido, la solicitud de la marca QUILTRO, para


distinguir productos de la clase 31, tambin fue rechazada por el DPI,
por considerar que el trmino "quiltro" se emplea vulgarmente para
referirse a los perros que es un genrico para referirse a este tipo de
animales, de modo que el signo pedido resulta indicativo para los
productos de la clase 31, que comprende animales vivos y alimentos
para animales.

La marca S SERRANO, para distinguir jamones clase 29, corri la


misma suerte, ya que fue considerada genrica para la clase
solicitada, ya que SERRANO corresponde a una denominacin comn
para designar un tipo de jamn, sin que la letra S otorgue alguna
distintividad al signo solicitado.

El mismo destino corri la marca BOTOX, solicitada para distinguir


preparaciones farmacuticas para el tratamiento de desrdenes
neurolgicos, distonas musculares, desrdenes de msculos no
estriados, desrdenes de nervios autonmicos, dolores de cabeza,
arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parlisis cerebral,
espasmos, temblores y dolor, clase 5. El DPI rechaz de oficio la
marca solicitada atendido que resulta ser genrica, descriptiva,
indicativa y de uso comn respecto de la cobertura solicitada, ya que
la denominacin "botox" es una protena producida por la bacteria
clostridium botulinum, que inhibe la transmisin de los impulsos
elctricos de las terminaciones nerviosas a los msculos, que se usa
para el tratamiento de trastornos del msculo ocular, como el
estrabismo y el parpadeo incontrolable, distona cervical, parlisis
cerebral, dolores de cabeza, espasmos, dolores y tambin se emplea
para eliminar o atenuar las arrugas alrededor de los ojos y cejas.

Comentario:

79

Aunque el fallo sobre la marca Botox no lo indica expresamente, esta


marca tambin puede ser considerada incursa en la causal del art. 20
letra b) de la ley N 19.039, que prohbe el registro de las
denominaciones indicativas de accin teraputica.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud 553.535, fallo N 123.299, de fecha 6-05-2003, marca
"CLAVEL".

2)
Solicitud N 395.454, fallo N 107.164, de fecha 08-01-2001,
marca "QUILTRO".

3)
Solicitud N 496.480, fallo N 116.448, de fecha 30-04-2002,
marca "S SERRANO".

4)
Solicitud N 513.370, fallo N 123.329, de fecha 06-05-2003,
marca "BOTOX".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD 553.535, FALLO N 123.299, DE FECHA 6-05-2003, EXP.


N 2.243-02.

MARCA "CLAVEL"

80

Santiago, 6 de mayo de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "CLAVEL"

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 29.

SOLICITANTE: Leonardo Gonzalo Garca Echavarra, rep. por


Eduardo Brodsky Goren.

2.

OPONENTE:

1)
Asociacin Nacional de Criadores de la Raza Overo Colorados
Chilenos, rep. por Edison Melndez Mndez.

2)

Levaduras Collico S.A., rep. por Jorge Caro Cordero.

CAUSAL:

1)
Arts. 19 y 20 letras e) y f) de la ley N 19.039, por corresponder
la expresin CLAVEL a una denominacin genrica e indicativa de una
raza o tipo de animal.

2)
Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza con la marca "CLAVELA", Reg. N 528.952 que distingue
todos los productos de la clase 29.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin N 1
fundada en la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que
la marca pedida resulta ser carente de novedad en sentido amplio. En
efecto, tal como seala el oponente, el signo solicitado resulta ser
genrico, descriptivo, indicativo y de uso comn, respecto de la
cobertura que se pretende distinguir, por cuanto el nombre "CLAVEL"
corresponde al nombre genrico de una raza de animal, que dice

81

relacin con toros, bueyes o vacas, circunstancias que aluden a la


naturaleza, cualidad y destinacin de los productos a distinguir, por lo
que, atendida la cobertura solicitada, se configura en la especie la
causal de irregistrabilidad alegada por el oponente.

Adems, procede acoger la oposicin N 2 fundada en las letras f) y h)


del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto la marca pedida se
encuentra ntegramente contenida en el signo inscrito, sin que la
sustraccin de la letra "A" del signo inscrito logre dar origen a un
conjunto distinto, lo cual producir error o confusin entre el pblico
consumidor, respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los
productos a distinguir.

Finalmente, procede rechazar la oposicin N 1 fundada en la


infraccin de la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que
no concurren en la especie los supuestos contenidos en la disposicin
invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras e), f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger las oposiciones y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

82

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 395.454, FALLO N 107.164, DE FECHA 08-01-2001,


EXP. N 5.991-98.

MARCA "QUILTRO"

Santiago, 8 de enero de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "QUILTRO"

COBERTURA: Para distinguir productos de la clase 31, con


exclusin de semillas.

SOLICITANTE: Agroveterinaria Huerta Ltda., rep. por don Jos


Huerta Contreras.

2.
OPONENTE: Nestl Chile S.A., rep. por don Enrique Hrdalo
Larran.

CAUSAL: Art 20 letra e) de la ley N 19.039, por tratarse de un


signo de uso comn, indicativo y descriptivo, toda vez que significa
perro de dudoso linaje o "perrucho", y en la clase 31 se encuentra la
comida para animales.

3.
CONSIDERANDO: Que efectivamente el trmino "quiltro" se
emplea vulgarmente para referirse a los perros, de modo que el signo
pedido resulta indicativo para la clase 31, que comprende los animales
vivos y el alimento para animales.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en su
artculo 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

83

PROPONGO: Acoger la oposicin deducida en la especie y rechazar


el registro solicitado en autos.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 496.480, FALLO N 116.448, DE FECHA 30-04-2002,


EXP. N 5684-00.

MARCA "S SERRANO"

Santiago, 30 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: S SERRANO (etiqueta descrita a fojas 1)

COBERTURA: Para distinguir jamones, productos crnicos y


embutidos, clase 29.

84

SOLICITANTE: Consorcio del Jamn Serrano


representada por Mara Carolina del Ro Herane.

2.

Espaol,

OPONENTE:

1) Alimentos Fruna Ltda., representada por Mario Amigo Reyes.

2) Cecinas San Jorge S.A., representada por Jorge Caro Cordero.

CAUSAL:

1) Artculos 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza con la marca SERRANO, entre otros, Registro N 461.750,
entre otras clases, que distingue sustancias, compuestos y yerbas
usadas en decocciones e infusiones para preparar bebidas, cacao,
chocolate, caf, t, yerba mate y productos similares o sucedneos,
productos de galletera, pastelera y confitera, pastas, polvos,
azcares y preparaciones dulces frescas, caramelos y pastillas, clase
29.

2)
Artculos 19 y 20 letras e) y f) de la ley N 19.039, por ser
genrico, descriptivo, de uso comn y corriente y por producir
confusin en el pblico respecto de la procedencia y gnero de los
productos.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la primera
oposicin fundada en la infraccin de las letras f) y h) del artculo 20
de la ley N 19.039, toda vez que el mbito de proteccin de la marca
solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con el campo
operativo del signo del oponente, esto atendido a que las relaciones
de cobertura deben hacerse entre productos y no entre clases.

Que corresponde acoger la segunda oposicin fundada en la


infraccin de la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez
que la marca pedida resulta ser carente de novedad en sentido amplio.
En efecto, analizado el signo pedido se puede advertir que ste

85

corresponde a una denominacin comn para designar a un tipo de


jamn, sin que la letra S otorgue alguna distintividad al signo, por lo
que el signo solicitado resulta ser una expresin genrica para la
cobertura que pretende distinguir.

Que tambin debe rechazarse la referida oposicin fundada en la


infraccin de la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto
no existen antecedentes en autos que permitan configurar los
supuestos contenidos en dicha causal.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Rechazar la primera oposicin, acoger la segunda y en


definitiva rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 513.370, FALLO N 123.329, DE FECHA 06-05-2003,


EXP. N 1.100-02.

86

MARCA "BOTOX"

Santiago, 6 de mayo de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "BOTOX"

COBERTURA: Para distinguir preparaciones farmacuticas para el


tratamiento de desrdenes neurolgicos, distonas musculares,
desrdenes de msculos no estriados, desrdenes de nervios
autonmicos, dolores de cabeza, arrugas, hiperhidrosis, lesiones
deportivas, parlisis cerebral, espasmos; temblores y dolor, clase 05.

SOLICITANTE: Allergan Inc., rep. por Jorge Garay Medina.

2.

OPONENTE: Instituto Sanitas S.A., rep. por Loreto Bresky Ruiz.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza con la marca "BIOTOS", Reg. N 512.782 que distingue
todos los productos de la clase 05.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto los
signos en conflicto son claramente diferentes, habida cuenta que los
elementos que los distinguen logran dar origen a signos
independientes, poseedores de un concepto propio, que puede ser
fcilmente reconocible y distinguible por el pblico consumidor, lo que
permite suponer que ellos podrn coexistir pacficamente en el
mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude
el oponente.

Sin perjuicio de lo anterior, procede rechazar de oficio la marca


solicitada en virtud de la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039,
toda vez que la marca pedida resulta ser carente de novedad en
sentido amplio. En efecto, el signo solicitado resulta ser genrico,
descriptivo, indicativo y de uso comn, respecto de la cobertura que se

87

pretende distinguir, por cuanto la denominacin BOTOX es una


protena producida por la bacteria clostridium botulinum, que inhibe la
transmisin de los impulsos elctricos de las terminaciones nerviosas
a los msculos, se usa para el tratamiento de trastornos del msculo
ocular, como el estrabismo y el parpadeo incontrolable, distona
cervical, parlisis cerebral, dolores de cabeza, espasmos, dolores y
tambin se emplea para eliminar o atenuar las arrugas alrededor de
los ojos y cejas, por lo que, atendida la cobertura solicitada, se
configura en la especie la causal de irregistrabilidad.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.2

Marcas indicativas

Jurisprudencia

Dentro de la gama de marcas indicativas fue solicitada la marca


PTIMA, por Distribuidora Automotriz Santiago S.A., para distinguir
todos los productos de la clase 12. Se opuso al registro Inversiones y
Comercializadora Kabal S.A., por encontrarse incursa en los artculos
19 y 20 letra e) de la ley, por carecer de novedad en la clase
solicitada. En este caso, el DPI acoge la oposicin fundada en la letra
e) del art. 20 de la ley, toda vez que la marca solicitada PTIMA,
significa segn el Diccionario de la Real Academia Espaola de la
Lengua "adjetivo superlativo de bueno. Sumamente bueno. Que no
puede ser mejor" y resulta ser carente de novedad en sentido amplio y
una expresin indicativa de cualidad para los productos que se
pretenden distinguir entre los cuales se encuentran las camionetas y

88

motocicletas. Por lo anterior, se acoge la oposicin y se rechaza la


marca solicitada.

Otro caso de este grupo es la marca SPER PERRO, solicitada por


Central Veterinaria S.A., para distinguir alimentos para animales clase
31. Se opusieron a su registro entre otros, Nestl Chile S.A., por
estimarla incursa en los artculos 19 y 20 entre otras, letra e) de la ley
N 19.039. El DPI acoge las oposiciones fundadas en la infraccin
contenida en el artculo 20, letra e), de la ley del ramo, por cuanto la
marca pedida resulta ser genrica, descriptiva o indicativa de
destinacin para la cobertura que pretende distinguir, no siendo
poseedora de la novedad suficiente para constituir marca comercial,
por lo que se rechaza el registro solicitado.

Tambin puede citarse el caso de la marca BANCO INVERSIN,


solicitada por el Banco Inversin S.A., para distinguir entre otros,
servicios monetarios, financieros, de seguro, clase 36, servicios de
telecomunicaciones clase 38, servicios de transporte y distribucin de
mercancas, organizacin de viajes clase 39. Se opuso a la solicitud
de registro el Banco Edwards, sosteniendo que la marca est incursa
en el artculo 20, letra e) de la ley N 19.039, ya que la expresin
solicitada es un signo genrico, utilizado por todas las instituciones
bancarias y financieras del pas, por cuanto precisamente refleja una
de las actividades ms comunes que estas entidades desarrollan en el
ejercicio propio de su giro comercial, cual es invertir los dineros que el
pblico deposita en sus cuentas, permitiendo capitalizar dichos fondos
en beneficio, tanto de la institucin financiera que se trate como del
depositante.

El DPI acogi la oposicin presentada en base a la infraccin de la


letra e) del artculo 20 de la ley del ramo, en relacin a los servicios
solicitados de la clase 36, toda vez que el signo pedido resulta ser
indicativo de destinacin de los servicios que se pretende distinguir, a
saber, servicios de corredores de seguros, negocios financieros,
negocios monetarios, negocios inmobiliarios, clase 36, concluyendo
que se configura en la especie la causal de irregistrabilidad alegada
por el demandante de autos. En relacin al resto de la cobertura
solicitada, sostuvo el DPI que corresponda adems rechazar de oficio
la marca solicitada por infraccin a la letra f) del artculo 20 de la ley,
toda vez que el signo pedido posee una significacin tan definida que
resulta ser abiertamente inductivo a error o confusin al pblico
consumidor acerca del gnero de los dems servicios a distinguir, al
no lograr independizarse totalmente de los servicios que

89

originariamente debiera identificar. Por lo anterior, se acoge la


oposicin en relacin a servicios de la clase 36 y, actuando de oficio,
se niega la marca solicitada para el resto de la cobertura solicitada.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 552.079, fallo N 124.055, de fecha 11-06-2003,
marca "PTIMA".

2)
Solicitud N 546.659, fallo N 124.022, de fecha 11-06-2003,
marca "SPER PERRO".

3)
Solicitud N 522.928, fallo N 118.919, de fecha 23-08-2000,
marca "BANCO INVERSIN".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 552.079, FALLO N 124.055, DE FECHA 11-06-2003,


EXP. N 2839-02.

MARCA "PTIMA"

Santiago, 11 de junio de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

90

1.

MARCA: "PTIMA"

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 12.

SOLICITANTE: DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ SANTIAGO S.A.,


rep. por Patricio de la Barra Gili.

2.
OPONENTE: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA KABAL
S.A., rep. por Karime Hamed Sleiman.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por carecer de


novedad en la clase solicitada.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin,
fundada en la letra e) del art. 20 de la ley N 19.039, toda vez que la
marca solicitada, "PTIMA", significa, segn el Diccionario de la
Lengua de la Real Academia Espaola, "Adjetivo superlativo de
bueno. Sumamente bueno. Que no puede ser mejor."; y resulta ser
carente de novedad en sentido amplio. En efecto, tal como seala el
oponente, no procede que el signo pedido se entregue en monopolio a
nadie en particular para distinguir productos de la clase 12, pues
corresponde a una expresin indicativa de cualidad y descriptiva de
los productos que se pretenden distinguir, entre los cuales se
encuentran, por ejemplo, las camionetas y las motocicletas.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

91

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 546.659, FALLO N 124.022, DE FECHA 11-06-2003,


EXP. N 4033-02.

MARCA "SPER PERRO"

Santiago, 11 de junio de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: SPER PERRO

COBERTURA: Para distinguir alimentos para animales, clase 31.

SOLICITANTE: Central
acreditada en autos.

Veterinaria

S.A.,

sin

representacin

2.

OPONENTE:

1)

Nestl Chile S.A., rep. por Jos Luis Tagle Moreno.

2)
Laboratorio Drag-Pharma Chile Invertec S.A. rep. por Pablo
Ramrez Magaa

92

3)

Finca S.A., rep. por Mara Luisa Arregui Landaberea.

CAUSAL:

1)
Arts.19 y 20 letras e) y f) de la ley N 19.039, por falta de
novedad y por inducir a error.

2)
Arts.19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por falta de
novedad, por presentar semejanzas grficas y fonticas y por inducir a
error respecto de la marca SUPERPET, Registro N 641940, que
distingue todos los productos de la clase 31.

3)
Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por falta de
novedad, por presentar semejanzas grficas y fonticas y por inducir a
error respecto de la marca SPER GUAU, Registro N 624755, que
distingue comida de animales y dems productos de la clase, con
exclusin de variedades de semillas y vegetales, clase 31.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la primera, segunda
y tercera oposiciones deducidas, fundadas en la infraccin de la letra
e) de la ley del ramo, por cuanto la marca pedida resulta ser genrica,
descriptiva o indicativa de destinacin para la cobertura que pretende
distinguir, no siendo poseedora de la novedad suficiente para constituir
marca registrada.

Que corresponde rechazar la primera oposicin deducida, fundada en


la infraccin de la letra f) de la ley del ramo, toda vez que no concurren
en la especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

Que corresponde rechazar la segunda oposicin deducida, fundada en


la infraccin de las letras f) y h) de la ley del ramo, toda vez que el
Registro fundante de la demanda no pertenece al demandante, sino a
otro titular, que no ha comparecido a ratificar lo obrado en autos, por lo
que no corresponde un pronunciamiento de fondo a su respecto.

93

Que corresponde rechazar la tercera oposicin deducida, fundada en


la infraccin de las letras f) y h) de la ley del ramo, toda vez que de la
confrontacin de los signos en conflicto es posible advertir diferencias
grficas como fonticas que permiten distinguirlos entre s, ya que si
bien es cierto las marcas en referencia comparten el segmento
SPER, tambin es cierto que los complementos, tanto de la marca
solicitada como del signo inscrito, logran dotar a cada conjunto de una
fisonoma e identidad propia; concluyendo que ser posible la
coexistencia pacfica de las marcas en el mercado, sin peligro de
inducir a los destinatarios a error o engao respecto de la procedencia,
cualidad o gnero de los productos a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger las oposiciones y rechazar el registro


solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 522.928, FALLO N 118.919, DE FECHA 23-08-2002,


EXP. N 3258-01.

94

MARCA "BANCO INVERSIN"

Santiago, 23 de agosto de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: BANCO INVERSIN (etiqueta descrita a fs. 1)

COBERTURA: Servicios de publicidad; gestin de negocios


comerciales; administracin comercial; trabajos de oficina, clase 35;
servicios de corredores de seguros; negocios financieros; negocios
monetarios; negocios inmobiliarios, clase 36; servicios de
telecomunicaciones, clase 38; servicios de transporte; distribucin;
embalaje y almacenaje de mercancas; organizacin de viajes, clase
39; servicios de educacin prebsica, bsica, media y superior;
capacitacin; organizacin de concursos; diversiones televisadas y
radiofnicas, servicios de informacin y reservas de espectculos,
produccin de espectculos, explotacin de salas de cine y teatro,
casinos; actividades deportivas y culturales, clase 41; servicios de
restauracin (alimentacin); hospedaje temporal; cuidados mdicos,
de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura;
servicios jurdicos; investigacin cientfica e industrial; programacin
para ordenadores, clase 42.

SOLICITANTE: Banco Inversin, S.A., rep. por Jorge y Felipe


Garay Prez.

2.

OPONENTE: Banco de A. Edwards, rep. por Max Montero Atria.

CAUSAL: Arts. 5, 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por tratarse


de un signo genrico. En efecto, la expresin solicitada es utilizada por
todas las instituciones bancarias y financieras del pas, por cuanto
precisamente refleja una de las actividades ms comunes que estas
entidades desarrollan en el ejercicio propio de su giro comercial, cual
es invertir los dineros que el pblico deposita en sus cuentas,
permitiendo capitalizar dichos fondos en beneficio tanto de la
institucin financiera que se trate como del depositante, es decir, un
"banco de inversin".

95

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
fundada en la infraccin de la letra e), en relacin a los servicios
solicitados de la clase 36, toda vez que el signo pedido resulta ser
indicativo de destinacin de los servicios que se pretende distinguir, a
saber, servicios de corredores de seguros; negocios financieros;
negocios monetarios; negocios inmobiliarios, clase 36, concluyendo
que se configura en la especie la causal de irregistrabilidad alegada
por el demandante de autos.

Que en relacin al resto de la cobertura solicitada, corresponde


rechazar de oficio la marca solicitada, por infraccin de la letra f), toda
vez que el signo pedido posee una significacin tan definida, que
resulta ser abiertamente inductivo a error o confusin al pblico
consumidor acerca del gnero de los servicios a distinguir, al no lograr
independizarse totalmente de los servicios que originariamente
debiera distinguir respecto de aquellos para los cuales se ha
solicitado, circunstancia que impide pronunciarse favorablemente por
el signo pedido.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras e) y f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin en relacin a los servicios de la


clase 36 y actuando de oficio negar la marca para el resto de la
cobertura solicitada, por lo que en definitiva, se rechaza la marca
solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.3

Marcas de uso comn

Jurisprudencia

96

Un caso de marca de uso comn para los productos que se pretenden


distinguir corresponde a la solicitud de la marca PILSEN, solicitada
para distinguir cervezas de la clase 32, solicitada por Unin de
Cervecera Peruanas Backus y Johnston S.A. entre otros, se opuso al
registro Cerveceras Chile S.A., por considerar que la marca Pilsen se
encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en
las letras e) y f) de la ley N 19.039, por ser descriptiva respecto de los
productos que pretende distinguir y por ser un vocablo de uso comn y
frecuente para distinguir y proteger las cervezas comprendidas en la
clase 32. Adems, se sostiene que la marca pedida constituye un
atentado a la libre competencia, al pretender monopolizar en provecho
propio el nombre del lugar de origen de un conocido tipo de cerveza.

El DPI acogi la oposicin por considerar que el termino "pilsen" es el


apcope de la palabra "Pilsener" y ste, a su vez, es un trmino
utilizado para referirse a un tipo de cerveza clsica, que se caracteriza
por ser una cerveza ligera de color dorado plido, que se desarroll
originalmente en la ciudad de Pilsener, hoy Checoslovaquia, por lo que
es un trmino que designa los productos que se pretenden distinguir,
rechazndose en definitiva el registro solicitado.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y es la siguiente:

Solicitud N 506.289, fallo N 117.573, de fecha 14-06-2002,


marca "PILSEN".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 506.289, FALLO N 117.573, DE FECHA 14-06-2002,


EXP. N 791-01.

97

MARCA "PILSEN"

Santiago, 14 de junio de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: PILSEN (etiqueta descrita a fs. 1)

COBERTURA: Cerveza, clase 32.

SOLICITANTE: Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston


S.A., rep. por Bernardo Serrano Spoerer.

2.

OPONENTE:

1)

Plzensky Prazdroj AS., rep. por Jorge y Felipe Garay Prez.

2)

Cervecera Chile S.A., rep. por Juan Alberto Daz Wiechers.

3)

Alfredo Montaner

CAUSAL:

1)
Arts. 19 y 20 letras e) y j) de la ley N 19.039, pues es una
expresin genrica, indicativa y descriptiva respecto de los productos
que pretende distinguir, adems es un vocablo de uso comn y
frecuente para distinguir y proteger las cervezas comprendidas en la
clase 32 y por afectar el principio de la competencia leal y tica
mercantil.

2)
Arts. 19 y 20 letras e), f) y j) de la ley N 19.039, por ser una
marca carente de novedad, descriptiva y genrica y de uso comn

98

para distinguir cervezas de la clase 32. Adems constituye un


atentado a la libre competencia al pretender monopolizar en provecho
propio el nombre del lugar de origen de un conocido tipo de cerveza.
En efecto, agrega, que PILSEN, es el nombre en alemn de una de las
famosas ciudades cerveceras de Europa Central, exactamente de la
zona de Bohemia.

3)
Arts. 5, 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, pues es un trmino
de uso comn y corriente, que indica gnero y naturaleza de los
productos a que se pretende destinar, esto es cervezas de la clase 32.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger las tres oposiciones
fundadas en la infraccin de la letra e), toda vez que la marca pedida
resulta ser carente de novedad en sentido amplio. En efecto, el
trmino PILSEN no es sino el apcope de la palabra PILSENER, y
ste no es sino el trmino utilizado para referirse a un tipo de cerveza
clsica, que se caracteriza por ser una cerveza ligera de color dorado
plido, que se desarroll originalmente en la ciudad de PILSENER,
hoy Checoslovaquia, por lo que esta sola circunstancia pone de
manifiesto un trmino abiertamente descriptivo de los productos que
se pretende distinguir, y dado que el signo solicitado no cuenta con
otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible
de amparo marcario, habr ste de ser rechazado.

Que sin embargo conforme a lo antes expuesto, corresponde


rechazar la segunda oposicin, basada en la infraccin a la letra f) del
artculo 20, por cuanto no se aprecia cmo el otorgamiento de la
marca pedida podra inducir a errores o confusiones entre el pblico
consumidor respecto de los productos a distinguir.

Finalmente, habr de rechazarse las oposiciones primera y


segunda, fundadas en la infraccin de la letra j) por cuanto no existen
antecedentes en autos que permitan configurar los supuestos de la
causal invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger las tres oposiciones y rechazar la marca


solicitada.

99

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.4

Marcas descriptivas

Jurisprudencia

Un caso de marca descriptiva corresponde a la marca MINERALLIS,


para distinguir productos de la clase 32. Se opone al registro Aguas
Minerales Cachantn S.A. en base a los arts. 19 y 20, letra e) de la
LPI, por tratarse de un trmino genrico y descriptivo. Se acoge la
oposicin atendiendo que la marca solicitada resulta ser descriptiva de
la cobertura que se pretende distinguir, por cuanto la descripcin
MINERALLIS alude a la naturaleza, cualidad y destinacin de los
productos a distinguir atendiendo a que dentro de la cobertura
solicitada se encuentran entre otras las aguas minerales, por lo que
configura la causal de irregistrabilidad alegada por el oponente.

Otro caso de marca descriptiva corresponde a la marca TERROIR,


solicitada por Via Valdivieso, para distinguir vinos, clase 33. Se opuso
Via Concha y Toro, en base a los artculos 19 y 20 letras e) y f) de la
ley N 19.039, por ser un trmino genrico, descriptivo y de uso comn
en relacin a los productos solicitados. El DPI acoge la oposicin en
base al citado artculo 20 letra e) de la ley del ramo, aunque sostiene
que la marca pedida es indicativa de cualidad de los productos de la
clase 33. Sostiene el DPI que la palabra "Terroir" alude a ciertas
caractersticas que obtienen ciertos vinos segn la procedencia y
elaboracin de stos, dado que dicho concepto se refiere a elementos
distintivos que adquieren los vinos en cuestin al ser cultivados en
determinados suelos y con determinados climas, lo que configura en la
especie la causal de irregistrabilidad sealada, que impide la
apropiacin de la expresin en comento por alguna persona o titular
en particular para distinguir vinos.

100

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 564.298, fallo N 124.632, de fecha 04-07-2003,
marca "MINERALLIS".

2)
Solicitud N 457.448, fallo N 107.921, de fecha 06-03-2001,
marca "TERROIR".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 564.298, FALLO N 124.632, DE FECHA 04-07-2003,


EXP. N 3.621-02.

MARCA "MINERALLIS"

Santiago, 4 de julio de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA:

"MINERALLIS"

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 32.

SOLICITANTE: Inmobiliaria Ingraur S.A., rep. por Nelson Fuentes


Tatche.

101

2.
OPONENTE: Aguas Minerales Cachantun S.A., rep. por Alfredo
Montaner Lewin.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por tratarse de


un trmino genrico, descriptivo del producto a que se refiere y de uso
comn y corriente entre los productores, comerciantes y pblico en
general.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que la marca
pedida resulta ser carente de novedad en sentido amplio. En efecto,
tal como seala el oponente, el signo solicitado resulta ser genrico,
descriptivo, indicativo y de uso comn, respecto de la cobertura que se
pretende distinguir, por cuanto la denominacin MINERALLIS para
distinguir todos los productos de la clase 32, donde se encuentran
entre otros, las aguas minerales, alude a la naturaleza, cualidad y
destinacin de los productos a distinguir, por lo que, atendida la
cobertura solicitada, se configura en la especie la causal de
irregistrabilidad alegada por el oponente.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 y letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

102

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 457.448, FALLO N 107.921, DE FECHA 06-03-2001,


EXP. N 6106-99.

MARCA "TERROIR"

Santiago, 6 de marzo de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: TERROIR

COBERTURA: Para distinguir productos clase 33.

SOLICITANTE: Via Valdivieso S.A., rep. por Helena Siebel


Bierwirth.

2.
OPONENTE: Via Concha y Toro S.A., rep. por Jorge Caro
Cordero.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e) y f) de la ley N 19.039, por ser un


trmino genrico, descriptivo y de uso comn en relacin con los
productos clase 33.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que del examen
de la marca pedida es posible apreciar que sta es indicativa de
cualidad de productos clase 33, por cuanto la palabra "Terroir" alude a
ciertas caractersticas que obtienen ciertos vinos segn la procedencia
y elaboracin de stos, dado que dicho concepto se refiere a
elementos distintivos que adquieren los vinos en cuestin al ser
cultivados en determinados suelos y con determinados climas, lo que

103

configura en la especie la causal de irregistrabilidad sealada, que


impide la apropiacin de la expresin en comento por alguna persona
o titular en particular para distinguir vinos.

Que la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada por el


oponente no resulta atendible, toda vez que no concurren en la
especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.5

Otras marcas carentes de novedad

Jurisprudencia

Es frecuente que muchos casos de marcas incursas en la causal del


art. 20 letra e) de la ley N 19.039 no pueden catalogarse en estricto
rigor en ninguna de las categoras precedentes, sea por la
composicin de las expresiones, o bien sea por su relacin con la
cobertura pedida. En estos casos, el DPI suele rechazar dichas
marcas invocando la disposicin citada.

Puede mencionarse en este grupo el caso de la marca MP3, para


distinguir servicios de representacin de equipos de reproduccin y
grabacin de sonidos y servicios de marketing clase 35, servicios de
empresa editorial de msica (sello musical), arriendo de autos,
organizacin de eventos culturales y de difusin, clase 41. El DPI
consider carente de novedad la marca solicitada, atendido que las

104

siglas MP3 corresponden a un sistema de compresin de audio que


permite almacenar sonido de gran calidad.

La misma suerte tuvo la denominacin PUNTO COM, solicitada para


distinguir un establecimiento comercial de productos de las clases 16,
20, 24, 25, 27, 28 y 30 en la Regin Metropolitana, al considerarse
como una marca carente de novedad en sentido amplio, ya que
corresponde a un trmino utilizado corrientemente en las
comunicaciones computacionales, en red, para indicar direcciones de
dominio y, por tanto, entre otras direcciones de dominio de tipo
comerciales. Se agrega tambin que el trmino solicitado es utilizado
por la generalidad del pblico consumidor y por lo tanto factible de ser
aplicable a cualquier clase de productos o servicios, circunstancia que
impide en definitiva que pueda ser entregado a nadie en particular.

Tambin puede citarse el caso de la marca AL! PCS, solicitada para


distinguir servicios de telefona mvil asociados a sistemas de prepago
de tales servicios, clase 38, solicitada por Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. Se opone Compaa de Telfonos de Chile
Celular S.A., por considerar que la marca est incursa en los arts. 19 y
20 letras e), f) y h) de la ley del ramo, al contener la expresin "AL",
elemento genrico y de uso comn, y por presentar semejanza con la
marca PCS, para los mismos servicios de la clase 38.

El DPI acoge la oposicin respecto de la incorporacin en el conjunto


pedido de la denominacin AL, por cuanto dicho vocablo es una
expresin ampliamente utilizada en relacin a los servicios telefnicos
de todo tipo, constituyendo la manera usual y habitual en que las
personas contestan o establecen un primer contacto por este medio.
En cuanto a la expresin PCS, tambin contenida en la marca
solicitada, corresponde a la sigla para la expresin Personal
Communication Service, la cual es carente de novedad y distintividad
para constituir marca comercial. Por lo anterior, se acoge la oposicin
y se rechaza la marca solicitada.

Contra esta decisin el solicitante apela, pero el TAPI confirma el fallo


de primera instancia en todas sus partes, en votacin unnime de los
ministros seores Santiago Santa Cruz, Fernando Mrquez y Carmen
Gloria Olave. Posteriormente, el apelante presenta recurso de queja,
el cual es desechado por la Corte Suprema.

105

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 449.163, fallo N 110.604, de fecha 10-07-2001,
marca "MP3".

2)
Solicitud N 477.728, fallo N 115.868, de fecha 28-03-2002,
marca "PUNTO COM" .

3)
Solicitud N 436.814, fallo N 103.335, de fecha 18-07-2000,
marca "AL! PCS".

4)

Marca AL PCS, de fecha 30-04-2003, fallo TAPI.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 449.163, FALLO N 110.604, DE FECHA 10-07-2001,


EXP. N 6053-99.

MARCA "MP3"

Santiago, 10 de julio de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: MP3

106

COBERTURA: Servicios de representacin de equipos de


reproduccin y grabacin de sonidos, servicios de distribucin de
muestras, servicios de registro y grabacin de sonido y servicios de
marketing, clase 35; servicios de empresa editorial de msica (sello
musical), arriendo de audios, organizacin de eventos culturales y de
difusin, clase 41.

SOLICITANTE: Gustavo Valenzuela Raby, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Thomson Consumer Electronics, rep. por Bernardo
Serrano Spoerer.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra e), por tratarse de una expresin


genrica respecto de los servicios solicitados.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
fundada en la infraccin de la letra e), toda vez que la marca pedida
resulta ser carente de novedad en sentido amplio. En efecto, analizado
el signo pedido se puede advertir que ste corresponde a un sistema
de compresin de audio que permite almacenar sonido de gran
calidad, lo cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente genrico
en relacin a la cobertura que se pretende distinguir, sin que cuente
con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo
susceptible de amparo marcario.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

107

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 477.728, FALLO N 115.868, DE FECHA 28-03-2002,


EXP. N 2932-00.

MARCA "PUNTO COM"

Santiago, 28 de marzo de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: PUNTO COM

COBERTURA: Establecimiento comercial de venta de productos de


las clases 16, 20, 24, 25, 27, 28 y 30, en la Regin Metropolitana.

SOLICITANTE: Inversiones Chestnut Ltda., rep. por J. Fernando


Prez Jimnez.

2.
OPONENTE: Almacenes Paris Comercial S.A., rep. por Jorge
Caro Cordero.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza entre otras, con la marca PUNTO PARIS, Reg.

108

N 506.055, que distingue establecimiento comercial para la compra y


venta de toda clase de productos, en la Regin Metropolitana
(infraccin letras f) y h)). Asimismo, el signo pedido infringe lo
dispuesto en la letra e), ya que la expresin "PUNTO COM" o su
variante ".COM" es de uso comn y corriente en los servicios que
utilizan comunicaciones en red e indica las direcciones
comunicacionales en red e indica las direcciones comerciales de
dominio a las que se puede tener acceso por esa va, y por lo tanto no
puede ser monopolio marcario de una persona determinada.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez la
marca inscrita distingue un establecimiento comercial de venta de toda
clase de productos, y el signo pedido slo abarca siete clases en
especfico, de donde se desprende que no es posible hacer relacin
entre los signos, atendida la amplitud de la cobertura que el signo
inscrito distingue.

Que, sin embargo, procede acoger la oposicin deducida por


infraccin a la letra e) del artculo 20 de la ley del ramo, toda vez que
la marca en cuestin resulta ser carente de novedad en sentido
amplio. En efecto, analizado el signo en cuestin, se advierte, tal como
seala el oponente, que ste corresponde a un trmino de uso comn,
habida cuenta que "PUNTO COM" o ".COM" es utilizado
corrientemente en las comunicaciones computacionales en red, para
indicar direcciones de dominio y, por tanto, entre otras direcciones de
dominio de tipo comerciales, que as el estado de cosas es evidente
que el trmino solicitado es utilizado por la generalidad del pblico y
por tanto factible de ser aplicable a cualquier clase de productos o de
servicios, circunstancia que impide en definitiva que pueda ser
entregado en monopolio a nadie en particular, y dado que la marca
solicitada carece de otro elemento o segmento que logre otorgarle una
mnima diferenciacin, fisonoma y distintividad en el mercado, habr
sta de ser rechazada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

109

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 436.814, FALLO N 103.335, DE FECHA 18-07-2000,


EXP. N 3.062-99. FALLO TAPI DE FECHA 30-04-2003. RECURSO
DE QUEJA DE FECHA 24-06-2003.

MARCA "AL! PCS"

Santiago, 18 de julio de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "AL! PCS" (etiqueta descrita a 5.1)

COBERTURA: Para distinguir servicios de telefona


asociados a sistemas de prepago de tales servicios, clase 38.

mvil

SOLICITANTE: Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.,


rep. por Juan Pablo Silva Dorado.

110

2.
OPONENTE: Compaa de Telfonos de Chile Celular S.A., rep.
por Juan Alberto Daz Wiechers.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por


contener la expresin "AL", elemento genrico y de uso comn, y por
presentar semejanza con la marca "PCS", Reg. N 410.091 que
distingue servicios de comunicaciones telefnicas, telegrficas,
radiofnicas y de otra ndole, clase 38.

3.
CONSIDERANDO: Que se atendern las alegaciones del
oponente fundadas en la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039
respecto de la incorporacin en el conjunto pedido de la denominacin
"AL", por cuanto se advierte que dicho vocablo es una expresin
ampliamente utilizada en relacin con los servicios telefnicos de todo
tipo, constituyendo la manera usual y habitual en que las personas
contestan o establecen un primer contacto por este medio. Que, por su
parte, consta que la expresin "PCS" no es ms que la sigla de una
modalidad
de
telefona
celular
denominada
"PERSONAL
COMMUNICATION SERVICE", circunstancia por la que dicho trmino
carece asimismo de la novedad y distintividad suficiente para constituir
un registro comercial.

Que, por su parte, se desechar la invocacin del Reg. N 410.091,


toda vez que ha sido declarado nulo por resolucin ejecutoriada
emanada de este Departamento.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

111

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: AL! PCS

Santiago, 30 de abril de 2003.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada, de fecha dieciocho de julio del ao


dos mil, escrita a fs. diecinueve vuelta.

Antese la sentencia y devulvanse los autos.

Pronunciada por los ministros seores Santa Cruz, Mrquez, seora


Olave.

Rol N 1.223-2000.

Poder Judicial

RECURSO DE QUEJA

Santiago, 24 de junio de 2003.

Vistos y teniendo presente:

1)
Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Ttulo
XVI del Cdigo Orgnico de Tribunales, que trata "De la jurisdiccin
disciplinaria y de la inspeccin y vigilancia de los servicios judiciales", y
est reglamentado en su prrafo primero que lleva el epgrafe de "Las
facultades disciplinarias";

112

2)
Que conforme al artculo 548 de ese cuerpo legal, el recurso de
queja solamente procede cuando en la resolucin que lo motiva se
haya incurrido en falta o abusos graves, constituidos por errores u
omisiones manifiestos e igualmente graves;

3)
Que, en el presente caso, el mrito de los antecedentes no
permite concluir que los jueces recurridos al decidir como lo hicieron
hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que
sera necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las
atribuciones disciplinarias de esta Corte; y

4)
Que lo anterior no significa necesariamente compartir la
apreciacin de los hechos y la aplicacin del Derecho efectuada por
los funcionarios reclamados.

Y de conformidad, adems, con lo dispuesto en los artculos 545 y 549


del Cdigo Orgnico de Tribunales, se declara que se desecha el
recurso de queja interpuesto en lo principal de la presentacin de fojas
4.

Agrguese copia de la presente resolucin a los autos trados a la


vista, hecho, devulvanse ellos al tribunal de origen.

Regstrese, comunquese y archvese.

Pronunciada por los ministros seores Ricardo Glvez, Domingo


Yurac, Humberto Espejo y seorita Mara Antonia Morales; y el
Abogado Integrante seor Manuel Daniel.

Rol N 1.714-2003.

5.6

Palabras de idiomas extranjeros

Jurisprudencia

113

En esta materia, el criterio del DPI y del TAPI ha sido reiterado y


constante, en el sentido que por el hecho de solicitarse como marca
una expresin en otro idioma, no por ello necesariamente es
registrable, debiendo realizarse la traduccin correspondiente para
determinar su carcter distintivo. Lo anterior no obsta a que, como se
ver en los siguientes casos citados, existan distintas decisiones entre
el DPI y el TAPI ante casos concretos, aunque el criterio antes
comentado no se ve alterado.

Se solicit la marca SKIN, para distinguir muebles de madera, clase


20, por don Claudio Jadue. Se opone Fibramol S.A., por estimar que la
marca se encuentra incursa en los artculos 19 y 20 de la ley del ramo,
por ser un trmino genrico, descriptivo y carente de novedad, y por
presentar semejanza con la marca SKINDOOR, solicitud
anteriormente rechazada por el DPI, que distingua tambin productos
de la clase 20.

El DPI, al pronunciarse respecto a la solicitud anterior SKINDOOR,


seala que esa sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, de modo
que no cabe un pronunciamiento respecto a las alegaciones que hace
el actor en tal sentido. Por otro lado, en cuanto a lo sostenido en
relacin a la aplicacin del artculo 20, letra e) de la ley, el DPI rechaza
la oposicin, por estimar que la marca solicitada no guarda relacin
con los productos a los que se aplica, circunstancia que otorga la
identidad requerida para ser objeto de proteccin, por lo que se
concede la marca solicitada.

El oponente apela de la sentencia y el TAPI al pronunciarse sobre el


mismo caso seala que la marca SKIN, en idioma ingls, significa
"cubrir con piel o pellejo, tegumento" (diccionario Velsquez, Wilcox y
Follet Company 1946, pgina 604), o bien "cuero, pellejo, corteza"
(diccionario Cassell, tomo 3, pgina 44), y que de los documentos
acompaados por el demandante en su recurso de apelacin queda
demostrado que la misma expresin SKIN se usa para significar
cubierta o enchapado de muebles. Agrega, adems, que si el propio
DPI entendi que la expresin SKINDOOR, pedida anteriormente, era
genrica y concurra en esa peticin la causal de irregistrabilidad
contenida en la letra e) del art. 20 de la ley, con mayor razn la
expresin SKIN resulta tambin genrica para muebles fabricados en
maderas, como son los que se pretende proteger con ella. Por tales
consideraciones, el TAPI revoca la sentencia apelada y en su lugar se
declara que se acoge la demanda de oposicin y se rechaza a registro
la marca solicitada.

114

Sentencia dictada por los seores ministros Santiago Santa Cruz,


Fernando Mrquez y Ral Pellicer.

Comentario:

En este caso, al presentarse como fundamento de la oposicin un


caso anterior en que se haba rechazado una marca similar a la
solicitada en el proceso en que incide la oposicin, el DPI no se
pronuncia derechamente y slo sostiene que el caso citado se
encuentra firme o ejecutoriado, por lo cual no corresponde un
pronunciamiento respecto de dicha alegacin. Este argumento suele
ser utilizado por el DPI cuando en definitiva se va a conceder la marca
solicitada y no se considera vinculado por el fallo previo citado. En las
mismas situaciones se suele citar tambin la disposicin del artculo
3, inciso 2 del Cdigo Civil, el cual seala que "Las sentencias
judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en
que actualmente se pronunciaren".

Otro caso de marca solicitada en idioma extranjero es SAFE FROM


SAFE TO SAFE, solicitada por Va Mat Holding, para distinguir
recipientes metlicos de seguridad para preservar y transportar
mercancas, clase 6, bolsos sintticos de seguridad para preservar y
transportar mercancas, clase 18, y recipientes sintticos para
preservar y transportar mercancas clase 20. Se opuso Industrias
Metalrgicas Bash S.A., en base a los arts. 19 y 20 letras e) f) y h) de
la ley del ramo, por contener el trmino SAFE, que significa "seguro",
expresin que resulta genrica y de uso comn para la cobertura
solicitada, y por presentar semejanza grfica y fontica con otras
marcas que tambin llevan el elemento SAFE.

El DPI acoge las alegaciones del oponente fundadas en el art. 20, letra
e) de la ley del ramo, toda vez que el principal elemento que pretende
conferir distintividad al conjunto solicitado es SAFE, que significa
SEGURO, sin que la incorporacin de las dems preposiciones FROM
y TO, logren conformar una combinacin novedosa y caracterstica
para la cobertura pedida, orientada nicamente a distinguir productos
y artculos de seguridad para la preservacin y transporte de
mercancas.

115

El TAPI, al conocer el caso por va de apelacin, resuelve atendibles


los fundamentos del recurso interpuesto y revoca la sentencia
apelada, declarando en su lugar que se concede el registro solicitado,
con proteccin al conjunto. Voto unnime de los ministros seores
Santiago Santa Cruz, Fernando Mrquez y Ral Pellicer.

Otro caso resuelto por el DPI corresponde a la marca ERECT,


solicitada para distinguir productos farmacuticos clase 5. El DPI
consider que la palabra "erect", traducida desde el ingls al
castellano significa "erecto", expresin que resulta evidentemente
indicativa de cualidad de los productos farmacuticos a distinguir, por
lo que se resolvi rechazar la marca solicitada.

El mismo destino tuvo la marca FROZEN TRADE, solicitada para


distinguir productos agrcolas, hortcolas, forestales y granos, frutas,
legumbres, semillas, plantas y flores, clase 31, caso en el cual se
acogieron las oposiciones presentadas y se rechaz la marca
solicitada, atendido el hecho que la traduccin de las palabras que
componen la marca pedida corresponde a "comercio congelado",
expresin que, para la cobertura solicitada, es indicativa de cualidad
de los productos a distinguir.

Tambin se rechaz la marca SOFTDREAM, para distinguir colchones


clase 20, por ser indicativa de los productos a distinguir; y lo mismo
aconteci con la marca PITAS CREPES & WAFFLES para distinguir
un establecimiento comercial de compra y venta de productos de las
clases 29, 30 y 31, en la Regin Metropolitana, ya que el signo se
compone de tres palabras de uso comn y totalmente descriptivas de
productos de la clase 30, pues efectivamente PITA es un trmino
comn para identificar un tipo de pan sin levadura, CREPES
corresponde a un galicismo para identificar los panqueques, y
WAFFLES es una especie de galleta, trminos todos que ponen de
manifiesto un conjunto abiertamente carente de novedad para el rubro
que se pretende distinguir.

Comentario:

Tal como hemos visto, tanto el DPI como el TAPI hacen la traduccin
de palabras correspondientes a idiomas conocidos por el consumidor.
Sin embargo, no es posible conocer todas las lenguas y dialectos que
se hablen en el mundo, de all que puede suceder que se conceda una

116

marca incursa en una causal de irregistrabilidad, lo cual no obstara a


que posteriormente pueda ser anulada por la va de juicio de nulidad.

Ahora bien, existen marcas en idiomas menos frecuentes para los


consumidores, muchas veces palabras totalmente desconocidas por el
consumidor comn. En estos casos, es mi opinin que podran
considerarse como "marcas de fantasa", tal y como ocurre en otras
oficinas registrales extranjeras, podran concederse ya que en estos
casos el pblico consumidor no se vera engaado, toda vez que
desconocer el significado de la palabra.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 433.304, fallo N 101.859, de fecha 22-05-2000,
marca "SKIN". Fallo TAPI de fecha 13-03-2003.

2)
Solicitud N 439.152, fallo N 103.669, de fecha 02-08-2000,
marca "SAFE FROM SAFE TO SAFE". Fallo TAPI de fecha 13-062003.

3)
Solicitud N 508.096, fallo N 118.986, de fecha 23-08-2002,
marca "ERECT".

4)
Solicitud N 335.711, fallo N 104.023, de fecha 17-08-2000,
marca "FROZEN TRADE".

5)
Solicitud N 429.426, fallo N 110.865, de fecha 20-07-2001,
marca "SOFTDREAM".

6)
Solicitud N 531.675, fallo N 119.565, de fecha 24-09-2002,
marca "PITAS, CREPES & WAFFLES".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

117

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 433.304, FALLO N 101.859, DE FECHA 22-05-2000,


EXP. N 2420-99. FALLO TAPI DE FECHA 13-03-2003.

MARCA "SKIN"

Santiago, 22 de mayo de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: SKIN

COBERTURA: Para distinguir muebles fabricados en madera, clase


20.

SOLICITANTE: Claudio Jadue Yagnam, rep. por Julio Stuardo


Gonzlez.

2.

OPONENTE: Fibramold S.A., rep. por Marcos Morales Andrade.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039


genrico, descriptivo y carente de novedad, y por presentar semejanza
con la marca SKINDOOR, Sol. N 367.463 que distingue productos
clase 20.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de ley N 19.039, toda vez que la
marca fundante de la oposicin se encuentra actualmente rechazada
mediante sentencia firme y ejecutoriada del jefe de este

118

Departamento, de modo que no cabe un pronunciamiento respecto a


las alegaciones invocadas por el actor.

Que la letra e) del artculo 20 de ley N 19.039 alegada por el


oponente no resulta atendible, dado que no concurren en la especie
los supuestos contenidos en la disposicin invocada, por cuanto la
palabra "SKIN" no guarda relacin con los productos solicitados,
circunstancia que otorga a la marca solicitada la requerida identidad
para ser objeto de proteccin.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras e), f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento de Propiedad Industrial

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: SKIN

Santiago, 13 de marzo de 2003.

Vistos:

Que, el seor jefe del Departamento de Propiedad Industrial por


sentencia de fecha 22 de mayo de 2000, rechaz la oposicin
deducida por FIBRAMOLD S.A. en contra de la solicitud de registro de
la marca "SKIN" pedida por CLAUDIO JADUE YAGNAM para
distinguir muebles fabricados en madera, clase 20.

119

Que el sentenciador hizo suya la proposicin del Subdepartamento


Jurdico que declar que proceda el rechazo de la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto la
marca fundante de la oposicin se encontraba a esa fecha
rechazada, en la solicitud N 367.463, por sentencia firme y
ejecutoriada.

Que, el mismo fallo seal que la causal de la letra e) alegada por el


oponente no resultaba atendible, dado que no concurran en la
especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

Que, notificada la sentencia a las partes, el abogado don Jaime Silva


Barros dedujo recurso de apelacin en su contra, en representacin de
la demandante FIBRAMOLD S.A.

Que, el recurrente sostuvo que habra bastado que el sentenciador se


hubiera detenido a analizar la razn por la cual la marca sustento de la
oposicin fue rechazada a registro, para acoger en este juicio la
oposicin deducida en contra de la marca "SKIN", pedida por la
solicitante.

Que, es efectivo agrega el recurrente que la marca "SKINDOOR",


sustento de la oposicin, fue rechazada a registro en atencin a
estimar el sentenciador que la causal de la letra e) del artculo 20 de la
Ley de Propiedad Industrial concurra en ese caso.

Que el criterio sustentado en ese fallo entender que la expresin


SKINDOOR tena carcter genrico y especfico resulta tambin
aplicable en la especie, segn el apelante, por cuanto la expresin
SKIN es, precisamente, la forma cmo se identifica en ingls la
cubierta de un mueble. SKIN significa PIEL o CSCARA, de ah su
analoga y uso corriente en el mercado para puertas y dems muebles
enchapados.

Que, en el escrito de apelacin, la demandante acompa copia de la


sentencia N 95.228 que resolvi el rechazo de su solicitud de registro
de la marca SKINDOOR, fundada en la causal de irregistrabilidad

120

sealada en la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039 y ejemplares


de brochures promocionales en ingls, de tres diferentes empresas, en
los que se alude al enchape de puertas con la expresin "skin".

Que, por resolucin de fecha 27 de junio de 2000 se tuvo por


interpuesto el recurso, se lo concedi, y se orden elevar los autos
para el conocimiento y fallo de este Tribunal Arbitral.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la expresin SKIN, en idioma ingls significa cubrir con


piel o pellejo; tegumento (DICCIONARIO VELZQUEZ, Wilcox y
Follett Company, 1946, pgina 604) o cuero, pellejo, corteza
(DICCIONARIO CASSELL, tomo 3, pgina 44).

Segundo: Que con los documentos acompaados por la demandante


en su recurso de apelacin, queda demostrado que la misma
expresin SKIN se usa para significar cubierta o enchapado de
muebles.

Tercero: Que, si el seor Jefe del Departamento entendi que la


expresin SKINDOOR pedida en la solicitud N 367.463 era genrica y
concurra en esa peticin la causal de irregistrabilidad sealada en la
letra e) del artculo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, con mayor
razn la expresin SKIN, solicitada en estos autos, resulta tambin
genrica para muebles fabricados en maderas, como son los que se
pretende proteger con ella.

Cuarto: Que, por lo expuesto precedentemente, los sentenciadores


consideramos que la expresin inglesa SKIN no puede otorgarse en
exclusividad a una sola persona, atendido el significado que ella tiene.

Con el mrito de lo expuesto, antecedentes que obran en autos y lo


establecido en los artculos 19 y 20 letra e) SE REVOCA la sentencia
apelada que rechaz la oposicin deducida por FIBRAMOLD S.A. y se
declara en cambio que se acoge la demanda de oposicin y se
rechaza el registro de la marca SKIN pedida por CLAUDIO JADUE
YAGNAM para distinguir muebles fabricados en madera (clase 20).

121

Acordada con el voto en contra del ministro seor Ral Pellicer


Navarro quien estuvo por confirmar la sentencia apelada, con el mrito
de sus propios fundamentos.

Se declara que procede la devolucin al apelante de la suma


consignada para deducir el recurso.

Redaccin del ministro seor Fernando Mrquez R.

Notifquese, antese y devulvanse los autos al Departamento de


Propiedad Industrial para su cumplimiento.

Pronunciada por los ministros seores Santa Cruz, Mrquez y Pellicer.

Rol N 889-2000.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 439.152, FALLO N 103.669, DE FECHA 02-08-2000,


EXP. N 3.423-99. FALLO TAPI DE FECHA 13-06-2003.

MARCA "SAFE FROM SAFE TO SAFE"

Santiago, 2 de agosto de 2000.

122

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA: "SAFE FROM SAFE TO SAFE" (etiqueta descrita a
fojas 1)

COBERTURA: Para distinguir recipientes metlicos de seguridad


para preservar y transportar mercancas, clase 06; bolsos sintticos de
seguridad para preservar y transportar mercancas, clase 18 y
recipientes sintticos para preservar y transportar mercancas, clase
20.

SOLICITANTE: Va Mat Holding AG, rep. por Max Villaseca Molina.

2.
OPONENTE: Industrias Metalrgicas Bash S.A., rep. por Jorge
Caro Cordero.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por


contener el trmino "SAFE" que significa seguro, expresin que resulta
genrica y de uso comn para la cobertura solicitada; y por presentar
semejanza con las marcas "DATASAFE", entre otros, Reg. N 419.834
que distingue todos los productos de la clase 06; y "SAFER", entre
otros, Reg. N 465.147 para distinguir todos los productos de la clase
06.

3.
CONSIDERANDO: Que se acogern las alegaciones del
oponente fundadas en la letra e) del artculo 20, toda vez que se
advierte que el principal elemento que pretenden conferir distintividad
al conjunto solicitado es "SAFE", el cual significa "SEGURO", sin que
la incorporacin de las dems preposiciones "FROM" y "TO" logren
conformar una combinacin novedosa y caracterstica para la
cobertura pedida, orientada nica y exclusivamente a distinguir
productos y artculos de seguridad para la preservacin y transporte
de mercancas.

Que, por su parte, se desechar la invocacin de las letras f) y h),


por cuanto existen entre los signos en conflicto evidentes diferencias
grficas y fonticas que impiden su confusin, gozando cada una de
ellas de una fisonoma de conjunto propia, absolutamente diversa que
efectivamente las diferencia ante el pblico consumidor.

123

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento de Propiedad Industrial

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: SAFE FROM SAFE TO SAFE

Santiago, 13 de junio de 2003.

Vistos:

Que de acuerdo al mrito de autos cabe estimar atendibles los


fundamentos del recurso de apelacin interpuesto en la especie.

Por estas consideraciones y teniendo adems presente lo previsto en


los artculos 17, 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial, se
revoca la sentencia apelada de fecha dos de agosto del ao dos mil,
escrita a fs. 35 vta. y se declara en su lugar que se concede el registro
solicitado en autos, con proteccin al conjunto.

Djase constancia que procede la devolucin al apelante de la suma


consignada.

Antese la sentencia y devulvanse los autos.

124

Redaccin del ministro seor Santa Cruz.

Pronunciada por los ministros seores Santa Cruz, Mrquez, Pellicer.

Rol N 1.396-2000.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 508.096, FALLO N 118.986, DE FECHA 23-08-2002,


EXP. N 1714-01.

MARCA "ERECT"

Santiago, 23 de agosto de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: ERECT

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 05.

SOLICITANTE: Flavia Woloszyn y Ca. Limitada, sin representacin


acreditada en autos.

125

2.
OPONENTE: Laboratorios Recalcine S.A., representada por
Rodrigo Albagli Ventura.

CAUSAL: Artculos 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por ser una


expresin que indica la cualidad de los productos a distinguir.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
fundada en la infraccin de la letra e) del artculo 20 de la ley N
19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de novedad
en sentido amplio. En efecto, analizado el signo pedido se puede
advertir que se compone de la palabra ERECT, que traducida desde el
ingls al castellano significa ERECTO, que corresponde a una palabra
evidentemente indicativa de la cualidad de los productos a distinguir,
por lo que el signo solicitado resulta ser una expresin genrica para
la cobertura que pretende distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento de Propiedad Industrial

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

126

SOLICITUD N 335.711, FALLO N 104.023, DE FECHA 17-08-2000,


EXP. N 723-97.

MARCA "FROZEN TRADE"

Santiago, 17 de agosto de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: FROZEN TRADE

COBERTURA: Para distinguir productos agrcolas, hortcolas,


forestales y granos, frutas, legumbres, semillas, plantas y flores, clase
31.

SOLICITANTE: ngelo
acreditada en autos.

2.

Bozzo

Alcano,

sin

representacin

OPONENTE:

1)
Compaa Cerveceras Unidas S.A., rep. por Alfredo Montaner
Lewin.

2)

Nestl Chile S.A., rep. por Jorge Caro Cordero.

CAUSAL:

1)
Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por ser carente de
novedad, descriptiva e indicativa de los productos a distinguir.

127

2)
Arts. 19 y 20 letras e) y f) de la ley N 19.039, por ser un trmino
genrico, descriptivo y de uso comn respecto de los productos
solicitados.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger las oposiciones
fundadas en la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que
la traduccin de las palabras que componen la marca pedida es
"Comercio Congelado", de manera que atendida la cobertura pedida
es dable concluir que en la especie se incurre en la causal sealada
por los oponentes, toda vez que dicha expresin es indicativa de
cualidad de los productos a distinguir.

Que la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada por el


oponente N 2 no resulta atendible, toda vez que no concurren en la
especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento de Propiedad Industrial

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

128

SOLICITUD N 429.426, FALLO N 110.865, DE FECHA 20-07-2001,


EXP. N 1.391-99.

MARCA "SOFTDREAM"

Santiago, 20 de julio de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "SOFTDREAM "

COBERTURA: Para distinguir especialmente colchones y todos los


productos de la clase 20.

SOLICITANTE: Demiranda Multitiendas Ltda., sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Manufacturas de Vestuario Mavesa Ltda., rep. por
Marcos Morales Andrade.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza grfica y fontica y por inducir a error respecto
de la marca, SOFT DREAM., Sol. N 434.259 que distingue todos los
productos clase 24 y por contraria al orden pblico, la moral y las
buenas costumbres.

3.

CONSIDERANDO:

Que no resulta atendible la oposicin fundada en la letra f) del


artculo 20 de la ley del ramo, toda vez que los signos distinguen
coberturas distintas y no relacionadas, por lo que no habiendo conflicto
entre los campos operativos, se concluye que la coexistencia de las
marcas en el mercado no ser causa de error o confusin en el pblico

129

consumidor respecto de las cualidades y el origen de los productos a


distinguir.

Que corresponde rechazar el argumento de la oponente fundado


en la infraccin de la letra j), por cuanto los antecedentes que obran en
autos no se encuadran en los supuestos que contempla dicho
precepto legal.

Que no obstante lo anterior procede rechazar de oficio el registro


de la marca solicitada, fundada en la letra e) del artculo 20 de la ley
N 19.039, toda vez que del examen de la marca pedida es posible
apreciar que sta es de aquellas que indican los productos a distinguir
y es carente de novedad, por cuanto los distintos elementos que
componen el conjunto solicitado no logran dotar a ste de la novedad
y originalidad necesarias para ser objeto de proteccin.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio el registro


de la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento de Propiedad Industrial

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

130

SOLICITUD N 531.675, FALLO N 119.565, DE FECHA 24-09-2002,


EXP. N 4170-01.

MARCA "PITAS, CREPES & WAFFLES"

Santiago, 24 de septiembre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: PITAS CREPES & WAFFLES (etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Establecimiento Comercial para la venta de


productos de las clases 29, 30 y 31, en la Regin Metropolitana.

SOLICITANTE: C & W Alimentos Limitada, rep. por Loreto Bresky


Ruiz y Valeria Taborga Bruzzone.

2.
OPONENTE: C & W Crepes & Wafles, rep. por Andrs Guggiana
Varas.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e) y f) de la ley N 19.039, por cuanto


le fue negada a l la marca C & W CREPES & WAFFLES
correspondiente a la solicitud previa N 329.870, que pretenda
distinguir los servicios de bar y restaurante, de la dase 42. Que
asimismo, seala que l es el verdadero creador de las marcas
CREPES & WAFFLES y C&W CREPES & WAFFLES, que tiene
insana en muchos pases, como Colombia, Per, Panam, Estados
Unidos, Espaa, Argentina y Mxico, para distinguir los mismos
servicios solicitados en autos. Conforme a lo antes expuesto seala
que la solicitud fue negada, por infraccin a la letra e), se debera
aplicar en autos el mismo criterio que rechaz a tramitacin su
solicitud previa N 329.870, correspondiente a la marca C & W
CREPES & WAFFLES.

131

3.
CONSIDERANDO: Que no se har lugar a la oposicin, toda vez
que las resoluciones judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino
respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Lo
anterior en virtud de lo dispuesto en el artculo 3 del Cdigo Civil.

Que, sin embargo, corresponde rechazar de oficio la marca


solicitada por cuanto sta resulta ser carente de novedad en sentido
amplio, esto es, incurre en la causal de irregistrabilidad de la letra e)
del artculo 20 de la ley. En efecto, analizado el signo pedido se
advierte que ste se compone de tres palabras de uso comn y
totalmente descriptiva de productos de la clase 30, pues efectivamente
PITA es un trmino comn para identificar a un tipo de pan sin
levadura; los CREPES, un galicismo, para identificar los panqueques y
finalmente WAFFLES, es una especie de galleta, trminos que ponen
de manifiesto un conjunto abiertamente descriptivo del rubro que
pretende distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que
logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y actuando de oficio, rechazar


la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento de Propiedad Industrial

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.7

Las marcas evocativas

Jurisprudencia

Existe una lnea divisoria entre las marcas evocativas y las


descriptivas, cuyo lmite es muy tenue. Por marca evocativa se
entiende aquella expresin original que, sin incurrir en una causal de

132

irregistrabilidad, sugiere o da una idea acerca del tipo de producto,


servicio o establecimiento, o sugiere alguna caracterstica del mismo,
lo que permite que dicha marca sea perfectamente registrable.

Ello ocurri con la solicitud de marca SALCHIPAP'S para distinguir


todos los productos comestibles de la clase 30. Se opone al registro
Cecinas San Jorge S.A. por considerar que la marca solicitada est
incursa en los arts. 19 y 20 letra e) de la ley, por ser una marca
genrica e indicativa de los productos que pretenden distinguir. El DPI
rechaz la oposicin y concedi la marca solicitada por considerarla
evocativa, esto es, una expresin original, que sin incurrir en la causal
de irregistrabilidad sugiere o da una idea acerca del tipo de producto,
servicio o establecimiento o alguna caracterstica del mismo, lo que
permite que dicha marca sea perfectamente registrable, siendo el
signo solicitado claramente evocativo al no contar la expresin
solicitada con una significacin precisa y determinada que se relacione
directamente con los productos a distinguir, siendo, por ende, un
conjunto plenamente susceptible de amparo marcario.

La misma suerte corri la solicitud de registro de la marca


SERVIFREN, solicitada por Sociedad J. Marzolo e Hijos Ltda., para
distinguir estacin de servicio de frenos para vehculos motorizados en
general clase 37. Se opuso Automores Gildemeister por los arts. 19 y
20 letra e) de la ley, por tratarse de un signo carente de novedad,
indicativo, genrico y descriptivo de los servicios que se pretenden
distinguir.

El DPI rechaz la oposicin por considerar que la marca solicitada no


es genrica, descriptiva o indicativa de destinacin en relacin a la
cobertura solicitada, a lo ms, considera que la marca solicitada es
"evocativa", toda vez que sugiere o da la idea acerca de un tipo de
servicio, siendo plenamente registrable, por lo que estima no se
configura la causal invocada.

Comentario:

En ambos casos de precedentes citados se puede precisar que tanto


la marca Salchipaps como Servifren son trminos que dan la idea o
sugieren acerca de un tipo de producto o de servicio, sin contar con
una idea precisa acerca de dichos productos o servicios, por lo cual se
decide que se trata de marcas registrables.

133

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 398.148, fallo N 106.766, de fecha 22-12-2000,
marca "SALCHIPAP'S".

2)
Solicitud N 575.011, fallo N 124.257, de fecha 20-06-2003,
marca "SERVIFREN".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 398.148, FALLO N 106.766, DE FECHA 22-12-2000,


EXP. N 4.282-98.

MARCA "SALCHIPAP'S"

Santiago, 22 de diciembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "SALCHIPAP'S" (etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 30.

134

SOLICITANTE: Revilla Ceresuela, Pedro Serafin, representado por


Eugenia Espinoza Segovia.

2.
OPONENTE: Cecinas San Jorge S.A., representado por Jorge
Caro Cordero.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por ser genrica


e indicativa de los productos que pretenden distinguir.

3.
CONSIDERANDO: Que habrn de ser rechazados los
argumentos del oponente fundados en la infraccin de la letra e) del
artculo 20 de la ley del ramo, por cuanto la marca pedida no resulta
ser carente de novedad o descriptiva. En efecto, la marca solicitada,
por el contrario, tiene el carcter de evocativa, esto es, una expresin
original, que sin incurrir en causal de irregistrabilidad, sugiere o da una
idea acerca del tipo de producto, servicio o establecimiento o alguna
caracterstica del mismo, lo que permite que dicha marca sea
perfectamente registrable, circunstancia que se da en la especie,
puesto que el signo en comento corresponde a un trmino claramente
evocativo, al no contar la marca solicitada con una significacin
precisa y determinada que se relacione directamente con los
productos a distinguir, siendo, por ende, un conjunto plenamente
susceptible de amparo marcario.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin deducida y otorgar el registro


solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

135

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 575.011, FALLO N 124.257, DE FECHA 20-06-2003,


EXP. N 5.194-02.

MARCA "SERVIFREN"

Santiago, 20 de junio de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "SERVIFREN"

COBERTURA: Para distinguir estacin de servicio de frenos para


vehculos motorizados en general, clase 37.

SOLICITANTE: Sociedad J. Marzolo e Hijos Limitada, rep. por


Francisco Javier Martnez Senz Villarreal.

2.
OPONENTE: Automotores Gildemeister S.A., rep. por Santiago
Ortzar D.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por tratarse de


un signo carente de toda novedad, indicativo, genrico y descriptivo de
los servicios que se pretenden distinguir.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto la marca

136

pedida no resulta ser genrica, descriptiva o indicativa de destinacin


en relacin a la cobertura que se pretende distinguir, a lo ms resulta
ser una marca evocativa, toda vez que sugiere o da la idea acerca de
un tipo de servicio, sin contar con una idea precisa acerca de dicho
servicio, siendo por ende plenamente registrable y susceptible de
amparo marcario.

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurdico para


otorgar la marca solicitada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.8)

Las denominaciones de origen y las indicaciones geogrficas

La actual Ley de Propiedad Industrial nada dice expresamente sobre


las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geogrficas, salvo la
referencia contenida en su art. 20 letra e), cuando dispone que "No
pueden registrarse como marcas: [] e) Las expresiones empleadas
para indicar el [] origen, [] procedencia [] de los productos,
servicios o establecimientos" Igualmente, es posible proteger estas
expresiones mediante la aplicacin del art. 20 letra f) de dicha ley,
cuando declara irregistrables aquellas marcas "que se presten para
inducir a error o engao respecto de la procedencia [] de los
productos, servicios o establecimientos".

5.8.1

Las denominaciones de origen

137

A)

Generalidades

Se entiende por denominaciones de origen aquellas que identifican un


producto como originario del pas, regin o localidad del territorio
nacional, cuando la calidad, reputacin u otra caracterstica del mismo
sea imputable fundamentalmente a su origen geogrfico, teniendo en
consideracin los factores naturales y humanos, cuya extraccin de
las materias primas, produccin, transformacin o elaboracin se
realicen dentro de una zona geogrfica delimitada.

A nivel nacional, el DPI reconoce las denominaciones de origen y


asegura su proteccin mediante el rechazo de marcas que
correspondan o contengan una expresin que corresponda a una zona
geogrfica que se encuentre en el listado de zonificacin vitcola,
aplicando para ello las causales de irregistrabilidad contenidas en el
artculo 20 letras e) y f) de la Ley de Propiedad Industrial, y el decreto
supremo N 464, de Agricultura, del ao 1994.

Por otro lado, la Ley de Alcoholes N 18.455, en su artculo 27,


reconoce tres denominaciones de origen como son "Pisco", "Pajarete"
y "Vino Soleado", describiendo sus caractersticas y campo geogrfico
de produccin.

B)

El decreto supremo N 464

El decreto supremo N 464, de Agricultura, del ao 1994, publicado en


el Diario Oficial el da 26 de mayo de 1995, y cuya ltima modificacin
est contenida en el decreto supremo N 10, de Agricultura, publicado
en el Diario Oficial con fecha 6 de junio de 2003 (rectificado),
establece la Zonificacin Vitcola o Denominacin de Origen y fija
normas para su utilizacin. Dicha norma establece cinco regiones
vitcolas, divididas en subregiones, y contempla adems otras
categoras de subclasificacin, que son las zonas y reas, todas las
cuales constituyen denominaciones o subdenominaciones de origen
vlidas en nuestro pas de acuerdo a nuestra normativa vigente.

En tal sentido se ha fallado en la solicitud de registro de la marca RO


MAULE, solicitada por Vinos del Sur S.A., para distinguir todos los
productos de la clase 33 (bebidas alcohlicas, con excepcin de
cervezas). Se opuso la Universidad de Talca, en base a los arts. 19 y

138

20 letras f) y h) de la LPI, por semejanza grfica y fontica con las


marcas Casas del Maule y Bodegas del Maule. El DPI consider que
no exista semejanza grfica ni fontica respecto de las marcas
Bodegas del Maule y Casas del Maule, sin embargo rechaz de oficio
la marca solicitada en virtud de lo establecido en el artculo 20, letra e)
de la LPI, atendida la cobertura solicitada y la circunstancia que el
signo pedido alude directamente a la procedencia de stos, lo que se
refuerza por la idea que la Zona del Maule es una zona muy conocida
en el rubro vitcola, por lo que es posible advertir que la marca en
referencia es indicativa de la naturaleza, cualidad y procedencia de los
productos a distinguir, circunstancia que configura en la especie la
causal de irregistrabilidad sealada. A mayor abundamiento seala
que mediante el citado decreto supremo N 464, de 1994, se establece
como denominacin de origen para los vinos que se produzcan en el
pas, el Valle del Maule, que es considerado como subregin de la
regin vitcola del Valle Central.

Otra marca que corri la misma suerte es VINOS RO LONTU, para


distinguir productos de la clase 33, solicitada por Empresas Altamira
Ltda. Se opone doa Juana Astaburuaga Correa, por los arts. 19 y 20,
letras e), f) y h) de la ley, por presentar semejanza con la marca El
Cerrillo de Lontu. El DPI rechaz la oposicin deducida, por cuanto al
confrontar las marcas como conjunto logran distinguirse claramente
uno de otro, tanto desde el punto de vista grfico como fontico, al dar
origen a signos independientes uno de otro. Sin embargo, se rechaza
de oficio la marca solicitada por infraccin de la letra e) del artculo 20
de la ley del ramo, toda vez que la marca en cuestin resulta ser
carente de novedad en sentido amplio. En efecto, se seala que el
signo solicitado corresponde a una denominacin de origen del
producto que pretende distinguir, pues el Valle de Lontu es una
conocida zona productora de vinos. A mayor abundamiento, se agrega
que conforme al decreto supremo N 464, de Agricultura del ao 1994,
se establece en su art. 1 la Zonificacin Vitcola o "denominaciones
de origen" para los vinos que se producen en el pas indicndose
expresamente dicha enumeracin que la denominada en la Regin
Vitivincola del Valle Central, Subregin del Valle de Curic,
justamente el "Valle del Lontu", que comprende las reas de Molina y
Sagrada Familia. Conforme a lo expuesto, se concluye que la marca
pedida es un trmino que, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 20
letra e) de la ley del ramo, es indicativa del origen de los productos
que se pretende distinguir y en consecuencia no susceptible de ser
entregada en monopolio a nadie en particular, por lo que se rechaza la
marca solicitada.

139

Otro caso similar es la solicitud de registro de la marca SOL DEL


ITATA, para distinguir, todos los productos de la clase 33, solicitada
por don Ivn Cceres Poblete. Se opone Via Temporera S.A., por los
arts. 19 y 20 letra e) de la ley del ramo, pues el signo solicitado
corresponde a una denominacin que seala el origen de los
productos a los cuales dicha marca distingue, ya que el Valle del Ro
Itata en nuestro pas es cuna de los conocidos productos agrcolas
que all se cultivan, pero muy especialmente de los vinos que
provienen de dicha regin. El DPI acoge la oposicin fundada en la
letra e) del artculo 20, de la ley N 19.039, toda vez que la marca en
cuestin resulta ser carente de novedad en sentido amplio. En efecto,
se seala que el signo solicitado corresponde a una denominacin
indicativa del origen del producto que se pretende distinguir, pues el
Valle de Itata es una conocida zona productora de vinos y, a mayor
abundamiento, se agrega que el citado decreto supremo N 464 de
Agricultura del ao 1994, menciona al Valle de Itata dentro del
catlogo de la zonificacin vitcola o denominacin de origen para los
vinos que se producen en el pas, indicndose expresamente en dicha
enumeracin la denominada regin vitcola del Sur Zona "A"
justamente al Valle de Itata que corresponde las reas de Chilln,
Quilln y Portezuelo. Por lo anterior, se concluye que el signo
solicitado corresponde a un trmino que de acuerdo a lo dispuesto en
la letra e) del artculo 20 de la ley, es indicativo del origen de los
productos que pretende distinguir y en consecuencia no susceptible de
ser entregada en monopolio a nadie en particular, por lo que se
rechaza la marca solicitada.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 502.248, fallo N 117.531, de fecha 14-06-2002,
marca "RO MAULE".

2)
Solicitud N 511.802 fallo N 117.638, de fecha 21-06-2002,
marca "VINOS RO LONTU".

3)
Solicitud N 481.662, fallo N 115.969, de fecha 05-04-2002,
marca "SOL DEL ITATA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

140

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 502.248, FALLO N 117.531, DE FECHA 14-06-2002,


EXP. N 418-01.

MARCA "RO MAULE"

Santiago, 14 de junio de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "RO MAULE".

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 33.

SOLICITANTE: Vinos del Sur S.A., rep. por Rodrigo Asfura Kuncar.

2.

OPONENTE: Universidad de Talca, rep. por Jaime Silva Barros.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza, entre otras, con las marcas "BODEGAS DEL
MAULE", Reg. N 509.795; "SOLAR DEL MAULE", Reg. N 509.796;
"CASAS DEL MAULE", Reg. N 587.711, todas para distinguir
productos de la clase 33.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que de
la confrontacin de los signos en conflicto no se advierten semejanzas

141

determinantes que pudiesen impedir una eventual coexistencia


pacfica de stos en el mercado, ya que si bien es cierto las marcas en
referencia comparten la palabra "MAULE", no es menos cierto que los
respectivos complementos logran dotar a cada signo de una identidad
y fisonoma propia, por lo que de coexistir en el mercado no se
producirn los errores o confusiones a que alude el actor.

Que no obstante lo anterior, procede rechazar de oficio la marca


pedida, en virtud de la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039,
atendida la cobertura solicitada y la circunstancia que el signo pedido
alude directamente a la procedencia de stos, lo que se refuerza por la
idea que la zona del MAULE es una zona muy conocida en el rubro
vitivincola, por lo que es posible advertir que la marca en referencia es
indicativa de naturaleza, cualidad y procedencia de los productos a
distinguir, circunstancia que configura en la especie la causal de
irregistrabilidad sealada.

A mayor abundamiento cabe destacar que mediante decreto de


fecha 12 de febrero de 2002, se modifica decreto 464 de 1994, que
establece zonificacin vitivincola y fija normas para su utilizacin.
Respecto de las modificaciones a su artculo 1, establece como
denominacin de origen para los vinos que se produzcan en el pas:
numeral 4, letra d) se encuentra el Valle del Maule, el que es
considerado como Subregin de la Regin Vitivincola del Valle
Central.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


pedida.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

142

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 511.802 FALLO N 117.638, DE FECHA 21-06-2002,


EXP. N 1798-01.

MARCA "VINOS RO LONTU"

Santiago, 21 de junio de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: VINOS RO LONTU.

COBERTURA: Todos los productos de la clase 33.

SOLICITANTE: Empresas Altamira Limitada, rep. por Jaime


Lecaros Vander Goes.

2.
OPONENTE: Juana Astaburuaga Correa, rep. por Ignacio
Martnez Cornejo.

CAUSAL: Arts. 5, 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca EL CERRILLO DE LONTU,
solicitud previa N 401.395, que distingue todos los productos de la
clase 33.

143

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
deducida en autos, por cuanto los signos en cuestin, al confrontarlos
como conjunto, logran distinguirse claramente uno de otro, tanto desde
el punto de vista grfico como fontico, al dar origen a signos
independientes, poseedores de un concepto propio, del todo
distintivos, que podrn ser fcilmente reconocibles y distinguibles por
el pblico consumidor, lo que permite suponer fundadamente que ellos
podrn coexistir pacficamente en el mercado, sin que se produzcan
los errores o confusiones a que alude el oponente.

Que procede rechazar de oficio la marca solicitada, por infraccin


de la letra e) del artculo 20 de la ley del ramo, toda vez que la marca
en cuestin resulta ser carente de novedad en sentido amplio. En
efecto, el signo solicitado corresponde a una denominacin indicativa
del origen del producto que pretende distinguir, pues el Valle del
Lontu es una conocida zona productora de vinos.

A este respecto de inters resulta sealar a mayor abundamiento


que el D.S. N 464 de Agricultura, del ao 1994, establece en su
artculo 1, la zonificacin vitcola o "denominacin de origen" para los
vinos que se producen en el pas, indicndose expresamente en dicha
enumeracin en su N 4, en la denominada Regin Vitivincola del
Valle Central, Subregin del Valle de Curic, justamente el Valle del
Lontu, que comprende las reas de Molina y Sagrada Familia.

Que conforme a lo antes expuesto, se advierte que el signo


solicitado corresponde a un trmino que de acuerdo a lo dispuesto en
la letra e) del artculo 20 de la ley, es indicativa del origen de
destinacin de los productos que pretende distinguir y en
consecuencia de uso comn, y por tanto imposible que pueda ser
entregado en monopolio a nadie en particular.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y actuando de oficio, rechazar


la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

144

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 481.662, FALLO N 115.969, DE FECHA 05-04-2002,


EXP. N 3496-00. MARCA "SOL DEL ITATA"

Santiago, 5 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: SOL DEL ITATA (etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Todos los productos de la clase 33.

SOLICITANTE: Ivn Cceres Poblete, rep. por Patricio Baeza


Ossandn.

2.
OPONENTE: Via Tempora S.A., rep. por lgor Stantic-Rokotov
Bonacic y/o Juan Enrique Puga Valds.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, pues el signo


solicitado corresponde a una denominacin que seala el origen a los

145

cuales dicha marca distingue. En efecto, el Valle del Ro Itata en


nuestro pas es cuna de los conocidos productos agrcolas que all se
cultivan, pero muy especialmente de los vinos que provienen de dicha
regin.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
la infraccin de la letra e) del artculo 20 de la ley del ramo, toda vez
que la marca en cuestin resulta ser carente de novedad en sentido
amplio. En efecto, tal como seala el oponente, el signo solicitado
corresponde a una denominacin indicativa del origen del producto
que pretende distinguir, pues el Valle de Itata es una conocida zona
productora de vinos.

A este respecto, de inters resulta sealar a mayor abundamiento


que el D.S. N 464 de Agricultura, del ao 1994, establece en su
artculo 1 la zonificacin vitcola o "denominacin de origen" para los
vinos que se producen en el pas, indicndose expresamente en dicha
enumeracin en su N 5, en la denominada Regin Vitcola del Sur,
Zona A, justamente al Valle de Itata, que comprende las reas de
Chilln, Quilln y Portezuelo.

Que conforme a lo antes expuesto, se advierte que el signo


solicitado corresponde a un trmino que de acuerdo a lo dispuesto en
la letra e) del artculo 20 de la ley, es indicativa del origen de
destinacin de los productos que pretende distinguir y en
consecuencia de uso comn, y por tanto imposible que pueda ser
entregado en monopolio a nadie en particular.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

146

C)

Proteccin a las denominaciones de origen extranjeras

En el plano internacional casi todos los pases vitcolas consagran y


protegen denominaciones de origen que permiten diferenciar
cualitativamente los productos, con el fin de evitar la utilizacin del
nombre de una regin para productos no originarios de ella. Sin
embargo, en materia de vinos y licores existen diversas
denominaciones que surgieron a raz del uso de algn producto que se
fabricaba en una regin determinada, principalmente en Europa, pero
que con el correr de los aos pasaron a convertirse en expresiones
genricas o de uso comn para designar o bien el producto en s, o
bien el procedimiento para alcanzar tal producto, casos por ejemplo
como el de Champagne o Cognac.

Con el correr de los aos, y con el reconocimiento de las


denominaciones de origen, las denominaciones de Champagne y
Cognac fueron sustituidas por Brandy, para los productos fabricados
fuera de la regin de Cognac, mientras que la expresin Champagne
fue reemplazada por Cava en Espaa, Asti en Italia y Sekt en
Alemania.

Como ejemplo de proteccin a las denominaciones de origen


extranjeras puede citarse el caso de la marca CHAMPAGNE CLUB
CHILE, marca etiqueta, solicitada para distinguir servicios de pub,
discotheque, entretenimientos clase 41. Se opone el Institute National
des Appellations Origine, por los arts. 19 y 20 de la ley N 19.039, por
ser carente de novedad, por corresponder a una denominacin de
origen y por atentar contra las normas de tica mercantil. El DPI
resolvi acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada, atendido lo
dispuesto en el art. 20 letra e) de la ley, en atencin a la naturaleza de
los servicios y a que la expresin "champagne" alude directamente a
productos que se expenden al pblico, los cuales corresponden a una
denominacin geogrfica de un tipo de vino de origen francs, sin que
la incorporacin de las palabras "Club" y "Chile" resulten suficientes
para crear un signo distintivo que pueda ser objeto de proteccin, por
lo que se rechaza la marca solicitada.

Lo misma suerte corri la marca COGNAC, solicitada para distinguir


productos de las clases 20, 24 y 25, excluyendo ropa interior
femenina. Se opuso el Institut National des Appellations D' Origine y
Tejidos Caffarena S.A., por los arts. 19 y 20 letras e), f) y j) de la ley

147

del ramo, sosteniendo que el solicitante pretende apropiarse de una


indicacin de origen que no le corresponde en absoluto, y por cuanto
un eventual registro y uso de la marca solicitada inducir a los
consumidores a error o engao respecto de la procedencia, cualidad y
gnero del producto elaborado y por ser un acto de competencia
desleal. El DPI acogi las oposiciones deducidas en autos por
infraccin a la letra e) del artculo 20 de la ley, por cuanto la expresin
COGNAC, adems del significado propio del licor de origen francs y
de tratarse de una denominacin de origen, alude a un color que por
ende es ampliamente utilizado en textiles, ropa, muebles y diversos
artculos en general, de manera que, de otorgarse a registro el signo
solicitado, se dara proteccin a un vocablo que apela a una
caracterstica propia de los productos a distinguir, cual es su color, y
en consecuencia contrario a lo dispuesto en la letra e) del artculo 20
de la ley N 19.039. Igualmente se acogi la infraccin basada en la
letra f) del artculo 20, ya que de otorgarse la marca solicitada,
evidentemente ello ser motivo de toda clase de errores o confusiones
entre el pblico consumidor, especialmente en cuanto al origen y/o
cualidad de los productos a distinguir, por lo que se rechaza la marca
solicitada.

Otro caso similar fue el de la marca CONTI, solicitada para distinguir


productos de la clase 33. En este caso se opuso el Instituto Nacional
de Denominaciones de Origen de Francia, por corresponder a una
denominacin de origen y por atentar contra los principios de la tica
mercantil. El DPI resolvi acoger la oposicin, ya que de la
documentacin tenida a la vista se advierte que la marca solicitada se
encuentra contenida en la denominacin de origen de productos de la
clase 33, cual es "Romane-Conti", de procedencia francesa, de
manera que los consumidores se vern inducidos en error o engao
respecto de la procedencia, cualidad y gnero de los productos a
distinguir.

Otro caso similar de proteccin a las denominaciones de origen


extranjeras corresponde a la solicitud de marca FEHRENBERG,
etiqueta, para distinguir todos los productos de la clase 33, solicitada
por Licores Fehrenberg S.A. Se opone el Institut National des
Appellations D' Origine, por los arts. 19 y 20 letras e), f) y j) de la ley
del ramo, ya que la marca pedida incluye dentro de su etiqueta la
palabra COAC, que corresponde a una denominacin de origen
francesa que distingue un determinado tipo de licor y por ser contraria
a los principios de competencia leal y tica mercantil. El DPI decide
acoger la oposicin en base al artculo 20, letra f), de la ley del ramo,
ya que el signo solicitado incluye en la etiqueta la palabra COAC,

148

que corresponde a una famosa regin productora de vino en Francia,


que a su vez es una denominacin de origen protegida para esa clase
de bebida alcohlica, de donde se desprende que ello indudablemente
inducir a errores en cuanto al origen, cualidad o gnero de los
productos a distinguir, por lo que se rechaza la referida solicitud.

Comentario:

La jurisprudencia citada demuestra que el DPI reconoce las


denominaciones de origen y debe asegurar la proteccin de ellas.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 461.800, fallo N 116.218, de fecha 14-04-2002,
marca "CHAMPAGNE CLUB CHILE".

2)
Solicitud N 418.857, fallo N 111.428, de fecha 14-08-2001,
marca "COGNAC".

3)
Solicitud N 481.339, fallo N 116.877, de fecha 10-05-2002,
marca "CONTI".

4)
Solicitud N 525.219, fallo N 125.004, de fecha 25-07-2003,
marca "FEHRENBERG".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

149

SOLICITUD N 461.800, FALLO N 116.218, DE FECHA 12-04-2002,


EXP. N 879-00.

MARCA "CHAMPAGNE CLUB CHILE"

Santiago, 12 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
1).

MARCA: CHAMPAGNE CLUB CHILE (etiqueta descrita a fojas

COBERTURA: Para distinguir servicios de pub, discotheque,


entretenimientos, clase 41.

SOLICITANTE: Juan Carlos Rivera Contreras, rep. por Gabriela


Paiva Hantke.

2.
OPONENTE: Institut National des Apellations D'Origine, rep. por
Fernando Castro Gonzlez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras a), e), i) y j) de la ley N 19.039, por


ser carente de novedad, corresponder a una denominacin de origen,
contener el nombre de un Estado y por atentar contra las normas de la
tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede acoger la oposicin fundada en
la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que del examen
del conjunto pedido es posible advertir que resulta carente de novedad
e indicativo de cualidad de los servicios a distinguir, ya que, atendida
la naturaleza de los servicios solicitados, la expresin "Champagne"
alude directamente a productos que se expenden al pblico, los cuales
adems corresponden a una denominacin geogrfica de un tipo de
vino de origen francs, sin que la incorporacin de las palabras "Club"
y "Chile" resulten suficientes para crear un signo distintivo que pueda
ser objeto de proteccin legal.

150

Que, las letras a), f) y j) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada


por el oponente no resultan atendibles, toda vez que no concurren en
la especie los supuestos contenidos en las disposiciones invocadas.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 418.857, FALLO N 111.428, DE FECHA 14-08-2001,


EXP. N 6391-98.

MARCA "COGNAC"

Santiago, 14 de agosto de 2001

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

151

1.

MARCA: "COGNAC"

COBERTURA: Todos los productos de las clases 20, 24 y 25,


excluyendo ropa interior femenina.

SOLICITANTE: Dides Confecciones Limitada, rep. por Mario


Sharpe Carte.

2.

OPONENTE:

1)
Institut National des Appelations D'Origine, rep. por Fernando
Castro Gonzlez.

2)

Tejidos Caffarena S.A., rep. por Juan Alberto Daz Wiechers.

CAUSAL:

1)
Arts. 19 y 20 letras e), f) y j) de la ley N 19.039, por cuanto el
solicitante pretende apropiarse de una indicacin de origen y
procedencia del producto que no le corresponde en absoluto (letra e);
un eventual registro y uso de la marca solicitada inducir a los
consumidores a error y engao respecto de la procedencia, cualidad y
eventualmente del gnero del producto elaborado por el solicitante
(letra f); el solicitante est incurriendo en un acto de competencia
desleal, contrario a los principios de tica mercantil, puesto que trata
de apropiarse de un nombre extranjero que goza de enorme fama y
prestigio (letra j).

2)
Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, por cuanto el solicitante
pretende inscribir un signo carente de novedad, descriptivo, genrico y
de uso comn para productos de las clases 24 y 25, atendido que se
trata de un color, debiendo aplicarse el mismo criterio que se tuvo
respecto de su solicitud N 232.529, en que se rechaz la marca
COGNAC, que pretenda distinguir todos los productos de la clase 25.

152

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger las oposiciones
deducidas en autos, por infraccin a la letra e) del artculo 20 de la ley,
por cuanto la expresin COGNAC, adems del significado propio del
licor de origen francs y de tratarse de una indicacin de origen, alude
a un color, que por ende es ampliamente utilizado en textiles, ropa,
muebles y diversos artculos en general; en consecuencia de
otorgarse el signo solicitado, se dara proteccin a un vocablo que
apela en definitiva a una caracterstica de los productos a distinguir,
cual es su color, y en consecuencia contrario a lo dispuesto en la letra
e) del artculo 20.

Que conforme a lo antes expuesto, corresponde asimismo acoger


la primera oposicin, basada por infraccin a la letra f) del artculo 20,
por cuanto de otorgarse la marca pedida, evidentemente ello sera
motivo de toda clase de errores o confusiones entre el pblico
consumidor, especialmente en cuanto al origen empresarial y/o
cualidad de los productos a distinguir.

Finalmente, habr de rechazarse la primera oposicin fundada en


la infraccin de la letra j), por cuanto no existen antecedentes en autos
que permitan configurar los supuestos de la causal invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra e) y f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger las oposiciones y rechazar la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

153

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 481.339, FALLO N 116.877, DE FECHA 10-05-2002,


EXP. N 3241-00.

MARCA "CONTI"

Santiago, 10 de mayo de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: CONTI.

COBERTURA: Para distinguir productos clase 33.

SOLICITANTE: Casa Di Conti Ltda., sin representacin acreditada


en autos.

2.
OPONENTE: Institut National des Apellations D'Origine, rep. por
Fernando Castro Gonzlez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


corresponder a una denominacin de origen y por atentar contra los
principios de la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede acoger la oposicin fundada en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que de la
documentacin tenida a la vista se advierte que la marca pedida se
encuentra contenida en una denominacin de origen de productos
clase 33, cual es "Romane-Conti", de procedencia francesa;
circunstancia que configura en la especie la causal de irregistrabilidad

154

sealada, por cuanto se vern inducidos los consumidores a error o


engao respecto a la procedencia, cualidad y gnero de los productos
a distinguir.

Que, la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada por el


oponente no resulta atendible, toda vez que no concurren en la
especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

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Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 525.219, FALLO N 125.004, DE FECHA 25-07-2003,


EXP. N 3471-01.

MARCA "FEHRENBERG"

155

Santiago, 25 de julio de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: FEHRENBERG (etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 33.

SOLICITANTE: Licores Fehrenberg S.A., representada por Pablo


Ruiz-Tagle Vial.

2.
OPONENTE: Institut National des Appellations D'Origine,
representada por Fernando Castro Gonzlez.

CAUSAL: Artculos 19 y 20 letras e, f) y j) de la ley N 19.039 y 10 y


10 bis del Convenio de Pars, por incluir dentro de su etiqueta la
palabra COAC, que corresponde a una denominacin de origen
francesa que distingue un determinado tipo de licor y por ser contra los
principios de competencia leal y tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger oposicin fundada
en la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto la cobertura
de la marca solicitada es inductiva a error. En efecto, el signo
solicitado incluye dentro de su etiqueta la palabra COAC, que
corresponde a una famosa regin productora de vino en Francia, la
cual es a su vez una denominacin de origen protegida para esa clase
de bebida alcohlica, de donde se desprende que ello indudablemente
inducir a errores en cuanto al origen, cualidad o gnero de los
productos a distinguir.

Que tambin debe rechazarse la referida oposicin fundada en la


infraccin de las letras e) y j) del artculo 20 de la ley N 19.039, por
cuanto no existen antecedentes en autos que permitan configurar los
supuestos contenidos en dicha causal.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley.

156

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.8.2

Las indicaciones geogrficas

Jurisprudencia

Las "Indicaciones Geogrficas" tienen como elemento central el hecho


de que el rea territorial de la cual es originario un producto le imprime
a ste una reputacin o una determinada calidad o caracterstica. Es
importante destacar que las Denominaciones de Origen son un tipo,
clase o especie de Indicaciones Geogrficas, existiendo entre stas y
aqullas una muy estrecha relacin de gnero a especie.

El tema de las Indicaciones Geogrficas tiene mucha relevancia en la


comercializacin de productos agrcolas, como por ejemplo, las
sandas de Paine, las papayas de La Serena, los limones de Pica y las
aceitunas de Azapa.

En la jurisprudencia se puede citar el caso de la marca AZAPA,


solicitada para distinguir servicios de importacin, exportacin y
representacin de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, servicios
de distribucin de muestras directamente o por correo, asesoras en
direccin de negocios, clase 35. Se opuso la Universidad de Tarapac
por los arts, 19 y 20 letras e), f) y j) de la ley N 19.039, por ser la
marca pedida carente de novedad, ya que corresponde a una
denominacin geogrfica, y por atentar contra las normas de la tica
mercantil. El DPI acogi la oposicin fundada en el artculo 20, letra f),
de la Ley de Propiedad Industrial, para los servicios que distinguen
importacin, exportacin y representacin de productos clase 29, 30 y
31, clase 35, ya que la marca pedida corresponde a una denominacin

157

geogrfica para distinguir aceitunas provenientes del Valle de Azapa,


circunstancia que es de conocimiento del pblico consumidor, por lo
cual se configura la causal de irregistrabilidad sealada, ya que ste
se ver inducido a error o engao respecto de la procedencia, cualidad
o gnero de los servicios a distinguir. En consecuencia, el DPI decide
acoger la oposicin en relacin a productos de las clases 29, 30 y 31,
y otorgar la marca solicitada para distinguir servicios de importacin,
exportacin y representacin de todo tipo de bienes muebles e
inmuebles, con exclusin de las clases 29, 30 y 31, servicios de
distribucin de muestras directamente o por correo, asesoras en la
direccin de negocios, clase 35.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

Solicitud N 519.640, fallo N 118.993, de fecha 23-08-2002,


marca "AZAPA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 519.640, FALLO N 118.993, DE FECHA 23-08-2002,


EXP. N 3122-01.

MARCA "AZAPA"

Santiago, 23 de agosto de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

158

1.

MARCA: AZAPA.

COBERTURA: Para distinguir servicios de importacin, exportacin


y representacin de todo tipo de bienes muebles e inmuebles,
servicios de distribucin de muestras directamente o por correo,
asesoras en direccin de negocios, clase 35.

SOLICITANTE: Aldo Lombardi Lombardi, rep. por Roberto Murillo


Gaete.

2.
OPONENTE: Universidad de Tarapac, rep. por Jacqueline
Abarza T.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y j) de la ley N 19.039, por ser


carente de novedad, por corresponder a una denominacin geogrfica
y por atentar contra las normas de la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede acoger la oposicin fundada en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039 para distinguir servicios de
importacin, exportacin y representacin de productos clases 29, 30
y 31, clase 35, toda vez que la marca pedida corresponde a una
denominacin de origen para distinguir aceitunas provenientes del
Valle de Azapa, circunstancia que es de lato conocimiento en el
pblico consumidor y que configura en la especie la causal de
irregistrabilidad sealada, por cuanto se vern inducidos los
destinatarios a error o engao respecto a la procedencia, cualidad y
gnero de los servicios a distinguir.

Que, las letras e) y j) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada por


el oponente no resultan atendibles, toda vez que no concurren en la
especie los supuestos contenidos en las disposiciones invocadas.

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurdico para


otorgar el resto de la cobertura solicitada en autos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

159

PROPONGO: Acoger la oposicin en relacin a productos clases


29, 30 y 31, y en definitiva, otorgar la marca solicitada para distinguir
servicios de importacin, exportacin y representacin de todo tipo de
bienes muebles e inmuebles, con exclusin de las clases 29, 30 y 31,
servicios de distribucin de muestras directamente o por correo,
asesoras en direccin de negocios, clase 35.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.8.3
Proyecto de ley que regula las indicaciones geogrficas y
denominaciones de origen

En el Congreso Nacional se encuentra en trmite un proyecto de ley


que adecua la actual Ley de Propiedad Industrial N 19.039, al
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPICs). El Acuerdo de los ADPICs
est contenido en el Anexo 1C del "Acuerdo de Marrakech" que
establece la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), que entr en
vigor el 1 de enero de 1995. El Acuerdo sobre los ADPICs es
obligatorio para todos los miembros de la OMC, como es el caso de
Chile.

El referido proyecto de ley agrega un literal al actual artculo 20 de la


ley N 19.039, mediante el cual establece una causal de
irregistrabilidad de marcas sobre las Indicaciones Geogrficas y
Denominaciones de Origen, entendindose por tales las que
identifiquen a un producto como originario de un pas, regin o
localidad, cuando determinada calidad, reputacin o caracterstica del
mismo se deba fundamentalmente al medio geogrfico, comprendidos
los factores naturales y humanos.

Por otro lado, el proyecto de ley agrega a la ley N 19.039 un Ttulo


Noveno ("De las Indicaciones Geogrficas y Denominaciones de

160

Origen"), que en trminos generales reproduce las disposiciones del


Acuerdo sobre los ADPICs.

Dentro de dicho Ttulo, el artculo 93 seala que las indicaciones


geogrficas y denominaciones de origen se regularn por las normas
de esta ley y por los reglamentos especficos que se aprueben, pero
ello se entender sin perjuicio de las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del pisco, pajarete y vino asoleado y las
que se refieren a la zonificacin vitcola, prevaleciendo respecto a ellas
las normas especficas contenidas en la ley N 18.455. En
consecuencia, en cuanto a las denominaciones de origen netamente
chilenas, la regulacin en anlisis es complementaria a la Ley de
Alcoholes.

Asimismo, seala que las indicaciones geogrficas o denominaciones


de origen no podrn ser objeto de apropiacin por terceros y se crear
un registro de indicaciones geogrficas y denominaciones de origen, a
cargo del Departamento de Propiedad Industrial.

Por su parte, el artculo 95 seala que no podrn reconocerse como


indicaciones geogrficas o denominaciones de origen los signos o
expresiones que sean indicaciones comunes o genricas para
distinguir el producto de que se trata, entendindose por ello las
consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia
como por el pblico en general.

Se establece adems un procedimiento para la inscripcin y el registro


de las denominaciones de origen, e inclusive para su anulacin.
Adems, se crea por primera vez un procedimiento especial para
resolver las infracciones en esta materia, el cual se sustancia ante
tribunales ordinarios de justicia, siguiendo las normas del juicio
ordinario. Este procedimiento adems contempla la posibilidad de
decomiso de la mercanca infractora.

Por otro lado, el artculo 105 castiga los diversos tipos de infraccin al
uso de una denominacin de origen, con una multa a beneficio fiscal
que variar entre 25 a 100 UTM, y en caso de reincidencia se aplicar
el doble de la multa.

161

Por ltimo, se establece un procedimiento ms expedito para acciones


civiles, que incluye indemnizacin por daos y perjuicios y medidas
precautorias.

6.

MARCAS INDUCTIVAS A ERROR O ENGAO

Artculo 20 letra f) de la LPI

El art. 20 letra f) de la LPI dispone que "No pueden registrarse como


marcas: Las que se presten para inducir a error o engao respecto de
la procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o
establecimientos".

Lo que el legislador trata de impedir con esta causal de


irregistrabilidad, es que se produzcan entre los consumidores errores o
confusiones en cuanto a la procedencia de los productos o servicios a
distinguir, de all que al efectuar el anlisis del signo pedido, ste debe
poseer una significacin muy definida y debe haber correlato entre la
marca y los productos o servicios solicitados, as como entre el
solicitante y la marca pedida.

De acuerdo al precepto en cuestin, las marcas pueden ser


engaosas en cuanto a la cualidad, esto es, cuando se atribuyen
caractersticas que no tiene el producto o servicio que se pretende
proteger. Sern engaosas en cuanto al gnero del producto o
servicio, cuando aluden a un rubro distinto del que la distingue pero
cercano a ste.

Tambin puede haber engao en cuanto a la procedencia, sea


empresarial o geogrfica. Existe engao en cuanto a la procedencia
empresarial cuando la marca que se pretende registrar es confundible
con marcas o designaciones de actividades de terceros y puede hacer
creer a los consumidores que existe un origen comn. Existe engao
en cuanto a la procedencia geogrfica cuando hay falsa indicacin de
procedencia de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

6.1

Marcas engaosas respecto del gnero o cualidad

162

Jurisprudencia

Un ejemplo claro de infraccin al art. 20 letra f) de la LPI es la solicitud


de registro de la marca VIAGRARESTAURANT, pedida para distinguir
servicios de restaurante, fuente de soda, cafetera, saln de t,
pizzera, bar, pub, cantina, establecimiento encargado de procurar
alimentos o bebidas preparadas para el consumo, comida a domicilio,
clase 42. Se opone al registro de la marca Pfizer Inc., por los arts. 19 y
20 letras f), y j) de la ley N 19.039, por aprovechamiento indebido de
la renombrada marca VIAGRA y posible confusin sobre eventuales
caractersticas afrodisacas de los alimentos comprendidos en los
servicios prestados. El DPI acogi la oposicin atendido que la marca
VIAGRA, ha alcanzado pblica notoriedad a nivel mundial, y que a
pesar del principio de especialidad de las marcas Viagra est
registrada para productos farmacuticos de la clase 5 y
Viagrarestaurant solicitada para servicios de la clase 42, la confusin
podra producirse sobre las eventuales caractersticas afrodisacas de
los alimentos comprendidos en los servicios alimenticios prestados,
por lo que se rechaza la marca solicitada.

Otro caso es la solicitud de registro de la marca INMOBILIARIA


CRISTAL LTDA., solicitada para distinguir un establecimiento
comercial de productos de distintas clases. El DPI rechaza la marca en
virtud de lo dispuesto en el art. 20 letra f) de la LPI, por ser inductiva a
error en relacin a la cobertura solicitada, por cuanto la palabra
inmobiliaria alude a servicios inmobiliarios y afines, en contraposicin
al establecimiento comercial pedido en autos.

Otro caso es la solicitud de marca SOCALZADOS ALASCA, para


distinguir servicios a constructoras clase 37, se opuso al registro la
marca SOCALZA SPORT y SOCALZA PHORMA PIE, ambas
registradas para distinguir artculos de la clase 25 y por prestarse a
inducir a error o engao respecto de la verdadera procedencia y
calidad de los servicios a distinguir. El DPI acoge la oposicin, no
porque exista relacin entre la cobertura solicitada y la protegida por el
oponente, sino porque la marca solicitada inscribir hace una clara
alusin a los calzados de la clase 25, sin que se haya solicitado para
ellos y adems presenta una clara semejanza con las marcas
registradas para distinguir ese tipo de artculos, por lo que resulta
evidente que de aceptarse el registro solicitado, se provocarn
mltiples confusiones y se inducir a errores y engaos a los usuarios
y consumidores.

163

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 420.930, fallo N 107.014, de fecha 29-12-2000,
marca "VIAGRARESTAURANT".

2)
Solicitud N 391.828, fallo N 106.655, de fecha 15-12-2000,
marca "INMOBILIARIA CRISTAL LTDA.".

3)
Solicitud N 415.715, fallo N 107.258, de fecha 15-01-2001,
marca "SOCALZADOS ALASCA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 420.930, FALLO N 107.014, DE FECHA 29-12-2000,


EXP. N 6215-98.

MARCA "VIAGRARESTAURANT"

Santiago, 29 de diciembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "VIAGRARESTAURANT".

164

COBERTURA: Para distinguir los servicios de la clase 42 indicados


a fs. 1.

SOLICITANTE: Yalily Alejandra Chiple Cendegui, rep. por doa


Carmen Gloria Silva Amaya.

2.

OPONENTE Pfizer, Inc., rep. por don Rodrigo Cooper Corts.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


aprovechamiento indebido de la renombrada marca "VIAGRA" y
posible confusin sobre eventuales caractersticas afrodisacas de los
alimentos comprendidos en los servicios prestados.

3.
CONSIDERANDO: Que sin desconocer el principio de
especialidad de las marcas, el signo "VIAGRA" ha alcanzado pblica
notoriedad a nivel mundial, circunstancia que lo hace acreedor a una
especial proteccin, que en el presente caso cabe hacer extensiva a
los servicios cubiertos por la solicitud de registro presentada, que
inciden en la procuracin de alimentos o bebidas, productos a los que
el pblico suele atribuir efectos afrodisacos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin deducida, en la especie y


rechazar el registro solicitado en autos.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

165

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 391.828, FALLO N 106.655, DE FECHA 15-12-2000,


EXP. N 2079-98.

MARCA "INMOBILIARIA CRISTAL LTDA."

Santiago, 15 de diciembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: INMOBILIARIA CRISTAL LTDA.

COBERTURA: Para distinguir Establecimiento Comercial de


productos clases 06, 08, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27,
en la Dcima Regin.

SOLICITANTE: Inmobiliaria Cristal Limitada, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Compaa Cerveceras Unidas S.A., rep. por
Alfredo Montaner Lewin.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza con la marca CRISTAL, Sol. N 385.599 que distingue
productos clase 21.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que la

166

solicitud fundante de la demanda fue rechazada mediante sentencia


firme de octubre de 2000, de manera que no resulta procedente un
pronunciamiento respecto a las alegaciones del actor de autos.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, procede rechazar de oficio la marca


pedida, en virtud de lo dispuesto en la letra f) del artculo 20 de la ley
N 19.039 y la circunstancia de que la marca pedida es inductiva a
error en relacin a la cobertura solicitada, por cuanto la palabra
"Inmobiliaria" alude a servicios inmobiliarios y afines, en contraposicin
al Establecimiento Comercial pedido en autos; concluyendo que se
configura en la especie la causal de irregistrabilidad sealada, por
cuanto la marca inducir a error o engao al pblico consumidor
respecto de la naturaleza del Establecimiento Comercial a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

167

SOLICITUD N 415.715, FALLO N 107.258, DE FECHA 15-01-2001,


EXP. N 6573-98.

MARCA "SOCALZADOS ALASCA"

Santiago, 15 de enero de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "SOCALZADOS ALASCA".

COBERTURA: Para distinguir servicios a constructoras, clase 37.

SOLICITANTE: Jos Ernesto Alvarado Urrutia, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Sociedad Calza Sport Limitada, rep. por Ivo
A.Skoknic L.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con las marcas: SOCALZA SPORT y SOCALZA
PHORMA PIE, ambas registradas para distinguir artculos de la clase
25 y prestarse para inducir en error o engao respecto a la verdadera
procedencia y calidad de los servicios solicitados distinguir, los que
adems han sido pedidos sin una real especificacin.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin en atencin
a lo dispuesto en la letra f) del artculo 20 de la ley, no por cuanto
exista una relacin directa entre lo solicitado y lo registrado por el
oponente, sino porque la marca solicitada inscribir hace una clara
alusin a los "calzados" de la clase 25; sin que se haya solicitado para
ellos y adems s presenta una clara semejanza con las marcas ya
registradas para distinguir ese tipo de artculos, por lo que resulta
evidente que de aceptarse el registro, se provocaran mltiples
confusiones y se inducira a errores y engaos a los usuarios y
consumidores. Finalmente debe tenerse presente que en el caso de
autos, tal como lo expresa la demandante, los servicios solicitados no

168

han sido correctamente especificados ni clasificados, ya que no se


sabe qu tipo de servicios se deseaba ofrecer a las constructoras,
razn por la cual debe ser rechazada la solicitud. Que respecto a la
letra j) del mismo art. 20 procede rechazarla por cuanto no se dan en
la especie los supuestos necesarios para su configuracin.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Se acoja la oposicin y se rechace el registro.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

6.2

Signos engaosos respecto de la procedencia geogrfica

Jurisprudencia

Se solicit la marca ITALIAN para distinguir productos de la clase 25,


se rechaz el registro solicitado, por cuanto su traduccin corresponde
a la palabra italiano y con ello resulta inductivo a error o confusin
respecto del origen de los productos cuya cobertura se pretende.

Igualmente se solicit el registro de la marca SIERRA DE LOS


ANDES, para distinguir vinos de la clase 33, la cual fue rechazada por
el DPI, por ser una marca inductiva a error o engao respecto de la
procedencia de los productos a distinguir, toda vez que la zona de Los
Andes es conocida en el rubro vitivincola y confunde al consumidor al
creer que se trata de productos que provienen de esa zona.

Asimismo, se rechaz la marca VALLE DE RAPEL, para distinguir


vinos de la clase 33, por ser una marca inductiva a error o confusin
respecto de los productos a distinguir, toda vez que el Valle de Rapel

169

es conocido en el rubro vitivincola, dado que el pblico consumidor


podra verse inducido a error o confusin respecto de la procedencia
de los productos.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 297.686, fallo N 83.425, de fecha 04-04-1997,
marca "ITALIAN".

2)
Solicitud N 522.842, fallo N 119.533, de fecha 13-09-2002,
marca "SIERRA DE LOS ANDES".

3)
Solicitud N 501.308, fallo N 119.498, de fecha 13-09-2002,
marca "VALLE DE RAPEL".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 297.686, FALLO N 83.425, DE FECHA 04-04-1997,


EXP. N 985-95 .

MARCA "ITALIAN"

Santiago, 4 de abril de 1997.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

170

1.

MARCA : "ITALIAN" (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Productos, clase 25.

SOLICITANTE: Julio Csar Facuse Ananas, sin representacin


acreditada en autos.

2.

OPONENTE: Fabisa S.A., rep. por Juan Silva D.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca ITALCICLO, solicitada con el N
212.836, para distinguir productos, clase 25, la que fue rechazada por
este Departamento, por lo que atendidas las similitudes con la marca
solicitada tambin debera rechazarse.

3.
CONSIDERANDO: Que las alegaciones del oponente son
atendibles por cuanto no cita ningn registro de su propiedad y la
solicitud N 212.836 invocada como fundamento de su oposicin, ha
sido rechazada por este departamento con fecha 29 de septiembre de
1992 sin llegar a constituir registro.

Que no obstante lo anterior, actuando de oficio deber rechazar el


registro solicitado, por cuanto su traduccin corresponde a Italiano y
con ello resulta inductivo a error o confusin respecto del origen de los
productos cuya cobertura se pretende.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras e), f) y h) el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y actuando de oficio rechazar


la marca pedida.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

171

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 522.842, FALLO N 119.533, DE FECHA 13-09-2002,


EXP. N 3.305-01.

MARCA "SIERRA DE LOS ANDES"

Santiago, 13 de septiembre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "SIERRA LOS ANDES".

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 33.

SOLICITANTE: Via Carmen S.A., rep. por Mara Noelle Simian.

2.
OPONENTE Cooperativa Agrcola Control Pisquero de Elqui y
Limar Ltda., rep. por Jaime Silva Barros.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "ESPRITU DE LOS ANDES", Reg.
N 521.766, que distingue todos los productos de la clase 33.

172

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que de
la confrontacin de los signos en conflicto no se advierten semejanzas
determinantes que impidan una eventual coexistencia pacfica de las
marcas en el mercado, ya que si bien es cierto las marcas en
referencia comparten el segmento "LOS ANDES", no es menos cierto
que los respectivos complementos logran dotar a cada signo de una
identidad y fisonoma propia, por lo que de otorgarse la marca
solicitada no se producirn los errores o confusiones a que alude el
actor.

Que no obstante lo anterior, procede rechazar de oficio la marca


solicitada, en virtud de la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039,
atendida la cobertura solicitada y la circunstancia que la zona de Los
Andes es conocida en el rubro vitivincola y el decreto publicado en el
Diario Oficial con fecha 10 de mayo de 2002 en su artculo 1
establece como denominacin de origen para los vinos que se
produzcan en el pas; numeral 3, se encuentra el Valle de Aconcagua
y dentro de l se enumeran, entre otra, la provincia de Los Andes,
circunstancia que configura en la especie la causal de irregistrabilidad
sealada, dado que el pblico consumidor podra verse inducido a
error o confusin de la procedencia, cualidad o gnero de los
productos a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

173

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 501.308, FALLO N 119.498, DE FECHA 13-09-2002,


EXP. N 250-01.

MARCA "VALLE DE RAPEL"

Santiago, 13 de septiembre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "VALLE DE RAPEL".

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 33.

SOLICITANTE: Agrcola Talami Ltda., rep. por Christian Ernst


Surez.

2.

OPONENTE:

1)

Via Tarapac Ex Zavala S.A., rep. por Rolando Garrido Paulet.

2)

Via San Pedro S.A., rep. por Juan Pablo Egaa Bertoglia.

CAUSAL:

174

1)
Arts. 19 y 20 letras b), e) y f) de la ley N 19.039, por tratarse de
una denominacin tcnica respecto de los productos que se pretende
registrar, por tratarse de un signo carente de toda novedad y por ser
inductivo a error respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los
productos a distinguir.

2)
Arts. 19 y 20 letras e) y f) de la ley N 19.039, por tratarse de un
signo carente de toda novedad y por ser inductivo a error respecto de
la procedencia de los productos que se desea registrar.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar las oposiciones N 1 y
N 2 fundadas en la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039, por
cuanto la marca pedida no resulta ser genrica, descriptiva o indicativa
de destinacin, en relacin a la cobertura que se pretende distinguir,
por cuanto posee la novedad suficiente para ser objeto de proteccin.

Que procede rechazar la oposicin N 1 fundada en la letra b) del


artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que no se configura en la
especie la causal de irregistrabilidad sealada.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, resultan atendibles las alegaciones


hechas valer por los oponentes N 1 y N 2 fundadas en la letra f) del
artculo 20 de la ley N 19.039, atendida la cobertura solicitada y la
circunstancia que la zona del "VALLE DE RAPEL" es conocida en el
rubro vitivincola, y que el decreto publicado en el Diario Oficial con
fecha 10 de mayo de 2002, en su artculo 1 establece como
denominacin de origen para los vinos que se produzcan en el pas;
numeral 4, letra b) se encuentra el Valle de Rapel, el que es
considerado como Subregin de la Regin vitivincola del Valle
Central, circunstancia que configura en la especie la causal de
irregistrabilidad sealada, dado que el pblico consumidor podra
verse inducido a error o confusin respecto de la procedencia,
cualidad o gnero de los productos a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

175

PROPONGO: Acoger las oposiciones y rechazar la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

6.3

Marcas engaosas respecto de la procedencia empresarial

Existen diversos grupos de marcas que pueden reunirse en esta


causal:

a)
Marcas iguales o semejantes a otras previas, cuyas coberturas
corresponden a clases distintas, pero estn relacionadas.

b)

Disconformidad entre el solicitante y la marca solicitada.

c)

Inclusin sorpresiva de marca ajena.

d)

Reivindicacin de prioridad.

e)

Incompatibilidad con signo usado en el comercio.

f)

Proteccin a nombres de personas jurdicas.

A)
Marcas iguales o semejantes a otras previas, en clases distintas,
cuyas coberturas estn relacionadas

Jurisprudencia

176

Para que exista error o engao en este tipo de supuestos, deben


concurrir los siguientes requisitos: que se trate de marcas iguales o
semejantes, aplicadas a clases distintas, y que sus correspondientes
coberturas estn relacionadas. Si se trata de la misma clase, la causal
apropiada ser aquella contenida en el art. 20 letra h) de la LPI. Pero
puede suceder que no exista relacin de coberturas, y que la marca
examinada sea igualmente engaosa respecto de la procedencia
empresarial, lo cual ocurre cuando el signo analizado es igual o
semejante a una marca notoria, situacin que es objeto de anlisis por
separado.

En la jurisprudencia se puede citar el caso de la marca BUSINESS


WINDOWS, que se solicit para distinguir servicios de asesoras,
consultas y orientacin profesional y tcnica prestado por
profesionales del rea de la computacin e informtica, entre otros
clase 42. Se opuso a la solicitud de registro Microsoft Corporation, por
los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la LPI, por presentar semejanza con la
marca WINDOWS que distingue programas de computadoras, partes
componentes de computadoras y otros arts. clase 9. El DPI acoge la
oposicin, por cuanto a la relacin de cobertura existente se agrega la
circunstancia de que el elemento principal y ms destacado de la
marca pedida WINDOWS coincide plenamente con el signo inscrito,
sin que la incorporacin de la palabra BUSINESS logre desvirtuar
dicha identidad, puesto que se trata de un elemento secundario que no
aporta mayor distintividad, lo que permite suponer que de coexistir en
el mercado ello ser motivo de toda clase de errores o confusiones
especialmente en cuanto al origen empresarial de los servicios a
distinguir.

La misma suerte corri la marca JESUITAS para distinguir vinos de la


clase 33, solicitada por Cardoen y Compaa S.A. Se opuso Compaa
de Jess, por los arts. 19 y 20 letras e), f) y j) de la LPI, por carecer el
signo solicitado de novedad, por inducir a error, por ser contraria al
orden pblico, a la moral y las buenas costumbres. El DPI acogi la
oposicin fundada en la letra f) del artculo 20 de la ley, por ser la
marca solicitada inductiva a error o confusin en cuanto a la
procedencia de los productos, por cuanto el signo pedido corresponde
a la denominacin de los religiosos de la orden de clrigos regulares
de la Compaa de Jess, fundada por San Ignacio de Loyola,
concluyendo que de otorgarse la marca solicitada, producir en el
pblico consumidor el error y confusin en cuanto al origen
empresarial de los productos a distinguir.

177

Igualmente se rechaz la marca COBRELOA, solicitada para distinguir


productos de la clase 26, a la cual se opuso Club Deportivo Cobreloa,
por los arts. 19 y 20 letra f) de la LPI, por presentar semejanza con la
marca COBRELOA, que distingue productos de las clases 16, 25 y 28.
El DPI acogi la oposicin fundada en la letra f) de la ley, ya que aun
cuando la cobertura solicitada es diferente de aquella que comprende
la marca inscrita, dada la nombrada de la marca COBRELOA, como
Club Deportivo, la que ha tenido una presencia preponderante en el
medio futbolstico, permite suponer fundadamente que de concederse
el signo solicitado, ello ser motivo de toda clase de errores o
confusiones entre el pblico consumidor, especialmente en cuanto al
origen empresarial de los productos a distinguir.

Otro caso similar es la solicitud de registro de la marca LE COQ


SPORTIF, para distinguir servicios de distribucin, transporte,
embalaje y almacenaje de artculos clase 25, clase 39. Se opone a la
solicitud de registro LCS International B.V, por los arts. 19 y 20 letras f)
y j) de la ley, por presentar semejanza con la marca LE COQ
SPORTIF, para distinguir artculos deportivos de la clase 28. El DPI
acogi la oposicin fundada en el art. 20 letra f) de la ley por
considerar que a la semejanza grfica y fontica que existe entre los
signos hay que sumarle la relacin de coberturas, con lo que se
producir error o confusin en el pblico consumidor en cuanto a las
cualidades y el origen de los rubros a distinguir.

Respecto a la solicitud de registro de la marca SAB, solicitada para


distinguir automviles y sus partes, clase 12. Se opuso al registro
Sabo Industria e Comercio Ltda., por los arts. 19 y 20 letra f) de la LPI,
por presentar semejanza con la marca SABO que distingue tapas o
fondo de cilindros, anillos sellantes y dems productos de la clase 7,
empaquetadura, sellos o retenes de lubricantes, mangueras para uso
automotriz y dems productos de la clase 17. El DPI acogi la
oposicin toda vez que se trata de signos idnticos grfica y
fonticamente a lo que debe agregarse la relacin de cobertura que es
pertinente efectuar para el caso sub lite, pues el privilegio inscrito
distingue entre otros productos, empaquetaduras, sellos o retenes de
lubricantes, mangueras para uso automotriz y dems productos de la
clase 17 y el registro solicitado pretende distinguir todos los productos
de la clase 12, que se identifica justamente con los vehculos y
aparatos de locomocin terrestre, entre otros, por lo que debe
concluirse que la coexistencia de los signos necesariamente provocar
error o confusin entre los consumidores en cuanto al origen y
caractersticas de los rubros a distinguir.

178

Cuando no se dan los supuestos indicados al inicio de este apartado,


no existir error o confusin, particularmente cuando las marcas
confrontadas tienen distintas coberturas no relacionadas.

Ello ocurri con la solicitud de registro de la marca LOBO MOTEL,


para distinguir hotel, motel, hostera, cabaas tursticas, bar,
restaurante, clase 42. Se opone a la solicitud de registro Super Sal
Lobos S.A. por los arts. 19 y 20 letra f) de la ley por inducir a error o
confusin al pblico consumidor en cuanto a la procedencia o cualidad
de los servicios que se pretenden distinguir, entre otras con las marcas
SUPER SAL LOBOS, para distinguir productos de las clases 1, 5, 29 y
30. El DPI rechaza la oposicin por cuanto la cobertura requerida
difiere y no se encuentra relacionada con el campo operativo
solicitado. Apela de la sentencia el oponente y el TAPI confirma la
sentencia apelada por decisin unnime de los Sres. Ministros
Santiago Santa Cruz, Fernando Mrquez y Carmen Gloria Olave.

Otros casos similares son la solicitud de la marca HABITARIA, que se


pidi para distinguir servicios de construccin y reparacin clase 37; se
opuso a su registro el titular de la marca HABITAT registro que
distingue servicios de administracin de fondo de pensiones clase 36 y
programas hablados, radiados y televisados clase 38. El DPI en este
caso consider que la cobertura especfica del signo pedido no
interfiere con la marca fundante de la oposicin, por lo que se rechaz
la oposicin y se concedi la marca solicitada. Lo mismo sucedi con
la solicitud de registro de la marca PROMUNDO solicitada para
distinguir productos de la clase 3; se opuso al registro la marca
PROMUNDO que distingue servicios de importacin, exportacin y
representacin de toda clase de productos con exclusin de las clases
9 y 25 y servicios de publicidad, diseo, marketing, publicidad por
cualquier medio, asesoras comerciales, clase 35. El DPI rechaza la
oposicin atendida la amplitud de cobertura de los registros invocados
por el oponente.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud 282.464, fallo N 102.915, de fecha 05-07-2000, marca
"BUSINESS WINDOWS".

179

2)
Solicitud N 498.361, fallo N 116.462, de fecha 30-04-2002,
marca "JESUITAS".

3)
Solicitud N 396.517, fallo N 105.647, de fecha 26-10-2000,
marca "COBRELOA".

4)
Solicitud N 342.475, fallo N 104.101, de fecha 17-08-2000,
marca "LE COQ SPORTIF".

5)
Solicitud N 434.973, fallo N 110.885, de fecha 20-07-2001,
marca "SAB".

6)
Solicitud 361.485, fallo N 103.260, de fecha 11-07-2000, marca
"LOBO MOTEL". Sentencia TAPI de fecha 24-04-2003.

7)
Solicitud N 418.445, fallo N 106.791, de fecha 22-12-2000,
marca "HABITARIA".

8)
Solicitud N 428.882, fallo N 110.913, de fecha 20-07-2001,
marca "PROMUNDO".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD 282.464, FALLO N 102.915, DE FECHA 05-07-2000,


EXP. N 97837.

MARCA "BUSINESS WINDOWS"

180

Santiago, 5 de julio de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA BUSINESS WINDOWS

COBERTURA: Para distinguir servicios de asesoras, consultas y


orientacin profesional y tcnica prestados por profesionales del rea
de la computacin y la informtica. Servicios de computacin integral y
software prestados a travs de mquinas distribuidoras y de
computadores, clase 42.

SOLICITANTE: Servicios de informacin S.A., sin representacin


acreditada en autos.

2.

OPONENTE Microsoft Corporation, rep, por Max Montero Atria.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza, entre otra, con la marca WINDOWS, Reg. N
441.355 para distinguir programas para computadoras; computadoras,
partes componentes de computadoras; perifricos de computadoras,
informacin almacenada en medios electrnicos, magnticos, pticos
u otros medios; hologramas, dispositivos de visualizacin para
controlar seleccin de mens e imgenes en una pantalla de
visualizacin y dems artculos de la clase 9; y por ser contraria a las
buenas costumbres, comprendidas en stas los principios de
competencia leal y tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
deducida, fundada en la infraccin de la letra f), toda vez que los
signos en controversia presentan semejanzas determinantes que
impedirn una sana convivencia en el mercado. En efecto, a la
relacin de cobertura existente para el caso sub lite, se agrega la
circunstancia que el elemento principal y ms destacado de la marca
pedida coincide plenamente con el signo inscrito, sin que la
incorporacin de la palabra BUSINESS, logre desvirtuar dicha
identidad, puesto que se trata de un elemento secundario que no

181

aporta mayor distintividad al signo, lo que permite suponer


fundadamente que de coexistir en el mercado, ello ser motivo de toda
clase de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen
empresarial de los servicios a distinguir.

Que igualmente, corresponde acoger la oposicin fundada en la


infraccin de la letra j), toda vez que resulta evidente que en la especie
no se est frente a una simple coincidencia de la marca, sino
derechamente frente a una imitacin por el demandado de una marca
ajena, dada la nombrada de la marca WINDOWS, la cual ha tenido
una presencia preponderante en el mercado, debido a una fuerte
campaa publicitaria, que ha permitido que dicha marca se conozca
ms all de las fronteras de su nacin de origen, y por ende, sea
conocida para la generalidad del pblico en Chile. Tales hechos
constituyen naturalmente un atentado a la competencia leal y tica
mercantil, dado el prestigio, relevancia y notoriedad que posee la
marca WINDOWS en el extranjero.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

182

SOLICITUD N 498.361, FALLO N 116.462, DE FECHA 30-04-2002,


EXP. N 5506-00.

MARCA "JESUITAS"

Santiago, 30 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA JESUITAS.

COBERTURA: Todos los productos de la clase 33.

SOLICITANTE: Cardoen y Compaa S.A., sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Compaa de Jess, rep. por Julio Cifuentes
Fernndez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y j) de la ley N 19.039, por


carecer el signo solicitado de novedad, por inducir a error y por ser
contraria al orden pblico, la moral y las buenas costumbres.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
fundada en la infraccin de la letra e), ya que al analizar el signo
pedido no se advierte una vinculacin directa e inequvoca entre el
signo pedido y la cobertura solicitada, por lo que el supuesto
establecido por la ley, para que una expresin sea considerada
indicativa, genrica, o carente de novedad, no se configura en la
especie.

Que, sin embargo, habr de acogerse la oposicin fundada en la


infraccin de la letra f), toda vez que la marca en cuestin resulta ser
inductiva a error o confusin, por cuanto el signo pedido corresponde a

183

la denominacin correspondiente a los religiosos de la orden de


clrigos regulares de la Compaa de Jess, fundada por San Ignacio
de Loyola, concluyndose que de otorgarse la marca solicitada,
producir en el pblico consumidor error y confusin en cuanto al
origen empresarial de los productos a distinguir.

Finalmente, habr de rechazarse la oposicin fundada en la


infraccin de la letra j), por cuanto no existen antecedentes en autos
que permitan configurar los supuestos de la causal invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 396.517, FALLO N 105.647, DE FECHA 26-10-2000,


EXP. N 3032-98.

MARCA "COBRELOA"

184

Santiago, 26 de octubre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: COBRELOA (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Productos de la clase 26.

SOLICITANTE: Roberto Villasante Palacios, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Club de Deportes Cobreloa, rep. por Gloria Parada
Zamorano y otro.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza con la marca COBRELOA, entre otros, Reg. N 548.844,
que distingue todos los productos de las clases 16, 25 y 28.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
planteada, fundada en la infraccin de la letra f) del artculo 20 de la
ley, ya que aun cuando la cobertura solicitada es diferente de aquella
que comprende la marca inscrita, dada la nombrada de la marca
COBRELOA, como club deportivo, la que ha tenido una presencia
preponderante, especialmente en el medio futbolstico, que dada la
popularidad de dicho deporte, ha permitido que ella sea conocida por
la generalidad del pblico nacional, circunstancias que permite
suponer fundadamente que de otorgarse el signo en cuestin, ello
ser motivo de toda clase de errores o confusiones entre el pblico
consumidor, especialmente en cuanto al origen empresarial de los
productos a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

185

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 342.475, FALLO N 104.101, DE FECHA 17-08-2000,


EXP. N 1.194-97.

MARCA "LE COQ SPORTIF"

Santiago, 17 de agosto de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: LE COQ SPORTIF (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir servicios de distribucin, transporte,


embalaje y almacenaje de artculos clase 25, clase 39.

SOLICITANTE: Confecciones y Tejidos M Y M Ltda, rep. por Jaime


Lecaros Vander Goes.

186

2.
OPONENTE: LCS International B.V., rep. por Jorge Caro
Cordero.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza grfica y fontica y por inducir a error respecto
de la marca, LE COQ SPORTIF, entre otros, Reg. 389.689 mixta "le
coq sportif", etiqueta consistente en las palabras "le coq sportif" en
letras color negro, sobre fondo blanco, que distingue juegos, juguetes,
juegos de saln, artculos de gimnasia y deportes (con excepcin de
vestidos), principalmente pelotas, balones deportivos, raquetas de
tenis, de ping-pong, de squash, de badmington, de racketball, esqus,
fijaciones de esqu, bastones de esqu, sacos deportivos, fundas para
artculos deportivos y gimnsticos, bagajes para artculos deportivos,
mochilas, patines de ruedas, skates y sus accesorios, cascos, patines
para el hielo, guantes y cascos para el boxeo, palos de hockey, palos
de golf, chisteras de equitacin, arcos para tiro al blanco, sus
accesorios, bolos de petanca y otros juegos de bolos, accesorios de
natacin y de buceo y dems, clase 28.

3.
CONSIDERANDO: Que resulta atendible la oposicin fundada
en la letra f) de la ley del ramo, toda vez que existen entre los signos
en pugna identidad grfica y fontica, por lo que se concluye que su
coexistencia en el mercado necesariamente ser causa de error o
confusin en el pblico consumidor respecto de las cualidades y el
origen de los rubros a distinguir.

Que corresponde acoger la oposicin fundada en la letra j) del


artculo 20 de la ley del ramo, toda vez que es un hecho notorio que el
signo solicitado es famoso, por lo que se puede concluir que el
otorgamiento en Chile a un titular distinto, constituye un atentado a los
principios de la libre competencia y tica mercantil.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

187

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 434.973, FALLO N 110.885, DE FECHA 20-07-2001,


EXP. N 2878-99.

MARCA "SABO"

Santiago, 20 de julio de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: SABO.

COBERTURA: Todos los productos de la clase 12.

SOLICITANTE: Rolando
acreditada en autos.

Pacho

Garca,

sin

representacin

2.
OPONENTE: Sabo Industria e Comercio Ltda., rep. por Mara
Luisa Valds SteeveI.

188

CAUSAL: Arts. 5, 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza, con la marca SABO, Reg. N 473.546, que distingue tapas
o fondos de cilindros, anillos sellantes y dems productos de la clase
7; empaquetaduras, sellos o retenes de lubricantes, mangueras para
uso automotriz y dems productos, de la clase 17.

3.
CONSIDERANDO: Que resulta plenamente atendible la
argumentacin de la actora, toda vez que se trata de signos idnticos,
a lo que debe agregarse la relacin de cobertura que es pertinente
efectuar para el caso sub lite, pues el privilegio inscrito distingue entre
otros productos, empaquetaduras, sellos o retenes de lubricantes,
mangueras para uso automotriz y dems productos, de la clase 17 y el
registro solicitado pretende distinguir todos los productos de la clase
12, que se identifica justamente con los vehculos y aparatos de
locomocin terrestre entre otros, por lo que debe concluirse que la
coexistencia de los signos necesariamente provocar error o confusin
entre los consumidores en cuanto al origen y caractersticas de los
rubros a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin deducida y rechazar el registro


de la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

189

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD 361.485, FALLO N 103.260, DE FECHA 11-07-2000,


EXP. N 1.029-98. SENTENCIA TAPI DE FECHA 24-04-2003.

MARCA "LOBO MOTEL"

Santiago, 11 de julio de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "LOBO MOTEL" (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir hotel, motel, hostera, cabaas


tursticas, bar, restaurante, clase 42.

SOLICITANTE: Comercial Jaka Limitada, rep. por Jaime Lecaros


Vander Goes.

2.
OPONENTE: Super Sal Lobos S.A., rep. por Juan Pablo Egaa
Bertoglia.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por inducir a


error o confusin al pblico consumidor en cuanto a la procedencia o
cualidad de los servicios que se pretenden distinguir, entre otras, con
las marcas "SUPER SAL LOBOS", entre otros, Reg. N 381.684 que
distingue todos los productos de las clases 01, 05, 29 y 30; y Reg. N
427.051 que distingue un establecimiento comercial para la venta de
todos los productos de las clases 01, 05 y 30, en las Regiones I, VIII, X
y Metropolitana; y "LOBOS", Reg. N 373.687 que distingue sal y todos
los productos de la clase 30.

190

3.
CONSIDERANDO: Que no se har lugar a la oposicin deducida
en autos fundada en la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, por
cuanto la cobertura requerida difiere y no se encuentra relacionada
con el campo operativo de todos y cada uno de los registros
oponentes sealados a fojas 15 y 15 vta.

Que as las cosas, se advierte que su coexistencia pacfica es


posible sin que se induzca a error o confusin en el pblico
consumidor respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los
servicios que se pretenden distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar el registro solicitado,


sin proteccin a la palabra "MOTEL" aisladamente considerada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: LOBO MOTEL

Santiago, 24 de abril de 2003.

VISTOS:

Se confirma la sentencia apelada, de fecha once de julio de dos mil,


escrita a fs. treinta y nueve vuelta.

191

Antese la sentencia y devulvanse los autos.

Pronunciada por los ministros seores Santa Cruz, Mrquez y Olave.

Rol N 1.257-2000.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 418.445, FALLO N 106.791, DE FECHA 22-12-2000,


EXP. N 6184-98.

MARCA "HABITARIA"

Santiago, 22 de diciembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "HABITARIA".

COBERTURA: Para
reparaciones, clase 37 ".

distinguir

"servicios

de

construccin

SOLICITANTE: Inmobiliaria del Norte S.A., rep. por don Luis Felipe
Claro Swinburn.

192

2.
OPONENTE: Administradora de Fondos de Pensiones Habitat
S.A., rep. por don Max Montero Atria.

CAUSAL: Art. 20 letra f) de la ley N 19.039, por posible confusin


con su registro 374.450 de la marca "HABITAT" para amparar "servicio
de administracin de fondos de pensiones, clase 36; y programas-hablados, radiados y televisados, clase 38".

3.
CONSIDERANDO: Que en materia de servicios, el artculo 23 de
la ley N 19.039 dispone que stos slo podrn solicitarse e inscribirse
cuando son especficos y determinados dentro de las respectivas
clases, y en el presente caso la cobertura especfica del signo pedido
no interfiere con la de la marca fundante de la oposicin, de modo que
es innecesario el anlisis comparativo de ambos signos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en su
artculo 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin deducida en la especie y


conceder el registro solicitado en autos.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

193

SOLICITUD N 428.882, FALLO N 110.913, DE FECHA 20-07-2001,


EXP. N 1000-99.

MARCA "PROMUNDO"

Santiago, 20 de julio de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: PROMUNDO.

COBERTURA: Para distinguir productos clase 03.

SOLICITANTE: Promundo Ltda., sin representacin acreditada en


autos.

2.
OPONENTE: Cristin Fontecilla Maas y Mario Eduardo
Kamarenco Pastene, rep. por Mauricio Duque Gonzlez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza con la marca PROMUNDO, entre otro, Reg. N 519.039
que distingue servicios de importacin, exportacin y representacin
de toda clase de productos, con exclusin de las clases 09 y 25 y
servicios de publicidad, diseo, marketing, publicidad por cualquier
medio, asesoras comerciales, clase 35.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, atendida la amplitud de
cobertura de los registros invocados por el oponente a fojas 04 y el
principio de especialidad de las marcas comerciales, circunstancia que
posibilita una adecuada coexistencia de las marcas en el mercado, sin
peligro de inducir al pblico consumidor a error o engao respecto de
la procedencia, cualidad o gnero de los rubros a distinguir.

194

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurdico para


otorgar la marca pedida en autos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

B.

Disconformidad entre el solicitante y la marca solicitada

Jurisprudencia

En aquellos casos en los cuales la marca incluye o hace referencia a


un tipo de entidad, organizacin o persona jurdica, debe existir
correlato entre el solicitante y la marca pedida, de lo contrario
estaremos frente a una marca engaosa. El siguiente caso citado
explica esta afirmacin.

Se solicit la marca IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL, para distinguir


servicios de orientacin religiosa y culto, clase 42, por Reinaldo Espejo
Barrales. Se opuso al registro la Corporacin de Iglesia de Dios, por
los arts. 19 y 20 letra f) de la LPI, por ser la primera adoptante del
nombre Iglesia de Dios. El DPI rechaza la marca solicitada, por cuanto
no existe correlato entre el solicitante, que es persona natural, con el
signo solicitado, el cual corresponde a una institucin que tiene una
constitucin jurdica diferente, razn por la cual es dable sostener que
de otorgarse la marca pedida a un particular ello ser motivo de toda
clase de errores o confusiones.

195

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 334.984, fallo N 104.417, de fecha 30-08-2000,
marca "IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 334.984, FALLO N 104.417, DE FECHA 30-08-2000,


EXP. N 6155-96.

MARCA "IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL"

Santiago, 30 de agosto de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL.

COBERTURA: Servicios de Orientacin Religiosa y Culto, clase 42.

SOLICITANTE: Remaldo Espejo Barrales, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Corporacin Iglesia de Dios, rep. por Juan Rabah
Cahbar.

196

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por ser la


primera adoptante del nombre IGLESIA DE DIOS.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
deducida en autos, por cuanto el oponente de autos no atrajo prueba
alguna para acreditar ser el creador de la expresin CORPORACIN
IGLESIA DE DIOS, como tampoco la data de dicha creacin, y la fama
y notoriedad que hubiese alcanzado la referida expresin.

Que sin perjuicio de lo anterior, habr de ser rechazada de oficio la


marca solicitada, fundada en la infraccin de la letra f), por cuanto no
existe correlato entre un solicitante que es persona natural, con el
signo solicitado, el cual corresponde a una institucin que tiene una
constitucin diferente, razn por la cual es dable sostener que de
otorgarse la marca pedida a un particular ello ser motivo de toda
clase de errores o confusiones en cuanto al origen del titular que
detentar el privilegio.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

C.

La inclusin sorpresiva de marca ajena

Jurisprudencia

197

Otro caso en el cual se puede producir error o engao en cuanto a la


procedencia empresarial ocurre en aquellos casos en que la marca
figurativa solicitada incluye otra marca de tercero, que no ha sido
reivindicada.

En este grupo se puede citar el caso de la solicitud de marca FESTY


DRAGUS, para distinguir todos los productos de la clase 30; se opone
por semejanza grfica y fontica el titular de la marca FESTIVAL,
registrada para distinguir productos de la misma clase 30. El DPI
rechaza la oposicin, pero al mismo tiempo rechaza de oficio la marca
solicitada, atendido a que ella contiene en su etiqueta la expresin
"NOEL", que corresponde a una marca previamente registrada para
distinguir los mismos productos de la clase 30 y a nombre de un titular
distinto al solicitante de autos, lo que constituye una incorporacin
sorpresiva de una marca ajena.

Otro caso similar fue el de la solicitud de registro de la marca OXYTIN,


para distinguir productos de las clases 9 y 10. Se opone al registro
solicitado el titular de la marca OXYGEN, para distinguir todos los
productos de la clase 9. El DPI acoge la oposicin atendido que la
etiqueta solicitada contiene la marca del oponente OXYGEN, en lugar
del elemento reivindicado del signo pedido, por cuanto se advierte que
efectivamente aun cuando el diseo requerido contiene claramente la
marca solicitada OXYTIN, incorpora en el costado derecho de manera
vertical y en letras notoriamente ms grandes y destacadas el vocablo
OXYGEN, lo que constituye una incorporacin de marca ajena.

Asimismo fue el caso sobre la marca TIERRUCA, solicitada para


distinguir todos los productos de la clase 33; se opone la Via
Errzuriz S.A., por considerar entre otros argumentos que el solicitante
incluye en su etiqueta el segmento "Errzuriz" que es su razn social.
El DPI acoge la oposicin atendido que del examen de la etiqueta
solicitada se puede apreciar la incorporacin del segmento "Errzuriz
Ovalle", lo que resulta totalmente inductivo a error respecto de la
verdadera procedencia empresarial de los productos que se pretenden
registrar, haciendo aparecer a la marca pedida como un signo
perteneciente a la misma familia de marcas de propiedad del
oponente.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

198

1)
Solicitud N 341.528, fallo N 107.929, de fecha 06-03-2001,
marca "FESTY DRAGUS".

2)
Solicitud N 366.927, fallo N 104.436, de fecha 30-08-2000,
marca "OXYTIN".

3)
Solicitud 564.253, fallo N 123.117, de fecha 25-04-2003, marca
"TIERRUCA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 341.528, FALLO N 107.929, DE FECHA 06-03-2001,


EXP. N 155-98.

MARCA "FESTY DRAGUS"

Santiago, 6 de marzo de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: FESTY DRAGUS (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Todos los productos de la clase 30.

SOLICITANTE:
Industrias
Alimenticias
representacin acreditada en autos.

Noel

S.A.,

sin

199

2.
OPONENTE: Socit des Produits Nestl S.A., representada por
Jorge Caro Cordero.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h), de la ley N 19.039, por existir


semejanza con la marca "FESTIVAL", Registro N 355.846, que
distingue harinas, fculas, cereales tostados o cocidos, molidos o
triturados y en cualquier forma similar de elaboracin; fideos, pan y
pastas alimenticias anlogas; sustancias, compuestos y yerbas
usadas en decocciones e infusiones, para preparar bebidas; cacao,
chocolate, caf, t, yerba mate y productos similares o sucedneos,
clase 30.

3.
CONSIDERANDO: Que habr de ser rechazada la oposicin
deducida, toda vez que el registro fundante de la oposicin se
encuentra actualmente vencido al no haber sido renovado en su
oportunidad, por lo que no corresponde emitir un pronunciamiento de
fondo al respecto.

Que, sin embargo, corresponde rechazar de oficio la marca


solicitada, fundado en la infraccin de la letra f), de la ley N 19.039,
atendido que la etiqueta de la marca pedida contiene la expresin
"NOEL", que corresponde a una marca registrada previamente con el
N 466.993, para distinguir sustancias, compuestos y yerbas usadas
en decocciones e infusiones para preparar bebidas, cacao, chocolate,
caf y yerba mate y productos similares sucedneos; productos de
galletera, pastelera y confitera; pastas, polvos, azcares y
preparaciones dulces frescas, caramelos y pastillas, mieles, postres en
general, clase 30, a nombre de un titular diverso del solicitante de
autos, lo que constituye la incorporacin sorpresiva de una marca
ajena.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) del reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Rechazar la oposicin y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

200

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 366.927, FALLO N 104.436, DE FECHA 30-08-2000,


EXP. N 5.820-97.

MARCA "OXYTIN"

Santiago, 30 de agosto de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "OXYTIN" (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de las clases 09


y 10.

SOLICITANTE: scar Julio Brignole Moreira, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: New Look Industrias pticas Ltda., rep. por Helena
Siebel Biertwirth.

201

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039, por


semejanza con la marca "OXYGEN", Solicitud N 366.666 para
distinguir todos los productos de la clase 09; por destacar en la
etiqueta de la marca requerida la expresin "OXYGEN" en lugar de la
marca denominativa solicitada "OXYTIN".

3.
CONSIDERANDO: Que no se har lugar a la oposicin deducida
en autos fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039
respecto de las semejanzas existentes entre la denominacin
"OXYGEN" y el privilegio pedido, toda vez que la incorporacin a este
ltimo de la partcula final "TIN" le confiere una identidad de conjunto
propia que grfica y fonticamente lo diferencian del registrado
impidiendo su confusin.

Que, por su parte, se estiman atendibles las alegaciones del


oponente basadas en el inciso 4 del artculo 19 y fundadas en el
hecho de contener la etiqueta solicitada de manera ms destacada el
registro oponente "OXYGEN" en lugar del elemento denominativo del
signo pedido, por cuanto se advierte que efectivamente aun cuando el
diseo requerido contiene claramente la marca solicitada "OXYTIN",
incorpora sin embargo en el costado derecho de manera vertical y en
letras notoriamente ms grandes y destacadas el vocablo "OXYGEN",
circunstancias por las que se inducira a error o confusin en el pblico
consumidor respecto de los productos de la clase 09 que la solicitud
oponente pretende amparar.

Que, finalmente, se desechar la invocacin de la letra j), toda vez


que su alegacin no guarda relacin con los hechos contenidos en la
demanda.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado


para productos de la clase 09 y, en definitiva, otorgar la marca pedida
para distinguir productos de la clase 10, sin proteccin a las dems
palabras y guarismos contenidos en la etiqueta.

202

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD 564.253, FALLO N 123.117, DE FECHA 25-04-2003,


EXP. N 3.397-02.

MARCA "TIERRUCA"

Santiago, 25 de abril de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "TIERRUCA" (etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA:. Para distinguir todos los productos de la clase 33.

SOLICITANTE: Viedos Errzuriz Ovalle S.A., rep. por Arturo


Covarrubias V.

2.

OPONENTE: Via Errzuriz S.A., rep. por Jorge Caro Cordero.

203

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras c), f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "ERRZURIZ", entre otros, Reg. N
660.068, que distingue todos los productos de la clase 33;
"ERRZURIZ PANQUEHUE", Reg. N 498.217, que distingue todos
los productos de la clase 33; "VIA ERRZURIZ PANQUEHUE", Reg.
N 409.474, que distingue todos los productos de las clases 32 y 33.
Asimismo, el oponente seala que la circunstancia que el solicitante
incluya el segmento "Errzuriz" en su razn social, este hecho no
autoriza para registrarlo como una marca comercial, dado que ste ya
se encuentra inscrito, atendido lo dispuesto en el inciso segundo del
literal c) del artculo 20 de la ley N 19.039.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda
vez que del examen de la etiqueta solicitada, se puede apreciar que la
incorporacin del segmento ERRZURIZ OVALLE" resulta totalmente
inductivo a error entre el pblico consumidor respecto de la verdadera
procedencia empresarial de los productos que se pretende registrar,
haciendo aparecer a la marca pedida como un signo perteneciente a la
misma familia de marcas de propiedad del oponente, circunstancia
que deja de manifiesto una semejanza grfica y fontica determinante
entre dichos segmentos y los registros oponentes, concluyendo que de
otorgarse la marca pedida el pblico consumidor podra verse
expuesto a los errores o confusiones a que alude el actor.

Que no obstante lo anterior, procede rechazar la oposicin fundada


en la letra c) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto no se
configura en la especie la causal de irregistrabilidad alegada por el
oponente.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca pedida.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

204

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

D.

Reivindicacin de prioridad

Jurisprudencia

La sola presentacin de la solicitud de marca no implica obviamente


que sta sea necesariamente concedida, por lo cual dicha
presentacin de solicitud es considerada por la jurisprudencia slo
como una mera expectativa. Sin embargo, por el hecho de presentarse
una solicitud de marca, nace una prelacin o mejor derecho a favor de
quien primero presenta dicha solicitud, que se denomina prioridad. El
art. 2 del Reglamento de la LPI define prioridad como "el mejor
derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud
de privilegio industrial, por haberlo requerido con anterioridad en Chile
o en el extranjero".

El artculo 4 del Convenio de Pars seala que quien solicita una


marca en un pas miembro goza de una prioridad para hacerlo en otro
pas miembro, si lo hace dentro de seis meses posteriores a ese
depsito.

Por su parte, los artculos 66 y siguientes del Reglamento de la LPI


establecen una serie de requisitos para las solicitudes presentadas en
Chile que reivindiquen la prioridad de una solicitud presentada en el
extranjero: Se debe dejar constancia especial con indicacin de
nmero fecha y pas en que se ha presentado la solicitud cuya
prioridad se invoca; adems, se debe acompaar un certificado
emitido por la autoridad competente del pas de origen de la prioridad.
Esta certificacin deber presentarse dentro del plazo de 90 das
contados desde la fecha de presentacin en Chile de la respectiva
solicitud debidamente traducida al espaol. La prioridad que no fuere
certificada dentro de dicho plazo, no ser considerada en el
expediente.

Por ltimo, el art. 71 del Reglamento de la LPI dispone que "Cualquier


persona interesada podr presentar ante el Departamento una
oposicin a la solicitud de cualquier privilegio [] fundamentndola en

205

la falta de alguno de los requisitos de registrabilidad o reivindicando


prioridad".

Esta ltima causal de oposicin ha sido aplicada en la jurisprudencia


del DPI. Por ejemplo, en la solicitud de registro sobre la marca BENQ,
para distinguir todos los productos de la clase 9, el oponente alega
tener un derecho de prioridad por haber presentado la solicitud sobre
la misma marca BENQ, para la misma clase 9, ante el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial IMPI, con anterioridad a la solicitud
de autos. Agrega el actor que actualmente tiene solicitada la marca
BENQ en Chile, para distinguir determinados productos de la clase 9.
El DPI acoge la oposicin presentada y reconoce el derecho de
prioridad invocado por el oponente sealado en el artculo 4 del
Convenio de Pars, toda vez que el actor ha acreditado en la forma
exigida por los artculos 68 y 69 del Reglamento de la ley N 19.039, el
haber solicitado la marca BENQ para distinguir productos de la clase 9
en Mxico, con anterioridad a la solicitud presentada en Chile por el
demandado.

La misma suerte corri la marca CIRCA, solicitada para distinguir


todos los productos de la clase 25. Se opone al registro la marca
CIRCAFOOTWEAR, que tambin distingue productos de la clase 25 y
solicitada con anterioridad en Estados Unidos de Amrica. El DPI
acogi la oposicin por cuanto qued acreditada en autos la prioridad
invocada por el oponente, es decir su mejor derecho por haber
presentado una solicitud similar grfica y fonticamente a la solicitud
en autos, presentacin que se realiz en Estados Unidos con mucha
anterioridad a la de autos y para la misma clase de productos, por lo
que de conceder la marca solicitada se inducir al pblico a toda clase
de errores o confusiones respecto de la procedencia de los productos
a distinguir.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 559.519, fallo N 123.435, de fecha 12-05-2003,
marca "BENQ".

2)
Solicitud N 460.826, fallo N 107.632, de fecha 06-03-2001,
marca "CIRCA".

206

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 559.519, FALLO N 123.435, DE FECHA 12-05-2003,


EXP. N 2907-02.

MARCA "BENQ"

Santiago, 12 de mayo de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "BENQ".

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 9.

SOLICITANTE: MARIO EDUARDO


representacin acreditada en autos.

BENQUIS

JACARD,

sin

2.
OPONENTE: BENQ INCORPORATED, rep. por Militza
Marinkovic Gutirrez.

CAUSAL: Tener el oponente derecho de prioridad por haber


presentado solicitud para registrar la marca "BENQ" para distinguir
productos de la clase 9, ante el Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial, IMPI, con anterioridad a la solicitud de autos que se
impugna. Actualmente el actor tiene solicitada la marca "BENQ" en

207

Chile, Sol. N 565.310, para distinguir determinados productos de la


clase 9, cuya tramitacin est suspendida hasta la resolucin del
presente juicio.

3.
CONSIDERANDO: Que procede reconocer el derecho de
prioridad invocado por el oponente, conferido por el art. 4 del
Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial,
promulgado mediante decreto supremo N 425 del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, toda vez que el actor ha acreditado en
la forma exigida por los arts. 68 y 69 del reglamento de la ley N
19.039, haber solicitado la marca "BENQ", para distinguir productos de
la clase 9, en enero de 2002, en Mxico, esto es, con anterioridad a la
solicitud presentada en Chile por el demandado.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039, en el
reglamento de dicha ley, y el art. 4 del Convenio de Pars para la
Proteccin de la Propiedad Industrial,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

208

SOLICITUD N 460.826, FALLO N 107.632, DE FECHA 06-03-2001,


EXP. N 6624-99.

MARCA "CIRCA"

Santiago, 6 de marzo de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: CIRCA.

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 25.

SOLICITANTE: The Tunnel S.A., sin representacin acreditada en


autos.

2.
OPONENTE: Circa Footwear, rep. por Carmen Paz lvarez
Enrquez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "CIRCAFOOTWEAR", solicitud N
463.976, que pretende distinguir prendas de vestir, sombrerera y
calzado, clase 25.

3.
CONSIDERANDO: Que habr de ser acogida la oposicin
deducida, toda vez que habindose tenido a la vista la solicitud N
463.976, que pretende distinguir prendas de vestir, sombrerera y
calzado, clase 25, se encuentra fehacientemente acreditada en autos
la prioridad invocada por el oponente, es decir, su mejor derecho para
presentar una solicitud de privilegio industrial en Chile, por haberlo
requerido con anterioridad en Estados Unidos, para productos de la
clase 25.

Que, igualmente, las alegaciones del actor fundadas en la


infraccin de las letras f) y h) de la ley del ramo, resultan del todo
atendibles habida consideracin que el signo solicitado en estos autos

209

presenta identidad con el primer elemento del signo del oponente cuya
prioridad es reivindicada, de lo que se colige que la coexistencia
pacfica de ambos privilegios en el mercado no es factible, puesto que
se inducira al pblico consumidor a todo tipo de errores o
confusiones, respecto de la procedencia, cualidades o gnero de los
productos a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

E.

Incompatibilidad con signo usado en el comercio

Jurisprudencia

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en su artculo 34, no


exige como condicin el uso de la marca para su registro, vigencia o
renovacin. Este artculo est acorde con lo dispuesto en el artculo 15
inciso 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que seala: "Los Miembros
podrn supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso
efectivo de una marca de fbrica o de comercio, no ser condicin
para la presentacin de una solicitud de registro". Sin embargo, en la
mayora de las legislaciones modernas el uso de la marca es un
requisito para su conservacin, y la falta de uso expone al titular a una
accin de caducidad.

El caso contrario al sealado ocurre cuando se ha estado usando una


marca y sta no ha sido registrada, ya sea por desconocimiento o
negligencia de su creador. En este caso, la jurisprudencia del DPI
protege esta marca extrarregistral a fin de evitar prcticas desleales.

210

En este sentido fall la solicitud de marca ACERBIS, para distinguir


productos de la clase 25. Se opuso a la solicitud, Importadora de
Accesorios Euro Motocross Ltda., por los arts. 19 y 20 letra f) de la
LPI, por corresponder a la marca creada y utilizada por el demandante
para los productos descritos de la clase 25. El DPI acogi la oposicin
presentada, toda vez que conforme a la documentacin acompaada
se pudo acreditar que la expresin ACERBIS haba sido usada como
marca comercial desde antes de la presentacin de la solicitud,
circunstancia que permite concluir que no es posible otorgar la marca
pedida, por cuanto su coexistencia evidentemente ser motivo de toda
clase de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen
empresarial de los productos a distinguir.

Otra situacin similar fue la solicitud de la marca LCTEOS


PERALILLO, para distinguir productos lcteos de la clase 29. Se
present oposicin en base a los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la LPI,
por presentar semejanza con la marca PERALILLO creada y usada
como marca comercial por el oponente para distinguir productos de la
clase 29 y por ser contraria a la moral y las buenas costumbres. El DPI
acogi la oposicin fundada en la letra f) de la ley N 19.039, toda vez
que conforme a la documentacin acompaada por el actor,
consistente en numerosas facturas, envases, resoluciones de
autoridad sanitaria respectiva y que no fue objetada por el
demandado, se acredit que la denominacin PERALILLO ha sido
usada en forma relevante como marca comercial, para distinguir
productos lcteos, desde antes de la presentacin de la solicitud de
autos, circunstancia que permite concluir que no es posible otorgar la
marca pedida, por cuanto su coexistencia evidentemente ser motivo
de toda clase de errores o confusiones especialmente en cuanto al
origen empresarial.

La misma suerte corri la solicitud WWW.CEMENTERIOVIRTUAL.CL,


para distinguir servicios de las clases 35, 38 y 42, publicidad a travs
de Internet para pginas que ofrecen servicios de obituario y de
cementerio virtual, clase 35, difusin computarizada va Internet de los
obituarios al da y con una base de datos, servicios de cementerio
virtual (difusin de homenaje a modo de una lpida o mausoleo sobre
un campo santo en la pantalla) clase 38, servicios de obituario y
cementerio virtual a travs de Internet y otros medios y servicios de
sepultacin clase 42. Se present oposicin a la solicitud de registro
por los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la LPI, por inducir a error respecto
de la marca PAZETERNA WWW.PAZETERNA.COM PRIMER
CEMENTERIO VIRTUAL DEL MUNDO, la cual ha sido usada por el

211

oponente con anterioridad a la solicitud de autos para distinguir


servicios de las clases 35, 38 y 42. El DPI acogi la oposicin fundada
en la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que el
oponente acredit mediante la documentacin acompaada en autos
la creacin y uso de la marca PAZ ETERNA WWW.PAZETERNA.COM
PRIMER CEMENTERIO VIRTUAL DEL MUNDO, para distinguir
servicios de idntica naturaleza a los solicitados en autos, por lo que
es dable suponer que, de otorgarse la marca solicitada, los
destinatarios podran verse expuestos a toda clase de errores o
confusiones respecto a la verdadera procedencia empresarial de los
servicios a distinguir.

La misma suerte tuvo la solicitud de registro de la marca EDUNET,


solicitada para distinguir servicios educacionales y capacitacin,
instruccin y enseanza en todas sus formas, servicios de
organizacin y direccin de actividades educacionales en general,
organizacin de congresos, manifestaciones, eventos, seminarios,
simposios, espectculos, eventos con fines educacionales, culturales,
deportivos, artsticos y organizacin de conferencias de todo tipo,
clase 41. Se presenta oposicin al registro de la marca por parte de
Interexpo y Ca. Ltda., en base a los arts. 19 y 20, letras f) y h) de la
LPI, por ser los creadores y usuarios de la expresin Edunet, para los
mismos servicios de la clase 41. El DPI acogi la oposicin fundada en
la letra f), atendido que mediante la documentacin acompaada en
autos el oponente acredit mediante varios documentos, como
folletos, facturas y contratos, la creacin previa, uso y publicidad en el
mercado nacional de la marca Edunet para distinguir servicios de la
clase 41, circunstancia que configura en la especie la causal de
irregistrabilidad alegada por el actor en autos, por cuanto se vern
inducidos los destinatarios a error o engao respecto de la
procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Otro caso similar es la solicitud de registro de la marca CASA


AMESTICA, solicitada para distinguir Establecimiento Comercial en la
8 Regin. Se presenta oposicin a dicho registro en base a los arts.
19 y 20 letras f) y j) de la LPI, por ser idntica a la expresin CASA
AMESTICA, de la cual son los legtimos usuarios, y por atentar contra
la moral, las buenas costumbres y la tica mercantil. En este caso el
DPI acoge la oposicin fundada en la letra f) toda vez que conforme a
la documentacin acompaada por el actor, y no objetada por el
demandado, se pudo acreditar que la expresin CASA AMESTICA ha
sido usada como marca comercial desde antes de la presentacin de
la solicitud de autos. Adems, se acredit que el giro resulta ser
coincidente con el rubro solicitado, y adems se acredit el uso del

212

signo en relacin al rubro pedido, circunstancias todas que, unidas a la


identidad del signo pedido con el solicitado, permiten concluir que no
es posible acceder a la marca pedida por cuanto su coexistencia
evidentemente ser motivo de toda clase de errores o confusiones,
especialmente en cuanto al origen empresarial del rubro a distinguir.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 542.512, fallo N 122.694, de fecha 01-04-2003,
marca "ACERBIS".

2)
Solicitud N 476.500, fallo N 116.142, de fecha 12-04-2002,
marca "LCTEOS PERALILLO".

3)
Solicitud N 476.170, fallo N 119.579, de fecha 24-09-2002,
marca "WWW.CEMENTERIOVIRTUAL.CL".

4)
Solicitud N 573.124, fallo N 122.865, de fecha 07-04-2003,
marca "EDUNET".

5)
Solicitud N 314.555, fallo N 104.629, de fecha 28-09-2000,
marca "CASA AMESTICA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 542.512, FALLO N 122.694, DE FECHA 01-04-2003,


EXP. N 0702-02.

213

MARCA "ACERBIS"

Santiago, 1 de abril de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: ACERBIS (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 25.

SOLICITANTE: Importadora
acreditada en autos.

Imoto

Ltda.,

sin

representacin

2.
OPONENTE: Importadora de Accesorios Euro Motocross Ltda.,
representada por Mara Luisa Arregui Landaberea.

CAUSAL: Artculos 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por


corresponder a la marca creada y utilizada por el demandante para los
productos descritos a fojas 1.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
formulada fundada en la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039,
toda vez que conforme a la documentacin acompaada por el actor y
no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que
la expresin ACERBIS ha sido usada como marca comercial desde
antes de la presentacin de la solicitud de autos, circunstancia que
unida a la identidad fontica del signo con el solicitado, permiten
concluir que no es posible otorgar la marca pedida, por cuanto su
coexistencia evidentemente ser motivo de toda clase de errores o
confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de los
servicios a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

214

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 476.500, FALLO N 116.142, DE FECHA 12-04-2002,


EXP. N 2554-00

MARCA "LCTEOS PERALILLO"

Santiago, 12 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: LCTEOS PERALILLO (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir productos lcteos, clase 29.

SOLICITANTE: Sociedad Agrcola y Comercial Productora Lcteos


Peralillo Ltda., sin representacin acreditada en autos.

215

2.
OPONENTE: Waldo Bolocco Silva, representada por Mara Luisa
Arregui Landaberea.

CAUSAL: Artculos 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca PERALILLO, creada y usada como
marca comercial por el oponente para distinguir productos de la clase
29 y por ser contrario al orden pblico, a la moral y a las buenas
costumbres, comprendidas stas, los principios de competencia leal y
tica mercantil.

3. CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin fundada


en la letra f) del ar-tculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que
conforme a la documentacin acompaada por el actor consistente en
numerosas facturas, envases, resoluciones de la autoridad sanitaria
respectiva y que en su oportunidad no fueron objetados por el
demandado, se acredit fehacientemente que la denominacin
PERALILLO ha sido usada en forma relevante como marca comercial
para distinguir productos lcteos desde antes de la presentacin de la
solicitud de autos, circunstancia que unida a la identidad fontica del
signo con el solicitado, permiten concluir que no es posible otorgar la
marca pedida, por cuanto su coexistencia evidentemente ser motivo
de toda clase de errores o confusiones, especialmente en cuanto al
origen empresarial de los servicios a distinguir.

Que tambin debe rechazarse la referida oposicin fundada en la


infraccin de la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto
no existen antecedentes en autos que permitan configurar los
supuestos contenidos en dicha causal.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

216

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 476.170, FALLO N 119.579, DE FECHA 24-09-2002,


EXP. N 2.510-00.

MARCA "WWW.CEMENTERIOVIRTUAL.CL"

Santiago, 24 de septiembre de 2002

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "WWW.CEMENTERIOVIRTUAL.CL".

COBERTURA: Para distinguir publicidad a travs de Internet para


pginas que ofrecen servicios de obituario y de cementerio virtual,
clase 35; Difusin computarizada va Internet o a travs de otro medio
tecnolgicamente compatible como telfono, radio, televisin y prensa
escrita de servicios de obituario al da y con una base de datos y
servicios de cementerio virtual (difusin de homenaje a modo de una
lpida o mausoleo sobre un campo santo en la pantalla), clase 38;
Servicios de obituario y cementerio virtual a travs de Internet y otros
medios tecnolgicamente compatibles difundidos va computacin y
con la coordinacin de los servicios funerarios que entregan los
servicios de sepultacin y con los cementerios y empresas afines,
clase 42.

217

SOLICITANTE: Juan Patricio Parraguez Muoz, rep. por Hctor


Loyola Novoa.

2.
OPONENTE: Juan Luis Calvigioni, rep. por Juan Pablo Egaa
Bertoglia.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por inducir a


error respecto de la marca "PAZETERNA WWW.PAZETERNA.COM.
PRIMER CEMENTERIO VIRTUAL DEL MUNDO", la cual ha sido
usada por el oponente con anterioridad a la solicitud de autos para
distinguir servicios de las clases 35, 38 y 42.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que el oponente
acredit mediante la documentacin acompaada en autos la creacin
y uso de la marca "PAZ ETERNA WWW.PAZETERNA.COM PRIMER
CEMENTERIO VIRTUAL DEL MUNDO", para distinguir servicios de
naturaleza idntica a la solicitada en autos, por lo que es dable
suponer que de otorgarse la marca solicitada los destinatarios podran
verse expuestos a toda clase de errores o confusiones respecto de la
verdadera procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Que no obstante lo anterior, procede rechazar la oposicin fundada


en la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039, dado que no se
configura en la especie la causal de irregistrabilidad sealada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

218

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 573.124, FALLO N 122.865, DE FECHA 07-04-2003,


EXP. N 4617-02.

MARCA "EDUNET"

Santiago, 7 de abril de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: EDUNET.

COBERTURA: Para distinguir servicios educacionales y


capacitacin, instruccin y enseanza en todas sus formas, servicios
de organizacin y direccin de actividades educacionales en general,
organizacin de congresos, manifestaciones, eventos, seminarios,
simposiums, espectculos, eventos con fines educacionales,
culturales, deportivos, artsticos y organizacin de conferencias de
todo tipo, clase 41.

SOLICITANTE: Seaprende.com Chile S.A., sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Interexpo y Ca. Ltda., rep. por lgor StancicRokotov Bonacic.

219

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por ser los


creadores y usuarios de la expresin "Edunet" para distinguir servicios
clase 41.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede acoger la oposicin fundada en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que mediante la
documentacin acompaada en autos, el oponente acredit mediante
variados documentos, como folletos, facturas y contratos, la creacin
previa, uso y publicidad en el mercado nacional de la marca "Edunet"
para distinguir servicios clase 41, circunstancia que configura en la
especie la causal de irregistrabilidad alegada por el actor de autos, por
cuanto se vern inducidos los destinatarios a error o engao respecto
de la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.

Que, la letra h) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada por el


oponente no resulta atendible, toda vez que no concurren en la
especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

220

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 314.555, FALLO N 104.629, DE FECHA 28-09-2000,


EXP. N 2028-96.

MARCA "CASA AMESTICA"

Santiago, 28 de septiembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: CASA AMESTICA.

COBERTURA: Establecimiento comercial de productos de las


clases 07, 08, 09, 20, 21, 22, 23, 24 y 28, en la Octava Regin.

SOLICITANTE: Jos Hernn Amstica Carrasco, rep. por Santiago


Melo Zaartu.

2.
OPONENTE: Georgina Carrasco Rifo y Manuel Segundo
Amstica Carrasco, rep. por Ren Baeza Cerda.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por ser los


legtimos dueos y usuarios de la expresin CASA AMESTICA; y por
atentar contra la moral, las buenas costumbres y la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
deducida en autos, toda vez que conforme a la documentacin
acompaada por el actor y no objetada por el demandado, se pudo
acreditar fehacientemente que la expresin CASA AMESTICA, ha sido
usada como marca comercial desde antes de la presentacin de la
solicitud de autos; igualmente, se acredit que el giro resulta ser
coincidente con el rubro solicitado; y adems pudo acreditarse el uso
del signo en relacin al rubro pedido, circunstancias todas que unido a

221

la identidad del signo con el solicitado, permiten concluir que no es


posible acceder a la marca pedida, por cuanto su coexistencia
evidentemente ser motivo de toda clase de errores o confusiones,
especialmente en cuanto al origen empresarial del rubro a distinguir.

Que igualmente, corresponde acoger la oposicin fundada en la


infraccin de la letra j), toda vez que resulta evidente que en la especie
no se est frente a una simple coincidencia de la marca, sino
derechamente frente a una imitacin por el demandado de una marca
ajena, dado que segn consta de los documentos acompaados, el
solicitante de autos trabaj durante mucho tiempo, directamente para
el actor, lo que pone de manifiesto, en forma clara y precisa, que el
demandado no poda desconocer la existencia de la expresin CASA
AMESTICA, al momento de solicitarla. Tales hechos constituyen
naturalmente un atentado a la competencia leal y tica mercantil, lo
que impide, en definitiva, pronunciarse favorablemente por la marca
solicitada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz


Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

F.

Proteccin a nombres de personas jurdicas

Jurisprudencia

La Ley de Propiedad Industrial no contempla una norma especial de


proteccin a los nombres de personas jurdicas. El Convenio de Pars
reconoce en su artculo 8 los nombres comerciales en los siguientes
trminos: "El nombre comercial ser protegido en todos los pases de
la Unin, sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de

222

una marca de fbrica o de comercio". Para estos efectos debe


entenderse que el nombre comercial es la denominacin mediante la
cual una persona ejerce el comercio, y si se trata de una sociedad
mercantil se denomina especficamente razn social. Por ende, el
nombre comercial es el gnero y la razn social la especie.

El artculo 20 letra f) seala que no podrn registrarse como marcas


"las que se presten para inducir a error o engao respecto a la
procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o
establecimientos".

A travs de este precepto, la jurisprudencia del DPI ha reconocido la


proteccin de los nombres de personas jurdicas, siempre y cuando
concurran ciertos requisitos, como es identidad o notoria semejanza
entre la marca y el nombre de la persona jurdica; la existencia de sta
con anterioridad a la presentacin de la solicitud de la marca; que el
giro de la sociedad resulte coincidente con el rubro o clase solicitada.
Todo lo anterior debe estar sumado al uso del nombre de la persona
jurdica en relacin a los productos o servicios solicitados, lo cual se
puede acreditar con documentacin tributaria y publicitaria. Por ello,
esta proteccin a los nombres de personas jurdicas es una expresin
de la proteccin a las marcas extrarregistrales.

En la jurisprudencia se puede citar el fallo sobre la marca


UNIVERSIDAD DE PUERTO VARAS, solicitada para distinguir
servicios de educacin superior impartidos por universidades;
academias, institutos de formacin tcnica, cientfica, matemtica y
humanista, clase 41, solicitada por la Universidad Austral de Chile. Se
opuso al registro la Corporacin Universidad de Puerto Varas, por el
artculo 20 letra f) de la LPI, por ser el creador y quien la ha usado
como marca en servicios de la clase 41. El DPI acogi la oposicin
toda vez que conforme a la documentacin acompaada por el actor y
no objetada por el demandado se pudo acreditar fehacientemente que
la expresin UNIVERSIDAD DE PUERTO VARAS, corresponde al
nombre de fantasa de la oponente, con anterioridad a la fecha de la
presentacin de la solicitud de autos. Igualmente se acredit que el
giro resulta ser coincidente con el rubro solicitado, esto es, entre otros,
educacin superior impartidos por universidades, y adems acredit
con diversas publicaciones en los medios de prensa el uso de la
referida expresin con una data anterior a la solicitud de autos. Por
ltimo se hace mencin a la publicacin de un reportaje del diario
Llanquihue, correspondiente al mes de enero de 2001, titulado
Universidad de Puerto Varas, as como la publicacin de junio de

223

2001, donde la Universidad de Puerto Varas obtuvo la personalidad


jurdica.

Se puede tambin citar el caso de la marca AMENBAR


IMPRESORES, solicitada para distinguir productos de la clase 16. Se
opuso a la solicitud Amenbar Impresores S.A., por los arts. 19 y 20
letras f) y j) de la LPI, por cuanto el signo solicitado corresponde
exactamente a la razn social del oponente, la que usa en el mercado
por ms de 20 aos para los mismos servicios. El DPI acoge la
oposicin formulada, toda vez que, conforme a la documentacin
acompaada por el actor y no objetada por el demandado, se pudo
acreditar
fehacientemente
que
la
expresin
AMENBAR
IMPRESORES S.A., corresponde exactamente a la razn social del
oponente, usada con mucha anterioridad a la fecha de presentacin
de la solicitud de autos. Igualmente se acredit que el giro resulta ser
coincidente con el rubro solicitado, y con diversas facturas
acompaadas se constat que a lo menos el actor haba usado de
manera ininterrumpida el signo en relacin a la clase solicitada,
circunstancias todas que unidas a la identidad del signo con el
solicitado permiten concluir que no es posible acceder a la marca
pedida por cuanto su coexistencia evidentemente ser motivo de toda
clase de errores o confusiones especialmente en cuanto al origen
empresarial de los productos a distinguir.

La misma suerte corri la solicitud de registro de la marca KERSTING,


solicitada para distinguir un establecimiento comercial de productos de
la clase 9, en la Regin Metropolitana. Se opuso a la solicitud Flores y
Kersting S.A.C., por los arts. 19 y 20 letras c), f) y j) de la LPI, por
presentar semejanza con la marca FLORES Y KERSTING, que
distingue establecimiento comercial para la compraventa de artculos
de las clases 7 y 9 en las Regiones 3, 4, 6, 7 y 11 y por
corresponder adems a su razn social. El DPI rechaz la causal de
oposicin en lo concerniente a la incompatibilidad con la marca citada,
por diferencia de coberturas territoriales, pero acogi la restante
causal, por cuanto qued acreditado que la expresin FLORES Y
KERSTING, formaba parte de la razn social del demandante con
mucha anterioridad a la fecha de presentacin de la solicitud de autos;
igualmente se acredit el uso del signo en relacin al rubro solicitado,
circunstancias todas que unido a la identidad del signo con el segundo
elemento del signo oponente, permite concluir que no es posible
acceder a la marca pedida, por cuanto su coexistencia ser motivo de
errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial
del establecimiento, encontrndose configurada la causal contenida en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039.

224

Este fallo fue confirmado por el TAPI en fecha 31 de julio de 2003, por
los Sres. Ministros Santiago Santa Cruz, Fernando Mrquez y Ral
Pellicer Navarro.

Otro caso similar es la solicitud de marca LV BORDADORAS DE ISLA


NEGRA, para distinguir instruccin, enseanza, talleres, cursos de
capacitacin para todo nivel prebsico, bsico, medio, tcnico
universitario y servicios de exposiciones y organizacin de eventos o
exposiciones con fines culturales y educativos, clase 41. Se opone el
TALLER DE BORDADORAS DE ISLA NEGRA, entidad que existe de
hecho desde el ao 1966, que goza de personalidad jurdica desde el
ao 2000, y porque ha adquirido fama nacional e internacional en
confecciones de bordados y exposiciones. El DPI acoge la oposicin
fundada en el art. 20, letra f), de la LPI, toda vez que conforme a la
documentacin acompaada por el actor y no objetada por el
demandado se pudo acreditar que la expresin BORDADORAS DE
ISLA NEGRA, corresponde a la parte principal de la razn social de la
actora, pues slo se omite la palabra TALLER en el signo pedido. Se
acredit tambin que la oponente goza de personalidad jurdica desde
septiembre de 2000, esto es, desde una fecha anterior a la
presentacin de la solicitud y que el objetivo de la organizacin
oponente resulta ser coincidente con el rubro solicitado, esto es, entre
otros ..."mantener la tradicin en la realizacin y difundirla a travs de
exposiciones y clases a los integrantes para su perfeccionamiento". A
lo que debe agregarse que los signos en cuestin presentan
semejanzas determinantes que impedirn una coexistencia pacfica en
el mercado, sin que la incorporacin de las letras LV en el signo
pedido resulte suficiente para crear un signo novedoso, por lo que se
rechaza la marca solicitada.

Cuando no se cumplen los requisitos indicados al inicio de este


apartado, para configurarse la causal de irregistrabilidad en anlisis,
se rechaza la oposicin y se concede la marca solicitada.

Ello ocurri en la solicitud de registro de la marca ENGEL, para


distinguir productos de la clase 29. Se opuso al registro Inversiones
F.H. ENGEL, por cuanto la marca pedida es similar a su razn social y
por ser inductiva a error en cuanto a la procedencia de los productos.
El DPI consider que si bien es cierto que el actor demostr por medio
de documentos la existencia de una razn social similar a la
denominacin que se pretende registrar, no logr acreditar en la etapa
procesal correspondiente que esa razn social se hubiese estado

225

utilizando como marca comercial, es decir, que el signo distinga un


determinado origen empresarial, lo cual se expresa principalmente a
travs del uso relevante para un rubro determinado, circunstancias
que impiden pronunciarse favorablemente por la demanda.

Otro caso similar ocurri con la solicitud de la marca MERCOTEL,


para distinguir un establecimiento industrial de fabricacin de todo tipo
de productos. Se opone una persona natural aduciendo que la marca
solicitada corresponde a una razn social. El DPI rechaz la oposicin
toda vez que si bien el actor demostr por medio de documentos la
existencia de una razn social similar a la denominacin que se
pretende registrar, no logr acreditar en la etapa procesal
correspondiente que esa razn social se hubiese utilizado como marca
comercial, es decir, que el signo distinga un determinado origen
empresarial lo cual se expresa principalmente a travs del uso
relevante para un rubro determinado.

Otro caso a citar corresponde a la solicitud de registro de la marca


BLATEL, para distinguir servicios de importacin, exportacin y
representacin de artculos de la clase 9, clase 35. Se opone al
registro Blatel S.A., en base a su razn social BLATEL adoptada
desde 1990 en Argentina y desde 1994 en Chile, la cual es utilizada
para distinguir la importacin y exportacin de toda clase de productos
signo famoso y notorio. El DPI rechaz la oposicin por cuanto el
demandante no acredit de manera suficiente y en la oportunidad
procesal correspondiente ser creador y usuario de la marca BLATEL
en Chile para los servicios solicitados as como el uso fama y
notoriedad que haya alcanzado la referida marca. Apela el oponente y
el TAPI hace lugar a la apelacin y revoca la sentencia recurrida, toda
vez que de los antecedentes acompaados qued acreditado que el
oponente es el primer adoptante del signo pedido en autos, que
corresponde a su razn social, que ha usado para distinguir productos
de la clase 9. Fallo dictado por los Sres. Ministros Santa Cruz, Rojas y
Olave.

Finalmente, es conveniente citar un caso en el cual el DPI no acogi la


oposicin formulada en base a la causal en anlisis, pero abord
algunos aspectos que pueden resultar interesantes. Se trata de la
solicitud de registro de la marca OMEX, para distinguir agencia de
cambio, clase 36, con oposicin Comex S.A., titular de la marca
COMEX, que distingue servicio de asesora en comercio exterior,
clase 36, y funda adems si oposicin en el artculo 8 del Convenio
de Pars, ya que el signo solicitado guarda semejanza determinante

226

con la razn social del oponente COMEX. El DPI rechaza la oposicin


fundada en lo dispuesto en el art. 8 del Convenio de Pars, toda vez
que el actor no acredit que la expresin COMEX formara parte de su
razn social ni menos an que el giro de la sociedad resultara ser
coincidente con los servicios solicitados en autos, especficamente
agencia de cambio, ni tampoco acredit el uso del signo en relacin a
dichos servicios. El fallo agrega adems que el art. 8 del Convenio de
Pars protege el nombre comercial, que en la legislacin comparada,
especficamente la ley espaola, entiende por "el signo o
denominacin que sirve para identificar a una persona fsica o jurdica
en el ejercicio de una actividad empresarial y que distingue su
actividad de las actividades idnticas o similares", de suerte tal que los
conceptos jurdicos razn social y nombre comercial no son sinnimos.
Por el contrario, conforme a lo anterior, en Chile la razn social de una
persona jurdica podr llegar a considerarse o no una marca comercial
en la medida que sta sea en s un signo visible, novedoso y
caracterstico que sirva para distinguir productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales, atendido el uso que sta
haya tenido en el mercado.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 547.964, fallo N 123.185, de fecha 25-04-2003,
marca "UNIVERSIDAD DE PUERTO VARAS".

2)
Solicitud N 480.304, fallo N 112.938, de fecha 11-10-2001,
marca "AMENBAR IMPRESORES".

3)
Solicitud N 382.147, fallo N 103.956, de fecha 17-08-2000,
marca "KERSTING". Fallo TAPI de fecha 31-07-2003.

4)
Solicitud N 557.354, fallo N 124.340, de fecha 20-06-2003,
marca "LV BORDADORAS DE ISLA NEGRA".

5)
Solicitud N 539.906, fallo N 122.728, de fecha 01-04-2003,
marca "ENGEL".

227

6)
Solicitud N 341.020, fallo N 117.804, de fecha 21-06-2002,
marca "MERCOTEL".

7)
Solicitud N 361.788, fallo N 103.194, de fecha 14-07-2000,
marca "BLATEL". Fallo TAPI de fecha 04-06-2003.

8)
Solicitud N 515.037, fallo N 118.046, de fecha 12-07-2002,
marca OMEX.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 547.964, FALLO N 123.185, DE FECHA 25-04-2003,


EXP. N 1.521-02.

MARCA "UNIVERSIDAD DE PUERTO VARAS"

Santiago, 25 de abril de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "UNIVERSIDAD DE PUERTO VARAS".

COBERTURA: Para distinguir servicios de educacin superior


impartidos por universidades; academias, institutos de formacin
tcnica, cientfica, matemtica y humanista, de la clase 41.

228

SOLICITANTE: Universidad Austral de Chile, rep. por Rodrigo


Puchi Zurita.

2.
OPONENTE: Corporacin Universidad de Puerto Varas, rep. por
Mara Pilar Chicago Garrido.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por ser el


creador y quien ha usado la marca UNIVERSIDAD DE PUERTO
VARAS en servicios de la clase 41.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que conforme a
la documentacin acompaada por el actor y no objetada por el
demandado, se pudo acreditar fehacientemente que la expresin
"UNIVERSIDAD DE PUERTO VARAS", corresponde al nombre de
fantasa y por tanto parte de la razn social de la oponente, con
anterioridad a la fecha de presentacin de la solicitud de autos,
igualmente se acredit que el giro resulta ser coincidente con el rubro
solicitado, esto es, entre otros, educacin superior impartidos por
Universidades; y adems acredit, con diversas publicaciones de los
medios de prensa, el uso de la referida expresin, con una data
anterior a la solicitud de autos. A este ltimo respecto, cabe hacer
mencin a la publicacin de un reportaje del diario Llanquihue,
correspondiente al mes de enero de 2001, titulada Universidad para
Puerto Varas, as tambin publicacin de junio de 2001, donde
Universidad de Puerto Varas obtuvo Personalidad Jurdica, con ambos
documentos se acredita la existencia de la marca comercial
UNIVERSIDAD DE PUERTO VARAS, desde a lo menos enero de
2001, en circunstancias que la solicitud de autos, data de octubre de
2001.

Finalmente, unido a la plena identidad que existe entre los signos,


no es posible acceder a la marca pedida, por cuanto su coexistencia
evidentemente ser motivo de toda clase de errores o confusiones,
especialmente en cuanto al origen empresarial de los servicios a
distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) el reglamento de dicha ley,

229

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 480.304, FALLO N 112.938, DE FECHA 11-10-2001,


EXP. N 3223-00.

MARCA "AMENBAR IMPRESORES"

Santiago, 11 de octubre de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: AMENBAR IMPRESORES.

COBERTURA: Todos los productos de la clase 16.

SOLICITANTE: Nicols Amnabar Correa, rep. por Mara Anglica


Zepeda P.

230

2.
OPONENTE: Amenbar Impresores S.A., rep. por Mara Luisa
Arregui Landaberea.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por cuanto


el signo solicitado corresponde exactamente a la razn social del
oponente, la cual se usa en el mercado y se ha estado usando por
ms de 20 aos para los mismos servicios. Adems se deja expresa
constancia que el oponente tuvo registradas las marcas y que stas,
por un lamentable error, no se renovaron en su oportunidad; conforme
a lo anterior, de otorgarse la marca solicitada se inducir al pblico a
error en cuanto a la procedencia de los servicios (infraccin letra f) y
por afectar el principio de la competencia leal y tica mercantil
(infraccin letra j).

3.
CONSIDERANDO: Que resultan atendibles las alegaciones de la
actora y en consecuencia corresponde acoger la oposicin formulada
en autos, toda vez que conforme a la documentacin acompaada por
el actor y no objetada por el demandado, se pudo acreditar
fehacientemente que la expresin AMENBAR IMPRESORES S.A.,
corresponde exactamente a su razn social, con mucha anterioridad a
la fecha de presentacin de la solicitud de autos, esto es de marzo de
1996, segn da cuenta escrita pblica de constitucin suscrita ante el
Notario Pblico de la ciudad de Santiago, don Patricio Raby
Benavente, de fecha 14 de marzo de 1996; igualmente, se acredit
que el giro resulta ser coincidente con el rubro solicitado; y adems
acredit, con las diversas facturas acompaadas, que a lo menos el
actor, ha usado en forma ininterrumpida desde octubre de 1996, a la
fecha, el uso del signo en relacin a la clase de productos solicitada,
circunstancias todas que unidas a la identidad del signo con el
solicitado, permiten concluir que no es posible acceder a la marca
pedida, por cuanto su coexistencia evidentemente ser motivo de toda
clase de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen
empresarial de los productos a distinguir.

Finalmente, habr de rechazarse la oposicin fundada en la


infraccin de la letra j), por cuanto no existen antecedentes en autos
que permitan configurar los supuestos de la causal invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

231

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 382.147, FALLO N 103.956, DE FECHA 17-08-2000,


EXP. N 8071-97. FALLO TAPI DE FECHA 31-07-2003.

MARCA "KERSTING"

Santiago, 17 de agosto de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: KERSTING.

COBERTURA: Establecimiento Comercial de productos de la clase


09, en la Regin Metropolitana.

232

SOLICITANTE: rsula Kersting Klinkenberg, rep. por Rodrigo


Zegers Reyes.

2.
OPONENTE: Flores y Kersting S.A.C., rep. por Jorge Caro
Cordero.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras c) y f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca FLORES Y KERSTING, Reg. N
432.017, que distingue Servicios de transporte, almacenaje y
distribucin de todo tipo de mercaderas, clase 39; y Reg. N 432.018,
que distingue un Establecimiento Comercial para la compraventa de
artculos de las clases 07 y 09, en las Regiones 3, 4, 6, 7 y 11; y
por ser contrario a las normas de la tica comercial y leal competencia.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
deducida en autos, fundada en la infraccin de la letra f), toda vez que
conforme a la documentacin acompaada por el actor y no objetada
por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que la
expresin FLORES Y KERSTING formaba parte de la razn social del
demandante con mucha anterioridad a la fecha de presentacin de la
solicitud de autos; igualmente, se acredit que el giro resulta ser
coincidente con el rubro solicitado; y adems pudo acreditarse el uso
del signo en relacin al rubro solicitado, circunstancias todas que
unidas a la identidad del signo con el segundo elemento del signo del
oponente, permiten concluir que no es posible acceder a la marca
pedida, por cuanto su coexistencia evidentemente ser motivo de toda
clase de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen
empresarial de los servicios a distinguir.

Que, sin embargo, procede rechazar la oposicin planteada,


basada en el Reg. N 432.017, puesto que la marca solicitada
pretende distinguir un Establecimiento Comercial de productos de la
clase 09, y el signo inscrito comprende servicios de transporte,
almacenaje y distribucin de todo tipo de mercaderas, clase 39, de
donde se desprende que los mbitos de proteccin de los signos en
conflicto son diferentes y no se encuentran relacionados, por lo que es
perfectamente posible una coexistencia pacfica de ellos en el
mercado sin que el pblico consumidor pueda verse inducido a error o
confusin acerca del rubro a distinguir.

233

Que igualmente habr de ser rechazada la oposicin deducida,


fundada en el Reg. N 432.018, por cuanto para efectuar el anlisis
grfico y fontico respectivo entre Establecimientos Comerciales, es
menester la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: a)
Identidad de clases o clases relacionadas y b) Identidad territorial.

Que en la especie, concurre el primer requisito sealado


precedentemente, toda vez que existe relacin de coberturas entre los
signos.

Que, sin embargo, no concurre en autos el segundo requisito, ya


que el mbito territorial que abarcan los privilegios en comento, son
diferentes y no relacionados, habida cuenta que el signo solicitado
distingue un Establecimiento Comercial para la Regin Metropolitana y
el signo del oponente lo es para las Regiones Tercera, Cuarta, Sexta,
Sptima, y Undcima, por lo que sera perfectamente posible
coexistencia pacfica de los signos en el mercado.

Que, por ltimo, corresponde rechazar la oposicin fundada en la


infraccin de las letras c) y j) del artculo 20 de la ley del ramo, toda
vez que no se configuran en la especie los supuestos que contemplan
dichos preceptos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el Reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

234

MARCA: "KERSTING"

Santiago, 31 de julio de 2003.

VISTOS:

Que, por solicitud N 382.147 de fecha 1 de julio de 1997, doa


RSULA KERSTING KLINKERBERG, pidi la marca denominativa
KERSTING, para distinguir un establecimiento comercial en la Regin
Metropolitana para la venta de todos los productos de la clase 9.

Que, publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de julio de 1997, a fojas


16 dedujo demanda de oposicin don Jorge Caro Cordero, abogado,
en representacin de FLORES Y KERSTING SOCIEDAD ANNIMA
COMERCIAL DE MATERIALES ELCTRICOS, por ser titular de los
registros nmeros 432.018 y 432.017, ambos de la marca "FLORES Y
KERSTING" para distinguir, el primero un establecimiento de compra y
venta de productos de las clases 7 y 9, en las Regiones IIIa, IVa, VIa,
VIIa, y XIa, y el segundo servicios de transporte, almacenaje y
distribucin de todo tipo de mercaderas, clase 39. Fund su oposicin
en lo dispuesto en los artculos 19 y 20, letras c), f) y j) de la ley N
19.039.

Que, sostuvo la demandante, la semejanza grfica y fontica que


existe entre su marca y el signo pedido es de toda evidencia, ya que
comparten su expresin distintiva determinante KERSTING.

Que, agrega la actora, su representada tiene ms de siete locales de


venta de artculos elctricos y accesorios en la Regin Metropolitana,
con la denominacin de FLORES Y KERSTING.

Que, sostiene la demandante, por otra parte el mbito de proteccin


de la marca KERSTING, solicitada en autos, distingue precisamente
un establecimiento comercial para la venta de productos de la clase 9,
en la misma Regin Metropolitana.

235

Que invoca el oponente, asimismo, el fallo de fecha 4 de octubre de


1996 del seor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial que
rechaz la solicitud de la marca KERSTING de la misma peticionaria,
por oposicin de su mandante basada en los registros nmeros
432.018 y 432.017 que son los mismos invocados en este juicio.

Que a fojas 27 contest la demanda el abogado don Rodrigo Zegers,


sealando que existen diferencias entre los signos en conflicto, como
que el registro solicitado se compone de una sola palabra, formada por
8 letras y dos slabas y el signo de la oponente de 9 elementos y 21
letras. Hizo presente tambin que su representada est solicitando el
registro de su propio apellido, concordando la doctrina y la
jurisprudencia respecto a que toda persona tiene el derecho de usar
su nombre o apellido como marca comercial. Concluye su
contestacin indicando que no es efectivo que la marca que ella pide
habra sido ya rechazada por sentencia de 4 de octubre de 1996, pues
ella fue aceptada a registro y, lamentablemente, al no enterarse los
derechos de inscripcin dentro del plazo fijado por la ley, la tramitacin
no lleg a buen trmino.

Que a fojas 44 el abogado de la demandante acompa numerosos


documentos, con citacin de la contraria, para acreditar los hechos
que servan de fundamento a su oposicin.

Que a fojas 47 se recibi la causa a prueba, fijndose como hechos


substanciales, pertinentes y controvertidos: 1) efectividad que el
demandante de fojas 16 es el creador de la marca FLORES Y
KERSTING, para distinguir establecimiento comercial en la Regin
Metropolitana para productos de la clase 9; y 2) data de dicha
creacin, fama y notoriedad que haya alcanzado la referida marca.

Que a fojas 49 la oponente acompa nuevos documentos, sin


perjuicio de los que ya haban presentado en los autos.

Que con fecha 3 de agosto de 2000 se cit a las partes a or


sentencia.

Que a fojas 53 rola el Informe N 103.956 del Subdepartamento


Jurdico que propone acoger la oposicin y rechazar la marca
solicitada. Argumenta el referido informe que corresponde acoger la

236

demanda fundada en la letra f), toda vez que aparece acreditado en


autos que la expresin FLORES Y KERSTING formaba parte de la
razn social del demandante mucho antes que se presentara la
solicitud de autos. La identidad del signo pedido con el ltimo
elemento de la marca registrada, agrega la Abogado Jefe del
Subdepartamento Jurdico, permite concluir que no es posible acceder
a dicho registro, por cuanto su coexistencia ser motivo de toda clase
de errores o confusiones respecto al origen empresarial de los
servicios a distinguir. El informe seala que no concurren, en cambio,
los fundamentos de la oposicin que invocan los registros nmeros
432.017 y 432.018, por tener la marca solicitada mbitos de proteccin
diferentes y no concurrir los elementos copulativos que se exigen para
rechazar las denominaciones de establecimientos comerciales iguales
o similares.

Que con fecha 17 de agosto de 2000, el seor Jefe del Departamento


de Propiedad Industrial acogi la proposicin del Subdepartamento
Jurdico y rechaz el registro pedido.

Que a fs. 56 don Rodrigo Zegers, en representacin de doa rsula


Kersting dedujo recurso de apelacin en contra de esa sentencia,
insistiendo en su argumentacin dada en la contestacin de demanda.

Que con fecha 20 de septiembre de 2000 se tuvo por interpuesto el


recurso de apelacin, se lo concedi y se orden elevar los autos para
su conocimiento y fallo, por este Tribunal Arbitral.

Que, con fecha 6 de noviembre de 2000 de trajeron los autos en


relacin.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que los documentos acompaados en autos, tanto por la


actora como por la demandada sta en segunda instancia a juicio
de los sentenciadores permiten confirmar la sentencia apelada, por las
razones que se sealarn a continuacin.

SEGUNDO: Que la sociedad annima FLORES Y KERSTING, de la


cual fue accionista la peticionaria de autos, fue constituida por

237

escritura pblica suscrita con fecha 29 de diciembre de 1976 ante el


Notario de Santiago don Enrique Morgan Torres.

TERCERO: Que tambin se ha acreditado, por Acta de Avenimiento


de fecha 27 de noviembre de 1992, suscrita ante el rbitro don Manual
Jimnez Bulnes y reducida a escritura pblica de fecha 3 de diciembre
del mismo ao, que doa rsula Kersting, como representante de
Inversiones Hagen y don Carlos Verdugo Woodhouse, en
representacin de Inversiones Chamilco Limitada, vendieron sus
acciones en la sociedad "Flores y Kersting" a don Sergio Flores
Pizarro, por s y en representacin de la sociedad Tres Efe S.A.; don
Renato Flores Pizarro en representacin de Inversiones Llauco S.A.;
doa Mara Flores Pizarro, en representacin de Inversiones Polanco
S.A.; doa Sonia Flores Pizarro en representacin de Inversiones
Choto S.A. y doa Alicia Llona Ostornol, en representacin de
Inversiones Inallo S.A.

CUARTO: Que la oponente de estos autos, era titular a la fecha de la


venta mencionada precedentemente de los registros "FLORES Y
KERSTING" que se indican en la demanda de oposicin, los que
permanecieron en su patrimonio, despus del traspaso de las
acciones.

QUINTO: Que, si bien es cierto como afirma la apoderada de la


peticionaria en su escrito de fojas 150 que en la escritura de
avenimiento las partes no limitaron que el grupo de socios que
resultare vendedor de las acciones, la familia Kersting, siguiera
participando en forma independiente en el rubro elctrico, ello no
significa que se hubiere prestado consentimiento para inscribir la
marca KERSTING, a nombre de ellos, como se pretende por la
peticionaria.

SEXTO: Que los sentenciadores compartimos la conclusin del seor


Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, contenida en el fallo
apelado, en orden a que no resulta posible la coexistencia de los
signos en conflicto, que ocasionara errores o confusiones respecto del
origen empresarial de los servicios a distinguir.

Con el mrito de los antecedentes que rolan en autos especialmente


los documentos citados en los considerados precedentes y lo que
disponen los artculos 19 y 20 de la ley N 19.039, SE CONFIRMA la

238

sentencia de fecha 17 de agosto de 2000 en cuanto rechaza la


solicitud de fojas 1 del registro de la marca KERSTING para distinguir
establecimiento comercial de compraventa de productos de la clase en
la Regin Metropolitana.

Redaccin del Ministro seor Fernando Mrquez Rojas.

Pronunciada por lo Sres. Ministros Santiago Santa Cruz Fernndez,


Fernando Mrquez Rojas y Ral Pellicer Navarro.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 557.354, FALLO N 124.340, DE FECHA 20-06-2003,


EXP. N 2642-02.

MARCA "LV BORDADORAS DE ISLA NEGRA"

Santiago, 20 de junio de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "LV BORDADORAS DE ISLA NEGRA".

COBERTURA: Para distinguir instruccin, enseanza, talleres,


cursos de capacitacin para todo nivel prebsico, bsico, medio,
tcnico, universitario y servicios de exposiciones y organizacin de
eventos o exposiciones con fines culturales y educativos, clase 41.

239

SOLICITANTE: VEGA AYALA LEONTINA DEL CARMEN, rep. por


Manuel Tagle Undurraga.

2.
OPONENTE: TALLER BORDADORAS DE ISLA NEGRA, rep.
por Alejandro Jos Garca Garca.

CAUSAL: Arts. 19 y 20, letras e) y f) de la ley N 19.039, por existir


previamente el "TALLER BORDADORAS DE ISLA NEGRA", que
existe de hecho desde 1966, goza de personalidad jurdica desde el
ao 2000, y ha adquirido fama nacional e internacional,
confeccionando bordados y haciendo exposiciones. Destaca la
oponente que en dos ocasiones ha intentado registrar la marca
"BORDADORAS DE ISLA NEGRA", bajo las solicitudes Ns. 505811 y
550241, las que fueron rechazadas por este Departamento.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que conforme a
la documentacin acompaada por el actor y no objetada por el
demandado, se pudo acreditar fehacientemente que la expresin
"BORDADORAS DE ISLA NEGRA", corresponde a la parte principal
de la razn social de la actora, pues slo se omite la palabra
"TALLER", en el signo pedido. Se acredit tambin que la oponente
goza de personalidad jurdica desde septiembre de 2000, esto es,
desde fecha anterior a la de presentacin de la solicitud de autos, y
que el objetivo de la organizacin oponente resulta ser coincidente con
el rubro solicitado, esto es, entre otros, "...mantener la tradicin en la
realizacin y difundirla a travs de exposiciones y clases a los
integrantes para su perfeccionamiento". A lo que debe agregarse que
los signos en cuestin presentan semejanzas determinantes que
impedirn una coexistencia pacfica en el mercado, al estar contenido
ntegramente el signo presentado por el oponente en el solicitado, sin
que la incorporacin de las letras "LV" en el signo pedido, resulte
suficiente para crear un signo novedoso, con un grado de identidad y
fisonoma propios, y desde el punto de vista fontico, resultan ser
fcilmente confundibles, circunstancias que permiten suponer
fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, ello ser motivo
de toda clase de errores o confusiones entre el pblico consumidor
respecto de la procedencia, cualidad y gnero de los productos a
distinguir.

240

Que, adems, procede sea rechazada la oposicin fundada en la


letra e) del art. 20 de la ley N 19.039, toda vez que la marca pedida,
no se encuadra, como conjunto, en ninguno de los supuestos
contenidos en dicha causal, resultando por el contrario un signo con
suficiente fuerza distintiva, como para constituir registro.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) el Reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 539.906, FALLO N 122.728, DE FECHA 01-04-2003,


EXP. N 0407-02.

MARCA "ENGEL"

Santiago, 1 de abril de 2003.

241

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: ENGEL.

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 29.

SOLICITANTE: Ivn Rodrguez Rodrguez, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Inversiones F.H. Engel S.A., representada por
Mario Silva Moreno.

CAUSAL: Artculos 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca ENGEL, entre otros, Registro N
518.906, que distingue servicios de distribucin de toda clase de
productos, clase 39 y por ser contra la competencia leal y la tica
mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
fundada en la infraccin de la letra f) del artculo 20 de la ley N
19.039, toda vez que si bien el actor demostr por medio de
documentos la existencia de una razn social similar a la
denominacin que se pretende registrar, no logr acreditar en la etapa
procesal correspondiente que esta razn social se hubiese utilizado
como marca comercial, es decir, que el signo distinga un determinado
origen empresarial, lo cual se expresa principalmente a travs del uso
relevante para un rubro determinado, circunstancias que impiden
pronunciarse favorablemente por la demanda de autos.

Que corresponde rechazar la oposicin fundada en la infraccin de


la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, en relacin a los registros
invocados, toda vez que el mbito de proteccin de la marca solicitada
es diferente y no se encuentra relacionado con el campo operativo del
signo del oponente, por lo que es perfectamente posible una
coexistencia pacfica de los signos en el mercado, sin que se
produzcan los errores o confusiones a que alude el actor.

242

Que tambin debe rechazarse la referida oposicin fundada en la


infraccin de la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto
no existen antecedentes en autos que permitan configurar los
supuestos contenidos en dicha causal.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y conceder la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 341.020, FALLO N 117.804, DE FECHA 21-06-2002,


EXP. N 1040-97.

MARCA "MERCOTEL"

Santiago, 21 de junio de 2002.

243

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: MERCOTEL.

COBERTURA: Para distinguir Establecimiento


fabricacin de todo tipo de productos.

Industrial

de

SOLICITANTE: Madeco S.A., representada por Eduardo Brodsky


Goren.

2.
OPONENTE: Hctor Jilberto Menares Contreras, representada
por Sergio Bitrn Dueas.

CAUSAL: Artculos 19 y 20 letra j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con MERCOTEL, que corresponde a la razn
social del oponente y por ser contraria al orden pblico, a la moral y a
las buenas costumbres, comprendidas en stas los principios de
competencia leal y tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
deducida, fundada en la infraccin de la letra j) del artculo 20 de la ley
N 19.039, toda vez que si bien el actor demostr por medio de
documentos la existencia de una razn social similar a la
denominacin que se pretende registrar, no logr acreditar en la etapa
procesal correspondiente que esta razn social se hubiese utilizado
como marca comercial, es decir, que el signo distinga un determinado
origen empresarial, lo cual se expresa principalmente a travs del uso
relevante para un rubro determinado, circunstancias que impiden
pronunciarse favorablemente por la demanda de autos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra j) y el Reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y conceder la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

244

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 361.788, FALLO N 103.194, DE FECHA 14-07-2000,


EXP. N 3.932-97. FALLO TAPI DE FECHA 04-06-2003.

MARCA "BLATEL"

Santiago, 14 de julio de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "BLATEL" (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir servicios de importacin, exportacin


y representacin de artculos de la clase 09, clase 35.

SOLICITANTE: Transportes Fandez e Hijos Ca. Ltda., rep. por


Alicia Castillo Saldas.

2.

OPONENTE: Blatel S.A., rep. por Enrique Dellafiori Morales.

245

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039, por ser


el creador de la marca "BLATEL", expresin que adems constituye su
razn social y que desde 1990 ha sido adoptado en Argentina y desde
1994 en Chile, la cual es utilizada para distinguir la importacin y
exportacin de toda clase de productos, signo famoso y notorio; y por
contraponerse abiertamente la presente solicitud a los principios de la
competencia leal y tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que se desatender la accin del oponente
fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda
vez que el demandante no ha acreditado de manera suficiente y en la
oportunidad procesal correspondiente, al tenor del auto de prueba de
fojas 77, ser el creador y usuario de la marca "BLATEL" en Chile, para
distinguir servicios de importacin, exportacin y representacin de los
artculos de la clase 09, clase 35, como asimismo, la data de dicho uso
y la fama y notoriedad que haya alcanzado la marca referida.

Que en atencin a lo anterior, no se advierte cmo la concesin de


la marca pedida pueda inducir a error o engao al pblico consumidor
respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los servicios que se
pretenden distinguir.

Que, finalmente, se desestimarn las alegaciones de la letra j), por


cuanto los antecedentes de la causa son insuficientes para configurar
la concurrencia de alguna de las hiptesis comprendidas en dicho
precepto.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f), h) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

246

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: "BLATEL"

Santiago, 4 de junio de 2003.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada de fecha once de julio del ao dos


mil, escrita a fojas 80 vta., eliminndose de su considerando nico,
contenido en el informe N 103.194, del Subdepartamento Jurdico, los
prrafos primero y segundo, y

TENIENDO, EN SU LUGAR, PRESENTE:

PRIMERO: Que la empresa con razn social "Transportes Fandez e


Hijos Ca. Ltda.", domiciliada en calle Jos Joaqun Luco 849, comuna
de Huechuraba, Santiago de Chile, ha pedido con el Nm. 361.788, el
registro de la marca mixta "BLATEL", consistente en una etiqueta con
dicha expresin, en letras estilizadas negras sobre un fondo blanco,
para distinguir en la clase 35, servicios de importacin, exportacin y
representacin de artculos de la clase 9;

SEGUNDO: Que aceptada a tramitacin y publicada en el Diario


Oficial la solicitud referida se ha opuesto a su otorgamiento, a fojas
22, por las causales comprendidas en los artculos 19 y 20, letras f), h)
y j), de la ley N 19.039, la empresa "Blatel S.A." por ser la creadora de
dicha marca, que constituye, adems, su razn social, adoptada en
Argentina, desde 1990, y en Chile, desde 1994, la que se utiliza para
distinguir la importacin y exportacin de toda clase de productos,
alegando tambin su uso, fama y notoriedad;

TERCERO: Que, a fojas 77, se recibi la causa a prueba, fijndose


como puntos substanciales pertinentes y controvertidos, si el actor es

247

creador y usuario en Chile de la marca "Blatel" y data de uso, fama y


notoriedad del mismo;

CUARTO: Que contra lo resuelto en el fallo de primer grado, que


rechaz la oposicin deducida y otorg el registro pedido, se ha
deducido el recurso de apelacin que rola a fojas 88 y siguiente,
mediante el cual la parte oponente, estimndose agraviada con lo
resuelto, pide que se enmiende conforme a derecho la sentencia
dictada, por encontrarse agraviada por las siguientes consideraciones:
a) porque el fallo emitido se condice con el mrito de autos, ya que la
actora acompa con citacin diversos documentos en que se
fundamentan sus alegaciones; b) porque con dichos antecedentes se
ha acreditado la data, fama y notoriedad de la marca "Blatel" de su
parte; c) porque su parte es la creadora y usuaria de la marca indicada
desde 1990, en la Repblica Argentina, y en Chile, desde 1994, como
consta de la documentacin acompaada; d) porque, adems, su
nombre comercial se encuentra protegido en virtud de lo dispuesto en
el artculo 8 del Convenio de Pars, en todos los pases integrantes de
la Unin, sin obligacin de depsito o registro alguno; y e) porque la
peticionaria se ha limitado a copiar la marca "Blatel", con el presumible
nimo de aprovecharse de una creacin ajena;

QUINTO: Que del mrito de autos, los juzgadores de esta instancia,


han podido tener por acreditados los siguientes hechos:

a)
Que la oponente de autos, "Blatel S.A.", empresa argentina,
domiciliada en Buenos Aires, Repblica Argentina, ha acreditado con
los documentos acompaados a su libelo de demanda de fojas 22 y
siguientes que es una firma que opera con la denominacin que
constituye su razn social desde el ao 1990;

b)
Que, la oponente aludida ha acreditado tambin, con los
documentos agregados, a fojas 14 y siguientes, que desde el ao
1994, tiene constituida en Chile una agencia de su sociedad annima,
la que opera con la razn social "Blatel Chile S.A.";

c)
Que, con los antecedentes que rolan a fojas 54 y siguientes, ha
acreditado que son representantes exclusivos "K.B. Servicios S.A."
para Argentina y Chile; y

248

d)
Que la oponente ha realizado diversas operaciones que
comprueban el uso de la expresin "Blatel" en tarjetas electrnicas
usadas en mquinas expendedoras de boletos;

SEXTO: Que, con los antecedentes anteriores y lo expresado en


estrados por el abogado que aleg la causa pidiendo la revocacin del
fallo en alzada, los juzgadores de la causa han podido concluir que
entre los siguientes hechos:

1)
Que la oponente ha fundado su demanda en ser el primer
adoptante del signo pedido en autos, que corresponde a su razn
social, que ha usado para distinguir productos de la clase 9; y

2)
Que dada la identidad de los signos en pugna y la naturaleza de
los servicios que se pretenden proteger con la marca pedida, es
posible concluir que los consumidores podrn ser inducidos a error o
engao respecto del origen empresarial de los servicios que se tratan
de amparar.

Por estas consideraciones y teniendo, adems, presente lo dispuesto


en los artculos 19 y 20, letras f) y h), de la ley N 19.039, SE REVOCA
la sentencia en alzada de fecha once de julio del ao dos mil, escrita a
fojas 80 vta., y en su lugar se declara que se acoge la oposicin
deducida a fojas 22 y siguientes, y, en consecuencia, se deniega el
registro solicitado con el Nm. 361.788, por "Transportes Fandez e
hijos Ca. Ltda.".

Atendido lo precedentemente resuelto se dispone la devolucin de la


suma consignada a fojas 81 para interponer el recurso de apelacin
deducido en autos.

Antese y devulvanse oportunamente los autos.

Redaccin del integrante del tribunal don Santiago Santa Cruz


Fernndez.

Pronunciada por los ministros seores Santa Cruz, Rojas y Olave.

249

ROL N 1.232 - 2000.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 515.037, FALLO N 118.046, DE FECHA 12-07-2002,


EXP. N 2252-01.

MARCA "OMEX"

Santiago, 12 de julio de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: OMEX.

COBERTURA: Agencia de cambio, clase 36.

SOLICITANTE: Marco Antonio de la Fuente Ballesteros, sin


representacin acreditada en autos.

2.

OPONENTE: Comex S.A., rep. por Max Villaseca Molina.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca COMEX, Reg. N 541.129, que
distingue servicio de asesora en comercio exterior, clase 36. Artculo

250

8 del Convenio de Pars, en atencin a que el signo solicitado guarda


semejanzas determinantes con la razn social del oponente, COMEX.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
fundada en la infraccin de la letra f) del artculo 20 de la ley, toda vez
que el mbito de proteccin de la marca solicitada es diferente y no se
encuentra relacionado con el campo operativo del signo del oponente,
por lo que es perfectamente posible una coexistencia pacfica en el
mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude
el oponente.

Que igualmente habr de ser rechazada la oposicin basada en la


infraccin de la letra e), puesto que los argumentos del actor respecto
a la supuesta semejanza que existira entre los signos, no se ajusta a
lo dispuesto en dicho precepto.

Finalmente corresponde rechazar, asimismo, la oposicin deducida


en autos, fundada en lo dispuesto en el artculo 8 del Convenio de
Pars, esto es que el signo solicitado guarda semejanza determinante
con la razn social del oponente, toda vez que el actor no acredit que
la expresin COMEX formaba parte de su razn social, ni menos an
que el giro de la sociedad resultaba ser coincidente con los servicios
solicitados en autos, especficamente el de operar como agencia de
cambio; ni tampoco se acredit el uso del signo en relacin a dichos
servicios. En efecto, el artculo 8 del Convenio de Pars, protege el
nombre comercial, sin embargo, la legislacin comparada entiende por
tal, especficamente la ley espaola, "el signo o denominacin que
sirve para identificar a una persona fsica o jurdica en el ejercicio de
una actividad empresarial y que distingue su actividad de las
actividades idnticas o similares", de suerte tal que los conceptos
jurdicos "razn social" y "nombre comercial", no resultan ser
sinnimos. Por el contrario, conforme a lo anterior, en Chile, la razn
social de una persona jurdica podr llegar a considerarse o no una
marca comercial, en la medida que sta sea en s un signo visible,
novedoso y caracterstico que sirve para distinguir productos, servicios
o establecimientos industriales o comerciales, atendido el uso que sta
haya tenido en el mercado, y visto que en autos, el oponente no ha
probado el uso de su razn social como una marca comercial, este
Departamento se abstendr de proceder a los anlisis de semejanza
alegados, y rechazar la oposicin fundada en lo dispuesto en el
artculo 8 del Convenio de Pars.

251

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras e), f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y conceder la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

7.

LA MARCA NOTORIA EXTRANJERA

Artculo 20, letra g), de la LPI

7.1

La marca notoria

Se entiende por marca notoria "aquella que como consecuencia de un


uso extensivo en el mercado y de la publicidad empleada en su
difusin, se ha hecho ampliamente conocida por los consumidores".

Sin embargo, existen marcas en las cuales el uso no es algo decisivo


para que stas sean notorias; ello ocurre, por ejemplo, con la marca
ROLLS ROYCE, respecto de la cual no cabe duda que es una marca
notoria. Por otro lado, si bien la marca notoria est por lo general
asociada con productos de muy buena calidad, aunque esto no es
absoluto, ya que pueden haber marcas que distinguen una calidad
media y de bajo precio, pero que gracias a la publicidad y a ese bajo
precio adquieren notoriedad. La marca notoria, por lo tanto, es aquella
conocida por casi la totalidad del pblico, aunque identificada con un
producto o servicio determinado.

Muchas de las marcas notorias han terminado siendo el nombre


genrico del producto que las distingua, por ejemplo, FRIGIDAIRE,
SINGER, CONFORT.

252

Cuanto mayor sea la notoriedad de una marca, mayor podra ser la


extensin de la proteccin a productos diferentes. Si la fama de la
marca excede el mbito de sus consumidores habituales, quien intente
el registro para otros productos se beneficiar y a la vez causar un
dao al titular de la marca notoria.

En teora existe tanto la marca notoria como la marca renombrada,


que es aquella que es conocida no slo por un grupo particular de
consumidores, sino por diferentes grupos de consumidores que
pertenecen a diversos mercados, como por ejemplo, la marca COLA
COLA.

El DPI protege tanto la marca notoria como la renombrada, frente a


intentos de registro por parte de terceros, aun en productos de clases
distintas a los que la marca notoria cubre. La proteccin va dirigida no
slo a evitar la usurpacin del prestigio ajeno, sino tambin a evitar la
confusin, en el sentido que los consumidores puedan creer que se
trata de productos con un origen comn. Lo que se trata de proteger
es que la marca notoria no sea utilizada en otros productos diferentes,
lo que en definitiva llevara al debilitamiento del poder distintivo de la
marca notoria.

7.2

Requisitos de la causal de la LPI

La norma del art. 20, letra g), de la LPI seala que "No pueden
registrarse como marcas: g) Las marcas iguales o que grfica o
fonticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras
registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o
establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen
de fama y notoriedad. Rechazado o anulado el registro por esta
causal, el titular extranjero deber dentro de los 90 das solicitar la
inscripcin de la marca; si as no lo hiciere, la marca podr ser
solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquella a quien se
le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro".

Esta norma exige tres requisitos copulativos para que se configure:


Primero, las marcas deben ser iguales o semejantes; segundo: la
marca fundante de la demanda debe estar registrada en el extranjero

253

(no solicitada) para los mismos productos o servicios; y tercero: dicha


marca debe gozar de fama y notoriedad.

Para configurar esta causal, el demandante debe acreditar que es


titular de uno o varios registros en el extranjero, en un pas
determinado o varios pases, y que tales registros son de data anterior
a la marca impugnada, lo cual se realiza mediante la presentacin de
certificados de registro. La fama y notoriedad de la marca fundante de
la accin tambin debe quedar acreditada, sea a travs de folletos,
facturas, revistas, publicaciones de uso de la misma marca, todos de
fecha anterior a la marca impugnada. Si todos estos hechos son
acreditados, el DPI resolver rechazar la solicitud o anular el registro
en su caso.

7.3

La marca notoria en el Convenio de Pars

El artculo 6 bis del Convenio de Pars seala:

"1)
Los pases de la Unin se comprometen, bien de oficio, si la
legislacin del pas lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de
fbrica o de comercio que constituya la reproduccin, imitacin o
traduccin susceptible de crear confusin, de una marca que la
autoridad competente del pas del registro o del uso estimare ser all
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del Convenio y utilizada para productos idnticos o
similares. Ocurrir lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccin de tal marca notoriamente conocida o una
imitacin susceptible de crear confusin con sta.

"2)
Deber concederse un plazo mnimo de cinco aos a partir de la
fecha del registro para reclamar la anulacin de dicha marca. Los
pases de la Unin tienen la facultad de prever un plazo en el cual
deber ser reclamada la prohibicin del uso.

"3)
No se fijar plazo para reclamar la anulacin o la prohibicin de
uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".

Jurisprudencia

254

Un caso interesante sobre marca notoria corresponde a la solicitud de


la marca mixta CONEJO BLANCO, solicitada para distinguir todos los
productos de la clase 25, con oposicin del titular de la famosa marca
PLAYBOY, que distingue todos los productos de la clase 25, por
corresponder al famoso elemento figurativo de su creacin y que goza
de fama y notoriedad a nivel internacional. El DPI acoge la oposicin
por cuanto de la documentacin acompaada por el actor y no
objetada por el demandado, especialmente de los certificados que dan
cuenta de diversos registros vigentes de su marca en el extranjero
para productos de la clase 25, se acredit que la oponente es la
creadora de la etiqueta consistente en dibujo estilizado de cabeza de
conejo blanco y negro. Con la dems documentacin acompaada,
esto es, catlogos de la revista PLAYBOY, donde aparece en forma
reiterada la etiqueta consistente en dibujo de una cabeza de conejo, el
demandante acredit la fama y notoriedad, a lo cual debe sumarse la
circunstancia que en la configuracin de los dibujos se aprecia que
ambos poseen rasgos tales que les otorgan una similar fisonoma, que
los hace fcilmente confundibles, por lo que se acoge la oposicin y se
rechaza la marca solicitada.

Otro caso semejante al anterior corresponde a la solicitud de registro


de la marca TELENOTICIAS, para distinguir programas hablados,
radiados y televisados, incluso televisin por cable, clase 38. Se opone
al registro de la marca CBS Inc., por presentar semejanza con la
marca CBS TELENOTICIAS, creada por el demandante y registrada
en distintos pases desde hace largos aos, para denominar una
cadena noticiosa a travs de los canales por cable en el mundo
entero. El DPI resolvi acoger la oposicin por cuanto durante el lapso
probatorio se pudo acreditar ser la legtima duea, creadora, usuaria
de la marca TELENOTICIAS, registrada como marca en distintos
pases especialmente en Estados Unidos de Norteamrica con
bastante anticipacin a la fecha de presentacin de la solicitud de
autos y precisamente para distinguir el mismo tipo de servicios
solicitados. Por tanto, de aceptarse el registro solicitado se inducir a
error o engao respecto de la verdadera procedencia de los servicios
solicitados.

Otra caso de marca notoria es HARLEY DAVIDSON, solicitada para


distinguir productos de la clase 18, con oposicin de HD Michigan, por
presentar semejanza con la marca HARLEY DAVIDSON, para
distinguir productos de la clase 12 y adems poseer la misma marca
registrada en el extranjero, la que goza de fama y notoriedad para
distinguir productos de la clase 18, y por atentar contra los principios

255

de la libre competencia mercantil. El DPI resolvi que en virtud de los


documentos acompaados por el oponente se desprende claramente
que el oponente tiene registrada en el extranjero la marca HARLEY
DAVIDSON para distinguir productos de la clase 18, signo que
adems goza de fama y notoriedad. Igualmente el DPI reconoce que
el pretender registrar en la misma clase un signo que grfica y
fonticamente es idntico a otro, cuya amplia fama, notoriedad y
renombre no pueden sino haber sido conocidos por el solicitante,
constituye una prctica contraria a los principios de la competencia leal
y tica mercantil.

Existen tambin varios precedentes en los cuales se protegen marcas


notorias ms all de la cobertura que protegen.

Un caso de este tipo es la solicitud de registro de la marca CADILAC,


pedida para distinguir servicios de distribucin, transporte y
almacenaje de toda clase de productos, clase 39, contra la cual se
opuso General Motors Corporation, por inducir a error respecto de la
verdadera procedencia de la marca CADILAC, registrada en las clases
12, 14, 37 y 41. El oponente present abundantes certificados de
registro para la marca CADILAC y adems con otras pruebas
demostr la fama y notoriedad del signo. El DPI en este caso acoge la
oposicin solicitada, toda vez que aun cuando la cobertura no es la
misma de aquella que comprende la marca solicitada, debe
reconocerse el renombre de la marca CADILAC, la cual ha tenido una
presencia preponderante en el mercado desde hace largo tiempo
hasta esta fecha y, por ende, conocida por la generalidad del pblico
de Chile y en el extranjero, circunstancia que determina que de
concederse la marca solicitada ser motivo de toda suerte de errores o
confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de los
rubros a distinguir.

Otro precedente en la misma lnea es el fallo dictado en la solicitud de


registro de la marca OMEGA, para distinguir programas hablados,
radiados y televisados, clase 38. Se opone al registro Omega S.A., por
ser titular de la marca OMEGA para distinguir productos de las clases
7, 8, 9, 11, 12 y 21. El DPI rechaza la oposicin por considerar que el
mbito de proteccin de la marca difiere y no se encuentra relacionado
con el campo operativo de ninguno de los registros del signo
oponente. Apela el oponente y el TAPI revoca la resolucin atendido lo
establecido en el Convenio de Pars, especialmente en sus artculos 6
bis, 6 quinquies, 8 y 10 bis, los cuales propenden al resguardo y
proteccin de las marcas famosas como la del oponente y su valor

256

marcario excede al campo operativo de las clases que se encuentra


registrado, por lo que decide conceder la marca solicitada en fallo
unnime de los Sres. Ministros Santiago Santa Cruz, Vctor Hugo
Rojas y Ral Pellicer.

Tambin puede citarse el caso de la marca MICROSOFT solicitada


para distinguir productos de la clase 32, con oposicin de Microsoft
Corporation, por inducir a error respecto de la procedencia, cualidad o
gnero por ser la creadora por famosa y notoria y por contraria a la
competencia leal. El DPI rechaza la oposicin, por cuanto el oponente
no acredita tener registrada la marca MICROSOFT en el extranjero
para distinguir productos de la clase 32 y tampoco la fama y
notoriedad, para distinguir estos productos. Apela el oponente y el
TAPI revoca la sentencia aduciendo que el oponente adjunt los
antecedentes probatorios de sus alegaciones como registros de
diversos pases y que la marca se encuentra registrada en Chile desde
hace muchos aos y que, adems, es un hecho pblico y notorio que
ella goza de fama y notoriedad. Agrega que la doctrina ha reconocido
como marca notoria aquel signo que es manifiestamente conocido en
forma pblica y por un sector relevante de los consumidores y que
sirve para distinguir ciertos y determinados productos, servicios o
establecimientos. Que el art. 10 del Convenio de Pars que seala que
se obliga a los pases contratantes que aseguren una proteccin eficaz
contra la competencia desleal, y que indica entre los actos de
competencia desleal aquellos que son capaces de crear una confusin
por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, como
asimismo las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al pblico a error sobre la
naturaleza, el modo, fabricacin, las caractersticas, la aptitud en el
empleo o la cantidad en los productos. Finaliza sosteniendo que no
cabe duda alguna que la marca solicitada MICROSOFT es idntica a
la registrada tanto en el pas como en el extranjero por la oponente, la
que reviste caractersticas de fama y notoriedad, como se ha
acreditado en el proceso. Dicho fallo fue dictado en forma unnime por
los Sres. Ministros Santiago Santa Cruz, Rafael Huerta y Ral Pellicer.

Otro caso similar es la solicitud de registro de la marca CNN, para


distinguir productos de la clase 12 y servicios de las clases 35, 37, 39
y 42, vinculados con productos de la clase 12. Se opone al registro
Cable News Network Inc., por presentar semejanza con las marcas
CNN, CNN CABLE NEWS NETWORK, clase 9, clase 38 y otros. El
DPI rechaza la oposicin por considerar que no existe colisin con los
campos operativos de los registros invocados por el oponente, toda

257

vez que se refiere a rubros que no estn relacionados. El oponente


apela de la sentencia y TAPI revoca la sentencia aduciendo que es un
hecho pblico y notorio que la marca CNN goza de fama y notoriedad
encontrndose registrada en diversos pases; que la marca solicitada
es una marca notoria; que el Convenio de Pars reconoce lo que es
una marca notoria; que la marca solicitada CNN es idntica a la
registrada; que la coexistencia de las marcas en conflicto para
productos y/o servicios que podran resultar similares en el mercado
puede producir un conflicto entre los signos que dara lugar a
confusiones en los consumidores, creando con ello situaciones que
afectaran los sanos principios de competencia leal que ticamente
deben existir entre los productores y prestadores de servicios y es lo
que debe ser resguardado por la Ley de Propiedad Industrial y por la
autoridad pblica.

Fallo dictado en forma unnime por los Sres. Ministros Santa Cruz,
Rojas y Olave.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 557.412, fallo N 123.300, de fecha 06-05-2003,
marca "CONEJO BLANCO".

2)
Solicitud N 412.590, fallo N 106.878, de fecha 22-12-2000,
marca "TELENOTICIAS".

3)
Solicitud N 239.096, fallo N 103.225, de fecha 11-07-2000,
marca "HARLEY DAVIDSON".

4)
Solicitud N 491.541, fallo N 116.302, de fecha 19-04-2002,
marca "CADILAC".

5)
Solicitud N 378.176, fallo N 94.807, de fecha 29-03-1999,
marca "OMEGA". Fallo TAPI de fecha 31-10-2001.

6)
Solicitud N 373.518, fallo N 96.876, de fecha 12-07-1999,
marca "MICROSOFT". Fallo TAPI de fecha 02-04-2001.

258

7)
Solicitud N 297.729, fallo N 90069, de fecha 18-05-1998, marca
"CNN". Fallo TAPI de fecha 31-01-2001.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 557.412, FALLO N 123.300, DE FECHA 06-05-2003,


EXP. N 3.133-02.

MARCA "CONEJO BLANCO"

Santiago, 6 de mayo de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "CONEJO BLANCO" (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 25.

SOLICITANTE: Importadora y Exportadora Zhengda Ltda., sin


representacin acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Playboy Enterprises International Inc., rep. por
Fernando Castro Gonzlez.

259

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), g), h) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca etiqueta consistente en dibujo
estilizado de cabeza de conejo en blanco y negro, Reg. N 573.033
que distingue todos los productos de la clase 25, adems de
corresponder al famoso elemento figurativo de su creacin que
acompaa a su marca "PLAYBOY" que goza de fama y notoriedad a
nivel internacional; y por atentar contra la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto de
otorgarse la marca figurativa de autos, y coexistir las etiquetas en
conflicto, evidentemente ello sera motivo de toda clase de errores o
confusiones entre el pblico consumidor, especialmente en cuanto al
origen empresarial de los productos a distinguir.

Que adems resulta atendible acoger la oposicin fundada en la


letra g) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que conforme a la
documentacin acompaada por el actor y no objetada por el
demandado, especialmente de los certificados que dan cuenta de
diversos registros vigentes de su marca en el extranjero, en pases
como EE.UU., Canad, China, Brasil y Francia, entre otros, para
distinguir productos, clase 25, se acredit fehacientemente que la
oponente es la creadora de la etiqueta consistente en dibujo estilizado
de cabeza de conejo en blanco y negro. Que con la dems
documentacin acompaada, esto es catlogos de la revista
PLAYBOY, donde aparece en forma reiterada la etiqueta consistente
en dibujo de una cabeza de conejo, el demandante acredit la fama y
notoriedad, a lo cual debe sumarse la circunstancia que en la
configuracin de los dibujos se aprecia que ambos poseen rasgos
tales que les otorgan una similar fisonoma, que los hace ser
fcilmente confundibles, puesto que la marca pedida no contiene
ningn otro elemento figurativo que logre desvirtuar dicha identidad.

Finalmente, habr de rechazarse la oposicin fundada en la


infraccin de la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto
no existen antecedentes en autos que permitan configurar los
supuestos de la causal invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f), g) y h) el reglamento de dicha ley,

260

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 412.590, FALLO N 106.878, DE FECHA 22-12-2000,


EXP. N 5490-98.

MARCA "TELENOTICIAS"

Santiago, 22 de diciembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "TELENOTICIAS".

COBERTURA: Para distinguir Programas hablados, radiados y


televisados, incluso por televisin por cable, clase 38.

261

SOLICITANTE: Televisin Nacional de Chile, rep. por ngel Lara


Elas.

2.

OPONENTE: CBS INC, rep. por Mara Luisa Valds S.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), g) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca CBS TELENOTICIAS, creada por
la demandante y registrada en distintos pases desde hace largos
aos, para denominar una cadena noticiosa a travs de los canales
por cable en el mundo entero, tratndose por ende esta solicitud de un
tpico caso de usurpacin de marca y de competencia desleal.

3.
CONSIDERANDO: Que resultan atendibles las objeciones de la
demandante por cuanto recibida la causa a prueba, sta acredit
fehacientemente ser la legtima duea, creadora y usuaria de la
expresin TELENOTICIAS y que la tiene registrada como marca en
distintos pases, especialmente en los Estados Unidos de
Norteamrica con bastante anticipacin a la fecha de presentacin de
la solicitud de autos y, precisamente, para distinguir el mismo tipo de
servicios solicitados. Por tal razn de aceptarse el registro pedido, se
inducira a error o engao respecto a la verdadera procedencia de
estos servicios, y adems constituira ello una apropiacin indebida de
una marca extranjera de reconocido prestigio.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) g) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Se acoja la demanda y se rechace el registro pedido.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

262

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 239.096, FALLO N 103.225, DE FECHA 11-07-2000,


EXP. N 90.056

MARCA "HARLEY DAVIDSON"

Santiago, 11 de julio de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: HARLEY DAVIDSON M.

COBERTURA: Para distinguir productos de la clase 18.

SOLICITANTE: Soc. Comercial


representacin acreditada en autos.

2.

Maletas

Chile

Ltda.,

sin

OPONENTE: HD. Michigan INC., rep. por Alfredo Montaner L.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), h), g) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "HARLEY-DAVIDSON", Reg. N
451.381 para distinguir productos de la clase 12 y adems por poseer
la misma marca registrada en el extranjero, la que goza de fama y
notoriedad para distinguir productos de la clase 18, finalmente alega
que el signo solicitado constituye un atentado a los principios de la
libre competencia mercantil.

263

3.
CONSIDERANDO: Que de los documentos acompaados por el
oponente y no objetados por la parte contraria, se desprende
claramente que el oponente posee registrada en el extranjero la marca
"HARLEY-DAVIDSON", para distinguir productos de la clase 18 signo
que adems goza de amplia fama y notoriedad, circunstancias por las
que debern acogerse las alegaciones referentes a la letra g) del
artculo 20 de la ley del ramo.

Que, por su parte, se desechar la invocacin del Reg. N 451.381,


toda vez que la cobertura solicitada difiere y no se encuentra
relacionada con el campo de dicho registro.

Que, finalmente, se har lugar a la invocacin de la letra j), por


cuanto pretender registrar en la misma clase un signo que grfica y
fonticamente es idntico a otro cuya amplia fama, notoriedad y
renombre no pueden sino haber sido conocidas por el solicitante,
constituye una prctica contraria a los principios de la competencia leal
y tica mercantil.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras g) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y negar la marca pedida.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

264

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 491.541, FALLO N 116.302, DE FECHA 19-04-2002,


EXP. N 4553-00.

MARCA "CADILAC"

Santiago, 19 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: CADILLAC.

COBERTURA: Para distinguir distribucin, transporte y almacenaje


de toda clase de productos, clase 39.

SOLICITANTE: Juan Carlos Oate Soto, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: General Motors Corporation, rep. por Cristbal
Porcio Honorato.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y g) de la ley N 19.039, por falta


de novedad, por inducir a error respecto de la marca CADILLAC,
Registro N 434871, que distingue servicios de reparacin y
mantencin de toda clase de artculos y productos clase 37; Registro
N 439761, que distingue servicios de entretencin y esparcimiento
para eventos deportivos y culturales; servicios de restaurante y
discotecas; servicios de orientacin y educacin profesional y tcnica,
clase 41; Registro N 541437, que distingue todos los productos de la
clase 12; Registro N 520848, que distingue automviles; sus partes y
accesorios, clase 12; Registro N 508387, que distingue todos los
productos de la clase 14, por ser el creador de una marca inscrita en el
extranjero.

265

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
deducida, fundada en la infraccin de la letra f) de la ley del ramo, toda
vez que aun cuando la cobertura no es la misma de aquella que
comprende la marca inscrita, dado el renombre de la marca CADILAC,
la cual ha tenido una presencia preponderante en el mercado desde
hace largo tiempo a la fecha, y por ende conocida por la generalidad
del pblico en Chile y en el extranjero, sin que se adicione al signo
pedido algn elemento que logre otorgarle la suficiente distintividad e
individualidad frente al otro signo, circunstancia que permite suponer
fundadamente que de concederse la marca solicitada ser motivo de
toda suerte de errores o confusiones, especialmente en cuanto al
origen empresarial de los rubros a distinguir.

Que corresponde rechazar la oposicin deducida, fundada en la


infraccin de las letras e) de la ley del ramo, toda vez que no
concurren en la especie los supuestos contenidos en la disposicin
invocada.

Que corresponde acoger la oposicin deducida, fundada en la


infraccin de la letra g) de la ley del ramo, toda vez que conforme a la
documentacin acompaada por el demandante y no objetada por el
demandado especialmente los certificados que dan cuenta de su
registro vigente en diversos pases del mundo, para distinguir diversos
productos y servicios se acredit suficientemente que la oponente es
la creadora de la marca CADILAC y con otras pruebas se acredit la
fama y notoriedad del signo, a lo que debe sumarse que las marcas
son idnticas, puesto que la marca pedida no cuenta, con otro
elemento o segmento que logre desvirtuar dicha identidad.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y g) y el Reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

266

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 378.176, FALLO N 94.807, DE FECHA 29-03-1999,


EXP. N 8.086-97. FALLO TAPI DE FECHA 30-10-2001.

MARCA "OMEGA"

Santiago, 29 de marzo de 1999.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "OMEGA".

COBERTURA: Para distinguir servicios de programas hablados,


radiados y televisados clase 38.

SOLICITANTE: Vctor Tapia Saavedra, rep. por Alicia Castillo S.

2.

OPONENTE: Omega S.A., rep. por Bernardo Serrano Spoerer.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza con la marca "OMEGA", Reg. N 496.180 que distingue
mquinas, motores areos y acuticos, generadores y otros aparatos
motorizados, sus partes y accesorios; mangueras, empaquetaduras,
revestimiento, bandas aisladoras y transmisin mecnica (no usados
en vehculos), clase 07; transformadores, artculos elctricos en

267

general, para instalacin, conduccin y transmisin elctrica, clase 9; y


vehculos en general, sus partes y accesorios, neumticos, llantas
rgidas y elsticas, clase 12; y Reg. N 345.757 que distingue
mquinas y aparatos para aseo en general y operaciones anexas,
para lavar, secar ropa, planchar, limpiar y sacudir (con excepcin de
aparatos electromecnicos de uso domstico para la limpieza), clase
07; grandes aparatos destructores o apresadores de insectos y
animales dainos, clase 08; planchas elctricas, aparatos
electromecnicos de uso domstico para la limpieza, mquinas y
aparatos para barrer y aspirar polvo, clase 09; instalaciones de
servicios higinicos incluso calentadores de bao, clase 11; utensilios
para aseo en general y operaciones anexas, pequeos aparatos
destructores o apresadores de insectos y animales dainos, clase 21.

3.
CONSIDERANDO: Que no se har lugar a la oposicin deducida
en autos, toda vez que el mbito de proteccin de la marca pedida
difiere y no se encuentra relacionado con el campo operativo de
ninguno de los registros del signo oponente.

Que as las cosas, se advierte que su coexistencia pacfica en el


mercado es posible y no inducir a error o confusin al pblico
consumidor respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los
servicios que se pretenden distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el Reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la opcin y otorgar el registro solicitado

Fernando Garca O'Nell

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

268

MARCA: OMEGA

Santiago, 30 de octubre de 2001.

VISTOS:

Se reproduce la resolucin apelada con excepcin del


CONSIDERANDO y su conclusin en el punto 4, los que se eliminan.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMS PRESENTE

Que entre el signo solicitado "OMEGA", para distinguir servicios de la


clase 39; y la marca del oponente "OMEGA", en clases 7-8-9-11-12-21
y Establecimiento Comercial, existe identidad grfica y fontica.

Que el Convenio de Pars, especialmente en sus artculos 6 bis, 6


quinquies, 8, y 10 bis propenden al resguardo y proteccin de las
marcas famosas, como la del oponente, y su valor marcario excede el
campo operativo de las clases en que se encuentra registrada.

POR TANTO: De acuerdo a lo que se dispone en los artculos 19 y 20


letras f) y h) de la ley N 19.039 y normas citadas del Convenio de
Pars, se revoca la resolucin recurrida en cuanto rechaz la oposicin
de fs. 8, y concedi el signo solicitado, y en su lugar se acoge la
oposicin, denegando la solicitud de fs. 1.

Se dej constancia que procede restituir la consignacin efectuada


para la admisibilidad del recurso.

Antese y devulvanse los autos.

Redaccin del integrante seor Pellicer.

Pronunciada por los Ministros seores Santiago Santa Cruz, Vctor


Hugo Rojas y Ral Pellicer.

269

Rol N 859-99.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 373.518, FALLO N 96.876, DE FECHA 12-07-1999,


EXP. N 6.505-97. FALLO TAPI DE FECHA 02-04-2002.

MARCA "MICROSOFT"

Santiago, 12 de julio de 1999.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: MICROSOFT.

COBERTURA: Para distinguir productos de la clase 32.

SOLICITANTE: Csar Milln Nicolet, sin representacin acreditada


en autos.

2.
OPONENTE: Microsoft Corporation, rep. por Bernardo Serrano
Spoerer.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), g), h) y j) de la ley N 19.039, por


presentar inducir a error respecto de la procedencia, cualidad o

270

gnero, por ser creadora, por famosa y notoria y por contraria a la


competencia leal.

3.
CONSIDERANDO: Que la oposicin fundada en la letra g) del
artculo 20 de la ley del ramo, no resulta atendible en atencin a que
mediante la prueba rendida en autos, no ha acreditado poseer
registrada la marca MICROSOFT en el extranjero para distinguir
productos de la clase 32, y tampoco la fama y notoriedad de la marca
para distinguir estos productos, cuestiones que exige perentoriamente
la norma legal sobre la que se resuelve.

Que atendido el principio de especialidad de las marcas no se


aprecia en autos que el signo solicitado pueda infringir el artculo 20
letras f) y h) de la ley del ramo.

Que no resulta atendible la oposicin fundada en la letra j) del


artculo 20 de la ley del ramo, toda vez que no existen antecedentes
en autos que permitan suponer que se ha vulnerado dicha causal.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f), h), g) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar el registro solicitado.

Fernando Garca O'Nell

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: MICROSOFT

Santiago, 2 de abril de 2002.

271

VISTOS:

Se reproduce la sentencia apelada escrita a fojas 28, nicamente


respecto de sus consideraciones primera y segunda, eliminndose sus
motivos tercero y cuarto, en cuanto rechaza la oposicin a la marca
objeto del recurso;

Y TENIENDO, ADEMS, Y EN SU LUGAR PRESENTE:

1)
Que la marca solicitada bajo el nombre de "MICROSOFT", por
don Csar Milln Nicolet, abogado, domiciliado en calle Morand 322,
oficina 215, de Santiago, lo ha sido en representacin de Luis Eduardo
Concha Ebeling no indica profesin u oficio, domiciliado en A. Gotuzzo
96, oficina 91, de Santiago, para los productos de la clase 32.

2)
Que al registro de la aludida marca se ha deducido oposicin por
el abogado don Bernardo Serrano Spoerer, domiciliado en Avenida
Providencia 329, 6 piso, de esta ciudad, en representacin de la firma
MICROSOFT CORPORATION, persona jurdica de los Estados
Unidos de N.A., industrial, aduciendo que su representada ha acuado
la marca "MICROSOFT" para una serie de productos, incluyendo
aquellos comprendidos en la clase 32, por lo que se opone a la marca
sealada en virtud de lo previsto en los artculos 19 y 20, letras f), g),
h) y j) de la Ley N 19.039, sobre Propiedad Industrial y artculos 6 bis,
8 y 10 bis del Convenio de Pars.

3)
Que como fundamento de su oposicin el recurrente seala
adems de la exacta similitud entre la marca solicitada y la de su
cliente, lo que impide que sea considerada como marca comercial,
motivo por el cual y por tener su cliente registrada con anterioridad la
referida marca, se vulnerara la prescripcin contenida en la letra f) del
artculo 20 de la ley ya referida, ya que su registro se prestara a error
o engao en cuanto a la procedencia, cualidad o gnero de los
productos.

4)
Que en lo concerniente a los restantes fundamentos de su
oposicin, expresa que la marca solicitada vulnerara lo previsto en la
letra g) del artculo 20, como asimismo lo dispuesto en el artculo 6 bis

272

del Convenio de Pars que prohbe el registro de marcas a otras


registradas en el extranjero para los mismos productos o similares,
siempre que tales marcas gocen de fama y notoriedad, lo que ocurre
con la marca de la firma Microsoft Corporation que la tiene registrada
en diversos pases extranjeros mucho tiempo antes traspasando las
fronteras de su pas.

Aade, adems, que tal conducta vulnera igualmente lo previsto en


la letra j) del artculo 20 de la ley del ramo que protege los principios
de la competencia leal y la tica mercantil, lo que ocurrira si se
registra una marca que no le pertenece, a sabiendas que sta ha sido
acuada por otro, incurriendo en la vulneracin de los principios antes
referidos. Agrega, a mayor abundamiento, que la concesin del
registro que objeta, implicara el desconocimiento de las garantas
establecidas en el artculo 8 del Convenio, respecto del nombre
comercial y lo dispuesto en el artculo 10 bis del Convenio de Pars, ya
que dada la fama y notoriedad de registro de la marca "MICROSOFT"
creara confusin o se inducira al pblico consumidor a caer en los
errores o engaos sealados en los numerales 1 y 3 del susodicho
precepto.

5)
Que para acreditar los fundamentos de su oposicin, la
recurrente tanto en el escrito de oposicin de fojas 7 y siguientes,
cuanto en el perodo probatorio, a fojas 19 y siguientes, y en el escrito
de apelacin de fojas 47 y siguientes, adjunt los antecedentes
probatorios de sus alegaciones, consistentes en los documentos que
acreditan tanto productos respecto de los cuales se ha registrado la
marca en nuestro pas para diversas clases de productos, clases 9,
16, 38, 42, 41, 25, como asimismo los registros de diversos pases en
que aparece registrada la marca MICROSOFT, para variadas clases
de productos en pases tan distintos como Argelia, Aruba, Australia,
Austria, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Repblica Dominicana,
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Honduras,
Hong Kong, China, Hungra, India, Irlanda, Israel, Italia, Japn, Kenia,
Lbano, Laos, Malawi, Mxico, Namibia, Nueva Zelanda, Turqua,
Noruega, Panam, Paraguay, Filipinas, Portugal, China, Espaa,
Estados Unidos de Norteamrica, sumados a otros antecedentes,
relativos a balances generales de ganancia y prdida de la firma, lista
de las firmas subsidiarias de Microsoft a nivel mundial, devolucin de
impuestos a dicha firma por los aos 1975, 78 y 79, declaracin
financiera de la firma, correspondiente al ao 1980, listado de clientes,
de comerciantes relacionados con la firma, como asimismo artculos y
publicaciones referentes al uso de la marca MICROSOFT a nivel
mundial, antecedentes todos que no fueron objetados por el solicitante

273

de la marca, el que tampoco evacu el traslado de la oposicin del


recurrente.

6)
Que con lo antes relacionado queda establecido como un hecho
de la causa que la marca "MICROSOFT" en que se funda la oposicin
se encuentra registrada en Chile desde hace varios aos siendo,
adems, un hecho pblico y notorio que la misma goza de fama y
notoriedad, comoquiera que se ha comprobado que se encuentra
registrada en diversos pases, como se acredita con la numerosa
documentacin acompaada en esta instancia que no ha sido
objetada.

7)
Que sobre este particular cabe recordar que la doctrina ha
reconocido como "marca notoria" aquel signo que manifiestamente en
forma pblica y conocida por un sector relevante de los consumidores,
sirve para distinguir ciertos y determinados productos, servicios o
establecimientos. A lo dicho debe sealarse que esta institucin puede
estimarse que constituye una excepcin a los principios de
territorialidad y especialidad de las marcas que uniforman la actual
legislacin chilena, no es menos cierto que su aplicacin ya ha sido
aceptada en la causal comprendida en la letra g) del artculo 20 de la
ley N 19.039, que consulta como excepcin las marcas iguales o que
grfica o fonticamente se asemejen en forma de confundirse con
otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios
o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas
gocen de fama y notoriedad.

8) Que, por otra parte, el Convenio de Pars para la Proteccin de la


Propiedad Industrial, promulgado en Chile por decreto supremo N
425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario
Oficial el 30 de septiembre de 1991, en su artculo 6 bis estatuye que
los pases de la Unin se comprometen bien de oficio, si la legislacin
del pas lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de la marca de fbrica o de
comercio que constituya la reproduccin, imitacin o traduccin,
susceptibles de crear confusin, de una marca que la autoridad
competente del pas de registro o de uso estimare ser all
"notoriamente conocida". Igualmente cabe mencionar que el artculo
10 bis del citado Convenio aade que se obliga a los pases
contratantes que aseguren "una proteccin eficaz contra la
competencia desleal".

274

Se indica, entre los actos de competencia desleal, aquellos que son


capaces de "crear una confusin, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor", como asimismo "las indicaciones o
aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren
inducir al pblico a error sobre la naturaleza, el modo, fabricacin, las
caractersticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

9)
Que dado lo relacionado precedentemente no cabe duda alguna
que la marca solicitada en autos, bajo la denominacin de
"MICROSOFT" es idntica a la registrada, tanto en el pas como en el
extranjero, por la oponente, la que inviste las caractersticas de fama y
notoriedad como se ha acreditado en el proceso.

10)
Que, asimismo, es conveniente recordar que la coexistencia de
las marcas en conflicto para productos y/o servicios que podran
resultar similares en el mercado puede producir un conflicto entre los
signos, que dara lugar a confusiones en los consumidores creando,
con ello, situaciones que afectaran los sanos principios de la
competencia legal, que ticamente deben existir entre los productores
y prestadores de servicios, lo que conforme a lo dispuesto en la letra j)
del artculo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial, debe ser
resguardado por la autoridad pblica.

11)
Que por lo expresado en las reflexiones precedentes,
concluyen los sentenciadores de esta instancia que la sentencia
apelada debe ser revocada, acogindose la apelacin deducida a fs.
47 y la oposicin planteada en autos. Por estas consideraciones y
atendido, adems, lo previsto en el artculo 186 del Cdigo de
Procedimiento Civil, artculos 19 y 20, letras f), g) y j) de la ley N
19.039 y artculos 6 bis, 10 bis del Convenio de Pars, se revoca la
sentencia apelada de fecha 12 de julio de mil novecientos noventa y
nueve escrita a fojas 28 y, en su lugar, se acoge la oposicin lucida a
fs. 7 por la firma "MICROSOFT CORPORATION" ya individualizada y,
consecuentemente, se rechaza la marca pedida con el N 373.518, por
don Csar Milln Nicolet, en representacin de Luis Eduardo Concha
Ebelng. Habindose acogido el recurso interpuesto, se ordena la
devolucin de la suma consignada por el apelante.

Antese y devulvanse los autos, con sus documentos.

275

Redaccin del Ministro Rafael Huerta Bustos.

Pronunciado por los Ministros seores Santa Cruz, Huerta, Pellicer.

Rol N 1.417-99.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUDES N 297.729 A
FECHA 18-05-1998,

N 297736. FALLO N 90069, DE

EXP. N 990-95. FALLO TAPI DE FECHA 31-01-2001.

MARCA "CNN"

Santiago, 18 de mayo de 1998.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "CNN".

COBERTURA:

1)

Productos, clase 12.

276

2)
Servicios de importacin y exportacin de los artculos
comprendidos en la clase 12, clase 35.

3)
Servicios de operaciones de comercio tales como inversiones en
bienes muebles e inmuebles corporales o incorporables, realizar
actividades de inversin en acciones; bonos, deventures y efectos de
comercio en general, administrar inversiones y disponer de ellas para
reemplazarlas o sustituirlas por otras, incorporarse como socios en
otras sociedades, clase 36.

4)
Servicios de reparacin, mantencin de los artculos
comprendidos en la clase 12, clase 37.

5)
Servicios de distribucin de toda clase de artculos y productos,
transporte de carga de pasajeros va terrestre, martima y/o area,
renta car, alquiler de vehculos de transportes, almacenaje de
mercaderas, clase 39.

6)

Servicio tcnico automotriz, asesora tcnica en automviles, 42.

7)
Establecimiento comercial para la compraventa de productos de
la clase 12, en la Regin Metropolitana.

8)

Establecimiento industrial de productos de la clase 12.

SOLICITANTE: Centro Nacional Automotriz S.A., rep. por Karime


Hamed S.

2.
OPONENTE: Cable News Network, Inc., rep. por Bernardo
Serrano S.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) g) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con las marcas: CNN registro N 428.952; CNN
CABLE NEWS NETWORK reg. N 378.604, ambas para distinguir
cintas de vdeo, cassettes de vdeo, pelculas cinematogrficas, discos
de vdeo; cintas y cassettes para reproducir sonido; aparatos de
televisin y por cable para transmitir y recibir, sus partes y accesorios

277

y dems artculos, clase 09; material impreso; libros, guas de


programas, transcritos de programas, fotografas; artculos de
escritorio; materiales de enseanza e instruccin, naipes y dems
artculos, clase 16; que distingue productos, clase 25; CNN, reg. N
399.034 y CNN CABLE NEWS NETWORK, reg. N 402.300, ambas
para distinguir servicios de televisin por cable, servicios de radio;
consejos tcnicos y consultas relacionadas con televisin por cable,
clase 38; servicios de entretenimiento y educacional, a saber, la
produccin y distribucin de programas de televisin por cable para
propsitos educacionales y de entretenimiento, clase 41.

3.
CONSIDERANDO: Que no existe colisin de campos operativos,
entre la cobertura de que gozan los registros invocados por la
oponente y la que pretende la solicitante, toda vez que se refieren a
rubros que no estn relacionados, deben desestimarse las
alegaciones de la oponente en relacin a la letra f) del artculo 20 de la
ley N 19.039.

Que no son atendibles las alegaciones referentes a la letra g) del


artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto, el oponente no rindi
prueba alguna tendiente a acreditar sus alegaciones en relacin a que
el signo solicitado se encuentra registrado en el extranjero y que goza
de fama y notoriedad.

Que no son atendibles las alegaciones referentes a la letra j) del


artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto, no existen antecedentes
en autos que permitan establecer que el signo solicitado vulnera dicha
norma.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f), g) y j) y el Reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar las marcas pedidas.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

278

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: CNN

En Santiago, 30 de enero de 2001.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepcin de los acpites


primero, segundo y final del numeral 3.- del denominado
CONSIDERANDO del informe del Subdepartamento Jurdico de fojas
106 y 107 de autos, hechos suyos por la sentencia que se revisa, los
que se eliminan.

Y, se tiene en su lugar presente.

1.Que las marcas pedidas "CNN" lo han sido para distinguir


productos de la clase 12, como distintos servicios de las clases 35, 36,
37, 39 y 42 que se refieren o dicen relacin directa con artculos de la
clase 12, as como tambin para un establecimiento industrial y otro
comercial en la Regin Metropolitana, slo para productos de la clase
12.

Que los autos correspondientes a las solicitudes marcarias antes


indicadas fueron oportuna y debidamente acumuladas por resolucin
de fojas 66.

2.Que al otorgamiento de las marcas antes referidas se ha


opuesto la firma denominada Cable News Network, Inc., titular de
varias marcas registradas en nuestro pas y adems creadora y
usuaria del signo "CNN", registrado en diversos pases, para distinguir
una gama de productos y servicios, los cuales por cierto invoca,
fundando sus alegaciones en lo dispuesto en los artculos 19 y 20
letras f) g) y j) de la Ley N 19.039, sobre Propiedad Industrial, y en los
artculos 6 bis y 8 del Convenio de Pars

279

3.Que la oponente de autos la firma "Cable News Network, Inc."


tanto en sus libelos de fojas 7, 15, 24 32, 40, 48, 56 y 64, como en las
apelaciones de fojas 116, 130, 144, 158, 172, 186, 200 y 214 ha
afirmado que "CNN": a) es una marca famosa y notoria de su
propiedad, no slo inscrita en Chile sino que tambin vastamente
amparada en el extranjero; b) que la misma corresponde a la
abreviacin de su nombre comercial y, de tal manera, no puede ser
registrada como marca en el pas; c) porque de concederse el registro
solicitado se estara otorgando a la peticionaria la propiedad de un
signo que carecera de toda novedad para individualizar la calidad de
los productos pedidos; d) porque dada la fama de la marca "CNN", el
solo hecho de conceder su inscripcin a un tercero, importara inducir
a los consumidores a errores o engaos sobre la procedencia y
calidad de los artculos; e) porque sin perjuicio de lo anterior, haba
relacin entre los productos que se pretendan proteger por, la
demandada bajo el signo "CNN" los artculos y servicios amparados
por los registros de la misma marca que tiene la firma oponente; y, f)
porque el otorgar las inscripciones requeridas a la solicitante
importara una fuente de enriquecimiento sin causa, atentatoria a la
tica mercantil y a las buenas costumbres comerciales, ya que el
patrimonio de la peticionaria se vera incrementado por el solo crdito
de la fama de la firma oponente, en detrimento, precisamente, del
poder distintivo y exclusividad de tal signo, los que aunque
constituiran un intangible, forman parte, sin duda alguna, del activo de
la empresa.

4.Que la solicitante, en su contestacin de fojas 79, seala que la


cobertura o mbito de proteccin de los signos en pugna, es diferente,
siendo dicha circunstancia ms que suficiente para una adecuada
identificacin.

5.Que constituye un hecho de la causa que la marca "CNN", en


que se funda la oposicin, se encuentra registrada en nuestro pas
desde hace varios aos, siendo adems un hecho pblico y notorio
que la misma goza de fama y notoriedad, encontrndose registrada en
diversos pases.

Asimismo y al efecto, debe considerarse la profusa documentacin


acompaada en esta instancia, no objetada.

280

6.Que, por su parte, la Ley N 19.039, de Propiedad Industrial, en


los literales f), g) y j) del artculo 20, dispone que no pueden registrarse
como marcas comerciales: a) aquellas que se presten para inducir a
error o engao respecto de la procedencia de los productos o servicios
que se expendan bajo su signo; b) aquellas que sean iguales o que
grfica y fonticamente se asemejen, en forma de poder confundirse
con otras registradas en el extranjero para los mismos productos o
servicios, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad; y, c) aquellas
que sean contrarias al orden pblico, a la moral y a las buenas
costumbres, comprendiendo en stas los principios de competencia
leal y tica mercantil.

7.Que la doctrina ha entendido como "marca notoria" aquel signo


que manifiestamente en forma pblica y conocida por un sector
relevante de los consumidores, distingue ciertos y determinados
productos, servicios o establecimientos. Sobre el particular, cabe
considerar que, si bien es cierto, la institucin de la marca notoria ha
constituido una excepcin a los principios de territorialidad y
especialidad de las marcas que uniforman la actual legislacin chilena,
es tambin un hecho manifiesto que su aplicacin ha sido aceptada
por la causal comprendida en la letra g) del artculo 20 de la ley N
19.039.

8.Que, por su parte, el Convenio de Pars para la Proteccin de la


Propiedad Industrial, promulgado en Chile, por decreto supremo N
425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario
Oficial de 30 de septiembre de 1991, en su artculo 6-bis dispone que
los pases de la Unin se comprometen, bien de oficio, si la legislacin
del pas lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fbrica o de
comercio que constituya "la reproduccin, imitacin o traduccin,
susceptibles de crear confusin, de una marca que la autoridad
competente del pas de registro o del uso estimare ser all
notoriamente conocida".

Por otra parte, cabe sealar que el Convenio mencionado, en su


artculo 10-bis, agrega que se obliga a los pases contratantes que
aseguren "una proteccin eficaz contra la competencia desleal". Entre
los actos de competencia desleal seala aquellos que son capaces de
"crear una confusin, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor".

281

9.Que, no cabe duda alguna, que la marca solicitada en autos,


bajo la denominacin de "CNN" es idntica a la registrada, tanto en el
pas como en el extranjero, por la oponente.

10.Que, asimismo, resulta conveniente no olvidar que la


coexistencia de las marcas en conflicto para productos y/o servicios
que podran resultar similares en el mercado puede producir un
conflicto entre los signos, que dara lugar a confusiones en los
consumidores, creando, con ello, situaciones que afectaran los sanos
principios de la competencia leal, que ticamente deben existir entre
los productores y prestadores de servicios, lo que, conforme a lo
dispuesto en la letra j) del artculo 20 de la Ley sobre Propiedad
Industrial, debe ser resguardado por la autoridad pblica.

11.Que, por lo expresado en los considerandos precedentes, se


concluye que la sentencia apelada debe ser revocada, acogindose de
esta manera la apelacin y consecuencialmente las oposiciones
deducidas en autos.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo preceptuado por


los artculos 17, 19 y 20 letras f), g) y j) de la Ley N 19.039, sobre
Propiedad Industrial, y artculos 6-bis y 10-bis del Convenio de Pars,
se revoca la sentencia apelada de fecha 18 de mayo de 1998, escrita
a fojas 107 vta., declarndose en su lugar que se acoge la oposicin
deducida por la firma Cable News Network, Inc., en contra de las
solicitudes Ns. 297.729, 297.730, 297.731, 297.732, 297.733,
297.734, 297.735 y 297.736, rechazndose el registro de la marca
"CNN" para distinguir productos de la clase 12; servicios de
importacin y exportacin de los artculos comprendidos en la clase
12; servicios de operaciones de comercio tales como inversiones en
bienes muebles e inmuebles corporales o incorporales, realizar
actividades de inversin en acciones, bonos, deventures y efectos de
comercio en general, administrar inversiones y disponer de ellas para
reemplazarlas o sustituirlas por otras, incorporarse como socio en
otras sociedades, clase 36; servicios de reparacin, mantencin de los
artculos comprendidos en la clase 12, clase 37; servicios de
distribucin de toda clase de artculos y productos, transporte de carga
de pasajeros va terrestre, martima y/ o rea, rent a car, alquiler de
vehculos de transportes, almacenaje de mercaderas, clase 39;
servicio tcnico automotriz, asesora tcnica en automviles, clase 42;
establecimiento comercial para la compraventa de productos de la
clase 12, en la Regin Metropolitana; y, establecimiento industrial de

282

productos de la clase 12; respectivamente, pedida por la sociedad


Centro Nacional Automotriz S.A.

Se declara que procede la devolucin de las sumas consignadas por


la apelante.

Antese y devulvanse los autos.

Redaccin del miembro integrante del Tribunal seor Rojas Aguirre.

Pronunciada por los Ministros seores Santa Cruz, Rojas y Olave.

Rol. N 1.823-98.

7.5

El posicionamiento de la marca notoria

Jurisprudencia

En estos ltimos aos el DPI ha reconocido la existencia de ciertos


signos genricos notorios y ha privilegiado por sobre la genericidad o
carencia de novedad, la asociacin que los consumidores practican
entre dicho tipo de signo notorio y su verdadero titular, lo que
representa su origen empresarial a fin de evitar las confusiones entre
los consumidores. Este criterio se ha aplicado con mucha cautela y en
casos muy justificados como el que a continuacin se seala.

Se solicit la marca THE HOME DEPOT, para distinguir un


establecimiento comercial de productos de las clases 2, 6, 7, 8, 9, 11,
17, 19, 20, 21 y 27 en las Regiones V, VIII y XIII, por la empresa
Homer TLC, Inc. Se presentaron dos oposiciones alegando que la
marca solicitada era genrica, carente de novedad, descriptiva,
sumado a que la marca ya haba sido rechazada con anterioridad por
infringir la causal contemplada en el art. 20, letra e), de la LPI.

La parte solicitante aleg que la marca solicitada es de aquellas que la


doctrina llama notoriamente conocida y para ello acompa abundante

283

prueba consistente en copias legalizadas de los registros de la marca


solicitada en Estados Unidos, su pas de origen, una seleccin de
material publicitario, principalmente fotocopias de reportes de prensa e
inserciones en peridicos y vdeos publicitarios en los cuales se
promocionan los establecimientos THE HOME DEPOT.

EL DPI resolvi que, efectivamente, la marca solicitada es una marca


notoriamente conocida, entendindose por marca notoria, aquella que
como consecuencia de un uso extensivo en el mercado y de la
publicidad empleada en su difusin, se ha hecho ampliamente
conocida por los consumidores y agrega un elemento nuevo en la
jurisprudencia que es que la marca solicitada se encuentra
"posicionada en el mercado" de su pas de origen Estados Unidos de
Amrica, pas desde el cual inicia una importante poltica de expansin
hacia el mercado chileno.

Por ltimo se concluy que la solicitud de registro no se encuentra


afecta por las causales de prohibicin a que aluden los actores, ya que
en consideracin a las particulares caractersticas de la marca
solicitada debe privilegiarse en la especie la asociacin que los
consumidores practiquen entre el signo solicitado y su verdadero
creador lo que representa su origen empresarial por sobre la
declaracin del carcter genrico que dicho signo tendra, a objeto de
evitar las confusiones entre los destinatarios principio rector de la
legislacin marcaria.

Por ltimo se rechazan las oposiciones y se concede la marca


solicitada.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 375.317, fallo N 91.637, de fecha 07-09-1998,
marca "THE HOME DEPOT".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

284

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 375.317, FALLO N 91.637, DE FECHA 07-09-1998,


EXP. N 7777-97.

MARCA "THE HOME DEPOT"

Santiago, 7 de septiembre de 1998.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA: "THE HOME DEPOT" (mixta, etiqueta consistente en la
marca reivindicada en letras de fantasa blancas escritas en diagonal
dentro de un cuadrado negro).

COBERTURA: Para distinguir un establecimiento comercial de


productos de las clases 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21 y 27 en las
Regiones V, VIII y XIII.

SOLICITANTE: HOMER TLC, INC., rep. por Guillermo Carey Claro.

2.

OPONENTE:

1)

Textil Manquehue S.A., rep. por Jeannette Cherit Abuauad;

2)

Sodimac S.A., representados por Max Montero Atria.

CAUSAL:

285

1)
Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, toda vez que la
expresin solicitada corresponde a una denominacin genrica y
carente de novedad, descriptiva, condicin reconocida en la propia
jurisprudencia de este departamento, al rechazar oficiosamente el
registro de la solicitud N 289.756 "Home Depot" a nombre de la
misma oponente.

2)
Arts. 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039, toda vez que la
expresin solicitada corresponde a una denominacin irregistrable por
ser un trmino de uso corriente en el mercado, por lo que no puede
ser apropiado por nadie en particular.

3.
CONSIDERANDO: Que ambas demandas se fundan en que el
signo solicitado constituye una expresin genrica, por ser el resultado
de la combinacin o yuxtaposicin de varias denominaciones
genricas o descriptivas.

Que, por su parte, la defensa de la solicitante en el escrito de


contestacin desconoce el carcter de signo genrico del privilegio y
argumenta adems que la marca "THE HOME DEPOT", es de
aquellas denominadas por la doctrina como notoriamente conocida.

Que por marca notoria se entiende aquella que como consecuencia


de un uso extensivo en el mercado y de la publicidad empleada en su
difusin, se ha hecho ampliamente conocida por los consumidores. El
concepto de notoriedad es eminentemente dinmico y el nivel de
proteccin de una marca de esta categora debe ser enrgico, incluso
en un ordenamiento como el chileno que se basa en el principio de la
seguridad jurdica a travs de la adquisicin registral.

Por lo dems, la jurisprudencia de este departamento ha sido clara


y definida en orden a la proteccin de las marcas notorias, incluso
respecto de signos que originalmente no se calificaron como
intrnsecamente capaces de distinguir los bienes pertinentes, pero que
fueron diferencindose como consecuencia de su posicionamiento
ante los consumidores, para quienes el significado de una expresin
adquiere una valoracin propia y especial nacida de una situacin de
hecho su extensivo conocimiento, como consecuencia de un
proceso complejo en el que intervienen tanto el empresario como el
pblico consumidor.

286

Que siendo el carcter notorio de la marca solicitada el fundamento


para su proteccin, se estim pertinente a fs. 52 la recepcin de la
causa a prueba a fin de que se acreditara la efectividad de que la
expresin THE HOME DEPOT, corresponde a una marca
mundialmente conocida, famosa y notoria, la data de dicha creacin y
el uso de la misma por el solicitante.

Que consta de la documentacin acompaada, que Home Depot es


una sociedad americana, fundada en la ciudad de Atlanta en el ao
1978, cuyo giro comercial corresponde a la provisin de productos
para el mejoramiento del hogar, siendo en la actualidad una de las
empresas ms prsperas y prestigiadas en el rubro.

Que se han acompaado a los autos copias legalizadas de los


registros de la marca solicitada a nombre de Homer Tlc. Inc., en
Estados Unidos de Amrica N 1297161, Canad Reg. N 696825;
Australia N B523670; Francia, Reg. N 534016, Mxico N 115599,
entre otros numerosos registros.

A fin de acreditar la fama y notoriedad alcanzada por el signo, el


demandante acompa una seleccin de material publicitario,
principalmente fotocopias de "reportes de prensa e inserciones en
peridicos y vdeos publicitarios, en todos los cuales se promocionan
los establecimientos "THE HOME DEPOT", denominacin con la que
se distingue a una cadena de establecimientos que venden bienes y
proveen servicios a los consumidores en el rubro del mejoramiento del
hogar.

Que analizando el conjunto del material probatorio acompaado en


las etapas procesales pertinentes, este departamento considera que la
marca comercial "THE HOME DEPOT" es una marca notoria,
posicionada en su mercado de origen, los Estados Unidos de
Norteamrica, pas desde el cual inicia una importante poltica de
expansin hacia el mercado chileno.

En consecuencia, por las consideraciones expuestas se debe


concluir que la solicitud de registro no se encuentra afecta por las
causales de prohibicin a que aluden las actoras en sus respectivas
demandas, ya que en consideracin a las particulares caractersticas

287

de la marca solicitada a las que se ha hecho referencia, debe


privilegiarse en la especie, la asociacin que los consumidores
practiquen entre el signo solicitado y su verdadero creador lo que
representa su origen empresarial, por sobre la declaracin del
carcter genrico que dicho signo tendra, a objeto de evitar las
confusiones entre los destinatarios, principio rector de la legislacin
marcaria.

Por otra parte, correspondiendo adems precisar que la aceptacin


a registro de la marca a favor Homer Tlc Inc. constituye un acto de
justa discriminacin, motivada por el conjunto de antecedentes que
posicionan a la demandada como legtima creadora de una marca
notoria, situacin de hecho que no favoreca en su oportunidad al
titular de la solicitud N 289.756, actual oponente de autos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras e) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar ambas oposiciones y acceder al registro


de la marca solicitada, sin proteccin a sus elementos en forma
aislada.

Fernando Garca O'Nell

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

7.6

La prioridad del artculo 20, letra g), de la LPI

Jurisprudencia

El segundo inciso, letra g), del artculo 20, seala que "Rechazado o
anulado el registro por esta causa, el titular extranjero deber dentro
de 90 das solicitar la inscripcin de la marca; si as no lo hiciere, la
marca podr ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad

288

aquella a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el


registro".

Este es un caso muy poco usual en la prctica. Generalmente los


mismos titulares de las marcas que se ven involucrados en esta
situacin solicitan a registro la marca antes impugnada, con
anterioridad al transcurso de los 90 das. Sin embargo, existen casos
excepcionales, como la solicitud de registro de la marca KANI KAMA
para distinguir productos de la clase 29. En este caso se opuso al
registro el titular de la marca KANIKAMA PANILAFKEN, para distinguir
productos clase 29, el cual haba sido anulado por sentencia firme en
base al artculo 20, letra g) de la LPI. El DPI resolvi que en tal caso,
habiendo transcurrido con creces los 90 das sealados en el citado
precepto, sin que el titular extranjero que obtuvo la sentencia de
nulidad hubiera solicitado su marca en Chile, corresponde entonces
conceder la marca al actual solicitante, aun cuando no exista relacin
entre ste y el referido titular extranjero.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 284.125, fallo N 119.353, de fecha 06-09-2002,
marca "KANI KAMA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 284.125, FALLO N 119.353, DE FECHA 06-09-2002,


EXP. N 098.451.

MARCA "KANI KAMA"

289

Santiago, 6 de septiembre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: KANI KAMA (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 29.

SOLICITANTE: Capuy S.A., sin representacin acreditada en


autos.

2.
OPONENTE: Pesquera y Productos del Mar Panilafqun S.A.,
representada por Anbal Vera Quiroz.

CAUSAL: Artculos 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca KANIKAMA PANILAFKEN,
Registro N 437.513, que distingue productos crneos, ya sea de
origen marino-terrestre excluye productos vegetales, clase 29.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda
vez que el registro fundante de la oposicin se encuentra actualmente
anulado por sentencia firme y ejecutoriada, por lo que no cabe
referirse al fondo a su respecto.

Que, se debe dejar constancia que el registro oponente fue anulado


en razn de la letra g) del artculo 20 de la ley N 19.039 que establece
que "Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular
extranjero deber dentro de 90 das solicitar la inscripcin de la marca;
si as no lo hiciere, la marca podr ser solicitada por cualquiera
persona, teniendo prioridad la persona a quien se le hubiere
rechazado la solicitud o anulado el registro". En este caso ha pasado
con creces el plazo establecido, por lo que procede conceder el
registro al solicitante, aun sin existir una relacin con el actor de la
demanda de nulidad.

290

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Rechazar la oposicin y conceder la marca


solicitada, sin proteccin a las dems letras y guarismos contenidos en
la etiqueta.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

8.
IGUALDAD O SEMEJANZA GRFICA O FONTICA DE
MARCAS EN IGUAL CLASE

Artculo 20, letra h), de la LPI

El art. 20 letra h) de la LPI seala que no podrn registrarse como


marcas: "h) Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se
asemejen, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o
vlidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase".

Para que exista igualdad o semejanza grfica se deben cotejar los


signos de la misma naturaleza de la siguiente forma: los elementos
denominativos con los elementos denominativos, los elementos
figurativos con los figurativos. Si la marca es mixta, vale decir, est
compuesta por elementos denominativos y figurativos, se debe seguir
ese orden.

8.1

Igualdad o semejanza de marcas denominativas

Jurisprudencia

291

Se solicit la marca C-SALUD para distinguir servicios especializados


en el rea de computacin, destinados a autorizar o certificar
transacciones comerciales que se verifican en el rea de la salud,
entre los distintos agentes tales como ISAPREs, centros mdicos
clase 42, se opuso al registro la ISAPRE Consalud S.A., por presentar
semejanza grfica y fontica con la marca C CONSALUD que
distingue servicios de salud prestados por una ISAPRE clase 42. El
DPI acoge la oposicin, ya que al realizar un anlisis comparativo de
los signos en conflicto se observa que ambos se conforman por la letra
C y la palabra SALUD diferencindose slo por el prefijo CON, lo que
en su conjunto induce a pensar que ambos signos pertenecen a una
misma familia de marcas.

Lo mismo sucedi con la solicitud CATAS Y CAVAS, para distinguir


educacin universitaria, primaria, secundaria, organizacin de eventos
culturales, deportivos y de recreacin, organizacin de exposiciones y
ferias de todo tipo de productos, servicios de formacin, clase 41. Se
opuso al registro Comercial Vinimport Ltda., por presentar semejanza
grfica y fontica con la marca CATA & VINO, para distinguir entre
otros organizacin y realizacin de cursos de capacitacin profesional
y recreativa clase 41. El DPI acogi la oposicin dado que desde una
visin de conjunto se puede advertir que los signos en conflicto
presentan semejanzas determinantes que impiden distinguirlos entre
s, por cuanto las marcas en referencia desde un punto de vista
conceptual no logran independizarse una de otra. En efecto, el
segmento CAVAS, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Espaola corresponde "al lugar en donde se guardan los vinos", lo
cual pone de manifiesto un concepto que se relaciona ntimamente
con el registro oponente.

En cuanto a la solicitud de la marca TEKNOIMPORT, solicitada para


distinguir un establecimiento industrial de productos de las clases 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19 y 20, se opuso a la solicitud la marca
TEKNOS que distingue un Establecimiento Industrial de toda clase de
productos. El DPI acoge la oposicin toda vez que los signos
presentan semejanzas determinantes, ya que el elemento principal y
ms destacado de la marca pedida TEKNO slo se diferencia en una
letra con la marca inscrita S, sin que la incorporacin de la palabra
IMPORT logre desvirtuar dicha semejanza puesto que se trata de un
elemento secundario que no apoya mayor distintividad al signo pedido.

Otro casi similar fue la solicitud de la marca WALL'S, para distinguir


helados de crema, helados de agua, bombones congelados,

292

preparaciones para hacer productos mencionados, todos incluidos en


la clase 30. Se opone al registro la marca WATTS, por registro que
distingue todos los productos de la clase 30. El DPI acoge la oposicin
por cuanto a la identidad de cobertura debe agregarse sus evidentes
semejanzas grficas y fonticas, ya que de los cinco caracteres que
componen cada uno de los signos tres se encuentran dispuestos en
ambas marcas en el mismo orden y secuencia, sin que la
incorporacin de las consonantes LL logren conferirle al privilegio
pedido una fisonoma de conjunto propia que efectivamente la distinga
y diferencie en el mercado. El solicitante apela del fallo y el TAPI
revoca la resolucin de primera instancia, por considerar que los
signos en conflicto difieren en dos elementos que, si bien en ambos
casos es la repeticin de una letra, poseen una fona y grafa del todo
diferente, que otorga a cada conjunto su propia fisonoma,
produciendo en el pblico una asociacin visual, auditiva y conceptual
diversa que permite una adecuada identificacin en el comercio.

Fallo dictado por los Sres. Ministros Santiago Santa Cruz, Vctor Hugo
Rojas y Carmen Gloria Olave.

En el caso de la marca AZITRINA, solicitada para distinguir productos


de la clase 5, se opusieron al registro los titulares de las marcas
ACITRAN, AZITRES, AZITROM, tambin para distinguir productos
farmacuticos de la clase 5. El DPI, rechaz las oposiciones por
cuanto los signos podrn ser fcilmente reconocibles y distinguibles
por el pblico consumidor, al ser capaces de conservar su propia
individualidad y fisonoma de conjunto especialmente por la
incorporacin de las slabas TRINA en el signo pedido que desde el
punto de vista fontico resulta determinante para distinguirlo
adecuadamente de los inscritos. Apela de la resolucin el oponente y
el TAPI confirma la sentencia en todas sus partes por fallo unnime
emitido por los Sres. Ministros Santiago Santa Cruz, Carmen Gloria
Olave y Ral Pellicer.

Compartiendo el mismo criterio anterior se rechaz la oposicin a la


marca RO BAKER LODGE, para distinguir hotel, motel, residencial,
hostera, bar, restaurante, fuente de soda, saln de t y servicios de
procuracin de alimentos y bebidas preparadas para el consumo y
para llevar clase 42. Contra dicha solicitud se opuso el titular de la
marca RPIDOS DEL RO BAKER, que distingue fuente de soda, bar,
restaurante, hotel, motel, drive in, camping, centro turstico, pizzera,
gelatera, saln de t clase 42. El DPI rechaza la oposicin por
considerar que de la confrontacin de los signos en conflicto es

293

posible advertir diferencias grficas y fonticas que permiten


distinguirlos entre s, ya que si bien es cierto comparten elementos en
comn, no es menos cierto que los complementos son distintos los
cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonoma e identidad
propia.

Por el contrario, fue rechazada la solicitud de registro de la marca


ALMA VIVA, para distinguir sandwichera, heladera, restaurante, bar,
casinos institucionales, saln de t, hotel, motel, servicios de comida
preparados y para llevar entre otros, clase 42. Se opuso a su registro
el titular la marca ALMAVIVA, para distinguir servicios de hoteles
restaurantes, bares, establecimientos encargados de procurar
alimentos o bebidas preparadas para el consumo, clase 42. El DPI
acogi la oposicin por considerar que entre las marcas en conflicto
existe identidad grfica y fontica y relacin de coberturas, por lo que
no ser posible la adecuada coexistencia de las marcas en el mercado
sin que se produzcan errores o engaos en cuanto a la procedencia,
cualidad y gnero de los servicios a distinguir.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud 523.746, fallo N 119.678, de fecha 04-10-2002, marca
"C-SALUD".

2)
Solicitud N 556.261, fallo N 123.184, de fecha 25-04-2003,
marca "CATAS Y CAVAS".

3)
Solicitud N 354.180, fallo N 104.418, de fecha 30-04-2000,
marca "TEKNOIMPORT".

4)
Solicitud N 438.366, fallo N 103.192, de fecha 11-07-2000,
marca "WALL'S". Fallo TAPI de fecha 28-05-2003

5)
Solicitud N 439.130, fallo N 101.944, de fecha 22-05-2000,
marca "AZITRINA". Fallo TAPI de fecha 27-03-2003.

294

6)
Solicitud N 556.953, fallo N 124.013, de fecha 11-06-2003,
marca "RO BAKER LODGE".

7)
Solicitud N 517.907, fallo N 118.983, de fecha 23-08-2002,
marca "ALMA VIVA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD 523.746, FALLO N 119.678, DE FECHA 04-10-2002,


EXP. N 3560-01.

MARCA "C-SALUD"

Santiago, 4 de octubre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: C - SALUD.

COBERTURA:
Para
distinguir
servicios
profesionales
especializados en el rea de la computacin, destinados a autorizar o
certificar transacciones comerciales, que se verifican en el rea de la
salud, entre sus distintos agentes, tales como las ISAPREs, centros
mdicos, mdicos laboratorios, Fonasa va Internet, clase 42.

SOLICITANTE: Orden S.A., representada por Mara Pilar Chicago


Garrido.

295

2.
OPONENTE: ISAPRE Consalud S.A., representada por Jorge
Caro Cordero.

CAUSAL: Artculos 5, 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039,


por presentar semejanza con la marca C CONSALUD, entre otros,
Registro N 534.315, que distingue, entre otra clase, servicios de salud
prestados por una ISAPRE, clase 42 y por ser contra de la
competencia leal y la tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda
vez que presentan semejanzas determinantes que impiden su
coexistencia en el mercado. En efecto, al realizar un anlisis
comparativo de los signos en conflicto, se puede observar que ambos
se conforman por la letra C y la palabra SALUD, diferencindose slo
por el prefijo CON, lo que en su conjunto induce a pensar que ambas
son pertenecientes a una misma familia de marcas, por lo que se
puede concluir que la denominacin solicitada puede inducir a error o
engao en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios a
prestarse.

Que debe rechazarse la referida oposicin fundada en la infraccin


de la letra j) del ar-tculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto no existen
antecedentes en autos que permitan configurar los supuestos
contenidos en dicha causal.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

296

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 556.261, FALLO N 123.184, DE FECHA 25-04-2003,


EXP. N 2.363-02.

MARCA "CATAS Y CAVAS"

Santiago, 25 de abril de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "CATAS Y CAVAS".

COBERTURA: Para distinguir educacin universitaria, primaria y


secundaria; organizacin de eventos culturales, deportivos y de
recreacin; organizacin de exposiciones y ferias de todo tipo de
productos; servicios de formacin; servicios de esparcimiento y recreo
para las personas y animales; editorial, planificacin de recepciones y
eventos de todo tipo, clase 41.

SOLICITANTE: Consorcio Periodstico de Chile S.A. (COPESA),


rep. por Rodrigo Puchi Zurita.

2.
OPONENTE: Comercial Vinimport Limitada, rep. por Carmen
Paz lvarez E.

297

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "CATA & VINO", Reg. N 577.893,
que distingue todos los servicios que correspondan a una editorial; de
organizacin y realizacin de cursos de capacitacin profesional y
recreativa, clase 41.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, dado que desde
una visin de conjunto se puede advertir que los signos en conflicto
presentan semejanzas determinantes que impiden distinguirlos entre
s, por cuanto las marcas en referencia desde el punto de vista
conceptual no logran independizarse una de otra. En efecto, el
segmento "CAVAS" de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Espaola corresponde "al lugar en donde se guardan los vinos", lo
cual pone de manifiesto un concepto que se relaciona ntimamente
con el registro oponente, circunstancia que al ser advertida por los
consumidores, provocar que stos se vean inducidos a error o
confusin respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los
servicios a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

298

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 354.180, FALLO N 104.418, DE FECHA 30-04-2000,


EXP. N 4037-97.

MARCA "TEKNOIMPORT"

Santiago, 30 de abril de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: TEKNOIMPORT.

COBERTURA: Establecimiento industrial de productos de las


clases 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 19 y 20.

SOLICITANTE: Carlos Humberto Salazar Gonzlez y Daniel Urra


Sandoval, sin representacin acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Teknos Comunicaciones S.A., rep. por Ana
Musalem Aiach.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por


contener una expresin indicativa, genrica, descriptiva, de uso
habitual y corriente como es IMPORT; y por presentar semejanza con
la marca TEKNOS, entre otros, Reg. N 392.212, que distingue un
establecimiento industrial de toda clase de productos.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
deducida, fundada en la infraccin de las letras f) y h), toda vez que
los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que
impedirn una sana convivencia en el mercado. En efecto, el elemento
principal y ms destacado de la marca pedida TEKNO slo se
diferencia en una letra con la marca inscrita, sin que la incorporacin

299

de la palabra IMPORT, logre desvirtuar dicha semejanza, puesto que


se trata de un elemento secundario que no aporta mayor distintividad
al signo, lo que permite suponer fundadamente que de coexistir en el
mercado, ello ser motivo de toda clase de errores o confusiones,
especialmente en cuanto al origen empresarial de la cobertura a
distinguir.

Que, sin embargo, procede rechazar la oposicin planteada,


fundada en la infraccin de la letra e), del artculo 20 de la ley N
19.039, por cuanto la marca solicitada no es de aquellas que se
encuentren dentro de los supuestos de la norma legal en comento, ya
que aun cuando pudiese estar compuesto de un segmento carente de
novedad IMPORT, tambin contiene un elemento registrable, por lo
que al mirar la expresin como un conjunto, sta es perfectamente
susceptible de amparo marcario, a la luz de lo dispuesto en el artculo
19 inciso 3, de la ley precitada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

300

SOLICITUD N 438.366, FALLO N 103.192, DE FECHA 11-07-2000,


EXP. N 3.263-99. FALLO TAPI DE FECHA 28-05-2003.

MARCA "WALL'S"

Santiago, 11 de julio de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "WALL'S".

COBERTURA: Para distinguir helados de crema; helado de agua;


bombones congelados; preparaciones para hacer productos
mencionados, todos incluidos en la clase 30.

SOLICITANTE: Unilever N.V., rep. por Diego Valenzuela Dellafiori.

2.
Vial.

OPONENTE: Watts Alimentos S.A., rep. por Pablo Ruiz-Tagle

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por


carecer de novedad y por inducir a error o confusin al pblico
consumidor en cuanto a la procedencia o cualidad de los productos en
relacin con la marca "WATT'S", entre otros, Reg. N 456.525 que
distingue todos los productos de la clase 30.

3.
CONSIDERANDO: Que habr de desatenderse las alegaciones
del oponente fundadas en la letra e) del artculo 20 de la ley N 19.039,
por cuanto no existe en autos antecedente alguno que permita
presumir que el signo requerido se encuentra comprendido en alguno
de los supuestos contemplados en dicha norma, resultando por el
contrario una denominacin novedosa, distintiva y caracterstica para
la cobertura solicitada.

301

Que, por su parte, se har lugar a la oposicin deducida en autos


basada en las letras f) y h) del mencionado artculo, por cuanto a la
identidad de cobertura existente entre las marcas en conflicto deben
agregarse sus evidentes semejanzas grficas y fonticas. En efecto,
claramente se advierte que de los cinco caracteres que componen
cada uno de los signos, tres se encuentran dispuestos en ambas
marcas en el mismo orden y secuencia, sin que la incorporacin de las
consonantes "LL" logren conferirle al privilegio pedido una fisonoma
de conjunto propia que efectivamente la distinga y diferencie en el
mercado.

Que, as las cosas, se concluye que su coexistencia pacfica no es


posible sin que se induzca a error en el pblico consumidor respecto
de la procedencia, cualidad o gnero de los productos que se
pretenden distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: WALL'S

Santiago, 28 de mayo de 2003.

VISTOS:

302

Se reproduce la sentencia en alzada de fecha once de julio del ao


dos mil, escrita a fojas cuarenta y ocho vuelta, eliminndose los
prrafos segundo y tercero de la parte considerativa, y se tiene en su
lugar presente:

Que se ha requerido la marca WALL'S para proteger helados de


crema, helados de agua, bombones congelados, preparaciones para
hacer los productos mencionados, clase 30.

Que se encuentra inscrita a nombre del oponente, la marca


WATTS, registro N 456.525, para una cobertura que comprende
todos los productos de la cla- se 30.

Que analizados los signos en conflicto ellos difieren en dos


elementos, que si bien en ambos casos es la repeticin de una letra,
poseen una fona y grafa del todo diferente, que otorga a cada
conjunto su propia fisonoma, produciendo en el pblico una
asociacin visual, auditiva y conceptual diversa, que permite su
adecuada identificacin en el comercio.

Que, por tanto, su coexistencia en el mercado no inducir, a los


usuarios en confusin, error o engao acerca del gnero, cualidad o
procedencia de los artculos que se pretende distinguir.

A mayor abundamiento cabe sealar que ambas marcas se


encuentran inscritas bajo los Ns. 536.296 y 615.572, compartiendo en
clase 29 durante largo tiempo, toda vez que ambos son renovacin de
registros anteriores.

Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en los artculos 19 y 20 letras f) y


h) de la ley N 19.039 y su reglamento, se revoca la sentencia
apelada de fecha once de julio de dos mil, escrita a fs. 48 vta.,
declarndose en su lugar que se rechaza la oposicin de lo principal
de fs. 5, y se concede la marca solicitada. Se confirma en lo dems el
fallo recurrido.

Se deja constancia que procede la devolucin de la suma consignada


por la apelante. Antese y devulvanse los autos.

303

Redaccin de la Ministra Sra. Olave.

Pronunciada por los Ministros seores Santa Cruz, Rojas y seora


Olave.

Rol N 1.277-2000.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 439.130, FALLO N 101.944, DE FECHA 22-05-2000,


EXP. N 3317-99. FALLO TAPI DE FECHA 27-03-2003.

MARCA "AZITRINA"

Santiago, 22 de mayo de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: AZITRINA.

COBERTURA: Productos de la clase 05.

SOLICITANTE: Laboratorio Pasteur S.A., rep. por Hernn Pozo


Medina.

304

2.

OPONENTE:

1)

Laboratorios Silesia S.A., rep. por Mario Sharpe Carte.

2)

Merck KgaA, rep. por Jorge Garay Prez y otro.

3)

Laboratorio Chile S.A., rep. por Soledad Castro Mocacan.

CAUSAL

1)
Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza con la marca ACITRAN, Reg. N 452.924, que distingue
productos medicinales y farmacuticos, clase 05.

2)
Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza con la marca AZITRES, Reg. N 543.939, que distingue
todos los productos de la cla- se 03.

3)
Arts. 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza con la marca AZITROM, Reg. N 419.441, que distingue
todos los productos de la cla- se 05.

3.
CONSIDERANDO: Que habrn de ser rechazadas las
oposiciones deducidas, por cuanto los signos en cuestin podrn ser
fcilmente reconocibles y distinguibles por el pblico consumidor, al
ser capaces de conservar su propia individualidad y fisonoma de
conjunto, especialmente por la incorporacin de las slabas TRINA en
el signo pedido, que desde el punto de vista fontico, resulta
determinante para distinguirlo adecuadamente de los inscritos, lo que
permite suponer que ellos podrn coexistir pacficamente en el
mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones a que aluden
los oponentes.

Que igualmente habr de ser rechazada la tercera oposicin,


fundada en la infraccin de la letra j), por cuanto los antecedentes que

305

obran en autos no son suficientes para configurar los supuestos que


dicha norma contempla.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f), h) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGA: Rechazar las oposiciones y otorgar, la marca


solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: AZITRINA

Santiago, 27 de marzo de 2003.

VISTOS:

Se confirma la sentencia apelada, de fecha veintids de mayo del ao


dos mil dos, escrita a fs. treinta dos vuelta.

Antese la sentencia y devulvanse los autos.

Pronunciada por los ministros seores Santa Cruz, Pellicer y seora


Olave.

Rol N 1.039-2000.

306

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 556.953, FALLO N 124.013, DE FECHA 30-06-2003,


EXP. N 2.582-02.

MARCA "RO BAKER LODGE"

Santiago, 30 de junio de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "RO BAKER LODGE".

COBERTURA: Para distinguir hotel, motel, residencial, hostera,


bar, restaurante, fuente de soda, saln de t y servicios de procuracin
de alimentos y bebidas preparadas para el consumo y llevar, clase 42.

SOLICITANTE: Hotelera Patagonia Baker Lodge S.A., rep. por


Juan Enrique Puga Valds.

2.
OPONENTE: Inmobiliaria Rpidos del Ro Baker S.A., rep. por
Jorge Rojas Mena.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "RPIDOS DEL RO BAKER",
Registro N 506.282 que distingue fuente de soda, bar, restaurante,

307

hotel, motel, drive in, camping, centro turstico, pizzera, gelatera,


saln de t, clase 42.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que de
la confrontacin de los signos en conflicto es posible advertir
diferencias grficas y fonticas que permiten distinguirlos entre s, ya
que si bien es cierto que las marcas en referencia comparten
elementos en comn, no es menos cierto que los respectivos
complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto
de una fisonoma e identidad propia, concluyendo que ser posible la
adecuada coexistencia de las marcas en el mercado, sin que se vean
inducidos los destinatarios a error o confusin respecto de la
procedencia, cualidad o gnero de los servicios a distinguir.

Que sin perjuicio de lo anterior, considerando que con fecha 22 de


mayo de 2003 se public en el Diario Oficial la modificacin del
reglamento de la Ley N 19.039, sobre Propiedad Industrial, entrando
en vigencia la octava edicin de la Clasificacin Internacional de
Marcas, y teniendo presente lo dispuesto en la circular N 1, de 4 de
junio de 2003, de este Departamento, procede, en la especie, sean
reclasificados los servicios pedidos en los siguientes trminos: "Para
distinguir hotel, motel, residencial, hostera, bar, restaurante, fuente de
soda, saln de t y servicios de procuracin de alimentos y bebidas
preparadas para el consumo y llevar, clase 43".

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurdico para


otorgar la marca solicitada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h), en el reglamento de dicha ley, y en la
circular N 1, de 4 de junio de 2003, de este Departamento,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada


para distinguir hotel, motel, residencial, hostera, bar, restaurante,
fuente de soda, saln de t y servicios de procuracin de alimentos y
bebidas preparadas para el consumo y llevar, clase 43, con proteccin
al conjunto.

Carmen Iglesias Muoz

308

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 517.907, FALLO N 118.983, DE FECHA 23-08-2002,


EXP. N 2.665-01.

MARCA "ALMA VIVA"

Santiago, 23 de agosto de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: ALMA VIVA (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir sandwichera, heladera, restaurante,


bar, casinos institucionales, saln de t, hotel, motel, servicios de
comida preparadas para llevar y servicios de alimentacin en general,
adems incluye servicios prestados a restaurantes y en general a
locales encargados de procurar alimentacin y bebidas para el
consumo, en reas como servicios de diseo, equipamientos y
administracin, clase 42.

SOLICITANTE: Flix Alonso Pe, rep. por Loreto Bresky Ruiz.

309

2.

OPONENTE: Via Almaviva S.A., rep. por Jorge Caro Cordero.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca ALMAVIVA, entre otros, Reg. N
617.836 que distingue servicios de hoteles, restaurantes, bares y
establecimientos encargados de procurar alimentos o bebidas
preparados para el consumo, servicios de venta al pblico de
productos de la clase 33 exclusivamente por correo o por medio de
una comunicacin interactiva de datos, mensajes, imgenes, textos y
combinaciones de stos, por medios computacionales, world wide web
y otras redes de bases de datos, por medio de comunicaciones orales
y/o visuales a travs de terminales de computacin, fax y por otros
medios anlogos, digitales y/o satelitales, clase 42.

3.
CONSIDERANDO: Que, procede acoger la oposicin fundada en
la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que entre las
marcas en conflicto existe plena identidad, lo que sumado a la relacin
de coberturas existente, configura en la especie la causal de
irregistrabilidad alegada por el actor de autos, por cuanto no ser
posible la adecuada coexistencia de las marcas en el mercado, sin
que se vean inducidos los destinatarios a error o engao respecto a la
procedencia, cualidad y gnero de los servicios a distinguir.

Que la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039 alegada por el


oponente no resulta atendible, toda vez que no concurren en la
especie los supuestos contenidos en la disposicin invocada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

310

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

8.2

Igualdad o semejanza entre marca mixta y marca denominativa

Jurisprudencia

En este caso basta que exista semejanza entre los elementos


denominativos para que se rechace la marca.

Se solicit la marca mixta ANTARES, para distinguir servicios de


empresas constructoras, de instalacin de reparacin y restauracin
de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, de arrendamiento de
maquinaria y materiales para la construccin clase 37. Se opone al
registro la marca denominativa ANTARES, que distingue materiales de
construccin no metlicos, especialmente paneles rgidos
autosoportantes, clase 19. El DPI acoge la oposicin por cuanto existe
identidad entre el signo solicitado y el registrado tanto desde el punto
de vista grfico como fontico. Se resalta que desde el punto de vista
fontico existe plena identidad entre la marca solicitada con la
registrada y que los signos resultan absolutamente confundibles entre
los consumidores, lo que impedir una coexistencia pacfica de los
signos en el mercado. Aunque en el fallo citado se cotejan signos de
clases distintas, lo importante de destacar es el criterio aplicado.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 555.868, fallo N 122.034, de fecha 31-01-2003,
marca "ANTARES".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

311

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 555.868, FALLO N 122.034, DE FECHA 31-01-2003,


EXP. N 2.505-02.

MARCA "ANTARES"

Santiago, 31 de enero de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "ANTARES" (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir servicios de empresas constructoras,


de instalacin de reparacin y restauracin de todo tipo de bienes
muebles e inmuebles, de arrendamiento de maquinaria y materiales
para la construccin, clase 37.

SOLICITANTE: COMERCIAL ANTARES LIMITADA, rep. por Anbal


Luis Fras Calas.

2.
OPONENTE: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANTARES
LIMITADA, rep. por Bernardo Serrano Spoerer.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar identidad con la marca "ANTARES", Reg. N 474.676, que
distingue materiales de construccin no metlicos, especialmente
paneles rgidos autosoportantes, clase 19.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde acoger la oposicin
deducida y rechazar la marca solicitada, para distinguir servicios de
instalacin, reparacin, restauracin y arrendamiento de productos de
la clase 19, puesto que los signos en cuestin son idnticos, lo que
impedir una coexistencia pacfica en el mercado. En efecto, la
identidad mencionada impide dotar al signo solicitado de novedad,
identidad y fisonoma propios, y desde el punto de vista fontico,

312

resulta ser absolutamente confundible con el signo inscrito,


circunstancias que permiten suponer fundadamente que de otorgarse
la marca solicitada, dada la relacin de cobertura existente, ello ser
motivo de toda clase de errores o confusiones entre el pblico
consumidor.

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurdico para


otorgar la marca pedida para el resto de la cobertura solicitada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h), y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin, rechazando la marca solicitada


para distinguir servicios de instalacin, reparacin, restauracin y
arrendamiento de productos de la clase 19, y, en definitiva, otorgar la
marca pedida para el resto de la cobertura solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

8.3

Igualdad o semejanza entre marcas mixtas

Jurisprudencia

En este caso la semejanza puede darse tanto entre los elementos


denominativos como en los elementos figurativos, o bien en todos a la
vez.

Se solicit la marca mixta BRP BLUE REPUBLIC para distinguir todos


los productos de la clase 25; se opuso al registro la marca mixta BLUE
PACIFIC, para distinguir todos los productos de la clase 25. El DPI
acoge la oposicin, toda vez que del anlisis comparativo de los
elementos figurativos y denominativos se advierte que ellos son

313

claramente semejantes, ya que de la configuracin de los dibujos se


aprecia que ambos poseen rasgos tales que les otorgan una fisonoma
que los hace fcilmente confundibles, al no lograr el signo pedido una
clara diferenciacin con el signo inscrito.

Otro caso similar es la solicitud de registro de la marca mixta


SHERNOT para distinguir todos los productos de la clase 25; se opone
al registro la marca mixta SOVIET por presentar semejanza los
elementos figurativos de la etiqueta requerida con los diseos de los
registros oponentes. El DPI acoge la oposicin en relacin a las
semejanzas figurativas que presentan los diseos en conflicto, por
cuanto existe entre ellos relevantes similitudes grficas y compositivas
que posibilitan su confusin. En efecto, el signo solicitado se destaca
por constituirse esencialmente por la expresin solicitada SHERNOT
en letras maysculas azules y sobre ella una estrella roja partida de
cinco puntas; el diseo oponente se caracteriza, entre otros
elementos, por contener precisamente la misma estrella de idnticas
proporciones, la cual se inserta igualmente en el centro del diseo
destacando como su elemento ms significativo. El impacto visual
generado por las etiquetas en conflicto es altamente semejante y
parecido, circunstancia por la que su coexistencia pacfica no es
posible sin que induzca a error o confusin en el pblico consumidor.

Se solicit la marca mixta CHOC-NUSS UNIMARC, para distinguir


chocolates clase 30, a la que se opuso la marca mixta HUCKE, que
distingue chocolates clase 30. El DPI acoge la oposicin por cuanto se
aprecia gran semejanza entre el diseo grfico de la etiqueta con el
registro oponente, ya que presentan un diseo de conjunto muy similar
pues ambas guardan armona en colores, distribucin de las leyendas
as como la ubicacin de las figuras que conforman sus respectivos
diseos por lo que su diagramacin resulta en definitiva muy similar,
provocando un impacto visual muy cercano que sin lugar a dudas ser
motivo de toda suerte de errores y confusiones entre el pblico
consumidor.

Se solicit la marca mixta EXPRESS CUCISPORT para distinguir


todos los productos de las clases 18 y 25, se opone al registro la
marca mixta consistente en las palabras EXTREME en tipografa
broadway blanca, sobre la palabra SAXOLINE en rojo, dentro de valo
negro contenido en valo de fondo blanco y bordes negros que
distingue todos los productos de la clase 18. El DPI acoge la oposicin
toda vez que del anlisis comparativo de las etiquetas se advierte que
ellos son claramente semejantes, ya que en la configuracin de los

314

dibujos se aprecia que ambos poseen rasgos tales que les otorga una
similar fisonoma que los hace fcilmente confundibles al no lograr
representarse como signos con suficiente fuerza distintiva como para
ser distinguidos adecuadamente del pblico consumidor.

Se solicit la marca mixta UNIMARC, para distinguir todos los


productos de la clase 30, a la que se opone la marca mixta MILO, la
cual se comercializa en su clsica etiqueta verde y etiqueta
consistente en la palabra milo en mayscula color caf en logo blanco
con borde amarillo-naranja, todo sobre fondo verde en degrad con
figura de futbolista, de la clase 30. El DPI acoge la oposicin, toda vez
que del anlisis comparativo de los elementos figurativos se advierte
que ellos presentan semejanzas determinantes, ya que en la
configuracin de los dibujos se aprecia que ambos poseen rasgos
tales que les otorgan una particular fisonoma, toda vez que se
componen de una figura que alude a una burbuja ondulada blanca y
borde dorado, adems de la figura del deportista, circunstancias todas
que impiden una clara diferenciacin entre ellas.

Otro caso similar es la marca mixta GIUSEPPE POLONI, que


distingue todos los productos de la clase 25, a la que se opone la
marca mixta ADIDAS, en letras minsculas compuesta de tres barras
diagonales de diferente tamao y la palabra "equipment" en letras
maysculas en blanco y negro que distingue todos los productos de
las clases 18, 25 y 28. El DPI acoge la oposicin, toda vez que existen
semejanzas figurativas entre los diseos, ya que la marca solicitada
est constituida esencialmente por cuatro barras verticales en
declinacin bajo las cuales se inserta la denominacin Giuseppe
Poloni, todo en negro sobre fondo blanco, y el diseo oponente se
caracteriza por estar compuesto de las mismas barras diagonales de
similares proporciones y dispuestas de idntica forma, distinguindose
exclusivamente del anterior por la incorporacin de elementos
denominativos diversos.

Otro caso distinto a los anteriores es el rechazo de la oposicin


presentada contra la solicitud de registro de la marca mixta IDEAL
para distinguir productos de la clase 29 con exclusin de leche,
productos lcteos sustitutos derivados de la leche, clase 30. Se opone
al registro la marca mixta OSO, etiqueta consistente en la palabra oso
en letras de fantasa de color verde y cabeza de oso en rectngulo
amarillo con ribete negro, todo en fondo de fotografa de duraznos en
mitades y que distingue duraznos en conservas clase 29. El DPI
rechaza la oposicin por considerar que aun cuando el signo

315

registrado posee la figura de un oso, este hecho no otorga al titular de


la marca inscrita proteccin sobre todas las formas posibles de
representar este animal; adems la etiqueta est formada por otros
elementos denominativos, lo que da un conjunto del todo distintivo.

En el caso de la marca mixta TERESA'S, solicitada para productos de


la clase 30, se opuso la marca mixta NAPOLI, que distingue todos los
productos de la clase 30, etiqueta consistente en palabra Napoli en
letras maysculas negras en banderola blanca con borde negro en
dibujo de manojo de espigas de trigo en amarillo y caf claro entre
franjas verticales verde y rojo, todo sobre fondo blanco. El DPI rechaza
la oposicin por considerar que el signo solicitado corresponde a una
gavilla de paja, en circunstancias que los diferentes signos del
oponente corresponden a un ramillete de espiga de trigo, a lo cual
debe agregarse los elementos denominativos en el signo pedido, por
lo que se advierte que son etiquetas claramente diferentes.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 475.661, fallo N 116.132, de fecha 12-04-2002,
marca "BRP BLUE REPUBLIC".

2)
Solicitud N 356.912, fallo N 104.732, de fecha 13-09-2000,
marca "SHERNOT".

3)
Solicitud N 518.078, fallo N 120.827, de fecha 25-11-2002,
marca "CHOC-NUSS UNIMARC".

4)
Solicitud N 551.086, fallo N 123.276, de fecha 06-05-2003,
marca "EX-PRESS CUCISPORT".

5)
Solicitud N 517.134, fallo N 120.889, de fecha 25-11-2002,
marca "UNIMARC".

6)
Solicitud N 355.576, fallo N 104.733, de fecha 13-09-2000,
marca "GIU-SEPPE POLONI".

316

7)
Solicitud N 349.790, fallo N 103.950, de fecha 17-08-2000,
marca "IDEAL"

8)
Solicitud N 445.368, fallo N 110.912, de fecha 20-07-2001,
marca TERESA'S.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 475.661, FALLO N 116.132, DE FECHA 12-04-2002,


EXP. N 2.400-00.

MARCA "BRP BLUE REPUBLIC"

Santiago, 12 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: BRP BLUE REPUBLIC (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 25.

SOLICITANTE: Cesar Patricio Uauy Uauy, sin representacin


acreditada en autos.

317

2.
OPONENTE: Minnetonka S.A., representada por Juan Pablo
Egaa Bertoglia.

CAUSAL: Artculos 4, 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039 y


artculo 14 del reglamento, por encontrarse mal publicada y por
presentar semejanza con la marca mixta BLUE PACIFIC, Registro N
488.765, que distingue todos los productos de la clase 25; y la marca
mixta JOHN L. COOK-NEW REPUBLIC, Registro N 479.838, que
distingue todos los productos de la clase 18.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
fundada en el artculo 14 del reglamento, por cuanto no corresponde a
un error de carcter esencial que invalide la publicacin, toda vez que
en el extracto respectivo publicado el da 03 de mayo del ao 2000, se
acompa copia ntegra de la descripcin de la etiqueta no
prestndose a equvoco acerca de su naturaleza de mixta de la marca.

Que, sin embargo, corresponde acoger la oposicin fundada en las


letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que en el
anlisis comparativo de los elementos figurativos y denominativos, se
advierte que ellos son claramente semejantes, ya que en la
configuracin de los dibujos se aprecia que ambos poseen rasgos
tales que les otorgan una particular fisonoma, que los hace fcilmente
confundibles, al no lograr el signo pedido una clara diferenciacin con
el signo inscrito, de donde se desprende que de otorgarse la marca
pedida, ello indudablemente ser motivo de toda suerte de errores o
confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de los
productos a distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

318

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 356.912, FALLO N 104.732, DE FECHA 13-09-2000,


EXP. N 6.629-97.

MARCA "SHERNOT"

Santiago, 13 de septiembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "SHERNOT" (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 25.

SOLICITANTE: Patricio Torrijos Olivares, sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Inversiones Amanecer S.A., rep. por Mara Luisa
Arregui Landaberea.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza los elementos figurativos de la etiqueta requerida
con los diseos de los registros oponente, entre otros, N 411.152

319

marca "SOVIET", cuya etiqueta consiste en la palabra "SOVIET" en


color negro sobre un rectngulo rojo y sobre sta una estrella en
perspectiva, al centro recuadro con figura humana en negro, abajo
palabras "The unblocked east" y estrella amarilla y que distingue todos
los productos de la clase 25.

3.
CONSIDERANDO: Que se har lugar a la accin del oponente
fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039 en
relacin con las semejanzas figurativas que presentan los diseos en
conflicto, por cuanto existe entre ellos relevantes similitudes grficas y
compositivas que posibilitan su confusin. En efecto, en tanto destaca
el requerido por constituirse esencialmente por la expresin solicitada
"SHERNOT" en letras maysculas azules y sobre ella una estrella roja
partida de cinco puntas, el diseo oponente se caracteriza, entre otros
elementos, por contener precisamente la misma estrella de idnticas
proporciones, la cual se inserta, igualmente, en el centro del diseo,
destacando como su elemento ms significativo.

Que, as las cosas, se advierte que el impacto visual generado por


las etiquetas en conflicto es altamente semejante y parecido,
circunstancia por la que su coexistencia pacfica no es posible sin que
induzca a error o confusin en el pblico consumidor respecto de la
procedencia, cualidad o gnero de los productos que se pretenden
distinguir.

Que, por su parte, se desestimarn las alegaciones de la letra j),


por cuanto los antecedentes de la causa son insuficientes para
configurar la concurrencia de alguna de las hiptesis comprendidas en
dicho precepto.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

320

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 518.078, FALLO N 120.827, DE FECHA 25-11-2002,


EXP. N 3.111-01.

MARCA "CHOC-NUSS UNIMARC"

Santiago, 25 de noviembre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

MARCA: CHOC-NUSS UNIMARC (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir chocolate, clase 30.

SOLICITANTE: Administradora de Inversiones y Supermercados


Unimarc S.A., sin representacin acreditada en autos.

2.

OPONENTE:

1)
Empresas Carozzi S.A., representada por Enrique Dellafiori
Morales.

321

2)
Societ des Produits Nestl S.A., representado por Jos Luis
Tagle Moreno.

CAUSAL:

1)
Artculos 19 y 20 letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por ser
carente de novedad, por presentar semejanza con la marca COSTA
CHOCONUSS, Registro N 484.279, que distingue todos los productos
de la clase 30; etiqueta rectangular en tonos caf a la izquierda y
amarillo a la derecha con la imagen de una galleta y tres almendras en
la parte inferior sobre fondo amarillo en degrad, la palabra choconuss
en amarillo debajo del logo costa.

2)
Artculos 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza, entre otras, con la marca HUCKE, entre otros, Registro N
409.482, que chocolates, clase 30; "hucke" etiqueta consistente en el
logo hucke con letras mostaza en humita roja; abajo del logo, las
palabras sahne-nuss en maysculas rojas, al lado izquierdo, hay una
ardilla caf parada sobre 4 almendras beiges con verde, todo el fondo
es de color mostaza.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la primera oposicin
planteada, fundada en la infraccin de la letra e) del artculo 20 de la
ley N 19.039, por cuanto la marca solicitada no es de aquellas que se
encuentren dentro de los supuestos de la norma legal en comento,
siendo poseedora de la novedad y caracterizacin suficiente, lo que la
convierte en un signo que es perfectamente susceptible de amparo
marcario.

Que procede rechazar la primera oposicin deducida, fundadas en


la infraccin de las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039,
toda vez que en el anlisis comparativo de los elementos figurativos,
se advierte que ellos son claramente diferentes, ya que en la
configuracin de los dibujos se aprecia que ambos poseen rasgos
tales que les otorgan una particular fisonoma, que los hace ser
fcilmente reconocibles, especialmente por la incorporacin de
elementos denominativos, como tambin por los colores, y
fundamentalmente por las dimensiones de la figura representativa de
un novillo, la cual no logra ser del todo determinante en el signo

322

pedido, que permita inducir a confusin con alguno de los signos


mixtos de los oponentes.

Que procede acoger la segunda oposicin formulada por el actor


fundada en la letra f) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto se
aprecia una gran semejanza entre el diseo grfico de la etiqueta
presentada en autos, con el registro del segundo oponente. En este
sentido, ha de concordarse que las etiquetas en conflicto presentan un
diseo de conjunto muy similar, pues ambas guardan armona en
colores, distribucin de las leyendas, as como la ubicacin de las
figuras que conforman sus respectivos diseos, por lo que su
diagramacin resulta en definitiva muy similar, provocando ambas un
impacto visual muy cercano, que sin lugar a dudas ser motivo de toda
suerte de errores y confusin entre el pblico consumidor, en especial,
en cuanto al origen empresarial de los productos.

Que debe rechazarse la referida oposicin fundada en la infraccin


de la letra h) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto no existen
antecedentes en autos que permitan configurar los supuestos
contenidos en dicha causal.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Rechazar la primera oposicin, acoger la segunda y,


en definitiva, rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

323

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 551.086, FALLO N 123.276, DE FECHA 06-05-2003,


EXP. N 1.855-02.

MARCA "EXPRESS CUCISPORT"

Santiago, 6 de mayo de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "EXPRESS CUCISPORT" (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de las clases 18


y 25.

SOLICITANTE: Importadora y
representacin acreditada en autos.

Exportadora

Cuci

Ltda.,

sin

2.
OPONENTE: Sociedad Inversiones Santa Marta Limitada, rep.
por Juan Enrique Puga Valds.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca mixta consistente en las palabras
"EXTREME" en tipografa broadway blanca, sobre palabra
"SAXOLINE" en rojo, dentro de valo negro contenido en valo de
fondo blanco y bordes negros, Reg. N 641.649 que distingue todos
los productos de la clase 18.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que el

324

anlisis comparativo de las etiquetas, se advierte que ellos son


claramente semejantes, ya que en la configuracin de los dibujos se
aprecia que ambos poseen rasgos tales que les otorgan una similar
fisonoma, que los hace ser fcilmente confundibles, al no lograr
representarse como signos con suficiente fuerza distintiva como para
ser distinguidos adecuadamente por el pblico consumidor.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 517.134, FALLO N 120.889, DE FECHA 25-11-2002,


EXP. N 2.660-01.

MARCA "UNIMARC"

Santiago, 25 de noviembre de 2002.

325

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "UNIMARC" (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 30.

SOLICITANTE: Administradora de Inversiones y Supermercados


Unimarc S.A., sin representacin acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Societ des Produits Nestl S.A., rep. por Jos
Luis Tagle Moreno.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), g), h) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza y por inducir a error respecto de la marca "MILO"
la cual se comercializa en su clsica etiqueta verde, entre otros, Reg.
N 558.056 (etiqueta consistente en la palabra milo en onda con nestl
sobre color verde); Reg. N 458.362 (etiqueta consistente en palabra
milo en maysculas caf en logo blanco con borde amarillo-naranja,
todo sobre fondo verde en degrad con figura de futbolista); Reg. N
442.783 (etiqueta consistente en palabra milo en maysculas caf con
sombra dorada dentro de marco curvo dorado en forma de ola con
fondo blanco), marca que corresponde a uno de los alimentos
fortificantes de mayor prestigio tanto a nivel nacional como
internacional, y por tratarse de un signo contrario a los principios de
competencia leal y tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que del
anlisis comparativo de los elementos figurativos, se advierte que ellos
presentan semejanzas determinantes, que impedirn una coexistencia
pacfica en el mercado. En efecto, en la configuracin de los dibujos se
aprecia que ambos poseen rasgos tales que le otorgan una particular
fisonoma: ambas se componen de una figura que alude a una burbuja
ondulada blanca y borde dorado, adems de la figura del deportista,
circunstancias todas que impiden una clara diferenciacin entre ellas,
de donde se desprende que de otorgarse la marca pedida, ello
indudablemente ser motivo de toda suerte de errores o confusiones,
especialmente en cuanto al origen empresarial de los productos a
distinguir.

326

Que procede rechazar la oposicin fundada en la letra g) del


artculo 20 de la ley N 19.039, dado que no se configura en la
especie la causal de irregistrabilidad sealada.

Que igualmente procede rechazar la oposicin fundada en la letra j)


del artculo 20 de la ley N 19.039, dado que no se configura en la
especie la causal de irregistrabilidad sealada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca pedida.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

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Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 355.576, FALLO N 104.733, DE FECHA 13-09-2000,


EXP. N 5.371-97.

MARCA "GIUSEPPE POLONI"

327

Santiago, 13 de septiembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "GIUSEPPE POLONI" (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 25.

SOLICITANTE: Jos Poloni Lagos, rep. por Jaime Lecaros Vander


Goes.

2.

OPONENTES:

1)

Fbrica de Calzado Gino S.A., rep. por Karen Pupkin Rutman.

2)

Adidas AG., rep. por Juan Pablo Egaa Bertoglia.

CAUSALES:

1)
Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza con la marca "POLLINI", entre otros, Reg. N 438.575 que
distingue todos los productos de las clases 24 y 25.

2)
Arts. 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza los elementos figurativos de la etiqueta requerida con el
diseo del Reg., entre otros, N 364.292 marca "ADIDAS", cuya
etiqueta consiste en la palabra "ADIDAS" en letras minsculas entre
tres barras diagonales de diferente tamao y palabra "equipment" en
letras maysculas en blanco y negro y que distingue todos los
productos de las clases 18, 25 y 28; y por constituir la presente
solicitud un intento de apropiarse de la fama y prestigio de una marca
ajena.

328

3.
CONSIDERANDO: Que no se har lugar a la oposicin N 1
fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, por
cuanto existen entre los signos en conflicto evidentes diferencias
grficas y fonticas que impiden su confusin, gozando cada uno de
ellos de una fisonoma de conjunto propia absolutamente diversa que
efectivamente los diferencia ante el pblico consumidor.

Que, por su parte, se har lugar a las alegaciones del actor N 2


accin del oponente fundada en las letras f) y h) del mencionado
artculo en relacin con las semejanzas figurativas que presentan los
diseos en conflicto, toda vez que existen entre ellos relevantes
similitudes grficas y compositivas que posibilitan su confusin. En
efecto, en tanto destaca el requerido por constituirse esencialmente
por cuatro barras verticales en declinacin bajo las cuales se inserta la
denominacin "GIUSEPPE POLONI", todo en negro sobre fondo
blanco, el diseo oponente se caracteriza por estar compuesto de las
mismas barras diagonales de similares proporciones y dispuestas de
idntica forma, distinguindose exclusivamente del anterior por la
incorporacin de elementos denominativos diversos.

Que, as las cosas, se advierte que el impacto visual generado por


las etiquetas en conflicto es altamente semejante y parecido,
circunstancia por la que su coexistencia pacfica no es posible sin que
induzca a error o confusin en el pblico consumidor respecto de la
procedencia, cualidad o gnero de los productos que se pretenden
distinguir.

Que, por su parte, se desestimarn las alegaciones de dicho


oponente la letra j), por cuanto los antecedentes de la causa son
insuficientes para configurar la concurrencia de alguna de las hiptesis
comprendidas en dicho precepto.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin N 1, acoger la oposicin N 2


y, en definitiva, rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

329

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JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 349.790, FALLO N 103.950, DE FECHA 17-08-2000,


EXP. N 2.290-97.

MARCA "IDEAL"

Santiago, 17 de agosto de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: IDEAL (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Productos de la clase 29, con exclusin de leche,


productos lcteos, sustitutos y derivados de la leche, y clase 30.

SOLICITANTE: Panificadora Santiago Pasa S.A., rep. por Juan


Pablo Silva Dorado.

2.
OPONENTE: Empresas Lucchetti S.A., rep. por Juan Pablo
Egaa Bertoglia.

330

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca OSO, entre otros, Reg. N 412.565,
etiqueta consistente en palabra oso en letras de fantasa de color
verde y cabeza de oso en rectngulo amarillo con ribete negro, todo
en fondo de fotografa de duraznos en mitades, y que distingue
duraznos en conservas, clase 29.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
deducida, fundada en la infraccin de las letras f) y h), por cuanto en el
anlisis comparativo de los elementos figurativos, se advierte que, aun
cuando el signo registrado posee la figura de un oso, este hecho no
otorga al titular de la marca inscrita proteccin sobre todas las formas
posibles de representar este animal, a lo que debe agregarse que la
conformacin misma del dibujo como la incorporacin de elementos
denominativos en el signo pedido, da origen a un conjunto del todo
distintivo, que podr ser fcilmente reconocible por el pblico
consumidor, eliminando con ello toda posibilidad de error o confusin
que pudiere suscitarse entre el pblico consumidor.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

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Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

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331

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 445.368, FALLO N 110.912, DE FECHA 20-07-2001,


EXP. N 4.581-99.

MARCA "TERESA'S"

Santiago, 20 de julio de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: TERESA'S (Etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Todos los productos de la clase 30.

SOLICITANTE: Momo Foods Chile Ltda., sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Empresas Lucchetti S.A., rep. por Juan Pablo
Egaa Bertoglia.

CAUSAL: Arts. 5, 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza, con las marcas mixtas entre otras NAPOLI,
entre otros, Reg. N 434.584, que distingue todos los productos de la
clase 30, etiqueta consistente en palabra Napoli en letras maysculas
negras en banderola blanca con borde negro en dibujo de manojo de
espigas de trigo en amarillo y caf claro entre franjas verticales verde y
rojo, todo sobre fondo blanco. PASTA CANDEALI, Reg. N 538.776,
que distingue todos los productos de la clase 30, consistente en
palabra "napoli" en letras maysculas blancas en banderola roja con
borde blanco, en base de esta palabra "candealli" en letras blancas en
franja azul, todo cubriendo parcialmente bandera italiana en
verde/blanco/rojo, ramillete de espigas doradas en fondo blanco y todo
en fondo cuadrado verde.

332

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
deducida, por cuanto en el anlisis comparativo de las etiquetas se
advierte que son claramente diferentes en su estructura y forma. En
efecto, el signo solicitado corresponde a una gavilla de paja, en
circunstancias que los diferentes signos registrados del oponente,
corresponden a un ramillete de espiga de trigo, a lo cual debe
agregarse la incorporacin de elementos denominativos en el signo
pedido, por lo que este ltimo logra presentarse como un conjunto que
podr ser fcilmente reconocible por el pblico consumidor, eliminando
con ello toda posibilidad de error o confusin que pudiere suscitarse
entre el pblico consumidor.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin deducida y otorgar el registro


de la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

8.4

Igualdad o semejanza entre marca mixta y marca etiqueta

Jurisprudencia

En este caso es suficiente la similitud entre los elementos figurativos.

Se solicit la marca mixta JIAREN, para distinguir todos los productos


de la clase 25, a la que se opuso la marca etiqueta consistente en un
diseo de tira o jirn, borde negro interior blanco, que distingue
calzado en general especialmente zapatos y zapatillas para deportes
clase 25. El DPI acoge la oposicin toda vez que del anlisis
comparativo de los elementos figurativos, se advierte que ellos son
claramente semejantes, ya que en la configuracin de los dibujos se

333

aprecia que ambos poseen rasgos tales que les otorgan una fisonoma
que los hace fcilmente confundibles al no lograr el signo pedido una
clara diferenciacin con el signo inscrito.

Se solicit una marca etiqueta para distinguir todos los productos de la


clase 30, a la cual se opuso la marca mixta DROPA, que distingue
fcula de maz clase 30, etiqueta que lleva la palabra dropa en letras
imprenta negras sobre rectngulo blanco, en su parte inferior figura de
dos paletas o cucharas rojas sobre crculo blanco y fondo amarillo. El
DPI acoge la oposicin por considerar que del anlisis comparativo de
los elementos figurativos se advierte que son claramente semejantes,
ya que en la configuracin de los dibujos y en la combinacin de
colores se aprecia que ambos poseen rasgos que son confundibles;
adems que el elemento principal y ms destacado de la etiqueta
corresponde a una expresin indicativa del producto que se pretende
registrar y que la etiqueta en definitiva est compuesta por
expresiones de uso general en el comercio.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 562.185, fallo N 123.118, de fecha 25-04-2003,
marca "JIAREN".

2)
Solicitud N 569.317, fallo N 123.560, de fecha 12-05-2003,
marca etiqueta.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

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JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 562.185, FALLO N 123.118, DE FECHA 25-04-2003,


EXP. N 3.477-02.

334

MARCA "JIAREN"

Santiago, 25 de abril de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "JIAREN" (etiqueta descrita a fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 25.

SOLICITANTE: Kaida Trading Chile Ltda., sin representacin


acreditada en autos.

2.
OPONENTE: Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler, rep. por
Max Villaseca Molina.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "ETIQUETA" (consistente en
diseo de tira o jirn, borde negro interior blanco), Reg. N 436.778,
que distingue calzado en general, y especialmente zapatos y zapatillas
para deportes, clase 25.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin fundada en
las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda vez que en el
anlisis comparativo de los elementos figurativos, se advierte que ellos
son claramente semejantes, ya que en la configuracin de los dibujos
se aprecia que ambos poseen rasgos tales que les otorgan una
particular fisonoma, que los hace fcilmente confundibles, al no lograr
el signo pedido una clara diferenciacin con el signo inscrito, de donde
se desprende que de otorgarse la marca pedida, ello indudablemente
ser motivo de errores o confusiones entre el pblico consumidor
respecto de la procedencia, calidad o gnero de los productos a
distinguir.

335

Que no obstante lo anterior, procede rechazar la oposicin fundada


en la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039, por cuanto no se
configura en la especie la causal de irregistrabilidad alegada por el
oponente.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca pedida.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

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JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 569.317, FALLO N 123.560, DE FECHA 12-05-2003,


EXP. N 4.067-02.

MARCA ETIQUETA

Santiago, 12 de mayo de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

336

1.

MARCA: Etiqueta que se describe a fs. 1.

COBERTURA: Para distinguir todos los productos de la clase 30.

SOLICITANTE: DISTRIBUCIN Y SERVICIO D & S S.A., sin


representacin acreditada en autos.

2.
OPONENTE: UNILEVER BESTFOODS CHILE S.A., rep. por
Patricio de la Barra Gili.

CAUSAL: Arts. 19 y 20, letras e), f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca "DROPA", Reg. N 487.702, que
distingue fcula de maz, clase 30. Etiqueta palabra reivindicada en
letras de imprenta negras sobre rectngulo blanco, en su parte inferior
figura de dos paletas o cucharas rojas sobre crculo blanco y fondo
amarillo.

3.
CONSIDERANDO: Que procede acoger la oposicin formulada
por el actor, fundada en la infraccin a las letras f) y h) del art. 20 de la
ley N 19.039, toda vez que en el anlisis comparativo de los
elementos figurativos, se advierte que ellos son claramente
semejantes, ya que en la configuracin de los dibujos y en la
combinacin de colores empleada, se aprecia que ambos poseen
rasgos tales que les otorgan una particular fisonoma, que los hace
fcilmente confundibles, al no lograr el signo pedido una clara
diferenciacin con el signo inscrito, de donde se desprende que de
otorgarse la marca pedida, ello indudablemente ser motivo de toda
suerte de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen
empresarial de los productos a distinguir.

Que adems, corresponde acoger la oposicin fundada en la letra


e) del art. 20 de la ley N 19.039, y rechazar la etiqueta solicitada, en
atencin a que la marca etiqueta o figurativa pedida resulta ser carente
de novedad en sentido amplio. En efecto, aun cuando la marca ha sido
solicitada como etiqueta, es innegable que se presenta como principal
y destacado el conjunto, "ALMIDN DE MAZ", que corresponde a una
expresin indicativa del producto que se pretende distinguir. Que los
restantes elementos que componen la etiqueta no proporcionan

337

suficiente novedad y distintividad al signo pedido para constituir


registro, pues todos los elementos denominativos que se agregan al
principal y destacado, ya mencionado, son tambin expresiones de
uso general en comercio, indicativos o descriptivos de los productos
que se pretenden distinguir.

Que conforme a lo antes expuesto, se advierte que el signo


solicitado constituye un conjunto no susceptible de proteccin
marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del art. 20 de
la ley N 19.039, toda vez que el elemento principal y ms destacado
de la etiqueta corresponde a una expresin indicativa del producto que
se pretende distinguir, y adems, todos y cada uno de los elementos
denominativos que componen la etiqueta que se pretende registrar,
constituyen expresiones de uso general en comercio, indicativos o
descriptivos de los productos que se pretenden distinguir, y por tanto,
no procede que se entreguen en monopolio a nadie en particular.

Cabe agregar a lo anterior, que corresponde rechazar la etiqueta


solicitada, fundada en la infraccin de la letra f) de la ley del ramo, por
revestir la misma el carcter de inductiva a error respecto de la
naturaleza de los productos a distinguir, ya que la etiqueta pedida
destaca el elemento denominativo "Almidn de maz", en
circunstancias que se ha solicitado para distinguir todos los productos
de la clase 30, en la cual hay muchos otros productos adicionales al
almidn de maz, por lo que el consumidor puede incurrir fcilmente en
errores o confusiones respecto de la relacin que existe entre la
etiqueta y la naturaleza del producto, cuando en la realidad de los
hechos no consta que haya verdadera relacin.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras e), f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

338

8.5

Igualdad o semejanza entre marcas etiquetas

Jurisprudencia

En este caso la incompatibilidad se presenta cuando los elementos


figurativos presentan identidad o semejanza.

Solicitud N 369.042

Registro N

486.058

Se solicit la marca etiqueta conformada por dos franjas verticales


semioblicuas, separadas por otras que forman una T todo en blanco y
negro, para distinguir productos de la clase 25. Se opone al registro la
etiqueta consistente en tres franjas o tiras paralelas negras sobre
fondo blanco cuya ubicacin va en diagonal al costado de una zapatilla
y/o zapato que distingue zapatos de deporte, especialmente zapatos
de ftbol y zapatos de atletismo y artculos similares, clase 25. El DPI
acoge la oposicin por considerar que existen semejanzas grficas y
figurativas en las etiquetas y que el impacto visual generado por ellas
resulta manifiestamente parecido, lo que generar error o confusin
entre el pblico consumidor. Apela el solicitante y el TAPI confirma la
resolucin de primera instancia en fallo unnime dictado por los Sres.
Ministros Santiago Santa Cruz, Ral Pellicer y seora Carmen Gloria
Olave.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

Solicitud N 369.042, fallo N 103.730, de fecha 02-08-2000,


marca etiqueta conformada por dos franjas verticales semioblicuas,
separadas por otras que forman una T, todo en blanco y negro.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

339

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 369.042, FALLO N 103.730, DE FECHA 02-08-2000,


EXP. N 6.229-97.

MARCA ETIQUETA

Santiago, 2 de agosto de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA: Etiqueta conformada por dos franjas verticales
semioblicuas, separadas por otras que forman una T, todo en blanco y
negro (segn descripcin de fojas 1).

COBERTURA: Para distinguir productos de la clase 25.

SOLICITANTE: Jos Poloni Lagos, rep. por Edison Melndez


Mndez.

2.

OPONENTE: Adidas A.G., rep. por Juan Pablo Egaa Bertoglia.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza grfica y fontica y por inducir a error respecto
entre otra de la marca figurativa, Reg. 486.058 figurativa etiqueta
consistente en tres franjas o tiras paralelas negras sobre fondo blanco,
cuya ubicacin va en diagonal al costado de una zapatilla y/o zapato,
que distingue zapatos de deporte, especialmente zapatos de ftbol y
zapatos de atletismo y artculos similares, clase 25.

3.
CONSIDERANDO: Que se har lugar a la demanda deducida en
autos, por cuanto a la identidad de cobertura existente entre las
marcas en conflicto deben agregarse sus relevantes semejanzas

340

grficas y figurativas que posibilitan su confusin. En efecto, destaca


la etiqueta requerida por su configuracin triangular compuesta por
cuatro franjas verticales semioblicuas separadas por otras que forman
una T, todo en blanco y negro, en tanto que los elementos figurativos
del registro oponente, por la conformacin en tres franjas o tiras
paralelas negras sobre fondo blanco, cuya ubicacin va en diagonal al
costado de una zapatilla y/o zapato.

Que as las cosas, el impacto visual generado por ellas resulta


manifiestamente parecido, circunstancia por la que su coexistencia en
el mercado no es posible sin que induzca a error en el pblico
consumidor respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los
productos que pretende distinguir.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

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Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: ETIQUETA

Santiago, 11 de junio de 2003.

VISTOS:

Se confirma la sentencia apelada, de fecha dos de agosto del ao dos


mil, escrita a fs. veintinueve vuelta.

341

Antese la sentencia y devulvanse los autos.

Pronunciada por los Ministros seores Santa Cruz, Pellicer y Sra.


Olave.

Rol N 1.340-2000.

9.

LA FORMA, EL COLOR, ADORNOS Y ACCESORIOS

Artculo 20, letra i), de la LPI

El artculo 20, letra i) de la ley N 19.039, seala que no pueden


registrarse como marcas: "La forma, el color, los adornos y accesorios,
ya sea de los productos o de los envases".

Conforme a la Ley de Propiedad Industrial, la forma de un producto o


envase no es protegible como marca comercial, aunque s podra serlo
por la va del diseo industrial, en la medida que se trate de una forma
original, nueva y diferente (art. 62 de la LPI).

Se solicit el registro sobre una marca etiqueta consistente en la figura


de un sifn llenando un vaso de agua soda, todo en color blanco, rojo
y azul, para distinguir productos de la clase 32. Se opone a esta
solicitud por los arts. 19 y 20, letras e) e i) de la LPI, la Compaa de
Cerveceras Unidas, por considerar que la marca solicitada es carente
de novedad, que el sifn solicitado es una forma de envasamiento
habitual y necesaria de lquidos o bebidas particularmente de agua
soda, por lo que resulta de carcter genrico, indicativo y descriptivo.
El DPI acoge la oposicin fundada en la letra i) por considerar que la
forma de la marca solicitada se trata de un envase de los productos
pblicamente conocido y que la existencia de esta misma forma ya
existe en numerosos envases para productos que se comercializan en
el mercado.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

342

Solicitud N 368.876, fallo N 105.229, de fecha 12-10-2000,


marca consistente en la figura de un sifn llenando un vaso de agua
soda, todo en color blanco rojo y azul.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 368.876, FALLO N 105.229, DE FECHA 12-10-2000,


EXP. N 6.227-97.

MARCA ETIQUETA

Santiago, 12 de octubre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA: ETIQUETA Consistente en la figura de un sifn
llenando un vaso de agua soda, todo en color blanco, rojo y azul
(segn descripcin de fs. 1).

COBERTURA: Para distinguir productos de la clase 32.

SOLICITANTE: scar Pedro Gajani, sin representacin acreditada


en autos.

2.
OPONENTE: Compaas Cerveceras Unidas S.A., rep. por Juan
Cristbal Gumucio Schnthaler.

343

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e) e i) de la ley N 19.039, por carente


de novedad, toda vez que el sifn es una de las formas de
envasamientos habituales y necesaria de lquidos o bebidas,
particularmente del agua soda, por lo que resulta de carcter genrico,
indicativo y descriptivo.

3.
CONSIDERANDO: Que resulta atendible la oposicin fundada
en la letra i) del artculo 20 de la ley del ramo, toda vez que de la
observacin de la marca solicitada se tiene que esta se trata de la
forma del embase de los productos a registrar, por lo que se concluye
que de darse dicho registro se incurrira claramente en infringir lo que
esta norma legal precisamente intenta evitar, a mayor abundamiento
conocida pblicamente es la circunstancia de la existencia de esta
misma forma en numerosos envases para productos que se
comercializan en el mercado, por tanto resulta irregistrable como
marca comercial.

Que no corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin


de la letra e) del artculo 20 de la ley del ramo, por cuanto la etiqueta
solicitada para la cobertura que pretende no resulta carente de
novedad.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra i) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y negar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

10.
LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PBLICO, A LA
MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES

344

Artculo 20, letra j), de la LPI

Dispone el art. 20 letra j) de la LPI: "No pueden registrarse como


marcas: [] j) Las contrarias al orden pblico, a la moral y a las
buenas costumbres, comprendidas en stas los principios de
competencia leal y tica mercantil".

Existe una diversidad de opiniones entre lo que es y no es moral, de


all que existe una categora de signos que no escaparan a esta
calificacin, como son los que representen escndalos, burla a
instituciones religiosas, signos obscenos, etc.

La causal referida a las buenas costumbres apunta tanto al signo en


s, por ejemplo una frase elogiando al demonio, o bien al actuar del
titular o solicitante de la marca.

En cuanto a los principios sobre la competencia leal y tica mercantil,


la aplicacin prctica por la autoridad marcaria es hacer un anlisis de
valoracin subjetiva entre el solicitante de la marca y el oponente, en
la relacin comercial existente entre ellos o la buena o mala fe con que
haya obrado el solicitante de la marca. Esta causal de irregistrabilidad
va dirigida a evitar o reprimir la competencia desleal o la "piratera
marcaria".

Existen algunos casos en los cuales se han acogido oposiciones


exclusivamente en base al artculo 20, letra j) de la LPI, porque ha
quedado demostrada una prctica contraria a las buenas costumbres y
particularmente lesiva de los principios de la competencia leal y tica
mercantil.

En este sentido puede citarse el caso de la solicitud de marca INDY


CAR, para distinguir servicios de restaurante, bar, saln de t, fuente
de soda, servicios de procuracin de alimentos clase 42. Se opone a
la solicitud la empresa Indianpolis Motor Speeway Corporation,
fundamentndose en lo dispuesto en el artculo 19 y 20 letras f), g) y j)
de la ley, por ser la creadora y usuaria de la marca internacionalmente
famosa, notoria y renococida INDY CAR que distingue diversa clase
de productos y servicios, entre otros, de promocin y entretenimiento
en relacin a carreras de automviles clase 41, por inducir a error o
engao en relacin a la procedencia de los servicios que se pretende

345

distinguir y por constituir la solicitud un acto contrario a las buenas


costumbres, comprendidas en stas los principios de competencia leal
y tica mercantil. El DPI acoge las alegaciones del oponente fundadas
en la letra j), por cuanto pretender registrar en Chile para los servicios
requeridos un signo que grfica y fonticamente es idntico a otro
registrado internacionalmente para diversos tipos de productos y
servicios, y cuya amplia fama, notoriedad y reconocimiento de carcter
mundial qued acreditado en autos y no pudo sino haber sido
conocida por el solicitante, toda vez que qued demostrado en autos
que esta persona es pariente de quien ha hecho famosa esa marca, lo
que constituye una prctica contraria a las buenas costumbres,
particularmente lesiva a los principios de la competencia leal y tica
mercantil.

Otra solicitud que corri la misma suerte fue la marca PROQUISA,


solicitada para distinguir productos de la clase 1, a la cual se opone el
titular de la PROQUISA, en base a los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la
LPI, marca que el oponente utiliza desde el ao 1957, en su pas de
origen Mxico, para distinguir su establecimiento de comercio
denominado Productos Qumicos de Chihuahua, S.A. de C.V. Desde
el ao sealado la empresa PROQUISA ha sido conocida como
exportadora e importadora en Chile. La empresa PROQUISA es
conocida por el pblico y por el solicitante particular al efectuar
negocios de importacin con ella. El DPI acoge la oposicin fundada
en la infraccin de la letra j) del artculo 20 de la LPI, toda vez que
conforme a la documentacin acompaada por el actor y no objetada
por el demandado, especialmente con las copias de facturas con
ocasin de las importaciones que hiciera el solicitante de autos a la
empresa oponente ha quedado acreditada la relacin comercial que
existi entre el solicitante y el demandante de autos, y que dicho
intercambio comercial es de data anterior a la presentacin de la
solicitud de autos, lo que unido a la dems documentacin
acompaada por el oponente, esto es, revistas, folletos, impresos de
distribucin y circulacin internacional de sus productos qumicos, se
ha acreditado fehacientemente el conocimiento que tena el solicitante
de autos de la existencia de la marca oponente y no obstante ello
intent inscribir para s dicha marca, hecho que por s solo configura
una prctica de competencia desleal y falta de tica comercial.

Otro fallo en que tambin se aplic el art. 20 letra j) de la LPI fue el


dictado en la solicitud de registro de la marca CHAN-KK RO ENCO,
solicitada para distinguir todos los productos de la clase 30. Se opuso
la empresa Alimentos Ro Enco Ltda., por ser el oponente el verdadero
creador de la marca RO ENCO, y por afectar el principio de la

346

competencia leal y tica mercantil. Se acogi la letra j) del artculo 20


de la LPI, toda vez que qued acreditado en autos que el solicitante
trat de inscribir para s a travs de un tercero una expresin que
inclua el nombre o marca que utilizaba la persona jurdica Ro Enco
Ltda., de que haba sido partcipe como socio de la empresa oponente
y qued acreditado en autos, que este solo hecho configura por s un
acto que atenta contra los principios de competencia leal y tica
mercantil.

Otro caso similar fue la solicitud de marca comercial RAINFOREST


CAF, para distinguir servicios de transporte y distribucin de
alimentos y bebidas preparadas para el consumo, clase 39. Se opone
al registro de la marca Reinforest Caf Inc., por los artculos 19 y 20
letras f) y j) de la LPI y por los artculos 6 bis 8 y 10 del Convenio de
Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, por ser la creadora
de la marca internacionalmente famosa RAINFOREST CAF, que
distingue servicios de restaurante y bar clase 42 y por pretender el
solicitante de autos aprovecharse de la fama y notoriedad de una
marca reconocida mundialmente, acto contrario a las buenas
costumbres comprendidas en stas los principios de competencia leal
y tica mercantil. El DPI acoge la letra j) del art. 20 de la LPI, por
cuanto pretender registrar un signo idntico grfica y fonticamente a
otro registrado internacionalmente, para servicios estrechamente
relacionados con stos y cuya amplia fama y notoriedad es de carcter
mundial, no puede sino haber sido conocida por el solicitante atendida
su actividad industrial que desempea, lo que constituye claramente
una prctica contraria a las buenas costumbres, particularmente lesiva
de los principios de la competencia leal y tica mercantil.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 289.889, fallo N 104.731, de fecha 13-09-2000,
marca "INDY CAR".

2)
Solicitud N 471.697, fallo N 116.155, de fecha 12-04-2002,
marca "PROQUISA".

3)
Solicitud N 519.981, fallo N 120.660, de fecha 15-11-2002,
marca "CHAN-KK RO ENCO".

347

4)
Solicitud N 363.719, fallo N 101.570, de fecha 8-05-2000,
marca "RAINFOREST CAF".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 289.889, FALLO N 104.731, DE FECHA 13-09-2000,


EXP. N 99.672.

MARCA "INDY CAR"

Santiago, 13 de septiembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "INDY CAR".

COBERTURA: Para distinguir servicios de restaurante, bar, saln


de t, fuente de soda, servicios de procuracin de alimentos, clase 42.

SOLICITANTE: Mara Pa Paula


representacin acreditada en autos.

Raab

Duchesne,

sin

2.
OPONENTE: Indianpolis Motor Speeway Corporation, rep. por
Juan Cristbal Gumucio Schnthaler.

348

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), g) y j) de la ley N 19.039 por ser la


creadora y usuaria de la marca internacionalmente famosa, notoria y
reconocida "INDY CAR" que distingue diversa clase de productos y
servicios, entre otros, de promocin y entretenimiento en relacin con
carreras de automviles; por inducir a error o engao en relacin con
la procedencia de los servicios que se pretenden distinguir; por ser
idntica a la marca "INDYCAR", Reg. N 433.336 que distingue
servicios de promocin y provisin de entretenimiento en la forma de
carreras de automviles y eventos relacionados con ellas; de
prestacin y exhibicin de dichos eventos por cine y vdeo y de su
transmisin por radio y televisin, clase 41; Reg. N 439.930 que
distingue todos los productos de la clase 16; y Reg. N 437.208 que
distingue todos los productos de la clase 25; y por constituir la
presente solicitud un acto contrario a las buenas costumbres,
comprendidas en stas los principios de competencia leal y tica
mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que la oposicin fundada en las letras f) y g)
del artculo 20 habr de ser desatendida toda vez que no se ha
acreditado de manera fehaciente en autos la existencia de registro
alguno en el extranjero a nombre del oponente para distinguir ningn
tipo de servicios de restaurante bar, saln de t, fuente de soda,
servicios de procuracin de alimentos, clase 42 u otra relacionada.
Que as las cosas, resulta evidente que no se satisface en la especie
el requisito consistente en el registro extranjero exigido expresamente
por dicha causal de irregistrabilidad.

Que en consideracin a lo anterior, se desechar asimismo la


invocacin de la letra f), por cuanto no se advierte cmo la concesin
de la marca pedida pueda ser inductiva a error o confusin en el
pblico consumidor respecto de la procedencia, cualidad o gnero de
los servicios que pretenden distinguir.

Que, por su parte, se desechar la invocacin de los Regs. Ns.


433.336; 439.930 y 437.208, por cuanto la cobertura solicitada difiere y
no se encuentra relacionada con el campo operativo de dichos
registros oponentes.

Que, sin perjuicio de lo anterior, se acogern las alegaciones del


demandante fundadas en la letra j), por cuanto pretender registrar en
Chile para los servicios requeridos un signo que grfica y
fonticamente es idntico a otro registrado internacional para diversos

349

tipos de productos y servicios y cuya amplia fama, notoriedad y


reconocimiento de carcter mundial no puede sino haber sido
conocida por el solicitante atendida su calidad de cnyuge del seor
Rafael Hernndez Crdova, segn consta a fojas 42, tercero
estrechamente relacionado con el seor Eliseo Salazar, segn dan
cuenta los documentos agregados a fojas 41, quien precisamente ha
hecho famoso y conocido dicho signo comercial en Chile, constituye
claramente una prctica contraria a las buenas costumbres,
particularmente lesiva de los principios de la competencia leal y tica
mercantil.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar el registro solicitado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 471.697, FALLO N 116.155, DE FECHA 12-04-2002,


EXP. N 2.025-00.

MARCA "PROQUISA"

350

Santiago, 12 de abril de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: PROQUISA.

COBERTURA: Todos los productos de la clase 1.

SOLICITANTE: Hugo Csar Castro Arellano, rep. por Santiago


Melo Zaartu.

2.
OPONENTE: Productos Qumicos de Chihuahua, S.A. de C.V.,
rep. por Jos Gutirrez Gonzlez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca PROQUISA, que seala el
oponente utilizar desde el ao 1957, en su pas de origen, Mxico,
para distinguir su establecimiento de comercio denominado Productos
Qumicos de Chihuahua S.A. de C.V. Desde el ao sealado la
empresa PROQUISA ha sido conocida como exportadora e
importadora. En Chile, la Empresa Proquisa es conocida por el pblico
y por el solicitante en particular, al efectuar negocios de importacin
con ella.

3.
CONSIDERANDO: Que habr de rechazarse la oposicin
fundada en la letra f), toda vez que a juicio de este Tribunal, no existen
en autos antecedentes suficientes que den por acreditado cmo es
efectivo que la marca PROQUISA del oponente, es conocida en Chile
y que, por consiguiente, su otorgamiento, podra inducir a errores o
confusiones entre el pblico consumidor respecto de la procedencia,
cualidad o gnero de los productos a distinguir.

Que sin embargo corresponde, a juicio de este Tribunal, acoger la


oposicin fundada en la infraccin de la letra j) del artculo 20 de la ley,
toda vez que conforme a la documentacin acompaada por el actor y
no objetada por el demandado, especialmente con las copias de las 5

351

facturas emitidas con ocasin de las importaciones que hiciera el


solicitante de autos a la Empresa de Productos Qumicos de
Chihuahua S.A. de C.V., ha quedado acreditada la relacin comercial
que existi entre el solicitante y demandante de autos, y que dicho
intercambio comercial, es de data anterior a la presentacin de la
solicitud de autos. Lo que unido a la dems documentacin
acompaada por el oponente, esto es Revista de la Produccin
Qumica Mexicana, del ao 1992-1993, folletos e impresos de
distribucin y circulacin internacional de sus productos qumicos, se
ha acreditado fehacientemente el conocimiento que tena el solicitante
de autos de la existencia de la marca del oponente, y no obstante ello,
intent inscribir para s dicha marca, hecho que por s solo configura
una prctica de competencia desleal y falta a la tica comercial.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 519.981, FALLO N 120.660, DE FECHA 15-11-2002,


EXP. N 3.028-01.

352

MARCA "CHAN-KK RO ENCO"

Santiago, 15 de noviembre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: CHAN-KK RO ENCO.

COBERTURA: Todos los productos de la clase 30.

SOLICITANTE: Dexima S.A., sin representacin acreditada en


autos.

2.
OPONENTE: Alimentos Ro Enco Ltda., rep. por Jos Luis Santa
Mara Zaartu.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), g), h) y j) de la ley N 19.039, por


ser el oponente el verdadero creador de la marca RO ENCO, y por
afectar el principio de la competencia leal y tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que habr de rechazarse la oposicin,
deducida por infraccin a la letra g), toda vez que no se ha acreditado
en autos, la existencia de registro alguno en el extranjero a nombre del
oponente, para distinguir productos de la clase 30. Que as el estado
de cosas, resulta evidente que no se satisface en la especie el
requisito consistente en el registro extranjero exigido expresamente
por dicha causal legal de irregistrabilidad.

Que, asimismo, habr de rechazarse la segunda oposicin


deducida en autos por infraccin a la letra h), toda vez que al no contar
el oponente con registro, para distinguir la cobertura solicitada en
autos, no se satisface en la especie el requisito exigido expresamente
por dicha causal legal de irregistrabilidad.

353

Que tambin corresponde rechazar la oposicin formulada en


autos, fundada en la infraccin de la letra f) de la ley, en cuanto alega
la demandante ser la creadora de la expresin RO ENCO, y que us
sta como marca comercial desde antes de la presentacin de la
solicitud de autos. Por cuanto dicha circunstancia slo podra probarse
mediante
documentos
que
acrediten
fehacientemente
la
comercializacin del producto en cuestin en el mercado, por ejemplo,
mediante facturas que acrediten la venta por parte de la sociedad
demandante de productos bajo la marca RO ENCO, con anterioridad
a la presentacin de autos; sin embargo, en autos las nicas dos
facturas acompaadas como medio de prueba son de fecha muy
posterior, a la solicitud de autos. En efecto, la solicitud de autos, es de
fecha 8 de marzo de 2001, en circunstancias que las dos facturas
acompaadas que dan cuenta de venta de Chancaca Ro Enco, son
de fechas 14 de junio del 2001. Que as el estado de cosas no es
posible dar por creadores en el mercado de la marca comercial Ro
Enco, a los demandantes, y que en consecuencia el eventual
otorgamiento de la solicitud de autos, ser motivo de toda suerte de
confusiones o errores entre el pblico consumidor.

Que, sin embargo, corresponde acoger la oposicin fundada en la


infraccin de la letra j) del artculo 20 de la ley, por cuanto segn se
desprende de los dems documentos acompaados por la
demandante, y no objetados por la contraria, entre los cuales figura un
envase vaco correspondiente al producto, CHANCACA RO ENCO,
se constata, segn leyenda oficial adjunta, este producto es
"Elaborado... por Alimentos Ro Enco Ltda.... Res. SS. Via del Mar
Quillota N 998 del 05.05.00 V Regin..." que asimismo, consta de la
copia de la escritura pblica de fecha 7 de marzo de 2001, esto es un
da previo a la presentacin de la solicitud de autos, que el solicitante
de autos, don Gonzalo Prez Gallo, cedi la totalidad de sus derechos,
que posea en la sociedad demandante, a saber Alimentos Ro Enco
Ltda., a un tercero, ajeno a los presentes autos, que se integr a la
aludida sociedad.

Que la situacin antes referida importa una prctica de


competencia desleal y falta a la tica comercial, pues el solicitante
trat de inscribir para s, una expresin que inclua el nombre o marca
que utilizaba la persona jurdica de que haba sido partcipe, o por lo
menos haba un inters cierto por utilizar para distinguir justamente
CHANCACA, de la clase 30. Que este solo hecho configura por s, un
acto que atenta contra los principios de competencia leal y tica
mercantil, que sanciona la letra j) del artculo 20 de la ley N 19.039.

354

Finalmente habr de dejarse expresa constancia que la inclusin


del elemento CHAN-KK, en el signo pedido resulta irrelevante para su
distintividad, pues fonticamente ste ha de leerse necesariamente
como CHANCACA, por lo que no podra ser objeto de proteccin
atendida la cobertura solicitada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra j) y el Reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y negar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 363.719, FALLO N 101.570, DE FECHA 8-05-2000,


EXP. N 4.421-97.

MARCA "RAINFOREST CAF"

Santiago, 8 de mayo de 2000.

355

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "RAINFOREST CAF".

COBERTURA: Para distinguir servicios de transporte y distribucin


de alimentos y bebidas preparadas para el consumo, clase 39.

SOLICITANTE: Francisco Sacan y Ca. Ltda., sin representacin


acreditada en autos.

2.

OPONENTE: Rainforest Caf Inc., rep. por Max Montero Atria.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, 71 y


siguientes de su Reglamento y 6 bis, 8 y 10 del Convenio de Pars
para la Proteccin de la Propiedad Industrial, por ser la creadora de la
marca internacionamente famosa "RAINFOREST CAF", que
distingue servicios de restaurante y bar, clase 42 y por pretender el
solicitante de autos aprovecharse de la fama y notoriedad de una
marca reconocida mundialmente, acto contrario a las buenas
costumbres, comprendidas en stas los principios de competencia leal
y tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que desentender la invocacin de la letra f)
del artculo 20, toda vez que el oponente no ha acreditado uso ni
distincin alguna de los servicios requeridos por el solicitante en el
territorio nacional bajo la denominacin "RAINFORESTEST CAF",
circunstancia por la que se desestimar la eventual induccin a error o
confusin en el pblico consumidor respecto de la procedencia, origen
o cualidad de servicios que se pretenden distinguir.

Que, sin perjuicio de lo anterior, se acogern sus alegaciones


fundadas en la letra j) del mencionado artculo por cuanto pretende
registrar en Chile para servicios de transporte y distribucin de
alimentos y bebidas preparadas para el consumo de la clase 39, un
signo que grfica y fonticamente es idntico a otro registrado
internacional para servicios estrechamente relacionados con stos
como lo son de restaurante y bar de la clase 42, y cuya amplia fama y
notoriedad de carcter mundial no pudo sino haber sido conocida por
el solicitante atendida su actividad industrial, constituye claramente

356

una prctica contraria a las buenas costumbres, particularmente lesiva


de los principios de la competencia leal y tica mercantil.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra j) y el reglamento de dicha ley.

PROPONGO: Rechazar la oposicin y, actuando de oficio,


rechazar el registro solicitado.

Marcos Arellano Quiroz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico (S)

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

CAPTULO IV

JURISPRUDENCIA SOBRE SITUACIONES ESPECIALES

DE RECHAZO A REGISTRO

1.

OMISIN Y ERROR EN LA PUBLICACIN

Adems de las causales de irregistrabilidad de marcas contempladas


expresamente con ese carcter en la LPI, existen otras situaciones de
rechazo que son aplicables a casos concretos, y ello ocurre por
omisin al cumplimiento de requisitos formales o cuando concurre
algn impedimento legal.

Una de estas causas que vamos a comentar es el incumplimiento con


el trmite de la publicacin, bien sea porque la marca solicitada no fue
publicada en la forma en que fue solicitada, o bien porque se omiti en
la publicacin en una de las clases solicitadas.

357

La publicacin de la marca es tan importante ya que all se da


nacimiento a la posibilidad de oponerse a una solicitud de marca,
etapa esencial en nuestro sistema marcario.

El artculo 14 del Reglamento de la LPI, conforme a su modificacin de


fecha 22 de mayo 2003, seala "Aceptada a tramitacin una solicitud
de privilegio industrial, el interesado deber publicar un extracto de la
misma, por una sola vez en el Diario Oficial. Para el caso de una
solicitud de marca comercial, el extracto se deber publicar dentro de
los veinte das siguientes a la aceptacin de tramitacin respectiva,
debiendo indicarse el nmero de la solicitud, nombre completo del
solicitante, marca solicitada y/o etiqueta, clase o clases solicitadas y
descripcin de productos o servicios dentro de dichas clases. [] La
solicitud de marca comercial cuyo extracto no se publicase dentro del
plazo sealado en este artculo, se tendr por no presentada y el
solicitante perder los derechos que hubiese pagado".

En la prctica, el DPI aplica este artculo bien de oficio o a peticin de


parte, segn sea el caso, y la omisin se evala utilizando criterios
razonables en su aplicacin, vale decir, se revisa que efectivamente la
publicacin contemple: 1) el nmero de solicitud; 2) nombre completo
del solicitante; 3) la marca solicitada y/o etiqueta; 4) la clase (s)
solicitada, y 5) descripcin de productos o servicios dentro de dichas
clases.

El problema se presenta en caso de alguna omisin, y las soluciones


dependen de cada caso.

As, por ejemplo, en la solicitud de registro de la marca PEQUE'S


CLUB, solicitada para distinguir un Establecimiento Comercial de toda
clase de productos, con exclusin de las clases 5, 20, 29 y 30 en la
Sexta Regin. Se opuso al registro la marca Pequitos y Penique. En
este caso el DPI rechaz de oficio la marca solicitada en virtud de lo
dispuesto en el artculo 14 del Reglamento de la LPI, toda vez que
habr de verse inducido al pblico consumidor a error o engao, ya
que en el extracto publicado en el Diario Oficial no se seal
correctamente la marca pedida en autos.

La misma suerte corri la solicitud de marca SURLATINA, para


distinguir servicios de la clase 36, 38 y 42. El oponente solicita que se
rechace de oficio la marca solicitada por cuanto adolece de un vicio en

358

su tramitacin, como es omitir la publicacin de parte de los servicios


solicitados. El DPI acoge las alegaciones del actor respecto de la falta
de publicacin de parte de los servicios que comprenden la cobertura
del signo solicitado, situacin que el DPI ha corroborado al omitirse la
publicacin de los servicios de la clase 42. Por ello, se considera que
esta situacin importa, en definitiva, una renuncia tcita a los servicios
no publicados, por lo que habr de ser rechazado el signo solicitado
respecto de servicios de la clase 42, por infraccin a lo dispuesto en el
artculo 14 del Reglamento de la LPI, el cual agrega en su inciso
tercero que "La solicitud de marca comercial cuyo extracto no se
publicase dentro del plazo sealado [] se tendr por no
presentada". Finalmente el DPI estima que no hay inconvenientes
para conceder el registro para el resto de la cobertura solicitada.

Como se ha dicho, la valoracin de la omisin en la publicacin de una


solicitud de registro queda entregada a criterios razonables. As, por
ejemplo, en la solicitud de la marca BRAVITOS, para distinguir todo
tipo de prendas de vestir y accesorios tanto de nios como de adultos,
clase 25, el oponente alega que hay una disconformidad entre el
elemento denominativo de la marca mixta solicitada y el nombre de la
etiqueta, tal como se public la solicitud en el Diario Oficial y solicita
que se rechace de oficio la marca solicitada. El DPI resuelve que
corresponde no hacer lugar a la oposicin en atencin a que la
omisin de un apstrofe en la publicacin constituye un error de hecho
irrelevante, de acuerdo a lo establecido a los artculos 10 y 14 del
reglamento, que no invalida la solicitud, ni puede por extensin,
considerarse un vicio de aquellos que pudieran anular un registro.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 413.912, fallo N 106.525, de fecha 07-12-2000,
marca "PEQUE'S CLUB".

2)
Solicitud N 528.581, fallo N 119.890, de fecha 11-10-2002,
marca "SURLATINA".

3)
Solicitud N 398.158, fallo N 105.280, de fecha 12-10-2000,
marca "BRAVITOS".

359

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Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 413.912, FALLO N 106.525, DE FECHA 07-12-2000,


EXP. N 6.263-98.

MARCA "PEQUE'S CLUB"

Santiago, 7 de diciembre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: PEQUE'S CLUB.

COBERTURA: Para distinguir Establecimiento Comercial de toda


clase de productos, con exclusin de las clases 05, 20, 29 y 30 en la
Sexta Regin.

SOLICITANTE: Carlos Alberto Poblete Paiva, sin representacin


acreditada en autos.

2.

OPONENTE:

1)
Mara Clelia Podest Lee, rep. por Mara Luisa Arregui
Landaberea.

360

2)
Sociedad Comercial Rocamar Ltda., rep. por Francisco Javier
Silva Dorado.

CAUSAL:

1)
Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza con la marca PEQUITOS, entre otro, Reg. N 454.333 que
distingue productos clase 25.

2)
Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por presentar
semejanza entre otras, con la marca PENIQUE, Reg. N 376.441 que
distingue productos clase 28.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin N 1
fundada en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039, toda
vez que de la confrontacin de los signos en conflicto es posible
advertir diferencias tanto grficas como fonticas que permiten
distinguirlas entre s, ya que si bien es cierto que las marcas en
referencia comparten algunas letras en comn, tambin es cierto que
los respectivos complementos logran otorgar a cada conjunto una
fisonoma e identidad propia, concluyendo que ser posible la
coexistencia pacfica de las marcas en el mercado, sin peligro de
inducir a los destinatarios a error o engao respecto de la procedencia,
cualidad o gnero de los rubros a distinguir.

Que las alegaciones del oponente N 2 basadas en la letra f) del


artculo 20 de la ley N 19.039 no sern atendidas, toda vez que las
palabras "Pequenique" y "Penique" difieren grfica y conceptualmente
de "Peque's", por lo que, es dable concluir que no se vern inducidos
los destinatarios a error o engao respecto de la procedencia, cualidad
o gnero de los rubros a distinguir.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, procede rechazar de oficio la marca


solicitada en virtud de lo dispuesto en la letra f) del artculo 20 de la ley
N 19.039 y el artculo 14 del reglamento de la ley N 19.039, toda vez
que habr de verse inducido el pblico consumidor a error o engao,
toda vez que el extracto publicado en el Diario Oficial no seal
correctamente la marca pedida en autos; concluyendo que en la
especie se verifica la causal de irregistrabilidad sealada.

361

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar las oposiciones y rechazar de oficio la


marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Sub Departamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 528.581, FALLO N 119.890, DE FECHA 11-10-2002,


EXP. N 4.366-01.

MARCA "SURLATINA"

Santiago, 11 de octubre de 2002.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: SURLATINA (Etiqueta descrita a fs. 1).

362

COBERTURA: Servicios de estimaciones financieras, estimaciones


fiscales, factoring, garantas y fianzas, transacciones financieras, de
seguro, prstamos, agencias inmobiliarias, servicios de instituciones
bancarias, de ahorro, compaa de seguros, de fondo de mutuos, de
inversiones, de corredores, de valores y bienes, agencias de cambio,
administracin de fondos de pensiones, clase 36; servicios de
comunicaciones, radiadas, televisadas, fax, difusin de programas
hablados, radiados, televisados, comunicacin por Internet, correo
electrnico, web, o cualquier otro medio de comunicacin, clase 38;
servicios de restaurantes y similares, gestin de especies pblicas,
clnicas y similares, clase 42.

SOLICITANTE: Surlatina & Horwath Auditores Limitada, rep. por


Manuel Tagle Undurraga.

2.
OPONENTE: Enrique Rodrguez Villa, rep. por Juan Cristbal
Guzmn Lagos.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca SUR LATINA, Reg. N 538.003,
que distingue servicios de ayuda en la explotacin o direccin de una
empresa comercial o industrial y de ayuda en la direccin de negocios
o funciones comerciales de todo tipo de empresas clase 35, empresa
constructora dedicada a la construccin de obras civiles y de
arquitectura, incluyendo adems todo tipo de servicios propios de esta
rea, tales como inspecciones de proyectos de construcciones,
alquiler de herramientas o de material de construccin y reparaciones,
clase 37; centros de estudios, centros de formacin tcnica, institutos
profesionales, institutos de capacitacin, universidades, jardines
infantiles, colegios, centros de educacin especial y todo tipo de
instituciones que presten servicios para desarrollar las facultades
mentales de personas; clase 41; servicio de asesora en gestin y
economa de empresas, finanzas y sistemas computacionales,
desarrollo de proyectos de todas las reas de la ingeniera, con su
implementacin y administracin, clase 42. Que asimismo, de inters
resulta dejar expresa constancia que previo a la interposicin de la
demanda de oposicin el actor, solicita se rechace de oficio la solicitud
de autos, por cuanto adolece de un vicio en su tramitacin, como es
omitir parte de los servicios que comprenden la cobertura que fue
admitida a tramitacin, situacin que infringe lo dispuesto en el artculo
14 del reglamento de la ley.

363

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
fundada en la infraccin de la letra f) del artculo 20 de la ley, toda vez
que el mbito de proteccin de la marca solicitada es diferente y no se
encuentra relacionado con el campo operativo de los signos del
oponente, habida cuenta que al solicitante se le excluy de su
cobertura precisamente aquellos servicios en que exista colisin de
coberturas, precisamente en razn de la existencia del registro del
oponente, de donde se desprende que es perfectamente posible una
coexistencia pacfica en el mercado, sin que se produzcan los errores
o confusiones a que alude el actor.

Que, sin embargo, las alegaciones del actor respecto de la falta de


publicacin de parte de los servicios que comprenden la cobertura del
signo solicitado, resulta ser cierta, situacin que este Tribunal ha
corroborado teniendo a la vista el Diario Oficial correspondiente al da
10 de septiembre de 2001, ejemplar en que se constata que respecto
de la solicitud N 528.581, se anuncian servicios de las clases 36, 38 y
42, en circunstancias que slo se detallan los servicios de las clases
36 y 38 y se omiten los servicios de la clase 42. Que la situacin antes
descrita importa en definitiva, una renuncia tcita a los servicios no
publicados, por lo que habr de ser rechazada el signo pedido
respecto de los servicios de la clase 42, por infraccin a lo dispuesto
en el artculo 14 del Reglamento de la ley; por cuanto ste
expresamente seala, en lo pertinente, "Aceptada a tramitacin una
solicitud de privilegio industrial, el interesado deber publicar un
extracto, por una sola vez en el Diario Oficial,...debiendo indicarse el
nmero de la solicitud, nombre completo del solicitante, marca
solicitada y/o descripcin de la etiqueta, clase o clases solicitadas y
descripcin de productos o servicios dentro de dichas clases." y
agrega el inciso segundo "La solicitud de marca comercial cuyo
extracto no se publicase dentro del plazo sealado ...se tendr por no
presentada...".

Finalmente, este Tribunal estima que no existen inconvenientes


para conceder registro para el resto de la cobertura solicitada.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y artculo 14 del reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y actuando de oficio negar la


marca solicitada en relacin a los servicios de la clase 42 y, en

364

definitiva, conceder la marca solicitada para distinguir servicios de


estimaciones financieras, estimaciones fiscales, factoring, garantas y
fianzas, transacciones financieras, de seguro, prstamos, agencias
inmobiliarias, servicios de instituciones bancarias, de ahorro,
compaa de seguros, de fondo de mutuos, de inversiones, de
corredores, de valores y bienes, agencias de cambio, administracin
de fondos de pensiones, clase 36; servicios de comunicaciones,
radiadas, televisadas, fax, difusin de programas hablados, radiados,
televisados, comunicacin por Internet, correo electrnico, web, o
cualquier otro medio de comunicacin, clase 38.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

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Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 398.158, FALLO N 105.286, DE FECHA 12-10-2000,


EXP. N 4.502-98.

MARCA "BRAVITOS"

Santiago, 12 de octubre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

365

1.

MARCA: BRAVITOS (Etiqueta descrita a fojas 1).

COBERTURA: Todo tipo de prendas de vestir y accesorios, tanto


de nios como de adultos, clase 25.

SOLICITANTE: Industria Textil


representacin acreditada en autos.

Cuatro

Jotas

Ltda.,

sin

2.
OPONENTE: Impex Comercializadora Ltda., rep. por Fernando
Castro Gonzlez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y h) de la ley N 19.039 y artculos


10 letra b) y 14 del Reglamento de la ley del ramo, por presentar
semejanza con la marca "BRAVO'S", registro N 445.728, que
distingue ropa de vestir en general, clase 25.

3.
CONSIDERANDO: Que en relacin a la peticin del oponente
para que se rechace de oficio la marca solicitada, fundado en que
existira una disconformidad entre el elemento denominativo de la
marca mixta solicitada y el nombre de la etiqueta tal como se public
la solicitud en el Diario Oficial, corresponde no hacer lugar a ella, en
atencin a que la omisin de un apstrofe en la publicacin constituye
un error de hecho irrelevante, de acuerdo a lo establecido en los
artculos 10 y 14 del reglamento, que no invalida la solicitud, ni puede
por extensin, considerarse un vicio de aquellos que pudieran anular
un registro.

Que respecto de la oposicin fundada en la infraccin de los


artculos 19 y 20, letras f) y h), procede acogerla, puesto que los
signos en cuestin presentan semejanzas claras y determinantes,
tanto desde el punto de vista grfico, fontico y conceptual. En efecto,
la palabra BRAVITOS constituye una mera derivacin del signo
registrado del oponente y, por lo tanto, carece de la distintividad
necesaria para poder constituirse en registro.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y h) y en el reglamento de dicha ley.

366

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

2.
REUNIN DE LAS CALIDADES DE SOLICITANTE Y
OPONENTE EN UNA MISMA PERSONA

En materia marcaria suele suceder que, despus de presentada una


oposicin, y debido a un cambio de titularidad de la marca fundante de
la misma, o bien por efecto de una cesin de la solicitud contra la cual
se dedujo la oposicin, terminan reunindose en una misma persona
las calidades de solicitante y oponente.

As ocurri, por ejemplo, con la solicitud de registro de la marca


EASYLYTE, requerida para distinguir productos de la clase 5, contra la
cual se opuso el titular de las marcas EASYTAT e EASYLITE, para
distinguir productos de la clase 10, por considerarla grfica y
fonticamente similares. El DPI al revisar los antecedentes de la
oposicin pudo detectar que el registro oponente fue cedido al
solicitante, por lo cual el DPI rechaz la oposicin sosteniendo que "el
actual titular del registro es el mismo peticionario de autos", de manera
que se resolvi conceder la marca solicitada atendido que no se
producir error o confusin en cuanto a la procedencia, cualidad y
gnero de los productos a distinguir.

Lo mismo ocurri con la solicitud de registro de la marca PIAMONTE,


para distinguir servicios de las clases 37 y 40, contra la cual se opuso
el titular de las marcas PIAMONTE, entre otros, para distinguir
Establecimiento Comercial de toda clase de productos en la Regin
Metropolitana. El DPI al revisar los antecedentes de la oposicin pudo
detectar que los registros oponentes pasaron a ser propiedad del
solicitante, por lo que al confundirse las calidades de demandante y
demandado en una sola persona, ha desaparecido el conflicto que ha
dado origen a la litis, por lo que se concede la marca solicitada.

367

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 456.339, fallo N 121.565, de fecha 10-01-2003,
marca "EASYLITE".

2)
Solicitud N 456.512, fallo N 110.257, de fecha 26-06-2001,
marca "PIAMONTE".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

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Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 456.339, FALLO N 121.565, DE FECHA 10-01-2003,


EXP. N 5.974-99.

MARCA "EASYLITE"

Santiago, 10 de enero de 2003.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: EASYLYTE.

COBERTURA: Para distinguir reactivos qumicos para propsitos


mdicos, reactivos qumicos para ser utilizados en el anlisis de
electrolitos y otros procedimientos mdicos, clase 05.

368

SOLICITANTE: Medica Corporation, rep. por Bernardo Serrano


Spoerer.

2.
OPONENTE: Juan Carlos Fuenzalida Cdiz, rep. por Fernando
Prez Jimnez.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letra f) de la ley N 19.039, por presentar


semejanza con las marcas EASYLITE, Reg. N 516.378 que distingue
productos clase 10 y marca EASYSTAT, Reg. N 512.108 que
distingue productos clase 10.

3.
CONSIDERANDO: Que procede rechazar la oposicin fundada
en las letras f) y h) del artculo 20 de la ley N 19.039 y en el registro
N 516.378, toda vez que consta en los registros de este
Departamento que el sealado privilegio fue cedido al solicitante, por
lo que se produce en la especie confusin respecto a la marca
"Easylite", por cuanto el actual titular del mismo es el peticionario de
autos.

Que no resultan procedentes las alegaciones del oponente


basadas en la marca "Easystat", toda vez que de la confrontacin de
los signos en conflicto es posible advertir diferencias tanto grficas
como fonticas que permiten distinguirlos entre s, ya que si bien es
cierto que las marcas en referencia comparten elementos en comn,
tambin es cierto que los respectivos complementos son distintos, los
cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonoma e identidad
propia, circunstancia que al ser advertida por los destinatarios, evitar
que se vean inducidos a error o engao respecto a la procedencia,
cualidad y gnero de los productos a distinguir.

Atendido lo ya expuesto, no se advierte impedimento jurdico para


otorgar la marca solicitada en autos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada.

369

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

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JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 456.512, FALLO N 110.257, DE FECHA 26-06-2001,


EXP. N 5.919-99.

MARCA "PIAMONTE"

Santiago, 26 de junio de 2001.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: PIAMONTE.

COBERTURA: Servicios de reparacin, limpieza y lavado,


conservacin y mantencin de vehculos motorizados y sus partes;
estaciones de servicio; alquiler de gras; mquinas para limpiar,
mquinas de construccin; buldozers, excavadoras y barredoras
automotrices, clase 37; servicios de tratamiento de materiales, de
vulcanizacin, de cromado de metales, de soldadura, instalacin de
aire acondicionado; alquiler de generadores, clase 40.

370

SOLICITANTE:
Santelices.

Piamonte

S.A.,

rep.

por

Rodrigo

Velasco

2.
OPONENTE: Juan Garca Riveros, rep. por lvn Alberto Pini
Giussiano.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza con la marca PIAMONTE, Reg. N 403.121, que
distingue importacin, exportacin de toda clase de artculos, con
excepcin de las clases 3, 16, 25, 29 y 30, clase 35; Reg. N 404.332,
que distingue un Establecimiento Comercial de toda clase de
productos, con exclusin de las clases 3, 16, 25, 29, 30, en la Regin
Metropolitana; Reg. N 533.207, que distingue todos los productos de
la clase 12; Reg. N 407.250, que distingue transporte areo, martimo,
terrestre de personas, clase 39; Reg. N 419.265, que distingue
distribucin y almacenaje de toda clase de productos y artculos,
menos clases 3, 16, 12, 29 y 30, clase 39; y Reg. N 354.889, que
distingue distribuidora de productos de las clases 28 y 16, clase 39; y
por vulnerar los principios sobre tica mercantil y leal competencia.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
fundada en la infraccin de la letra f), y en los registros Ns. 403.121,
404.332, 533.207, 407.250, 419.265, ya que dichos registros pasaron
a ser de propiedad del solicitante, por lo que al confundirse las
calidades de demandante y demandado en una sola persona, ha
desaparecido el conflicto que ha dado origen a la litis, por lo que no
corresponde un pronunciamiento de fondo a su respecto.

Que se rechazar tambin la oposicin fundada en el Reg. N


354.889, por cuanto dicho registro se encuentra actualmente vencido,
al no haberse efectuado el pago de los derechos respectivos en su
oportunidad.

Que, igualmente, se rechazar la oposicin fundada en la oposicin


basada en la infraccin de la letra j), por cuanto no existen
antecedentes en autos que permitan configurar los supuestos
contenidos en dicha disposicin.

371

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras f) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin y otorgar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

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3.

RELACIONES CON EL DERECHO DE AUTOR

Otra situacin poco usual, pero que se ha presentado ante el DPI, es


cuando se intenta obtener el registro del nombre de una obra, como
ocurri con la solicitud de registro de la marca PIONERO DEL
MAANA, solicitada para distinguir libros y publicaciones en general
de la clase 16, presentada por Ediciones Voluntad S.A. Se opone a la
solicitud de registro doa Luca Pinochet Hiriart, por presentar
semejanza e inducir a error o engao y ser contraria a las buenas
costumbres mercantiles con relacin a los productos que se pretenden
distinguir con la biografa EL PIONERO DEL MAANA, que se
encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Industrial de la
Direccin de Bibliotecas, Archivos y Museos. El DPI resuelve acoger la
oposicin deducida fundada en el artculo 20 letra f) de la LPI y en
relacin con el artculo 3 nmeros 1 y 6 y artculo 17 de la Ley N
17.336 sobre Propiedad Intelectual, toda vez que la marca solicitada
resulta ser idntica con el nombre de la obra inscrito en el Registro de
Propiedad Intelectual, siendo fcilmente confundibles, sin que
contenga otro elemento o segmento que logre desvirtuar dicha
identidad, de donde se desprende que no es posible una coexistencia
sana en el mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones
entre el pblico consumidor.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

372

Solicitud N 336.834, fallo N 105.518, de fecha 19-10-2000,


marca "PIONERO DEL MAANA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 336.834, FALLO N 105.518, DE FECHA 19-10-2000,


EXP. N 381-97.

MARCA "PIONERO DEL MAANA"

Santiago, 19 de octubre de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.

MARCA: "PIONERO DEL MAANA".

COBERTURA: Para distinguir libros y publicaciones en general,


clase 16.

SOLICITANTE: Ediciones Voluntad S.A., representado por Ral


Ramrez Barrueto.

2.
OPONENTE: Luca Pinochet Hiriart, representada por Tulio Daz
Trincado.

373

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039, por


presentar semejanza e inducir a error o engao, y ser contraria a las
buenas costumbres mercantiles con relacin a los productos que se
pretenden distinguir con la biografa "El Pionero del Maana", que se
encuentra inscrita bajo el N 98.800 del Registro de Propiedad
Intelectual de la Direccin de Bibliotecas, Archivos y Museos
correspondiente al ao 1996.

3.
CONSIDERANDO: Que para el caso sub lite, se acoger la
oposicin deducida y fundada en la letra f) del artculo 20 de la ley N
19.039, en relacin con el artculo 3, nmeros 1 y 6, y artculo 17 de la
ley N 17.336, toda vez que la marca solicitada resulta ser idntica con
el signo inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual, siendo
fcilmente confundibles, sin que contenga otro elemento o segmento
que logre desvirtuar dicha identidad, de donde se desprende que no
es posible una coexistencia sana en el mercado, sin que se produzcan
errores o confusiones entre el pblico consumidor.

Que se rechazar la oposicin interpuesta fundada en la letra h) de


la ley N 19.039, toda vez que el demandante no tiene presentada con
anterioridad ninguna solicitud como, asimismo, no tiene un registro
vlidamente otorgado de conformidad a la ley por este Departamento.

Que los hechos fundantes de la letra j) de la ley del ramo se


desatendern, puesto que no se adecuan a las causales de
irregistrabilidad contenidas en dichos preceptos.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f), y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Acoger la oposicin y rechazar la marca solicitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

374

CAPTULO V

JURISPRUDENCIA SOBRE FRASES DE PROPAGANDA

La LPI, en su artculo 19 inciso 2, admite el registro de las frases de


propaganda en los siguientes trminos: "Podrn tambin inscribirse las
frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o
adscritas a una marca registrada del producto, servicio o
establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar,
debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca
registrada que ser objeto de la publicidad".

Por su parte, el artculo 23, inciso 1, dispone que "Asimismo, se


podr solicitar y registrar [] frases de propaganda para aplicarse en
publicidad de marcas ya inscritas".

Conforme al tenor del citado artculo 19 inciso 2, de la LPI, las frases


de propaganda deben ir unidas o adscritas a una marca registrada del
producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual
se vaya a utilizar. Este requisito es esencial en toda frase de
propaganda, en trminos tales que si la marca a la cual la frase de
propaganda va unida o adscrita deja de estar vigente, dicha frase no
puede ser registrada.

Es ese sentido se fall la solicitud de registro de la frase TELEFNICA


DEL SUR, LA PRIMERA TELEFNICA DE CHILE, solicitada para
publicitar servicios de comunicaciones, clase 38, con oposicin en
base a la marca T-TELEFNICA, que distingue servicios de
telecomunicaciones clase 38. DPI resolvi rechazar la oposicin y, al
mismo tiempo, rechazar de oficio la frase pedida por cuanto resulta ser
inductiva a error respecto de la expresin la primera telefnica de
Chile, por tratarse de una expresin que pone de manifiesto una
cualidad de preeminencia en el mercado respecto de la empresa
solicitante, lo que indudablemente perjudicar al resto de los actores
en el mercado de las comunicaciones. Recurrido de apelacin dicho
fallo, el TAPI resolvi confirmar lo resuelto, pero modificando los
fundamentos. En efecto, sostuvo el TAPI que la marca registrada a la
que est adscrita la frase de propaganda solicitada no fue renovada,

375

por lo cual no se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19 inciso 21


de la LPI.

Las frases de propaganda estn sujetas a las mismas causales de


irregistrabilidad de las marcas propiamente tales. En tal sentido, les
son aplicables las causales establecidas en el artculo 20 de la LPI.

Un ejemplo en el cual se aplic la causal de irregistrabilidad


contemplada en el artculo 20 letra j) de la LPI fue el caso de la frase
de propaganda EN EL SUR DE CHILE, TELEFNICA DEL SUR, LA
NICA Y VERDADERA TELEFNICA, para publicitar servicios de
comunicaciones clase 38. Dicha solicitud tuvo oposicin en base al
artculo 20 letras e), f), h) y j) de la LPI, fundada en la marca TTELEFNICA, que distingue servicios de telecomunicaciones, clase
38. El DPI resolvi rechazar la oposicin y aceptar a registro la frase
solicitada. Recurrido el fallo de apelacin, el TAPI resolvi revocar lo
resuelto por el DPI, sealando que, mediante la frase solicitada, "se
estn vulnerando los principios de sana competencia mercantil, al
atribuir slo a la empresa solicitante determinadas caractersticas,
contenidas en las expresiones la nica y verdadera telefnica'", por
esas razones revoca la sentencia apelada y acoge la oposicin.

La jurisprudencia citada se detalla continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Solicitud N 435.890, fallo N 101.474, de fecha 08-05-2000,
marca "TELEFNICA DEL SUR, LA PRIMERA TELEFNICA DE
CHILE". Fallo TAPI de fecha 25-03-2003.

2)
Solicitud N 435.892, fallo N 101.523, de fecha 08-05-2000,
marca "EN EL SUR DE CHILE, TELEFNICA DEL SUR, LA NICA Y
VERDADERA TELEFNICA". Fallo TAPI de fecha 25-03-2003.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

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376

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 435.890, FALLO N 101.474, DE FECHA 08-05-2000,


EXP. N 2.855-99. FALLO TAPI DE FECHA 25-03-2003.

MARCA "TELEFNICA DEL SUR, LA PRIMERA TELEFNICA DE


CHILE"

Santiago, 8 de mayo de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA: TELEFNICA DEL SUR, LA PRIMERA TELEFNICA
DE CHILE.

COBERTURA: Frase de propaganda para publicitar servicios de


comunicaciones, clase 38 (Reg. N 369.487)

SOLICITANTE: Compaa Nacional de Telfonos Telefnica del


Sur S.A., rep. por Santiago Ortzar Decombe.

2.
OPONENTE: Telefnica S.A., rep. por Mara Luisa Arregui
Landaberea.

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f), h) y j) de la ley N 19.039, por


carecer de novedad y por presentar semejanza con la marca TTELEFNICA, Reg. N 475.044, que distingue servicios de
telecomunicaciones, clase 38.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
planteada, por cuanto los signos en cuestin, son claramente
diferentes, habida cuenta que el mayor nmero de elementos de que
se compone el signo pedido, logra dar origen a un conjunto diverso,
con su propia fisonoma e individualidad, que podr ser fcilmente

377

reconocible y distinguible por el pblico consumidor, lo que permite


suponer fundadamente que ellos podrn coexistir pacficamente en el
mercado, sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude
el actor.

Que igualmente procede rechazar la oposicin fundada en la


infraccin de la letra e), por cuanto la marca pedida no resulta ser
carente de novedad para la cobertura que pretende distinguir, siendo
poseedora de la novedad suficiente para constituir marca registrada.

Que habr de ser rechazada tambin la oposicin basada en la


infraccin de la letra j), por cuanto los antecedentes que obran en
autos no son suficientes para configurar los supuestos que dicha
norma contempla.

Que, sin embargo, habr de ser rechazada de oficio la marca


solicitada basada en la infraccin de la letra f), toda vez que la marca
en cuestin resulta ser inductiva a error o confusin respecto de la
expresin la primera telefnica de Chile, por tratarse de una expresin
que pone de manifiesto una cualidad de preeminencia en el mercado
respecto de la empresa solicitante, lo que indudablemente perjudicar
al resto de los actores en el mercado de las comunicaciones.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letra f) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar la oposicin, y rechazar de oficio la marca


solicitada.

Marcos Arellano Quiroz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral Propiedad Industrial

378

MARCA: TELEFNICA DEL SUR LA PRIMERA TELEFNICA DE


CHILE

Santiago, 25 de marzo de 2003.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada de fecha ocho de mayo del dos


mil, escrita a fs. treinta y uno vuelta, eliminndose la Parte
Considerativa con excepcin del prrafo 4, y se tiene en su lugar
presente:

Que segn lo alegado por la recurrente en estrados, y de la


certificacin acompaada a fs. 37 se establece que el registro N
369.487 al que est adscrita la frase de propaganda que se solicita en
autos no fue renovado, no dndose cumplimiento, por tanto, a lo
exigido por el inciso 2 del artculo 19 de la ley N 19.039.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo establecido en el artculo


19 de la ley N 19.039 y su reglamento se revoca en su parte apelada
la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil, escrita a fojas treinta y
uno vuelta, y se declara en su lugar que se acoge la oposicin de lo
principal de fs. 6 interpuesta por Telefnica S.A.. Se confirma el fallo
en alzada en cuanto se rechaza el registro pedido.

Djase constancia que procede la devolucin de la consignacin


efectuada por la apelante.

Antese la sentencia y devulvanse los autos.

Redaccin de la Ministra seora Olave.

Pronunciada por los Ministros seores Santa Cruz, Mrquez y seora


Olave.

379

Rol N 835-2000.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

Informe del Subdepartamento Jurdico

JUICIO POR OPOSICIN

SOLICITUD N 435.892, FALLO N 101.523, DE FECHA 08-06-2000,


EXP. N 2.888-99. FALLO TAPI DE FECHA 25-03-2003.

MARCA "EN EL SUR DE CHILE, TELEFNICA DEL SUR,

LA NICA Y VERDADERA TELEFNICA"

Santiago, 8 de junio de 2000.

En relacin con estos autos, cmpleme informar lo siguiente:

1.
MARCA: EN EL SUR DE CHILE, TELEFNICA DEL SUR, LA
NICA Y VERDADERA TELEFNICA.

COBERTURA: Frase de propaganda para publicitar servicios de


comunicaciones, clase 38 (Reg. N 369.487).

SOLICITANTE: Compaa Nacional de Telfonos Telefnica del


Sur S.A., rep. por Santiago Ortzar Decombe.

2.
OPONENTE: Telefnica S.A., rep. por Mara Luisa Arregui
Landaberea.

380

CAUSAL: Arts. 19 y 20 letras e), f), h) y j) de la ley N 19.039, por


carecer de novedad y por presentar semejanza con la marca TTELEFNICA, Reg. N 475.044, que distingue servicios de
telecomunicaciones, clase 38; y por ser contraria al orden pblico, a la
moral, y a las buenas costumbres, comprendidas en stas los
principios de competencia leal y tica mercantil.

3.
CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin
planteada, por cuanto los signos en cuestin son claramente
diferentes, habida cuenta que los elementos que los distinguen logran
dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio
que puede ser fcilmente reconocible y distinguible por el pblico
consumidor, lo que permite suponer fundadamente que ellos podrn
coexistir pacficamente en el mercado, sin que se produzcan los
errores o confusiones a que alude el actor.

Que procede rechazar la oposicin fundada en la infraccin de la


letra e), por cuanto la marca pedida no resulta ser carente de novedad
para la cobertura que pretende distinguir, siendo poseedora de la
novedad suficiente para constituir marca registrada.

Que habr de ser rechazada tambin la oposicin basada en la


infraccin de la letra j), por cuanto los antecedentes que obran en
autos no son suficientes para configurar los supuestos que dicha
norma contempla.

4.
En consecuencia, y visto lo dispuesto en la ley N 19.039 en sus
artculos 19 y 20 letras e), f), h) y j) y el reglamento de dicha ley,

PROPONGO: Rechazar
propaganda solicitada.

la

oposicin

Marcos Arellano Quiroz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

otorgar

la

frase

de

381

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral Propiedad Industrial

MARCA: EN EL SUR TELEFNICA DEL SUR

LA NICA Y VERDADERA TELEFNICA

Santiago, 25 de marzo de 2003.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada de fecha ocho de mayo de dos


mil, escrita a fs. vuelta, eliminndose totalmente la parte considerativa,
y se tiene en su lugar presente:

1.Que segn lo alegado por la recurrente en estrados, y de la


certificacin acompaada a fs. 36, se establece que el registro N
369.487 al que est adscrita la frase de propaganda que se solicita en
autos no fue renovado en su oportunidad, no dndose cumplimiento,
por tanto, a lo exigido por el inciso 2 del artculo 19 de la ley N
19.039.

2.Que, adems, cabe estimar atendibles los fundamentos de la


oposicin basada en la letra j) del artculo 20, toda vez que se estn
vulnerando los principios de la sana competencia mercantil, al atribuir
slo a la empresa solicitante determinadas caractersticas, contenidas
en las expresiones "la nica y verdadera telefnica".

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo establecido en los


artculos 19 y 20 letras j) de la ley N 19.039 y su reglamento se
revoca la sentencia apelada de fecha ocho de mayo de dos mil, escrita
a fojas treinta vuelta, y se declara en su lugar que se acoge la
oposicin de lo principal de fs. 6 interpuesta por Telefnica S.A, y se
rechaza el registro de la frase de propaganda pedida.

382

Acordada con la prevencin de la Ministra Sra. Olave que estuvo por


acoger la demanda de autos basada nicamente en la disposicin del
artculo 19 de la ley, segn se establece en el Considerando nmero
1.

Djase constancia que procede la devolucin de la consignacin


efectuada por la apelante.

Antese la sentencia y devulvanse los autos.

Redaccin de la Ministra seora Olave.

Pronunciada por los Ministros seores Santa Cruz, Mrquez y seora


Olave.

Rol N 813-2000.

CAPTULO VI

1.

DEMANDA DE NULIDAD DE MARCAS

La accin de nulidad tiene por objeto la proteccin de la propiedad


marcaria y especficamente obtener la declaracin de nulidad y
posterior cancelacin de la inscripcin de una determinada marca
registrada.

El art. 17 de la LPI, seala: "Los juicios de oposicin, los de nulidades


de registro o de transferencia, as como cualquier reclamacin relativa
a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en
general, se sustanciarn ante el Jefe del Departamento de Propiedad
Industrial, ajustndose a las formalidades que se establecen en esta
ley y a las que disponga el reglamento".

El art. 77 del reglamento seala: "Cualquier persona interesada, podr


solicitar la nulidad de un privilegio industrial, fundamentado en alguna

383

de las causales sealadas en el artculo 20 de la ley respecto a


marcas comerciales...".

Los juicios de nulidad de privilegio se sustanciarn ante el Jefe del


Departamento de Propiedad Industrial y se iniciarn con la respectiva
demanda de nulidad, que deber contener al menos los siguientes
antecedentes:

a)

Nombre, domicilio y profesin del demandante.

b) Nombre, domicilio y profesin del demandado. Para estos efectos


se tendr como cierto el ltimo domicilio que registrara el demandado
en el expediente del privilegio respectivo.

c) Nmero e individualizacin del privilegio cuya nulidad se solicita y


fecha de su registro.

d)
Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la
demanda.

De conformidad con lo sealado en el art. 1 de la ley N 18.120, el


escrito de nulidad y el de contestacin de ella, debern ser
patrocinadas por un abogado habilitado para el ejercicio de la
profesin.

El DPI exige que se cumpla esta norma y en el reglamento de la LPI


se basa la obligatoriedad del patrocinio.

1.2

Causales de nulidad

El art. 26 de la LPI seala: "Procede la declaracin de nulidad de


registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las
prohibiciones establecidas en el art. 20 de la ley". El artculo 20 de la
LPI se refiere a las causales de irregistrabilidad de marcas; sin
embargo, existen otras causales de nulidad de registro de marcas y
ello ocurre cuando se solicita la nulidad del acto administrativo, ya sea
porque el procedimiento administrativo adolece de un vicio que lo

384

expongan a la invalidez jurdico administrativa al margen del carcter


registrable o irregistrable de la marca, ya sea por ejemplo por un error
en la transcripcin respecto de la marca, o un error respecto a la
cobertura, o al titular correspondiente, o a la fecha de vigencia de la
marca, etc., por vicios cometidos durante la tramitacin ya sea por
error en la publicacin de la marca o por haberse clasificado
errneamente su cobertura.

1.3 Nulidad del acto administrativo por adolecer de vicios durante su


tramitacin

Jurisprudencia

Se demand la nulidad de la marca TYCO basada en lo dispuesto en


el decreto N 1.947 de fecha 10 de junio de 1928 el art. 21 que
dispona: "Se tendr por no presentada toda solicitud cuyo actor no
acreditare en la oficina de marcas, dentro del plazo de 60 das
contados desde que la gestin se halla en estado, el ingreso en
Tesorera del impuesto fiscal respectivo sin que se acompae, en los
casos de marca grfica, cinco ejemplares definitivos de la etiqueta que
forma parte de la marca. Se entender que la gestin se halla en ese
estado, desde la fecha de la providencia que autorice la inscripcin".

La disposicin transcrita era perfectamente clara, estableca una doble


obligacin que deba cumplirse dentro de plazo fatal, los 60 das
siguientes a la fecha de aprobacin de la marca se deba: a) pagar el
impuesto correspondiente a su concesin, y b) entregar el
comprobante de ese pago en la oficina de marcas. No bastaba pagar
el impuesto dentro de plazo, era preciso igualmente acreditar el pago
en la oficina de marcas tambin dentro de igual plazo; si no se haca
as, la solicitud se tena por no presentada, es decir, se produca
automticamente su caducidad (exigencia igual a la de la ley actual).

Al llegar la fecha en que habra debido vencer la marca se pidi su


renovacin, y como para este trmite la revisin se limita al libro de
registro primitivo, se concedi la misma marca lo cual constituye
seala el demandante, un absurdo jurdico, ya que mal puede
renovarse una marca si el registro primitivo no era vlido, porque no
estaba vigente el registro primitivo.

385

El DPI resolvi acoger la nulidad ya que qued acreditado que el


registro objeto de la demanda de nulidad no se lleg a materializar,
pues su renovacin correspondi a un registro caducado por lo que se
declar nulo el registro para todos los efectos legales y su inscripcin
en el libro de registros correspondiente debe ser cancelado.

Otro caso que sufri la misma suerte es la demanda de nulidad del


registro de la marca denominativa KERICO, que distingue todos los
productos de la clase 32, funda su demanda en lo dispuesto en los
arts. 17, 18, 19, 20 letra f) y 26 de la LPI y art. 74 y sgtes. del
Reglamento de la LPI seala que la demandada solicit el registro de
la marca KERICO para distinguir un establecimiento industrial de
productos de las clases 29, 30 y 32 contra la cual formul oposicin
basada en su marca KELICO, Registro N 346.206, para productos de
las clases 29 y 30 Registro N 326.533, para productos de la clase 30
y Registro N 344.109, clase 30.

Seala que segn informe N 73.254, se dict sentencia que acogi


oposicin de su mandante basado en la semejanza existente entre los
signos otorgndose el registro slo para distinguir productos de la
clase 32. Sin embargo, dado que la marca se solicit para distinguir un
establecimiento industrial de productos de las clases 29, 30 y 32,
present recurso de rectificacin para corregir la parte resolutiva del
fallo en el sentido que la marca pedida KERICO se otorgaba para
distinguir un establecimiento industrial de productos de la clase 32.

El DPI seala al respecto, que en relacin a la alegacin del


demandante por resolucin de fojas 31 de autos, de fecha 25 de julio
de 1994, se acogi el recurso interpuesto en el sentido que se
rectificaba el informe N 73.254, debiendo agregarse las palabras
establecimiento industrial de, entre las palabras "distinguir" y
"productos", sin embargo de la lectura del formulario que cursa a fs. 1,
se desprende que el solicitante no solicit el registro de dicho signo
para distinguir un establecimiento industrial, que por tanto, el error en
que incurre el Informe N 73.254, de fojas 29, consistente en la parte
expositiva indica que la marca pedida es para distinguir un
"establecimiento industrial", no habindose cometido ningn vicio en lo
resolutivo del fallo, toda vez que otorga la marca en forma correcta
para distinguir "productos de la clase 32".

Que por este motivo, la resolucin de fojas 31 de fecha 25 de julio de


1994, que acoge el recurso de rectificacin interpuesto por el

386

demandante a fojas 30 hace una errada apreciacin de los hechos. A


mayor abundamiento, las cuatro oposiciones que recibi en su
oportunidad la solicitud de fojas 01, incluida la del demandante de
nulidad, siempre se refieren a la solicitud de la marca KERICO, que
distingue productos de las clases 29, 30 y 32.

Que, en consecuencia, no corresponde acoger la demanda de nulidad


por este captulo.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1) Registro N 353.647, fallo N 85.280, de fecha 18-07-1997, marca


"TYCO".

2)
Registro N 430.726, fallo N 112.616, de fecha 28-09-2001,
marca "KERICO".

Ministerio de Economa Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 353.647, FALLO N 85.280, DE FECHA 18-07-1997.

MARCA "TYCO"

Santiago, 18 de julio de 1997.

A fs. 4 comparece don Miguel Lastarria Servat Medina, procurador de


marcas y patentes con domicilio en Avenida Bustamante 120, oficina
204, en representacin de la firma Tyco Industries Inc., industrial,
domiciliada en Moorestown, Estado de New Jersey, Estados Unidos
de Amrica, quien solicita se declare la nulidad de la marca "Tyco"
inscrita a nombre de don Jos Bruno Pellerano Simonetti, comerciante
domiciliado en calle Via del Mar, calle 3 Poniente 284; y se anote la

387

nulidad de dicha marca en las inscripciones correspondientes a ella N


226.167 (registro primitivo), y 353.647 (registro actual).

EN LOS HECHOS:

1)
Expone que, la palabra "Tyco", pertenece legalmente a su
mandante, "que la usa" a escala mundial desde hace muchos aos, y
que incluso constituye la parte esencial de su propio nombre: "Tyco"
Industries Inc.

2)
Agrega, que don Jos Bruno Pellerano Simonetti fue en un
tiempo representante comercial de su mandante en Chile, y que en
1979 recibi de sus corresponsales norteamericanos y abogados de
"Tyco Industries Inc.", instrucciones de ponerse en contacto con el
seor Pellerano Simonetti. En esa carta se le informaba que dicha
persona haba pedido la marca "Tyco" a su propio nombre, por
solicitud N 54.652, todava pendiente; pero que estaba llano a ceder
sus derechos sobre la misma a "Tyco Industries Inc.".

3)
Seala que cuando recibi de sus corresponsales la carta ya
mencionada, la solicitud N 54.652 haba sido aprobada, pero no se
haba acompaado a ella el comprobante de pago del impuesto de
concesin de la marca.

4)
Para apreciar la situacin producida en este caso es preciso
tener en cuenta que en 1979, cuando se tramit la solicitud N 54.652,
rega todava el antiguo Reglamento de marcas, cuyo texto qued
fijado por decreto N 1.947 de fecha 10 de junio de 1928. El art. 21 de
dicho reglamento dispona:

"Se tendr por no presentada toda solicitud cuyo actor no


acreditare en la oficina de Marcas, dentro del plazo de 60 das contado
desde que la gestin se halla en estado, el ingreso en Tesorera del
impuesto fiscal respectivo sin que se acompae, en los casos de
marca grfica, cinco ejemplares definitivos de la etiqueta que suma
parte de la marca".

"Se entender que la gestin se halla en estado, desde la fecha de la


providencia que autorice la inscripcin ".

388

La disposicin transcrita era perfectamente clara, estableca una doble


obligacin que deba cumplirse dentro de (plazo fatal) los 60 das
siguientes a Ia fecha de aprobacin de la marca: a) Pagar el impuesto
correspondiente a su concesin, y b) entregar el comprobante de ese
pago en la oficina de marcas. No bastaba pagar el impuesto dentro de
plazo, era preciso igualmente acreditar el pago en la oficina de marcas
tambin dentro de igual plazo; si no se haca as, la solicitud se tena
por no presentada, es decir, se produca automticamente su
caducidad (exigencia igual a la de la ley actual).

5)
Que esto es precisamente lo que ocurri en el caso de la
solicitud N 54.652 del seor Pellerano Simonetti. Es posible que se
haya pagado el impuesto dentro del plazo, pero el comprobante de
pago no se acompa dentro del plazo y la solicitud caduc.

6)
Producida esa caducidad, expresa que solicit la marca "Tyco"
para su mandante, ya que tena instrucciones anteriores para ello. La
solicitud respectiva recibi el N 13.880. La seora Conservadora de
Marcas anot en ella de su puo y letra la circunstancia que la marca
"Tyco", solicitud N 54.652, estaba caducada por falta de pago del
impuesto respectivo.

Agrega, que el seor Pellerano Simonetti no se opuso a la solicitud


N 63.880, y que finalmente la solicitud fue aprobada y la marca qued
inscrita con el N 257.509 (clase 28). Posteriormente, esta marca se
renov con el N 1.324.

7)
Existira, adems, otra causal de caducidad. El art. 21 del
antiguo Reglamento de Marcas ya transcrito, fijaba el mismo plazo
fatal de 60 das contados desde la fecha de aprobacin de la solicitud
para acompaar los ejemplares de la etiqueta, en los casos en que la
marca fuere una etiqueta. El solicitante no cumpli con esa exigencia a
pesar de haber sido notificado para ello.

Por lo anterior, se dio una doble caducidad de la solicitud N


54.652.

389

8)
Sin embargo, por un error de la oficina de marcas qued inscrita
la marca "Tyco" del seor Pellerano Simonetti con el N 226.167, sin la
etiqueta. Es probable que ello se deba a que se haya acompaado el
comprobante de pago fuera de plazo y que se haya anotado la
inscripcin por tal motivo.

9)
Una vez, inscrita la marca N 257.509 en favor de la parte, el
seor Pellerano Simonetti pidi la nulidad de la misma, alegando la
prioridad de su registro N 226.167. Al contestar la demanda de
nulidad, hizo presente que dicha inscripcin no era vlida, por las
causales ya expuestas en este escrito; y que por consiguiente no
deba acoger la demanda.

10)
Que, la Oficina de Marcas por sentencia N 24.942 de fecha 30
de mayo de 1983, rechaz la demanda de nulidad y mantuvo firme la
validez de la marca N 257.509, de su parte. En dicho fallo, se declara
que el registro N 226.167, del seor Pellerano Simonetti, no se
materializ por haber incurrido en los apercibimientos del art. 21 del
Reglamento de Marcas.

11)
Aunque la legislacin entonces vigente conceda el recurso de
apelacin respecto de las sentencias concernientes a la nulidad de
marcas, el seor Pellerano Simonetti no entabl dicho recurso. Por
consiguiente, el fallo qued ejecutoriado y opera a su respecto el
principio de cosa juzgada.

12)
Ejecutoriada la sentencia ya mencionada, debera haberse
cancelado en el libro respectivo la inscripcin N 16.167; pero ello no
se hizo por omisin inexplicable.

13)
Al llegar la fecha en que habra debido vencer la marca N
226.167, el seor Pellerano Simonetti pidi su renovacin, y como
para este trmite la revisin se limita al libro de registro primitivo, se
concedi la misma (actual marca "Tyco N 353.467); lo cual constituye
un absurdo jurdico, ya que mal puede renovarse una marca si el
registro respectivo no era vlido.

14)
Agrega, que debe hacer presente a esta oficina de marcas que
durante la tramitacin del juicio de nulidad sancionado, el seor
Pizarro Simonetti le escribi ofreciendo ceder a su parte sus derechos

390

sobre la marca "Tyco", a cambio de que se le reembolsaran los


honorarios de abogado que se haba pagado por dicho juicio. Como
entretanto se dict la sentencia favorable a su representado, no
alcanz a considerarse esta proposicin.

15)
Lamentablemente, ahora el seor Pellerano Simonetti ha vuelto
a las andadas, pidiendo varias marcas que tienen como elemento
principal o nico la palabra "Tyco" (solicitudes Ns. 266.856, 266.857,
266.859 y 269.756), a las cuales ha debido oponerse.

16)
Los antecedentes expuestos y la prueba que se rendir en su
oportunidad, si fuere necesario, dejan en claro la procedencia de esta
demanda de nulidad, ya que la mala fe con que ha actuado el seor
Pellerano Simonetti hace evidente que no tiene ningn derecho a la
marca "Tyco".

17)
En previsin de que la parte contraria quisiera invocar algn
plazo de prescripcin que perjudicara a su mandante, hago valer el
"Convenio de Pars" para la proteccin de la Propiedad Industrial, al
cual est adherido Chile, en el artculo 6 bis, sobre marcas
"notoriamente conocidas", prrafo 3 que establece que "no se fijar
plazo para reclamar la anulacin o la prohibicin de uso de las marcas
registradas o utilizadas de mala fe".

La marca "Tyco", registrada irregularmente por el seor Pellerano


Simonetti vulnera numerosas disposiciones legales como que la marca
N 353.647 se inscribi cuando todava rega el antiguo decreto N
958, sobre Propiedad Industrial, estimo necesario citar tanto las
disposiciones del mismo como de la actual ley N 19.039.

"a)
El decreto ley N 958 estableca que no pueden registrarse
como marcas los signos que se presten para inducir en error o engao
con respecto a la procedencia, calidad o gnero de los productos (art.
23, letra F). Aunque el decreto N 958 no deca expresamente que la
sancin, si se registraba una marca en contravencin a lo dispuesto en
el artculo 23, era la nulidad de la inscripcin, este Departamento de
Propiedad Industrial siempre lo entendi as.

b)
El decreto N 958, en su art. 23 letra ll), y la ley N 19.039 en su
art. 20 letra H), prescriben que no se pueden registrar las marcas que

391

se asemejan grfica y fonticamente a otras ya inscritas en la misma


clase y que pueden confundirse con ellas. En este caso ni siquiera hay
semejanza, sino identidad.

c)
El decreto N 958, en su art. 23 letra K), y el nuevo cuerpo legal
N 19.039, en su art. 20 letra J) prohbe el registro de marcas
contrarias a la "moral o a las buenas costumbres". Siempre se
entendi que era contrario a la moral y a las buenas costumbres el uso
o registro de marcas que contravinieran la competencia leal y tica
mercantil, la ley N 19.039 dispone expresamente que las marcas
contrarias a la "competencia leal y tica mercantil" son contrarias a las
buenas costumbres y, por consiguiente, son nulas.

d)
Otra causal de nulidad se da en el plazo para renovar marcas. El
decreto N 958 estableca que las marcas duraban diez aos, y que
podan renovarse antes de su vencimiento o dentro de los 30 das
siguientes. La ley N 19.039 contiene un precepto anlogo: Su artculo
24 dice que la renovacin puede pedirse durante la vigencia de la
marca o dentro de los 30 das siguientes a su vencimiento.

Pues bien, si por sentencia ejecutoriada y que produce cosa juzgada


se declar que la marca N 226.167, del seor Pellerano Simonetti, no
era vlida, era imposible renovarla como se hizo errneamente con el
registro N 353.647; puesto que el registro primitivo no estaba vigente.

Luego, la marca renovada es nula, por haberse obtenido esa


renovacin en forma contraria a la ley. El art. 10 del Cdigo Civil
prescribe expresamente que los actos contrarios a la ley son nulos y
de ningn valor.

Por tanto, solicita que debe darse cumplimiento a lo expuesto en la


sentencia N 24.942, de fecha 30 de mayo de 1983, que dio por
establecido que la marca "Tyco" N 226.167 no era vlida, y que en
consecuencia debe cancelarse dicha inscripcin en el libro de registro
respectivo.

Que la marca "Tyco", registro N 353.697, es nula por haberse


procedido a su renovacin en contravencin a la ley, y que, por
consiguiente, su inscripcin en el libro de registros correspondientes
debe ser asimismo cancelada.

392

Solicita, asimismo, se tenga a la vista el expediente N 63880


correspondiente a la solicitud de la marca "Tyco" N 257.509.

A fs. 8 se dio traslado a la demandada cuya notificacin consta a fs.


14, la cual no fue contestada por la contraria.

A fs. 23 se solicit informe y se decret autos para fallo y se decret


como medida para mejor resolver, tener a la vista el expediente de
solicitud N 54.652 y el fallo N 24.942.

CONSIDERANDO:

Que, habindose trado los autos para fallo y solicitado el informe


pertinente, se ha tenido a la vista los expedientes solicitud Ns. 54.652
y 63.880 y el fallo N 24.942 de este Departamento.

Que, de dichos antecedentes se desprende y en especial del fallo


antes mencionado, el cual se encuentra ejecutoriado, y en especial en
la parte resolutiva, considerando N 3, que el registro N 226.167 no se
lleg a materializar, motivo por el cual el Registro N 353.647, carece
de todo fundamento legal, pues es renovacin de un registro
caducado.

Por lo anterior atendido el decreto ley N 958 artculo 10 del Cdigo


Civil y la sentencia 24.942, se declara nulo el registro N 353.647, para
todos los efectos legales.

Carmen Iglesias Muoz

Secretario Abogado

Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

393

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 430.726, FALLO N 112.616, DE FECHA 28-09-2001.

SOLICITUD N 169.742. EXPEDIENTE N 77.549.

MARCA "KERICO"

Santiago, 28 de septiembre de 2001.

A fojas 47, don Jorge Caro Cordero, abogado, domiciliado en Avenida


Andrs Bello N 2711, piso 17, Santiago, en representacin de Socit
des Produits Nestl S.A. Industrial, domiciliada en Vevey, Cantn de
Vaud, Suiza, demanda la nulidad del Registro N 430.726, de fecha 30
de agosto de 1994, correspondiente a la marca denominativa KERIKO,
que distingue todos los productos de la clase 32, inscrita a nombre de
Tanya Esmeralda Carreo Bucarey, industrial, domiciliada en Coronel
Souper N 4158, Estacin Central, representada por Roberto
Villasante Palacios o Jorge Newman, domiciliados en Hurfanos N
1178, oficina 714, Santiago.

Funda su demanda en lo dispuesto en los artculos 17, 18, 19, 20 letra


f), y 26 de la ley N 19.039, y artculos 74 y siguientes del reglamento
de la ley N 19.039. De acuerdo con las normas citadas expresa que
bajo el N 169.742, doa Tanya Esmeralda Carreo Bucarey solicit el
registro de la marca KERIKO para distinguir un establecimiento
industrial de productos de las clases 29, 30 y 32, contra la cual formul
oposicin basada en su marca KELICO, Registro N 346.206 para
productos de las clases 29 y 30, Registro N 326.533 para productos
de la clase 30 y Registro N 344.109, en clase 30.

Segn informe N 73.254 se dict sentencia que acogi oposicin de


su mandante basado en la semejanza existente entre los signos,
otorgndose el registro slo para distinguir productos de la clase 32.
Sin embargo, dado que la marca se solicit para distinguir un
establecimiento industrial de productos de las clases 29, 30 y 32,
present recurso de rectificacin para corregir la parte resolutiva del

394

fallo en el sentido que la marca pedida KERIKO se otorgaba para


distinguir un establecimiento industrial de productos de la clase 32.

Agrega que el Departamento de Propiedad Industrial por resolucin de


25 de julio de 1994, actualmente ejecutoriada, acogi la rectificacin
solicitada, no obstante lo cual el Registro N 430.726 se practic para
distinguir productos de la clase 32, en infraccin y desconocimiento de
la resolucin antes citada y de lo establecido en los artculos 17 y 18
de la Ley de Propiedad Industrial, disposicin esta ltima que
establece que slo en virtud de una resolucin que "autoriza la
inscripcin en el registro respectivo", puede inscribirse una marca, y
que en este caso fue desconocida.

Por otra parte, el demandante manifiesta que adems procede


decretar la nulidad por cuanto el registro impugnado infringe la letra f),
del artculo 20 de la ley N 19.039. En efecto, a su juicio existe similitud
grfica, fontica y conceptual entre la marca KERIKO del demandado
y el signo KELICO de su representado, lo que ya fue reconocido por el
Departamento de Propiedad Industrial en el fallo N 73.254 y, si bien la
peticionaria se desisti de su solicitud para las clases 29 y 30,
mantenindola en la clase 32, no puede ser registrada en dicha clase
atendida la relacin existente entre los productos de las clases 29 y 30
con los de la clase 32, segn lo ha declarado el referido Departamento
y el Tribunal Arbitral en diversas sentencias que acompaa.

A fojas 53, con fecha 12 de julio de 1995, la demanda de fojas 47 y su


provedo fue notificada personalmente a don Roberto Villasante
Palacios, segn consta de la certificacin estampada por Receptor
Judicial.

A fojas 66, en lo principal la demandada opuso la excepcin de cosa


juzgada de la accin de nulidad fundado en lo dispuesto en los
artculos 175 y 177 del Cdigo de Procedimiento Civil, toda vez que
por sentencia ejecutoriada N 73.254 de fecha 15 de julio de 1994, se
acogi la oposicin del demandante respecto de un establecimiento
industrial de productos de las clases 29 y 30, otorgndose el registro
para el resto de la cobertura solicitada, sin que el actor hubiere
impugnado dicha sentencia a travs del recurso de apelacin. En ella
"se resolvi el juicio de oposicin ventilado ante el mismo Tribunal,
entre las mismas partes y en igual calidad, concurriendo en ambos
casos identidad de objeto pedido y de causa a pedir.".

395

En otros, el demandado contest la demanda solicitando que sea


rechazada en todas sus partes, por cuanto en el caso de autos no se
configura infraccin a lo dispuesto en la letra f), del artculo 20 de la ley
N 19.039, pues el "demandante a nivel nacional no ha establecido un
establecimiento de la naturaleza que el registro obtenido por mi
mandante posee y actualmente en uso", de forma tal que no se puede
pretender que exista error o confusin entre los consumidores en los
trminos que establece la disposicin antes citada.

Por otra parte, seala, la jurisprudencia ha establecido que no existe


relacin entre los productos de la clase 30 y los de la clase 32, salvo
algunas excepciones, por ejemplo, cuando los productos de las clases
30 y 32 se expenden en los mismos establecimientos. Aade que el
signo impugnado se aplicar para un establecimiento industrial de
concentrados de frutas naturales de la clase 32 y la marca fundante de
la demanda de nulidad para sustancias, compuestos y yerbas usadas
en decocciones e infusiones para preparar bebidas; cacao, chocolate,
caf, t, hierba mate y productos similares o sucedneos, clase 30, es
decir, uno y otro estn destinados a satisfacer necesidades distintas y,
de consiguiente, conforme al principio de especialidad de las marcas,
el mbito de aplicacin de stos es dismil, pudiendo coexistir sin
peligro alguno de causar error o confusin entre los consumidores.

A fojas 70, el demandante evacu el traslado de la excepcin de cosa


juzgada opuesta por el demandado, sealando que en el caso de
autos no se configura la triple identidad, por cuanto la accin deducida
en el juicio de oposicin es diferente a la del juicio de nulidad. En un
caso se trata de impedir la inscripcin de una marca y en el otro el
objetivo es obtener la cancelacin de un registro ya concedido.

A fojas 74 vuelta, se cit a las partes para or sentencia.

CONSIDERANDO:

1.Que, la demanda de nulidad de la marca denominativa KERIKO,


Registro N 430.726, que distingue todos los productos de la clase 32,
se bas en lo dispuesto en los artculos 17, 18, 19, 20 letra f), y 26 de
la ley N 19.039, y artculos 74 y siguientes del reglamento de la ley N
19.039.

396

2.De acuerdo con las normas citadas el demandante expresa que


bajo el N 169.742, doa Tanya Esmeralda Carreo Bucarey solicit el
registro de la marca KERIKO para distinguir establecimiento industrial
de productos de las clases 29, 30 y 32, contra la cual formul
oposicin basada en su marca KELICO, Registro N 346.206 para
productos de las clases 29 y 30, Registro N 326.533 para productos
de la clase 30, actualmente Registro N 503.245 y Registro N
344.109, en clase 30, la que se acogi basado en la semejanza
existente entre los signos, otorgndose el registro slo para distinguir
productos de la clase 32. Sin embargo, dado que la marca se pidi
para distinguir un establecimiento industrial de productos de las clases
29, 30 y 32, solicit corregir la parte resolutiva del fallo, peticin que
fue acogida, no obstante lo cual el Registro N 430.726 se practic
para distinguir productos de la clase 32, en infraccin y
desconocimiento de la resolucin antes citada y de lo establecido en
los artculos 17 y 18 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, el demandante manifiesta que adems procede decretar la


nulidad por cuanto el registro impugnado infringe la letra f), del artculo
20 de la ley N 19.039, ya que a su juicio existe similitud grfica,
fontica y conceptual entre la marca KERIKO del demandado y el
signo KELICO de su representado, lo que ya fue reconocido por el
Departamento de Propiedad Industrial en el fallo N 73.254, y atendida
la relacin existente entre los productos de las clases 29 y 30 con los
de la clase 32, segn lo ha declarado el referido Departamento y el
Tribunal Arbitral en diversas sentencias que acompaa.

3.Que, tanto la demanda como su resolucin, fueron notificadas


en forma legal al demandado.

4.Que, la demandada, opuso la excepcin de cosa juzgada de la


accin de nulidad, fundada en lo dispuesto en los artculos 175 y 177
del Cdigo de Procedimiento Civil, toda vez que por sentencia
ejecutoriada N 73.254 de fecha 15 de julio de 1994, se acogi la
oposicin del demandante respecto de un establecimiento industrial de
productos de las clases 29 y 30, otorgndose el registro para el resto
de la cobertura solicitada, sin que el actor hubiere impugnado dicha
sentencia a travs del recurso de apelacin. En ella "se resolvi el
juicio de oposicin ventilado ante el mismo tribunal, entre las mismas
partes y en igual calidad, concurriendo en ambos casos identidad de
objeto pedido y de causa a pedir.".

397

En otros, el demandado contest la demanda solicitando que sea


rechazada en todas sus partes, por cuanto en el caso de autos no se
configura infraccin a lo dispuesto en la letra f), del artculo 20 de la ley
N 19.039, pues el signo impugnado se aplicar para un
establecimiento industrial de concentrados de frutas naturales de la
clase 32 y la marca fundante de la demanda de nulidad para
sustancias, compuestos y yerbas usadas en decocciones e infusiones
para preparar bebidas; cacao, chocolate, caf, t, hierba mate y
productos similares o sucedneos, clase 30, es decir, uno y otro estn
destinados a satisfacer necesidades distintas y de consiguiente,
conforme al principio de especialidad de las marcas, el mbito de
aplicacin de stos es dismil, pudiendo coexistir sin peligro alguno de
causar error o confusin entre los consumidores, segn lo ha
declarado tambin la jurisprudencia.

5.Que, la causa no fue recibida a prueba por no existir hechos


substanciales, pertinentes y controvertidos.

6.Que, previamente, corresponde determinar si procede o no


acoger la excepcin de cosa juzgada opuesta por el demandado, por
ser ella un asunto de previo y especial pronunciamiento.

Que, el artculo 177 del Cdigo de Procedimiento Civil dispone que,


para que proceda la excepcin de cosa juzgada debe existir la triple
identidad legal de persona, cosa pedida y causa de pedir.

Que, en la Solicitud N 169.742 de registro de la marca KERIKO, el


demandante en estos autos Nestl S.A., formul oposicin a los
efectos de que se rechazara dicha solicitud. Que en estos autos la
pretensin del demandante es diversa y se dirige a obtener la
declaracin de nulidad y posterior cancelacin de la inscripcin de una
marca comercial ya registrada.

En consecuencia, cabe estimar improcedente la excepcin de cosa


juzgada opuesta por el demandado, puesto que en la especie no
concurre la triple identidad exigida por la ley, ya que, como lo ha
sostenido uniformemente la jurisprudencia del ramo, entre el referido
juicio de oposicin y el presente juicio de nulidad no existe identidad
de cosa pedida.

398

7.Que, en relacin a la alegacin del demandante en cuanto a que


el Registro N 430.726 impugnado, se practic para distinguir
productos de la clase 32, no obstante la solicitud correspondiente se
formul para distinguir un establecimiento industrial de productos de la
clase 32, efectivamente el actor mediante recurso de rectificacin que
rola a fojas 30, solicit que se enmendara el informe del
Subdepartamento Jurdico N 73.254 que rola a fojas 29, de fecha 15
de julio de 1994.

Que, por resolucin de fojas 31 de autos, de fecha 25 de julio de


1994, se acogi el recurso del demandante en el sentido que se
rectificaba el Informe N 73.254, debiendo agregarse las palabras
establecimiento industrial de, entre las palabras "distinguir" y
"productos".

8.Que, al respecto, cabe considerar que segn se constata de la


lectura de la solicitud de fojas 01, doa Tanya Esmeralda Carreo
Bucarey pidi el registro de la marca KERIKO para distinguir
solamente productos de las clases 29, 30 y 32 posteriormente a fojas
27 limit la solicitud excluyendo las clases 29 y 30, pues en el
formulario frente a las opciones "S" y "NO" ubicadas a continuacin de
la frase: "Se solicita el registro para Establecimiento Industrial", tarj
con una "X" la opcin "NO", es decir, no solicit el registro de dicho
signo para establecimiento industrial.

Que, por lo tanto, el error en que incurre el Informe N 73.254, de fojas


29, consiste en que en la parte expositiva indica que la marca pedida
es para distinguir un "establecimiento industrial'; no habindose
cometido ningn vicio en lo resolutivo del fallo, toda vez que otorga la
marca en forma correcta para distinguir "productos de la clase 32".

Que, por este motivo, la resolucin de fojas 31, de fecha 25 de julio de


1994, que acoge el recurso de rectificacin interpuesto por el
demandante a fojas 30, hace una errada apreciacin de los hechos. A
mayor abundamiento, las cuatro oposiciones que recibi en su
oportunidad la solicitud de fojas 01, incluida la del demandante de
nulidad, siempre se refieren a la solicitud de la marca "KERIKO", que
distingue productos de las clases 29, 30 y 32.

Que, en consecuencia, no corresponde acoger la demanda por este


captulo.

399

9.Que, en relacin con la letra f), del artculo 20 de la ley N


19.039, corresponde igualmente no hacer lugar a la demanda, por
cuanto no concurren en el caso de autos los supuestos contenidos en
dicha causal, toda vez que no existe relacin de cobertura entre los
productos de la clase 30, en la cual el demandante tiene actualmente
registrada su marca KELICO y los de la clase 32, correspondiente al
Registro N 430.726, de la marca KERIKO del demandado.

POR TANTO:

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artculos 17, 18, 20


letra f), y 26 de la ley N 19.039,

PROPONGO:

1.Que se rechace la excepcin de cosa juzgada alegada por la


parte demandada, y

2.Que se rechace la demanda de nulidad interpuesta y se


mantenga la vigencia del Registro N 430.726, correspondiente a la
marca denominativa KERIKO, que distingue todos los productos de la
clase 32.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

2.
LPI

CAUSALES DE NULIDAD DE MARCAS ARTCULO 20 DE LA

Jurisprudencia

400

El art. 26 de la LPI seala: "Procede la declaracin de nulidad de


registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las
prohibiciones establecidas en el art. 20 de la ley", que seala que no
pueden registrarse como marcas:

a)
Los escudos, las banderas u otros emblemas, las
denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones
internacionales y de los servicios pblicos estatales.

b)
Las denominaciones tcnicas o cientficas respecto del objeto a
que se les destina, las denominaciones comunes internacionales
recomendadas por la organizacin mundial de la salud y aquellas
indicativas de la accin teraputica.

c)
El nombre, el seudnimo o el retrato de una persona natural
cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si
hubiere fallecido. Sin embargo, sern susceptibles de registrarse los
nombres de personajes histricos cuando hubieren transcurrido a lo
menos 50 aos de su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podrn registrarse nombres de personas cuando ello


constituya infraccin a las letras e), f), g) y h).

d)
Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de
control de garanta adoptadas por un Estado, sin su autorizacin y las
que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas
en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcin sea pedida
por una persona distinta de quien las obtuvo.

e)
Las expresiones empleadas para indicar el gnero, naturaleza,
origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad
de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso
general en el comercio para designar cierta clase de productos,
servicios o establecimientos, y las que no presenten carcter de
novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que
deban aplicarse.

401

f)
Las que se presten para inducir a error o engao respecto de la
procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o
establecimientos.

g)
Las marcas iguales o que grfica fonticamente se asemejen,
en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los
mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular


extranjero deber dentro de 90 das solicitar la inscripcin de la marca;
si as no lo hiciere, la marca podr ser solicitada por cualquier
persona, teniendo prioridad aquella a quien se le hubiere rechazado la
solicitud o anulado el registro.

h)
Aquellas que iguales o que grfica o fonticamente se asemejen
en forma de poder confundirse con otras ya registradas o vlidamente
solicitadas con anterioridad, en la misma clase.

i)
La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los
productos y de los envases.

j)
Las contrarias al orden pblico, a la moral y a las buenas
costumbres, comprendidas en stas los principios de competencia leal
y tica mercantil".

A continuacin veremos algunos casos en que se ha demandado la


nulidad por distintas causales contenidas en el art. 20 de la LPI.

2.1

Demanda de nulidad por artculo 20 letra b) de la LPI

Jurisprudencia

No pueden registrarse como marcas: b) Las denominaciones tcnicas


o cientficas respecto del objeto a que se les destina, las
denominaciones comunes internacionales recomendadas por la

402

organizacin mundial de la salud y aquellas indicativas de la accin


teraputica.

La jurisprudencia en demandas de nulidad en este sentido es la


siguiente.

Se present demanda de nulidad de la marca mixta RECETARIO


MAGISTRAL que distingue servicios de laboratorio de productos
qumico-farmacuticos, servicios profesionales en el rea mdica y
qumico-farmacutica, servicios de diagnsticos mdicos con tcnicas
especializadas, investigaciones qumicas y qumico-farmacuticas,
anlisis qumico y qumico-farmacuticos, servicios de preparaciones
qumico-farmacuticas por prescripcin mdica clase 42. Se bas en
lo dispuesto en los artculos 19 y 20, letras b), e), f) y j) y artculo 26 de
la LPI, toda vez que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Espaola, la palabra RECETARIO significa: "(De receta) m. Asiento o
apuntamiento de todo lo que el mdico ordena que se suministre al
enfermo, as de alimentos como de medicinas.// 4. Conjunto de
recetas, notas en las que se indica el modo de hacer una cosa// 5.
Libro de las medicinas usuales y su composicin. Segn el mismo
Diccionario la palabra MAGISTRAL tiene un significado preciso en la
actividad farmacutica, que es el siguiente "9.m. Farm. Medicamento
que slo se prepara por prescripcin facultativa". En consecuencia,
agrega, la expresin RECETARIO MAGISTRAL es una prescripcin
de medicinas realizadas por el facultativo, especialmente diseada
para un caso clnico concreto y que dispone detalladamente la
frmula, combinacin o receta de los medicamentos.

El DPI seala que efectivamente la marca RECETARIO MAGISTRAL


vulnera lo dispuesto en el art. 19 de LPI, ya que se trata de una
expresin de uso general en el comercio, que carece de novedad tanto
en el ramo mdico como qumico y farmacutico, que infringe lo
dispuesto en el art. 20, letra b) de la LPI, ya que corresponde a una
denominacin tcnica respecto de la cobertura que ampara el registro
cuya nulidad se solicita, que indica el gnero, origen naturaleza,
destinacin valor y cualidad de los medicamentos, de las recetas
mdicas y qumico-farmacuticas como tambin de todos los servicios
afines y relacionados, frente a los cuales tambin es descriptiva, lo
que atenta contra lo dispuesto en el art. 20 letra e) LPI.

Por ltimo seala que los trminos RECETARIO y MAGISTRAL tienen


una significacin precisa e inequvoca en el mbito qumico-

403

farmacutico, perfectamente coherente con las definiciones del


Diccionario de la Real Academia Espaola, por lo que se acoge la
demanda de nulidad y se cancela la vigencia del registro de la marca
Recetario Magistral.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

Registro N 518.773, fallo N 110.920, de fecha 20-07-2001,


marca "RECETARIO MAGISTRAL".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 518.773, FALLO N 110.920, DE FECHA 20-07-2001.

SOLICITUD N 399.212. EXPEDIENTE N 4.176-99

MARCA "RECETARIO MAGISTRAL"

Santiago, 20 de julio de 2001.

A fojas 7, don Anselmo Aguayo Espejo, abogado, domiciliado en calle


Lota N 2325, piso 7, comuna de Providencia, Santiago, en
representacin de Farmacias Cruz Verde S.A., sociedad del giro de su
denominacin, con domicilio en calle Lord Cochrane N 326, de
Santiago, demanda la nulidad del Registro N 518.773, de fecha 06 de
agosto de 1998, correspondiente a la marca mixta RECETARIO
MAGISTRAL, que distingue servicios de laboratorio de productos
qumico-farmacuticos, servicios profesionales en el rea mdica y
qumico-farmacutica, servicios de diagnsticos mdicos con tcnicas
especializadas, investigaciones qumicas y qumico-farmacuticas,
anlisis qumico y qumico-farmacuticos, servicios qumicos y
qumico-farmacuticos,
servicios
de
preparaciones
qumicofarmacuticas por prescripcin mdica, clase 42, inscrita a nombre de
Farmacias Ahumada S.A., sociedad del giro de su denominacin,

404

representada legalmente por don Jaime Sinay Assael, factor de


comercio, ambos domiciliados en Avda. Vicua Mackenna N 585, de
esta ciudad.

Funda su demanda en lo dispuesto en los artculos 5, 17, 19, 20,


letras b), e), f) y j), y artculo 26 de la ley N 19.039, su decreto
reglamentario, los artculos 3, 254 y siguientes del Cdigo de
Procedimiento Civil, y dems disposiciones aplicables contenidas en el
Convenio de Pars. De acuerdo con las normas citadas expresa que el
Diccionario de la Real Academia Espaola, da a la palabra
RECETARIO las siguientes significaciones: "(De receta) m. Asiento o
apuntamiento de todo lo que el mdico ordena que se suministre al
enfermo, as de alimentos como de medicinas. // 4. Conjunto de
recetas, notas en las que se indica el modo de hacer una cosa. // 5.
Libro de las medicinas usuales y su composicin. Segn el mismo
diccionario, la palabra MAGISTRAL tiene un significado preciso en la
actividad farmacutica, que es el siguiente: "9. m. Farm. Medicamento
que slo se prepara por prescripcin facultativa.". En consecuencia,
agrega, la expresin RECETARIO MAGISTRAL es una prescripcin
de medicinas realizadas por el facultativo, especialmente diseada
para un caso clnico concreto y que dispone detalladamente la
frmula, combinacin o receta de los medicamentos.

En efecto, seala el demandante, las farmacias expenden dos tipos de


medicamentos, aquellos fabricados en serie por distintos laboratorios y
poseen una marca especfica, y aquellos que son fabricados segn un
recetario, en virtud de una receta magistral, especialmente emitida por
un facultativo, para un caso clnico concreto, ya sea porque los
frmacos ordinarios no estn disponibles en las dosis requeridas,
porque es necesaria una administracin distinta a la existente en el
mercado, o bien, se deben suprimir ciertos excipientes. Luego, el
servicio de preparacin de la receta magistral es provedo por las
farmacias. En resumen, la marca en litigio distingue tanto un conjunto
de recetas, como el servicio de preparacin de la receta magistral, y el
lugar fsico donde se realiza esta elaboracin. Por lo tanto, es evidente
en opinin del demandante, que el propsito de Farmacias Ahumada
con el registro de la marca impugnada, es perturbar e impedir el
ejercicio de esta actividad a los comerciantes del rubro.

Y por la letra j) artculo 26 de la ley N 19.039, y artculo 10 bis del


Convenio de Pars, por cuanto el Registro N 518.773, corresponde a
una marca mixta, que fue concedida "sin proteccin a Recetario en

405

forma aislada", debiendo ser considerada como tal, y no, simplemente,


como la marca denominativa RECETARIO MAGISTRAL.

Agrega que el registro impugnado tuvo su origen en la Solicitud N


399.212, de fecha 03 de diciembre de 1997, siendo aceptada sin que
se formulara oposicin alguna en su contra.

La demandada destaca que es duea de la misma marca mixta, con


Registro N 394.296 renovacin del Registro N 263.984 de 1982,
que distingue todos los productos de la clase 05, y que fue concedida
con idntica nota de proteccin a la del registro impugnado.

La demandada expone que los decretos supremos Ns. 466 y 1876,


son de fecha posterior al registro primitivo de la marca mixta en litigio.

Finalmente, la demandada menciona la existencia de las marcas


comerciales RECETARIO NACIONAL, Registro N 372.141, para
distinguir productos de las clases 05 y 16; y, la marca MAGISTRAL,
Registros Ns. 350.718, 385.077, 404.379, 453.827, 495.395, 520.908
y 543.174, no estando cuestionadas ninguna de ellas.

A fojas 36 vuelta, se cit a las partes para or sentencia.

CONSIDERANDO:

1.Que, la demanda de nulidad de la marca mixta RECETARIO


MAGISTRAL, Registro
N 518.773, que distingue servicios de
laboratorio
de
productos
qumico-farmacuticos,
servicios
profesionales en el rea mdica y qumico-farmacutica, servicios de
diagnsticos mdicos con tcnicas especializadas, investigaciones
qumicas y qumico-farmacuticas, anlisis qumico y qumicofarmacuticos, servicios qumicos y qumico-farmacuticos, servicios
de preparaciones qumico-farmacuticas, por prescripcin mdica,
clase 42, se bas en lo dispuesto en los artculos 19, 20, letras b), e),
f) y j), y artculo 26 de la ley N 19.039, entre otras disposiciones
legales, toda vez que, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Espaola, la palabra RECETARIO significa: "(De receta) m. Asiento o
apuntamiento de todo lo que el mdico ordena que se suministre al
enfermo, as de alimentos como de medicinas. // 4. Conjunto de

406

recetas, notas en las que se indica el modo de hacer una cosa. // 5.


Libro de las medicinas usuales y su composicin.", y la palabra
MAGISTRAL, segn el mismo diccionario significa en la actividad
farmacutica: "9. m. Farm. Medicamento que slo se prepara por
prescripcin facultativa.". En consecuencia, y de acuerdo con lo
previsto en las disposiciones que cita de los decretos supremos Ns.
466 y 1876, del Ministerio de Salud, la expresin RECETARIO
MAGISTRAL es una prescripcin de medicinas realizadas por el
facultativo, especialmente diseada para un caso clnico concreto y
que dispone detalladamente la frmula, combinacin o receta de los
medicamentos, esto es, la marca en litigio distingue tanto un conjunto
de recetas, como el servicio de preparacin de la receta magistral, y el
lugar fsico donde se realiza esta elaboracin. Por lo tanto, es evidente
en opinin del demandante, que el propsito de Farmacias Ahumada
con el registro de la marca impugnada, es perturbar e impedir el
ejercicio de esta actividad a los comerciantes del rubro.

En razn de lo expuesto, la marca RECETARIO MAGISTRAL vulnera


lo dispuesto en el artculo 19, de la ley N 19.039, ya que se trata de
una expresin de uso general en el comercio, que carece de novedad,
tanto en el ramo mdico como qumico-farmacutico; que infringe lo
dispuesto en el artculo 20, letra b), del cuerpo legal antes citado, ya
que corresponde a una denominacin tcnica respecto de la cobertura
que ampara el registro cuya nulidad se solicita; que indica el gnero,
origen, naturaleza, destinacin, valor y cualidad de los medicamentos,
de las recetas mdicas y qumico-farmacuticas, como tambin de
todos los servicios afines y relacionados, frente a los cuales tambin
es descriptiva, lo que atenta contra lo dispuesto en el artculo 20, letra
e), de la Ley de Propiedad Industrial.

Por otra parte, el registro impugnado vulnera lo dispuesto en el artculo


20, letra f), de la ley N 19.039, ya que a juicio del demandante,
generar todo tipo de errores, engaos y confusiones respecto de la
procedencia, cualidad y gnero de los servicios.

Finalmente, manifiesta el demandante, el registro en referencia


infringe el artculo 20, letra j), de la citada ley, por cuanto de los
hechos expuestos no cabe duda que la marca debe ser anulada por
ser contraria a la competencia leal y tica mercantil.

2.Que la demandada, una vez vlidamente notificada, contest la


demanda de nulidad solicitando que se rechace en todas sus partes,

407

en virtud de lo dispuesto en los artculos 19, 20, letras b), e), f) y j) y 26


de la ley N 19.039, y artculo 10 bis del Convenio de Pars, puesto
que el registro impugnado corresponde a una marca mixta, que fue
concedida "sin proteccin a Recetario en forma aislada", debiendo ser
considerada como tal, y no, simplemente, como la marca denominativa
RECETARIO MAGISTRAL.

Agrega que el registro impugnado tuvo su origen en la Solicitud N


399.212, de fecha 3 de diciembre de 1997, siendo aceptada sin que se
formulara oposicin alguna en su contra. Manifiesta que es duea de
la misma marca mixta, RECETARIO MAGISTRAL, con Registro N
394.296 renovacin del Registro N 263.984 de 1982, que distingue
todos los productos de la clase 05, concedida con idntica nota de
proteccin a la del registro impugnado.

La demandada aade que los decretos supremos Ns. 466 y 1876, son
de fecha posterior al registro primitivo de la marca mixta en litigio.

Finalmente, la demandada menciona la existencia de las marcas


comerciales RECETARIO NACIONAL, Registro N 372.141, para
distinguir productos de las clases 05 y 16; y, la marca MAGISTRAL,
Registros Ns. 350.718, 385.077, 404.379, 453.827, 495.395, 520.908
y 543.174, no estando cuestionadas ninguna de ellas.

3.Que, procediendo al anlisis de las causales de nulidad


invocadas por el demandante, en relacin a la letra e), del artculo 20,
de la ley N 19.039, cabe concluir que ella se configura plenamente en
el caso de autos.

En efecto, como bien seala el demandante, de acuerdo al Diccionario


de la Real Academia Espaola, la palabra RECETARIO significa
"Asiento o apuntamiento de todo lo que el mdico ordena que se
suministre al enfermo as de alimentos como de medicinas; tambin,
conjunto de recetas, notas en las que se indica el modo de hacer una
cosa; y Libro de las medicinas usuales y su composicin". A su vez, la
palabra MAGISTRAL, significa segn el mismo diccionario:
"Medicamento que slo se prepara por prescripcin facultativa.".

Que, por otra parte, a la luz de las disposiciones de los decretos


supremos del Ministerio de Salud N 466, que aprueba el Reglamento

408

de Farmacias y N 1.876, que aprueba el Reglamento del Sistema


Nacional de Control de Productos Farmacuticos, Alimentos de Uso
Mdico y Cosmticos, los cuales se encuentran plenamente vigentes a
la fecha, se concluye que los trminos RECETARIO y MAGISTRAL
tienen una significacin precisa e inequvoca en el mbito qumicofarmacutico, perfectamente coherente con las definiciones del
Diccionario de la Real Academia Espaola.

As, el artculo 34, inciso 2, del D. S. N 466, de 1985 esto es, de


fecha anterior al registro impugnado, del Ministerio de Salud, dispone
que: "Receta Magistral es aquella en que un profesional legalmente
habilitado para ello prescribe una frmula especial para un enfermo
determinado, la que debe elaborarse en el momento de su
presentacin".

En consecuencia, la expresin RECETARIO MAGISTRAL pone de


manifiesto un conjunto claramente genrico, indicativo y descriptivo de
los servicios amparados por el registro impugnado sin que cuente
con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo
susceptible de amparo marcario, pues la cobertura del Registro N
518.773, comprende, entre otros, los servicios, profesionales en el
rea mdica y qumico-farmacutica, los servicios de diagnstico
mdico, los servicios de investigaciones qumicas y qumicofarmacuticas, de anlisis qumico y qumico-farmacuticos, y los
servicios de preparaciones qumico-farmacuticas por prescripcin
mdica.

4.Que, en relacin a la etiqueta correspondiente al registro


impugnado, sta se encuentra descrita en el citado registro como:
"Palabra recetario bajo sta la palabra magistral ambas en color negro,
a su costado derecho rectngulo negro en su interior mortero en color
blanco". Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Espaola
define la palabra Mortero como un utensilio de madera, piedra o metal,
que sirve para machacar en l drogas. Esto es, la etiqueta amparada
por el registro impugnado es igualmente genrica e indicativa de los
servicios comprendidos por el registro en litigio.

5.Que, por estas consideraciones, la marca mixta RECETARIO


MAGISTRAL, constituye un signo genrico, indicativo, descriptivo, y
una expresin de uso comn en el mbito qumico-farmacutico y de
los servicios amparados por el registro impugnado.

409

6.Que, igualmente, corresponde acoger la demanda fundado en lo


dispuesto en la letra b), del artculo 20, de la ley N 19.039, ya que la
expresin RECETARIO MAGISTRAL constituye una denominacin
tcnica en el mbito mdico o qumico-farmacutico.

7.Que, no se ha estimado vulnerada la disposicin de la letra f),


del artculo 20, de la ley N 19.039, ya que en el caso de autos no se
presentan los supuestos necesarios para su configuracin.

8.Que, respecto de la letra j), del artculo 20, de la ley precitada,


tampoco se ha considerado infringida dicha disposicin, por cuanto no
existen antecedentes en autos que permitan configurar los supuestos
contenidos en dicha causal.

POR TANTO,

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artculos 19 y 20


letras e) y b) y artculo 26 de la ley N 19.039,

PROPONGO: Que se acoja la demanda de nulidad interpuesta,


ordenando se cancele el Registro N 518.773, correspondiente a la
marca mixta RECETARIO MAGISTRAL, que distingue servicios de
laboratorio
de
productos
qumico-farmacuticos,
servicios
profesionales en el rea mdica y qumico-farmacutica, servicios de
diagnsticos mdicos con tcnicas especializadas, investigaciones
qumicas y qumico-farmacuticas, anlisis qumico y qumicofarmacuticos, servicios qumicos y qumico-farmacuticos, servicios
de preparaciones qumico-farmacuticas por prescripcin mdica,
clase 42.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

2.2

Demanda de nulidad por artculo 20, letra e) de la LPI

410

Jurisprudencia

No pueden registrarse como marcas: e) Las expresiones empleadas


para indicar gnero, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia,
destinacin, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o
establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para
designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las
que no presenten carcter de novedad o describan los productos o
servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

Se present demanda de nulidad sobre el registro de la marca PCS


para distinguir servicios de comunicaciones telefnicas, telegrficas,
radiofnicas y de otra ndole clase 38, se bas en lo dispuesto en los
artculos 19 y 20 letra e) de la LPI y artculo 10 del Cdigo Civil, por
ser la expresin PCS un trmino tcnico, indicativo y descriptivo de los
servicios de telefona personal, careciendo por lo tanto, de los
requisitos de novedad y especialidad como para ser una marca
comercial respecto de servicios de telecomunicaciones de la clase 38.
Durante el lapso probatorio, la demandante acompa con citacin,
diversa documentacin tales como artculos publicados en diferentes
diarios en los que se menciona la denominacin PCS, como un
trmino descriptivo e indicativo tratndose de distinguir servicios de
telecomunicaciones de la clase 38, adems de un oficio del
Subsecretario de Telecomunicaciones, en el que se manifiesta que la
expresin PCS significa PERSONAL COMMUNICATION SYSTEM,
que esta denominacin corresponde a un sistema de comunicaciones
personales, similar en estructura a los sistemas de comunicacin
celular analgicos, puesto que emplea un esquema de cobertura
mltiple mediante celdas. Asimismo consta en fallo dictado por el
Consejo de Autorregulacin y tica Publicitaria, que en uno de sus
considerandos estableci que la sigla PCS en ingls y su significado
"Personal Communication Services", no han nacido en Chile y que su
uso indica que no se trata de un nombre propio ni de un nombre de
fantasa, sino de un trmino genrico que ha pasado a denominar la
"categora del producto", por lo que el DPI concluye que efectivamente
la
expresin
PCS
destinada
a
distinguir
servicios
de
telecomunicaciones de la clase 38, resulta carente de la novedad y
especialidad requerida por la ley para constituir marca comercial, ya
que ella no es sino la sigla de los trminos "Personal Communication
System", que es un trmino indicativo, genrico y descriptivo de los
servicios que se distinguen, por lo que se ordena cancelar la
inscripcin correspondiente a la marca PCS de la clase 38.

411

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

Registro N 410.091, fallo N 102.140, de fecha 29-05-2000,


marca "PCS".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 410.091, FALLO N 102.140, DE FECHA 29-05-2000.

SOLICITUD N 226.559. EXPEDIENTE N 91.892

MARCA "PCS"

Santiago, 29 de mayo de 2000.

Don Ivn Van de Wyngard Mellado, factor de comercio, en su calidad


de Gerente General y en representacin de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. ENTEL, ambos domiciliados en Miraflores N
222, piso 13, demand la nulidad del Registro N 410.091
correspondiente a la marca "PCS", inscrita con fecha 30 de julio de
1993, a nombre de la Compaa de Telecomunicaciones Mviles de
Chile S.A., representada por su Gerente General don Jorge Id
Snchez, domiciliado en Hurfanos 540, 5 piso, Santiago, para
distinguir servicios de comunicaciones telefnicas, telegrficas,
radiofnicas y de otra ndole, clase 38.

Fundando su demanda en lo dispuesto en los artculos 19, 20 letra e) y


26 de la ley N 19.039 y artculo 10 del Cdigo Civil, a fs. 6 y a fs. 90
expres que a partir del ao 1992 en el mbito de las
telecomunicaciones, basado en la tecnologa digital y microcelular,
naci el concepto de PCS, esto es, Personal Communication Services
o Servicios de Comunicacin Personal. As, PCS implica servicios de

412

comunicacin a las personas, mediante el uso de aparatos telefnicos


mviles inalmbricos, que pueden llevarse de un lugar a otro, similar al
servicio celular, pero con importantes diferencias tecnolgicas.

De tal forma, la marca PCS cae de plano en la prohibicin del artculo


20 de la ley, que prohbe el registro de las denominaciones tcnicas o
cientficas respecto del objeto a que se las destina, como asimismo de
las expresiones empleadas para indicar el gnero, naturaleza, origen,
nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad de los
productos, servicios o establecimientos y las que sean de uso general
en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o
establecimientos y las que no presenten carcter de novedad o
describan los productos, servicios, o establecimientos a que deben
aplicarse.

La marca PCS no puede distinguir servicios de comunicacin alguno,


por cuanto es una denominacin tcnica indicativa y descriptiva de los
mismos, careciendo de los requisitos legales de novedad y
especialidad como para ser una marca de servicios de
comunicaciones de la clase 38.

Acompa a la demanda, con citacin, un artculo publicado en una


revista especializada de fecha 8 de noviembre de 1993 y la copia de la
portada de un libro, donde se consigna que la conferencia trat,
precisamente, sobre PCS.

La demanda fue notificada al representante legal de la demandada,


segn consta de la certificacin estampada por receptor judicial, a fs.
91 de autos.

A fs. 81 la demandante acompa con citacin y en parte de prueba


diversos documentos, consistentes en su gran mayora en artculos
publicados en distintos diarios y una copia del ordinario N 33.472 de
15 de julio de 1994 en el que el Subsecretario de Telecomunicaciones
informa que en el campo de las telecomunicaciones PCS significa
"Personal Comunication Systems".

A fs. 93 se recibi la causa a prueba a fin de que la demandante


acreditara la veracidad de que la expresin PCS es indicativa y
descriptiva de servicios de comunicaciones, clase 38.

413

A fs. 101 la demandante acompa diversos documentos en parte de


prueba y con citacin, consistente la gran mayora de ellos en artculos
publicados en diferentes diarios, a fin de acreditar lo que significa la
expresin PCS y tambin una copia del oficio ordinario N 33.472 de
15 de julio de 1994 del Subsecretario de Telecomunicaciones, en el
que informa que en el campo de las telecomunicaciones PCS significa
"Personal Comunication Systems".

A fs. 121 la demandada hizo presente que la denominacin PCS no


reviste, no indica, ni describe por s misma ninguna caracterstica en
especial que pudiera vinculrsele a servicios de telecomunicaciones.
Aade que durante todo el proceso que SUBTEL ha llevado a cabo
para la licitacin y otorgamiento de las concesiones de telefona mvil
personal, en ningn momento ha asignado para el conocimiento,
ofrecimiento y adjudicacin del sistema de telecomunicacin, la
denominacin PCS como su signo identificatorio o distintivo.

Esta autoridad lo denomina bajo un nombre diferente, Servicio Pblico


de Telefona Mvil Digital 1900 y por resolucin N 1.117 de 25 de
octubre de 1995, fij las normas tcnicas del servicio de telefona
mvil digital, para lo cual le asign la denominacin antedicha. Agrega
que la propia Corte Suprema a travs de un fallo recado en un
recurso de amparo econmico interpuesto en contra de la SUBTEL, se
ha pronunciado sobre esta materia denominando e identificando
tambin a este servicio de telecomunicaciones como "Servicio Pblico
de Telefona Mvil Digital 1900".

Agrega que al momento de otorgarse la marca, sta no revesta las


supuestas caractersticas de irregistrabilidad que sostiene la
demandante, y es ella quien a travs de sus presentaciones y
documentos acompaados, lo confirma. Expresa que basta verificar
las fechas de esos documentos para constatar que la denominacin
"PCS" se estara usando con mucha posterioridad a la fecha de su
registro y que los servicios que eventualmente dicha denominacin
involucrara han sido materia de anlisis o consideraciones en el
medio tcnico y a travs de la prensa tambin con mucha
posterioridad a la fecha del registro, en la que no era un trmino
conocido o usado para distinguir servicios de comunicaciones mviles
personales, por cuanto este tipo de servicios no exista en el pas, ni
estaba considerado explotarlos u operarlos. La propia SUBTEL slo
despus de dos aos consider su implementacin en el pas, fijando
las normas tcnicas del servicio. Adems la propia omisin o

414

inactividad de ENTEL y de todas las otras empresas del rea de


telecomunicaciones que no se opusieron a la solicitud de registro,
permiten concluir fehacientemente que la marca "PCS" a la fecha de
su registro no revesta, ni siquiera para los especialistas, caracteres
descriptivos o genricos que impidieran su registro.

Acompa a su escrito, documentos con citacin.

Se cit a las partes a or sentencia a fs. 289 vta.

CONSIDERANDO:

1.Que la demanda de nulidad interpuesta a fin de anular el


registro N 410.091 de la marca "PCS" en la clase 38, se bas en lo
dispuesto en los artculos 19 y 20 letra e) de la ley N 19.039 y artculo
10 del Cdigo Civil, por ser la expresin "PCS" un trmino tcnico,
indicativo y descriptivo de los servicios de telefona personal,
careciendo, por lo tanto, de los requisitos de novedad y especialidad
como para ser una marca comercial respecto de servicios de
telecomunicaciones de la clase 38.

2.Que la causa fue recibida a prueba a fin de que la demandante


acreditara la veracidad de sus argumentaciones en el sentido de que
la denominacin PCS es un trmino tcnico, indicativo y descriptivo de
servicios de telecomunicaciones de la clase 38, incapaz de constituir
marca comercial en dicha clase.

3.Que al efecto la demandante acompa con citacin, diversa


documentacin tales como artculos publicados en diferentes diarios
en los que se menciona la denominacin PCS, como un trmino
descriptivo e indicativo, tratndose de distinguir servicios de
telecomunicaciones de la clase 38. Entre ella cabe hacer una especial
mencin al oficio N 33.472 de 15 de julio de 1994, del Subsecretario
de Telecomunicaciones, que rola a fs. 14 de autos y en el que se
expresa
que
la
expresin
"PCS"
significa
PERSONAL
COMMUNICATION SYSTEM, aadiendo que es menester sealar
para una mejor comprensin, que el servicio a que esta denominacin
se refiere, corresponde a un sistema de comunicaciones personales,
similar en estructura a los sistemas de comunicacin celular
analgicos, puesto que emplea un esquema de cobertura mltiple

415

mediante celdas. Adems seala a continuacin, cul es la principal


diferencia de este sistema con los otros ya existentes.

Asimismo merece una especial consideracin el fallo de 4 de marzo de


1998 dictado por el Consejo de Autorregulacin y tica Publicitaria,
que rola a fs. 245 de autos y en el que uno de sus considerandos
estableci que la sigla PCS en ingls y su significado "Personal
Communication Services", no han nacido en Chile y que su uso indica
que no se trata de un nombre propio, ni de un nombre de fantasa,
sino de un trmino genrico que ha pasado a denominar la "categora
del producto".

4.Que de acuerdo al mrito de la documentacin acompaada, no


cabe sino concluir que efectivamente la expresin PCS destinada a
distinguir servicios de telecomunicaciones de la clase 38, resulta
carente de la novedad y especialidad requerida por la ley para
constituir marca comercial, ya que ella no es sino la sigla de los
trminos "Personal Communication System", por lo que realmente es
indicativo, genrico y descriptivo de los servicios que se distinguen.

Siendo por lo tanto la denominacin "PCS", una expresin ms bien


de uso tcnico, utilizada universalmente para nombrar uno de los
tantos sistemas de comunicaciones personales, empleado
especialmente en las de tipo celular, es evidente que no puede darse
el registro y el uso exclusivo de dicha expresin a una sola firma o
persona, sino que ella debe quedar a disposicin de todo aquel que
desee o intente sealar qu tipo de servicio de comunicaciones es el
que est prestando; esto con el fin de no provocar confusiones o
inducir a engaos a los usuarios, que es el inters esencial y
primordial que motiva al legislador para prohibir el registro de marcas
que sean indicativas o descriptivas.

5.Que, finalmente, cabe rebatir las argumentaciones efectuadas


por la demandada en su defensa, en el sentido de que toda la
documentacin acompaada en parte de prueba por la demandante,
es de fecha posterior a la del registro impugnado. Si bien ello es
efectivo ya que los artculos publicados y acompaados son
posteriores, esto no resulta determinante en el caso de autos, puesto
que debe considerarse que lo genrico, descriptivo e indicativo es un
"sistema" especial de comunicacin personal, el cual necesita por
lgica, un determinado perodo de prueba, evolucin y desarrollo lo
que permite deducir que el mismo debe haberse necesariamente

416

iniciado con mucha anterioridad a la fecha en que se materializ el


registro en Chile.

POR TANTO:

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artculos 19 y 20


letras e) y f) de la ley N 19.039,

PROPONGO: Se acoja la demanda de nulidad y se ordene cancelar la


inscripcin N 410.091 correspondiente a la marca "PCS " de la clase
38.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico.

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

2.3

Demanda de nulidad por artculo 20 letra f) de la LPI

Jurisprudencia

No pueden registrarse como marcas: f) Las que se presten para


inducir a error o engao respecto de la procedencia, cualidad o gnero
de los productos, servicios o establecimientos.

Se demanda la nulidad de registro de la marca denominativa AUIL,


que distingue servicios de periodoncia, rehabilitacin oral, ortodoncia,
odontopediatra, ciruga maxilofacial, ciruga bucal, endodoncia,
implantologa, oclusin, odondologa general, patologa, prtesis,
radiologa, laboratorio, clnica dental, clnica odontolgica y centro
mdico clase 42. Funda su demanda en las letras e), f) y j) de la LPI,
por ser el demandante el creador de la expresin AUIL desde hace
ms de 40 aos. La marca impugnada carece de novedad e induce a
confusin al pblico, quien equivocadamente acude a la consulta
privada del demandado, creyendo que se trata de la demandante.

417

Asimismo, sostiene que este registro le impedira usar su nombre el


legtimo ejercicio de la profesin. Finalmente seala que el
demandado actu en contra de las buenas costumbres mercantiles al
registrar una marca creada y prestigiada por otro.

El demandado contest la demanda solicitando su rechazo y alegando


que el actor no ha demostrado la creacin, el uso y tampoco la
notoriedad de la marca AUIL. Adems seala que la marca impugnada
corresponde a su apellido, por lo que le asiste un derecho legtimo
para inscribirla como marca comercial.

El demandante, por su parte, acompa abundante documentacin


durante el trmino probatorio, la cual versa sobre su categora
profesional como cirujano dentista especialista en periodoncia,
profesin que ejerce exitosamente desde 1962 y en la cual tambin se
ha destacado como profesor y conferencista, incluso en el extranjero,
por lo que se debe tener acreditado que la expresin AUIL para
distinguir servicios odontolgicos, tienen su origen en el trabajo del
demandante y que esta expresin goza de fama y notoriedad,
precisamente por la labor de ste.

El DPI vistos los antecedentes, resuelve acoger la demanda de


nulidad fundada en la letra f) del art. 20 de la LPI, toda vez que de
mantenerse el registro impugnado, el pblico consumidor se ver
inducido a todo tipo de errores y confusiones al relacionar estos
servicios con los del demandante.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

Registro N 471.638, fallo N 117.616, de fecha 14-06-2002,


marca "AUIL".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 471.638, FALLO N 117.616, DE FECHA 14-06-2002.

418

SOLICITUD N 304.944. EXP.: 407-01.

MARCA "AUIL"

Santiago, 14 de junio de 2002.

A fojas 19 don Eugenio Auil Atala, cirujano dentista, domiciliado en


Avda. Pocuro 3730, Providencia, Santiago, demanda la nulidad del
Registro N 471.638, de 13 de noviembre de 1996, correspondiente a
la marca denominativa AUIL, que distingue servicios de periodoncia,
rehabilitacin oral, ortodoncia, odontopediatra, ciruga maxilofacial,
ciruga bucal, endodoncia, implantologa, oclusin, odontologa
general, patologa, prtesis, radiologa, laboratorio, clnica dental,
clnica odontolgica y centro mdico, de la clase 42, inscrita por don
Jos Alberto Auil Petermann, cirujano dentista, domiciliado en Martn
de Zamora 3884, Las Condes, Santiago.

Funda la demanda en lo previsto en los arts. 19 y 20 letras e), f) y j) de


la ley N 19.039 y art. 10 del Cdigo Civil.

Seala el demandante que recibi su ttulo de cirujano dentista en


1962 de la Universidad de Chile y desde entonces ha desarrollado su
profesin en forma destacada, tanto en el mbito docente como en el
ejercicio privado, desempendose actualmente como Profesor
Honorario de la Facultad de Odontologa de la Universidad de
Valparaso. La carrera docente la inici en 1957 como "ayudante
alumno". En su calidad de profesor y especialista en el rea de
periodoncia, est constantemente dictando y desarrollando
seminarios, charlas, cursos, jornadas, etc., en relacin con esta
especialidad.

Agrega que destacan an ms la fama y notoriedad de su nombre,


dentro del mbito de la odontologa en general y de la periodoncia en
particular, una serie de publicaciones, altos cargos desempeados en
instituciones odontolgicas, una serie de trabajos presentados a
congresos, jornadas y reuniones cientficas, tanto nacionales como
internacionales y la gran cantidad de cursos de perfeccionamiento
seguidos en Chile y en el extranjero.

419

Contina el demandante sealando que, paralelamente a su actividad


docente, ha desarrollado el ejercicio de su profesin en su clnica
particular. A ella llegan innumerables pacientes con dolencias
periodontales, los cuales lo consultan en virtud de su gran experiencia,
trayectoria profesional y prestigio. Tal prestigio, fama y notoriedad
estn estrechamente ligados a su nombre, pues en el mbito
odontolgico es conocido nica y exclusivamente como el "Dr. Auil" o
"Auil". An ms, las expresiones "Dr. Auil" y "Auil" son de pblico y
notorio conocimiento en el mbito de la odontologa y especficamente
en la especialidad de la periodoncia.

De lo anteriormente expuesto, seala el demandante, queda de


manifiesto que, desde 1957, momento en que inicia su carrera como
docente, es el creador y usuario natural de la expresin AUIL. As se le
ha conocido en el mbito odontolgico por ms de 40 aos.

El demandado, por su parte, seala el actor, obtuvo su ttulo


profesional a fines de los ochenta, se form y especializ bajo su alero
y el de su nombre, desempendose como ayudante de sus ctedras.

A la fecha que el demandado obtuvo su ttulo profesional, agrega el


demandante, ste ya haba presentado ms de 50 trabajos en
congresos y reuniones cientficas nacionales e internacionales, 5
publicaciones en revistas cientficas especializadas, chilenas y
extranjeras, ms de 40 cursos de perfeccionamiento tanto en Chile
como en el extranjero.

Expresa el demandante que la presente demanda no apunta ni intenta


referirse a la capacidad profesional del demandado, sino que nica y
exclusivamente a acreditar que el creador de la denominacin AUIL es
el propio demandante.

El registro impugnado, seala el demandante, le ha causado perjuicios


fundamentalmente en cuanto a que muchos pacientes acuden a la
consulta particular del demandado, creyendo que se trata de la
consulta del demandante y que el mdico tratante es este ltimo.

420

Contina el demandante sealando que, en relacin a los arts. 19 y 20


letra e) de la ley N 19.039, la marca impugnada carece de toda
novedad, pues es una denominacin creada, hecha pblica y
vinculada a su persona desde 1957. En relacin al art. 20 letra f),
seala que esta disposicin ha sido transgredida al concederse el
registro, por cuanto el apellido AUIL ha logrado fama y notoriedad por
su larga y destacada trayectoria, lo cual ha hecho que muchos
pacientes busquen sus servicios, otorgndole un valor econmico
especial a la expresin AUIL. El registro impugnado induce y ha
inducido a error, confusin y/o engao al pblico que utiliza sus
servicios profesionales. Esta confusin se acenta en aquellos casos
en que los pacientes llegan por simple recomendacin o que al buscar
en las guas telefnicas tienden a confundirse. Seala que, de
mantenerse el registro a favor de su actual titular, le impedira utilizar
su nombre en el legtimo ejercicio de su profesin en todos los
servicios que dicho registro ampara, lo que es contrario a todo
principio constitucional y legal. Expone que el registro impugnado se
presta para inducir a error o engao con respecto a la procedencia de
los servicios. Pues el pblico consumidor creer razonablemente que
se trata de la misma persona o que son servicios vinculados
directamente al demandante o a su clnica.

En relacin al art. 20 letra j) de la ley N 19.039, el demandante seala


que es contrario a las buenas costumbres mercantiles el registrar
como propia una marca que ha sido creada con muchos aos de
anterioridad por otra persona, otorgndole a dicha expresin prestigio,
fama, renombre y valor pecuniario tanto en el mbito nacional como
internacional. Esto adquiere mayor importancia si se considera que el
demandado tiene su misma profesin y especialidad, por lo cual
prestan idnticos servicios. De no cancelarse el registro, el
demandado se beneficiar de una marca ajena, respecto de la cual no
ha creado ni dado prestigio, sino que por el contrario slo ha
aprovechado la coincidencia de nombre para apropiarse de ella.

A su demanda acompaa copias de su Currculum Vitae, de


Certificado de Ttulo, de revalidacin de certificacin de especialidad
de periodoncia y del decreto exento que le concede la calidad de
Profesor Honorario de la Facultad de Odontologa de la Universidad de
Valparaso.

A fojas 26 rolan las notificaciones al demandado y a su representante,


estampadas por receptor judicial.

421

A fojas 31 el demandado contesta la demanda solicitando su rechazo


en todas sus partes. Seala el demandado que la expresin inscrita
cumple todos los requisitos necesarios para ser constitutiva de marca
comercial y que, adems, el actor no ha acreditado de manera alguna
el uso y notoriedad de la marca AUIL. A mayor abundamiento, seala
que la marca inscrita corresponde a su nombre patronmico, de familia
o apellido, atributo de la personalidad que tienen todos los sujetos de
derecho y cuya finalidad es individualizar a stos en la vida social y
jurdica.

Expresa el demandado que no cuestiona ni discute las actividades


profesionales que ha desarrollado y que desarrolla el demandante,
pero s impugna y rechaza el hecho que ste se adjudique el uso,
fama y notoriedad de la expresin AUIL.

Agrega el demandado que la creacin, uso, fama y notoriedad de una


marca comercial no se adquiere por el solo hecho de llevarla como
apellido, sino que se requiere para ello de actos sucesivos e
ininterrumpidos por cierto lapso de tiempo en virtud de los cuales su
titular la haya usado y distinguido con ella un producto o servicio, haya
entregado calidad con stos y respecto de los cuales los usuarios o
consumidores identifiquen inequvocamente su procedencia. Todo lo
anterior no ha ocurrido en autos, pues el demandante no ha acreditado
ser el creador, usuario ni mucho menos, quien haya afamado la
expresin AUIL.

A fojas 45 se recibi la causa a prueba, fijndose como hechos


sustanciales y pertinentes controvertidos, los siguientes:

1.Efectividad que el demandante es el creador de la marca AUIL,


para distinguir los servicios de la clase 42; y

2.Data de dicha creacin, fama y notoriedad que haya alcanzado


la referida marca.

El demandante acompa, con citacin, entre otros documentos,


copias de certificados que acreditan su participacin como expositor
en mltiples congresos y seminarios odontolgicos realizados en Chile
y el extranjero, de 1966 en adelante y dos trabajos acadmicos
escritos por el actor y publicados en revistas especializadas. Estos

422

documentos rolan de fojas 46 a 118 de autos y no fueron objetados


por el demandado dentro del plazo legal.

A fojas 130 se cit a las partes a or sentencia.

CONSIDERANDO:

1.Que la demanda de nulidad del Registro N 471.638,


correspondiente a la marca denominativa AUIL, que distingue servicios
de la clase 42, se bas en lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letras e), f)
y j) de la ley N 19.039, por ser el demandante el verdadero creador de
la expresin AUIL, desde hace ms de 40 aos, cuando se recibiera
de cirujano dentista, profesin en la que se ha destacado tanto en
Chile como en el extranjero, ya que ha combinado la docencia y la
actividad privada en el mbito especfico de la periodoncia, dando a
conocer y prestigiando la expresin. El demandado, por su parte,
quien tambin es cirujano dentista, fue su alumno y ayudante de sus
ctedras en la dcada de los ochenta. La marca impugnada carece de
novedad e induce a confusin al pblico, quien equivocadamente
acude a la consulta privada del demandado, creyendo que se trata de
la del demandante. Asimismo, sostiene que este registro le impedira
usar su nombre en el legtimo ejercicio de su profesin. Finalmente,
seala que el demandado actu en contra de las buenas costumbres
mercantiles al registrar una marca creada y prestigiada por otro.

2.Que la demanda fue notificada al demandado y a su


representante por receptor judicial.

3.Que el demandado contest la demanda solicitando su rechazo,


toda vez que se cumplieron todos los requisitos legales y que el actor
no ha demostrado la creacin, el uso y tampoco la notoriedad de la
marca AUIL. Finalmente, seala que la marca impugnada corresponde
a su apellido, por lo que le asiste un derecho legtimo para inscribirla
como marca comercial.

4.Que se recibi la causa a prueba a fin de que el demandante


acreditara sus argumentaciones.

423

5.Que el demandante acompa abundante documentacin


durante el trmino probatorio, la cual versa sobre su categora
profesional como cirujano dentista especialista en periodoncia,
profesin que ejerce exitosamente desde 1962 y en la cual tambin se
ha destacado como profesor y conferencista, incluso en el extranjero,
por lo que se debe tener por acreditado que la expresin AUIL, para
distinguir servicios odontolgicos, tiene su origen en el trabajo del
demandante y que esta expresin goza de fama y notoriedad,
precisamente por la labor de ste.

6.Que en opinin de la suscrita, cabe acoger la infraccin al art.


19 de la ley N 19.039, alegada en la demanda, en relacin a la falta
de novedad de la expresin AUIL para distinguir los servicios
odontolgicos de clase 42.

6.Que, en opinin de la suscrita, cabe rechazar la infraccin


alegada al art. 20 letra e) de la ley N 19.039, toda vez que el signo
impugnado no infringe la citada disposicin, ya que se trata de un
signo apto para constituir marca comercial, ya que no posee las
caractersticas genricas o descriptivas contempladas en la norma
legal.

7.Que, a juicio de la suscrita, cabe acoger la infraccin a la letra f)


del art. 20 de la ley del ramo, toda vez que, de mantenerse el registro
impugnado, el pblico consumidor se ver inducido a todo tipo de
errores y confusiones al relacionar estos servicios con el demandante,
responsable de la fama de la expresin AUIL.

8.Que, finalmente y a juicio de la suscrita, cabe rechazar la


infraccin alegada en la demanda al art. 20 letra j) de la ley N 19.039,
toda vez que en autos no obran elementos suficientes para tenerla por
configurada.

POR TANTO:

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letra f)


de la ley N 19.039,

424

PROPONGO: Acoger la demanda de nulidad interpuesta y ordenar la


cancelacin del Registro N 471.638, correspondiente a la marca
denominativa AUIL, que distingue servicios de clase 42.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Subdepartamento Jurdico

Secretaria Abogado Departamento de Propiedad Industrial

2.4

Demanda de nulidad por artculo 20 letra i) de la LPI

Jurisprudencia

No pueden registrarse como marcas: i) La forma, el color, los adornos


y accesorios, ya sea de los productos y de los envases.

Se demanda la nulidad de registro de la marca BB BOB'S BB BOB'S,


que distingue ropa interior, slip, calzoncillos, calzones, clase 25. Funda
su demanda en lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letras f), h,) i) y j) de la
LPI. Seala que su representada es titular de los registros actualmente
vigentes de la marca BOSS, denominativa, que distingue productos de
la clase 25, y registros de la marca BOSS HUGO BOSS, para
distinguir un establecimiento comercial de productos de las clases 9,
14, 18, 24 y 25 en las Regiones V, VIII, XIII.

Seala que la marca mixta cuya nulidad se pide, consiste en un


empaque o cajita para contener ropa interior completamente
desplegada, de modo que se aprecian sus caras anterior, posterior,
laterales y sus tapas superiores e inferiores. La cara principal, que es
la que observan los consumidores, lleva muy destacada la palabra
BOB'S por sobre la figura incompleta de un varn vestido solamente
con un slip. La cara posterior, del mismo ancho, tambin destaca la
palabra BOB'S. En consecuencia, cuando un consumidor ve el
producto en un estante o lo toma en su mano, slo aprecia la cara
principal identificada con el nombre BOB'S. Slo si se fija en los
laterales encontrar las letras BB, pero como ellas estn colocadas en
forma perpendicular a BOB'S ninguna persona pensar que las letras

425

forman parte de una marca tan complicada como BB BOB'S BB


BOB'S.

Adems, siendo BOSS una marca que goza de notoriedad mundial y


que es igualmente notoria en Chile, se presta a inducir a error y a
engao a los consumidores en cuanto a la cualidad y procedencia de
los productos, por lo que el registro impugnado infringe doblemente la
norma del art. 20 letra f) de la LPI. Al ver un producto que en su cara
principal ofrece el nombre BOB'S casi igual a BOSS y escrito con la
misma clsica estilizacin de letras que ste, los consumidores
fcilmente pensarn que estn comprando un producto BOSS en lugar
de uno BOB'S.

EL DPI atendido los argumentos presentados resolvi acoger la


demanda de nulidad, toda vez que del anlisis de la marca mixta
impugnada y los ejemplares de etiquetas acompaados al expediente
se deduce que esta etiqueta corresponde, en realidad, a la caja en que
el producto se expende por lo que el registro fue otorgado en
contradiccin con la letra i) del art. 20 de LPI, que establece la
prohibicin de registrar como marca comercial la forma de los
envases.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

Registro N 408.648, fallo N 119.000, de fecha 23-08-2002,


marca "BB BOB'S BB BOB'S".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 408.648, FALLO N 119.000, DE FECHA 23-08-2002.

SOLICITUD N 227.227. EXP. 486-95.

MARCA "BB BOB'S BB BOB'S"

426

Santiago, 23 de agosto de 2002.

A fojas 17 don Fernando Castro Gonzlez, abogado, en


representacin de HUGO BOSS AG, industriales y comerciantes,
domiciliados en Dieselstrasse 12, 7430 Metzingen, Alemania,
demanda la nulidad del Registro N 408.648 de la marca mixta BB
BOB'S BB BOB'S, que distingue ropa interior, slip, calzoncillos,
calzones, de la clase 25, y cuyo titular es Distribuidora Textil y Ca.
Limitada, industriales, con domicilio en Bascun Guerrero 114,
Santiago de Chile.

Funda su demanda en lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letras f), h), i) y


j) de la ley N 19.039. Seala que su representada es titular de los
Registros actualmente vigentes bajo los Ns. 451.987, de la marca
BOSS, denominativa, que distingue productos de la clase 25; Registro
N 514.562, de la misma marca para distinguir productos de las clases
9, 14 y 18; Registro N 392.345 de la marca BOSS HUGO BOSS,
mixta, que distingue establecimiento comercial para la compraventa de
artculos de las clases 9, 14, 18 y 25 en las Regiones V, VIII y
Metropolitana; Registro N 392.346, marca BOSS HUGO BOSS,
mixta, que distingue servicios de importacin, exportacin y
representacin de artculos de las clases 9, 14, 18 y 25, clase 35 y
servicios de distribucin de artculos de las clases 9, 14, 18 y 25, clase
39; Registro N 392.344, marca BOSS HUGO BOSS, mixta, que
distingue establecimiento industrial de artculos de las clases 9, 14, 18
y 25; Registro N 392.343, marca BOSS HUGO BOSS, mixta, que
distingue artculos de las clases 9, 14, 18 y 25.

Seala que la marca mixta cuya nulidad se pide, consiste en un


empaque o cajita para contener ropa interior, completamente
desplegada, de modo que se aprecian sus caras anterior, posterior,
laterales y sus tapas superiores e inferiores. La cara principal, que es
la que observan los consumidores, lleva muy destacada la palabra
BOB'S por sobre la figura incompleta de un varn vestido solamente
con un slip. La cara posterior, del mismo ancho, tambin destaca la
palabra BOB'S. En consecuencia, cuando un consumidor ve el
producto en un estante o lo toma en su mano, slo aprecia la cara
principal identificada con el nombre BOB'S. Slo si se fija en los
laterales encontrar las letras BB, pero como ellas estn colocadas en
forma perpendicular a BOB'S, ninguna persona pensar que las letras
forman parte de una marca tan complicada como BB BOB'S BB
BOB'S.

427

En relacin a la infraccin a la letra h) del art. 20 de la ley N 19.039, la


semejanza grfica y fontica entre la marca BOSS del demandante y
el signo cuya nulidad se pide es de toda evidencia, ya que el elemento
propiamente distintivo de la marca demandada es BOB'S y no otro.
Este es el nombre que aparece a los ojos de los consumidores. La
denominacin que se dio a la marca mixta registrada es totalmente
caprichosa. Si las letras BB aparecen en las caras laterales del
empaque, el consumidor ni siquiera tiene la posibilidad de advertir su
presencia. A lo ms, pensar que se trata de elementos de adorno,
pero nunca de la marca del producto. Por lo tanto, parece del todo
razonable centrar la comparacin entre la marca registrada BOSS y el
nico posible nombre real de la marca impugnada, que es BOB'S.

Al comparar los elementos realmente distintivos de las marcas en


conflicto, se aprecia que ellos son extraordinariamente parecidos. En
realidad, se trata de dos nombres casi iguales en sus apariencias
grficas y fonticas de conjunto. Ambos trminos son monoslabos, los
dos estn formados por cuatro letras, tienen tres letras en comn, las
dos se acentan en la nica vocal, comn a ambos trminos y
colocada en el mismo lugar, los comienzos son iguales, la doble "S" de
BOSS se pronuncia como una sola S, por lo que puede decirse, con
justa razn, que el nombre BOSS se encuentra virtualmente incluido
en el nombre BOB'S. En resumen, la nica diferencia es que se ha
reemplazado la tercera letra de BOSS por una B mayscula seguida
de apstrofe, detalle nfimo que no basta para contrarrestar las
semejanzas entre ambos nombres.

Sealan que lo mismo puede decirse de la marca mixta BOSS HUGO


BOSS y la marca impugnada, entre cuyos elementos puramente
denominativos, la semejanza se ve reforzada puesto que estn
escritos con la misma estilizacin de letras, lo que refleja el nimo de
la demandada de imitar la afamada marca "BOSS" y seguramente
sacar provecho de ella.

Si se observa con un mnimo de detencin la marca mixta, la nica


conclusin es que el nico y verdadero elemento denominativo de la
marca mixta es BOB'S y que todos los dems elementos
denominativos son o una repeticin del mismo escondida a los ojos de
los consumidores, o la sigla BB, igualmente escondida, porque est
impresa en un lugar diferente de la cara principal del empaque. A la
luz de lo expresado, la marca que ha sido registrada bajo el nombre
BB BOB'S BB BOB'S se presta a engaar a los consumidores y a

428

inducirlos a error en cuanto al verdadero nombre o marca


denominativa del producto, por lo que nunca debi ser aceptada a
registro en esta forma.

Adems, siendo BOSS una marca que goza de notoriedad mundial y


que es igualmente notoria en Chile a travs de una activa publicidad y
comercializacin y muy especialmente por su alto posicionamiento en
el rubro del vestuario y de toda clase de accesorios relacionados con
el mismo, el registro de una marca cuyo verdadero nombre no puede
ser otro que BOB'S y su uso en el mercado con una estilizacin de
letras idntica a la de la marca BOSS HUGO BOSS, se presta a
inducir a error y a engao a los consumidores en cuanto a la cualidad
y procedencia de los productos, por lo que el registro impugnado
infringe doblemente la norma del art. 20 letra f). Al ver un producto que
en su cara principal ofrece el nombre BOB'S, casi igual que BOSS y
escrito con la misma clsica estilizacin de letras que ste, los
consumidores fcilmente pensarn que estn comprando un producto
BOSS en lugar de uno BOB'S.

Sealan que, como lo han venido sosteniendo en la demanda, el


registro impugnado vulnera la letra i) del art. 20, toda vez que la marca
registrada no es otra cosa que una indicacin de la forma y de las
caractersticas del envase del producto por todos sus lados.

Por la notable semejanza entre las marcas BOSS y BOB'S, porque


este ltimo se escribe con la misma estilizacin de letras que el
nombre BOSS en la marca BOSS HUGO BOSS y porque al registrar
la marca bajo el nombre BOB'S no se hace sino mover a error o
engao a los consumidores acerca de cul es la verdadera marca del
producto, el registro impugnado infringe la norma del art. 20 letra j).

Finalmente, concluyen que el registro objeto de la demanda no puede


ser considerado novedoso y caracterstico y no cumple con los
requisitos del art. 19 de la ley N 19.039.

A fojas 24 rola la notificacin de la demanda estampada por receptor


judicial.

A fojas 30 el demandado contest la demanda, solicitando que fuera


rechazada en todas sus partes.

429

Seala que del anlisis comparativo de los signos en conflicto, es


decir, entre BOSS y BOSS HUGO BOSS denominativa y mixta, con la
impugnada BB BOB'S BB BOB'S (mixta), se puede colegir sin temor a
equvocos, que los signos en conflicto no poseen semejanzas grficas
ni fonticas susceptibles de producir confusin, error o engao en los
consumidores, respecto de la procedencia, cualidad o calidad de los
productos. En efecto, si bien los signos en conflicto poseen algunas
letras en comn, el resto de los mismos es absolutamente dismil, por
cuanto lo que verdaderamente poseen en comn es la partcula BO y
la consonante S ubicada despus del apstrofe, por lo que debe
concluirse que los signos en referencia presentan diferencias de orden
grfico y fontico, que permiten una adecuada coexistencia de los
mismos en el mercado, sin peligro que los destinatarios se vean
inducidos en error o confusin respecto de la procedencia o cualidad
de los rubros a distinguir por aqullos.

Cabe sealar que el signo impugnado corresponde a un todo


indivisible y nico, compuesto de 14 letras y elementos grficos
diversos; en cambio, las marcas fundantes de la demanda de nulidad
estn compuestas de uno y tres elementos conformados por el
apellido BOSS y el nombre HUGO.

El signo impugnado corresponde a un todo indivisible y nico, inserto


en una etiqueta de caractersticas novedosas y especiales, reconocido
y concedido como tal, el que enfrentado a las marcas fundantes de la
accin de nulidad, producen ante el observador una sensacin visual y
auditiva diversa, dismil a aquel que producen la marca de la
demandada.

Sealan que la demandante no ha acreditado en modo alguno la


confusin, el error o el engao que a su juicio produce en el pblico
consumidor, lo que representa una mera presuncin de su parte. Por
el contrario, las marcas fundantes de esta demanda coexisten y han
coexistido en el mercado nacional desde la fecha de obtencin del
registro del demandado, por cuanto los productos de ropa interior,
slips, calzoncillos, calzones y otros, se expenden profusamente en el
comercio nacional como provenientes de la empresa demandada, sin
que a la fecha se haya materializado el error o engao que teme la
demandante, ni mucho menos que tal uso represente una copia vulgar
de la marca BOSS o BOSS HUGO BOSS.

430

Expresa el demandado que la norma legal de la letra i) del art. 20 no


se cumple, por cuanto corresponde a una marca mixta, cuya
descripcin claramente se halla estampada en el registro mismo como
"etiqueta de bordes irregulares escalonados, en cuya parte superior se
leen las palabras reivindicadas BB BOB'S BB BOB'S y bajo ellas
silueta de hombre en slip, junto a ella rectngulo en blanco y junto a
este rectngulo con una porcin de cintura de un cuerpo en slip, todo
en blanco y negro".

Sealan que no existe prueba o fundamento que pueda sostener la


causal de la letra j) del art. 20, atendido el hecho que la demandada no
tiene ni ha tenido nimo alguno de competir con las marcas fundantes
de la demanda, por cuanto el signo inscrito por sta corresponde a
una creacin nica y novedosa, que por lo dems coexiste en forma
pacfica con las marcas de la demandante en Chile, desde la fecha de
su inscripcin a nuestros das.

A fojas 39 vta. se cit a las partes a or sentencia.

Cabe hacer notar que este registro fue transferido por Solicitud N
61.100, anotada al margen del registro con fecha 18 de diciembre de
2000, y su actual titular es Inversiones Amar S.A.

CONSIDERANDO:

1.Que la demanda de nulidad del Registro N 408.648,


correspondiente a la marca mixta BB BOB'S BB BOB'S, que distingue
ropa interior, slip, calzoncillos, calzones de clase 25, se funda en lo
dispuesto en los arts. 19 y 20 letras f), h), i) y j) de la ley N 19.039, por
ser el demandante el titular de varios registros de las marcas BOSS y
BOSS HUGO BOSS, las que gozan de fama y notoriedad internacional
en relacin con los productos de la clase 25, entre otros. Sealan que
lo nico realmente importante en la marca impugnada es el segmento
BOB'S, ya que el resto de las letras incluidas en la marca no se
encuentran a la vista del consumidor, porque estn impresas en las
caras del empaque de los productos, lo que vulnera la letra i) del art.
20 de la ley del ramo y tambin la letra f), toda vez que induce a error
acerca de la verdadera marca de los productos. Sealan, adems, que
la expresin BOB'S est escrita con la misma estilizacin de letras que
utiliza la marca BOSS HUGO BOSS, lo que induce tambin al pblico

431

consumidor a error o confusin acerca de la verdadera procedencia de


los productos.

2.A fojas 24 rola la notificacin de la demanda efectuada por


receptor judicial.

3.A fojas 30 el demandado contesta la demanda solicitando su


rechazo en todas sus partes, toda vez que la marca registrada
consiste en un todo indivisible y nico que consta de 14 letras y
elementos grficos diversos y que est inserto en una etiqueta de
caractersticas novedosas y especiales, reconocido y concedido como
tal. Los signos en conflicto slo poseen algunas letras en comn, pero
el resto de ellas es absolutamente dismil, por lo que su coexistencia
no induce a confusin alguna.

4.Que del anlisis de la marca mixta impugnada y los ejemplares


de etiquetas acompaados al expediente, se deduce que esta etiqueta
corresponde, en realidad, a la caja en que el producto se expende, por
lo que el registro fue otorgado en contradiccin con la letra i) del art.
20 de la ley N 19.039, que establece la prohibicin de registrar como
marca comercial la forma de los envases.

En efecto, esta etiqueta se encuentra descrita a fojas 1 como "etiqueta


de bordes irregulares escalonados, en cuya parte superior se leen las
palabras reivindicadas y bajo ellas silueta de hombre en slip. Junto a
ella rectngulo en blanco y junto a este rectngulo con una porcin de
la cintura de un cuerpo en slip, todo en blanco y negro". Estos "bordes
irregulares escalonados" corresponden a las distintas caras de la caja
en la cual se guarda el producto, correspondiendo la cara principal a la
parte que contiene la palabra BOB'S y la figura de un varn en slip
blanco con el torso desnudo y la cara posterior contiene la misma
palabra BOB'S y en un rectngulo pequeo, una figura de cintura de
varn con un slip blanco. Las letras BB, por su parte, se ubican en
cada una de las dos partes que corresponden a los costados de la
caja. En estas circunstancias, la verdadera marca con la que el
producto aparece a los ojos del pblico consumidor es " BOB'S" y no
la sealada a fojas 1.

5.Que deben acogerse las infracciones alegadas en la demanda a


las letras f) y h) del art. 20 de la ley N 19.039, toda vez que entre la
verdadera marca registrada e impugnada en estos autos, esto es, la

432

marca BOB'S y la marca BOSS, de propiedad del demandante, inscrita


en la misma clase 25 bajo el N 451.987, existe un parecido tanto
grfico como fontico de tal envergadura, que su coexistencia en el
mercado induce a confusin y error en el pblico consumidor. En
efecto, adems de tener 3 de 4 letras en comn, su pronunciacin es
prcticamente idntica.

6.Que, finalmente, a juicio de la suscrita, debe acogerse la


infraccin al art. 20 letra j) de la ley N 19.039, por cuanto la conducta
desplegada por el demandado al registrar el signo impugnado, no
puede entenderse sino como el intento de beneficiarse del prestigio y
buen nombre de una marca ajena, lo que constituye una prctica
contraria a los principios de la competencia leal y tica mercantil.

POR TANTO:

En mrito de lo expuesto y visto lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letras


f), h), i) y j) de la ley N 19.039,

PROPONGO: Acoger la demanda de nulidad interpuesta y ordenar la


cancelacin del Registro N 408.648, correspondiente a la marca BB
BOB'S BB BOB'S, mixta, que distingue ropa interior, slip, calzoncillos,
calzones de la clase 25, actualmente inscrita a favor de Inversiones
Amar S.A.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretaria Abogado Departamento de Propiedad Industrial

3.

NULIDAD PARCIAL DE COBERTURA DE REGISTRO

Jurisprudencia

433

Existen casos en que se demanda la nulidad parcial de la cobertura


del registro, por considerar que la confusin o el error se provoca
respecto de algunos artculos o productos de la cobertura concedida y
no todos, y existen otros casos en los cuales el DPI de oficio resuelve
restringir la cobertura del registro por las mismas razones. En tal
sentido se presenta la siguiente jurisprudencia.

Se demanda la nulidad de la marca LA FUENTE SUIZA, que distingue


servicios de hotel, motel, residencia, hostera, bar, restaurante fuente
de soda, saln de t, servicios de procuracin de alimentos y bebidas
preparadas para el consumo y llevar, de la clase 42, se bas en lo
dispuesto en los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la LPI, por ser el
demandante el verdadero creador de la expresin FUENTE DE SODA
SUIZA O FUENTE SUIZA, la que utiliza desde 1969, cuando se
constituy como sociedad. Este establecimiento ha funcionado
ininterrumpidamente con ese nombre por 40 aos y goza de renombre
y prestigio en el rubro de la procuracin de alimentos, por lo que el
registro impugnado adems de ser carente de novedad, induce a
confusin y error al pblico consumidor que errneamente pensar
que los establecimientos que llevan la marca impugnada estn
relacionados con la demandante.

El DPI, revisada la prueba presentada, resuelve acoger la infraccin


alegada en la letra f) del art. 20 de la LPI, toda vez que la notable
popularidad de la que goza el establecimiento creado por los
demandantes lo cual qued acreditado en autos, permite concluir que
un establecimiento que lleve el nombre "La Fuente Suiza" o "Fuente
de Soda Suiza", ser indudablemente relacionada con la original
creada por el demandante provocando confusin y error en el pblico
consumidor. Cabe hacer una mencin que en cuanto a los servicios
distinguidos por el registro impugnado de "hotel, motel, residencia y
hostera" gozan de la necesaria novedad, originalidad y capacidad
distintiva que exige el art. 19 de la ley del ramo, y no incurren en
ninguna causal de irregistrabilidad sealados en el art. 20, del mismo
cuerpo legal, por lo que corresponde mantener su vigencia y acoger la
demanda de nulidad y ordenar la cancelacin parcial del registro LA
FUENTE SUIZA, en la cobertura especfica de "Bar, restaurante,
fuente de soda, saln de t y servicios de procuracin de alimentos y
bebidas preparadas para el consumo y llevar" clase 42, manteniendo
vigente el registro para los servicios de "hotel, motel, residencia y
hostera", clase 42.

434

Otro caso similar es la demanda de nulidad del registro de la marca


ECOVIDA que distingue productos de la clase 30, la accin de nulidad
se fund en los artculos 20 letras f) y h) de la LPI y 6 bis del Convenio
de Pars, toda vez que la actora es titular en las clases 29 y 30 de la
marca "ECCO", cuyo primer registro fue el N 157.073, de 1966, la que
es prcticamente coincidente con la parte ms distintiva del signo
"ECOVIDA" y por ello confundible con ste. Agreg que "ECCO" es
una marca famosa y con amplia participacin de mercado.

El DPI resolvi: Que aun cuando la marca "ECCO" es casi


ntegramente coincidente con el prefijo del signo "ECOVIDA",
ponderado ste en su conjunto evoca una idea vinculada a la ecologa,
conceptualmente diferente a la que sugiere la expresin "ECCO". Que,
no obstante lo anterior, la marca fundante de la demanda merece una
especial proteccin por el grado de conocimiento de que goza entre el
pblico, atendido que se incorpor a nuestro mercado hace ms de
treinta aos. Por ltimo, cabe estimar procedente acoger slo la
anulacin parcial del registro cuestionado, solicitada por la actora en
forma subsidiaria manteniendo la vigencia del registro impugnado en
la clase 30, con exclusin de "caf en latas y extractos para preparar
bebidas hechas de caf tostado, sustitutos de caf, agregados para
caf, como malta, cocoa y chocolate de preferencia en polvo,
sustancias, compuestos y yerbas usadas en decocciones e infusiones
para preparar bebidas; cacao, chocolate, caf, t, yerba mate y
productos similares o sucedneos; harinas, fculas, cereales tostados
o cocidos, molidos o triturados y en cualquier forma similar de
elaboracin, fideos, pan y pastas alimenticias anlogas".

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Registro N 563.928, fallo N 115.847, de fecha 22-03-2002,
marca "LA FUENTE SUIZA".

2)
Registro N 503.599, fallo N 105.053, de fecha 25-09-2000,
marca "ECOVIDA".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

435

REGISTRO N 563.982, FALLO N 115.847, DE FECHA 22-03-2002.

SOLICITUD N 458.598. EXP.: 2.257-00.

MARCA "LA FUENTE SUIZA"

Santiago, 22 de marzo de 2002.

A fojas 44 doa Marta Sonia Laengle Schenell, comerciante, en


representacin de Laengle y Compaa Limitada, todos domiciliados
en Irarrzaval 3361, uoa, Santiago, demanda la nulidad del Registro
N 563.982, de 16 de marzo de 2000, correspondiente a la marca
denominativa LA FUENTE SUIZA, que distingue "Hotel, motel,
residencia, hostera, bar, restaurante, fuente de soda, saln de t y
servicios de procuracin de alimentos y bebidas preparadas para el
consumo y llevar", de clase 42, inscrita por don Toms Garca Garca,
comerciante, domiciliado en Mac-Iver N 32, Santiago.

Funda la demanda en lo establecido en los arts. 19 y 20 letras f) y j) de


la ley N 19.039.

Seala la actora que la sociedad demandante se constituy como


sociedad de responsabilidad limitada en 1969, bajo la razn social
Guillermo Laengle y Ca. Ltda., siendo su objeto: "la explotacin del
negocio de fuente de soda denominado "Fuente de Soda Suiza",
ubicado en Irarrzaval 3361 de la comuna de uoa, como de toda
otra actividad similar o relacionada con el mismo ramo y dems
negocios que los socios expresamente acuerden". De manera que el
negocio de fuente de soda denominado FUENTE SUIZA es un
establecimiento del ramo, tpico y caracterstico de Santiago y, en
especial, del barrio de uoa, pblicamente conocido y que goza de
merecida fama y prestigio, cuyo nombre y marca tiene ms de 40 aos
en uso ininterrumpido por la sociedad demandante y que, adems, es
perfectamente identificado en el rubro gastronmico, como
perteneciente a la sociedad demandante, por el pblico consumidor en
general.

436

Contina la demandante sealando que la calidad de los servicios de


comida que brinda su FUENTE SUIZA y los grandes esfuerzos e
inversiones realizados para prestigiar el establecimiento, han logrado
hacerlo de los ms reconocidos en el rubro de restaurante y fuente de
soda hasta el punto que el pblico consumidor tiene una marcada
preferencia por l, en comparacin con otros establecimientos
similares.

En consecuencia, agregan los demandantes, la marca FUENTE


SUIZA para servicios de fuente de soda, restaurante y comida
preparada, es una marca afamada y de pblica notoriedad en el pas,
de modo que nadie podra pretender, desconocerla o ignorar su
existencia. Todas estas ventajas han llevado a algunos comerciantes
del ramo de la gastronoma, a tratar de imitar la marca FUENTE
SUIZA para amparar los servicios de restaurante y fuente de soda, con
marcas grficas y fonticamente similares a la del demandante,
valindose de su prestigio.

Estos hechos, naturalmente, continan los demandantes, les causan


un dao irreparable, pero lo que es ms grave es que tambin se
engaa y se defrauda a los consumidores, a quienes se les hace
incurrir en confusin con respecto a la calidad y a la procedencia de
los servicios gastronmicos que demandan, creyendo que se trata de
una sucursal del establecimiento en uoa. Este es precisamente el
caso del demandado, sostiene el actor, quien registr la marca
impugnada, a sabiendas y con pleno conocimiento, ya que tambin es
comerciante y propietario de varias fuentes de soda en Santiago, de
que dicha marca fue creada, pertenece y ha sido usada por el
demandante desde 1969, para servicios de fuente de soda y
restaurante de dicha clase, lo que evidencia su clara intencin de
apropiarse de una marca ajena.

Continan los demandantes sealando que la marca del demandado


no es novedosa para distinguir servicios de fuente de soda, puesto
que existe en el comercio de los servicios gastronmicos, desde hace
ms de 40 aos, la FUENTE SUIZA de los demandantes.

Las personas que acuden a la FUENTE SUIZA, sealan los


demandantes, en procura de servicios de comida, lo hacen con la
seguridad de adquirir un servicio de primera calidad, en cuanto a su
preparacin, elaboracin y cumplimiento de las exigencias sanitarias,
de la calidad de los productos empleados, etc., es decir, en este caso

437

la marca es, adems, una garanta o sello de calidad del servicio que
ampara. Al aceptarse el registro del demandado, se desvirta este fin,
puesto que el pblico incurre fcilmente en engao y confusin,
demandando por error un servicio con una marca igual a la del
demandante.

Finalmente, sealan los demandantes, en este caso resulta indudable


que la conducta del demandado no ha tenido otro objeto o finalidad
que la de apropiarse de la fama o crdito de una marca ajena. El
demandado, sin hacer esfuerzo creativo alguno, se ha limitado a
copiar la marca del demandante, cuyo prestigio es conocido
sobradamente, para ejecutar actos de competencia desleal.

De fojas 6 a 43 rolan diversos documentos sobre la sociedad


demandante y su local denominado "Fuente Suiza" y "Fuente de Soda
Suiza", consistentes en boletas, avisos publicitarios, contrato con la
Sociedad Chilena del Derecho de Autor, cartas dirigidas a la Direccin
del Trabajo de uoa y fechadas en 1973, sobre asuntos laborales de
la Fuente de Soda Suiza, copias de recibos de pago de cuotas del
establecimiento Fuente Suiza a la Asociacin Chilena de Gastronoma,
fotocopias de rdenes de publicacin de avisos e inserciones en las
Guas de Telfonos de Santiago para la Fuente Suiza, en diversos
rubros y para los aos 1996 en adelante, copia de contrato de
servicios entre la Fuente Suiza y la empresa garantizadora de cheques
Telecheque Ltda. fechado en 1994 y, finalmente, escritura pblica de
modificacin de la sociedad Guillermo Laengle y Compaa Ltda.
constituida para explotar el establecimiento comercial denominado
Fuente de Soda Suiza, modificando su razn social a Laengle y
Compaa Limitada y nombrando como administradora de la sociedad
a doa Marta Sonia Laengle Schenell, extendida en 1982,
manteniendo vigentes las dems clusulas de la escritura original.

A fojas 50 rola la notificacin personal del demandado, estampada por


receptor judicial.

A fojas 53 y siguientes el demandado contesta la demanda y solicita


su rechazo en todas sus partes.

Seala el demandado que la demandante apoya sus dichos en la


utilizacin de un signo estructurado mediante la comunin de
elementos o expresiones empleadas para indicar el gnero,

438

naturaleza, origen, nacionalidad, que conforman un signo genrico,


indicativo, descriptivo y de uso comn, como lo es "FUENTE DE
SODA SUIZA", como pblicamente lo indica la escritura de
constitucin de dicha sociedad y no aquel que individualiza como
"FUENTE SUIZA".

De los antecedentes sealados, agrega la demandada, se aprecia que


la marca "LA FUENTE SUIZA" hace ms difcil de justificar la accin
de nulidad, por cuanto ella rene las exigencias que la ley establece
para mantener su vigencia, al no concurrir la causal de irregistrabilidad
de la letra f) del art. 20 de la ley del ramo.

Finalmente, sostienen los demandados que, en la especie, no


concurren los supuestos de la letra j) del citado artculo 20, por lo que
sta no resulta atendible.

A fojas 57 se recibi la causa a prueba, fijndose como hechos


sustanciales y pertinentes controvertidos, los siguientes:

1.Efectividad que el demandante es el creador de la marca


FUENTE SUIZA, para distinguir los servicios de la clase 42; y

2.Data de dicha creacin, fama y notoriedad que haya alcanzado


la referida marca.

A fojas 59 se cit a las partes a or sentencia.

CONSIDERANDO:

1.Que la demanda de nulidad contra el Registro N 563.982,


correspondiente a la marca denominativa LA FUENTE SUIZA, que
distingue "servicios de hotel, motel, residencia, hostera, bar,
restaurante, fuente de soda, saln de t y servicios de procuracin de
alimentos y bebidas preparadas para el consumo y llevar", de la clase
42, se bas en lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letras f) y j) de la ley N
19.039, por ser el demandante el verdadero creador de la expresin
FUENTE DE SODA SUIZA o FUENTE SUIZA, la que utiliza desde
1969, cuando se constituy como sociedad con el nombre de

439

Guillermo Laengle y Compaa Limitada con el objeto de explotar el


negocio denominado FUENTE DE SODA SUIZA. Este establecimiento
ha funcionado ininterrumpidamente con ese nombre por 40 aos y
goza de renombre y prestigio en el rubro de la procuracin de
alimentos, por lo que el registro impugnado, adems de ser carente de
novedad, induce a confusin y error al pblico consumidor que
errneamente pensar que los establecimientos que llevan la marca
impugnada estn relacionados con la demandante. Adems, agrega
que el demandado no poda desconocer la existencia previa del
establecimiento del demandante y que se limit a copiar la marca,
actuando en contra de los principios de la tica mercantil.

2.Que la demanda fue notificada personalmente al demandado,


por receptor judicial.

3.Que el demandado contest la demanda solicitando su rechazo,


por cuanto la actora apoya sus dichos en la utilizacin de un signo
estructurado mediante la comunin de elementos o expresiones
empleadas para indicar el gnero, naturaleza, origen, nacionalidad,
que conforman un signo genrico, descriptivo y de uso comn. En el
registro impugnado, por su parte, no concurre ninguna de las causales
de irregistrabilidad invocadas en la demanda.

4.Que se recibi la causa a prueba a fin de que el demandante


acreditara sus argumentaciones.

5.Que, de la documentacin acompaada en la presentacin de la


demanda y que rola de fojas 7 a 43 de autos, se colige que la
demandante viene utilizando la expresin FUENTE DE SODA SUIZA y
FUENTE SUIZA, indistintamente, desde el ao 1969 a la fecha, para
distinguir, precisamente, los servicios de fuente de soda y procuracin
de alimentos en general, por lo que cabe concluir que la verdadera
creacin de esta marca corresponde al demandante.

6.Que, de los mismos documentos, se desprende que el


establecimiento de procuracin de alimentos que funciona en el mismo
lugar fsico desde hace ms de 30 aos, goza de fama y notoriedad en
el rubro, constituyendo uno de los lugares ms populares de la
comuna de uoa.

440

7.Que, entre las expresiones LA FUENTE SUIZA, por un lado y


FUENTE DE SODA SUIZA o FUENTE SUIZA, por el otro, no existen
diferencias, toda vez que la palabra "fuente" empleada en una marca
que distingue servicios de procuracin de alimentos de clase 42 en
Chile, slo puede tomarse como una abreviacin de la expresin
"fuente de soda", un tipo de establecimiento cuyo objeto es,
precisamente, la procuracin de alimentos y bebidas preparados para
el consumo.

8.Que la palabra "Suiza" no solamente corresponde al pas


europeo, sino tambin corresponde al gentilicio aplicable a lo
proveniente de ese pas, por lo que su uso no necesariamente incurre
en la causal de irregistrabilidad establecida en la letra a) del art. 20 de
la ley N 19.039.

9.Que, en relacin a los requisitos de novedad y distintividad


exigidos por el art. 19 de la ley N 19.039, stos no se cumplen en la
especie, en relacin a los servicios de procuracin de alimentos
incluidos en el registro impugnado, ya que la expresin FUENTE
SUIZA o FUENTE DE SODA SUIZA, estaba siendo utilizada en el
mercado en forma abierta y exitosa por la demandante, por ms de 30
aos, para distinguir los mismos servicios.

10.Que, en opinin de la suscrita, cabe acoger la infraccin


alegada a la letra f) del art. 20 de la ley N 19.039, slo en relacin a
los servicios referidos a la procuracin de alimentos en general, toda
vez que la notable popularidad de la que goza el establecimiento
creado por los demandantes hace ms de 30 aos, reseado en la
copia de la pgina web "Panoramas.cl" que rola a fojas 30 y 31 de
autos, permite concluir que un establecimiento que lleve por nombre
"La Fuente Suiza", Fuente Suiza" o "Fuente de Soda Suiza", ser
indudablemente relacionada con la original que funciona en uoa,
creada por la demandante, provocando confusin y error en el pblico
consumidor.

11.Que, cabe rechazar la infraccin alegada en la demanda en


relacin a la letra j) del art. 20 de la ley del ramo toda vez que en autos
no obran elementos suficientes para tenerla por configurada.

12.Que, finalmente y al tenor de lo ya sealado en los


considerandos anteriores, en opinin de la suscrita, cabe hacer una

441

distincin en los servicios distinguidos por el registro impugnado, ya


que ste tambin contempla los servicios de "hotel, motel, residencia y
hostera", para distinguir los cuales la marca LA FUENTE SUIZA, goza
de la necesaria novedad, originalidad y capacidad distintiva que exige
el art. 19 de la ley del ramo y no incurre en ninguna causal de
irregistrabilidad sealados en el art. 20 del mismo cuerpo legal, por lo
que corresponde mantener su vigencia.

POR TANTO:

En mrito de lo expuesto y visto lo dispuesto en los arts. 19 y 20 letra


f) de la ley N 19.039,

PROPONGO: Acoger la demanda de nulidad interpuesta y ordenar la


cancelacin parcial del Registro N 563.982, correspondiente a la
marca denominativa LA FUENTE SUIZA, en la cobertura especfica de
"bar, restaurante, fuente de soda, saln de t y servicios de
procuracin de alimentos y bebidas preparadas para el consumo y
llevar" de la clase 42, manteniendo vigente el registro para los
servicios de "Hotel, motel, residencia y hostera".

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

DEMANDA DE NULIDAD

REGISTRO N 503.599, FALLO N 105.053, DE FECHA 25-09-2000.


EXP. 1.159/98.

442

MARCA "ECOVIDA"

Santiago, 28 de septiembre de 2000.

Don Andrei Rakowitsch, con el patrocinio del abogado don Enrique


Hrdalo Larran, domiciliados en esta ciudad, Roger de Flor 2800, en
representacin de la empresa Nestl Chile S.A., demand la nulidad
del registro citado en la suma, que distingue productos de la clase 30 y
se encuentra a nombre de don Anbal Lautaro Bravo Bravo.

La accin de nulidad se fund en los artculos 20 letras f) y h) de la ley


N 19.039 y 6 bis del Convenio de Pars, toda vez que la actora es
titular en las clases 29 y 30 de la marca "ECCO", cuyo primer registro
fue el N 157.073, de 1966, la que es prcticamente coincidente con la
parte ms distintiva del signo "ECOVIDA" y por ello confundible con
ste. Agreg que "ECCO" es una marca famosa y con amplia
participacin de mercado, que siempre ha sido protegida por el
Departamento de Propiedad Industrial, y de ah que existan dos
sentencias que rechazaron la marca "ECOVIDA" en clases 29 y 30,
respectivamente, acogiendo las oposiciones formuladas en base a
"ECCO". Subsidiariamente, demand la anulacin parcial del registro
objetado, excluyendo de l los productos de la clase 30 amparados
por el registro N 481.182 fundante de la demanda. La actora
acompa a su demanda sus registros de la marca "ECCO", material
publicitario y certificacin de AC Nielsen Chile Ltda. sobre su
participacin de mercado.

La demanda se notific con fecha 05-05-98 a la parte demandada, que


contest el libelo con el patrocinio del abogado don Hugo Guastavino
Varas, domiciliado en Dr. Stero del Ro 492, Pi-so 2, Santiago,
argumentando principalmente que las marcas "ECCO" y "ECOVIDA"
no son susceptibles de confusin, ya que la primera es un vocablo
compuesto por dos slabas y cuatro letras, siendo determinante la
repeticin de la consonante "C", lo que le imprime una grafa y fona
muy peculiar; en tanto que la segunda es un trmino integrado por
siete letras y cuatro slabas. La demandada acompa varios registros
a su nombre de la marca "ECOVIDA", que inciden en las clases 3, 5,
16 y establecimiento industrial de fabricacin de productos de las
clases 32 y 33.

443

A fs. 85 vta. se cit a las partes a or sentencia.

CONSIDERANDO:

1.Que aun cuando la marca "ECCO" es casi ntegramente


coincidente con el prefijo del signo ECOVIDA", ponderado ste en su
conjunto evoca una idea vinculada a la ecologa, conceptualmente
diferente a la que sugiere la expresin "ECCO".

2.Que, no obstante lo anterior, la marca fundante de la demanda


merece una especial proteccin por el grado de conocimiento de que
goza entre el pblico, atendido que se incorpor a nuestro mercado
hace ms de treinta aos.

3.Que, en consecuencia, cabe estimar procedente acoger slo la


anulacin parcial del registro cuestionado, solicitada por la actora en
forma subsidiaria.

POR TANTO:

En mrito de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artculos 20 letras


f) y h) de la ley N 19.039 y 6 bis del Convenio de Pars,

PROPONGO: Acoger la demanda de nulidad deducida en autos slo


parcialmente, como se pide en subsidio por la actora, manteniendo la
vigencia del registro impugnado en la clase 30, con exclusin de "caf
en latas y extractos para preparar bebidas hechas de caf tostado,
sustitutos de caf, agregados para caf, como malta, cocoa y
chocolate de preferencia en polvo, sustancias, compuestos y yerbas
usadas en decocciones e infusiones para preparar bebidas; cacao,
chocolate, caf, t, yerba mate y productos similares o sucedneos;
harinas, fculas, cereales tostados o cocidos, molidos o triturados y en
cualquier forma similar de elaboracin, fideos, pan y pastas
alimenticias anlogas."

Carmen Iglesias Muoz

444

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

4.

JUICIO DE NULIDAD DE TRANSFERENCIA DE MARCAS

La LPI seala en su art. 17 las facultades que tiene el Departamento


de Propiedad Industrial para conocer entre otros, sobre los juicios de
nulidad de transferencia de marcas, los cuales se sustanciarn ante el
Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ajustndose a las
formalidades que se establecen en esa ley y a las que disponga el
Reglamento.

Se entiende por transferencia el traspaso del dominio por acto entre


vivos.

La LPI exige para que opere la transferencia de marcas que se


materialice en una escritura pblica, as el artculo 14 de la LPI seala
"Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de
muerte y podrn ser objeto de toda clase de actos jurdicos, los que
debern constar por escritura pblica, y se anotarn al margen del
registro respectivo". El art. 90 del Reglamento de la LPI, seala que
"Toda cesin de un derecho de propiedad industrial as como cualquier
gravamen constituido sobre l o licencia otorgada a un tercero, se
efectuar por el instrumento que corresponda, el que se anotar al
margen de la inscripcin, produciendo sus efectos con respecto de
terceros slo a partir de dicha anotacin previa aceptacin y pago de
los derechos correspondientes".

Al decir el instrumento que corresponda se refiere a la escritura


pblica que seala el art. 14 de la LPI.

La inscripcin de la transferencia de dominio no ser oponible a


terceros mientras no se proceda a su inscripcin en el Departamento
de Propiedad Industrial.

Jurisprudencia

445

El caso que a continuacin veremos se omite el requisito de la


escritura pblica en la transferencia de una prenda, por lo que se
cancela la transferencia. El caso es el siguiente:

Se demand la nulidad de la inscripcin marginal de la prenda que


recae sobre el registro de la marca LOS CRIADORES, que distingue
todos los productos de la clase 29. Funda su demanda en lo previsto
en el art. 2 de la ley N 18.112.

El demandante seala que el registro de la marca LOS CRIADORES,


se ha inscrito en instrumento privado seala fecha y Notario ante quien
se autoriz, el que seala, carece de valor alguno, ya que toda prenda
sin desplazamiento debe constituirse "POR ESCRITURA PBLICA",
tal como lo establece el artculo 2 de la ley N 18.112, que seala "El
contrato de prenda sin desplazamiento y su alzamiento deben
otorgarse por escritura pblica". El demandante afirma que al ser esta
norma imperativa, el instrumento privado en el que consta la
constitucin de la prenda, carece de valor alguno, ya que adolece de
un vicio de nulidad absoluta, por lo que nunca debi haberse inscrito
dicha prenda.

Se notific la demanda. Se tuvo por evacuado el traslado en rebelda,


se cit a las partes a or sentencia y el DPI resolvi acoger la demanda
de nulidad fundada en el art. 2 de la ley N 18.112, toda vez que la
norma citada es absolutamente coherente con lo expresado en el art.
14 de la LPI que dice textualmente "Los derechos de propiedad
industrial son transmisibles por causa de muerte y podrn ser objeto
de toda clase de actos jurdicos, los que debern constar por escritura
pblica y se anotarn al margen del registro respectivo", lo que es
plenamente coherente con el art. 90 del Reglamento de la LPI. En
efecto, de estas normas se colige que todo acto jurdico cuyo objeto
sea una marca comercial debe constar por escritura pblica, este
requisito se entiende como una solemnidad exigida para la validez de
los actos jurdicos, razn por la cual su omisin acarrea nulidad
absoluta del mismo. Del mismo modo, el art. 18 inciso 6 de la LPI
establece claramente la anotacin marginal tiene como finalidad la
publicidad del acto para que ste sea oponible a terceros, siendo
plenamente vlido el acto entre las partes desde su celebracin, en el
caso que ste haya sido celebrado en conformidad a la ley.

446

En la jurisprudencia marcaria se presenta otro precedente de juicio de


nulidad de transferencia de marca. Se trata de la solicitud de la
transferencia de la marca TRAVERSO, clases 29, 30 y 32. Sobre
dicha marca se present una accin de nulidad de transferencia,
atendido que la firma Traverso y Ca. Ltda. decidi vender todas sus
marcas a Comercial e Industrial San Jos, lo que hizo por escritura
pblica de fecha 14 de diciembre ante Notario Pblico de Valparaso,
no obstante lo anterior la Presidenta del Directorio de Comercial e
Industria San Jos Sra. Marcela Marsili, procedi a vender, ceder y
transferir el registro N 351.235, de la marca TRAVERSO, clase 30, a
quien era a la fecha Director de la empresa, su hijo Renato Traverso,
utilizando para el efecto un mandato que ella le haba conferido a
Comercial e Industrial San Jos, en su octava sesin de Directorio,
reducida a escritura pblica, ante un notario de Valparaso. Sin
embargo, en acta de sesin de directorio al exhibrsele esa escritura
de venta de la marca Traverso, seal que haba sido engaada por el
comprador Sr. Renato Traverso y que su firma haba sido obtenida en
forma subrepticia y seguramente con engao. De tal manera que dicha
escritura de compraventa no puede producir efectos en relacin a
Comercial e Industrial San Jos, debiendo cancelar la inscripcin de
transferencia del signo a favor del comprador.

Se notifica al demandado, quien opone la excepcin de incompetencia


del tribunal al tenor de lo sealado en el art. 17 de la LPI y adems
alega la validez del mandato con que ha actuado como presidenta la
Sra. Marsili.

El DPI resuelve rechazar el incidente de incompetencia del tribunal por


considerarse competente al tenor de lo previsto en el art. 17 LPI, que
le otorga expresamente competencia para conocer de cualquier
reclamacin relativa a la "validez o efectos" de una transferencia de un
signo marcario "o un derecho de Propiedad Industrial".

Que por lo anterior procede a pronunciarse sobre el fondo del asunto,


vale decir si es procedente o no que se practique la inscripcin del
registro de la marca Traverso a nombre de don Renato Traverso
Marsili. Al efecto seala que el procedimiento para realizar la
transferencia impugnada no cumpli con las formalidades legales
requeridas, por cuanto la apoderado o representante legal de la
sociedad figura vendiendo el signo en litigio, no teniendo poder
suficiente para realizar tal acto.

447

Que, por tanto, de acuerdo a lo establecido en el art. 14, 27 de la LPI y


art. 2131 del Cdigo Civil se acoge la demanda y se declara que se
cancela la inscripcin de la transferencia del registro sobre la marca
impugnada.

Apela de la sentencia el demandado y el TAPI seala: Que el fallo en


contra del cual se ha alzado el demandado, ha entrado a pronunciarse
respecto de la validez de la compraventa, sobre la actuacin de la Sra.
Marsili, en su calidad de mandataria del Directorio, todas cuestiones
que escapan a la competencia que al DPI le otorga el art.17 de la LPI.
Que, en consecuencia, se debe acoger la excepcin opuesta por don
Renato Traverso, por cuanto la materia sometida al conocimiento del
DPI se encuentra fuera de los lmites de su competencia, por lo que se
revoca la sentencia y en su lugar se acoge la excepcin dilatoria de
incompetencia opuesta por el demandado y se omite un
pronunciamiento respecto a las restantes decisiones del fallo apelado.
Que siendo los fundamentos de la cancelacin del registro N 351.235,
solicitada por la demandante, materias propias de un procedimiento
declarativo ordinario que corresponde al conocimiento de los
Tribunales Ordinarios de Justicia, se resuelve remitir los autos a la
Secretara Civil de la Ilustrsima Corte de Apelaciones para los efectos
de su distribucin entre los juzgados civiles de la ciudad.

Fallo dictado por los Sres. Ministros del TAPI Santiago Santa Cruz,
Fernando Mrquez y Ral Pellicer.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Registro N 492.049, fallo N 126.601, de fecha 26-09-2003,
marca "LOS CRIADORES".

2) Registro N 351.235, fallo N 88.637, de fecha 29-01-1998, marca


"TRAVERSO". Fallo TAPI de fecha 21-06-2000.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

448

REGISTRO N 492.049, FALLO N 126.601, DE FECHA 26-09-2003.

SOLICITUD N 375.175. EXP. N 397-2003.

MARCA "LOS CRIADORES"

Santiago, 26 de septiembre de 2003.

A fojas 21, don Fernando Mrquez Pardo, abogado, domiciliado en


Agustinas N 1022, oficina 537, Santiago, en representacin de don
Marcelo Aguayo Gonzlez, abogado, quien representa en calidad de
Sndico Titular de la Quiebra de Procesadora de Lcteos Los
Criadores S.A., de acuerdo al nombramiento de fecha 21 de diciembre
del ao 2001 del Magistrado del Juzgado de Letras de Colina, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Compaa N 1390, oficina
1901, Santiago, demanda la nulidad de la inscripcin marginal de la
prenda que recae sobre el Registro N 492.049, aceptada con fecha
05 de diciembre del ao 2001, correspondiente a la marca mixta LOS
CRIADORES, que distingue todos los productos de la clase 29, a favor
de Cooperativa Agrcola Lechera Santiago Limitada, domiciliada en
calle San Borja 1305, Estacin Central, Santiago.

Funda su demanda en lo previsto en el artculo 2 de la ley N 18.112.

El demandante seala que en el Registro de Marcas N 492.049 de la


marca Los Criadores, para productos de la clase 29, ha procedido a
inscribir la solicitud de Prenda sin Desplazamiento sobre dicha marca,
a peticin de Cooperativa Agrcola Lechera Santiago Limitada, prenda
que afecta a la marca ya sealada.

Afirma el actor que, a la solicitud de inscripcin de prenda, el


solicitante acompa instrumento privado de fecha 24 de mayo del
2001, cuya firma se autoriz ante el Notario Pblico don Ivn
Tamargo, en el cual consta la constitucin de la prenda.

449

El demandante expresa que dicho instrumento privado carece de valor


alguno, ya que toda prenda sin desplazamiento debe constituirse por
"ESCRITURA PBLICA", como bien lo establece el artculo 2 de la
ley N 18.112, que seala: "El contrato de prenda sin desplazamiento y
su alzamiento deben otorgarse por escritura pblica".

El actor afirma que al ser esta norma imperativa, el instrumento


privado en el que consta la constitucin de la prenda, carece de valor
alguno, ya que adolece de un vicio de nulidad absoluta, por lo que
nunca debi haberse inscrito dicha prenda.

A fojas 10, rola la notificacin personal a don Mario Elas Mirosevic


Buneder, en representacin de la sociedad Cooperativa Agrcola
Lechera Santiago Limitada, estampada por receptor judicial.

A fojas 15, se tuvo por evacuado el traslado en rebelda del


demandado.

A fojas 15, se cita a las partes a or sentencia.

CONSIDERANDO:

1.
Que se demanda de nulidad de la inscripcin marginal de la
prenda que recae sobre el Registro N 492.049, aceptada con fecha
05 de diciembre del ao 2001, correspondiente a la marca mixta Los
Criadores, que distingue todos los productos de la clase 29, a favor de
Cooperativa Agrcola Lechera Santiago Limitada, fundndose en el
artculo 2 de la ley N 18.112, el demandante expresa que dicho
instrumento privado no es vlido, ya que toda prenda sin
desplazamiento debe constituirse por "ESCRITURA PBLICA", como
bien lo establece la ley N 18.112, que seala: "El contrato de prenda
sin desplazamiento y su alzamiento deben otorgarse por escritura
pblica". El actor afirma que al ser esta norma imperativa, el
instrumento privado en el que consta la constitucin de la prenda,
carece de todo valor, ya que adolece de un vicio de nulidad absoluta,
por lo que nunca debi haberse inscrito dicha prenda.

2.
Que la demanda fue notificada personalmente a don Mario Elas
Mirosevic Buneder, en representacin de la sociedad Cooperativa

450

Agrcola Lechera Santiago Limitada, quien no


mantenindose en rebelda durante todo el proceso.

la

contest,

3.
No se recibi la causa a prueba, por no existir hechos
sustanciales, pertinentes ni controvertidos.

4.
Que, en opinin de la suscrita, se debe acoger la demanda de
nulidad fundada en el artculo 2 de la ley N 18.112 invocada por el
actor, toda vez que en primer trmino la norma citada es
absolutamente coherente con lo expresado por el artculo 14 de la ley
N 19.039 que dice textualmente: "Los derechos de propiedad
industrial son transmisibles por causa de muerte y podrn ser objeto
de toda clase de actos jurdicos, los que debern constar por escritura
pblica y se anotarn al margen del registro respectivo", lo que es
plenamente coherente con el artculo 90 del reglamento de la ley N
19.039. En efecto, de estas normas se colige que todo acto jurdico
cuyo objeto sea una marca comercial debe constar en escritura
pblica, este requisito se entiende como una solemnidad exigida para
la validez de los actos jurdicos, razn por la cual su omisin acarrea la
nulidad absoluta del mismo. Del mismo modo el artculo 18 inciso 6
de la ley N 19.039, establece claramente que la anotacin marginal
tiene como finalidad la publicidad del acto para que ste sea oponible
a terceros, siendo plenamente vlido el acto entre las partes desde su
celebracin, en el caso que ste haya sido celebrado en conformidad
a la ley.

5.
Que en el caso de autos no se cumpli con lo dispuesto por el
artculo 14 de la ley N 19.039 y artculo 90 del reglamento de la ley
N 19.039.

6.
Que, por lo tanto, se concluye que se debe acoger la accin de
nulidad interpuesta por el demandante, toda vez que el contrato de
prenda, de fecha 4 de mayo del ao 2001, suscrito por don Hctor
Latorre Salas en representacin de Procesadora de Lcteos Los
Criadores y don Mario Mirosevic Buneder en representacin de
Cooperativa Agrcola Lechera Santiago Limitada, que motiva la
inscripcin marginal que se impugna, consta en un instrumento
privado donde las firmas de los comparecientes fueron autorizadas
ante notario, incumpliendo el requisito de validez exigido por la ley N
19.039 en orden a que todo acto jurdico cuyo objeto sea una marca
comercial debe constar en escritura pblica, y se anotarn al margen
del registro respectivo para producir sus efectos respecto de terceros.

451

POR TANTO:

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en el artculo 2 de la ley


N 18.112, artculos 14 y 18 inciso 6 de la ley N 19.039, artculo 90
del reglamento de la ley N 19.039,

PROPONGO: Acoger la demanda de nulidad y ordenar la cancelacin


de la inscripcin marginal de la prenda que recae sobre el Registro N
492.049, aceptada con fecha 05 de diciembre del ao 2001,
correspondiente a la marca mixta Los Criadores, que distingue todos
los productos de la clase 29, a favor de Cooperativa Agrcola Lechera
Santiago Limitada.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe del Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 351.235, FALLO N 88.637, DE FECHA 29-01-1998.


FALLO TAPI DE FECHA 21-07-2000.

MARCA "TRAVERSO"

Santiago, 29 de enero de 1998.

A fs. 28 comparece don Sergio Amenbar Villaseca, abogado,


domiciliado en Avenida Providencia 329, 6 piso, en representacin de
Comercial e Industrial San Jos S.A. con domicilio en calle San

452

Alfonso 480, y demanda a Renato scar Traverso Marsili, empresario


domiciliado en calle Las Catalpas 1510, departamento 91, comuna de
Vitacura y se cancele la transferencia del registro N 351.235 de la
marca Traverso, en la clase 30 practicada el da 5 de octubre de 1994
en virtud de la solicitud N 18.677, de fecha 2 de agosto de 1994 en
favor de Renato scar Traverso Marsili, empresario, domiciliado en
San Alfonso 480 de Santiago, con domicilio particular, en calle Las
Catalpas 1510, departamento 91, comuna de Vitacura.

Seala que el registro N 351.235 de la marca "Traverso" fue otorgado


primitivamente a su cliente, el 18 de enero de 1990, apareciendo ste
como su titular inscrito hasta la fecha de la anotacin de la
transferencia a que se refiere esta presentacin.

1)
Agrega, que la firma "Traverso y Compaa Ltda." empresa
familiar de personas apellido del mismo nombre, inici su giro
aproximadamente un siglo, encaminndose su actividad industrial
hasta aproximadamente el ao 1987 a la fabricacin y elaboracin de
vinos, bebidas alcohlicas y vinagres, principalmente bajo la marca
"Traverso", marca de la familia fundadora y de la casa; y por lo tanto
marca principal de la empresa la que constitua por cierto, patrimonio
ms importante y la que goza desde antiguo de nombrada y prestigio
en nuestro pas.

Expresa, que en el ao 1987, "Traverso y Compaa Ltda." decidi


vender todas sus marcas a "Comercial e Industrial San Jos S.A.",
establecida en mayo de 1987, lo que hizo por escritura pblica del 14
de diciembre de ese ao ante el Notario Pblico de Valparaso don
Alfonso Daz Sanhueza.

En dicha escritura, "Comercial e Industrial San Jos S.A.", otorg


licencia a "Traverso y Compaa Ltda." para usar sus marcas en
productos que esta ltima continuara fabricando. Posteriormente,
"Traverso y Compaa Ltda.", termin sus actividades en el rubro de
vinos y licores, la que continu ejerciendo bajo la marca "Traverso"
respecto de los productos de la clase 33, una nueva firma denominada
"Licores Via del Mar S.A.".

Que, "Comercial e Industrial San Jos S.A." ha procedido a ampliar la


proteccin de la marca "Traverso" a su nombre en las actividades

453

relacionadas con el rubro alimenticio, obteniendo entre otros la


inscripcin N 351.235 para la palabra "Traverso" en la misma clase.

Prueba de lo anterior que todo el volumen de ventas de vinagres y


otros aderezos y condimentos lquidos realizados por su representado
se verifica hasta el da de hoy al amparo de dicho signo distintivo.

Como se puede desprender, la venta y disposicin en cualquier forma


de la marca "Traverso", no constitua para su cliente un acto que
pudiera estar entregado a quienes tuvieran la administracin ordinaria
del negocio y slo poda ser llevada a cabo por quien o quienes
tuvieran la facultad de disponer de los bienes del activo fijo de la
empresa.

No obstante lo anterior, por escritura pblica de 31 de julio de 1990,


otorgada ante el notario de Santiago, Aliro Veloso Muoz,
acompaada en solicitud de transferencia N 18.677 de 1994, doa
Marcela Marsili Didomenicantorio Presidenta del Directorio de
"Comercial e Industrial San Jos S.A.", procedi a vender, ceder y
transferir el registro N 351.235 de la marca Traverso" en clase 30, a
quien era, a la fecha, director de la empresa, su hijo Renato Traverso
Marsili, en el precio insignificante, para la importancia y nombrada de
dicha marca de $ 150.000, que se pagaron al contado, utilizando para
tal efecto un mandato que a ella le haba conferido Comercial e
Industrial San Jos S.A., en su octava sesin de Directorio, de 5 de
mayo de 1988, reducida a Escritura Pblica el 23 de mayo de 1988,
ante el notario de Valparaso, don Alfonso Daz Sanhueza.

Dicho mandato otorgaba a doa Marcela Marsili, para que


conjuntamente o separadamente con don Ral Traverso Pascualatti,
representara a cliente en todo lo relacionado, con la administracin
ordinaria de sus negocios.

Este contrato no fue conocido en su oportunidad por el directorio de la


empresa, e incluso por la propia Sra. Marcela Marsili.

En efecto, como consta en el acta de la sesin de directorio de fecha 9


de agosto de 1994, al exhibrsele la escritura de venta de la marca
Traverso la seora Marsili expres total sorpresa, sosteniendo que
jams la haba confirmado y que ni como directora ni como Presidente

454

del Directorio tena facultades para hacerlo, afirmando adems que


haba sido engaada por el comprador seor Renato scar Traverso
Marsili y que su firma haba sido obtenida en forma subrepticia y
seguramente con engao.

2)
Expresa que cualquiera que sean las circunstancias, el contrato
de venta de la marca "Traverso" N 351.235, fue suscrito excediendo
las facultades y el poder que tena ella para efectuar actos de
administracin; como son pagar deudas actuar en nombre y
representacin de Comercial e Industrial San Jos S.A., y que de tal
manera, dicha escritura de compraventa no puede producir efectos en
relacin a la referida Comercial e Industrial San Jos S.A., a la que es
tal instrumento inoponible, debindose de tal manera cancelar la
inscripcin de transferencia del signo en favor del comprador.

En efecto, el art. 2132 del Cdigo Civil seala que el mandato no


confiere naturalmente al mandatario ms que el poder de efectuar
actos de administracin, como son pagar deudas, cobrar crditos del
mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario,
perseguir en juicio a los deudores intentar acciones posesorias e
interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; contratar las
reparaciones de las cosas que administra; y comprar los materiales
necesarios para el cultivo beneficio de las tierras, minas, fbricas u
otros objetos de industria que se le hayan encomendado.

Contina expresando dicho artculo que para todos los actos que
salgan de estos lmites, el mandatario necesita de poder especial.

De otro lado, el poder otorgado a doa Marcela Marsili por Comercial e


Industrial San Jos S.A. y, reducido a escritura pblica el 23 de mayo
de 1988, en virtud del cual, sta compareci a la escritura de
compraventa acompaada, la habilitaba para representar a Comercial
e Industrial San Jos S.A. en todo lo relacionado con la administracin
ordinaria de sus negocios y, a continuacin, enumeraba diferentes
actos que la mandataria poda realizar en el ejercicio de su mandato,
todos ellos dentro del objeto social y con las limitaciones legales.

3)
Que, actos del giro ordinario de la mandante slo se
comprenden aquellos que sean indispensables para el desarrollo de
los negocios que forman parte del objeto habitual de la empresa, y
slo se comprenden las enajenaciones que sean indispensables para

455

el desarrollo de los negocios que forman parte del objeto habitual de la


empresa, y que la enajenacin de marcas comerciales de una
empresa, ms an su marca principal, no puede en ningn caso
calificarse como acto de administracin, ya que disponer o prescindir
de bienes indispensables o capitales para llevar a cabo su giro,
cuando se trata de su signo principal es "desmantelar parcialmente la
empresa".

4)
Tampoco, cabe la enajenacin de este tipo de marcas dentro del
giro administrativo ordinario de los negocios de su mandante, puesto
que ella tiene por objeto segn los estatutos: "La produccin,
elaboracin, envasado, distribucin y comercializacin de bebidas
alcohlicas y analcohlicas, productos alimenticios y agrcolas en
general, por cuenta propia y ajena; la prestacin de todo tipo de
servicios de los rubros sealados, as como cualquiera actividad
conexa a las anteriores ". No es la actividad comn de su cliente
dedicarse a comercializar sus marcas y menos al signo que
individualiza a su produccin.

5)
A mayor abundamiento y aunque la limitacin anterior bastaba
por s sola para impedir a la mandataria vender la marca mencionada,
su carencia de facultades para vender el registro de la referida marca
queda de manifiesto porque dentro de los poderes que se le otorgaron
particularmente en el instrumento respectivo, no se enumer
especficamente el de vender y enajenar las marcas comerciales de la
empresa, y bajo ningn punto cabe concluir por analoga que dicho
poder poda entenderse comprendido en el otorgado para otras
enajenaciones autorizadas en el mandato en trminos genricos,
especialmente si el negocio de que se trata no es como dijera, un acto
de administracin comprendido en el giro ordinario de la mandante.

6)
Seala, adems, que el art. 1448 del Cdigo Civil dispone que lo
que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella
o por la ley para representarla, produce respecto del representado
iguales efectos que si hubiese contratado l mismo, y si no est
facultada para representarla, no produce respecto de dicha persona
efecto alguno. Agrega, que el art. 1815 del Cdigo Civil dispone que la
venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueo de la
cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo y, por
ltimo, el art. 2160 del Cdigo Civil seala que el mandante cumplir
las obligaciones que a su nombre ha contrado el mandatario dentro
de los lmites del mandato.

456

7)
De las disposiciones antes mencionadas se concluye que
habindose excedido doa Marcela Marsili de los trminos del
mandato que le confiri "Comercial e Industrial San Jos S.A." en la
venta de la marca "Traverso" en las clases 29, 31 y 32, no oblig ni
pudo obligar a su cliente y, por lo tanto, que el respectivo contrato no
puede producir efecto alguno en relacin a "Comercial e Industrial San
Jos S.A."., empresa a la que tal acuerdo de voluntades es total y
absolutamente inoponible, lo que hace dicho contrato inepto para
transferir la marca en cuestin, de actual dominio de su representado.

8)
Lo precedente, trae como consecuencia que deba cancelarse la
inscripcin de la transferencia del registro de la marca N 351.235 de
la marca Traverso" realizada en mrito de la escritura de compraventa
de 31 de julio de 1990, en favor del comprador don Renato scar
Traverso Marsili, ya que ella fue practicada en perjuicio de los
derechos de su mandante sobre tal signo, lo que est vedado
expresamente en virtud de lo dispuesto en el art. 1815 del Cdigo Civil
y, ms an, porque ello ha significado otorgar a dicho contrato en
relacin a su mandante, que es ajeno a tal acto y a quien se ha
privado, al menos en apariencia, de la titularidad formal del registro N
351.235 de la marca "Traverso en clase 30".

La inscripcin en cuestin no podra practicarse por contravenir el


derecho, ya que en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la ley N
19.039 afectara a su cliente que no concurri al contrato de
compraventa en comento, ni otorg facultades para celebrarlo, en su
nombre y representacin, a la persona que dijo estar representndola.

En apoyo a su pretensin, acompaa documentacin probatoria que


se indica a fs. 32.

A fs. 33 se dio traslado y a fs. 49 la parte demandada don Renato


Traverso Marsili, evacu dicho traslado solicitando el rechazo de la
demanda en base a las siguientes consideraciones:

1)
Que, toda la argumentacin de la sociedad demandante discurre
sobre la base que su Presidenta habra carecido de facultades para
venderle la marca "Traverso" clase 30, constituyendo su soporte
jurdico disposiciones sustantivas contenidas en el Cdigo Civil, como
as tambin la opinin de autores.

457

Expresa, que quien lee estos fundamentos, arribara inequvoca y


obviamente a la conclusin que ellos se materializaran o traduciran,
finalmente, en que la demandada debera ser doa Marcela Marsili
Didomenicantonio, en su calidad de Presidenta del Directorio de la
"Sociedad Comercial e Industrial San Jos S.A.", sin embargo ello no
es as y extraamente el demandado es su representado Renato
Traverso Marsili.

2)
Por lo anterior, solicita como primera medida se proceda a
corregir el procedimiento, teniendo para ello lo dispuesto en el art. 303
N 6, en relacin con lo indicado en el art. 305 inciso 2, ambos del
Cdigo de Procedimiento Civil, como excepcin dilatoria; y que doa
Marcela Marsili Didomenicantonio en su calidad de Presidenta del
Directorio de la Sociedad Comercial e Industrial San Jos S.A., debe
ser tenida como legitimada pasiva-demandada en estos autos.

3)
Sin perjuicio de lo anterior, viene en oponer a la demanda las
siguientes excepciones:

a)
La plena validez del mandato con que ha actuado la Presidenta
del Directorio seora Marcela Marsili Didomecantonio, en cuya virtud
se suscribi la escritura pblica de transferencia del sealado registro
en favor de su representado con fecha 31 de julio de 1990 ante el
notario pblico Aliro Veloso Muoz:

b)
Que el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial no es
competente para conocer de estas materias, al tenor precisamente del
art. 17 de la ley N 19.039 que seala que: "los juicios de oposicin,
los juicios de nulidad de registros de transferencias, as como
cualquier reclamacin relativa a su validez o efectos, o a los derechos
de propiedad industrial".

c)
Que la escritura pblica de fecha 31 de julio de 1990 fue suscrita
por doa Marsili Didomenicantonio, fue ratificada en mltiples
oportunidades.

d)
Que para el evento que no se acoja la ratificacin invocada, en
subsidio, solicita se declare prescrita la accin interpuesta, ya que la

458

escritura de transferencia es de fecha 31 de julio de 1990, ya que se


aplica un plazo de prescripcin de corto tiempo.

A fs. 65 se dict autos para fallo.

TENIENDO PRESENTE:

Que, procede primeramente pronunciarse sobre el incidente de


correccin de procedimiento planteado por la parte demandada, por la
va de alegacin y defensa, el cual debe ser rechazado a juicio de la
suscrita, toda vez que la accin est correctamente dirigida en contra
de don Renato scar Traverso Marsili, a fin de que no pueda anotarse
la transferencia del signo "Traverso" a su nombre al margen del
registro 368.479, no siendo estrictamente necesario que doa Marcela
Marsili sea parte en este juicio.

Que, asimismo, antes de entrar a conocer sobre el fondo del "asunto


debatido", debe rechazarse el incidente de incompetencia planteado
por la parte demandada, toda vez que el art. 17 de la ley N 19.039 le
otorga expresamente competencia a este Departamento para conocer
cualquier reclamacin relativa a "la validez o efectos" de una
transferencia de un signo marcario "o a un derecho de Propiedad
Industrial".

Que, por lo anterior, procede pronunciarse sobre el fondo del asunto,


vale decir si es procedente o no que se practique la inscripcin del
registro N 368.479 de la marca "Traverso", a nombre de don Renato
scar Traverso Marsili.

Que, analizados los antecedentes del proceso, la demanda,


contestacin, excepciones, alegaciones y documentacin probatoria
acompaada por las partes y lo que dispone la propia ley, puede
concluirse lo siguiente:

a)
Que, de conformidad al artculo 14 de la ley N 19.039 los
derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de
muerte y pueden ser objeto de toda clase de actos jurdicos, los que
debern ser otorgados por escritura pblica, y se anotarn al margen
del registro respectivo para producir efectos.

459

b)
Que, a su vez, el artculo 2131 del Cdigo Civil dice que "el
mandatario se ceir rigurosamente al mandato", disponiendo en la
norma siguiente que: "el mandato no confiere al mandatario ms que
el poder de efectuar los actos de administracin'', necesitndose, para
todos los actos que excedan estos lmites, de poder especial.

c)
En consecuencia, queda el mandatario investido de la facultad
de ejecutar actos de administracin disponiendo el artculo 2133 del
mismo texto legal "cuando se da al mandatario la facultad de obrar del
modo que ms conveniente le parezca, no por eso se sentir
autorizado para alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que
exigen poderes o clusulas especiales. Agregando en el inciso 2 "por
la clusula de libre administracin se entender solamente que el
mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes
designan como autorizados por dicha clusula".

d)
No habiendo la ley definido el concepto de acto de
administracin, la doctrina ha establecido que es aquel por el que se
adoptan las medidas tendientes a conservar los bienes, a
incrementarlos y a obtener las ventajas que puedan procurar.

e)
Que, en la transferencia impugnada doa Marcela Marsili
Didomenicantorio actu en representacin de la "Sociedad Comercial
e Industrial San Jos S.A." en virtud de un mandato que la habilitaba
para representar a dicha sociedad en todo lo relacionado con la
administracin ordinaria de sus negocios, segn se desprende de los
documentos que rolan a fs. 3 en que se acompaa el contrato de
compraventa de la marca en cuestin, y el acta reducida a escritura
pblica de la octava sesin de directorio de "Comercial e Industrial San
Jos S.A." que se agrega a fs. 9 de autos.

f)
Que, la enajenacin de marcas comerciales de una empresa ms
an su marca principal, no puede calificarse como acto de
administracin ya que ms que mirar a la conservacin del peculio de
la industria o a la administracin e incremento de bienes del negocio,
significa disponer o prescindir de bienes indispensables o capitales
para llevar a cabo su giro.

460

g)
Que, a mayor abundamiento tampoco cabe la enajenacin en
comento dentro del giro ordinario de los negocios de la Sociedad
Comercial e Industrial San Jos S.A., puesto que ella tiene por objeto
segn estatutos la "produccin, elaboracin, envasado, distribucin y
comercializacin de bebidas alcohlicas y analcohlicas productos
alimenticios y agrcolas en general, por cuenta propia y ajena: la
prestacin de todo tipo de servicios de los rubros sealados, as como
cualquier actividad conexa a las anteriores".

h)
Que, en consecuencia, el procedimiento para realizar la
transferencia impugnada no cumpli con las formalidades legales
requeridas, por cuanto la apoderado o representante legal de la
sociedad que figura vendiendo el signo en litigio, no tena poder
suficiente para realizar tal acto.

i)
Que, asimismo, debe rechazarse la argumentacin subsidiaria de
la parte demandada, en el sentido de que la transferencia objetada
habra sido ratificada y convalidada por todos los miembros de la
Sociedad, toda vez que no consta en autos ni en documento alguno tal
ratificacin.

Por tanto de acuerdo a lo expuesto y lo dispuesto en los arts. 14 de la


ley N 19.039 y 27 del mismo cuerpo legal y arts. 2131 y siguientes del
Cdigo Civil, y dems disposiciones legales vigentes, la suscrita es de
opinin de ACOGER la demanda de autos, y se declare la cancelacin
de la inscripcin de la transferencia del registro N 351.235 de fecha 2
de agosto de 1994, en favor de Renato scar Traverso Marsili.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial

MARCA: TRAVERSO

461

Santiago, 21 de julio de 2000.

VISTOS:

Que a fs. 28 del cuaderno principal de estos autos Rol N 1.619-98, la


firma COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN JOS S.A., industrial,
domiciliada en calle San Alfonso N 480, de esta ciudad, con fecha 17
de octubre de 1994, demand la cancelacin de la inscripcin de la
transferencia del registro N 351.235 de la marca "TRAVERSO", en
clase 30, practicada con fecha 5 del mismo mes y ao, en favor de
don RENATO SCAR TRAVERSO MARSILI.

Que la solicitud N 18.677, de fecha 2 de agosto de 1994, fue


presentada por el seor RENATO SCAR TRAVERSO MARSILI,
industrial, domiciliado en calle San Alfonso N 480, con el objeto que
se anotara, por el seor Jefe del Departamento de Propiedad
Industrial, en el Registro de Marcas Comerciales conforme al artculo
21, de la ley N 19.039 la transferencia de la marca TRAVERSO en
clase 30, a su nombre, con el mrito de la escritura pblica de fecha
31 de julio de 1990, otorgada ante el Notario de Santiago don Aliro
Veloso Muoz.

Que la sociedad demandante solicit la cancelacin de la transferencia


del registro sealado, por cuanto el contrato de compraventa de la
marca TRAVERSO, suscrito entre doa MARCELA MARSILI
DIDOMENICANTONIO, en representacin de COMERCIAL E
INDUSTRIAL SAN JOS S.A., con el demandado don RENATO
SCAR TRAVERSO MARSILI, exceda las facultades que le conceda
el mandato otorgado con fecha 23 de marzo de 1988, ante el Notario
de Valparaso, don Alfonso Daz Sangeza a la seora Marsili y, por lo
mismo, no oblig ni poda obligar a COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN
JOS S.A.

Que la demandante solicit, asimismo, como medida prejudicial


precautoria la prohibicin de celebrar actos y contratos sobre el
registro de la marca TRAVERSO y requiri del seor Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial anotar, al margen del mismo, el
hecho de existir litigio pendiente, para evitar que terceros ignorando

462

que existe una controversia sobre la materia pudieran adquirir


derechos sobre la marca en cuestin.

Que, respecto de la demanda, se confiri traslado de ella al


demandado, por resolucin de fecha 27 de octubre de ese ao,
indicndose textualmente "por interpuesta demanda de nulidad,
traslado por el trmino de 30 das hbiles".

Que, en contra de esa resolucin, la demandante solicit reposicin


sealando que la demanda no pretende impugnar algn vicio de forma
o fondo de la transferencia, sino que persigue que se cancele la
inscripcin de la transferencia del registro sealado.

Que, a fs. 39, el seor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial


hizo lugar a la reposicin, eliminando la frase "de nulidad", decretando
que dicha resolucin se tuviere como parte integrante de la
providencia de fs. 33.

Que, con relacin a la solicitud de otorgar la medida prejudicial


precautoria de celebrar actos y contratos respecto del registro materia
del litigio, por resolucin de fs. 5 se concedi la medida solicitada, la
que se mantuvo por resolucin de fs. 9, desechndose una peticin de
alzamiento por parte del demandado.

Que a fs. 49 rola la contestacin de la demanda de cancelacin de la


inscripcin del registro N 351.235 a nombre del seor Renato scar
Traverso Marsili.

Que el demandado, en ese escrito, solicit: 1) que se ordenara


notificar la demanda a doa Marcela Marsili Didomenicantonio, a quien
se acusa de haber excedido sus atribuciones como administradora de
la sociedad COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN JOS S.A.,
deduciendo para ello la excepcin dilatoria de correccin del
procedimiento, en el artculo 303 N 6 del Cdigo de Procedimiento
Civil; 2) que el mandato otorgado a la Presidenta del Directorio, seora
Marcela Marsili es plenamente vlido y la facultad para la celebracin
del contrato de compraventa impugnado; y 3) que el seor Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial careca de competencia para
conocer de esta materia, al tenor de lo sealado en el artculo 17 de la
Ley de Propiedad Industrial.

463

Que, con fecha 11 de enero de 1995 se tuvo por evacuado el traslado.

Que, por escritos de fecha 7 de febrero de 1995 y 8 de marzo del


mismo ao, el apoderado del demandado solicit dar curso progresivo
a los autos.

Que, con fecha 22 de marzo de 1995, se dict resolucin accediendo


a lo pedido y decretando "Autos".

Que, con fecha 12 de mayo de ese mismo ao, la demandante hizo


presente las observaciones que le mereca la contestacin de la
demanda y, con fecha 1 de agosto de 1997, solicit se dictara
sentencia.

Que, a fs. 69, rola el Informe de la Secretaria Abogado del


Departamento de Propiedad Industrial, de fecha 29 de enero de 1998,
que propone: 1.- rechazar la incidencia de correccin del
procedimiento, por entender que la demanda est correctamente
dirigida en contra de don Renato scar Traverso Marsili, no siendo
necesario que doa Marcela Marsili sea parte en el juicio; 2.- que,
asimismo, debe rechazarse el incidente de incompetencia, ya que el
artculo 17 de la Ley de Propiedad Industrial otorga competencia al
Departamento para conocer de cualquier reclamacin relativa a la
validez o efectos de una transferencia de signo marcario; 3.- que el
procedimiento "para realizar la transferencia impugnada no cumpli
con las formalidades legales requeridas, por cuanto la apoderado o
representante de la sociedad que figura vendiendo el signo en litigio,
no tena poder suficiente para realizar tal acto"; y 4.- que procede
acoger la demanda de autos y declarar "la cancelacin de la
inscripcin de la transferencia del registro N 351.235 de fecha 2 de
agosto de 1994, en favor de don Renato scar Traverso Marsili".

Que a fs. 77 rola el fallo del seor Jefe del Departamento de


Propiedad Industrial que acoge "la demanda de nulidad de
transferencia", interpuesta por Comercial e Industrial San Jos S.A. y
cancelar la inscripcin de transferencia del registro N 351.235 de la
marca TRAVERSO.

464

Que a fs. 77 vta. rola con fecha 6 de marzo de 1998 certificado de


encontrarse ejecutoriada la sentencia sealada precedentemente.

Que a fs. 79, con fecha 18 de febrero de ese mismo ao, rola escrito
de apelacin del demandado, respecto del cual se dict con fecha 15
de abril de 1998 resolucin que indic, primeramente, que a la fecha
de la certificacin de ejecutoria, el escrito de apelacin no se
encontraba agregado al expediente, dejando sin efecto ese certificado,
haciendo uso de la facultad que le otorga el artculo 84 inciso cuarto
del Cdigo de Procedimiento Civil, y tuvo por interpuesto el recurso,
ordenando elevar los autos para ante este Tribunal Arbitral.

Que la apelacin del demandado solicita se enmiende la sentencia


recurrida, negndose lugar a la demanda, por las razones que seala
y que, resumidamente, son las siguientes:

UNO) Que desconocer la calidad de legitimaria pasiva que debe tener


doa Marcela Marsili, en estos autos, si se discute la validez de las
facultades que tena como Presidenta del Directorio de COMERCIAL E
INDUSTRIAL SAN JOS S.A., constituye una aberracin jurdica, que
slo se explica por las carencias de ese Tribunal Administrativo que
entra a conocer problemas jurdicos cuya resolucin est entregada a
los Tribunales Ordinarios de Justicia;

DOS) Que el Departamento de Propiedad Industrial carece de


competencia para pronunciarse sobre los alcances del mandato en
cuya virtud actu doa Marcela Marsili, ms an si ni siquiera recibi
la causa a prueba;

TRES) Que el mandato en virtud del cual actu la seora Marsili es


idntico a aquel que permiti actuar al Gerente General de la poca,
don Ral Traverso Pascualetti, al cual el Directorio reconoci plena
validez, aceptando la transferencia de marcas que aqul hizo, sin
cuestionar sus facultades, y

CUATRO) Que las nicas limitaciones que la seora Marsili tena, en


la representacin de la sociedad, aparecen expresamente sealadas
en ese instrumento, que consisten en enajenar bienes inmuebles,
hipotecarlos o celebrar actos o contratos que impliquen cesin del uso
y goce de los mismos.

465

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que este Tribunal Arbitral no entrar a pronunciarse sobre el


fondo del asunto debatido, ya que resulta indispensable, en forma
previa, dilucidar la competencia que tendra el seor Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial para conocer de la
inoponibilidad de la compraventa celebrada entre doa Marcela Marsili
y don Renato Traverso, en razn de la insuficiencia del mandato, en
los trminos que lo ha sealado la demandante;

Segundo: Que, tratndose de la excepcin dilatoria de incompetencia,


como lo seala el artculo 303 N 1 del Cdigo de Procedimiento Civil,
ella requiere ser resuelta en forma previa al pronunciamiento del
Tribunal que conoce del asunto controvertido, respecto de las
restantes excepciones a defensas que oponga el demandado;

Tercero: Que, si como lo ensea la doctrina, "la competencia es la


facultad que tiene cada rgano pblico para actuar vlidamente en los
asuntos que la ley ha puesto en la esfera de sus atribuciones" (Juan
Colombo Campbell "DE LA COMPETENCIA", Editorial Jurdica de
Chile, pg. 14), resulta innegable que promovida como excepcin
dilatoria como lo hizo el demandado en la especie debi el Tribunal
pronunciarse sobre su eventual incompetencia, en forma previa, ya
que sus actuaciones estaran viciadas de nulidad, si continuara
conociendo del asunto;

Cuarto: Que el artculo 108 del Cdigo Orgnico de Tribunales ha


sealado que "la competencia es la facultad que tiene cada juez o
tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de
la esfera de sus atribuciones", por lo que deber analizarse, de
acuerdo a las normas de la Ley de Propiedad Industrial y su
Reglamento, si la accin deducida por la demandante a fs. 28 sobre
cancelacin de la inscripcin de la transferencia del registro N
351.253, por haber excedido doa Marcela Marsili los trminos del
mandato que le confiri COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN JOS
S.A. se encuentra dentro de aquellas que el legislador entreg a su
resolucin;

466

Quinto: Que la demandante sostiene que el contrato de compraventa


suscrito con fecha 31 de julio de 1990, ante el Notario don Aliro Veloso
Muoz, le es inoponible, por cuanto al celebrarlo doa Marcela
Marsili excedi las facultades del mandato que la sociedad le haba
otorgado, pues ese contrato no se encuentra dentro del tipo ordinario
de su administracin;

Sexto: Que la demandante agrega que, con fecha 9 de agosto de 1994


como consta en el Acta de la respectiva sesin al exhibrsele a doa
Marcela Marsili la escritura de compraventa impugnada, habra
manifestado total sorpresa, "sosteniendo que jams la haba firmado y
que ni como directora ni como Presidenta del Directorio tena
facultades para hacerlo";

Sptimo: Que tanto la demandante como el demandado han sealado


en autos que existen entre ellos acciones civiles y penales deducidas
ante los tribunales ordinarios, que dicen relacin con estos mismos
hechos;

Octavo: Que la sentencia pronunciada por el seor Jefe del


Departamento de Propiedad Industrial ha hecho suyo el Informe
emanado de la Secretaria Abogado que se pronuncia, en la letra H)
del mismo sobre la validez de la transferencia impugnada, sealando
que por no tener poder suficiente la apoderado o representante
legal dicho acto "no cumpli con las formalidades legales requeridas";

Noveno: Que ese mismo Informe cita, como fundamento de su


conclusin, lo dispuesto en el artculo 14 de la ley N 19.039, que
dispone que "los derechos de propiedad industrial son transmisibles
por causa de muerte y podrn ser objeto de toda clase de actos
jurdicos, los que debern constar, por escritura pblica, y se anotarn
al margen del registro respectivo";

Dcimo: Que, en la especie, la transferencia cuya anotacin en el


registro se solicita cancelar, consta precisamente por escritura
pblica que da cuenta de la compraventa celebrada entre doa
Marcela Marsili, como representante de la sociedad y su hijo don
Renato Traverso;

467

Undcimo: Que, por ello, estos sentenciadores concluyen que el


procedimiento de transferencia, al contrario de lo que sostiene el fallo
apelado, cumpli con las formalidades legales requeridas;

Duodcimo: Que, por lo mismo, el fallo en contra del cual se ha alzado


el demandado, ha entrado a pronunciarse respecto de la validez de la
compraventa, sobre la actuacin de la seora Marsili, en su calidad de
mandataria del Directorio, todas cuestiones que escapan a la
competencia que al Departamento le otorga el artculo 17 de la ley N
19.039;

Decimotercero: Que, en consecuencia, los sentenciadores


concordamos con la parte demandada que ha planteado, al contestar
la demanda, la excepcin de incompetencia establecida en el artculo
303 N 1 del Cdigo de Procedimiento Civil, por cuanto la materia
sometida al conocimiento del Departamento de Propiedad Industrial se
encuentra fuera de los lmites de su competencia, por lo que debi
acogerse la excepcin opuesta por don Renato Traverso Marsili; y

Decimocuarto: Que, hacindose lugar a la excepcin de


incompetencia, este Tribunal Arbitral dando cumplimiento a lo
sealado en el artculo 306 del Cdigo de Procedimiento Civil se
abstendr de pronunciarse sobre las dems excepciones o defensas
opuestas por el demandado.

Con el mrito de lo expuesto y lo que sealan los artculos 108, 303 N


1 y 306 del Cdigo de Procedimiento Civil; artculos 1, 14 y 17 de la
Ley de Propiedad Industrial y Ttulos IX, X y XIV del Reglamento de
esta misma ley, se revoca la sentencia de fecha 29 de enero de 1998,
que rechaz la excepcin dilatoria de incompetencia opuesta por el
demandado al contestar la demanda, declarndose en cambio que
ella es acogida, omitindose pronunciamiento sobre las restantes
decisiones del fallo apelado, por ser incompatibles con lo resuelto
precedentemente.

Se declara que procede la devolucin al apelante de la suma


consignada para deducir este recurso.

Redaccin del Ministro seor Fernando Mrquez.

468

Notifquese, regstrese y devulvanse los autos.

Pronunciada por los Ministros seores Santiago Santa


Fernndez, Fernando Mrquez Rojas y Ral Pellicer Navarro.

Cruz

Rol N 1.619-98.

5.

LA PRESCRIPCIN DE LA ACCIN DE NULIDAD

Jurisprudencia

El artculo 2492 del Cdigo Civil seala: "La prescripcin es un modo


de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos
ajenos, por haberse posedo las cosas o no haberse ejercido, dichas
acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los
dems requisitos legales. Una accin o derecho se dice prescribir
cuando se extingue por la prescripcin".

El artculo 27 de la LPI seala: "La accin de nulidad del registro de


una marca prescribe en el trmino de cinco aos contado desde la
fecha del registro. Una vez transcurrido dicho plazo el Jefe del
Departamento declarar de oficio la prescripcin, no aceptando a
tramitacin la peticin de nulidad".

Por su parte, el art. 6 bis N 3) del Convenio de Pars dispone que "No
se fijar plazo para reclamar la anulacin o la prohibicin de uso de las
marcas registradas o utilizadas de mala fe".

5.1

Declaracin de prescripcin sin aplicacin del Convenio de Pars

Atendido lo dispuesto en el artculo 27 de la LPI, la accin de nulidad


de marca registrada prescribe en el plazo de cinco aos. El caso ms
obvio de aplicacin de esta disposicin es cuando ha transcurrido el
plazo de cinco aos y no se invoca la procedencia de la
imprescriptibilidad del Convenio de Pars.

469

En tal sentido, se demand de nulidad de la marca TELEFRO


EUROPA, inscrita a nombre de Telemercados Europa, y la demanda
fue notificada al demandado habiendo transcurrido ms de cinco aos
desde el otorgamiento del privilegio. El demandado opone la
excepcin de prescripcin y el DPI resuelve acoger dicha excepcin,
ya que la accin carece de mrito para ser acogida, puesto que se ha
producido la prescripcin extintiva de la misma por el transcurso del
plazo de los cinco aos que contempla el citado artculo 27.

Otra situacin es cuando el demandante invoca la aplicacin de la


imprescriptibilidad del Convenio de Pars, pero no acredita los
presupuestos de dicha norma. As, en el caso que a continuacin
veremos, el demandado aleg la excepcin de prescripcin
establecida en el art. 27 de la LPI, atendido que la notificacin fue
practicada despus de los cinco aos que seala el mencionado
artculo, el DPI resolvi que no proceda aplicar el art. 6 bis del
Convenio de Pars ya que no se pudo probar la mala fe.

Se demanda la nulidad del registro correspondiente a la marca


TRANSPORTES TRANEX LTDA., que distingue transportes de
mercaderas, personas y valores por aire, mar y tierra, clase 39, funda
su demanda en lo previsto en los artculos 19 y 20 letras f), h) y j) de la
LPI y 6 bis del Convenio de Pars, toda vez que la marca impugnada
se presta a graves confusiones con la marca TRANEX propiedad del
demandante registrada para distinguir servicios de movimientos de
tierra clase 37. El demandado contesta la demanda oponiendo la
excepcin de prescripcin de la accin de nulidad, en base a lo
dispuesto en el artculo 27 de la LPI y 80 y 81 del reglamento de la
LPI. El DPI resuelve acoger la excepcin de prescripcin opuesta por
el demandado de autos, toda vez que el plazo de 5 aos de
prescripcin de la accin de nulidad establecidos en el artculo 27 de
la LPI, se cumpli el da 22 de mayo del ao 2002 fecha de concesin
del registro y la demanda de nulidad fue notificada el 11 de septiembre
del ao 2002, es decir casi cuatro meses despus de haber expirado
el plazo de cinco aos de la fecha de concesin del privilegio, adems
la imprescriptibilidad de la accin de nulidad, invocada por el
demandante y establecida en el artculo 6 bis del Convenio de Pars,
slo es procedente cuando se trata de registros obtenidos de mala fe y
el demandante no acredit de manera alguna que el demandado actu
en contravencin a las normas de la competencia leal y la tica
mercantil, vale decir, que el registro impugnado fuera obtenido de mala
fe, por lo que se acoge la excepcin de prescripcin opuesta, se

470

rechaza la demanda de nulidad y se mantiene la vigencia del registro


impugnado.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Registro N 377.554, de fecha 28-09-2000, marca "TELEFRO
EUROPA".

2)
Registro N 486.187, fallo N 126.085, de fecha 29-08-2003,
marca "TRANSPORTES TRANEX LTDA.".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 377.554, DE FECHA 28-09-2000.

MARCA "TELEFRO EUROPA"

Santiago, 28 de septiembre de 2000.

Proveyendo a fs. 28: Ha lugar a la reposicin, djese sin efecto la


resolucin de fs. 27, slo en lo relativo al cuarto otros, y en su lugar se
provee: "No ha lugar por ahora".

Proveyendo a fs. 29: No ha lugar, atendida la especialidad del


procedimiento.

Proveyendo a fs. 30: Tngase por evacuado el traslado en rebelda.


Autos.

VISTOS, el mrito de autos, y teniendo presente:

471

1)
Que a fs. 06, la empresa Complementos Sanitarios Chile
Limitada, dedujo accin de nulidad en contra de la marca TELEFRO
EUROPA, Reg. N 377.554, a nombre de Telemercados Europa
Limitada (hoy S.A.).

2)
Que el registro en comento fue otorgado con fecha 12 de
noviembre de 1991.

3)
Que, por su parte, la demanda de nulidad fue notificada
vlidamente con fecha 14 de mayo de 1998, es decir, habiendo
transcurrido ms de cinco aos desde el otorgamiento del privilegio.

4)
Que el artculo 27 de la ley N 19.039 prescribe expresamente
"La accin de nulidad del registro de una marca prescribe en el
trmino de 5 aos, contado desde la fecha del registro. Una vez
transcurrido dicho plazo el Jefe del Departamento declarar de oficio
la prescripcin, no aceptando la peticin de nulidad".

5)
Que atendido lo anterior, queda de manifiesto que en la especie
la accin carece de mrito para ser admitida, puesto que se ha
producido la prescripcin extintiva de la misma, al haberse notificado
al demandado ms all de los cinco aos que contempla el artculo 27,
ya citado. Que por estas consideraciones, y teniendo presente lo
dispuesto en el artculo 27 de la ley N 19.039, se resuelve: Ha lugar a
la excepcin de nulidad deducida en lo principal de fs. 16.

Pablo Monsalve

Jefe Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 486.187, FALLO N 126.085, DE FECHA 29-08-2003.

472

SOLICITUD N 265.802. EXP. N 2.738-2002.

MARCA "TRANSPORTES TRANEX LTDA."

Santiago, 29 de agosto de 2003.

A fojas 22, don Hugo Alfonso Alarcn Mndez, abogado, domiciliado


en Avda. 11 de Septiembre N 2214, oficina 169, piso 16, Providencia,
Santiago, en representacin de Ingeniera y Movimiento de Tierras
Tranex Limitada, persona jurdica, domiciliada en Av. Egaa 1510,
Pealoln, Santiago, demanda la nulidad del Registro N 486.187, de
fecha 22 de mayo de 1997, correspondiente a la marca denominativa
TRANSPORTES TRANEX LIMITADA, que distingue transportes de
mercaderas, personas y valores por aire, mar y tierra, clase 39,
inscrita por Transportes Tranex Limitada, domiciliada en calle El
Arriero 339, Coquimbo, Santiago.

Funda su demanda en lo previsto en los artculos 19 y 20 letras f), h) y


j) de la ley N 19.039 y 6 bis del Convenio de Pars.

Seala el demandante que, con mucha anterioridad al ao 1997, fecha


del Registro cuya nulidad se solicita, l cre la marca TRANEX. Es
incuestionable que el demandado, a la fecha de presentar su solicitud
ya conoca la afamada marca TRANEX, porque es del todo
inconcebible que haya habido plena coincidencia entre tales marcas, y
ms an, para distinguir servicios tan ntimamente relacionados, salvo
que hubiese mediado un acto doloso, como indudablemente sucedi
en el caso de autos.

Expresa el actor que es titular de la marca comercial TRANEX,


Registro N 598.210, el que distingue servicios de movimiento de
tierras, clase 37. De tal manera, que nadie puede dudar que el
Registro de la marca impugnada, a nombre del demandado, para
distinguir los servicios de la clase 39, se prestara para graves
confusiones entre los consumidores chilenos, los que, enfrentados a
los servicios distinguidos por dicha expresin, lgicamente pensarn
que se encuentran ante los legtimos servicios identificados por la

473

marca TRANEX, de propiedad del demandante, situacin que no


corresponder a la realidad.

El actor afirma que los servicios que otorga lo hace a travs de su flota
de camiones, los que ostentan la denominacin TRANEX,
desplazndose por todo Chile, de tal manera que nadie puede dudar
que al existir una empresa de transportes con el trmino TRANEX y
una empresa que brinda sus servicios a travs de vehculos terrestres,
har pensar a los consumidores que se trata de empresas
relacionadas.

A fojas 27, rola la notificacin personal al representante de la sociedad


demandada, estampada por receptor judicial el 11 de septiembre de
2002.

A fojas 34, el demandado contesta la demanda oponiendo en primer


trmino, la excepcin de prescripcin de la accin de nulidad, en base
a lo dispuesto en el artculo 27 de la ley N 19.039 y 80 y 81 del
reglamento de la ley N 19.039.

Seala el demandado que, de los antecedentes que obran en autos,


se puede apreciar que la notificacin de la demanda de nulidad fue
practicada con fecha 11 de septiembre del ao 2002, es decir, casi
cuatro meses despus de haber expirado el plazo de cinco aos de la
fecha de concesin del privilegio, como lo establecen los artculos 27
de la ley N 19.039, artculo 74 inciso 3 y artculo 80 del reglamento
de la ley N 19.039.

En subsidio de lo anterior, contesta derechamente la demanda,


solicitando su total rechazo.

El demandado afirma que la demanda debe ser rechazada de plano,


toda vez que su actuar no ha sido doloso ni de mala fe al registrar y
hacer uso de su marca. En efecto, la marca TRANEX de la parte
demandante se encuentra registrada en la clase 37 y la marca
impugnada se encuentra registrada en la clase 39. Es decir, si
fonticamente ambas marcas son iguales, ello NO importa, pues estn
protegidas en clases distintas y para giros o actividades distintas.

474

Adems, el demandado seala que debe tenerse presente que la


sociedad demandada opera desde hace ms de diez aos en Chile,
en el rubro que dice relacin con el transporte en s y por ningn
motivo se trata de una persona jurdica constituida con el fin de
aprovecharse de marcas comerciales en uso por otras entidades.

A fojas 40, el demandante evacu el traslado conferido en relacin a la


excepcin de prescripcin opuesta por el demandado y seala que la
accin de nulidad es imprescriptible cuando la marca ha sido obtenida
de mala fe, cuestin que seala el artculo 6 bis del Convenio de Pars.

Afirma el actor que la demandada estaba de mala fe a la poca en que


solicit el privilegio impugnado, puesto que resulta del todo
inconcebible aceptar que existan dos marcas exactamente iguales,
con coberturas tan estrechamente relacionadas. Lo anteriormente
expuesto se acredita con que en 1990 al constituirse la sociedad
demandante, dentro de su objeto social est "...la explotacin del
negocio de transportes, fletes y conduccin dentro y fuera del territorio
nacional...".

A fojas 47 se recibi la causa a prueba, fijndose como hechos


substanciales y pertinentes controvertidos, los siguientes:

1.Efectividad de que el demandante es el creador de la marca


"TRANEX" para distinguir servicios de la clase 39 u otros relacionados.

2.Data de dicha creacin, fama y notoriedad que haya alcanzado


la referida marca.

A fojas 48 el demandante acompaa con citacin diversos


documentos, en archivador separado, entre otros los siguientes:

1.Copia de escritura de constitucin de la Sociedad Transportes y


Movimiento de Tierras Ricardo Romero y Compaa Limitada, de
fecha 29 de enero de 1990 y escritura de modificacin de la misma en
que la Sociedad pasa a llamarse Ingeniera y Movimiento de Tierras
Tranex Limitada, de fecha 19 de enero de 1994.

475

2.Copia de diversas facturas emitidas por Sociedad Transportes y


Movimiento de Tierras Ricardo Romero y Compaa Limitada y luego
por la Sociedad Ingeniera y Movimiento de Tierras Tranex Limitada,
fechadas en los aos 1991, 1992, 1993 y 2002.

3.Copias de diversas cartas autorizadas ante Notario, dirigidas al


demandante referidas a trabajos, solicitudes de trabajo, contratos,
agradecimientos, etc.

A fojas 74 el demandado acompaa


documentos, entre otros los siguientes:

con

citacin

diversos

1.Copia de la escritura de constitucin de Transportes Tranex


Limitada de fecha 27 julio de 1987.

2.Copias de facturas emitidas por distintas empresas a


Transportes Tranex Limitada de 1988, 1989, 1991, 1992.

3.Copia de declaraciones de impuestos de Transportes Tranex


Limitada.

A fojas 77, el actor objeta los documentos presentados por el


demandado por haber sido acompaadas en fotocopia simple no
constndole su autenticidad e integridad, a lo que se resuelve que se
tendr presente la objecin, sin perjuicio del valor probatorio que se le
asigne a los documentos en definitiva.

A fojas 83 se cit a las partes a or sentencia.

CONSIDERANDO:

1.
Que la demanda de nulidad contra el Registro N 486.187,
correspondiente a la marca denominativa TRANSPORTES TRANEX
LIMITADA, que distingue transportes de mercaderas, personas y
valores por aire, mar y tierra, clase 39, se funda en lo previsto en los
artculos 19 y 20 letras f), h) y j) de la ley N 19.039 y 6 bis del
Convenio de Pars, el actor seala que es titular de la marca comercial

476

TRANEX, Registro N 598.210, el que distingue servicios de


movimiento de tierras, clase 37 y que el demandado, a la fecha de
presentar su solicitud ya conoca la afamada marca TRANEX, porque
es del todo inconcebible que haya habido plena coincidencia entre
tales marcas, y ms an, para distinguir servicios tan ntimamente
relacionados, lo que se presta para graves confusiones entre los
consumidores.

2. Que la demanda fue vlidamente notificada al demandado a fojas


27.

3.
Que el demandado opuso, en primer trmino, la excepcin de
prescripcin de la accin de nulidad, por haber transcurrido el plazo de
5 aos de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 27 de la ley N 19.039.
En subsidio de lo anterior, el demandado contesta derechamente la
demanda, solicitando su total rechazo y seala que la marca TRANEX
de la parte demandante se encuentra registrada en la clase 37 y la
marca impugnada est registrada en la clase 39, por lo que no existe
relacin de coberturas.

4.
Que el demandante evacu el traslado conferido en relacin a la
excepcin de prescripcin opuesta por el demandado.

5.
Que se recibi la causa a prueba a fojas 47, a fin de que el
demandante acreditara sus argumentaciones.

6.
Que ambas partes presentaron abundante prueba dentro del
trmino probatorio.

7.
Que, en primer trmino procede pronunciarse respecto de la
excepcin de prescripcin opuesta por el demandado de autos, por
tratarse de un asunto de previo y especial pronunciamiento. A este
respecto, en opinin de la suscrita, el plazo de 5 aos de prescripcin
de la accin de nulidad, establecidos en el artculo 27 de la ley N
19.039, se cumpli el 22 de mayo del ao 2002 y la demanda fue
notificada el 11 de septiembre del ao 2002, segn consta a fojas 27.

8. Que la imprescriptibilidad de la accin de nulidad, invocada por el


demandante y establecida en el artculo 6 bis del Convenio de Pars,

477

slo es procedente cuando se trata de registros obtenidos de mala fe y


el demandante no acredit de manera alguna que el demandado actu
en contravencin a las normas de la competencia leal y la tica
mercantil, vale decir, que el registro impugnado fue obtenido de mala
fe.

9.
En virtud de lo anteriormente expuesto, en opinin de la suscrita
se debe acoger la excepcin de prescripcin opuesta por el
demandado de autos.

10.
Que habindose acogido la excepcin de prescripcin opuesta
por el demandado de autos, no corresponde pronunciarse respecto del
fondo de la accin de nulidad.

POR TANTO:

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artculos 27 de la


ley N 19.039 y 6 bis del Convenio de Pars,

PROPONGO: Acoger la excepcin de prescripcin opuesta por el


demandado, rechazar la demanda de nulidad y mantener la vigencia
del Registro N 486.187, correspondiente a la marca denominativa
TRANSPORTES TRANEX LIMITADA, que distingue transportes de
mercaderas, personas y valores por aire, mar y tierra, clase 39.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

5.2

Aplicacin del Convenio de Pars. La mala fe

Jurisprudencia

478

El Convenio de Pars seala que no se fijar plazo para reclamar la


anulacin de las marcas registradas de mala fe (art. 6 bis N 3). Esta
disposicin castiga al que ha registrado una marca de mala fe, al
usurpador de marca, disponiendo que en tal caso la accin no
prescribe y esto ocurre porque la conducta dolosa no merece amparo
del derecho marcario. Lo que trata de evitar la legislacin es la
cesacin en el uso de la marca y la nulidad de sta por va de la
cancelacin del registro marcario. La imprescriptibilidad siempre
ocurre cuando existe mala fe, tal como ocurre en los dos casos que a
continuacin veremos.

Se demand la nulidad del registro de la marca JOHN GALLIANO,


para distinguir productos de la clase 25. La accin se funda en los arts.
20 letras f) g) y j) de la LPI, 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de Pars,
toda vez que la actora sera la creadora de la marca notoria JOHN
GALLIANO, la que tiene registrada en muchos pases y la ha afamado
y prestigiado a nivel internacional. Agreg que esta marca no
corresponde a un signo comn y corriente originado de manera
accidental, sino que es el nombre de un famoso diseador de moda,
que es gerente y accionista de la empresa demandante que lleva su
nombre. El demandado contest la demanda argumentando que se
trata de un registro concedido en fecha 23-03-93, y que se notific el
31-03-98, de modo que la accin de nulidad se encuentra prescrita de
acuerdo a lo establecido en el art. 27 de la LPI y as se debe declarar
por el tribunal.

El DPI resolvi que de conformidad con lo establecido en el art. 6 bis


del Convenio de Pars que la accin de nulidad no prescribe respecto
de los registros obtenidos de mala fe y que en la especie es ostensible
que el registro cuestionado fue obtenido a sabiendas de que se trataba
de una marca ajena, mediante una conducta reida con la tica
mercantil, que el actor acredit en autos mediante prueba instrumental
la creacin de la marca impugnada y la fama y notoriedad alcanzada
por sta la que corresponde al nombre de un destacado diseador
ampliamente conocido en el mundo del rubro de la moda, por lo que
procede a cancelar el registro impugnado.

Otro precedente en donde el DPI desarroll diversos argumentos fue


el caso de la demanda de nulidad de la marca ZIPFER URTYP, para
distinguir productos de la clase 32. La demanda se fund en lo
dispuesto en los arts. 20 letras g) y j) y 26 de la LPI, y sostuvo la
actora que era una antigua y prestigiada empresa austraca dedicada
a la produccin de cerveza, desde el ao 1858, siendo la cerveza

479

ZIPFER URTYP, la marca emblema de dicha empresa que pertenece


a su vez al mayor grupo cervecero de Austria. Agrega que la defensa
constante de la calidad de esta cerveza la ha convertido en la marca
de mayor consumo en su pas de origen y exitosa internacionalmente,
ya que esta industria no se limita a su pas de origen, sino que tambin
posee plantas de produccin en muchos pases del mundo, acompaa
pruebas. Aade que estamos frente a un caso evidente de plagio, que
burla toda confianza comercial y que se ha realizado con perfecta
conciencia de que vulnera los legtimos derechos del creador y
propietario de la marca, pretendiendo as aprovecharse de la fama y
notoriedad en el extranjero de una marca que le es completamente
ajena, situaciones stas que vulneran abiertamente los preceptos
legales.

La parte demandada evacu el traslado, oponiendo en lo principal


excepcin de prescripcin de conformidad con lo dispuesto en los arts.
24 y 27 de la LPI y arts. 74 y 80 del Reglamento de la LPI. Seala al
efecto que la demanda fue notificada con fecha 23 de mayo de 1997,
habindose aceptado legalmente a tramitacin el 28 de abril de 1997,
precisamente cuando el plazo para su tramitacin ya se encontraba
vencido con fecha 31 de marzo de 1997 por haber transcurrido el
plazo de 5 aos desde la fecha del registro.

El DPI al respecto resuelve que si bien la demanda de nulidad se


notific el 23 de mayo de 1997, y haba ya transcurrido el plazo de 5
aos establecido por el art. 27 de la LPI, puesto que el registro se
materializ con fecha 31 de marzo de 1992, no corresponde acoger la
excepcin de prescripcin alegada por el demandado en atencin a
las siguientes consideraciones:

a)
La demanda de nulidad interpuesta se bas, entre otras, en la
disposicin contemplada en la letra j) del art. 20 de la LPI, por
constituir el registro impugnado y por ende la actuacin del
demandado, un acto contrario a las buenas costumbres, comprendidas
en stas los principios de competencia leal y tica mercantil puesto
que tratndose de una marca extranjera famosa y prestigiada y para
distinguir precisamente los mismos productos comprendidos en la
clase 32, l no poda desconocer la existencia previa de esta marca.

b)
Que, consecuentemente, la demandante aleg que el registro
obtenido en Chile haba sido efectuado por el demandado de mala fe.

480

c)
Que el Convenio de Pars entr en vigencia en nuestro pas,
conjuntamente con la ley N 19.039 el 30 de septiembre de 1991, es
decir sus disposiciones tienen plena aplicacin en el caso de autos, ya
que el registro impugnado es de fecha 31 de marzo de 1992.

d)
Que dicho Convenio, que tiene el carcter de Ley de la
Repblica, establece en su artculo 6 bis N 3, que no se fijar plazo
para reclamar la anulacin de marcas registradas de mala fe.

e)
Que de acuerdo con lo expuesto, no proceda en el caso en
comento no aceptar a tramitacin la demanda de nulidad y declarar de
oficio la prescripcin de la accin, segn lo establece el art. 27 de la
LPI, ya que una norma precisa y categrica del Convenio de Pars
establece, por el contrario, que no existe plazo alguno para pedir la
anulacin de una marca, y exige expresamente la concurrencia de dos
requisitos copulativos para que no opere prescripcin alguna de la
accin de nulidad, a saber: 1) que se trate de una marca que tenga el
carcter de notoria y famosa, y 2) que el registro impugnado haya sido
obtenido de mala fe.

f) Por lo que se resuelve rechazar la accin de prescripcin y acoger


de la demanda de nulidad ordenando anular el registro impugnado.

La jurisprudencia citada se detalla a continuacin y corresponde a la


siguiente:

1)
Registro N 403.735, fallo N 104.795, de fecha 22-09-2000,
marca "JOHN GALLIANO".

2)
Registro N 384.730, fallo N 103.419, de fecha 18-07-2000,
marca "ZIPFER URTYP".

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

DEMANDA DE NULIDAD

481

REGISTRO N 403.735, FALLO N 104.795, DE FECHA 22-09-2000.


EXP. 1.167-97.

MARCA "JOHN GALLIANO"

Santiago, 22 de septiembre de 2000.

Don Max Montero Atria, abogado, domiciliado en Marchant Pereira


954, Santiago, en representacin de la empresa francesa John
Galliano S.A., demand la nulidad del registro citado en la suma, que
distingue productos de la clase 25 y se encuentra a nombre de
Comercial Eccsa Sociedad Annima, con domicilio en Hurfanos 979,
oficina 214, Santiago.

La accin de nulidad se fund en los artculos 20 letras f), g) y j) de la


ley N 19.039, 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de Pars, toda vez que la
actora sera la creadora de la marca notoria "JOHN GALLIANO", la
que tiene registrada en muchos pases y ha afamado y prestigiado a
nivel internacional. Agreg que esta marca no corresponde a un signo
comn y corriente originado de manera accidental, sino que es el
nombre de un famoso diseador de moda, que es gerente y accionista
de la empresa demandante que lleva su nombre. Sostuvo tambin que
de acuerdo al artculo 8 del Convenio de Pars el nombre comercial
ser protegido en todos los pases de la Unin, sin obligacin de
depsito o registro, aunque no forme parte de una marca.

La demanda se notific con fecha 31.03.98 a la parte demandada, que


contest el libelo con la representacin y patrocinio del abogado don
Jorge Breitting Alvo, domiciliado en Av. Vitacura 2771, oficina 605, Las
Condes, Santiago, argumentando que se trata de un registro
efectuado con fecha 23.03.93, de modo que la accin de nulidad se
encuentra prescrita en virtud del artculo 27 de la ley N 19.039 y as
debe declararse. A mayor abundamiento, seal que la demandada ha
sido la encargada de darle notoriedad a la marca dentro del mercado
nacional y sera injusto privarla de su derecho despus de transcurrido
el plazo precitado.

482

A fs. 22 se recibi la causa a prueba sobre la efectividad de que la


demandante es la creadora de la marca para distinguir productos de la
clase 25 u otros relacionados, data de dicha creacin, fama y
notoriedad que haya alcanzado la marca.

A fs. 23 la actora rindi prueba instrumental, acompaando


documentos consistentes en pasaporte del seor John Galliano con
vencimiento el 19.10.2005; consentimiento del mismo para que la
sociedad demandante registre su nombre en Chile; registros de la
marca a su nombre en las clases 3 y 25 en Francia, Gran Bretaa e
Irlanda del Norte; registro OMPI de 22.04.88 con cobertura en treinta y
cuatro pases; reportajes, artculos y fotografias del diseador John
Galliano y los productos que ste disea para la sociedad demandante
en las clases 3 y 25 bajo la marca en cuestin. Estas publicaciones
abarcan desde 1984 a 1997 y corresponden a revistas de circulacin
mundial como Vogue, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Honey, Art &
Design, The Magazine, News Week, Town & Country, y peridicos
tales como Daily News, The Observer, The Daily Telegraph, The
Independent, The Times, The Herald Tribune. Asimismo, pidi se
tuviera presente, entre otras cosas, que el registro objetado tambin
viola el artculo 20 letra c) de la ley N 19.039, pues John Galliano es
una persona natural viva mundialmente clebre en el rubro del
vestuario, de suerte que no resiste un anlisis serio y objetivo
pretender que el uso de su nombre fue fruto de una elucubracin
imaginativa por parte de Comercial Eccsa S.A., sin duda conocedora
de lo expuesto en su calidad de duea de la cadena de tiendas Ripley.

A fs. 27 vta. se cit a las partes a or sentencia.

CONSIDERANDO:

1) Que de conformidad con el artculo 6 bis del Convenio de Pars la


accin de nulidad no prescribe respecto a los registros obtenidos de
mala fe.

2)
Que en la especie es ostensible que el registro cuestionado fue
obtenido a sabiendas de que se trataba de una marca ajena, mediante
una conducta reida con la tica mercantil.

483

3)
Que, en efecto, la actora acredit en autos con su prueba
instrumental, cuyo valor probatorio compete apreciar a este
Departamento, la creacin de la marca "JOHN GALLIANO" y la
notoriedad alcanzada por sta, la que adems corresponde al nombre
de un destacado diseador ampliamente conocido en el mundo dentro
del rubro de la moda.

POR TANTO:

En mrito de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artculos 20 letras


f), g) y j) de la ley N 19.039, 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de Pars,

PROPONGO: Acoger la demanda de nulidad deducida en autos y


proceder a la cancelacin del registro impugnado.

Carmen Iglesias Muoz

Abogado Jefe Subdepartamento Jurdico

Secretario Abogado Departamento de Propiedad Industrial

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin

Departamento de Propiedad Industrial

REGISTRO N 384.730, FALLO N 103.419, DE FECHA 18-07-2000.

SOLICITUD N 192.249. EXPEDIENTE N 1177-97.

MARCA "ZIPFER URTYP"

Santiago, 18 de julio de 2000.

484

Don Jorge Garay Medina, abogado, domiciliado en Avda. 11 de


Septiembre N 1480, piso 14, Santiago, en representacin de Brau
A.G., persona jurdica extranjera domiciliada en Poschacherstrasse 35,
A-4021, Linz, Austria, demand la nulidad del Registro N 384.730 de
la marca ZIPFER URTYP, inscrita con fecha 31 de marzo de 1992 a
nombre de don Jos Miguel Feli Sanhueza, se ignora profesin,
domiciliado en Providencia N 2689, Santiago, para distinguir
productos de la clase 32.

Fundando la demanda en lo dispuesto en los artculos 20 letras g) y j)


y 26 de la ley N 19.039, a fs. 4 y siguientes expres que su
representada es una antigua y prestigiada empresa austraca
dedicada a la produccin de cerveza, desde el ao 1858, siendo la
cerveza ZIPFER URTYP la marca emblema de dicha empresa, que
pertenece a su vez al mayor grupo cervecero de Austria. Agrega que
la defensa constante de la calidad de esta cerveza la ha convertido en
la marca de mayor consumo en su pas de origen y exitosa
internacionalmente, ya que esta industria no se limita a su pas de
origen, sino que tambin posee plantas de produccin en Hungra y en
la Repblica Checa y como marca la tiene registrada adems de su
pas de origen, Austria, en Benelux, Francia, Italia, Espaa y Suiza
(registro OMPI), y tambin inscrita en Gran Bretaa, Suecia, Estados
Unidos de Amrica, Repblica Checa y Hungra, siendo el ms antiguo
de todos ellos, uno practicado en el ao 1945. Esta marca ha tenido
gran difusin y publicidad.

Aade que nos encontramos frente a un caso evidente de plagio, que


burla toda confianza comercial y que se ha realizado con perfecta
conciencia de que vulnera los legtimos derechos del creador y
propietario de la marca, pretendiendo as aprovecharse de la fama y
notoriedad en el extranjero de una marca que le es completamente
ajena, situaciones stas que vulneran abiertamente los preceptos
legales citados y fundantes de la demanda.

La demanda y su correspondiente resolucin fueron notificadas


personalmente al demandado, segn consta de la certificacin de fs. 7
vta. de autos, estampada por receptor judicial.

La parte demandada a fs. 9 evacu el traslado conferido, oponiendo


en lo principal excepcin de prescripcin, de conformidad con lo
dispuesto en los artculos 24 y 27 de la ley N 19.039 y artculos 74 y
80 del Reglamento de la misma ley. Seala al efecto que la demanda

485

fue notificada con fecha 23 de mayo de 1997, habindose aceptado


legalmente a tramitacin el 28 de abril de 1997, precisamente cuando
el plazo para su tramitacin ya se encontraba vencido con fecha 31 de
marzo de 1997 por haber transcurrido el plazo de 5 aos desde la
fecha del registro. Conforme a lo perentorio y preciso de la disposicin
legal del artculo de la ley N 19.039, corresponde resolver de previo y
especial pronunciamiento la declaracin de oficio por parte del Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial.

En subsidio contest la demanda de nulidad interpuesta solicitando


que ella sea rechazada por los mismos fundamentos sealados en lo
principal, y en el artculo 27 de la ley del ramo y en el artculo 80 de su
Reglamento.

De la excepcin de prescripcin opuesta por la demandada, se confiri


traslado a la demandante, quien lo evacu a fs. 11 expresando que
debe ser ella rechazada por cuanto conjuntamente con la ley N
19.039 entr en vigencia como ley de la Repblica, el Convenio de
Pars, el que en su artculo 6 bis N 3 establece que no se fijar plazo
para reclamar la anulacin o la prohibicin de uso de marcas
registradas o utilizadas de mala fe, cuestin que es precisamente lo
que ocurre en la especie. Aade que el registro que se impugna no ha
contado desde su inscripcin con un requisito fundamental, cual es la
buena fe, ya que el demandado al registrar la marca objeto de esta
accin, saba perfectamente que la marca ZIPFER URTYP que estaba
inscribiendo era de propiedad de la demandante.

A fs. 14 se recibi la causa a prueba a fin de que la demandante


acreditara la efectividad de ser el creador de la marca ZIPFER
URTYP, para distinguir productos de la clase 32 y la data de dicha
creacin, fama y notoriedad que haya alcanzado la referida marca.

La demandante acompa a fs. 15, con citacin, diversos documentos


consistentes en copias de los registros de los que es duea, en
diferentes pases, material de publicidad, etiquetas y folletos, los que
no fueron objetados por la contraria.

Se cit a las partes a or sentencia a fs. 17 vta.

CONSIDERANDO:

486

1.Que la demanda de nulidad del registro N 384.730 de la marca


ZIPFER URTYP inscrita en la clase 32, se bas en lo dispuesto en los
artculos 19 y 20 letras g) y j) de la ley N 19.039, por ser la
demandante la creadora y duea de la marca en cuestin, la que la
tiene registrada en diversos pases desde hace largos aos, con
bastante anterioridad a la solicitud que dio origen al registro
impugnado. Que a esta marca le ha dado a travs de los aos
prestigio y fama, gozando ya de notoriedad, lo que implica de parte del
demandado una actitud contraria a las buenas costumbres
mercantiles, ya que obtuvo su registro con evidente mala fe, a
sabiendas que se estaba apropiando de un signo que no le perteneca,
sino que era fruto de la creacin de un tercero.

2.Que la demandada opuso en su defensa la excepcin de


prescripcin que contempla el artculo 27 de la ley del ramo y el
artculo 80 de su reglamento, por haberse aceptado legalmente a
tramitacin la demanda de nulidad, con fecha 28 de abril de 1997,
encontrndose vencido para su tramitacin desde el 31 de marzo de
1997, por haber transcurrido el plazo de 5 aos desde la fecha del
registro, que es del 31 de marzo de 1992.

3.Que por ser la excepcin de prescripcin alegada, una cuestin


de previo y especial pronunciamiento, procede pronunciarse en primer
lugar sobre ella.

Que si bien la demanda de nulidad se provey el 14 de mayo de 1997


y se notific el 23 de mayo del mismo ao, y en ambos casos haba ya
transcurrido el plazo de 5 aos establecido por el artculo 27 de la ley,
puesto que el registro se materializ con fecha 31 de marzo de 1992,
no corresponde acoger la excepcin de prescripcin alegada por el
demandado en atencin a las siguientes consideraciones:

a)
La demanda de nulidad interpuesta se bas, entre otras, en la
disposicin contemplada en la letra j) del artculo 20 de la ley N
19.039, por constituir el registro impugnado y por ende la actuacin del
demandado, un acto contrario a las buenas costumbres, comprendidas
en stas los principios de competencia leal y tica mercantil, puesto
que tratndose de una marca extranjera famosa y prestigiada, y para
distinguir precisamente los mismos productos comprendidos en la
clase 32, l no poda desconocer la existencia previa de esta marca.

487

b)
Que, consecuentemente, la demandante aleg que el registro
obtenido en Chile haba sido efectuado por el demandado de mala fe.

c)
El Convenio de Pars entr en vigencia en nuestro pas
conjuntamente con la ley N 19.039, el 30 de septiembre de 1991, es
decir, sus disposiciones tienen plena aplicacin en el caso de autos,
ya que el registro impugnado es de fecha 31 de marzo de 1992.

d)
Que dicho Convenio, que tiene el carcter de Ley de la
Repblica, establece en su artculo 6 bis, N 3, que no se fijar plazo
para reclamar la anulacin de marcas registradas de mala fe.

4.Que, de acuerdo con lo expuesto, no proceda en el caso en


comento no aceptar a tramitacin la demanda de nulidad y declarar de
oficio la prescripcin de la accin, segn lo establece el artculo 27 de
la ley, ya que una norma precisa y categrica del Convenio de Pars
establece, por el contrario, que no existe plazo alguno para pedir la
anulacin de una marca, siempre que se trate de marca notoria y
famosa y, adems, que el registro que se impugna hubiese sido
obtenido de mala fe.

5.Que de lo anterior puede concluirse que el Convenio de Pars


exige expresamente la concurrencia de dos requisitos copulativos para
que no opere prescripcin alguna de la accin de nulidad, a saber: 1)
que se trate de una marca que tenga el carcter de notoria y famosa, y
2) que el registro impugnado haya sido obtenido de mala fe.

6.Que resulta indiscutible que la concurrencia de los dos


requisitos ya sealados debe ser acreditada de manera indubitable por
la demandante a fin de que permita aplicar las disposiciones del
Convenio, en lugar de la disposicin del artculo 27 de la ley. Lo
anterior no debe de ninguna manera interpretarse como el que las
disposiciones de estos dos cuerpos legales se contraponen, sino por
el contrario, ellas son plenamente coincidentes y se complementan
perfectamente, al hacer ms clara y detallada cul es la situacin que
debe darse para estimar imprescriptible la accin de nulidad.

488

7.Que al efecto la causa fue recibida a prueba para que el


demandante acreditara la notoriedad y fama de la marca que sostiene
haber creado y la fecha de dicha creacin. Que ste con la
documentacin acompaada y no objetada por la contraria, acredit
fehacientemente ser el creador de la marca ZIPFER URTYP para
distinguir artculos de la clase 32, creacin que data desde su primer
registro en Austria, en el ao 1975, el que ha ido ampliando a travs
de los aos y abarca actualmente numerosos pases, incluidos dos
registros en la OMPI, de los aos 1983 y 1988. Que, asimismo, con
estos registros y material de publicidad acompaados, ha quedado
probado que la marca en cuestin puede estimarse como notoria y
famosa para distinguir artculos de la clase 32.

8.Que respecto a la mala fe del demandado, debe sta tenerse


por establecida en el caso de autos, ya que adems de tratarse de una
marca extranjera creada y registrada con 17 aos de anticipacin al
registro chileno, debe tomarse en cuenta de que el nombre de la
marca en s no es de ordinaria ocurrencia, puesto que es imposible
sostener que el demandado, por mera casualidad registr la
denominacin bastante extraa en nuestro idioma, ZIPFER URTYP,
precisamente para distinguir el mismo tipo de productos que ampara la
marca extranjera y a la que se le ha dado fama y notoriedad.

9.Que de lo expuesto puede desprenderse sin lugar a dudas de


que en la especie se configuran los requisitos exigidos por el Convenio
de Pars para que no opere la prescripcin de la accin de nulidad y,
por el contrario, sean plenamente aplicables las causales de nulidad
invocadas por la demandante.

POR TANTO,

En virtud de lo expuesto y visto lo dispuesto en los artculos 19 y 20


letras g) y j) y art. 27 de la ley N 19.039 y pertinentes disposiciones
del Convenio de Pars, en especial su artculo 6 bis N 3,

PROPONGO: Se rechace l