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EL EQUIPO
No es prudente negociar por su cuenta, ya que pueden surgir puntos y problemas de los que no está
seguro o malinterpreta. Lo mejor es nombrar un equipo pequeño, que puede ser tan solo dos
personas, para abordar puntos sobre tecnología, manufactura, legal, PI y finanzas, según sea
necesario. Identifique a los colegas, y a cualquier consultor, que crea que debería participar en las
negociaciones y elaborar un papel claro para cada uno en las discusiones.
Decida quién dirigirá las negociaciones y describa el proceso que el equipo debe seguir para
aceptar o rechazar propuestas durante la negociación. Incluya tiempo de descanso para revisar y
discutir puntos en privado y para que el equipo acuerde términos específicos. Es posible que deba
solicitar aclaraciones a su consejo de administración para resolver problemas difíciles en los que los
términos pueden no ser aceptables para su propia organización. En última instancia, su junta
directiva probablemente tome la decisión final, pero la persona que lidera el equipo debe comprender
los problemas corporativos y los límites más allá de los cuales no puede negociar. Para concluir los
términos, debe estar convencido de que el acuerdo es adecuado para su organización.
NEGOCIANDO
El proceso de negociación suele ser informal y, por lo general, no se completa en una sola reunión de
las partes alrededor de la mesa. Más generalmente, las partes se reúnen varias veces para discutir la
tecnología. Cuando deciden celebrar un acuerdo formal de licencia, se presentan personas específicas
del equipo con una combinación de experiencia técnica y legal en ambas partes para completar el
acuerdo y firmar un acuerdo formal.
El proceso comienza con la discusión sobre los principales puntos que deben acordarse y
generalmente se extiende durante un período de tiempo, tomando la forma de conferencias
telefónicas e intercambio de documentos por correo electrónico. Concluye con la introducción de un
proyecto de acuerdo, cuando se han acordado los puntos principales. Es posible que las partes deba
derechos de
autor ley.
reunirse en persona en algún punto intermedio, si las discusiones se vuelven demasiado complejas
para resolver ciertos problemas por teléfono. Finalmente, el borrador del documento es acordado e
intercambiado para su firma por ambas partes.
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que espera lograr en el precio de venta de los productos en función de la tecnología. Teniendo en
cuenta la "regla del 25%", puede estimar la regalía que puede pagar al licenciante y puede usarla en
las negociaciones para hacer una propuesta comercial atractiva para ambas partes.
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El licenciante puede querer incluir una regalía anual mínima en los términos de negociación. Si
prepara pronósticos de ventas para los mercados identificados, puede calcular la regalía debida al
licenciante cada año y, al promediar esto durante varios años, puede llegar a una cifra con la que se
sienta cómodo en las negociaciones para el acuerdo sobre una regalía mínima.
En su introducción a las negociaciones, es importante que proporcione al licenciante suficiente
información y argumentos sólidos para convencerlo de que usted es el socio adecuado para explotar
su tecnología. Por lo tanto, debe considerar la cuantificación de los mercados objetivo en términos de
sector de mercado y región geográfica. También debe preparar un plan de negocios o propuesta
realista, que demuestre el nivel de ventas y la participación de mercado que espera lograr, al tiempo
que describe los métodos que empleará para hacerlo. Presente las fortalezas clave que tiene su
empresa en términos de capacidad técnica, personal, actividades de ventas y marketing, ubicación y
base de clientes, que demuestran que tiene la capacidad de implementar y explotar las aplicaciones
de la tecnología a la que desea derechos y que podrá alcanzar el nivel de penetración en el mercado y
las ventas esperadas.
Por supuesto, si, por otro lado, usted es el licenciante, entonces debe buscar estas capacidades
específicas en su licenciatario y convencerse de que ha demostrado una estrategia comercial factible
para explotar la PI. También debe buscar garantías (directamente del licenciatario y también de
verificaciones de crédito) de que la empresa es financieramente estable.
LOS TÉRMINOS
Tasa de licencia
El canon de licencia (también denominado «suma a tanto alzado», «pago inicial» o «canon inicial»)
es un pago que, por lo general, es independiente de los pagos de cánsmos. Para una tecnología o
producto probado, que ya está en operación comercial y se está transfiriendo como un paquete de
tecnología llave en cuenta propiamente al licenciatario, la tarifa de licencia suele ser una tarifa fija
que pagan todos los licenciatarios.
Sin embargo, para un producto o tecnología no probado que aún no está probado comercialmente
y que requiere algún desarrollo adicional por parte del licenciatario, el canon de licencia es a menudo
el resultado de una negociación y puede acordarse de varias maneras alternativas. La base desi el
pago puede ser cualquiera, o una combinación, de los siguientes, pero en cualquier caso debe estar
respaldado de manera realista por la escala de la nueva oportunidad de negocio que se ofrece al
licenciatario:
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Una suma global para cubrir los costos de negociación y redacción del acuerdo, la
transferencia de la tecnología y el apoyo de capacitación y consultoría requerido después
de la transferencia.
El canon de licencia tiene por objeto reflejar una serie de consideraciones:
Pago como garantía o signo de intención de que el licenciatario se compromete a
comercializar la tecnología;
Reconocimiento del acceso a una P.I. sólida que proporcione al licenciatario un monopolio
para un
oportunidad comercial única, que tiene un valor tangible para el licenciatario en el
territorio definido;
Reconocimiento por parte del licenciatario de que se ha realizado una inversión
significativa en el desarrollo de la tecnología, en la que no ha tenido que arriesgar la
inversión en sí misma;
Derechos de autor
Normalmente, las regalías se pagan además de la tarifa de licencia. Por lo general, se basan en una
unidad, un volumen o un peso de venta: la "base de regalías". Como se ve en el capítulo 16,el
enfoque de la "regla del 25%" se utiliza con frecuencia para la negociación de una regalía. Esto
requiere una apreciación de los costos operativos, el precio de venta probable y el margen neto para
el producto de la tecnología que se está licenciando.
Si las partes no están seguras de esto, entonces el siguiente mejor enfoque para seleccionar una
tasa de regalías es comparar las tasas de regalías conocidas para productos similares en mercados
similares. Sin embargo, cuanto más especializado es el producto, más difícil se vuelve este enfoque,
ya queaquí pueden no ser puntos de referencia apropiados para una comparación.
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Regalías mínimas
El licenciante debe tener una expectativa de ventas anuales alcanzables. Una regalía mínima puede
basarse en este pronóstico del mercado. El canon mínimo también garantiza que el licenciatario
explote activamente la licencia y no la utilice como maniobra de bloqueo hacia los competidores.
Una regalía mínima puede ser apropiada en una situación en la que la tecnología se encuentra en
la etapa previa a la comercialización y existe una buena demanda de ella por parte de varios
competidores. Sería razonable que el licenciante solicitara una regalía mínima sobre la base de que
podría obtenerla de otros. También asegura que el licenciatario hará lo necesario para llevarlo al
mercado lo antes posible, de modo que la regalía mínima esté cubierta por los ingresos por ventas lo
antes posible.
Las regalías mínimas pueden no alcanzarse por varias razones:
El producto o la tecnología es completamente nuevo y tanto el licenciante como el
licenciatario tenían expectativas de mercado poco realistas;
El licenciatario es demasiado pequeño o especializado y no puede atender a los
mercados destinatarios;
Mientras tanto, los productos o tecnologías competidores aparecen en el
mercado;
El producto o la tecnología muestra problemas; o
El licenciatario no hace todo lo posible para promocionar el producto o la tecnología.
derechos de
autor ley.
A veces, podría ser más apropiado elegir una cifra mínima de ventas, que es diferente de una regalía
mínima, en la medida en que garantiza que el mercado se mantenga vivo, mientras que la obligación
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de regalías mínimas solo prevé un pago mínimo, independientemente de la nivel de ventas o de
cualquier venta en absoluto.
JEFES DE ACUERDO
Antes de que comience cualquier intercambio de plantillas de acuerdos, es esencial que se discuta un
"Jefes de Acuerdo" y que se llegue a un acuerdo sobre cada uno de los aspectos importantes de la
interacción planificada, ya sea una colaboración en investigación, un acuerdo de licencia, un acuerdo
de opción de licencia, un acuerdo de explotación de patentes u otro. La siguiente sección
proporciona una plantilla para un acuerdo de licencia, con algunos indicadores sobre los elementos
clave que deben discutirse entre las partes para establecer los puntos principales del acuerdo.
Los Jefes de Acuerdo suelen ser un conjunto de encabezamientos de viñetas, bajo los cuales se
espera que las partes discutan y completen en sus propias palabras (o viñetas breves) las decisiones
que han alcanzado sobre cada tema.
Es importante ser breve y específico sobre los puntos y evitar la tentación de expresarlos en
formulaciones jurídicas. Esa es la tarea de los abogados en funciones, a quienes se transmitirán los
Jefes acordados conjuntamente para redactar un acuerdo jurídico formal que refleje la interacción
planificada entre las partes.
Es posible que deba incluir cualquier otro aspecto acordado que no esté cubierto por los encabezados
de las siguientes pautas.
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corresponda) y que tiene derecho a otorgar los derechos de patente. Pero no se debe
esperar que brinde garantías absolutas sobre aspectos sobre los que es imposible tener
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certeza o control, por ejemplo, que las patentes no se infringirán o que se otorgarán
solicitudes de patente pendientes.
Propiedad de la P.I.: En el caso de cualquier acuerdo en el que se trate de un elemento de
trabajo de desarrollo, asegúrese de que el calendario de trabajo esté redactado y que
contenga una descripción bien definida del trabajo del que cada parte es responsable.
Defina los antecedentes, el primer plano y la PI conjunta y proporcione declaraciones de
propiedad para cada uno de ellos.
Propiedad de las mejoras: Cuando un licenciatario realiza de forma independiente una
mejora (una invención que no puede separarse de la PROPIEDAD objeto de la licencia),
el licenciante podría considerar la posibilidad de negociar una disposición relativa a una
licencia no exclusiva libre de regalías para la mejora, incluido el derecho a sublicenciar.
Infracción (quién toma medidas para demandar): Es posible que el licenciante desee
tener control sobre todas las infracciones, pero esto depende de si se puede considerar que
el licenciatario está en una posición más sólida para ganar una acción en el territorio que
el licenciante. La parteLas es decir, deben considerar todas las opciones y prever dichas
opciones en el acuerdo. Para los pequeños licenciatarios sin experiencia, el licenciante
puede tener la opción de tomar medidas contra los infractores de patentes.
Terminación: Excepto por cualquier duración específica de la licencia que pueda
acordarse, los términos habituales deben insertarse en el acuerdo para cubrir el
incumplimiento material, la administración judicial, el cambio de control, etc.
Elección de la ley: Esto depende del país de residencia de los socios. Si es lo mismo para
ambos, elija las leyes y la jurisdicción de ese país. Si se trata de un acuerdo transnacional,
esta decisión puede presentar un punto de negociación difícil, ya que cada uno
probablemente querrá que las leyes y la jurisdicción de su propio país rijan el acuerdo.
Dependiendo de las circunstancias, esta no siempre es la mejor opción y cada parte debe
escuchar la recomendación de sus abogados. Alternativamente, las partes pueden elegir
las leyes y los tribunales de un país neutral como un compromiso.
Resolución de disputas: Las partes pueden desear elegir el arbitraje o la mediación como
un medio alternativo para resolver disputas e incluir términos apropiados para esto.
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