TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD fNTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 1089-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTS ? 645772-2015/DS D

SOLICITANTE : LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

OPOSITORA : DAMIANO LICENSING, B.V.

Limitacion de productos - Riesgo de confusion entre signos que

distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial

Lima, siete de abrii de dos mil diedsiete.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de didembre de 2015, Laboratorios Andromaco S.A. (Chile)

soiicito el registro de la marca de producto constituida por la denominacion
NIVELAN, para distinguir preparaciones farmaceuticas para uso humano de la
clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 29 de enero de 2016, Damiano Licensing, B.V. (Reino de ios Raises
Bajos) formulo oposicion manifestando lo siguiente:
- Es titular de las marcas de producto NiFELAN (Certificado N0 100548) y
NIFELAN y logotipo (Certificado ? 228479), que distinguen productos de ia
clase 5 de la Nornenciatura Oficial.
En el aspecto grafico, los signos coinciden en seis de sus siete ietras,
mientras que foneticamente la secuenda de vocales de ios signos es la
misma (1-E-A), coincidiendo ademas en su silaba tonica (LAN).
Los signos distinguen productos farmaceuticos, que son ofrecidos al
consumidor en un mismo punto de venta (famnadas), por lo cua!, debido al
nivel de semejanza que existe entre los signos, se inducira necesariamente a
error o confusion al consumidor, quien podra adquirir un producto en la
creencia que se trata del otro, mas aun cuando la automedicacion es una
practlca muy frecuente en nuestro pais. Dicha situadon no solo pone en
riesgo !a salud del consumidor, sino que Ie genera un perjuicio economico.

Con fecha 16 de febrero de 2016, Laboratories Andromaco S.A. solicito la

limitacion de los productos a distinguir a "productos neuropsiquiatricos en
general" de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante provetdo de fecha 18 de febrero de 2016, la Comision de Signos

Distintivos accedio a lo solicitado par Laboratorios Andromaco S.A., limitandose

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los productos a distinguir a "productos neuropsiquiatricos en general" de !a

clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 01 de marzo de 2016, Laboratorios Andromaco S.A. absolvio ei

traslado de la oposicion, manifestando lo siguiente:
- La Comision de Signos Distintivos acepto la limitacion de los productos a
distinguir a "productos neuropsiquiatricos en general" de la ciase 5 de la
Nomenclatura Oficial, por lo que el analisis de confundibilidad entre los signos
tendra en cuenta dicho cambio.
- Son una empresa chilena lider en produccion y comercializadon de productos
fannaceuticos. Se especiaiizan en productos eticos o de prescripcion medica
que satisfacen los requerimientos de dlferentes especialidades.
La particula NiFE que conforma las rnarcas registradas no se tomara en
cuenta, toda vez que es de uso comun en productos de la clase 5.
- Desde el punto de vista grafico-fonetico, la fuerza distintiva en las marcas
registradas NIFELAN recaeria unicamente en el sufijo "LAN", el cual resulta
diferenciable con la denominadon NIVELAN, toda vez que esta ultima
presents elementos adicionales que permiten su diferenciacion.
- Conceptualmente, el prefijo NIFE es el diminutivo del prindpio activo
"nifedipina", ia cua! es utilizada para el tratamiento contra la hipertension o
cuaiquier otro desorden vascular. Al respecto, de una busqueda en internet de
la marca NIFELAN, han comprobado que se encuentra indicada para el
tratamiento de ia hipertension ari:erial.
- Existen diversas marcas que contiene la particula NIFE, tales como
NIFEDIPRESS (Certificado ? 199727), NIFEDSOL (Certificado N0 154466) y
NIFENSAR (Certificado ? 98058).
- For otra parte, el signo soiicitado es una denominacion arbitraria que no
evoca a sus componentes o principios activos. Su principio activo es la
jisperidona, la cual es utilizada principalmente para el tratamiento de smtomas
de esquizofrenia, episodios de mania, etc.
- El consumidor de ia clase 5 de la Nomenclatura Oficial sera muy cuidadoso y
diligente en su efeccion de productos, puesto que de produdrse a!gun tipo de
confusion podria afectar su saiud. En ese sentido, diferenciara faciimente los
signos y los productos que distinguen, por lo que no se generara riesgo de
confusion.
- Los signos estan destinados a distinguir productos de distinta naturaleza, lo
que hace posible su coexistencia en el registro y en el mercado.

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- El signo solicitado deriva de su marca registrada "ABLNIVELAN" (Certificado

? 173609), que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolucion ? 1342-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de mayo de

2016, la Comision de Signos Dlstintivos declare fundada la oposlcion formulada
por Damiano Licensing, B.V. y, en consecuencia, denego el registro de! signo
NIVELAN, solicitado por Laboratorios Andromaco S.A. para distinguir productos
de !a clase 5 de la Nomenclatura Oficial, al considerar que los signos en conflicto
son semejantes y distinguen algunos de los mismos productos.

Con fecha 20 de junio de 2016, Laboratorios Andromaco S.A. presento recurso

de apeladon manifestando lo sigulente:
- Soiicita la limitacion de los productos a distinguir a "un neuropsiquiatrico, a
saber un antipsicotico de prescripcion obligatoria".
-La Primera Instancia no ha tornado en cuenta que la particuia NIFE es el
diminutive del principio activo "nifedipina" y es de uso comun para marcas de
la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
- Reitero que los signos presentan diferencias graficas, foneticas y
conceptuales y que el consumidor de la clase 5 diferenciara por cuanto sera
cuidadoso y diligente. Asimismo, reitero que el signo soiicitado deriva de su
marca registrada ABLNIVELAN (Certificado N0 173609); en consecuencia, no
se estara perjudicando al publico consumidor por cuanto la utilizacion de
dicho signo en el mercado no generara confusion.

Con fecha 10 de agosto de 2016, Damiano Licensing, B.V. contesto ei escrito de

apelacion presentado por Laboratorios Andromaco S.A., manifestando lo
siguiente:
- Los signos son muy semejantes, tanto grafica como foneticamente.
- El publico consumidor desconoce los datos quimicos de los productos
fannaceuticos que ingiere, par lo que aun si se hiciera referencia al principio
active "nifedipina", dicha evocacion pasara totalmente inadvertida, por lo que
sera inducido a error por las semejanzas graficas y foneticas de los signos.
-A! ser signos tan similares, seria muy factible que el paciente confundiera un
producto por otro, lo cual no solo atentaria contra nuestros intereses, sino que
tambien originaria un peligro para la salud del consumidor.

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Con fecha 14 de setiembre de 2016, Laboratorios Andromaco S.A. reitero sus

argumentos y manifesto lo siguiente:
Los productos neuropsiquiatricos y antipsicoticos como NIVELAN no pueden
ser vendidos al publico sin receta medlca, debido a su composicion.
- La presencia de un indicador del principio active en ios medicamentos es
sumamente relevante para ei presente caso, puesto que dicha particula es
considerada de uso comun en ia clase 5 y, por lo tanto, medicamentos de
nombres muy similares pueden coexistir pacificamente.

II. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar lo siguiente:

a) Sl corresponde aceptar la limitacion de productos solicitada por Laboratorios

Andromaco S.A.
b) Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado NIVELAN y las marcas
registradas NIFELAN (Certificado ? 100548) y NIFELAN y logotipo
(Certificado ? 228479).

III.ANALISIS DE LA QUESTION EN DISCUSION

1. Infpmne de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Damiano Licensing, B.V. (Reino de los Raises Bajos) es tituiar de las

siguientes marcas:

La marca de producto constituida por la denominacion NIFELAN, para

distinguir productos farmaceuticos de !a clase 5 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita bajo Certificado ? 100548, vigente hasta el 13 de octubre de 2024.

La marca de producto constituida por la denominacion NIFELAN y logotipo,

conforme al modelo, para distinguir productos farmaceuticos de la clase 5
de la Nomenciatura Oficiai, inscrita bajo Certificado ? 228479, vigente
hasta el 19 de agosto de 2025.

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b) Laboratorios Andromaco S.A. (Chile) es tituiar de la marca de producto

constituida por la denominacion ABLNIVELAN, para distinguir productos
farmaceuticos antipsicoticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita
bajo Certificado ? 173609, vigente hasta el 04 de marzo de 2021.

c) Se encuentran registradas marcas, a favor de dlstintos titulares, para distinguir

productos de ia clase 5 de la Nomenclatura Oficial, que incluyen en su
conformacion la particula NIFE, tales como NIFEDIN (Certificado N0 6805),
NIFEDSOL (Certificado ? 151476), NIFENSAR (Certificado N0 98058), entre
otras.

d) Se encuentran registradas las siguientes marcas, para distinguir productos de

la clase 5 de la Nomenclatura Oficia!, que inciuyen en su conformacion ia
partlcuia NIVE: NIVEA (Certificado N0 6805), registrada a favor de Beiersdorf
AG, y NIVESTIM (Certificado ? 171843), registrada a favor de Hospira, Inc.

2. Limitacion de productos

El articulo 143 de la Decision 4861 concede al peticionario de un registro de

marca la facuitad de modificar su solicitud en cuaiquier momento del tramite
siempre que la modificacion no implique el cambio de aspectos sustantivos del
signo o la ampliacion de los productos o servicios senaiados inicialmente en la
soiicitud.

En atencion a ello, el peticionario unicamente podra solicitar ia restriccion de

los productos o servicios que fueron senalados inicialmente en la soiicitud.

1 Articulo 143,-Ei solicitante de un registro de marca podra pedir que se modifique [a soiicitud en cualquier
momenta de! framite, Del mismo modo podra pedir la correccion de cualquier error material.
Asimismo, la oficina nacional competente podra sugerir a! soiicitante modificaciones a fa solicitud en
cualquier momento dei tramite. Dicha propuesta de modificadon se tramitara de conformidad con io
establecido en el artfcuio 144.
En ningun caso la modificadon podra implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la
ampliacion de !os productos o sen/icios senalados iniciaimente en la solicitud.
Si las normas nacionaies !o permiten, se podran establecer tasas para la solicitud de modificacion.

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En ei presente caso, se solicito el registro de la marca de producto constituida

par la denominacion NIVELAN para distinguir "productos neuropsiquiatricos en
general" de la clase 5 de la Nomendatura Oficial.

Sin embargo, mediante su recurso de apelacion, Laboratorios Andromaco S.A.

solicito la limitacion de los productos a ser distinguidos con el signo soiicitado a
"un neuropsiquiatnco, a saber un antipsicotico de prescripcion obligatoria" de la
clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, teniendo en cuenta que !o solicitado por Laboratorios Andromaco

S.A. se encuentra dentro de los terminos del articulo 143 de la Decision 486, se
acepta la limitacion de productos sollcitada, considerando que la solicitante ha
especlficado el tipo de producto que pretende distinguir.

3. Detenninacion del riesao de confusion

El articulo 136 inciso a) de la Decision 486 establece que no podran registrarse

como marcas aquellos signos que sean identicos o se asemejen, a una marca
anterionnente solicitada para registro o registrada par un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociaaon.

Con relacion a ia figura del riesgo de confusion, cabe tener en cuenta ia

interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso ? 156-IP-20052), en la cual se senala !o siguiente:

"Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser
suflcientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar
confusion con otras marcas debidamente registradas que gozan de la
proteccion legal."

"Segun la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo

confundible ya que (...) de pemnitirse su registro se atentaria contra el
interes del titular de la marca anteriormente registrada y ei de los
consumidores. La prohibicion de registro de signos confundibles

Gaceta Oficiai del Acuerdo de Cartagena ? 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con

transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engahos que Ie
ileven a incurrir en error al reaiizar la eleccion de ios productos que
desea adquirir".

De otro lado, en ei Proceso ? 126-IP-20053, el Tribunal Andino estabiecio que:

"Para determinar el riesgo de confusion de! signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, sera
necesario estabiecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y,
ademas, considerar la situacion de los consumidores o usuarios, la cual variara
en funcion de los productos o productos de que setrate."

En esa llnea, el riesgo de confusion debe analizarse teniendo en cuenta la

intenreladon de los siguientes elementos: a) la similitud o conexion competitiva
entre los productos y/o servicios y b) la similituct entre los signos, para lo que se
debera tener en cuenta !a fuerza distintiva de los signos. En la interrelacion de
estos e!ementos se deternnina el riesgo de confusion.

Ast, puede ser que ante marcas identicas, en caso que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexion
competitiva, se determine que existe riesgo de confusion. For otro lado, ante
productos o productos identicos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a
pesar de ia simiiitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexion competitiva entre los productos o productos, no se determine un riesgo
de confusion, si la marca registrada anterior es muy debil, por lo que cuenta con
una proteccion limitada.

3.1 Respecto de IPS productps

En e! presente caso, se advierte que, no obstante ia limitacion efectuada, ei

producto neuropsiquiatrico, a saber un antipsicotico de prescripcion
obligatoria, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentra
comprendido en los productos farmaceuticos de la clase 5 de la Nomenclatura
Oficial, que distinguen las marcas registradas.

Gaceta Oflcial del Acuerdo de Cartagena ? 1273 del 7 de diciembre del 2005.

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3.2 Examen_comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de ia impresion en

conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el pubiico consumidor de los
correspondientes productos o servicios.

For lo general, ei consumidor no podra comparar ambos signos

simultaneamente. Mas bien el signo que tenga al frente en un momento
determinado va a ser confrontado con el recuerdo mas o menos vago que
guarde del signo anterionnente percibido. Por ello, a! comparar dos signos
distintivos, debe considerarse principalmente aquellas caractensticas que
puedan ser recordadas por ei publico consumidor.

Lo mas importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de !os

signos en cuestion. Las diferencias solo tendran influencia en la impresion en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido senalados en reiterada
jurispmdencia del Tribunal Andino y mas recientemente en los Procesos Nos
147-IP-20054 y 156-IP-20055.

El recuerdo y capacidad de diferenciacion del publico dependeran del grado de

la atencion que usualmente ei consumidor medio preste para la adqulsicion y
contratacion de los productos o servicios a distinguir.

Cabe indicar que en caso de los signos mixtos debera determinarse cua! es ei
elemento relevante del signo, es decir aquel que sirve para indicar el origen
empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo nnixto en su conjunto sin/an para indicar
el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que solo uno de ios elementos indique el origen empresarial.

Sobre esto Fernandez - Novoa6 senala, "...a la hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben apiicarse tanto la pauta de la vision en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber la de !a supremacia

4 Gacefa Oficiai del Acuerdo de Cartagena Na 1259 del 3 de noviembre de 2005.

5 Gaceta Oficia! del Acuerdo de Cartagena ? 1271 (nota 2).
6 Fernandez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001,p. 254 a 256.

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del e!emento domlnante que impregna !a vision de conjunto de la

correspondlente marca".

El citado autor senala que "de ordmario, e! e!emento dominante de una marca
mixta esta constituido por el e!emento denominativo de /a misma". Considera
que la primacia de esta pauta se basa en que {{a la hora de adquin'r productos
revestidos con una marca grafico - denominativa, el pubHco demanda los
productos en el comerdo senafandolos por su denominacion y no graficamente.
(...) En afgunos casos, el predominio del componente denominativo puede
verse reforzado por una circunstancia ultehor, a saber: que la propia naturafeza
del componente figurativo de la marca mixta hace que el publico contemple tal
componente como un elemento mQramente decoratlvo que lejos de actuar
como un mdice Identificador del producto, desempena tan solo el papel de
contribuir a ornamentar /a presentacion del producto. Esta pauta deja de
aplicarse, no obstante, en los supuestos en ios que por ciertas razones el
elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente
denominativo".

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el
componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i)
factores que inciden negativamente en ei componente denominativo (tales
como: la naturaieza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un elevado numero de marcas pertenecientes a
terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la con-espondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar infimo dentro de ia estrucfura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la
originalidad intrinseca de! mismo).

En el caso concrete, atendiendo a que una de las marcas registradas es mixta,

debera establecerse previamente cuai es el elemento relevante que determina
su impresion en conjunto.

En ese sentido, en la marca registrada con el Certificado ? 228479, results

relevante unicamente el aspecto denominativo, toda vez que el aspecto grafico
de dicha marca esta constituido por una grafla comun sin relevancia.

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Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado NIVELAN y las

marcas registradas NIFELAN (Certificado N0 100548) y NIFELAN y logotipo
(Certificado ? 228479), se advierte que:

- Fonetica y graficamente, los signos comparten seis de sus siete letras en el

mismo orden, diferenciandose unicamente por la presencia de la letra V en el
signo solicitado, en lugar de la letra F de ias marcas registradas, lo cual
determina que generen semejante pronunciacion e impresion visual de
conjunto.

3.3. Riesao de confusion

Por io expuesto, atendiendo a que el signo solicitado pretende distinguir

productos que se encuentran comprendidos en ios que distinguen ias marcas
registradas, asi como al hecho de que existe semejanza fonetica y grafica entre
los signos, teniendo en cuenta el grado de atendon que presta el publico
consumidor de productos de la clase 5, esta Sala determina que su
coexistencia en ei mercado es susceptible de inducir a confusion al publico
consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de

)rohibici6n de registro establecida en el artfculo 136 inciso a) de la Decision
486, razon por la cual no corresponde su acceso a registro.

Cuestion final

No obstante la solicitante ha manifestado ser titular de la marca registrada

ABLNIVELAN (Certificado ? 173609), esta Sala considera que en el presente
caso dicho registro no resulta relevante, toda vez que el signo solicitado se
encuentra confonnado por una denominacion diferente, la cual es susceptible
de producir confusion en ei publico consumidor, respecto de las marcas
registradas.

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IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- ACEPTAR ia llmitacion de productos solicitada por Laboratorios

Andromaco S.A.

Seaundo.- CONFIRMAR la Resolucion ? 1342-2016/CSD-INDECOPI de fecha

23 de mayo de 2016, que DENEGO el registro de la marca de producto
constitulda por !a denominacion NIVELAN, soiicitado por Laboratorios
Andromaco S.A.

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz,

Nestor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castaneda,
Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

JACQUELINE GAVELAN DIAZ

Presiden fa Sala Especializada en Propiedad Intelectual

A'/jam:

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