TRIBUNAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA

YD£LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad Intelectuaf

RESOLUCION ? 0823-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 668816-2016/DSD

SOLICITANTE : ALFREDO ROTONDO DONOLA

OPOSITORA : CONSORZIO TUTELA DEL LAMBRUSCO Di

MODENA

Registro de marca denegado en Primera Instancia en base a una

Denominacion de Origen protegida para vinos y bebidas espirituosas -
Analisis de la prohibicion de registro contenida en el articulo 135 inciso k)
de la Decision 486

Lima, dieciseis de abril de dos mi! diedocho.

[Link]

Con fecha 12 de julio de 2016, Alfredo Rotondo Donola (Peru) solicito el

registro de la marca de producto BRUSKO, para distinguir vinos, bebidas
alcoholicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 26 de setiembre de 2016, Consorzio Tutela del Lambrusco di

Modena (Italia) formuio oposicion manifestando lo siguiente:
(i) Es titular en el Peru de las Denominaciones de Origen LAMBRUSCO Dl
SORBARA (Certificado ? 107) y LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl
CASTELVETRO (Certificado ? 110), para vinos de la clase 33 de la
Nomendatura Oficial.
(ii) Asimismo, es titular en el Registro del Sistema de Lisboa de las referidas
Denominaciones de Origen, ast como de la Denominacion de Origen
LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA CROCE.
(iii) Las denominaciones BRUSKO y LAMBRUSCO resultan muy similares
debido a que comparten la mayoria de sus fonemas, teniendo una
impresion sonora de conjunto extremadamente similar.
(iv) El signo solicitado ha reproducido parcialmente o ha tratado de imitar ias
denominaciones de origen protegidas para identificar los mismos
productos, par lo que el uso del signo soiicitado generara un elevado
riesgo de confusion o de asociacion con las mismas.
(v) E! signo solicitado se encuentra incurso en el supuesto contemplado en
el articulo 135 incisoj) de la Decision 486.
Adjunto medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.

-M-SPI-01/01 1-16 , • .._.........:.

INSTXTUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA -COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prom 104, San Borj-a, Lima 41 - Peni / Telf.: 224 7800
e-mail: wn5vltas@mS,e,copi.^[Link] / Web: '[Link]
 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad Inteiectual

RESOLUdON ? 0823-2018 fTPI-INDECOPl

EXPEDIENTE W° 668816-2016/DS D

Con fecha 24 de octubre de 2016, Alfredo Rotondo Donola absolvio el trasiado

de la oposicion formulada manifestando lo sigulente:
(i) La extension de ios elementos que componen los signos en cuestion es
diferente, siendo el signo solicitado un signo de fantasia que no tiene
significado conocido.
(ii) El publico consumidor al que van dirigidos ios productos de los signos en
cuestion tiene par costumbre ser cuidadoso al momento de elegir los
productos y se fija en su procedencia, par lo que no confundiran
productos de Peru con productos provenientes de Itaiia.

Mediante Resoiucion N0 1625-2017/CSD-INDECOPI de fecha 14 de junio de

2017, la Comision de Signos Distintivos declaro infundada la oposicion
formulada, pero deneao de oficio el registro del signo solicitado. La Comision
considero lo siguiente:
(i) Respecto de la oposicion fomnulada:
La opositora ha senalado que el signo solicitado contravlene la
prohibicion de registro establedda en ei inciso j) del articulo 135 de la
Decision 486.
Si bien la opositora ha sustentado su oposicion en el inciso j) del
articulo 135 de la Decision 486, toda vez que los signos base de la
oposicion estan referidos a vinos y bebidas espirituosas - supuesto
contemplado en el inciso k) del articufo 135 de la Decision 486 - que
expresamente se refiere a las denominaciones de origen que recaen
en los referidos productos, en el presente caso, se procedera a
realizar el analisis de los signos en cuestlon a la luz de !o senalado
en el referido inciso.
En ese sentido, desestimo los argumentos de !a opositora en el
extreme que se basa en lo prescrito par el artlculo 135 inciso j) de !a
Decision 486.
(ii) Resoecto del examen de reaistrabiiidad del sicino soiicitado:
Analizando la aplicacion de! articulo 135 inciso k) de la Decision 486,
la Comision considero lo siguiente:
a) Con reladon al Certificado ? 107 inscrito en ei reaistro de
Denpmlnaciones de Oriaen Extranjeras:
• Atendiendo a que ias denominaciones de origen son
merecedoras de una proteccion mas elevada, debido
principalmente a su especial naturaleza basada en el vlnculo o
nexo entre el origen geografico y las caracteristicas del
producto designado por eila, se advierte que el signo soiicitado

M-SPI-01/01 2-16
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA -COMPETENCM Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peni / Telf.: 224 7800
e-mail: considtas@[Link] / Web: [Link] •
^"Kl

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
5a/a Especiafizada en Propiedad Intelectua!

RESOLUCION N" 0823-2018/TPi-INDECOPl

EXPEDIENTE A/0 668816-2016/DS D

BRUSKO esta contenldo en la denominacion de origen

protegida LAMBRUSCO Dl SORBARA, apreciandose ademas
que el misnno resuita foneticamente similar a la referida
denominacion.
b) Con relacion al Certificado ? 110 inscrito en el reaistro de
Denominaciones de Oriaen Extranieras:
• Atendiendo a que las denominaciones de origen son
merecedoras de una proteccion mas elevada, debido
principalmente a su especial naturaleza basada en e! vinculo o
nexo entre el origen geografico y las caractensticas del
producto designado por eila, se advierte que el signo soiicitado
BRUSKO esta contenido en la denominacion de origen
protegida LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl CASTELVETRO,
apreciandose ademas que el mismo resulta foneticamente
similar a la referida denominacion.
c) Con relacion al Certificado ? 1004, otoraado en virtud ai Arrealo
de Lisboa;
• El signo solicitado se encuentra constituldo por la
denominacion BRUSKO que pretende distinguir vinos, bebidas
alcoh6!icas (excepto cervezas) de la clase 33 de la
Nomenclatura Oficiai, siendo que la denominacion de origen
esta conformada por ia denominacion LAMBRUSCO
SALAMINO Dl SANTA CROCE, inscrita en el Registro
Internacional de OMPI a favor de Consorzio Tutela del
Lambmsco di Modena con Certificado ?1004.
• Asimismo, el signo solicitado BRUSKO esta contenido en la
denominacion de origen protegida LAMBRUSCO SALAMINO
Dl SANTA CROCE, apreciandose ademas que el mismo
resulta foneticamente similar a ia referida denominacion.
Por lo expuesto, el signo soiicitado se encuentra incurso en la
prohibicion de registro contenida en el inciso k) del articulo 135 de
la Decision 486.

Con fecha 5 de juiio de 2017, Alfredo Rotondo Donola interpuso recurso de

apelacion manifestando que la Comislon no aplico debidamente lo dispuesto
en el articulo 135 inciso k) de la Decision 486, puesto que lo que no puede
registrarse como marca son los signos que contenqan una denominacion de
origen protegida, por lo que no tiene sentido que se deniegue la marca
BRUSKO que es un termino de fantasia y no contiene a !as denominaciones

M-SPI-01/01 3-16 , ' ' . .'.

~YDE LA PROTECCIONDE LA PROPZEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prasa 1 04, San Bor/0, Lima 41 - PerH / Telf.: 224 7800
e-mail: wnsultas@[Link] / Web: [Link] •
 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION W° 0823-2018/TPI-INDECOPl

EXPEDIENTEN0 668816-2016/DSD

LAMBRUSCO Dl SORBARA, LAMBRUSCO GRASPARROSA Dl

CASTELVETRO y LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA CROCE. Asimismo, la
denominacion BRUSKO no resulta foneticamente similar a las referidas
denominaciones de origen. Adjunto jurisprudencia que considero aplicable al
presents caso.

Con fecha 10 de agosto de 2017, Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena

manifesto su conformidad con lo resuelto par la Primera Instancia.

II. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectuai debera determinar si el signo

solicitado BRUSKO se encuentra incurso en ia prohibicion de registro
establecida en el artlculo 135 inciso k) de la Decision 486.

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente;

a) Consorzio Turtela del Lambrusco di Modena (Italia) es titular de las

siguientes denominaciones de origen extranjeras reconocidas en ei Peru:

> LAMBRUSCO Dl SORBARA, que distingue vino de la clase 33 de la

Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado ? 107. Zona geografica
delimitada a la region de Emilia Romagna (provincia de Modena).

> LAMBRUSCO GRASPAROSSA Di CASTELVETRO, que distingue vino

de la clase 33 de la Nomenclatura Ofidal, inscrita bajo Certificado N0
110. Zona geografica delimitada a la region de Emilia Romagna
(provincia de modena)

b) En virtud del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las

Denominaciones de Origen y su Registro Internadonal, en el Registro
Internacional de la OMPi, disponible en

ft/i-SPI-01/01 4-16 - ....__.__„_

YDELAPROTECCIONDELAPROPIEDADINTELECTUAL
Calle De la. Prosa 104, San BorjH, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consvltas@[Link] / Web: '[Link]
 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION W° 0323-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE ? 668816-2016/DS D

[Link] se encuentra
inscrita la siguiente Denominacion de Origen1:

> LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA CROCE (Registro Intemacional ?

1004), que distlngue vine de la clase 33 de la Nomenciatura Oficial y
cuya area de produccion es el territorio administrativo de los municipios
de Cavezzo, Concordia sulla Secchla, Medolla, Novi, San Felice sul
Panaro, San Possidonio, situados en la provincia de Modena (Modena),
ast como una parte del territorio administrativo de ios municipios de
Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Modena
(Modena) y Soliera, situados en la provincia de Modena (Modena)

Cabe senaiar que ya se ha reconocido dicha Denominacion de Origen en el

Peru al haberse inscrito desde el 18 de agosto de 2015 bajo Certificado ?
1004 en el Registro de Denominaciones de Origen Extranjeras.

2. Acerca de las indicaciones oeoaraficas en el Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Inteiectual relacionados con e! Comercio
(ADPIC)

El Acuerdo sobre ios Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC) dispone en su articulo 22 (Proteccion
de las Indicaciones Geograficas) !o siguiente:

1. A los efectos de io dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones

geograficas son ias que identifiquen un producto como originario del
territorio de un Miembro o de una region o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico.

2. En relacion con las indicaciones geograficas, los Miembros arbitraran los

medics legaies para que las partes interesadas puedan impedir:
a) la utiiizacion de cuaiquier medio que, en la designacion o
presentacion del producto, indique o sugiera que e! producto de que
se trate proviene de una region geografica distinta del verdadero
lugar de origen, de mode que induzca al pubiico a error en cuanto al
origen geografico dei producto;

Cabe precisar que se consigna como tituiar de dicha Denominacion de Origen a Consorzio Tutela
de! Lambrusco di Modena.

-M-SPi-01/01 5-16
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA -COMPETENCM Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prom 104, San Borjn, Lima 41 - Perd / Telf.: 224 7800
e-mail: consvltas@[Link] / Web: •[Link]
 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCfON ? 0823-2018/TPI'INDECOPI

EXPEDIENTE ? 668816-2016/DSD

b) cualquier otra utiiizacion que constituya un acto de competencia

desleal, en el sentido del articulo 10jb/s del Convenio de Paris
(1967)2.
3. Todo Miembro, de ofido si su legislacion !o permite, o a peticion de una
parte interesada, denegara o invalidara el registro de una marca de
fabrica o de comerdo que contenga o consista en una indicadon
geografica respecto de productos no originarios del temtorio indicado, si
e! uso de tal indicacion en la marca de fabrica o de comercio para esos
productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al pubiico a
error en cuanto al verdadero iugar de origen.

4. La proteccion prevista en los parrafos 1, 2 y 3 sera aplicable contra toda

indicacion geografica que, aunque literalmente verdadera en cuanto a!
territorio, region o localidad de origen de los productos, de a! pubiico una
idea falsa de que estos se originan en otro territorio.

Par su parte el artfcuio 23 (Proteccion adicional de las indicaciones

geograficas de los vinos y bebidas espirituosas) de! referido Acuerdo
senaia lo siguiente:

1. Cada Miembro establecera los medios legales para que las partes
interesadas puedan impedir ia utilizacion de una indicacion geografica
que identifique vinos para productos de ese genera que no sean
originarios del lugar designado par la indicacion geografica de que se
trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese
genera que no sean originarios del lugar designado por la indicacion
geografica en Question, incluso cuando se indique el verdadero origen
del producto o se utilice la indicacion geografica traducida o

2Articuio 10bis Competenda desleal

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Union
una profeccion eficaz contra ia competencia desleai.
2) Constituye acfo de competencia desiea) todo acto de competenoa contrario a los uses honestos
en materia industrial o comerdal.
3) En particular deberan prohibirse:
(i) cualquier acto capaz de crear una confusion, par cuaiquier media que sea, respecto del
estabiecimiento, ios productos o ia actividad industrial o comerda! de un competidor;
(ii) las aseveraciones faisas, en el ejercido del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, ios productos o ia actividad industrial o comerdal de un competidor;
(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empieo, en el ejerdcio del comercio, pudieren
inducir al pOblico a error sobre la naturaieza, el modo de fabricacion, ias caracteristicas,
la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

M-SPI-01/01 6-16 , •
YDELAPROTECCWNDELAPROPIEDADINTELECTUAL
Calls De la. Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: cowultas@[Link] / Web: '[Link] •
 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a Especiafizada en Propiedad Intelectual

RESOLUC16N /V° 0823-201 SfTPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 668816-2016/DSD

acompanada de expresiones tales como "clasel>, "tipo", "estilo",

"imitacion" u otras analogas3.

De oficlo, si la legislacion de un Miembro lo permite, o a peticion de una

parte interesada, el registro de toda marca de fabrica o de comercio para
vinos que contenga o consista en una indicacion geografica que
identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista
en una indicacion geografica que identifique bebidas espirituosas, se
denegara o invalidara para los vines o las bebidas espirituosas que no
tengan ese origen.

En el caso de indicaciones geograficas homonimas para ios vinos, la

proteccion se concedera a cada indicacion con sujecion a lo dispuesto
en ei parrafo 4 del articuto 22. Cada Miembro estabiecera las
condiciones practicas en que se diferenciaran entre si ias indicaciones
homonimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de
asegurarse de que los productores interesados reciban un trato
equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la proteccion de las indicaciones geograficas para los vinos,

en el Consejo de los ADPIC se entablaran negociaciones sobre el
establecimiento de un sistema multilateral de notificacion y registro de
las indicaciones geograficas de vinos que sean susceptibles de
protecdon en los Miembros participantes en ese sistema.

De lo anterior, se desprende que el articulo 23 del ADPIC establece una

proteccion ampliada respecto de la establecida en el articulo 22 de dicho
Acuerdo, en la medida que, tal como io estipuia el Acuerdo, las indicaciones
geograficas de vinos y bebidas espirituosas estan protegidas inciuso cuando se
indique el verdadero origen del producto.

Lo anterior tiene re!aci6n directa con la reguiacion en la normativa andina

respecto de las prohibiciones absolutas de registro referidas a las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen que se detallaran a continuacion.

3En io que respecta a estas obligaciones, los Miembros podran, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera
frase del articulo 42, prever medidas administrativas para lograr ia observanda.

/I-SPI-01/01 7-16 , ,.. \, __ _____

DEDEFENSADEIA-COMPETENCIAYDEIAPROTECCIONDELAPROPIEDADINIELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borjit, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consvltas@[Link] / Web: '[Link] •
 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUC16N ? 0823-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 668816-2016/DSD

3. Acerca de las Denominaciones de Oriaen en el Arrecilo de Lisboa

Al respecto, resulta necesario precisar lo siguiente:

El Arreglo de Lisboa relative a la proteccion de las Denominaciones de

Origen y su Registro Internacional establece en su artlculo primero que los
paises a los cuales se aplica e! presente Arreglo se constituyen en Union
particular dentro del marco de la Union para la Proteccion de la Propiedad
Industrial.

Asimismo, sehala que se comprometen a proteger en sus territorios, segun

los temninos del presents Arreglo, las denominaciones de origen de los
productos de los otros paises de la Union particuiar, reconocidas y
protegidas como tales en el pals de origen y registradas en la Oficina
Internacional de la Propiedad Inteiectual (IIamada en lo sucesivo la «0ficina
lnternaciona!» o la «0ficina») a la que se hace referenda en ei Convenio
que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada
en lo sucesivo la «0rganizaci6n»).

El articulo tercero del Arregio estabiece que la proteccion sera asegurada

contra toda usurpacion o imitacion, incluso si el verdadero origen del
producto figura indicado o si la denominacion se emplea en traduccion o va
acompanada de expresiones tales como «genero», «tipo», «manera»,
«imitaci6n» o similares.

Ast, ei Peru se adhirio a dicho Arregio el 16 de febrero de 2005, habiendo

entrado en vigor desde el 16 de mayo de 2005.

4. Sobre las denominaciones de orioen en la Normativa Andina

4.1 Marco legal v conceptual

El articulo 201 de la Decision 486 define a las denominaciones de origen como

una indicacion geografica constituida por la denominacion de un pais, de una
region o de un lugar determinado, o constituida par una denominacion que sin
ser la de un pals, una region o un lugar determinado se refiere a una zona
geografica determinada, utilizada para designar un producto originario de e!los
y cuya calidad, reputacion u otras caracterfsticas se deban exclusiva o

-M-SP1-01/01 8-16 , ...___.___

INSTITUTO MAC Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls Ds la Prosa 104, San Borj-a, Lima 41 - Peru / Tdf.: 224 7800
e-mail: consultas@i'[Link] / Web: '[Link]
 TRIBUNAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA
y DE LA PROPf£DAD INTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad Intelectua!

RESOLUC16N W° 0823-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 668816-2016/DSD

esendalmente at media geografico en el cual se produce, incluyendo los

factores naturales y humanos.

Esta definicion fue tomada de la Ley - Tipo para los Raises en Desarroilo sobre
la Proteccion de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de
Procedencia elaborada por la Organizacion Mundial de ia Propiedad Intelectua!
en 1975, basada esta en el Acuerdo de Lisboa para la proteccion de las
apelaciones de origen en 19584.

Al respecto, cabe citar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina5 que

senaia, refiriendose a la definicion otorgada por la Decision 486, que:

"De dicha definidon se desprenden dos elementos que individualizan el

concepto de denominacion de origen, e! primero de e!los es el de la
denominacion de ohgen este constituida por el nombre de un pais o region, o el
de una denominacion que sin ser la de un pats o region, refiera a uno de el!os.
E/ criterio para determinar los limites de dicha referenda debera ser analizado
de acuerdo a! caso concreto, considerando que se tenga suficientemente
acreditado que en la vida de! trafico comerciai se emplea dicha denomlnacion
para df'stinguir a! producto objeto de proteccion.
En e/ segundo elemento es condicion que la reputacion u otras caractensticas
de! producto se deban exclusiva o esendalmente a! medio geografico referido
con la denominacion, es decir, que el producto protegido como denominacion
de origen sea producto de factores cu!tura!es, naturales y humanos, io que
significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en
/a region geografica determinada con dichos factores, no tendna fas mismas
caracterfsticas y por tanto constituiria un producto diferente".

De otro lado, el articulo 219 de la Decision 486 precisa que tratandose de

denominaciones de origen o indicaciones geograficas protegidas en terceros
paises, ias oficinas nacionales competentes podran reconocer la proteccion,
siempre que ello este previsto en algun convenio del cual el Pais Miembro sea

4Astudiilo Gomez. Las denominaciones de Origen. Estudio comparado, Caracas 1992, p. 27.
5Proceso 76-IP-2007, Interpretadon prejudicial de ios articulos 134, 135 literal j), 136 iiteral a), 201, 203 y
212 de la Decision 486 de la Comision de la ComunEdad AndEna, conforme a la soiicitud presentada por la
Segunda Sala dei Tribunal DEstrifal ? 1 de lo Contendoso Administrativo de Quite de la Republica del
Ecuador, e interpretacion de oficio de los 135 literal k) y I), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma
Decision. Signo: TEQUILA. Actor: TEQU1LA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N0 10516 LYM.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 1557 de fecha 5 de noviembre de 2007, p. 10-11,
disponible en Internet en: http:/[Link]/normativa/ciace/^^

-M-SPI-01/01 9-16
~YDE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, San Borjn, Lima 41 ~ Peru /. Telf.: 224 7800
e-mail: cansultas@[Link] / Web: [Link] •
 TRIBUNAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 0823-2018/TPI'INDECOPI

EXPEDIENTENa 668816-2016/DSD

parte. Para soiicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen deben

haber sido declaradas como tales en sus paises de origen.

Asimismo, en su artlculo 220 senala que las denominaciones de origen

protegidas conforme a lo previsto en la presente Decision, no seran
consideradas comunes o genericas para distinguir el producto que designan,
mientras subsista dicha proteccion en el pais de origen.

4.2 De ia tituiaridad sobre las denQminaciones de oriflen

El vmculo de calidad existente entre el producto y el area geografica de la que

adopta su designacion ha ilevado a ios Estados a justificar una proteccion
especial, autonoma, para las denominaciones de origen, a fin de salvaguardar
los intereses de los productores que han generado y mantenido las
caractensticas particulares del producto y su reputacion y prestigio, as) como
los intereses del publico consumidor y de las economfas domesticas.

Respecto de la titularidad de la denominacion de origen, debe indicarse que

esta, por ser un bien publico, pertenece a la coiectividad naciona! o regional,
segun el caso, de manera inalienable e imprescriptible, y su salvaguardia en
algunas oportunidades suele corresponder a la autoridad publica o al Estado.

La legislacion peruana ha optado par que la denomlnacion de origen se

considere parte del patrimonio nacional y, por ende, se encuentra bajo el
control del Estado.

Asi, el articuio 88 del Decreto Legislative 1075 (Decreto Legislative que

aprueba Disposiciones Complennentarias a ia Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina que estabiece ei Regimen Comun sobre Propiedad
Industrial) precisa que ei Estado Peruano es el titular de ias denominaciones de
origen peruanas y que sobre ellas se concederan autorizaciones de uso.

4.3 Prohibiciones concernientes a las indlcaciones aeograficas v a las

denominacipnes de oriaen

Cabe precisar que e! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha senalado

lo siguiente:

M-SPI-01/01 10-16 . . __...._._.. ________

YDELAPROTECCWNDELAPROPIEDADINTELECTUAL
'alle De la Prosa 104, San Borj&, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@[Link] / Web: [Link] •
 TRIBUNAL DE DEF£NSA DE LA COMPETENCIA
y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad fntelectual

RESOLUCION ? 0823-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N" 668816-2016/DS D

UDesde ef punto de vista de una clasificacion funcional, las Indicaciones

Geograficas pueden distinguirse entre Indicaclones de Procedenda y
Denommaciones de Oricien. Mientras las primeras son Indicadones geograficas
cuya funcion consiste en brindar informacion sobre e! lugar en el que el
correspondiente producto es extraido, producido, cuitivado o elaborado; las
segundas son indicaciones geograficas que ademas de proporcionar
informacion sobre la procedencla geografica del producto, suscitan en la mente
del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas
cuah'dades o caracteristicas que son debidas, en mayor o menor grado, a!
medio geografico de! mismo, y que !o discnminan positivamente de Sos otros
productos de igual espede o naturafeza"6. (El subrayado es nuestro).

En ese sentido, ia Sala considera que debe tenerse presente dichas dfferencias
conceptuales al anallzar las prohibiciones de registro que al respecto estabiece
ia Decision 486.

La Decision 486 incluye en su articulo 135 prohibiciones expresas respecto al

uso de las denominaciones de origen sehalando que no podran registrarse
como marcas los signos que:

"j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen proteglda para

/os mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un hesgo de confusion o de asociacion con !a denominacion; o
impiicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominacion de ohgen protegida para vinos y bebidas

espfrituosas".

Par su parte, cabe precisar que el mismo articulo senala que no podran
registrarse como marcas los signos que:

1<1) consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera susceptible de

inducir a confusion respecto a los productos o servicios a los cua!es se
apHque".

Al respecto, cabe senalar que el Tribunal de Justicia de !a Comunidad Andina

ha senaiado lo siguiente:

6Vernota5, p. 10.

-M-SPI-01/01 11-16
yDE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, San Borja, Lima 41' Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@[Link] / Web: [Link] •
^ucei.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMP£TENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION W° 0823-2018/TPl-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 668816-2016/DS D

"E/ literal j) de! articulo 135 de la Decision 486 prohibe e! registro de signos
como marcas cuando el signo que se pretende registrar reproduzca, imite o
contenga una denommacion de oricfen, para Ips mismos productos o para
productos diferentes, cuando el uso de dicho signo pudiera causar un riesgo de
confusion o de asoclacion con !a denominacion de origen protegida o, su uso o
registro significase un aprovechamiento injusto de su notoriedad y por su parte
el literal k) del mismo artfculo, aplicable a/ caso concreto, prohfbe,
expresamente, el registro de signos que contengan una denominacion de
orjgen proteaida para vinos v bebidas espirituosas. Se hace notar aue este
literal no hace nincfun distincfo entre productos o semcjos, por /o aue se
entiende due la prohibicion es extensiva tanto para la solicitud de reciistro de
productos como de semcios. (El subrayado es nuestro).

E/ litera!!) de! referido artfculo 135 prohibe el registro de un signo que contenga
una indfcacion cieoarafica, tanto nacional como extraniera, que pueda inducir a
error o confusion respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique,
Hterai que tambien es aplicabfe al caso, ya que el termino TEQUILA es el
nombre de un Municipio del Estado de Jalisco, en Mexico"7.

For su parte, cabe citar lo expuesto por Otero Lastres8 que considera que "La
causal de !a letra j) del vigente artfculo 135 coincide en !o sustancia! con la
prevista en !a letra i) del articulo 82 de !a Decision 344. Esta causa! se refiere a
las Denominaciones de onaen, en general, y contempia el supuesto de la
existencia de una denominacion de origen que se pretende registrar con
posterioridad como marca por un tercero, ya sea para ios mismos productos
amparados por /a denominacion, ya sea para productos diferentes. Pues bien,
a tenor de la letraj) de! artfculo 135, queda prohibido ei registro cuando e/ uso
de dicha marca pudiera causar hesgo de confusion o de asociacion con /a
denominacion de origen; o impiicase un aprovechamiento injusto de su
notonedad. Como puede ____obser\/arse, la causal prevista para ias
Denominaciones de Oricsen en aenera! o si se prefiere no__re!ativas a bebidas
aIcohoHcas, las proteae frente a! riescio de confusion o de asociacion y, en el
caso de ciue__sean notoriamente conocidas^ contra el aprovechamiento iniusto
de su notonedad (...). Por su oa/te. la causal recoaida en la letra k), dedicada

7Vernota5,p. 13.
80tero Lastres, Jose Manuei, "La proteccion de las marcas notorias. Paralelo entre !a normativa
internacional y algunas normas nacionales o regionales". Documento preparado para e! "SemEnario
Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectuai para fundonarios del MinEsterio de Relaciones
Exteriores de Ecuador" (14 y 15 de octubre de 2002), pp. 18-19. Disponible en Internet en:
[Link] DO. int/mdocsarchives/OM Pl Pl EC 02 S/OMPl Pi EC 02 2 A [Link].

N-SPI-01/01 12-16 . .. ..._____

Y DE LA PROTECCIONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, San BorjH, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@[Link] / Web: [Link] •
 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad intelectual

RESOLUCION W° 0823-2018/TPl-INDECOPI

EXPEDIENTE ? 668816-2016/DSD

especsficamente a las denominaciones de oricien protecfidas para vinos y

bebi'das espirituosas, no figuraba como taf en !a Decision 344 y es
consecuencia de lo establecido en el articufo 23 de! Acuerdo sobre /os ADPIC.
Esta causal prohfbe, sin mas, / en todo caso, a cuaiquier tercero ei registro de
las denominaciones de origen anteriores protegidas para vinos y bebidas
espirituosas" '. (El subrayado es nuestro).

No obstante lo anterior, la Sala considera que no existe una posicion definlda

en lo que se refiere a en que cases se aplica una u otra prohibicion de registro.
En ese sentido, ia Sala advierte que la norma establece tres supuestos de
denegatoria de un registro que estan mtimamente vinculados y que, considera,
deben serentendidos de la siguiente manera:

a) Cuando un signo reproduzca, imite o contenga una DENOMINACiON DE

ORIGEN protegida para IPS mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar un riesao de confusion o de asociadon con la
denomlnacion; o implicase un aprovechamiento iniusto de su notoriedad
(articulo 135 inclsoj).

En este caso, la Sa!a entiende que se aplica dicha prohibicion de registro

cuando el signo solicitado a registro es susceptible de originar un riesgo de
confusion o de asociacion o un aprovechamiento injusto de la notoriedad de
cualquier DENOMINACION DE ORIGEN aue no sea una proteciida para
vines v bebidas espirituosas, pues ese supuesto ya esta contemplado
expresamente en el inciso k) del articulo 135.

Cabe precisar que en esta prohlbidon no se hace referenda a si el signo se

solicita para servicios.

b) Cuando contenga una DENOMINACION DE ORIGEN oroteaida para vinos

y bebidas espirituosas (articulo 135 inciso k).

En este caso, ia Sala considera que dicho supuesto se aplica unicamente

cuando ei signo solicitado a registro (sea para distinguir productos o para
distinguir servicios) contiene una denominacion de origen protegida para
vlnos v bebidas espirituosas.

Cabe precisar que en esta prohibicion no se hace referenda a la notoriedad

de la denominacion de origen en cuestion sino simplemente al hecho de

N-SP1-01/01 13-16
INSTITUTONACIONALDEDEFENSADELA-COMPETENCIAYDELAPROTECCIONDELAPROPIEDADINTELECTUAL
Calle De la Prom 104, San Borju, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@[Link] / Web: [Link] •
 TRIBUNAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad Intelectua!

RESOLUCION ? 0823-201 S/TP/-WDECOP/

EXPEDIENTEN0 668816-2016/DS D

que ei signo solicitado a registro contenaa en su conformacion a la

denominacion de origen.

c) Cuando consista en una INDICACION GEOGRAFICA nacional o extraniera

susceptible de inducir a confusion respecto a los productos o servicios a los
cuales se apligue (articuio 135 Inciso I).

En este caso, dado que las indicaciones geograficas inciuyen tanto a las
"indicaciones de procedencia" y a las "denominaciones de origen", ia Saia
considera que !a prohibicion establecida en el inciso I) esta referida a las
indicaciones geograficas que no sean "denominaciones de oricien
protegidas para vinos y bebidas espirituosas" (supuesto ya contempiado en
/a prohibicion estab!ecida en el literal k) o "denominaciones de oriaen
respecto de las cuales no se pudiera causar un riesgo de confusion o de
asociacion o generarse un aprovechamiento injusto de su notoriedad"
(supuesto ya contempfado en la prohibicion establecida en el literal y), pues
de lo contrario, constituiria una prohibicion redundante en la nomna.

4.4 Aplicacion al caso concrete

En ei presente caso, el signo solicitado esta conformado por ia denominacion

BRUSKO y ha side soiicitado para distinguir vinos, bebidas alcoholicas
(excepto cervezas) de la clase 33 de la Nomenciatura Oficiai.

Al respecto, esta Sala advierte que las denominaciones de origen en base a las
cuales se denego de oficio el registro del signo solicitado en Primera Instancia
estan conformadas por las siguientes denominaciones:

> LAMBRUSCO Dl SORBARA

> LAMBRUSCO GRASPAROSSA D! CASTELVETRO
> LAMBRUSCO SALAM1NO Dl SANTA CROCE

Ei signo solicitado esta constituido por la denominacion BRUSKO.

Ai respecto, la Sala considers que !a denominacion BRUSKO resulta similar a ia

denominacion LAMBRUSCO, al diferenciarse unicamente por la particuia inicial
LAM, por lo que el signo soiicitado BRUSKO sera percibido como una alusion a
las denominaciones de origen LAMBRUSCO Dl SORBARA; LAMBRUSCO
GRASPAROSSA Dl CASTELVETRO y LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA

M-SP1-01/01 14-16
INSr. y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru, / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@[Link] I Web: •[Link] •
 TRIBUNAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Saia Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION W° 0823-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE W° 6688^6-20-/6/DSD

CROCE, por lo que puede ser entendido par ei publico consumidor como una
referenda a dichas denominaciones de origen.

De confomnidad con lo dispuesto por el mencionado artlculo 135 inciso k) de la

Decision 486, no puede ser registrado un signo distintivo que contenga una
denominacion de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, como es
el case de !as antes mencionadas denominaciones de origen.

Cabe recordar que esta prohibicion no puede ser obviada por ei hecho de que
el signo soiicitado a registro que contenga la denominacion de origen sea
acompanado de terminos adicionales, prefijos o sufijos que intenten disimular
(intencionalmente o no) su presencia, ello debido a que la prohibicion en
cuestion se apiica a cualquier alusion a dichas denominaciones de orlgen
(protegidas para vinos y bebidas espirituosas), aun cuando contenga
elementos adicionales en su confomnacion, pudiendo ser incluso la abreviadon
de la misma.

En efecto, en e! presente case, dado que las denominaciones de origen

LAMBRUSCO Di SORBARA; LAMBRUSCO GRASPAROSSA Dl
CASTELVETRO y LAMBRUSCO SALAMINO Dl SANTA CROCE constituyen
denominaciones de origen protegidas para vlnos y que el signo solicitado
BRUSKO la alude en la denominacion que lo confonna, la Sala determina que
debe denegarse ei slgno solicitado.

En atencion a lo expresado, la Sala concluye que la denominacion BRUSKO se

encuentra incursa en la prohibicion contenida en el inciso k) del articulo 135 de la
Decision 486.

5, Conclusion

Del analisis efectuado en los numerales anteriores, la Saia concluye que el signo
soiicitado se encuentra incurso en la prohibicion de registro establedda en el
articulo 135 inciso k) de la Decision 486, par lo que no corresponde acceder ai
registro del signo solidtado.

M-SPI-01/01 15-16
SNSTITVTGNACSONAL DE DEFENSA DE-LA COMPETENCE ^1)E LA PROTECCION DE LA PROPIEDADINTELECTUAL
Calls De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: cwmiltas@[Link] / Web: [Link]
 (ifAH-ftOEt

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 0823-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTS W° 665^6-20^6/DSD

IV. RESOLUCION DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolucion N0 1625-2017/CSD-INDECOPI de fecha 14 de

junio de 2017, que DENEGO el registro de la marca de producto BRUSKO,
solicitado porAlfredo Rotondo Donola.

Con la intervencion de los Vocales: Nestor Manuel Escobedo Ferradas,

Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Diaz, Maria
Soledad Ferreyros Castaneda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

_^ Zl^
^a/^
'i>

^PftQ^ NESTOR^lANUEL E CO^EDO FERRADAS

y ^Presidente dej€ Sala Espe/cializada en Propiedad Intelectual

-M-SP1-01/01 16-16
yDE LA PROTECCXONDE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prom 104, San BorjQ, Lima 41 - Peru / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@[Link] / Web: [Link]