Resolucion #1626-2015 - Cancelacion de Marca Por Falta de Uso

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 1626-2015/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 409257-2009/DSD
ACCIONANTE : N.V. NUTRICIA
EMPLAZADA : ECKERD PERÚ S.A. (antes Droguería Los Andes

S.A.)
Cancelación de marca por falta de uso: Pruebas de uso
Lima, catorce de abril de dos mil quince.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 30 de diciembre de 2009, N.V. Nutricia (Reino de Países Bajos)

solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto constituida por
la denominación BABYLAC, inscrita con Certificado Nº 123105, registrada a
favor de Droguería Los Andes S.A., para distinguir productos de la clase 29 de
la Nomenclatura Oficial. Agregó que tiene legítimo interés en solicitar la
presente acción de cancelación debido a que la marca objeto de cancelación
resulta confundible con su marca BEBELAC (Certificado Nº 78788), registrada
en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial y que, además, la emplazada
pretende obtener el registro de nuevos signos distintivos que constituyen una
variación de una marca que no está siendo utilizada en el mercado. Manifestó
que mediante Expediente Nº 368085-2008 también ha solicitado la nulidad del
registro de la marca materia de la presente cancelación.
Con fecha 9 de abril de 2009, Droguería Los Andes S.A. (Perú) absolvió el
traslado de la acción de cancelación interpuesta manifestando que el signo que
se pretende cancelar constituye una marca estable en el mercado peruano que
distingue en forma efectiva productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial,
tal como acredita con los documentos que adjunta.
Con fecha 9 de junio de 2010, N.V. Nutricia señaló lo siguiente:

- La emplazada únicamente ha presentado como medio probatorio un
conjunto de facturas que datan del año 2008 en las que se consignan las
denominaciones BABYLAC F1 PVO, BABYLAC F2 PVO y BABYLAC F3
PVO; sin embargo, en dichas facturas no se consigna el producto que se
habría comercializado, motivo por el cual dichos medios documentos
carecen de eficacia probatoria.
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- Asimismo, en las facturas en cuestión se consignan signos distintos a la

marca que es materia de cancelación.
Mediante Resolución N° 2054-2010/CSD-INDECOPI de fecha 22 de setiembre

de 2010, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del presente
procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía
administrativa el Expediente N° 368085-2008, correspondiente a la acción de
nulidad presentada por N.V. Nutricia contra el registro de la marca de producto
BABYLAC (Certificado Nº 123105) – sustentándola en el supuesto riesgo de
confusión que existiría entre la marca BABYLAC y la marca registrada con
anterioridad BEBELAC (Certificado N° 78788).
Con fecha 18 de julio de 2012, Eckerd Perú S.A. se apersonó al presente

procedimiento e indicó que la marca materia de la presente acción de
cancelación ha sido transferida a su favor debido a la fusión con la empresa
Droguería Los Andes S.A. Agregó que dicha transferencia ha sido inscrita
mediante Resolución N° 7257-2011/DSD-Reg-INDECOPI de fecha 8 de
noviembre de 2011.
Con fecha 14 de agosto de 2012, N.V. Nutricia solicitó el levantamiento de la

suspensión del presente procedimiento señalando que la Comisión de Signos
Distintivos ha emitido un pronunciamiento definitivo en el trámite del Expediente
N° 368085-2008.
Mediante Resolución N° 3445-2012/CSD-INDECOPI de fecha 22 de octubre de

2012, la Comisión de Signos Distintivos: i) levantó la suspensión del presente
procedimiento y ii) canceló el registro de la marca BABYLAC. Consideró lo
siguiente:
a) Levantamiento de suspensión
- Mediante Resolución N° 1801-2012/CSD-INDECOPI de fecha 30 de
mayo de 2012, recaída en el Expediente N° 360885-2008, la Comisión
de Signos Distintivos consideró que carecía de objeto pronunciarse
sobre la acción de nulidad interpuesta por N.V. Nutricia al haberse
cancelado la marca que sustentó dicha acción de nulidad (BEBELAC,
inscrita con Certificado N° 78788). La resolución en mención quedó
consentida al no haber sido impugnada dentro del plazo de ley.
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- En ese sentido, ha quedado resuelto en forma definitiva el Expediente N°

368085-2008, por lo que procede levantar la suspensión del presente
procedimiento.
b) Transferencia de la marca objeto de cancelación
- Mediante escrito de fecha 18 de julio de 2012, Eckerd Perú S.A. adjuntó
la Resolución N° 7257-2011/DSD-Reg-INDECOPI de fecha 8 de
noviembre de 2011, mediante la cual se dispone inscribir la transferencia
del registro de la marca BABYLAC inscrita con Certificado N° 123105 a
su favor.
- En ese sentido, se deja constancia de que se considerará como titular
del registro objeto de cancelación, así como empresa emplazada a
Eckerd Perú S.A.
c) Cancelación del registro de la marca BABYLAC
- Del análisis de los medios probatorios se advierte la comercialización de
productos identificados con la marca BABYLAC (BABYLAC F1 PVO
LATAx400G,BABYLAC F1 PVO LATAx900G, BABYLAC F2 PVO
LATAx400G y BABYLAC F2 PVO LATAx900G). Sin embargo, de las
facultas analizadas no puede determinarse qué clase de producto
identifica la marca BABYLAC, siendo, además, que la emplazada no ha
presentado medios probatorios adicionales tendientes a acreditar este
hecho.
- En tal sentido, las facturas presentadas no resultan suficientes para
acreditar el uso de la marca BABYLAC para distinguir los productos de la
clase 29 de la Nomenclatura Oficial para los que fue registrada, por lo
que corresponde cancelarla por falta de uso.
Con fecha 21 de noviembre de 2012, Eckerd Perú S.A. interpuso recurso de

reconsideración manifestando lo siguiente:
- Presenta nuevos medios de prueba con la finalidad de acreditar el uso
de su marca registrada.
- El producto que se distingue bajo la marca BABYLAC es una bebida
láctea en la que predomina la leche, es decir, un producto lácteo
comprendido en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
- Solicita que los anexos 3, 4, 5, 8 y 9 sean declarados como información
confidencial.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable.
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Mediante proveído de fecha 16 de enero de 2013, la Secretaría Técnica de la

Comisión de Signos Distintivos consideró como reservada y confidencial la
información solicitada y presentada por Eckerd Perú S.A. (anexos 3, 4, 5, 8 y
9).
Con fecha 4 de febrero de 2013, Eckerd Perú S.A. adjuntó medios probatorios
con la finalidad de acreditar el uso de su marca registrada.
Con fechas 15 de febrero de 2013, N.V. Nutricia señaló que:

- Con los documentos presentados, la emplazada pretende acreditar que
las fórmulas lácteas infantiles clasifican como un producto lácteo por su
composición, reconociendo, a la vez, que las pruebas suministradas
corresponden a “fórmulas lácteas infantiles”.
- Las fórmulas lácteas infantiles no corresponde a los productos de la
clase 29 de la Nomenclatura Oficial, sino a productos clasificados en la
clase 5. En efecto, una fórmula láctea infantil es todo sucedáneo de la
leche materna que contiene vitaminas y nutrientes, preparado
industrialmente para satisfacer las necesidades nutricionales de los
bebés e infantes, adaptados a sus características fisiológicas. Se trata
de un alimento para uso dietario especial, exclusivamente para niños, en
razón de su simulación de la leche materna o su utilización como
sustituto parcial o completo de la lactancia materna. Cubre total o
parcialmente las necesidades nutricionales del niño para acreditar su
crecimiento y desarrollo normal, dependiendo si son utilizadas como
único alimento o como complemento de la lactancia.
- De acuerdo a la información contenida en la 9na y 10ma edición de la
Clasificación de Niza, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial se
encuentran los “alimentos para bebés” y se hace referencia a las
“harinas lacteadas para bebés”, las cuales cumplen funciones afines a
las fórmulas lácteas infantiles.
- En consecuencia, las fórmulas lácteas infantiles, al constituir alimentos
para uso dietario especial, exclusivamente para niños, en razón de su
simulación de la leche materna o su utilización como sustituto parcial o
completo de la lactancia materna, clasifican correctamente en la clase 5
de la Nomenclatura Oficial y no en la clase 29.
- Por otro lado, a marca que se pretende cancelar está conformada por la
denominación BABYLAC, mientras que los signos que se consignan en
los medios probatorios presentados por la emplazada son BABYLAC 1
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(BABYLAC F1), BABYLAC 2 (BABYLAC F 2), BABYLAC 3 (BABYLAC F

3), los cuales son distintos a aquélla.
- Debe tenerse en cuenta que la emplazada ha solicitado el registro de los
signos BABYLAC 3 MAX y logotipo y BABYLAC MAX y logotipo
mediante Expedientes N° 499514, 499513, 499509, 499510 y 420964 en
las clases 5 y 29 de la Nomenclatura Oficial. Lo anterior evidencia que
los signos incluidos en los medios de prueba adjuntados difieren de la
marca BABYLAC que se pretende cancelar.
Adjunta diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.
Con fecha 16 de mayo de 2013, Eckerd Perú S.A. manifestó lo siguiente:

- Carece de asidero lo señalado por la accionante en el sentido de que la
adición del número 3 a la marca registrada conlleve a que no se ha
demostrado el uso de dicha marca, pues lo cierto es que tal adición es
un detalle o elemento que no altera el carácter distintivo de la marca
BABYLAC.
- En cuanto a los productos que distingue la marca BABYLAC, la
accionante pretende confundir a la Comisión al equiparar niños con
bebés, siendo que si bien en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial se
ubican los alimentos para bebés, no se encuentran los alimentos para
todos los niños.
- Lo señalado determina que los alimentos para niños que no califiquen
como alimentos para bebés, y cuyos principales componentes o
ingredientes son lácteos o de origen lácteo, se sitúen en la clase 29 de
la Nomenclatura Oficial. Una prueba irrefutable de ello es el Certificado
N° 1381, correspondiente a una marca (otorgada hace solo dos años y
medio) en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial para “alimento lácteo
en polvo para niños en crecimiento”.
- Las abundantes pruebas publicitarias que ha presentado su empresa
muestran explícitamente a niños de por lo menos 3 a 4 años de edad.
Dichas pruebas también demuestran que el envase (lata) que su
empresa usaba en el periodo relevante es el mismo que aquel
presentado con su recurso de reconsideración, en el que se indica “Para
niños de 1 a más años de edad” (es decir, niños de 1, 2, 3, 4, 5, etc.
años de edad). Ello demuestra de manera irrefutable que el producto
BABYLAC al que se refieren las mencionadas pruebas ha sido
comercializado dirigiéndolo a un público de niños bastante grande y no a
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bebés, lo cual determina que se trata de un producto ubicado en la clase

29 de la Nomenclatura Oficial.
- La propia Clasificación incluye en el punto 050298 la definición de
alimentos para bebés, la cual está referida a cualquier alimento hecho
específicamente para bebés e infantes, aproximadamente hasta la edad
de dos años.
- Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la regulación alimentaria aplicable
en el Perú, la etapa durante la cual el ser humano es bebé abarca como
máximo hasta los doce meses de edad; en ese sentido, dado que el
producto comercializado por su empresa está destinado a niños a partir
de un año de edad en adelante, es claro que no se refiere a un alimento
para bebés, sino a un producto lácteo comprendido en la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial.
- Asimismo, la accionante pretende equiparar la expresión “fórmula láctea”
(que es la frase con la cual su empresa presenta y comercializa su
producto) con “fórmula infantil” y su sinónimo “fórmula para lactantes”,
siendo estos últimos términos expresamente definidos por la regulación
de la materia, según la cual, el producto BABYLAC no es una “fórmula
infantil” ni una “fórmula para lactantes”. En efecto, la expresión “fórmula
láctea” no informa acerca de los consumidores a los que está dirigida,
sino únicamente hace referencia a la composición del producto,
indicando que tiene ingredientes lácteos o de origen lácteo, pudiendo
estar dirigida a bebés, niños, adultos, ancianos.
- El producto BABYLAC tampoco es una “harina láctea para bebés”, la
cual no es otra cosa que una fórmula infantil o fórmula para lactantes.
Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.
Con fecha 31 de julio de 2013, N.V. Nutricia reiteró sus argumentos y señaló
que:
- Al contestar la presente acción de cancelación, la emplazada ofreció el
mérito probatorio de un conjunto de facturas emitidas por Droguería Los
Andes S.A. a favor de Eckerd Perú S.A., ambas empresas del mismo
grupo económico (Droguería Los Andes S.A. fue absorbida por fusión
por Eckerd Perú S.A.). Posteriormente, al interponer recurso de
reconsideración, ofreció el mérito probatorio de otro grupo de facturas
extendidas por el importador Peruvian Heritage S.A.C. a favor de
Droguería Los Andes S.A. (hoy Eckerd Perú S.A.). Todos los
documentos mencionados han sido emitidos como consecuencia de
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actos internos de comercio entre las partes, por lo que resultan

irrelevantes para acreditar por sí solos el uso público de la marca que
exige la ley de la materia; en efecto, el uso público y efectivo debe
verificarse en los actos de comercialización con el consumidor de
productos portadores de la marca BABYLAC tal como ha sido registrada,
lo cual no se ha acreditado en el presente caso.
- Respecto a que el producto BABYLAC corresponde a una fórmula láctea
infantil incluida en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en
cuenta que en la página web http://articulo.mercadolibre.com.pe se
aprecia la oferta en venta del producto BABYLAC como “fórmula láctea
infantil en polvo para bebés de 0 a 6 meses”; en se sentido, se advierte
que la marca es BABYLAC y no BABYLAC 3 y que el producto es una
fórmula láctea infantil que corresponde a la clase 5 de la Nomenclatura
Oficial. Dicha publicidad se difundió en el año 2007. El hecho de que la
marca BABYLAC haya sido ofrecida en el mercado dentro del periodo
relevante para productos de la clase 5 justificaría que la emplazada
pretenda acreditar el uso de la marca BABYLAC con documentos
relativos a marcas distintas, como son BABYLAC 3 y BABYLAC y
logotipo.
- Mucha de la publicidad ofrecida por la emplazada hace referencia al
producto que comercializa como “la leche para el mejor desarrollo
cerebral, crecimiento y vitalidad del bebé” y “la leche ideal para el
crecimiento y desarrollo cerebral del bebé”, mostrándose, inclusive, fotos
de bebés de pocos meses.
- En lo que concierne a los medios de prueba restantes, constituidos por
listas de ingredientes, certificados de libre venta, proyecto de rotulado,
declaraciones de empresas vinculadas comercialmente con la
emplazada, registros sanitarios, se trata de documentos que
eventualmente mostrarían la ejecución de actos preparatorios para la
introducción en el mercado de un producto identificado con la marcas
distintas a la que se pretende cancelar.
Mediante Resolución N° 3490-2013/CSD-INDECOPI de fecha 11 de diciembre

de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de
reconsideración presentado por Eckerd Perú S.A. al considerar que si bien los
medios probatorios presentados permiten verificar el uso de la marca
BABYLAC en el mercado dentro del período de prueba relevante, éstas
distinguen fórmulas alimenticias para niños (o fórmula láctea para el
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crecimiento o fórmula láctea infantil en polvo o fórmula nutritiva para niños),

siendo que dicho producto no se encuentra comprendido en la lista de
productos que distingue la marca materia de análisis ni resulta ser un producto
comprendido o similar a algún producto detallado en dicho listado en la clase
29 de la Nomenclatura Oficial, por lo que al no haberse acreditado el uso de la
marca objeto de cancelación carece de objeto analizar las pruebas presentadas
por la emplazada. Agregó que existe una distinción entre los complementos
alimenticios para niños (que comprenden a las fórmulas alimenticias para
niños) y los productos lácteos, los cuales presentan características y
finalidades particulares que los diferencian; actualmente, la edición vigente de
la Clasificación Internacional de Niza (décima edición) prevé de manera
expresa que los complementos alimenticios se encuentran clasificados en la
clase 5 de la Nomenclatura Oficial, mientras que los productos lácteos se
mantienen en la clase 29 de la referida clasificación, lo cual corrobora que se
trata de productos diferentes.
Con fecha 24 de enero de 2014, Eckerd Perú S.A. interpuso recurso de

apelación reiterando sus argumentos respecto a que: i) la marca BABYLAC se
ha utilizado de manera constante en el mercado, ii) la adición del número 3 a la
marca BABYLAC no altera su carácter distintivo, iii) el producto identificado con
la marca BABYLAC no es un alimento para bebés ni tampoco una fórmula
infantil que esté incluida en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Agregó lo
siguiente:
- No está de acuerdo con lo señalado por la Comisión de Signos
Distintivos en cuanto a que la marca BABYLAC de su empresa identifica
un complemento alimenticio de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial; en
efecto, el producto que comercializa su empresa es una fórmula láctea
que se encuentra comprendida en la clase 29 de la Nomenclatura
Oficial.
- Al respecto, el Codex Stan 206-1999, Norma General del Codex para el
Uso de Términos Lecheros, define al producto lácteo como un producto
obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede
contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente
necesarios para la elaboración. Los productos lácteos, al ser productos
procesados industrialmente y que normalmente irán envasados,
contienen aditivos alimentarios que deben estar debidamente
autorizados en el respectivo país. Así, por ejemplo, las leches en polvo
pueden contener estabilizantes, reforzadores de textura, reguladores de
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acidez, emulsionantes, antiglutinantes y antioxidantes, según se indica

en el Codex Stan 207-1999, Norma del Codex para Leches en Polvo y la
Nata.
- Sin perjuicio de los diferentes tipos y definiciones de leches y productos
lácteos que el Codex Alimentarius y demás normativas regulan, cabe
recordar que en la industria alimentaria existe desde décadas lo que se
conoce como fortificación de alimentos, es decir, la adición de nutrientes
tales como vitaminas, minerales, fibra dietética, entre otros, a los
alimentos, sea que el alimento fortificado ya tuviera previamente o no, el
nutriente o nutrientes de que se trate.
- La fortificación de alimentos puede realizarse para diferentes propósitos,
como por ejemplo, restaurar los nutrientes naturales que tenía un
alimento pero que durante su procesamiento industrial se perdieron,
buscar la equivalencia nutricional entre el producto sustituto y el
producto a sustituir, mejorar la situación de ciertas dietas o comidas
locales que de forma natural carecen de algunos nutrientes, incrementar
el valor nutricional de ciertos alimentos y comidas, agregándoles
cantidades reducidas generalmente de micronutrientes. Incluso, la
fortificación de alimentos viene a veces dada por ley.
- El hecho de que una harina, una leche, un cereal para el desayuno, una
margarina, un jugo de naranja, etc. sean fortificados con nutrientes, no
los convierte en alimentos distintos ni especiales, ni mucho menos dejan
de ser alimentos para convertirse en productos de otra naturaleza, tales
como suplementos alimenticios o medicamentos. En efecto, los
alimentos fortificados siguen siendo parte de la dieta norma y se sitúan
en las clases 29, 30 y 32 de la Nomenclatura Oficial.
- Los alimentos enriquecidos o fortificados contienen reducidas cantidades
de nutrientes diluidos en todo el alimento, a diferencia de los
suplementos alimenticios que contienen grandes cantidades
concentradas de nutrientes en reducidas formas farmacéuticas como
comprimidos, cápsulas, pastillas, etc.
- Asimismo, respecto de simples alimentos y comidas se pueden realizar
alegaciones nutricionales y saludables sin que ello los haga perder el
estatus de alimentos y comidas.
- En cuanto a la composición del producto BABYLAC3, si se compara 100
gramos en polvo de dicho producto con 100 gramos en polvo de leche
de vaca entera se puede apreciar que los constituyentes nutricionales de
ambos productos son casi los mismos, siendo que lo que cambia es
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fundamentalmente la cantidad de dichos constituyentes en cada

producto. En la mayoría de los casos, la cantidad de nutrientes es mayor
en el producto de su empresa, es decir, a su producto se le ha
adicionado, en cantidad, nutrientes ya presentes en la leche entera de
vaca, lo cual obedece a una fortificación de alimentos. Lo mismo sucede
con aquellos constituyentes nutricionales que, sin ser derivados de la
leche de vaca, han sido incorporados al producto BABYLAC 3; tal es el
caso por ejemplo de la insulina, FOS, GOS y omega 3 y 6. Cabe
precisar que estos nutrientes, no presentes en la leche, tienen
propósitos distintos a los constituyentes lácteos, por lo que no han sido
añadidos para sustituir, ni en todo ni en parte, a los constituyentes
nutricionales de la leche de vaca.
- Por lo expuesto, es claro que el producto de su empresa califica dentro
de la definición de “producto lácteo” o, en todo caso, “producto lácteo
compuesto” contenida en el Codex Stan 206-1999.
- En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el principal
ingrediente de su producto BABYLAC3 es la leche descremada en polvo
(skimmed milk powder) (37.18%). De igual manera, el producto en
mención tiene un importante porcentaje (16.30%) de suero de leche
(desmineralizado) en polvo y de proteína de suero de leche (3.70%). Si a
todo lo anterior se suman los ingredientes a partir del fosfato tri cálcico
que son también ingredientes presentes en la leche de vaca, se
evidencia que el producto de su empresa alcanza a nivel de ingredientes
prácticamente un 60% del producto, lo cual demuestra que se trata de
un producto lácteo comprendido en la clase 9 de la Nomenclatura
Oficial.
- Sin perjuicio de lo señalado, cabe agregar que el producto BABYLAC 3
es fabricado en Holanda y siendo ello así, cuando se trata de productos
terminados importados (es decir, que se van a comercializar en el Perú
tal cual fueron fabricados y exportados del extranjero), las autorizaciones
y documentación emitidas por las autoridades sanitarias del país de
origen resultan fundamentales para la inscripción (en el registro sanitario
peruano) y comercialización en el Perú de los productos de que se trate.
En ese sentido, resulta insólito que la Comisión de Signos Distintivos no
haya tomado en cuenta el Certificado de Libre Comercialización del
producto BABYLAC 3, emitido por la Autoridad Controladora de Holanda
para Leche y Productos a Base de Leche – Cfokz (Netherlands
Controlling Authority for Milk and Milk Products – Cokz. Dicha autoridad
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se encuentra expresamente en la lista actualizada por países de las

autoridades competentes para emitir el Certificado de Libre
Comercialización. Resulta evidente que si la Cokz es la autoridad
holandesa que ha supervisado y certificado la fabricación del producto
BABYLAC3 y ha emitido el correspondiente Certificado de Libre Venta,
es porque el producto de su empresa es definitivamente un producto
lácteo. Lo anterior se ve reforzado con la declaración emitida por la
empresa holandesa Lypack B.V. (fabricante del producto) que declara
que el producto BABYLAC F3 es un producto lácteo.
- Los suplementos alimenticios se encuentran expresamente definidos y
regulados por el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, aprobado por el Decreto Supremo 16-2011-SA, el cual
establece que los suplementos alimenticios se encuentran dentro de la
categoría general de productos farmacéuticos. El Reglamento de
Productos Farmacéuticos denomina productos dietéticos a los
suplementos nutricionales, disponiendo que esta última expresión (o
también “complemento dietético” o “suplemento dietético) es la que debe
aparecer en el rotulado para identificar al producto. Según el
Reglamento en mención el producto dietético es aquel cuyo propósito es
complementar la dieta normal que consiste en fuentes concentradas de
nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o
fisiológico, en forma simple o combinada y dosificada y sólo se emplean
por vía oral. Lo anterior demuestra que los suplementos dietéticos
presentan características particulares que no corresponden al producto
lácteo comercializado por su empresa.
- En el caso concreto, tal como se señala en el envase respectivo, el
producto BABYLAC 3 debe ser tomado 1 o dos veces al día, tal como se
ingiere la leche de vaca, lo que evidencia que se trata de un alimento
lácteo fortificado que es una alternativa a la leche de vaca regular y no
puede ser considerado como un suplemento dietético.
- Si para la Comisión el producto de su empresa es un suplemento
nutricional, y los suplementos nutricionales se encontraban clasificados
en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial al momento en que se otorgó
el Certificado N° 123105, no es correcto que ahora se pretenda aplicar
retroactivamente una nueva edición de la clasificación de Niza. Además
de ello, la Comisión señala que recién ahora, con la edición 10 de la
Clasificación de Niza (que entró en vigencia en enero de 2012), los
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suplementos nutricionales se encuentran en la clase 5; sin embargo, se

encuentran registradas decenas de marcas en la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial desde antes de 2012 para distinguir expresamente
suplementos alimenticios.
- La propia Sala en su Resolución N° 898-2013/TPI-INDECOPI ha
señalado lo siguiente “Cabe precisar que los suplementos y
complementos alimenticios para uso no médico (como por ejemplo, la
leche reforzada con determinadas vitaminas o sustancias) incluidos en la
clase 29 de la Nomenclatura Oficial son recomendados en la dieta del
público en general y no sólo para aquellos que padecen de alguna
dolencia o enfermedad o que estén siguiendo un tratamiento médico
específico, a diferencia de los suplementos para uso médico que están
comprendidos en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, los cuales, como
se ha señalado anteriormente, sí están vinculados a los productos
farmacéuticos”.
- Solicita que se programe una audiencia de informe oral.
Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.
Mediante proveído de fecha 30 de junio de 2014, la Secretaría Técnica de la

Sala Especializada en Propiedad Intelectual informó a las partes que los
Vocales de la Sala, en su sesión de fecha 27 de junio de 2014, determinaron
denegar el uso de la palabra solicitado al considerar que los argumentos
expuestos resultarían suficientes a efectos de resolver el caso, sin la necesidad
de llevar a cao una audiencia de informe oral para ello.
Con fecha 6 de agosto de 2014, N.V. Nutricia absolvió el traslado de la

apelación señalando lo siguiente:
- Los productos lácteos son todos aquellos derivados de la leche, tales
como queso, yogurt, nata, entre otros, es decir, todos aquellos productos
derivados directamente de la leche y/o que han sido elaborados a base
de ésta.
- El Codex Alimentarius citado por la emplazada tiene por finalidad definir
directrices que permitan obtener una información confiable en el
etiquetado de productos orgánicos, siendo que se limita a referirse a
productos de origen orgánico, los cuales pueden haber sido modificados
o incluir aditivos alimentarios.
- Para efectos de los registros marcarios, se debe tener en cuenta lo
establecido en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de
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Niza (Décima Edición), por lo que los reglamentos citados por la

emplazada no resultan relevantes para el presente caso.
- En ese sentido, conforme lo señala la Clasificación Internacional, en la
clase 29 se encuentran comprendidos aquellos alimentos de origen
animal o vegetal, por lo que al hacer referencia a la leche y productos
lácteos, según la Clasificación de Niza, se está frente a alimentos de
origen animal o sus derivados.
- A diferencia de lo señalado por la emplazada, el productos
comercializado por ella a ha sido elaborado a base de diversas
sustancias y no sobre la base de la leche. En efecto, el producto
comercializado por la emplazada ha sido elaborado a través del
tratamiento de diversas sustancias, que si bien pueden haber sido
obtenidas de la disgregación o tratamiento previo de la leche, no
constituyen la leche en sí.
- Incluso, en los documentos presentados por la emplazada se señala que
su producto se encuentra definido como “fórmula (de inicio, de
crecimiento y de seguimiento), el cual no se encuentra comprendido
dentro de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
- De conformidad con la Clasificación de Niza, en la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial no se incluyen a los suplementos alimenticios o a
las comidas dietéticas, especialmente aquellas que pretenden remplazar
la dieta básica o complementarla, razón por las que las fórmulas
dietéticas (incluidas dentro de los productos mencionados) tampoco
forman parte de dicha clase.
- Por otro lado, si bien algunos alimentos fortificados o enriquecidos
pueden encontrarse en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, ello
resulta posible en la medida que los referidos productos incluyan
elementos que no modifiquen sus características esenciales. En el
presente caso, conforme se ha señalado, se está frente a un producto
que no se encuentra en la clase 29, por lo que el argumento de la
emplazada no desvirtúa lo concluido en Primera Instancia.
- El uso del término “fórmula láctea” en las etiquetas de los productos de
la emplazada no demuestra que se esté frente a un producto lácteo, sino
a un producto que contiene – desde un aspecto meramente químico –
sustancias presentes en la leche, ello con el fin de crear un producto con
características nutritivas similares para poder sustituir o complementar la
dieta normal de sus consumidores.
M-SPI-01/1B 13-56
- Por otro lado, contrariamente a lo señalado por la Comisión de Signos

Distintivos, los medios probatorios presentados por la emplazada no
acreditan el uso de la marca BABYLAC conforme ha sido registrada,
sino que presente elementos adicionales que determinan el uso de un
signo diferente.
Con fecha 8 de enero de 2015, Eckerd Perú S.A. reiteró sus argumentos
respecto a que se ha demostrado el uso de la marca BABYLAC para distinguir
productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Agregó lo siguiente:
- La Comisión ha reconocido que el uso de la marca BABYLAC /
BABYLAC 3 en el mercado ha quedado suficientemente acreditado,
siendo que dicho extremo de la resolución no ha sido cuestionado por
ninguna de las partes, con lo cual ha quedado consentido y ha dejado de
ser un extremo controvertido.
- Revertir en Segunda Instancia una cuestión de hecho determinada por la
Comisión y no apelada por las partes sería contrario al principio general
del derecho que prohíbe la reformatio in peius, pues ya quedó firme que
el uso de la marca BABYLAC ha sido acreditado.
- A criterio de la Comisión, sin embargo, no se habría acreditado la
correspondencia entre el uso de la marca y productos de la clase 29 de
la Nomenclatura Oficial, siendo dicho punto el único que es materia de
cuestionamiento.
Mediante proveído de fecha 23 de enero de 2015, la Secretaría Técnica de la

Sala Especializada en Propiedad Intelectual señaló lo siguiente: “Para mejor
resolver el expediente de la referencia, los Vocales de la Sala, en su sesión de
fecha 19 de enero de 2015, han dispuesto tener a la vista los documentos que
obran en el Expediente N° 424070-2010 – correspondiente a la solicitud de
registro de la marca BEBELAC en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial,
iniciada por Droguería Los Andes S.A. (hoy Eckerd Perú S.A.), ante la cual
formuló oposición Nutricia N.V. – referidos a la relación entre las empresas
Droguería Los Andes S.A. y Eckerd Perú S.A. desde el año 2005 en adelante
(que obran a fojas 102 a 106). Cabe precisar que teniendo en consideración
que las partes intervinientes en el procedimiento de registro mencionado son
las mismas que intervienen en el presente expediente de cancelación, no es
necesario que se pongan en conocimiento los documentos que obran en aquél,
ya que ambas empresas tienen conocimiento de los mismos”.
M-SPI-01/1B 14-56
Con fecha 11 de marzo de 2015, Eckerd Perú S.A. reiteró el hecho de que el
extremo de la resolución de Primera Instancia referido al uso de la marca
BABYLAC ha quedado consentido, debiendo la Sala únicamente evaluar la
clase respecto de la cual se ha acreditado el uso de la marca en cuestión.
Con fechas 13 y 20 de marzo de 2015, Eckerd Perú S.A. adjuntó nuevos

medios probatorios a fin de acreditar el uso de la marca BABYLAC. Agregó lo
siguiente:
- Tal como consta en la página 2 del escrito de acción de cancelación
presentado por N.V. Nutricia, dicha empresa delimitó de manera precisa
el legítimo interés por el cual inició la acción de autos, precisando que la
marca BABYLAC resultaba confundible con la marca BEBELAC
(Certificado N° 78788).
- Sin embargo, la marca BEBELAC (Certificado N° 78788) que sustentó el
legítimo interés de la accionante, ha sido cancelada por falta de uso
mediante Resolución N° 1236-2010/TPI-INDECOPI de fecha 4 de junio
de 2010, no habiéndose presentado acción contencioso administrativa
contra dicha resolución.
- En ese sentido, dado que ya desapareció la situación fáctica-jurídica que
N.V. Nutricia específicamente definió como único sustento y legítimo
interés de su acción de cancelación, ésta debe ser declarada
improcedente o, en todo caso, se deberá declarar que carece de objeto
emitir un pronunciamiento al respecto.
Con fecha 27 de marzo de 2015, Eckerd Perú S.A. adjuntó nuevos medios
probatorios a fin de acreditar el uso de la marca BABYLAC.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se ha

acreditado el uso de la marca de producto BABYLAC (Certificado Nº 123105).
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
M-SPI-01/1B 15-56
a) Eckerd Perú S.A. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por

la denominación BABYLAC, que distingue leche y productos lácteos;
carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; gelatinas, jaleas, mermeladas, compotas;
huevos; aceites y grasas comestibles, de la clase 29 de la Nomenclatura
Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 123105, vigente hasta el 31 de octubre
de 2016.
b) Con fecha 26 de setiembre de 2008, mediante Expediente N° 368085-

2008, N.V. Nutricia interpuso acción de nulidad contra el registro de
marca BABYLAC (Certificado Nº 123105) señalando que dicha marca
resultaba confundible con su marca registrada BEBELAC (Certificado N°
78788).
Mediante Resolución N° 1801-2012/CSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo

de 2012, la cual quedó consentida, la Comisión de Signos Distintivos
declaró que carecía de objeto pronunciarse sobre la acción de nulidad
interpuesta en virtud a que la marca BEBELAC (Certificado N° 78788)
base de la acción de nulidad fue cancelada mediante Resolución N°
1236-2010/TPI-INDECOPI (Expediente N° 382584-20081).
1
En el expediente en cuestión, la Sala señaló lo siguiente:
- “Sin embargo, de las demás facturas presentadas por la emplazada y que obran de fojas 127, 129 a
132, 112 a 116, 118 a 125 y 141 a 142 del presente expediente, se advierte que la emplazada ha
comercializado diversas presentaciones de productos identificados con las marcas BEBELAC.
De otro lado, si bien en las facturas no se consigna expresamente los productos que distinguen las
marcas BEBELAC, en las facturas de venta, se consigna: BEBELAC 1, BEBELAC 2 y BEBELAC 3,
seguida de la cantidad del producto (200 G, 400 G, 900 G., 27 G, 29 G., 32 G.), información que,
cotejada con el Registro Sanitario Nº 2415-2008 que autoriza la inscripción en el registro sanitario de
los productos BEBELAC 1 y BEBELAC 2 y con la Lista de Precios que obra a foja 140, evidencia que
las marcas ahí consignadas identifican los siguientes productos:
 BEBELAC 1: Fórmula para lactantes de 1 a 6 meses.
 BEBELAC 2: Fórmula para lactantes de 6 a 12 meses.
 BEBELAC 3: Leche para niños mayores de 1 año.
Así, en el Registro Sanitario Nº 2415-2008 se autoriza la inscripción en el registro sanitario de fórmula
para lactantes BEBELAC 1 “BEBELAC”, en sachet de aluminio de 27, 200 y 400 gr. y de fórmula para
lactantes BEBELAC 2 “BEBELAC” en sachet de aluminio de 29, 200 y 400 gr.
- No obstante lo anterior, de la información consignada en el registro sanitario y la lista de precios se
desprende que las presentaciones BEBELAC 1 y BEBELAC 2 identifican fórmula para lactantes,
producto que corresponde a la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, en la cual la emplazada ostenta la
titularidad de la marca BEBELAC inscrita bajo Certificado Nº 80647, para distinguir sustancias
dietéticas adaptadas para uso médico; productos alimenticios para bebes, conforme se advierte del
Informe de Antecedentes.
M-SPI-01/1B 16-56
c) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas las

siguientes marcas a favor de distintos titulares:
MARCA PRODUCTOS CERTIFICADO

Carne, pescado, 71121
aves y caza;
extractos de carne;
frutas y legumbres
en conserva secas y
cocidas; jaleas,
mermeladas,
huevos, leche,
queso, yogures y
otros productos
lácteos, sucedáneos
de alimentos lácteos,
preparaciones
proteínicas para la
alimentación, aceites
y grasas
comestibles;
conservas.
- Al respecto, la Sala conviene en precisar que de acuerdo a la Clasificación de Niza, la clase 5 de la

1
Nomenclatura Oficial se refiere, entre otros productos, a los alimentos para bebes ; entendiéndose
que dentro de este rubro general están incluidas las formulas para lactantes que identifican las
presentaciones BEBELAC 1 y BEBELAC 2.
- En consecuencia, la Sala considera que las facturas comerciales que hacen referencia a la marca
BEBELAC - en sus presentaciones BEBELAC 1 y BEBELAC 2 - tales como las que obran a fojas
127, 129 a 132, 112 a 116 y 118 a 125 no constituyen documentos idóneos para acreditar el uso de
la marca BEBELAC registrada bajo Certificado Nº 78788, con relación a los productos de la clase 29
de la Nomenclatura Oficial, durante los tres años precedentes a la fecha en que se inicio la presente
acción, conforme a lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486.
- Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de las demás facturas comerciales, la Sala advierte que si
bien en las facturas que obran a fojas 128 y 141, se consigna la denominación BEBELAC 3, lo que
cotejado con la lista de precios, acreditan la comercialización de leche para niños identificadas con la
marca BEBELAC, dado que se trata de únicamente 2 facturas y que la cantidad de productos
comercializados es de 230 unidades, esta cantidad resulta insuficiente a efectos de considerar que
dicha marca está siendo utilizada en el mercado peruano o subregional en la cantidad y del modo
que corresponde a los productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial que distingue”.
M-SPI-01/1B 17-56
Leche 8636
ENFAGROW PREMIUM Alimento lácteo en polvo 1381

para niños en
crecimiento
ENFAMIL Carne, pescado, 85986
aves y caza;
extractos de carne;
frutas y legumbres
en conserva, secas y
cocidas; jaleas,
mermeladas;
huevos, leche y otros
productos lácteos;
aceites y grasas
comestibles;
conservas,
encurtidos
BELACTA Leche y productos 162745
lácteos
FORMULAC Extracto de carne; 147824
frutas y legumbres
en conserva; jaleas,
mermeladas,
compotas; leche y
productos lácteos
NIDINA Leche, crema de 940
leche, mantequilla,
queso, y otras
preparaciones
hechas a partir de
leche, substitutos de
leche; bebidas a
base de leche;
sucedáneos de
alimentos lácteos;
postres hechos a
partir de leche o de
crema de leche;
yogures, leche de
soya (sucedáneos de
M-SPI-01/1B 18-56
la leche), otras
preparaciones a
partir de la soya
d) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas varias

marcas, a favor de distintos titulares, que incluyen el número 3, tales
como:
Certificado N° 150557
M-SPI-01/1B 19-56
PRO 3
2. Cuestión previa
Se ha verificado que con fecha 7 de abril de 2015, Eckerd Perú S.A. presentó un
escrito adjuntando nuevos medios probatorios a fin de acreditar el uso de su
marca BABYLAC.
Al respecto, la Sala conviene en señalar que atendiendo a que el presente

expediente, a la fecha de presentación del escrito en mención, ya se encontraba
en estado de ser evaluado y resuelto, no corresponde tener en cuenta el escrito
de la referencia, motivo por el cual el mismo tampoco se ha puesto en
conocimiento de la parte accionante.
3. Cancelaciones por falta de uso
3.1 Marco conceptual
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona

interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca
que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un
licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los
Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha
en que se inició la acción de cancelación.
M-SPI-01/1B 20-56
Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez
que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación
de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva
en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un
registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en
un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos
tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional2. Entre las finalidades
esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien
inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los
consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular,
un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga
realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido
formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el
mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se
presentan al determinar un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente
registrada si son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio
tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo
el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que
nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.
3.2 Cancelación parcial del registro
El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que cuando la
falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una
reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en
el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese
usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud de los
productos o servicios.
De acuerdo a esta disposición, en aquellos casos en los que el titular de una

marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los
cuales se encuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación
2
Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 453.
M-SPI-01/1B 21-56
del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o
servicios que efectivamente distingue en el mercado3.
Según sea el caso, la Autoridad deberá decidir si dispone que la marca

mantenga su vigencia para todos los productos o servicios consignados en el
registro o si limita los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a
los efectivamente utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se
aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como
cancelación parcial del registro.
El hecho de que la Autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento

de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado
o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 -
al igual que la normativa anterior - establece que toda persona interesada podrá
solicitar a la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una
marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra
persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en al menos uno de los
Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en
que se inició la acción de cancelación (artículo 165). En ese sentido, la norma no
prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del
registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de
aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado
(cancelación parcial).
3
Este criterio difiere del utilizado durante la vigencia de la Decisión 344, según el cual bastaba acreditar el
uso de al menos uno de los productos o servicios distinguidos con la marca materia de la cancelación,
para que la acción fuese declarada infundada y, por consiguiente, que la marca siguiese distinguiendo los
productos o servicios comprendidos en el registro inicial.
Dentro de ese contexto, la Autoridad administrativa sólo tenía dos opciones al momento de pronunciarse
sobre una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca:
a) Cancelar el registro en forma total, cuando no se acreditaba el uso de la marca de por lo menos uno de
los productos o servicios que distinguía, o
b) No cancelar el registro, cuando se acreditaba el uso efectivo de la marca para identificar al menos uno
de los productos o servicios que distinguía.
Conforme se ha señalado, este escenario cambia con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 165 de
la Decisión 486. Así, ante una solicitud de cancelación por falta de uso de la marca, la Autoridad, al
momento de emitir un pronunciamiento, podrá optar por una tercera opción, la cual, si bien consiste en no
cancelar el registro, se diferencia del tratamiento anterior en el hecho de que se deberá determinar si la
marca fue utilizada en el mercado para distinguir todos los productos o servicios para los cuales fue
registrada, o si el uso sólo se limitó a alguno o algunos de ellos.
M-SPI-01/1B 22-56
Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el interesado solicite
una cancelación “parcial”, la Autoridad – en aplicación del principio de impulso
de oficio, recogido en el artículo IV4 del Título Preliminar y 1455 de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – deberá encausar dicha
solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación, debiendo
informar este hecho al interesado, así como al titular de la marca materia de la
cancelación, de tal forma que las partes tengan pleno conocimiento de la
cuestión controvertida en el procedimiento. Así, el titular de la marca tomará
conocimiento de que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los
productos o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procederá a
cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.
La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar

parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una
carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura
constituye una herramienta útil que contribuye a que la cancelación cumpla de
mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de
ilustración, conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un
registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos
jurídicos como el español6 y el Sistema Comunitario Europeo7.
4
Artículo IV de la Ley N° 27444.- Principios del procedimiento administrativo.
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)
1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias (…).
5
Artículo 145 de la Ley N° 27444.- Impulso del procedimiento
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria
para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento;
determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal;
así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales,
adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.
6
La Ley de Marcas (Ley 17/2001 del 7 de diciembre) establece que “Si la causa de nulidad o caducidad
solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la
marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados” (artículo 68 – Nulidad y
Caducidad parcial).
7
El Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,
cuyo artículo 50 numeral 2 establece lo siguiente: "Si la causa de caducidad solamente existiera para
una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se
declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se
trate.”
M-SPI-01/1B 23-56
3.3 Condiciones del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se

considera que la marca ha sido usada:
(i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa
su comercialización en el mercado; y
(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo
anterior.
Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo tal que difiera de la
forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de
uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la

marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia8 – que también resulta
aplicable a la Decisión 486 – ha interpretado lo siguiente:
- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera
que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la
misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que
sea real y no simplemente formal o simbólico.
- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es
relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con
las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca
distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la
demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su
naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de
operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe
comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo
se haya colocado en el mercado tres bultos del grano.
8
Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de
1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el
17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss; Proceso N° 22-IP-2005, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1207, publicada el 16 de junio del 2005, pp. 2-13.
M-SPI-01/1B 24-56
Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la

utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal
cuando la marca no se hubiese usado durante los tres años consecutivos
precedentes a la interposición de la acción de cancelación.
A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al

titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios
de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables
o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercialización de las mercancías identificadas con la marca.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta
de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios
para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de
la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá
de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución Nº 1183-

2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 20059:
(i) La norma dispone que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de
la lista de los productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, por
lo que la norma no establece una facultad sino que impone una obligación:
la de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos
productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado.
(ii) La norma establece - refiriéndose a la reducción o limitación antes
señalada - que deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los
productos o servicios.
La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse respecto de los

productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado. En ese sentido, para
mantener un producto o servicio en el registro de la marca, la Autoridad deberá
determinar:
a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno
específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca;
o
9
Que contiene un precedente de observancia obligatoria con relación a los criterios que se deben de
tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.
M-SPI-01/1B 25-56
b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se

encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios
que ésta distingue. En este caso, deberá verificarse, en particular:
i) Si dicho producto o servicio resulta similar a alguno de los que se
encuentran expresamente detallados en dicha lista; o
ii) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de
productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.
La intención de la norma – a criterio de la Sala – no es mantener el registro de

una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para
“sus similares”. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar
del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la
respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto
de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en
el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la
finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos
o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo
dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 48610 .
Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para

distinguir un producto o servicio que no se encuentra comprendido en alguno
de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro,
tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que
acredite el uso de la marca.
A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta útil tomar
como referencia el siguiente cuadro explicativo:
10
Artículo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y
comprenderá lo siguiente:
f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
(…)”.
M-SPI-01/1B 26-56
Marca Distingue: Acredita el uso Se cancela el Se mantiene

“X” para: registro para: vigente para:
{a, b, c, d, e, f, g} {a, b, c, d} {e, f, g} {a, b, c, d}
{a, b, c, d y demás} {c} {a, b, d y demás} {c}
{a, b, c, d y demás} {a, b, c, d} {y demás} {a, b, c, d}
{k}
[k no está
específicamente
{a, b, c, d y demás} {a, b, c, d y demás} {k}
detallado en la lista
pero pertenece al “y
demás”]
+
{b }
+
[b no está
específicamente
{a, b, c, d, e, f, g} {a, c, d, e, f, g} {b}
pero pertenece o es
similar a b]
{m}
[m no está
específicamente
{a, b, c, d, e, f, g} detallado en la lista {a, b, c, d, e, f, g} {ø}
ni pertenece o es
similar a “a, b, c, d,
e, f o g”]
Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el

registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma
automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los
productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha
circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo
procedimiento de registro de marca.
3.4 Forma del uso de la marca
Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo al producto

o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en
consideración las características y el tipo de cada marca, así como los
productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las
características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto
por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá

acreditarse con documentos que demuestren, por ejemplo, la venta de tales
M-SPI-01/1B 27-56
productos (facturas, boletas de venta)11 en la cantidad suficiente que,

dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto de
que se trate, pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el
respectivo producto.
Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue
productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de
una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo
(automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con
documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el
mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la
marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que
contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.
Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de un determinado

producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de
verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto
(sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)12, dichas pruebas no
serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con
precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta
en el mercado.
Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las
marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la
11
Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que
se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso
de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de
nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que
dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus
actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el
mercado.
12
Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo
general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se
consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos
diseños o elementos gráficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse
en cuenta, entre otras: la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca
mixta, las órdenes de confección de etiquetas o la impresión de envolturas que sean capaces de crear
convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.
M-SPI-01/1B 28-56
marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en

establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.
En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de

una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos
de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o
lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de
un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos,
encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la
marca con relación a los servicios que distingue.
Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio la

publicidad tiene más importancia que en el de las marcas de producto, siendo lo
más importante ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la
marca identifica un origen empresarial determinado.
Finalmente, además de los criterios antes señalados, cabe agregar que todo
documento o prueba que se presente u ofrezca debe cumplir con el requisito de
haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para
acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio
de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.
3.5 Pruebas de uso de la marca de producto BABYLAC
En el presente caso, Eckerd Perú S.A. ha presentado los siguientes medios de

prueba a fin de acreditar el uso de la marca BABYLAC (Certificado N° 123105):
- Copia de 39 facturas emitidas por Droguería Los Andes S.A. a favor de

Eckerd Perú S.A. entre el 4 de febrero de 2009 y el 27 de diciembre de 2009
por la venta, entre otros de los productos denominados BABYLAC F2 PVO
LATAX400G, BABYLAC F2 PVO LATAX900G, BABYLAC F1 PVO
LATAX900G, BABYLAC F3 PVO LATAX900G (fojas 35 a 73).
- Copia de 7 facturas emitidas por Droguería Los Andes S.A. a favor de
Eckerd Perú S.A. entre el 22 de enero de 2010 y el 29 de enero de 2010 por
la venta, entre otros de los productos denominados BABYLAC F2 PVO
LATAX400G, BABYLAC F2 PVO LATAX900G, BABYLAC F1 PVO
LATAX900G, BABYLAC F3 PVO LATAX900G (fojas 74 a 80).
M-SPI-01/1B 29-56
- Copia de tres listas de ingredientes emitidas por Lypack con fecha 6 de

diciembre de 2007, correspondientes a los productos: i) fórmula de inicio
marca BABYLAC 1, ii) fórmula de seguimiento marca BABYLAC 2 y, iii)
fórmula de crecimiento BABYLAC 3; en dichos documentos se señala lo
siguiente:
 En el producto BABYLAC 1, 37.35% es suero de leche
desmineralizado y el 21.51% son aceites vegetales (palma, coco,
girasol, canola); los ingredientes restantes son diversos, como sólidos
de jarabe de glucosa, ácido fólico, cloruro de calcio, entre otros.
 En el producto BABYLAC 2, 26.182% es sólidos de leche
descremada, 23.37 sólidos de jarabe de glucosa, 18.03% aceites
vegetales y el 17.98% suero de leche desmineralizado, entre otros
 En el producto BABYLAC 3, el 37.18% sólidos de leche descremada,
21.01% sólidos de jarabe de glucosa, 16.34% aceites vegetales,
16.29 suero de leche desmineralizado, entre otros.
- Copias de los Certificados de Libre Venta emitidos por la empresa COKZ de
Holanda con fecha 29 de noviembre de 2007, correspondientes a los
productos BABYLAC 1 (fórmula de inicio), BABYLAC 2 (fórmula de
seguimiento) y BABYLAC 3 (fórmula de crecimiento) producidos por Lypack
B.V.; en dichos documentos señala lo siguiente: “Nosotros, la autoridad
controladora de Holanda para leche y productos a base de leche (COKZ)
certificamos por medio de la presente que: i) los productos descritos han
sido preparados bajo nuestra supervisión y que cumplen con las
regulaciones higiénicas exigidas por el Gobierno Holandés y, ii) los
productos pueden ser vendidos libremente para el consumo humano en
hogares del mercado holandés” (fojas 254 a 259).
- Copia del documento denominado Proyecto de Rotulado del producto
BABYLAC 3 en el que se consigna la siguiente información (fojas 260 a
262):
 Alimento lácteo en polvo con nutrientes que refuerzan el desarrollo
integral del niño.
 Para niños en etapa de crecimiento
 Icono: Colina, Hierro, Calcio, Omega 3 y 6
 Contenido neto 900 g
 Ingredientes: Sólidos de leche descremada, sólidos de jarabe de
glucosa, aceites vegetales, suero de leche desmineralizado,
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concentrado de proteína de suero de leche, inulina, minerales,

vitaminas, vainilla, inositol, taurina, L-carnitina.
 Registro Sanitario: I1002007E/NADOLS; elaborado en Holanda por
Lypack B.V. para Eckerd Perú S.A.
 Se recomienda el consumo diario de 270 a 540 ml de agua mezclada
con la respectiva medida de BABYLAC 3 (9 a 19 cucharaditas).
 BABYLAC 3 es una fórmula diseñada especialmente para satisfacer
la alimentación de su niño a la vez que lo nutre de componentes
esenciales para su desarrollo conforme va creciendo.
- Copia de 26 facturas emitidas por Peruvian Heritage S.A.C. de Perú a favor
de Droguería Los Andes S.A. entre el 10 de mayo de 2008 hasta el 4 de
diciembre de 2009 por la venta de “fórmula láctea infantil en polvo BABYLAC
F1”, “fórmula láctea infantil en polvo BABYLAC F2”, “fórmula láctea
crecimiento en polvo BABYLAC 3 F3”, “fórmulas lácteas F2 y F3” (fojas 263
a 286).
- Copia de los documentos referidos a las importaciones efectuadas por la
empresa Peruvian Heritage S.A.C. en los años 2008 y 2009,
correspondientes al producto BABYLAC 3 (fórmula láctea infantil) (fojas 290
a 334).
- Copia de la factura emitida por Pool Editores a favor de Droguería Los
Andes S.A. con fecha 10 de setiembre de 2009 por concepto de publicación
de avisos en la Guía de Niños de la revista Etiqueta Negra del producto
BABYLAC 3, así como la respectiva orden de publicación (fojas 336 y 337).
- Copia de la Guía de Niños 2009 publicada en la revista Etiqueta Negra en la
que se aprecia un anuncio publicitario del producto BABYLAC 3, en la que
se consigna lo siguiente (fojas 338 a 340):
 BABYLAC 3 es la leche ideal para el crecimiento y desarrollo cerebral
del bebé.
 BABYLAC 3 ha sido formulada especialmente para apoyar el
desarrollo de la inteligencia de tu hijo.
 Aporta ácidos grasos esenciales, de los cuales principalmente los
omega 3 y 6 son indispensables para la formación de DHA y ARA que
en su conjunto favorecen el desarrollo mental y visual.
- Copia de la factura y orden de publicación emitidas por Editorial Televisa –
Perú S.A. a favor de Droguería Los Andes S.A. con fecha 4 de setiembre de
2009, por concepto de publicidad del producto BABYLAC en la revista Para
Ti (fojas 341 y 342).
M-SPI-01/1B 31-56
- Copia de la revista Para Ti de agosto de 2009 en la que se aprecia un

anuncio publicitario del producto denominado “fórmula láctea para el
crecimiento” identificado con la marca BABYLAC 3 (foja 344).
- Copia de la factura y orden de publicación emitidas por ET Publishing INT,
Inc. con fecha 15 de setiembre de 2009 y 14 de agosto de 2009,
respectivamente, a favor de Droguería Los Andes S.A. por concepto de
publicidad en la revista Vanidades Continental sobre el producto BABYLAC
(fojas 345 y 346).
- Copia de la revista Vanidades en la que se aprecia un anuncio publicitario
del producto BABYLAC 3 (foja 348).
- Copia de la factura emitida por Graphicmedia S.A.C. a favor de Droguería
Los Andes S.A.C. con fecha 8 de enero de 2009 por concepto de aviso
publicitario en la revista Solo de Niños edición 02 – diciembre/enero 2009
(foja 349).
- Copia de la revista Solo de Niños edición diciembre-enero 2008 (sic) en la
que se incluye un anuncio publicitario del producto BABYLAC 3 señalándose
lo siguiente “Babylac 3, la leche para el mejor desarrollo cerebral,
crecimiento y vitalidad del bebé” (fojas 350 a 352).
- Copia de la factura y orden de compra emitidos por Trimagen Studio s.A.C. a

favor de Droguería Los Andes S.A. con fecha 5 de enero de 2009 por
concepto de diseño y diagramación de páginas de encarte – marcas
exclusivas diciembre 2008 (fojas 353 y 354).
- Folleto de productos de Inka Farma, en el cual se aprecia el producto
“fórmula láctea para el crecimiento” identificado con la marca BABYLAC 3 y
se incluye la receta para preparar arroz con leche (fojas 355 a 368).
M-SPI-01/1B 32-56
- Copia de la factura emitida por Medios & Negocios Empresariales S.A.C. a

favor de Droguería de los Andes S.A. con fecha 3 de agosto de 2009 por
concepto de publicación de un aviso en la revista Ma-magazine edición 33,
correspondiente al producto BABYLAC (foja 369).
- Copia de la revista Ma-magazine de agosto 2009 en la que se incluye un
anuncio del producto BABYLAC 3 (fojas 370 y 371).
favor de Droguería de los Andes S.A. con fecha 5 de octubre de 2009 por
concepto de publicación de un aviso en la revista Ma-magazine,
correspondiente al producto BABYLAC (foja 372).
- Copia de la revista Ma-magazine de octubre 2009 en la que se incluye un
M-SPI-01/1B 33-56

favor de Droguería de los Andes S.A. con fecha 25 de noviembre de 2009
por concepto de publicación de un aviso en la revista Soy Mamá & Mujer
edición 1, correspondiente al producto BABYLAC (foja 376).
- Copia de la revista Ma-magazine del año 2009 en la que se incluye un
- Copia de una certificación emitida por Tania Ninoska Núñez Dávila, de la
empresa Medios & Negocios Empresariales, con fecha 14 de noviembre de
2012, mediante la cual señala que desde el año 2009 hasta esa fecha, la
empresa Droguería Los Andes S.A. (hoy Eckerd Perú S.A.) ha publicado
anuncios publicitarios en la revista Soy Mamá y Mujer para promocionar el
producto lácteo BABYLAC (fojas 380 y 381).
- Copia de una carta emitida por Henry Jara Morales, gerente de ventas de la
revista Etiqueta Negra, con fecha 14 de noviembre de 2012, mediante la cual
detalla los servicios de promoción prestados a Droguería Los Andes S.A.
(hoy Eckerd Perú S.A.) respecto del producto BABYLAC en las
publicaciones Guía de Niños y Etiqueta Negra en el año 2009 (fojas 382 y
383).
- Etiqueta del producto BABLYLAC 3 (foja 384).
- Guía de Niños 2009 de la revista Etiqueta Negra, en la cual se muestran
anuncios publicitarios del producto BABYLAC 3 (fojas 385 a 482).
M-SPI-01/1B 34-56
- Carta suscrita por Catherine Winifred Clapham Gott con fecha 7 de

noviembre de 2012, en la cual señala que de mayo de 2009 a marzo de
2010 fue gerente comercial de la empresa J & J Proyectos Editoriales
S.A.C., editora de la Revista Sumaq; y que en noviembre y diciembre de
2009 se publicaron diversos anuncios publicitarios “(…) destinados a dar a
conocer y promover la venta del producto lácteo BABYLAC, y conteniendo la
marca BABYLAC” (fojas 483).
- Revista Gisela de noviembre 2008 en la que se aprecia un anuncio
publicitario del producto fórmula láctea para el crecimiento BABYLAC 3
(fojas 484 a 548).
- Carta emitida por la empresa Distrimark Instoremedia S.R.L. con fecha 7 de

noviembre de 2012 a través de la cual se indica que dicha empresa brindó el
servicio de instalación de gráficas publicitarias backlite en soportes giratorios
del producto BABYLAC, desde el 8 de setiembre de 2008 hasta mayo de
2009 en distintos puntos del país (fojas 550 a 555).
M-SPI-01/1B 35-56
- Carta suscrita por Duotone Studio Gráfico S.A.C. con fecha 16 de noviembre
de 2012, a través de la cual se indica que dicha empresa brindó el servicio
de diseño, boceto, diagramación y arte final de etiquetas del producto
BABYLAC 3, durante el mes de septiembre de 2007 (fojas 556 y 557).
- Carta suscrita por la empresa Toolbox S.A.C. con fecha 12 de noviembre de

2012, a través de la cual se señala que dicha empresa brindó el servicio de
diseño y boceto para la publicidad del producto BABYLAC durante el año
2008; distribuyéndose aproximadamente 60,000 a 70,000 unidades en el
caso de dípticos en distintos eventos internos y puntos de ventas (fojas 558
a 562).
M-SPI-01/1B 36-56
- Carta emitida por la empresa AR Producciones S.A.C. con fecha 15 de

noviembre de 2012, a través de la cual señala que en el año 2008 elaboró
una cápsula de TV para dar a conocer y promover la venta del producto
lácteo BABYLAC; así como la copia de la respectiva factura (fojas 564 y
565).
- 3 CD´s conteniendo anuncios publicitarios del producto BABYLAC 3, en los
cuales se incluyen frases como “fórmula láctea para niños después de la
lactancia materna”, “de 1 a más años”, “la mejor nutrición para niños en
etapa de crecimiento”, “fórmula láctea”.
- Muestra física de una lata con tapa del producto BABYLAC 3 en la que se
aprecia la inclusión de la siguiente información:
 Fórmula láctea para el crecimiento. Para niños de 1 a más años de
edad.
 Ingredientes: sólidos de leche descremada, sólidos de jarabe de
glucosa, aceites vegetales, suero de leche desmineralizado,
concentrado de proteína de suero de leche, inulina, minerales,
vitaminas, vainillas, inositol, colina, taurina, L-carnitina.
 BABYLAC 3 es una fórmula diseñada especialmente para satisfacer
la alimentación de su niño a la vez que lo nutre de componentes
esenciales para su desarrollo conforme va creciendo.
 BABYLAC 3 contiene ácido grasos esenciales que contribuyen al
óptimo desarrollo del niño.
M-SPI-01/1B 37-56
- Carta emitida por la empresa Gival S.A.C. con fecha 7 de diciembre de 2012,
a través de la cual se deja constancia de la publicidad efectuada de la marca
BABYLAC aparecida en la revista Gisela, durante el año 2008 (foja 641).
- Copia de la carta emitida por la empresa Editorial Televisa Perú S.A. con
fecha 16 de noviembre de 2012, a través de la cual se deja constancia de la
publicidad efectuada de la marca BABYLAC aparecida en las revistas
“Vanidades” el 17 de agosto de 2009 y “Para Ti” el 19 de agosto de 2009.
Asimismo, se adjunta impresión a color de la revista “Vanidades” (fojas 642 a
645).
- Copia del documento denominado “Norma para preparados para lactantes y
preparados para usos medicinales especiales destinados a los lactantes
Codex Stan 72-1981”, en la cual se señala lo siguiente (fojas 737 a 758):
 El preparado para lactantes es un sucedáneo de la leche materna
especialmente fabricado para satisfacer, por sí solo, las necesidades
nutricionales de los lactantes durante los primeros meses de vida,
hasta la introducción de una alimentación complementaria apropiada.
 Por lactante se entiende a los niños no mayores de 12 meses de
edad.
 El preparado para lactantes es un producto a base de leche de vaca o
de otros animales o de mezclas de ellos y/o otros ingredientes que se
ha demostrado que son idóneos para la alimentación de los lactantes.
 El preparado para lactantes deberá contener proteínas, lípidos,
carbohidratos, vitaminas, minerales y oligoelementos y otras
sustancias como colina, mioinositol y L-carnitina.
M-SPI-01/1B 38-56
- Documento denominado Norma del CODEX para preparados

complementarios CODEX Stan 156-1987 (fojas 760 a 768), en el cual se
señala lo siguiente:
 Por preparados complementarios se entiende todo alimento destinado
a ser utilizado como parte líquida de una ración de destete a partir del
sexto mes y para los niños pequeños.
 Por niños pequeños se entienden las personas desde la edad de más
de 12 meses hasta la edad de tres años (36 meses).
 Los preparados complementarios son alimentos que se preparan con
leche de vaca o de otros animales y/o con otros constituyentes de
origen animal y/o vegetal que han demostrado ser idóneos para los
lactantes a partir del sexto mes y para los niños pequeños.
 Los preparados complementarios deberán contener los siguientes
nutrientes: proteínas, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales.
- Documento denominado “Directrices sobre preparados alimenticios
complementarios para lactantes de más edad y niños pequeños (CAC/GL
08-1991) (fojas 770 a 780).
- Copia del documento denominado “Standard for Instant formula and
formulas for special medical purposes intented for infants” Codex Stan 72-
1981” (fojas 782 a 802).
- Copia de la carta enviada por Droguería Los Andes S.A. a la Dirección
General de Salud Ambiental - Digesa con fecha 18 de enero de 2010,
solicitando su opinión acerca del lanzamiento de la publicidad del producto
“fórmula láctea para el crecimiento BABYLAC 3” (fojas 804 y 805).
- Impresiones en inglés de la página web de la WIPO (OMPI) respecto de la
clasificación de productos y servicios; incluyéndose la definición de
“alimentos para bebés” (código 050298) como “alimentos hechos para bebés
e infantes hasta la edad de dos años” (fojas 807 a 811).
- Copia del documento denominado CODEX Standard for Follow-Up Formula
CODEX Stan 156-1987, en la cual se señala que la fórmula de seguimiento
está hecha a base de leche de vaca u otros animales (fojas 815 a 823).
- Copia del documento denominado “Norma General del Códex para el uso de
términos lecheros. Códex Stan 206-1999”, en el cual se señala lo siguiente:
(fojas 972 a 975)
 Producto lácteo es un producto obtenido mediante cualquier
elaboración de la leche, que puede contener aditivos alimentarios y
otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración.
M-SPI-01/1B 39-56
 Producto lácteo compuesto es un producto en el cual la leche,

productos lácteos o los constituyentes de la leche son una parte
esencial en términos cuantitativos en el producto final tal como se
consume, siempre y cuando los constituyentes derivados de la leche
no estén destinados a sustituir totalmente o en parte a cualquiera de
los constituyentes de la leche.
 La leche, los productos lácteos y los productos lácteos compuestos
preenvasados deberán etiquetarse de conformidad con lo dispuesto
en la sección 4 de la Norma general para el Etiquetado de Alimentos
Preenvasados (CODEX Stan 1-1985).
- Copia de una relación emitida por el Ministerio de Salud respecto de las
autoridades competentes para emitir el Certificado de Libre Comercialización
y el Certificado de Uso, dentro de la cual se encuentra la autoridad
denominada “Netherlands Controling Authority for Milk and Milk Products”
(fojas 976 a 978).
- Copia de 274 boletas de venta emitidas por InkaFarma – Eckerd Perú S.A. a
favor de distintas personas entre el 1 de enero de 2009 y el 2 de octubre de
2009 por la venta, entre otros, del producto BABYLAC F3 PVO (fojas 1052 a
1066).
En calidad de información confidencial:
a) Copia de una carta suscrita por el representante de la empresa

holandesa Lyáck B.V. con fecha 7 de noviembre de 2012 en la consigna
M-SPI-01/1B 40-56
el número de unidades del producto BABYLAC F3 fabricadas y

exportadas al Perú en los años 2008 y 2009.
b) Copia del Contrato de Compraventa suscrito entre la empresa Peruvian
Heritage S.A.C. y Droguería Los Andes S.A. con fecha 21 de noviembre
de 2007 respecto de la comercialización de las fórmulas lácteas
BABYLAC 1, BABYLAC 2 y BABYLAC 3 (para niños de 1 año a más).
c) Carta suscrita por el representante de la empresa Peruvian Heritage
S.A.C. con fecha 7 de noviembre de 2012, en la cual se consigna el
número de productos identificados con la marca BABYLAC 3 vendidos y
suministrados a la empresa Droguería Los Andes S.A. durante los años
2008 y 2009.
d) Carta suscrita por el representante de la empresa A. Hartrodt con fecha
7 de noviembre de 2012, en la cual se deja constancia sobre el servicio
de desaduanaje prestado a la empresa Peruvian Heritage S.A.C. en el
año 2008.
e) Copia de diversas facturas y cartas emitidas por diversas empresas a
favor de Droguería Los Andes S.A. por concepto de la inversión en
publicidad realizada del producto lácteo BABYLAC en los años 2008 a
2010.
Por su parte, la accionante ha presentado los siguientes documentos:
a) Copia de una presentación denominada “Educación, Servicio e

Investigación en Nutrición Humana www.cecni.com.co” elaborada por el
Centro Colombiano de Nutrición Integral, en la cual se señala que (fojas
666 a 673):
 Las fórmulas infantiles son un alimento para uso dietario especial,
exclusivamente para niños, en razón a su simulación a la leche
materna o su utilización como sustituto parcial o completo de la
lactancia materna.
 Las fórmulas lácteas infantiles deben cubrir total o parcialmente
las necesidades nutricionales del niño para asegurar su
crecimiento y desarrollo normal, dependiendo, si son utilizadas
como único alimento o como complemento de la lactancia.
 Los sustitutos de la leche materna están basados en la leche de
vaca, la cual se modifica cualitativa y/o cuantitativamente, para
adaptarla a las características específicas de cada fórmula,
dependiendo de la edad e indicación para su uso.
M-SPI-01/1B 41-56
b) Impresión (sin fecha) de la página web http://es.scribd.com en la que se

incluye un artículo denominados “Fórmulas lácteas” señalándose que
(fojas 674 a :
 Las fórmulas infantiles son todo sucedáneo de la leche materna
preparado industrialmente según normas del “Codex
Alimentarius” para satisfacer las necesidades nutrimentales de
lactantes normales hasta los 4 o 6 meses y adaptados a sus
características fisiológicas.
 Clasificación: Fórmulas lácteas de inicio (pueden utilizarse como
complemento de otros alimentos hasta el año de edad), fórmulas
lácteas de continuación (son recomendadas después de los seis
meses de edad), fórmulas a base de leche entera de vaca (son
recomendables para lactantes de un año de edad por su alto
contenido en solutos y exceso de proteínas) y fórmulas de uso
médico (con para el uso dietético especial en alteraciones
específicas como bajo peso al nacer, prematurez, intolerancia a la
lactosa, enfermedades atópicas, errores congénitos del
metabolismo; estas fórmulas deben indicarse solo bajo
prescripción médica).
c) Impresión de fecha 15 de febrero de 2013 de la página web
www.drscope.com en la que se muestra un artículo denominado
“Sucedáneos de la leche materna y otras fórmulas”, en el que se señala
lo siguiente (fojas 674 a 677):
 Sucedáneos de la leche materna: Producto alimenticio que se
presenta como sustituto parcial o total de la leche materna, sea o
no adecuado para ese fin.
 Preparación para lactantes: Todo sucedáneo de la leche materna
preparado industrialmente según normas aplicables del codex
alimentarius, para satisfacer las necesidades nutrimentales de
lactantes normales hasta la edad de cuatro a seis meses y
adaptado a sus características fisiológicas.
 Con estos dos términos deben eliminarse aquellos de “leches
maternizadas” o “leches artificiales” por ser inadecuados. Es
mejor referirse a ellos como fórmulas lácteas cuando el contenido
de nutrimentos proceda principalmente de leche de vaca y
fórmulas especiales cuando el origen de los nutrimentos sea
múltiple.
M-SPI-01/1B 42-56
d) Copia de la Clasificación Internacional de productos y Servicios de Niza

(novena y décima edición) (fojas 681 a 687).
e) Impresiones de la página web de la OMPI respecto a la clasificación de
productos y servicios, consignándose que en la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial se encuentra la “formula infantil”.
Asimismo, de conformidad con lo establecido mediante proveído 23 de enero

de 2015, la Sala ha tenido a la vista los documentos que obran a fojas 102 a
106 del Expediente N° 424070-2010, los cuales son los siguientes:
- Copia de un correo electrónico enviado por Monica Carloni, Jefa del Área
Legal de Eckerd Perú a una persona del estudio Barreda Moller con fecha
2 de diciembre de 2008 en el que se señala que “una de las empresas del
grupo Eckerd es Droguería Los Andes…” (foja 102).
- Copia de un correo electrónico enviado por Monica Carloni a una persona
del estudio Barreda Moller con fecha 14 de enero de 2009 en el que se
señala que “…la relación comercial no es con Eckerd Perú sino con
Droguería Los Andes que es la empresa del grupo que compra y luego
Eckerd Peru – Inkafarma distribuye a nivel nacional” (foja 103).
- Copia de un correo electrónico enviado por Monica Carloni a una persona
del estudio Barreda Moller con fecha 28 de enero de 2009 en el que se
consigna que “La relación comercial que desde el año 2005 sostiene
Droguería Los Andes – empresa del grupo Eckerd Perú S.A – con Inti
Perú…”; “Droguería Los Andes (DLA) es la empresa del grupo que compra
a los laboratorios y otros proveedores, le vende en exclusiva a Eckerd y
Eckerd finalmente comercializa a través de su cadena de farmacias
Inkafarma…”; “La entrada de Babylac (marca de DLA) no ha afectado de
ninguna forma las ventas del producto Bebelac. Claramente no existe
riesgo de confusión en los consumidores” (foja 104).
- Copia de un correo electrónico enviado por Monica Carloni a Carlos de la
Torre con fecha 6 de febrero de 2009 en el que se señala que “…ambas
empresas (Eckerd Peru y Droguería Los Andes) forman parte del mismo
grupo…” (foja 105).
3.6. Evaluación de las pruebas presentadas
Previamente al análisis de los medios probatorios detallados, conviene efectuar

las siguientes precisiones:
M-SPI-01/1B 43-56
 La emplazada ha manifestado que dado que la Comisión de Signos

Distintivos determinó que se había acreditado el uso de la marca
BABYLAC en el mercado y dicho extremo no ha sido cuestionado por las
partes, la Sala no puede evaluar dicho punto, siendo el tema controvertido
únicamente si el uso acreditado está referido a productos de la clase 29
de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, cabe señalar que la figura de la cancelación está referida a la

falta de uso de una marca en el mercado respecto de los productos para
los cuales fue inscrita dicha marca, siendo que corresponde al titular de la
marca aportar los medios probatorios idóneos que acrediten dicho uso y a
la autoridad administrativa evaluar los mismos y evaluar su valor
probatorio.
En el caso concreto, la Comisión de Signos Distintivos determinó que las

pruebas presentadas por la emplazada no lograban acreditar el uso de la
marca BABYLAC respecto de los productos de la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial para los cuales está registrada, siendo que dicha
decisión (la cancelación de la marca registrada) es la que ha sido apelada
por la emplazada y debe ser evaluada por la Segunda Instancia en
atención a las pruebas que se tienen a la vista.
En efecto, el hecho de que la Primera Instancia haya determinado que, a

su criterio, se ha acreditado el uso de la marca registrada en el mercado
pero para productos distintos a los que distingue dicha marca no
determina que se esté frente a dos figuras distintas, es decir, una referida
al uso de la marca y la otra relacionada los productos distinguidos. Así, la
cancelación constituye una única figura que debe ser analizada por la
autoridad en atención a las pruebas presentadas a fin de determinar si
procede o no la cancelación de la marca cuestionada; ello teniendo en
consideración que el uso de la marca en el mercado debe estar de
acuerdo al producto o servicio de que se trate, caso contrario, se estará
frente al no uso de la marca cuestionada.
En ese sentido, atendiendo a que en el caso de autos lo que es materia

de cuestionamiento ante la Segunda Instancia es la cancelación de la
marca BABYLAC, corresponde a la Sala evaluar todos los medios
probatorios que obran en autos y determinar si los mismos logran
M-SPI-01/1B 44-56
desvirtuar lo concluido por la Primera Instancia, a saber, la falta de uso de

la marca BABYLAC en el mercado para distinguir productos de la clase 29
de la Nomenclatura Oficial.
Por lo expuesto, a diferencia de lo señalado por la emplazada, la Sala

considera que no es correcto establecer que la decisión de la Primera
Instancia, en cuanto a cancelar el registro de la marca BABYLAC en su
totalidad, tiene dos aspectos, unos de los cuales habría quedado
consentido (el uso en el mercado); ello atendiendo a que la decisión de la
Comisión de Signos Distintivos ha sido cancelar la marca BABYLAC por
falta de uso en el mercado, y justamente dicha decisión es la que ha sido
apelada y es materia del presente pronunciamiento.
En ese sentido, corresponde a la Sala evaluar en su integridad todas las

pruebas que obran en autos y determinar si las mismas logran o no
acreditar el uso de la marca BABYLAC en el mercado para distinguir
productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
 La emplazada también señala que la accionante sustentó su legítimo

interés de iniciar la presente acción de cancelación en el hecho de que la
marca cuestionada BABYLAC resultaba confundible con su marca
BEBELAC (Certificado N° 78788), siendo que dado que esta última ha
sido cancelada definitivamente por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual, ya no existe interés alguno que sustente la cancelación,
motivo por el cual la misma debe ser declarada improcedente.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 165 de la Decisión 486

establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional
Competente cancelará el registro de una marca. Si bien de la revisión
del escrito de cancelación se advierte que la accionante sustenta su
legítimo interés en la confusión que existiría entre la marca cuya nulidad
se pretende y la marca BABELAC, la cual ha sido cancelada, debe
tenerse en cuenta que a la fecha de inicio de la presente acción, el
Certificado N° 78788 estaba vigente. En efecto, el hecho de que el
mismo se haya cancelado no determina que la accionante haya perdido
su legítimo de interés para accionar, menos aún si pertenece al mismo
rubro que la emplazada, a saber, de productos lácteos y alimentos para
bebés, lo cual se evidencia con otros registros marcarios que ostenta en
M-SPI-01/1B 45-56
las clases 5 y 29 de la Nomenclatura Oficial, con lo cual se evidencia su

legitimidad para obrar en el presente procedimiento.
Ahora bien, de acuerdo al artículo 165 de la Decisión 486, debe acreditarse el

uso de la marca materia de cancelación durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. En ese
sentido, dado que la presente acción de cancelación se ha interpuesto el 30 de
diciembre de 2009, debe acreditarse el uso de la marca BABYLAC durante el
periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2006 y 30 de diciembre de
2009.
En ese sentido, no serán tomados en cuenta, a efectos de demostrar el uso de

la marca materia de análisis, las facturas comerciales que obran a fojas 74 a 80
al haber sido emitidas con posterioridad al 30 de diciembre de 2009.
Por otro lado, si bien las cartas y certificaciones emitidas por distintas
empresas datan del año 2012, en todas ellas se hace referencia a la prestación
de servicios en los años 2008 y 2009, por lo que sí corresponde tenerlas en
cuenta.
De la revisión y análisis de los medios probatorios, se desprende lo siguiente:
- Las facturas emitidas en el año 2009 por Droguería Los Andes S.A. a favor
de Eckerd Perú S.A. están referidas a transacciones comerciales sobre los
productos identificados con los signos BABYLAC F1, BABYLAC F2 y
BABYLAC F3.
Sin embargo, tal como se acredita con los documentos que obran a fojas
102 a 106 del Expediente N° 424070-2010, las empresas Droguería Los
Andes S.A. y Eckerd Perú S.A. pertenecen al mismo grupo económico, al
menos, desde el año 2008, es decir con anterioridad a la emisión de las
facturas mencionadas en el párrafo anterior.
Lo anterior demuestra que las transacciones comerciales consignadas en

las facturas presentadas por la emplazada se han desarrollado entre
empresas vinculadas pertenecientes al mismo grupo económico, motivo
por cual no constituyen medios idóneos para acreditar el uso de la marca
cuestionada.
M-SPI-01/1B 46-56
- Las facturas emitidas por Peruvian Heritage S.A.C. acreditan la importación

al Perú de los productos identificados con los signos BABYLAC 1,
BABYLAC 2 y BABYLAC 3.
- Las boletas de venta emitidas por InkaFarma – Eckerd Perú S.A. acreditan
la comercialización efectiva (con terceros) del producto identificado con el
signo BABYLAC F3 en el periodo relevante; es decir, demuestran que el
producto identificado con el signo BABYLAC F3 PVO ha ido puesto a
disposición del público consumidor.
Respecto del producto identificado con el signo mencionado, si bien en las

boletas presentadas no se detalla el producto de que se trata, analizados
tales medios probatorios conjuntamente con la lista de ingredientes
emitidas por Lypack (empresa que produce el productos BABYLAC), los
Certificados de Libre Venta, el Proyecto de Rotulado del producto
BABYLAC 3 y la publicidad del producto BABYLAC 3, se determina que el
producto comercializado a través de las boletas presentadas es BABYLAC
F3: fórmula láctea de crecimiento en polvo13.
Ahora bien, respecto de las fórmulas lácteas (en polvo), cabe hacer las
siguientes precisiones:
 De acuerdo con Asociación Española de Pediatría “Es un hecho
claramente aceptado que, cuando la lactancia materna no es posible
o debe ser complementada, hay que emplear las fórmulas
adaptadas para lactantes. Diversos organismos internacionales se
han encargado de realizar las recomendaciones y las normativas
que deben cumplirse en la elaboración de dichos productos, que
utilizan como materia prima la leche de vaca a la que se aplican
diversas modificaciones. La terminología que define las fórmulas
para lactantes ha variado a lo largo del tiempo. En la actualidad, la
nomenclatura aceptada denomina fórmula de inicio a la que se
emplea para sustituir la alimentación del lactante hasta los 4-6
meses y fórmula de continuación, la que se emplea a partir de esa
edad. El Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría
no realiza la mencionada distinción por considerarla innecesaria y
habla de fórmula infantil en todos los casos, y hace unas
13
Cabe señalar que en los documentos mencionados (salvo las boletas) también se hace mención a los
productos BABYLAC F1: fórmula láctea de inicio y BABYLAC F2: fórmula láctea de crecimiento.
M-SPI-01/1B 47-56
recomendaciones únicas. La Comunidad Europea prefiere el término

preparado en lugar de fórmula, pero realiza también la distinción
entre los preparados para lactantes de las fórmulas de inicio y los
preparados de continuación. Cuando los preparados se elaboran
exclusivamente a partir de las proteínas de la leche de vaca pueden
denominarse leche para lactantes y leche de continuación,
respectivamente.”14
 En 1977 el Comité de la ESPGHAN (European Society for Pediatric
Gastroenterology Hepatology and Nutrition), publica
recomendaciones para la composición de una fórmula adaptada. La
OMS y la UNICEF en 1980 propusieron un código para la
comercialización de las fórmulas para lactantes con el fin de
promocionar la LM, dicho código fue aceptado por la mayoría de los
países miembros de la OMS; en 1986 se presenta por medio de la
FAO/OMS el "Codex Alimentarius Commision" donde se establecen
los límites mínimos y niveles máximos permisibles de algunos
nutrimentos de las fórmulas. Finalmente en el periodo comprendido
de 2003-2005, se publican las recomendaciones de la composición
de los estándares globales de las fórmulas por la ESPGHAN quien
reúne para esta publicación a un comité internacional de expertos,
quienes proponen límites mínimos y máximos, y emiten los valores
de seguridad de la adición de nuevos nutrimentos15.
 En el Glosario de Nutrición16 publicado por UNICEF se encuentran
las siguientes definiciones:
 Alimentación artificial: La alimentación de lactantes
únicamente con un sustituto de la leche materna.
 Alimentación complementaria: Uso de alimentos sólidos o
semisólidos seguros, suficientes y adecuados a la edad,
además de la leche materna o de preparaciones para
lactantes. El proceso comienza cuando la leche materna o los
preparados para lactantes ya no son suficientes para
satisfacer las necesidades nutricionales del bebé.
 Alimentación del lactante y el niño pequeño: Término usado
para describir la alimentación de lactantes (menos de 12
14
Ver http://www.apcontinuada.com/es/formulas-adaptadas-lactantes-modificaciones-
actuales/articulo/80000088/
15
Información obtenida en http://revgastrohnup.univalle.edu.co/a11v13n2s1/a11v13n2s1art5.pdf
16
División de Comunicación - Abril 2012 (http://www.unicef.org/lac/Nutrition_Glossary_ES.pdf)
M-SPI-01/1B 48-56
meses) y niños pequeños (de 12 a 23 meses). Los programas

de alimentación del lactante y el niño pequeño se centran en
la protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna
exclusiva en los primeros seis meses, en la introducción
oportuna de la alimentación complementaria y en la lactancia
materna continuada hasta los dos años o más. Estos
programas también se ocupan de cuestiones de política y
legislación relacionadas con la comercialización de los
preparados para lactantes y otros sucedáneos de la leche
materna.
 La Organización Mundial de la Salud clasifica las leches artificiales
de la siguiente manera17:
 Fórmulas de inicio (infantes de 0 a 6 meses).
 Fórmulas de continuación (niños de 6 a 12 meses)
 Fórmulas de crecimiento (niños mayores de 1 año).
Existen otras fórmulas especiales como: fórmulas para niños
prematuros, fórmulas sin lactosa, fórmulas de soya, fórmulas
antirreflujo, fórmulas hipoalergénicas, fórmulas para niños con
problemas digestivos
- Las fórmulas son productos industriales ideados para la alimentación del
lactante y del niño pequeño, cuyo contenido proteíco procede
habitualmente de la leche de vaca. Puede tener otros orígenes, como la
leche de soja. Se presentan como leche "en polvo" o como leche líquida
"lista para tomar"18.
- Todo señalado anteriormente permite establecer que si bien las fórmulas
o preparaciones para bebés19 (infantes de 0 a 1 año) o niños (1 a más
años) no pueden calificar como leche propiamente dicha, al estar
elaboradas sobre la base de leche de vaca (o su principal constituyente
es la leche de vaca o sus derivados) e incluso ser consideradas como
sustitutos (o complementos) de la leche de materna, recomendándose
su consumo diario, sí califican como productos lácteos o productos
lácteos compuestos (de acuerdo a la definición contenida en el Codex
para el Uso de Términos Lecheros).
17
Información obtenida en http://www.saluddealtura.com/fileadmin/PDF/VADEMECUM/2_vade_11.pdf
18
Ver
http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=10737&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=
102815&ABRIR_SECCION=2&RUTA=1-2-46-956-102815
19
Bebé.- Recién nacido, lactante o niño pequeño de corta edad, que aún no es capaz de alimentarse
solo, ni de caminar ni hablar (http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/bebe)
M-SPI-01/1B 49-56
- En el caso concreto, la fórmula láctea identificada con el signo

BABYLAC 3 presenta como principales constituyentes el suero de leche
desmineralizado o los sólidos de leche descremada, motivo por el cual
califica como producto lácteo. Asimismo, la autoridad controladora de
Holanda (país en el que se elaboran los productos BABYLAC de la
emplazada) para Leche y Productos a Base de Leche, denominada
COKZ, ha certificado que las fórmulas lácteas BABYLAC 1 , BABYLAC 2
y BABYLAC 3 cumplen con las regulaciones y pueden ser vendidas
libremente. De igual manera, DIGESA ha certificado el documento
denominado Proyecto de Rotulado del producto BABYLAC 3 en el que
se consigna expresamente que se trata de un alimento lácteo en polvo.
Todo lo anterior evidencia que el producto identificado con el signo
BABYLAC 3 debe ser calificado como producto lácteo.
- Asimismo, de lo verificado en los medios probatorios presentados, y en
atención a la clasificación de las fórmulas lácteas planteada por la OMS,
se tiene lo siguiente:
 La fórmula láctea identificada con el signo BABYLAC 1 (de inicio)
está destinada a bebés de 0 a seis meses.
 La fórmula láctea identificada con el signo BABYLAC 2 (de
seguimiento) está destinada a bebés de 6 a 12 meses.
 La fórmula láctea identificada con el signo BABYLAC 3 (de
crecimiento) está destinada a niños de 1 a más años.
- Ahora bien, respecto a la clasificación de los productos distinguidos de
acuerdo a la Clasificación de Niza, cabe efectuar las siguientes
precisiones:
 La clase 5 de la Nomenclatura Oficial se refiere, entre otros
productos, a los alimentos para bebes20; entendiéndose que dentro
de este rubro general están incluidas las formulas lácteas destinadas
a los bebés, es decir, aquellas destinadas a bebés de 0 a 12 meses,
como son las identificadas con los signos BABYLAC 1 y BABYLAC
2. Si bien, tal como se ha señalado anteriormente, las fórmulas
lácteas (para bebés y niños) se encuentran comprendidas dentro de
la definición de productos lácteos, en el caso que dichas fórmulas
estén destinadas a los bebés, se consideran como “alimentos para
bebés” y están comprendidas en la clase 5 de la Nomenclatura
Oficial.
20
Ver Lista de Clases, con notas explicativas, Clasificación de Niza.
M-SPI-01/1B 50-56
 Por su parte, la clase 29 de la Clasificación de Niza distingue carne,

pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y
cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos
lácteos; aceites y grasas comestibles. Así, tal como se ha
mencionado anteriormente, las fórmulas lácteas que estén
destinadas a niños (1 a más años de edad) se encuentran
comprendidas dentro de los productos lácteos que comprende la
clase 29 de la Nomenclatura Oficial. En adición a lo señalado, y a
título informativo, se señala que actualmente se encuentran
registradas varias fórmulas lácteas (cuya presentación en el
mercado es como polvo al igual que el producto comercializado por
la emplazada) en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial; incluso,
bajo Certificado N° 1381 (otorgado con fecha 20 de agosto de 2010)
se ha registrado la marca ENFAGROW PREMIUM para distinguir
alimento lácteo en polvo para niños en crecimiento.
 En el caso concreto, a fin de acreditar el uso de marca cuya
cancelación se pretende, únicamente se tomará en cuenta el signo
utilizado BABYLAC 3 – respecto del cual versan la mayoría de
medios probatorios presentados en cuanto a publicidad se refiere y a
boletas de venta.
- Por otro lado, respecto de los suplementos o complementos alimenticios
o nutricionales, se advierte que son fuentes concentradas de nutrientes,
o de sustancias con efectos nutricionales o fisiológicos, cuyo fin es
suplementar la dieta normal21. En efecto, son productos a base de
hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o
concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que
se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea
incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir algún
componente22. Un suplemento nutricional no es un alimento, sino que es
uno o varios nutrientes en forma líquida o sólida, por ejemplo: un
preparado en polvo o líquido de proteínas, un preparado de proteínas y
grasas, o con proteínas vitaminas y minerales, etc. A los niños con
lactancia materna, desde el nacimiento hasta los seis meses, se les
debe suplementar con vitamina D, 400 unidades por día, y con hierro. Si
21
http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/notas_prensa/complementos_alimenticios_regulados.shtml
22
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Suplementos%20Alimenticios/%C2%BFQue-son-los-suplementos-
alimenticios.aspx
M-SPI-01/1B 51-56
toma lactancia artificial, no precisa suplementos de hierro porque la

leche para lactantes esta enriquecida con hierro.23 El objetivo de los
suplementos alimenticios, también llamados suplementos dietéticos o
nutricionales, es aportar los nutrientes que pueden no ser consumidos
en cantidades suficientes24. En virtud de lo expuesto, se advierte que los
suplementos o complementos nutricionales son aquellos productos
constituidos por nutrientes o conjunto de nutrientes que se ingieren a fin
de completar la dieta diaria cuando no se esté ingiriendo la cantidad
suficientes que la persona necesita. En ese sentido, a diferencia de lo
que ocurre con las fórmulas lácteas o infantiles, que sí son considerados
alimentos lácteos de ingesta diaria que proporcionan vitaminas,
minerales y otros nutrientes, y que, además, son parte de la dieta diaria
de los bebés y niños (que no sean alimentados con leche materna) , los
suplementos o complementos son considerados únicamente como
reforzadores de nutrientes que deben ser ingeridos por aquellas
personas que tengan deficiente porcentaje de nutrientes en el cuerpo.
- Por lo tanto, la Sala considera que las fórmulas lácteas son alimentos
diarios que sustituyen a la leche materna y no pueden ser considerados
como suplementos o complementos nutricionales o dietéticos. El hecho
de que las fórmulas lácteas estén muchas veces reforzadas con
vitaminas, minerales y otros componentes no determina que deban ser
calificadas como suplementos dietéticos o nutricionales.
- Las órdenes de publicación, cartas y revistas demuestran que en los años

2008 y 2009, la marca BABYLAC 3 o BABYLAC F3 ha sido constantemente
promocionada en distintos medios y a nivel nacional; publicitándose como un
alimento lácteo en polvo para niños en crecimiento, lo que permite
establecer, conjuntamente con las facturas mencionadas en los puntos
anteriores, que los productos identificados con la marca BABYLAC han sido
puestos a disposición de los consumidores peruanos.
Por otro lado, en el caso concreto, la marca que se pretende cancelar está
conformada por la denominación BABYLAC (en forma denominativa), mientras
que el signo utilizado – y que será tomado en cuenta por la Sala al distinguir
productos lácteos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial – es BABYLAC F3.
23
http://doctorjuanmadrid.com/cuando-debemos-tomar-suplementos-nutricionales-dieta-ortomolecular-
parte-2/
24
http://www.eufic.org/article/es/artid/Food_supplements_who_needs_them_and_when/
M-SPI-01/1B 52-56
Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166 de la

Decisión 486, “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que
fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter
distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá
la protección que corresponda a la marca”.
Al respecto se debe tener en consideración que, tratándose de denominaciones
compuestas por más de un término, es necesario establecer si uno de los
elementos predomina sobre el otro o cuál es el que sirve para determinar la
impresión en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si ambas contienen el
mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto
y analizando la particular formación de la denominación compuesta de que se
trata
Asimismo, se debe tener presente que en las marcas que distinguen productos
de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, muchas veces se utilizan -al
comienzo o al final de la denominación- denominaciones, partículas, letras,
números o combinación de letras y/o números que aluden a características o
cualidades del alimento de que se trata (ver informe de antecedentes).
En el presente caso, se advierte que en el signo BABYLAC 3 o BABYLAC F3

utilizado por la emplazada, el elemento predominante lo constituye la
denominación BABYLAC, toda vez que –según la información que obra en el
expediente - el número 3 o la conjunción F3 constituye el indicativo utilizado
por la emplazada para identificar la etapa de desarrollo al que el producto se
encuentra destinado - etapa de crecimiento para niños de 1 a más años -, no
constituyendo un elemento que le otorgue distintividad a la marca cuya
cancelación se pretende, por lo que su inclusión en la marca en cuestión no
afecta su distintividad25.
Por lo anterior, la Sala determina que los medios probatorios adjuntados

permiten establecer que efectivamente se ha puesto a disposición del público
consumidor fórmulas lácteas para niños identificadas con la marca BABYLAC
(Certificado N° 123105), en la cantidad suficiente que corresponde de acuerdo a
la naturaleza del producto.
25
Criterio similar aplicado en la Resolución N° 437-2011/TPI-INDECOPI de fecha 24 de febrero de 2011,
recaída en el Expediente N° 398896-2009, correspondiente a la acción de cancelación de la marca
BEBELAC (Certificado N° 80647) inscrita a favor de N.V. Nutricia.
M-SPI-01/1B 53-56
Al respecto, cabe precisar que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

ha señalado claramente en el Proceso N° 17-IP-95 que si bien las normas “no
establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes
comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la
jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las
de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco” y que “el
elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es
relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de
relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características
de la empresa que utiliza la marca”, consideraciones que esta Sala ha tenido en
cuenta al analizar el presente caso.
Ahora bien, en virtud de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 165 de la
Decisión 486 – que dispone que cuando la falta de uso de una marca sólo
afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales
estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista
de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado y que
para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o
servicios – la Sala considera lo siguiente:
 La marca de producto BABYLAC se encuentra registrada para distinguir

leche y productos lácteos; carne, pescado, aves y caza; extractos de carne;
frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, jaleas,
mermeladas, compotas; huevos; aceites y grasas comestibles, de la clase
29 de la Nomenclatura Oficial.
 En el presente caso, se ha acreditado el uso de la marca BABYLAC con

relación a fórmula láctea para niños.
A este respecto, conforme se aprecia a continuación, se aplica el criterio

contemplado en el quinto recuadro del cuadro explicativo consignado en el
punto 3.3 de la presente resolución:
M-SPI-01/1B 54-56
Se mantiene vigente
Marca Distingue: Acredita el uso para:
para:
{a}
Leche y productos +
{a }
lácteos; carne,
Fórmula láctea para
pescado, aves y
niños
caza; extractos de
carne; frutas y +
X [a no está {a}
legumbres en
BABYLAC específicamente Productos lácteos
conserva, secas y
cocidas; gelatinas,
pero se encuentra
jaleas, mermeladas,
comprendida en los
compotas; huevos;
productos lácteos]
aceites y grasas
comestibles
En tal sentido, si bien el producto “fórmula láctea para niños” no se

encuentra especificada dentro de los productos que distingue la marca
registrada BABYLAC, se considera que éste se encuentra incluida dentro
del concepto de “productos lácteos”, de la clase 29 de la Nomenclatura
Oficial, por lo que corresponde mantener vigente dicha marca respecto de
estos últimos.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, en atención a los

criterios establecidos en el precedente de observancia obligatoria, corresponde
mantener el registro de la marca de producto BABYLAC para distinguir
productos lácteos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- CONFIRMAR la Resolución Nº 3490-2013/CSD-INDECOPI de fecha

11 de diciembre de 2013 y, por sus efectos, la Resolución N° 3445-2012/CSD-
INDECOPI de fecha 22 de octubre de 2012, en el extremo que canceló el
registro de la marca de producto BABYLAC (Certificado N° 123105) respecto de
leche; carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; gelatinas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos;
aceites y grasas comestibles, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
Segundo:- REVOCAR la Resolución Nº 3490-2013/CSD-INDECOPI de fecha 11

de diciembre de 2013 y, por sus efectos, la Resolución N° 3445-2012/CSD-
INDECOPI de fecha 22 de octubre de 2012, en el extremo que canceló el
M-SPI-01/1B 55-56
registro de la marca de producto BABYLAC respecto de productos lácteos, de la

clase 29 de la Nomenclatura Oficial, manteniendo vigente su registro respecto de
dichos productos.
Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas,

María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y
Ramiro Alberto del Carpio Bonilla
NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
/go.
M-SPI-01/1B 56-56

Resolucion #1626-2015 - Cancelacion de Marca Por Falta de Uso

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Resolucion #1626-2015 - Cancelacion de Marca Por Falta de Uso

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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ACCIONANTE : N.V. NUTRICIA

EMPLAZADA : ECKERD PERÚ S.A. (antes Droguería Los Andes

Cancelación de marca por falta de uso: Pruebas de uso

Lima, catorce de abril de dos mil quince.

Con fecha 30 de diciembre de 2009, N.V. Nutricia (Reino de Países Bajos)

Con fecha 9 de junio de 2010, N.V. Nutricia señaló lo siguiente:

- Asimismo, en las facturas en cuestión se consignan signos distintos a la

Mediante Resolución N° 2054-2010/CSD-INDECOPI de fecha 22 de setiembre

Con fecha 18 de julio de 2012, Eckerd Perú S.A. se apersonó al presente

Con fecha 14 de agosto de 2012, N.V. Nutricia solicitó el levantamiento de la

Mediante Resolución N° 3445-2012/CSD-INDECOPI de fecha 22 de octubre de

- En ese sentido, ha quedado resuelto en forma definitiva el Expediente N°

Con fecha 21 de noviembre de 2012, Eckerd Perú S.A. interpuso recurso de

Mediante proveído de fecha 16 de enero de 2013, la Secretaría Técnica de la

Con fechas 15 de febrero de 2013, N.V. Nutricia señaló que:

(BABYLAC F1), BABYLAC 2 (BABYLAC F 2), BABYLAC 3 (BABYLAC F

Con fecha 16 de mayo de 2013, Eckerd Perú S.A. manifestó lo siguiente:

bebés, lo cual determina que se trata de un producto ubicado en la clase

actos internos de comercio entre las partes, por lo que resultan

Mediante Resolución N° 3490-2013/CSD-INDECOPI de fecha 11 de diciembre

crecimiento o fórmula láctea infantil en polvo o fórmula nutritiva para niños),

Con fecha 24 de enero de 2014, Eckerd Perú S.A. interpuso recurso de

acidez, emulsionantes, antiglutinantes y antioxidantes, según se indica

fundamentalmente la cantidad de dichos constituyentes en cada

se encuentra expresamente en la lista actualizada por países de las

suplementos nutricionales se encuentran en la clase 5; sin embargo, se

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