Nota de estudio: Para el estudio de este módulo se necesitarán unas 5 horas.

Módulo 4: Marcas

Resultados de aprendizaje

Al completar exitosamente este módulo, los estudiantes estarán capacitados para:

1. Explicar qué es una marca y cuáles son sus funciones principales,

y describir brevemente los signos que se pueden utilizar como
marcas.

2. Describir las condiciones necesarias para la protección de una

marca.

3. Distinguir entre marcas colectivas y marcas de certificación.

4. Indicar cuáles son los derechos exclusivos de los titulares de

marcas.

5. Describir cómo se protegen las marcas notoriamente conocidas

con arreglo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial (Convenio de París) y al Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

6. Explicar cómo se puede proteger una marca a nivel internacional.

7. Explicar el uso de las marcas en Internet.

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Introducción
Las marcas existían en la antigüedad. Ya hace 3.000 años, los artesanos indios
grababan sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas al Irán. Más
tarde, en la antigua Roma se utilizaban más de 100 marcas de cerámica, incluida la
marca FORTIS, que se hizo tan famosa que hasta fue copiada y falsificada. En el
medievo, al florecer el comercio, el uso de las marcas aumentó.

Hoy en día, las marcas son de uso común y cualquier persona en cualquier
lugar del mundo puede distinguir entre las marcas de los dos refrescos Pepsi-Cola
y Coca-Cola.

Las marcas tienen cada vez más importancia en las actividades comerciales
debido al aumento de la competencia entre empresas cuyas actividades se
desarrollan en más de un país. Se utilizan para que los consumidores identifiquen
con más facilidad los productos o servicios, y también como garantía de la calidad y
el valor de estos. Por lo tanto, se puede considerar que una marca es una
herramienta de comunicación que utilizan los productores para informar y atraer a
los consumidores.

En este módulo, el alumno aprenderá qué tipo de signos se pueden utilizar

como marcas y las características que deben tener. Asimismo, podrá distinguir entre
las marcas colectivas y las marcas de certificación. También se explica la manera en
que se confiere una protección especial a las marcas notoriamente conocidas, con
arreglo al Convenio de París y al Acuerdo sobre los ADPIC. Por último, el alumno
aprenderá cómo se puede proteger una marca a nivel internacional y que las marcas
se usan con frecuencia en Internet.

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Marcas
Para empezar, escuche el primer segmento de audio en el que se describe el
significado de marca y las características de estas.

Segmento de audio 1: ¿Podría decirme qué es exactamente una marca?

Una marca es cualquier signo o combinación de signos que se utiliza para

distinguir los productos o servicios que ofrece una empresa de los que ofrecen
otras. Esta es una definición bastante simplificada, pero explica la esencia de lo
que es una marca.

¿Qué tipo de características debe tener una marca?

Una marca debe tener dos características principales, a saber: debe tener
carácter distintivo y no debe ser engañosa.

El artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC) establece que “Podrá constituir una
marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios
de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán
registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular
las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los
números, los elementos figurativos y las combinaciones de
colores, así como cualquier combinación de estos signos.”

Cabe señalar que las marcas de servicio son similares a las marcas de fábrica o de
comercio, y se diferencian únicamente en que estas se aplican a los productos y
aquellas a los servicios. Por lo general, el término marca comprende las marcas de
servicio y las de fábrica o de comercio.

En el siguiente segmento de audio se ofrecen algunos ejemplos descriptivos de

marcas.

Segmento de audio 2: ¿Podría poner algunos ejemplos del tipo de signos a

los que nos podemos estar refiriendo?

Tenemos, de una parte, las marcas denominativas, que están formadas por
palabras, letras, números, abreviaturas o nombres propios, por ejemplo
apellidos. Basta con pensar en una marca famosa de automóviles, Ford, que
debe su nombre a Henry Ford, creador del primer automóvil de la marca; o en
las librerías WH Smith, etcétera. La cantidad de marcas que provienen de
nombres propios es muy amplia. También se utilizan las abreviaturas, por

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ejemplo IBM, pero también se pueden crear marcas a partir de elementos

figurativos, como el caparazón de la empresa petrolera Shell.

¿Cuándo hablamos de elementos figurativos, nos referimos por ejemplo al caparazón del
logotipo de Shell?

Sí, pero en este caso se trata de una marca bidimensional, y las marcas también pueden
ser tridimensionales, que son aquellas que consisten en el envase de los productos o en su
forma propiamente dicha. Además, también se pueden proteger las características relativas
a los colores de las marcas.

Registro internacional N.º 788628

Descripción de la marca:
La marca consiste en la forma
tridimensional del recipiente (envase) en
color.
Registro internacional N.º 1181786
Descripción de la marca: La marca
consiste en un artificio tridimensional
con forma de oso, con vista frontal,
posterior, lateral y en perspectiva.

Últimamente también se están introduciendo en el mercado nuevos tipos de marcas.

Una de ellas son los hologramas. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito se puede
ver una imagen pequeña que cambia en función del ángulo desde el que se mire.

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Registro internacional N.º 1156391

Existen también las marcas sonoras, por ejemplo, una sintonía publicitaria puede
constituir una marca.

Registro de marca comunitaria N.º 1040955 (melodía de la “Nokia Corporation”)

En algunos países existen incluso marcas olfativas y marcas táctiles, que permiten
proteger olores o texturas particulares.

Marca olfativa

Descripción de la marca: La marca consiste en un olor a cereza.

Productos: Lubricantes sintéticos para vehículos de carrera de alto rendimiento y
recreativos.
Registro de los Estados Unidos de América N.º 2463044

Marca táctil

Descripción de la marca: La marca consiste en el enunciado "STEVIE WONDER"

en Braille y los puntos en relieve correspondientes.
Productos: Prendas de vestir, concretamente camisetas, suéteres y sudaderas con
capucha.
Registro de los Estados Unidos de América N.º 3495229

Por lo general no se pueden proteger las marcas que estén formadas

exclusivamente por signos o indicaciones que sean usuales en el lenguaje corriente
o que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, el origen geográfico o la época de producción de los
productos o servicios a los que se refiere la marca.

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Tampoco se pueden proteger como marcas los signos que sean de naturaleza tal
que induzca a los consumidores a error en lo que se refiere al origen geográfico, la
calidad o la naturaleza de los productos o servicios a los que se refiere la marca, o
que sean contrarios a la moral o al orden público.

De acuerdo con el artículo 6ter del Convenio de París, no se podrán proteger como
marcas los signos que contengan o consistan en reproducciones de los escudos de
armas, banderas y otros emblemas de los Estados parte del Convenio o de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), signos y punzones oficiales de control y
de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista
heráldico.

En definitiva, hay una gran variedad de signos que se pueden utilizar como marcas,
pero para poder obtener protección como tales, dichos signos deben poseer carácter
distintivo, no ser engañosos y cumplir el resto de requisitos de protección que se
establezcan en la legislación del país en el que se reclame la protección.

Sirvan a modo de resumen los ejemplos siguientes para ayudar a entender qué
signos se pueden registrar como marcas (incluidas las marcas de servicio):

PALABRAS

APPLE DEUTSCHE BANK

Registro internacional N.º 1402447 Registro internacional N.º 640212

DESIGNACIONES ARBITRARIAS O DE FANTASÍA

EASYJET

Registro internacional N.º 1185846 Registro internacional N.º 751331

NOMBRES

FORD

Registro internacional N.º 1035839 Registro internacional N.º 852220

LEMAS

FLY THE FRIENDLY SKIES

Registro internacional N.º 871846 Registro internacional N.º 1201065

ELEMENTOS FIGURATIVOS

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Registro internacional N.º 1089903 Registro internacional N.º 1016635

NÚMEROS

Registro internacional N.º 1273553

Registro internacional N.º 497384

LETRAS

BMW KLM
Registro internacional N.º 663925 Registro internacional N.º 816434

COLORES

Registro internacional N.º 867613

Registro internacional N.º 908136

En el primer segmento de audio, el orador se refirió también a dos

características que deben cumplir las marcas en relación con los productos o
servicios específicos. En primer lugar, deben poseer carácter distintivo y, en
segundo lugar, no deben ser engañosas. En los dos segmentos de audio siguientes
se amplía la información sobre estos dos requisitos.

Segmento de audio 3: ¿Podría poner un ejemplo de cómo una marca

puede poseer carácter distintivo?

Como se acaba de señalar, para poseer carácter distintivo, las marcas han de
servir por su propia naturaleza para distinguir productos y servicios. Un buen
ejemplo podría ser la palabra “Apple”, que posee un gran carácter distintivo

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como marca de computadoras, ya que no tiene nada que ver con este sector,
pero carece de él si se aplica a manzanas propiamente dichas. En otras
palabras, alguien que se dedique a cultivar y vender manzanas no puede
registrar la palabra “Apple” como marca y solicitar su protección porque sus
competidores necesitan utilizar dicha palabra para describir sus propios
productos. Por consiguiente, en líneas generales las marcas carecen de
carácter distintivo si son descriptivas, es decir, si describen la naturaleza o la
identidad de los productos o servicios para los que se utilizan. Pero las marcas
también pueden ser engañosas, concretamente cuando revisten los productos
de unas cualidades que no tienen.

Segmento de audio 4: ¿Podría poner un ejemplo de una marca que pudiera

ser engañosa?

Por lo general, las marcas engañosas son las que confieren a los productos para
los que se utilizan unas cualidades que no tienen. Un ejemplo de ello sería utilizar
la marca “Cuero auténtico” para productos que no estén hechos de cuero
genuino.

---------------------------------------

Una de las cuestiones principales que se plantearon fue que el carácter

distintivo de un signo para poder ser registrado como marca se debe evaluar en
relación con los productos o servicios a los que se ha de asociar.

Es importante asimismo saber que la evaluación de una marca no se limita a los

elementos verbales del signo, sino que abarca también sus elementos figurativos.
Por ejemplo, se puede considerar que el registro de una simple imagen de una vaca
para productos lácteos carece de carácter distintivo. No obstante, si la imagen se
estiliza o se combina con otros elementos verbales o figurativos, se podría
considerar que posee carácter distintivo. He aquí algunos ejemplos de marcas
registradas.

Registro internacional Registro internacional Registro internacional

N.º 1113468 N.º 1064547 N.º 990952

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Para dotar a una marca de notoriedad y respeto es necesario realizar una inversión
importante y, por lo general, que transcurra un buen período de tiempo. Por ello, a
cualquier persona que quiera utilizar una marca le interesa asegurar su protección
como elemento valioso de propiedad intelectual. En el siguiente segmento de audio
se explica cómo se obtiene dicha protección.

Segmento de audio 5: Evidentemente, las empresas destinan mucho dinero

a crear sus marcas, pero ¿qué pueden hacer para evitar
que otras personas las utilicen?

Por supuesto, se tienen que basar en la legislación sobre marcas, pero la forma
más habitual para proteger una marca es inscribirla en el registro de marcas, lo
que en muchos países es un requisito para obtener la protección. En primer
lugar, hay que registrar la marca y, una vez hecho esto, se obtiene la
protección y el titular tiene derecho a prohibir su utilización por terceros.

La duración inicial de la protección de las marcas varía en función de los

países. En los Estado miembros de la OMC la duración inicial de la protección
no debería ser inferior a siete años, tal como establece el Acuerdo sobre los
ADPIC. En muchos países el plazo del registro y de las sucesivas renovaciones
es de diez años. El registro de una marca se puede renovar de forma
indefinida.

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Pregunta de autoevaluación

PAE 1: ¿Qué métodos se señalan como las principales opciones que

pueden utilizar las empresas para proteger sus marcas?

Escriba su respuesta aquí:

Llevar el registro marcario sea porque es un marca descriptiva o nominativa

PAE 1 Respuesta:

El orador señaló que la protección como marca se debe basar en la legislación

nacional o regional en la materia. A menudo se exige registrar la marca para poder
obtener la protección.

Por lo general las marcas señalan a empresas individuales como el origen de

los productos o servicios que las portan. En algunos países se pueden registrar las
marcas colectivas y de certificación, que indican que las empresas que las llevan
están asociadas o denotan que los productos en cuestión cumplen ciertas normas
identificables.

Las marcas colectivas suelen pertenecer a un grupo o asociación de empresas.

Su utilización está reservada a los miembros de dicho grupo o asociación. De esta
forma, la marca colectiva distingue los productos o servicios de los miembros de la
asociación de los de otras empresas.

La función de las marcas colectivas también puede ser informar al público de

ciertas características singulares de los productos en los que se utilizan.

Las empresas que utilizan marcas colectivas pueden utilizar asimismo sus
propias marcas. Por ejemplo, en una asociación de arquitectos o ingenieros un
miembro puede utilizar el logotipo de la asociación y también el de la empresa. He
aquí algunos ejemplos de marcas colectivas.

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Registro N.º 1179932 de Australia

Registro N.º 679462 de Australia

Las marcas de certificación indican que el titular certifica lo relativo al origen, el

modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la
precisión u otras características, distinguiendo esos productos o servicios de los que
no cuenten con dicha certificación. Las marcas de certificación solo se pueden
utilizar conforme a normas definidas. Un ejemplo de ello son las Normas ISO 9000.

Normalmente, los propietarios de las marcas de certificación no ejercen de

usuarios finales de estas, sino que actúan de certificadores, ejerciendo el control
legítimo sobre la utilización de la marca de certificación con independencia del tipo
de certificación. Por consiguiente, el rasgo característico de las marcas de
certificación es que no las utilizan los titulares, sino los usuarios autorizados por
ellos. La función de las marcas de certificación es garantizar al público interesado
que los productos o servicios poseen una característica particular.

Al igual que las marcas colectivas, las marcas de certificación se pueden

utilizar conjuntamente con la marca individual del proveedor de los productos o
servicios en cuestión. La etiqueta que se utiliza como marca de certificación será la
prueba de que los productos o servicios cumplen las normas específicas exigidas
para su utilización y la marca individual informará a los consumidores del origen de
los productos que la portan.

Una diferencia fundamental entre las marcas colectivas y las de certificación

radica en que las primeras solo las pueden utilizar los miembros de la asociación
titular de la marca colectiva, mientras que las segundas las puede utilizar cualquier
persona (excepto el titular) que cumpla las normas definidas, sin tener que
pertenecer a asociación alguna. He aquí algunos ejemplos de marcas de
certificación.

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Registro N.º 00002122112 del Reino

Unido
Registro N.º 711900 de Australia

¿Qué derechos confiere el registro de una marca?

En principio, el registro de una marca confiere al titular el derecho exclusivo a

utilizarla. ¿En qué consiste el derecho de uso o explotación de la marca? En primer
lugar, es un derecho que se otorga al titular para hacer uso de la marca en los
productos y en los envases, envoltorios y etiquetas de éstos, o de otro modo, en
relación con los productos para los que la registró. Comprende también el derecho a
la distribución comercial de las mercancías en que se estampa la marca o de
conceder licencias de uso o explotación a terceros a cambio del pago de una suma.

Dado que la función principal de una marca es distinguir los productos, el titular
tendrá la capacidad de oponerse a la utilización de marcas idénticas o similares
hasta el punto de crear confusión para productos o servicios idénticos o similares,
con el fin de evitar que se induzca a los consumidores a error.

Marcas notoriamente conocidas

Algunas empresas han conseguido adquirir prestigio internacional por medio de

sus marcas de servicio o sus marcas de fábrica o de comercio. Esto hace que los
consumidores puedan reconocer e identificar sin esfuerzo sus productos y servicios,
sus cualidades y sus características, sin necesidad de hacer referencia a la
ubicación de la empresa en cuestión. Estas marcas reciben la denominación de
marcas notoriamente conocidas. He aquí algunos ejemplos:

Como sabemos, puede haber empresas que intenten aprovecharse indebidamente

de estas marcas notoriamente conocidas creando marcas similares o susceptibles
de crear confusión, a fin de inducir a los consumidores a error. Para solucionar este
problema, el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y muchas legislaciones
nacionales prevén una protección especial para este tipo de marcas.

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El principio de protección de las marcas notoriamente conocidas se establece

en el artículo 6bis del Convenio de París.1 Aun cuando el artículo 6bis se refiere
únicamente a las marcas notoriamente conocidas de fábrica o de comercio, nada
impide a los países ampliar la protección a las marcas notoriamente conocidas de
servicios. De esta forma, en la mayoría de los países las marcas notoriamente
conocidas están protegidas contra los signos que se considere que sean una
reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre que sean
susceptibles de crear confusión en el sector pertinente del público (consumidores,
personas que participan en los canales de distribución y círculos comerciales que se
ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca). Por lo
general, las marcas notoriamente conocidas cuentan con protección, con
independencia de que estén registradas o no, respecto de los productos y servicios
que sean idénticos o similares a aquellos que les han permitido adquirir su
reputación.

El alcance del artículo 6bis se ve ampliado por los artículos 16.2 y 16.3 del
Acuerdo sobre los ADPIC.2 En primer lugar, el artículo16.2 prevé la protección de las
marcas notoriamente conocidas de servicios y, seguidamente, el artículo 16.3 amplía
la protección de las marcas notoriamente conocidas a los productos o servicios que
no sean similares, a condición de que 1) la marca notoriamente conocida esté
registrada, 2) el uso de esa marca en relación con esos productos o servicios
indique una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca
notoriamente conocida, y 3) sea probable que ese uso lesione los intereses del
titular de la marca notoriamente conocida.

Cabe señalar que, si bien no existe una definición consensuada de qué es una
marca notoriamente conocida, los países pueden aprovechar la Recomendación
Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas
Notoriamente Conocidas, en la que se enumeran los factores que se deben tener en
cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida o no lo es. Entre
estos factores se incluyen, entre otros, el grado de conocimiento o reconocimiento
de la marca en el sector pertinente del público y la duración, la magnitud y el alcance
geográfico de cualquier utilización de la marca.

Muchas empresas desean utilizar sus marcas en varios países. Escuche el

segmento de audio siguiente para saber si se puede obtener protección de una
marca a nivel mundial.

1
El artículo 6bis 1) del Convenio de París establece lo siguiente: “Los países de la Unión se comprometen,
bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o
traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o
del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte
esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible
de crear confusión con ésta.”
2
El artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente: “El artículo 6bis del Convenio de
París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales
una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con
esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y
a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”

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Segmento de audio 6: ¿Se puede proteger una marca a nivel mundial con
un único registro o es necesario solicitarlo de forma
individual en cada país?

Empecemos diciendo que sí hay que solicitarlo en cada país de forma

individual, ya que, al igual que todos los derechos de propiedad intelectual, las
marcas son un derecho territorial, lo que, en definitiva, significa que su
protección se limita al territorio en que se haya concedido la protección.

No obstante, existe una segunda opción. Se puede recurrir al Sistema de

Madrid para el registro internacional de marcas de la OMPI, que es un solución
práctica y eficaz en función de los costos para registrar y gestionar las marcas
a nivel mundial. El Sistema de Madrid permite registrar una marca en más de
100 países presentando una sola solicitud y pagando un único conjunto de
tasas. No obstante, hay que saber que, antes de presentar una solicitud
internacional es necesario haber obtenido el registro o haber presentado la
solicitud en la oficina de PI del país de residencia del solicitante.

Asimismo, existen varios sistemas regionales de registro de marcas. En la

Unión Europea las marcas se pueden proteger en todos los países de la Unión
presentando una única solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO). Otro sistema regional sería el que integran Bélgica, Luxemburgo y
los Países Bajos, y que gestiona la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux
(BOIP). La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) es la oficina
común de propiedad industrial de los 17 Estados miembros, y las marcas cuyo
registro concede son válidas en todos ellos.

Antes de extender la actividad empresarial a otros países, es recomendable

proteger la marca en todos aquellos en que desee utilizarla.

¿Existe algún otro tratado destinado a facilitar los trámites para las marcas
aparte del Sistema de Madrid?

Sí, hay dos tratados más, administrados por la OMPI, que reducen los trámites
que han de realizar los usuarios, armonizando y simplificando algunos procedimientos.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en 1994, tiene como

objetivo armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro
de marcas mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de
esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de
marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas
menos complicadas y más previsibles.

El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas fue adoptado en 2006. Se

basa en el TLT, pero su alcance es más amplio y tiene en cuenta la evolución más
reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación.

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Por encima de todo, cabe destacar que es el primer instrumento internacional sobre
derecho de marcas que reconoce expresamente las marcas no tradicionales, como
los hologramas o las marcas tridimensionales, de color, de posición, animadas o
sonoras.

Las marcas e Internet

Si bien es cierto que los derechos de marca tienen carácter territorial y se

pueden utilizar y hacer cumplir en los países en los que se hayan concedido, la
utilización y el cumplimiento de las marcas en el mundo virtual plantea algunos
problemas. En Internet no hay fronteras físicas, y se puede acceder a la red en todo
el mundo. Los derechos sobre una marca que se utiliza para productos similares o
incluso idénticos pueden coexistir en países distintos en el mundo real, pero en
Internet esos derechos se pueden solapar o provocar fácilmente un conflicto de
derechos. Por ejemplo, supongamos que dos floricultores distintos de los Países
Bajos y Francia han registrado legalmente una marca idéntica en sus respectivos
países y venden sus productos en los establecimientos comerciales. Si ambos
decidieran empezar a vender flores por Internet con la misma marca, es probable
que se generara confusión entre los consumidores de todo el mundo, que podrían no
ser capaces de distinguir los productos de un floricultor de los del otro.

Esta situación también podría poner en peligro sus respectivas empresas. Un

primer problema sería el relacionado con la publicidad. En los medios electrónicos,
los consumidores suelen utilizar motores de búsqueda para encontrar los productos
y servicios. Al teclear en un motor de búsqueda esa marca concreta registrada para
flores, podrían aparecer resultados relacionados con ambas empresas. No obstante,
si una de ellas alcanzara un acuerdo con el motor de búsqueda y adquiriera la
palabra que designa la marca como palabra clave para potenciar la publicidad, es
muy probable que, por lo general, aparecieran de manera visible los anuncios y los
resultados de búsqueda relacionados con su tienda en Internet, con lo que los
compradores potenciales serían redirigidos exclusivamente a esa empresa. También
podrían surgir problemas en relación con los hiperenlaces a otros sitios web o con
otros tipos de enlaces a sitios con contenido ilegal, por ejemplo tiendas en Internet
de productos falsificados. Por lo tanto, esta utilización podría dar lugar a infracciones
de marcas, publicidad engañosa y competencia desleal.

La Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la

protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en
Internet se formuló para ayudar a las autoridades y tribunales encargados de esos
conflictos y de cualquier otro tipo de cuestiones derivadas de la contradicción entre
el principio de territorialidad de los derechos y el carácter mundial de Internet. Las
disposiciones de la Recomendación están encaminadas a brindar un marco jurídico
claro a los titulares de marcas que deseen utilizarlas en Internet y participar en el
desarrollo del comercio electrónico. Están pensadas para facilitar la aplicación de la
legislación vigente relativa a las marcas y a otros derechos de propiedad industrial
sobre signos, en Internet.

Un problema importante derivado del crecimiento de Internet y la aparición de

gran cantidad de nombres de dominio es el conflicto entre las marcas y los nombres
de dominio (direcciones de Internet que facilitan la búsqueda a los usuarios). Las

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empresas modernas tienden a registrar sus marcas como nombres de dominio. En el

caso de nuestro ejemplo, si bien marca.fr y marca.be se podrían registrar y coexistir
en Internet en dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países
(ccTLD) distintos, no se podría decir lo mismo si ambas empresas quisieran registrar
sus marcas en el dominio de nivel superior genérico (gTLD) .com, ya que el dominio
marca.com es único y solo se puede registrar para el primer titular que lo solicite.

La OMPI llevó a cabo un proceso internacional a fin de formular

recomendaciones relacionadas con los problemas de propiedad intelectual derivados
de los nombres de dominio de Internet, entre otros la interfaz entre los nombres de
dominio y las marcas y la solución de las controversias en materia de nombres de
dominio. Las recomendaciones se pusieron a disposición de la Corporación para la
Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), la entidad responsable de
las políticas y los aspectos técnicos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que
adoptó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de
Dominio. Esta Política se aplica actualmente a los registros de nombres de dominio
de segundo nivel en los gTLD siguientes: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info,
.jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel y .travel, y en todos los gTLD
nuevos. También la han adoptado algunos gestores de dominios de nivel superior
correspondientes a códigos de países (por ejemplo .nu, .tv, .ws).

En caso de conflicto entre una marca y un nombre de dominio, con arreglo a

la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de
Dominio, los demandantes deberán demostrar las tres circunstancias siguientes para
que su reclamación prospere:
• que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión
a una marca de productos o de servicios sobre la que el titular tenga derechos;
• que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre
de dominio; y
• que el nombre de dominio se haya registrado y se esté utilizando de “mala fe”.

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Resumen
Una marca es un signo que individualiza los productos o servicios de una
empresa determinada y los distingue de los de los competidores.

En esta sección se han tratado los aspectos básicos de las marcas. Hemos
aprendido que una marca pude consistir, por ejemplo, en una palabra, un logotipo,
un número, una letra, un lema, un sonido, un color o, a veces, incluso un olor, que
identifique el origen de los productos o servicios para los que se utiliza.

Las marcas son uno de los ámbitos de la propiedad intelectual y su finalidad es

distinguir un producto o servicio de los demás productos o servicios. La titularidad de
las marcas la pueden ejercer las personas a título individual o las empresas, para lo
cual han de registrarlas en un organismo gubernamental, que suele recibir la
denominación de Oficina de Marcas. A veces, se utiliza la denominación “marca de
servicio” para referirse a una marca que se utiliza en conexión con servicios.

Por norma general, las marcas deben poseer carácter distintivo y no deben ser
genéricas ni meramente descriptivas de los productos o servicios que representan.
Por ejemplo, no se puede registrar la palabra “verdura” como marca de un
supermercado, ya que es claramente descriptiva de un artículo que se vende en los
supermercados. Además, tampoco se puede registrar como marca de zanahorias,
puesto que se trata de un término genérico para las zanahorias. Por otra parte, la
palabra “verdura” sí se podría utilizar como marca de bicicletas, ya que la relación
entre ambas es escasa o nula.

El registro de una marca confiere al titular el derecho exclusivo de impedir que

cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares para productos o servicios que sean
idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese
uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico
para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de
confusión. Esto implica que las marcas solo pueden ser utilizadas por los titulares o
con su consentimiento, por ejemplo mediante la concesión de una licencia a cambio
del pago de una cantidad.

Las marcas forman parte de la vida cotidiana. Cualquier persona ve o escucha

más de 1.500 marcas cada día. Del mismo modo que nuestros nombres propios nos
identifican y nos distinguen, la finalidad principal de las marcas es identificar el
origen de los productos o servicios y distinguirlos de los productos o servicios cuyo
origen es otro. Cabe mencionar que, por lo general, las legislaciones nacionales
prevén la protección de las marcas colectivas o de certificación, así como la de las
marcas notoriamente conocidas. Asimismo, las marcas se utilizan de forma
generalizada en Internet y como nombres de dominio.

Normalmente, las marcas garantizan un nivel constante de calidad, ya sea

buena o mala. De esta forma nos ayudan a utilizar la experiencia previa para recurrir
de nuevo a un producto o servicio aconsejable o para evitar uno inadecuado.

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Textos legislativos:

 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de

París)

 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (Tratado de Singapur)

 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

Otros textos:

 Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la

Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas

 Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la

protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre
signos, en Internet

 Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de

Dominio (Política Uniforme)

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