Contenido

1. Marcas ............................................................................................3
2. Vigencia de marcas ........................................................................3
3. Tipos de marcas .............................................................................4
4. Signos que pueden constituir una marca ........................................6
5. Figuras no registrables como marcas .............................................7
6. Clases de marcas ...........................................................................8
7. Nulidad .........................................................................................11
8. Caducidad ......................................................................................12
8.1 Caducidad por falta de renovación ............................................12
8.2 Caducidad por falta de uso ........................................................12
9. Cancelación de registro marcario..................................................14
10. Licencia de uso de marca ..........................................................14
10.1 ¿Para qué sirve el contrato de licencia de uso de marca?  ......15
10.2 ¿Quiénes intervienen? .............................................................15
10.3 Características del contrato de licencia de uso de marca: .......15

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 Introducción
Actualmente las marcas son una de las variables estratégicas más importantes de
una empresa ya que día a día adquiere un mayor protagonismo. Como sabemos,
vivimos actualmente una etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por
tanto resalta la marca frente al producto. Para estar bien posicionados en la mente
del consumidor y en los líderes de opinión, la marca de nuestra compañía debe
disfrutar del mayor y mejor reconocimiento y posicionamiento en su mercado y
sector.

Pero para ello debemos considerar todos los aspectos importantes que engloba
todo esto para poder identificar que tipo de marca vamos a utilizar, a lo largo de
esta investigación se detallan varios puntos importantes de las marcas con el
objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo este
proceso.

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 1. Marcas
El concepto de marca tiene muchos significados, los cuales hacen que sea
interpretado como una entidad multifacética. En su proceso de evolución, la
marca empezó siendo un signo (antigüedad), después fue un discurso (edad
media), luego un sistema memorístico (economía industrial), hasta convertirse hoy
en un fenómeno complejo (economía de la información, cultura de servicio,
sociedad del conocimiento) que incluye al mismo tiempo las anteriores
concepciones (símbolo, discurso, sistema de memoria) y muchas otras cosas
más: objetos de deseo y de seducción; sujetos de seguridad; fetiches; espejos
idealizados (Costa, 2004).

Pero en esencia, desde el punto de vista estructural, la marca antes que cualquier
otra cosa es un signo sensible que cumple dos funciones distintas que se
complementan a la vez: verbal o lingüístico (nombre, denominación, designación)
y visual (logo, símbolo, imagen, grafico, color). La marca como signo debe
comunicar el significado de algo concreto y servir de señal de identidad o
identificación.

La definición comercial de marca plantea que “es un nombre, símbolo o diseño,

o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de
un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y
servicios de otros competidores” (Kotler, 2001; 404).

2. Vigencia de marcas
El registro tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, si ésta cumple con todos los requisitos
correspondientes, ya que en caso contrario, los diez años se computarán a partir
de la fecha en que la solicitud reúna dichos requisitos.

El registro puede renovarse y mantener su protección por tanto tiempo como su

titular lo quiera; sin embargo, hay tres causas que generan la extinción la vigencia

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de un registro marcario, aunque su titular no esté de acuerdo: nulidad, caducidad y
cancelación. En esta ocasión trataré el tema de la caducidad.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, la caducidad puede ser

originada por no haberse renovado el registro o por no haber sido usada la marca.

3. Tipos de marcas
1) Marcas Nominativas, Son aquellas que se registran a través de un conjunto de
letras que forman una palabra la cual se distingue fonéticamente de otras que
pueden ser de su misma clase o especie. En un término coloquial son aquellas
marcas que se registran únicamente con el nombre. Por ejemplo: Yakult, Nescafé,
Danone, Fud, etc.

Imagen: Yakult

2) Marcas Innominadas, Son aquellas que se registran por la capacidad de que

sean reconocidas visualmente, por ello consisten en símbolos, figuras o logotipos
que permiten identificar la marca con un signo distintivo. Por ejemplo: Apple,
Puma, Nike, etc.

Imagen: Puma

3) Marcas Mixtas, es aquella que se compone tanto del elemento nominativo, es

decir una palabra que puede ser identificada fonéticamente, así como un signo
distintivo que puede ser identificado visualmente. Incluso también en algunos
casos puede conformarse del elemento nominativo, innominado y forma
tridimensional. Por ejemplo: el logo de Nike con la palomita.

Imagen: Nike
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4) El tipo de Marca Tridimensional, se refiere a aquellas marcas que por su
forma o dimensión son distintivas, como lo son empaques, formas, envolturas,
envases, forma o presentación de un producto, botellas para perfumes, este tipo
de registro debe ser sumamente distintivo para poder ser objeto de registro.

Imagen: The Coca-Cola Company

5) Marca colectiva, Es aquella que tiene las mismas características que las
marcas nominadas e innominadas, sin embargo es registrada por sociedades de
productores o fabricante. Muchas veces este tipo de marca sirve para diferenciar
ciertos productos por zona geográfica o por origen, sin que la misma se confunda
con la de nominación de origen.

Imagen: Avocado Source

6) Avisos comerciales, Los avisos comerciales son palabras, frases, canciones,

slogans, o frases publicitarias que sirven para promover un producto o empresa de
otro de la misma rama o actividad. Por ejemplo: el "Me encanta" de McDonald's o
el "Porque yo lo valgo" de L'Oreal.

Imagen: L'Oreal

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7) Nombre comercial, El nombre comercial consiste en las palabras o símbolos
con los que se conoce tu producto y que innecesariamente son la razón social ni la
marca nominativa. Muchas veces es más común el registro de nombre comercial
que de marca, toda vez que en la práctica el consumidor visualiza en primer
término el nombre comercial. Por ejemplo, ponerle a una tienda "Miscelánea La
Jalisciense" o a una pollería "El Rincón".

Imagen: Nattivos

4. Signos que pueden constituir una marca

Según el artículo 4 de la Ley de Marcas, podrán constituir marcas todos los signos
que sean apropiados para:

Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las
autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y
preciso de la protección otorgada a su titular.

Pueden especialmente ser marca:

a) Las palabras y combinaciones de palabras. Por ejemplo, "DULCILIA" o "GRAN

DULCILIA"
b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. Por ejemplo, logotipos, paisajes,
figuras geométricas, figuras de animales
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. Por ejemplo "OEPM", "33", "OEPM
2003"

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d) Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, envases
y la forma del producto. Por ejemplo, un frasco o envase distintivo de un
perfume, la forma caprichosa de una pastilla de jabón.
e) Los sonidos, siempre que sean susceptibles de representación clara y precisa
como por ejemplo, mediante el pentagrama o la presentación de un archivo de
audio.

5. Figuras no registrables como marcas

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 Tablas: IMPI

6. Clases de marcas
Una clase de marca es un grupo de productos y servicios que tienen cierta
relación entre ellos, por ejemplo la función, la utilidad o el uso.

Esta clasificación es internacionalmente aceptada y tanto para México como para

Estados Unidos es la que se utiliza.

De la 1 a la 34 son productos, de la 35 a la 45 son servicios.

Productos clase 1 - químicos

Productos clase 2 - pinturas

Productos clase 3 - limpieza, perfumería y cosmética

Productos clase 4 - combustibles

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Productos clase 5 - farmacéuticos y veterinarios

Productos clase 6 - metálicos

Productos clase 7 - maquinaria

Productos clase 8 - cubertería y cuchillería

Productos clase 9 - instrumentación, máquinas y equipos

Productos clase 10 - instrumentación médica y veterinaria

Productos clase 11 - iluminación, calefacción y fontanería

Productos clase 12 - vehículos locomoción

Productos clase 13 - armas y munición

Productos clase 14 - joyería, bisutería y relojes

Productos clase 15 - instrumentos musicales

Productos clase 16 - papelería

Productos clase 17 - tubos flexibles y productos semielaborados plásticos

Productos clase 18 - cueros, pieles y maletas

Productos clase 19 - materiales construcción no metálicos

Productos clase 20 - mobiliario

Productos clase 21 - menaje y utensilios de uso domestico

Productos clase 22 - cuerdas, lonas, sacos, bolsas y tiendas de campaña

Productos clase 23 - hilos para uso textil

Productos clase 24 - tejidos, ropa de cama y de mesa

Productos clase 25 - prendas de vestir

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Productos clase 26 - mercería

Productos clase 27 - alfombras

Productos clase 28 - juguetes

Productos clase 29 - comestibles

Productos clase 30 - panadería y pastelería

Productos clase 31 - agrícolas

Productos clase 32 - cerveza y bebidas no alcohólicas

Productos clase 33 - bebidas alcohólicas

Productos clase 34 – tabaco

Servicios de la clasificación de Niza.

Servicios clase 35 - publicidad y gestorías

Servicios clase 36 - seguros, financieros e inmobiliarios

Servicios clase 37 - construcción, reparación e instalación

Servicios clase 38 - telecomunicaciones

Servicios clase 39 - logística y organización viajes

Servicios clase 40 - tratamiento de materiales

Servicios clase 41 - formación y ocio

Servicios clase 42 - diseño tecnológico, investigación y desarrollo

Servicios clase 43 - hostelería y restauración

Servicios clase 44 - médicos, veterinarios, estética y agricultura

Servicios clase 45 - jurídicos, de la seguridad, personales y sociales

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 7. Nulidad
ARTÍCULO 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que

hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en
esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la
representación legal del solicitante del registro de la marca;

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido
usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de
la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos
o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el
extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registró;

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su

solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación,

existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que
sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o
productos iguales o similares,

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca

registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra
similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe. Las
acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro
de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la
publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V
que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse
dentro del plazo de tres años.

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 8. Caducidad
ARTÍCULO 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley,

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos
inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad,
salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

8.1 Caducidad por falta de renovación

El registro de una marca caducará cuando no se renueve su registro. La
renovación debe ser solicitada por su titular dentro de los seis meses anteriores o
dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Esto significa
que, en realidad, se cuenta con un año para solicitar la renovación.

Una marca está vigente durante diez años, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, si ésta ha sido requisitada correctamente, y puede
renovarse por períodos de la misma duración, cuantas veces lo pida el titular de la
marca.

La caducidad por falta de renovación no requiere de una declaración

administrativa por parte del IMPI.

8.2 Caducidad por falta de uso

La otra causa de caducidad se deriva de la falta de uso de la marca durante tres
años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de
declaración administrativa de caducidad. En este caso, la caducidad sí requiere de
una declaración administrativa, que puede ser emitida de oficio por el IMPI, o a
petición de quien tenga interés jurídico; por ejemplo, a petición de quien
previamente haya solicitado el registro de una marca idéntica o semejante en
grado de confusión, para ser aplicada a los mismos o similares productos o
servicios; o a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando
tenga algún interés la Federación.

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Si usted es el titular del registro, tome en cuenta que, durante su vigencia y para
mantener la protección del derecho al uso exclusivo, es necesario usar la marca
bajo dos condiciones: ininterrumpidamente y tal como fue registrada.

Usar la marca “ininterrumpidamente” significa usarla de manera continua, de

acuerdo con los usos y costumbres que en el comercio corresponda a los
productos o servicios protegidos por la marca.

La condición de usar la marca ininterrumpidamente no se cumpliría si, por

ejemplo, para pretender acreditar el uso durante un año, únicamente se cuenta
con una factura, como en muchos casos ocurre.

Usar la marca “tal como fue registrada” implica usarla justamente como
aparezca en el título de registro. Ello evitará ser presa fácil de usurpadores y de
los abogados de aquéllos, pues el uso no tendría que someterse al criterio del
IMPI o de la autoridad jurisdiccional competente, que podría no favorecer a los
intereses del titular de la marca, para el caso de que el uso se esté realizando con
modificaciones.

Esto es muy importante porque si la marca no se usa tal como fue registrada, la
autoridad tendría que analizar si esas modificaciones “alteran” o no el carácter
distintivo de la misma, esto es, si con tales modificaciones se cambia la esencia o
forma de la marca que la hace tan diferenciable y única, como podría ser cambiar
un color o línea, agregar o suprimir una letra, apóstrofe, signo de puntuación,
modificar la posición del logo o personaje, etc., dado que se entraría al terreno de
la subjetividad.

Existen dos excepciones para que no sea declarada la caducidad:

a) Que el titular de la marca o el usuario que tenga concedida licencia inscrita

en el IMPI, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos
anteriores a la presentación de dicha solicitud, y
b) Que existan circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del
titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma.

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 9. Cancelación de registro marcario
ARTICULO 153.-Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular
ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por
el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el
producto o servicio a que se aplique.

ARTICULO 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en
cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la
ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento
de esta Ley.

ARTÍCULO 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro

de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de
parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.
La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no
requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

10. Licencia de uso de marca

El Contrato de Licencia de Uso de Marca es el documento en el que se hace
constar el acuerdo de dos personas, ya sean personas físicas o morales o
jurídicas, por el que se crean derechos y obligaciones para ambas partes. De
manera concreta en este contrato, una persona que es dueña y tiene el derecho
de usar exclusivamente una marca por haberla registrado en el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) le otorga a otra persona el derecho de hacer uso
no exclusivo de la marca para los fines que determinen en el contrato.

El contrato de licencia de uso de marca es un contrato que está regulado por la

Ley de la Propiedad Industrial, lo que lo hace ser un contrato de naturaleza
mercantil. Ya que la marca es parte de los activos intangibles de una persona

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física o moral y se considera que este tipo de contratos se dan por una relación
comercial. Por eso se dice que su naturaleza es mercantil.

El contrato de licencia de uso de marca, es un permiso que otorga el titular o

dueño de una marca a otra persona para que pueda usarla para un fin específico.
Para poder celebrar un contrato de licencia de marca, debe existir una marca, y la
manera en la que se hace existente en la vida jurídica es teniéndola registrada en
el IMPI.

10.1 ¿Para qué sirve el contrato de licencia de uso de marca? 

El contrato de licencia de uso de marca sirve para que la persona que es dueña de
la marca le permita a otras personas que desean utilizarla que lleven a cabo
comercialmente la promoción, producción o como se dice explotación comercial de
la misma. Con el fin de obtener un mayor posicionamiento y diversificación en el
mercado, haciendo a la marca más famosa y aumentando su valor comercial. Esto
puede ser, porque el dueño de la marca quiere expandirse en alianza con otras
personas o porque una persona quiere utilizar la marca para un uso en específico
comercial.

10.2 ¿Quiénes intervienen?

Licenciante. Es la persona que es titular de la marca registrada. Es decir, es quien
es dueña de los derechos de propiedad industrial, patrimoniales y morales de una
marca que está registrada en el IMPI.

Licenciatario. Es la persona que está siendo autorizada para hacer uso de la

marca de acuerdo con los fines que establezca el Licenciatario.

10.3 Características del contrato de licencia de uso de marca:

a) Identificación de las partes, es decir, del Licenciante y del Licenciatario. Se
debe mencionar el nombre completo o la denominación o razón social de las
partes, su Clave Única de Registro de Población (CURP), su clave de Registro
Federal de Contribuyentes (RFC). En caso de ser persona moral es importante
identificar los datos del instrumento público con el que se constituyó y de las
facultades que le otorgaron a su representante legal, su domicilio completo en

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 donde recibirá cualquier tipo de notificaciones o avisos relacionados con el
contrato.
b) Objeto. En este contrato de licencia de marca, el objeto es precisamente dar
un permiso para usar la marca para fines específicos. Es decir, se debe
especificar que es una licencia de marca que está siendo licenciada (otorgada
en permiso) por el Licenciante al Licenciatario, así como establecer para qué
será explotada. Además de describir los elementos que identifican a la marca
como su número de folio de registro en el IMPI.
c) Territorio. Es importante que se establezca o limite el territorio sobre el cuál se
está autorizando dicha explotación. Es decir, que sea en todo el país, en un
estado o municipio determinado.
d) Exclusividad. Es muy común que para algunos tipos de negocios se pida la
exclusividad para dicho territorio. Pero también podría otorgarse un uso no
exclusivo, por ejemplo, una franquicia internacionalmente conocida.
e) Productos y/o servicios que se contemplan en las clases bajo las cuales ha
sido registrada la marca. En algunos casos las marcas tienen varias clases
registradas.

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 Conclusión

En conclusión puedo decir que las marcas es una herramienta de suma

importancia para las empresas hoy en día ya que estás nos definen y distinguen
del resto de los demás, por ello debemos tener en cuenta todos los aspectos como
la caducidad de estás para que la renovemos constantemente y no seamos
víctimas de plagio, tener bien definidos todos los conceptos que se detallaron a lo
largo de esta investigación nos servirán de base para la correcta ejecución de
elaborar o llevar a cabo una marca.

Fuentes consultadas

ARNOLD, D. (s.f.). La marca: su definición, sus elementos y su gestión.

Recuperado el 27 de 10 de 2019, de https://www.gestiopolis.com/la-marca-
su-definicion-sus-elementos-y-su-gestion/

BONILLA, C. A. (s.f.). CADUCIDAD DE LAS MARCAS. Recuperado el 27 de 10 de

2019, de https://www.mipatente.com/caducidad-de-las-marcas/

De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales. (s.f.). Recuperado el 27 de

10 de 2019, de http://www.sice.oas.org/DEFAULT_s.ASP

Gómez, L. J. (s.f.). NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION DE DERECHOS

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Recuperado el 27 de 10 de 2019, de
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iMARCAS. (s.f.). Clasificación abreviada de las clases de Niza. Recuperado el 27

de 10 de 2019, de
https://www.imarcas.com/Tutorial/ClasificaciondeNiza.aspx

Legalario. (s.f.). Contrato de Licencia de Uso de Marca. Recuperado el 27 de 10

de 2019, de https://www.legalario.com/document/contrato-de-licencia-de-
marca/estado

Talavera, J. (s.f.). Los 7 tipos de marcas que puedes registrar para proteger tu
negocio. Recuperado el 27 de 10 de 2019, de
https://www.entrepreneur.com/article/327083

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