CONTRATO JOINT VENTURE

Antecedentes:
El término Joint Venture proviene de Joint Adventure y su origen se remonta a las
relaciones de derecho que surgieron de la ley de partnership hacia fines del siglo XIX.
Sin embargo, algunos autores mencionan que su origen es escocés y que se utilizaba
un siglo antes. La polémica carece de relevancia. Lo cierto que es el gran salto y la
utilización masiva de los joint ventures proviene de los EE. UU. en los que tienen gran
repercusión, en virtud de un régimen fiscal que favoreció su crecimiento.
La expresión joint venture hace referencia a una modalidad de colaboración
empresarial cuyo origen se sitúa en el Derecho angloamericano. Nacida a finales del
siglo pasado en los Estados Unidos y desarrollada en la primera mitad del siglo XX en
aquel país, ha ido adquiriendo relevancia en el tráfico internacional a lo largo de las
últimas décadas y, en consecuencia, ha llegado también a ponerse en práctica de
América Latina.
Las palabras Joint Venture aparecen en la actualidad en todos los medios de difusión
de conocimiento y de información. En los años 60', constituía un concepto nuevo cuyos
alcances no estaban bien delimitados ni comprendidos. Desde los años 70' empezó
una corriente de interés, que no se ha detenido hasta ahora, aunque sus implicancias
legales varíen de acuerdo con el lugar donde se hace Joint Venture. En cualquier caso
resulta atinado puntualizar que en los últimos años, su desarrollo ha sido enorme, y se
constituye como parte de las opciones que las empresas tienen a su disposición al
momento de toma de decisiones de inversión en el mundo local o en el ámbito
internacional.
Al respecto se puede decir que, las estrategias de internacionalización de las empresas
a través de Joint Venture, están siendo utilizadas en forma creciente debido a otro
aspecto importante de la economía internacional: la formación de bloques
económicos. En efecto esto lleva a los empresarios a constituir empresas conjuntas
para no quedar fuera del terreno de los negocios.
Finamente, tras la fase de internacionalización quedaron algunos rasgos, los más
característicos: Flexibilidad, control conjunto, y deber de fidelidad.
Definición
El Joint Venture, es también conocido como empresa de riesgo compartido, empresa
con participación, empresa conjunta o co-inversión de riesgo.
Es una forma de cooperación empresarial en un contexto competitivo que actúa como
una "asociación empresarial estratégica" entre dos o más empresas nacionales y/o
extranjeras, que mediante la integración, interacción y complementariedad de sus
actividades y recursos buscan alcanzar propósitos comunes.
El Joint Venture ha adquirido un desarrollo sorprendente, al punto que se constituye
como parte de las opciones que las empresas tienen para tomar decisiones de
inversión en el ámbito local o internacional; para lograr sinergias y los beneficios
mutuos, y compartiendo los riesgos; variando sus características de acuerdo al tipo de
negocio y país en que se ubica.
Clasificación y Tipología
a. Por su modalidad legal y/u organizacional
1. Joint Venture Societaria:
Es una organización empresarial que da origen a una nueva entidad o a una nueva
sociedad con las implicancias jurídicas que ello significa por su rigidez y complejidad
con la diversidad de las leyes de cada país. Está ligada al sistema jurídico del "Civil
Law".
2. Joint Venture Contractual: Consiste en una relación contractual que no da origen a
una nueva entidad jurídica. Pragmatismo, flexibilidad, autonomía, son características
inherentes a este Joint Venture. Está ligada al sistema jurídico del "Common Law".
b. Por su contexto geográfico
1. Joint Ventures Nacional: Son las creadas por socios con idéntica nacionalidad y
dentro de su país de origen.
2. Joint Venture Internacional: Son las creadas por socios de diferentes
nacionalidades. Se considera como socio local el que tenga el domicilio social en el país
donde se instale la Joint Venture.
c. Por el tipo de contrato o acuerdos de las partes
1. Para proyectos manufactureros.
2. Para las industrias extractivas.
3. Para la industria de la construcción.
4. Para proyectos comerciales.
5. Para investigación y desarrollo.
6. Para actividades financieras.
7. Para prestación de servicios.
8. Para actividades de turismo.
9. Para actividades agropecuarias y agroindustriales.
10. Otros
d. Por el rol o desempeño de los socios
1. Joint Venture con un Socio Dominante: Significa que el emprendimiento está
básicamente controlado o dominado por el socio, que juega un rol activo, mientras
que el otro socio tiene un rol pasivo.
2. Joint Venture de Administración y Operación Compartida: Significa que ambos
socios juegan un rol activo en la administración y gerenciamiento de la empresa.
3. Joint Venture Independientes: Significa que ninguno de los socios juega un rol
activo. El papel fundamental en el proceso de toma de decisiones, y en la
administración y operación de la empresa o el proyecto, recae en manos de un gerente
general, que habitualmente no proviene de ninguno de los socios.
Proceso de Formación de un Joint Venture
El proceso de formación de un Joint Venture es complejo y pasa por varias etapas a
saber:
a. Identificación de objetivos.
b. Selección del socio o socios venturistas.
c. Intercambio de información confidencial.
d. Preparación de una carta de intención
e. Elección de la forma del negocio.
f. Identificación de los problemas entre socios.
g. Redacción de convenio de Joint Venture.
Menciona Colaiacovo que el esquema de formación de un Joint Venture tiene los
siguientes pasos:
a. Contactos, conversaciones y negociaciones.
b. Protocolo de intención.
c. Acuerdo base.
d. Contratos satélites (formación de empresa, acuerdos de accionistas).
Estos diferentes pasos se pueden sintetizar en la práctica en conversaciones
preliminares, acto de intención sobre la posibilidad de su futuro negocio, convenido de
Joint Venture propiamente dicho y acuerdos complementarios.
En el Acuerdo de Intenciones, comúnmente se fijan:
a. Descripción de objetivos comunes.
b. Acuerdo sobre realización de un estudio de factibilidad.
c. Aportes de información de cada participante.
d. Compromiso de confidenciabilidad recíproco y por un plazo variable, que puede
abarcar la duración total del proyecto.
e. Plazo para tomar decisiones, luego de concreción y entrega del acuerdo de
factibilidad.
f. Ausencia de responsabilidad de los partícipes por el abandono del proyecto, como o
sin motivo.
g. Explicación de gastos comunes y propios de cada firmamento.
h. Renuncia a reclamos por gastos unilaterales en demasía.
Características Principales del Joint Venture
a. Autonomía.
b. Pluralidad de prestaciones.
c. Consensualidad.
d. Informalidad.
e. Ejecución continuada o periódica.
f. Atipicidad.
g. Naturaleza asociativa.
h. Relación de lealtad.
i. Ausencia de personería jurídica.
j. Flexibilidad.
k. Onerosidad.
l. Contribución de los ventures.
m. Beneficio económico común.

Interés de los Países por los Joint Venture

Actualmente, dada las ventajas que representa sumar esfuerzos y fortalezas para
lograr la competitividad, los países han mostrado interés por este sistema por lo
siguiente:
a. Acceso al capital internacional.
b. Acceso a nuevas tecnologías, conocimientos, patentes y marcas.
c. Aumento del proceso productivo y la consecuente generación de empleo.
d. Acceso al mercado internacional, a través del socio extranjero.
e. Aumento de las exportaciones, creando el incremento de divisas.
f. Sustitución de importaciones.
g. Mejoramiento de las capacidades de gestión y cultura empresarial.
h. Mejoramiento de la capacidad de I + D (+ I).
i. Creación de infraestructura social.
j. Dinamicidad o mejora de la economía nacional.
k. Competitividad del sistema empresarial nacional.
Motivos para la Formación de un Joint Venture

La Figura 1 muestra los motivos para la formación de un Joint Venture.

Los Joint Venture en América Latina

En América Latina hasta la fecha y en un alto porcentaje, la especialización
exportadora responde al aprovechamiento de la ventaja comparativa estática en la
mayoría de los casos.
La teoría económica tradicional estableció a partir de Bela Balassa (1964), las etapas en
dirección a formas más completas de integración.
1. Área de Libre Comercio. Se busca la libre circulación de bienes dentro de la región.
2. Unión Aduanera. Además de las características anteriores, los países miembros
buscan una estructura uniforme de barreras tarifarias en relación al resto del mundo.
3. Mercado Común. Al interior, se agrega la libre circulación de mano de obra y
capitales, esto es la libre circulación de bienes y factores de producción.
4. Unión Económica. Es la etapa superior del proceso de integración donde a las
características del punto anterior se suma con alto grado de integración y coordinación
de las políticas macroeconómicas, en especial la monetaria y fiscal.
La principal motivación para la integración -aparte de los aspectos políticos- es la
perspectiva de un beneficio económico a través de:
a. Crecimiento de la producción en función de la especialización con menores costos,
como consecuencia de las economías de escala;
b. Aumento de la eficiencia, a consecuencia de la competencia interna, lo que
conllevaría a mejorar los términos de intercambio con el resto del mundo; y
c. Alteraciones estructurales inducidas por la integración, afectando la cantidad y
calidad de los insumos de factores tales como flujos de capitales y avances
tecnológicos.
Sin embargo, a pesar de que los países muestran interés para que cada vez su sistema
empresarial se vuelva más competitivo a través de la constitución de Joint Venture,
existen ciertos factores desde el punto de vista de estructura gubernamental que
limitan su desarrollo.
Estos inconvenientes son:
a. Falta de consistencia en las reglamentaciones que regulan la inversión extranjera.
b. Procesos administrativos engorrosos y burocráticos para las autorizaciones de la
constitución de la inversión extrajera.
c. Política crediticia y financiera inadecuada
d. Abrumadora carga tributaria y en muchos casos anti-técnicos.
e. Existencia de un mercado informal creciente
f. Infraestructura básica inadecuada (ejemplo: transporte, zonas industriales).

Y para contrarrestar lo anterior la mayoría de los países sudamericanos tienes que

revertir muchos aspectos que conlleven a la presentación de los siguientes incentivos:
a. Incentivos legales
b. Incentivos financieros
c. Incentivos no financieros
Otros puntos de igual importancia, y muchas veces también son decisivos para que el
capital extranjero ancle en nuestro país, es trabajar para crear un clima de confianza y
para ellos se deberá establecer una: - Estabilidad política - Estabilidad jurídica -
Estabilidad social
LOS JOINT VENTURE EN EL PERÚ
Nuestro país, aún con sus dificultades políticas, sociales y económicas, constituye un
escenario importante para hacer negocios. Pero este sistema del Joint Venture no está
muy difundido, principalmente por la falta de una visión empresarial competitiva.
A continuación se muestran las prioridades de las Empresas Peruanas para formar un
Joint Venture:
1° Inversión extranjera en operaciones.
2° Penetración de mercados y cobertura más competitiva.
3° Inversión en I + D para desarrollar nuevos productos.
4° Mejorar la capacidad productiva para el comercio exterior.
5° Desarrollo de productos.
6° Acceso a ventajas tributarias.
7° Incorporación de nuevas tecnologías y know how de gestión.
8° Incremento de rentabilidad.
9° Participación conjunta de capitales en empresa común.
Lamentablemente, en nuestro país no existe estudios o estadística de las empresas
que han hecho o están haciendo Joint Venture, tal vez puede ser porque este tipo de
negociación no se registra en ninguna entidad, ya que todos saben que los Joint
Venture es un contrato contractual que no está obligado a crear una nueva sociedad
(que lo haría visible) y menos registrarlo. Indudablemente esto hace que no se pueda
saber con certeza el impacto que tienen los Joint Venture en el desarrollo del país.
SISTEMA LEGAL DEL JOINT VENTURE EN EL PERÚ
Joint Venture y la Ley General de Sociedades
La inclusión de los contratos asociativos en esta Ley constituye un tema controvertido.
Algunos consideran que los contratos de colaboración empresarial deben ser
regulados por esta ley, en tanto se precisa que sí habían sido considerados por la
anterior Ley de Sociedades Mercantiles (1996) .
Otras posiciones académicas señalan que la Ley General Sociedades no debe regular
contratos que no dan lugar a nacimiento de persona jurídica, y que podrían llevar a
confusiones entre la naturaleza jurídica de las sociedades y de los contratos. Además,
que el Joint Venture es un contrato innominado y atípico.
Existen posiciones fundamentadas que la regulación del Joint Venture no es necesaria,
porque son las partes quienes dotan al contrato de contenido, características,
obligaciones y derechos, por lo que su regulación debe ser por el Código de Comercio o
Código de la Empresa
En el Perú existen normas legales que hacen referencia a este contrato:
* Decreto Supremo N° 010 - 88 - PE (23-03-88) que introduce por primera vez el
término Joint Venture.
* Decreto Legislativo N° 662 (02-09-91), Ley de Promoción de la Inversión Extranjera.
* Reglamento de la Ley de impuesto a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
* Decreto Legislativo N° 674 (27-09-91), Ley de Crecimiento de la Inversión Privada.
* Decreto Legislativo N° 708 (14-11-91), Ley de Promociones de Inversiones en el
Sector Minero.
* Decreto Legislativo N° 757 (13-11-91), Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión
Privada, que establece garantías aplicables a los que concurren en una co-inversión.
* Decreto Supremo N° 014 - 92 - EM (04-06-92), que incluye normas referentes al
contrato de riesgo compartido.
* Decreto Supremo N° 162 - 92-EF (12-10-92), Reglamento de los Decreto Legislativo
662 y 757.
El anterior Marco Jurídico, es complementado con Convenios Multilaterales, tales
como el Convenio MIGA (Acuerdo de Garantías de Inversiones Multilaterales
Diciembre de 1990) y el Convenio OPIC (Corporación Privada de Inversión en Otros
Países, Noviembre de 1992).
Igualmente cumplen el mismo fin los Tratados Bilaterales con Suiza, Tailandia,
Alemania, Corea del Sur, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Italia, Francia, Canadá,
Chile y Argentina entre otros.
Es importante mencionar las preferencias arancelarias que, en un régimen de
comercio exterior, ofrecen EE. UU., Japón y Europa. La Ley de Preferencias Comerciales
Andinas (ATPA), permite el ingreso a EE. UU. De más de 6,100 productos. El Sistema
General de Preferencias de la Comunidad Europea (SGP-CE) a los países andinos.
Aquí también están las diversas integraciones para sacar provecho con los JV: NAFTA
(Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte), APEC (Consejo Económico Asia-
Pacífico), CAN (Comunidad Andina), MERCOSUR, ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas), y el futuro TLC (Tratado de Libre Comercio) con EE. UU.
CONCLUSIONES
El Joint Venture es una forma asociativa que no requiere la creación de un sujeto de
derecho. Nació libre, no sujeto a una forma reglada, es parte de la maravillosa
tradición creativa del "common law", de la institución creada por la autonomía de la
voluntad y reconocida en derecho por el juez legislador del common law.
No existe estadística ni estudios de Joint Venture en el Perú. Lo que dificulta el
aprovechamiento de las ventajas comparativas y la maximización de las oportunidades
del mercado.
Los Joint Venture responden mejor y más eficazmente a los contextos micro y macro
económicos actuales y de futuro (asumiendo las tendencias mundiales y nacional
actual). Por lo tanto, la constitución de Joint Venture en el Perú es limitada, en primer
lugar por el desconocimiento o falta de visión competitiva del empresariado nacional

EL CONTRATO DE KNOW HOW O DE PROVISIÓN DE

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Para establecer un marco legal regulador del contrato de Know How, se requiere,
determinar lo siguiente:
(a)  ¿Qué se entiende por contrato de Know How?
(b)  ¿Cuáles son las características del contrato de Know How?
(c)  ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de Know How?
(d)  ¿Cuáles son los elementos que estructuran el contrato de Know How?
(e)  ¿Cuáles son las razones que justifican legislar el contrato de Know How?

CONCEPTO DEL CONTRATO DE KNOW HOW:

Se le define como el acuerdo - que tiene relevancia contractual autónoma - con los
cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la
solución de problemas técnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin que
este último pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial.
Se define al contrato de Know How cuando un proveedor se compromete a trasmitir
un conocimiento técnico secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo
y quien se obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado
Regalía".
Definen al contrato de Know How como: "Aquel contrato que se refiere a la licencia de
conocimientos de orden técnico, económico o comercial, no protegidos por la
legislación industrial".
Supuestos
En lo que respecta a la terminología: ¿contrato o licencia?
• La doctrina mayoritaria lo denomina como "Contrato de Know How". Sin
embargo existe un sector en la doctrina, que emplean la terminología: "Licencia
de Know How".
En lo que respecta a los derechos transmitidos: ¿cesión o venta?
• Es opinión mayoritaria que sólo se cede el uso y otros derechos conexos como
la explotación o exclusividad del Know How.
La contraprestación: ¿onerosidad o contraprestación?
• Existen prestaciones recíprocas entre las partes, las cuales, para el receptor de
los conocimientos técnicos reservados consisten en el pago de regalías.
La estructura del contrato.
• "Es el negocio jurídico cuyo objeto es la cesión del derecho sobre un
conocimiento técnico reservado, realizada por su titular a favor de la otra
parte, a cambio de una contraprestación
CARACTERÍSTICAS:
- Es un contrato principal, no depende de la celebración de negocio jurídico
- Es un contrato atípico al no esta regulado en el ordenamiento jurídico
- Es un contrato complejo, su estructura y objeto pueden revestir distintos
esquemas
- Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las
partes
- Es un contrato constitutivo, crea relaciones jurídicas entre los contratantes.
- Es un contrato de prestaciones recíprocas, cada parte debe realizar una
prestación a favor de la otra.
- Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer
por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del
contrato.
- Es un contrato que por sus efectos es de ejecución inmediata.
- Es un contrato que por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser de
ejecución única o por tracto sucesivo
- Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How, o
de goce, cuando sólo se estipula el uso y disfrute del mismo.
- En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título
gratuito.

NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE KNOW HOW

En primer lugar está aquella vertiente que indica que la naturaleza jurídica del contrato
de Know How está dada por la similitud de otros contratos: compraventa, locación de
servicios o de obra, sociedad y arrendamiento; y por la falta de regulación legal,
permite la aplicación por analogía de las normas que respectivamente regulan a estos
contratos.

Semejanzas y diferencias del contrato de transmisión del Know How con los
contratos indicados ut supra.
Con el contrato de compraventa.- La similitud se basa en que el Know How como
"bien" puede ser vendido; sin embargo, esta semejanza no permite la absorción del
contrato de transmisión del Know How con la compraventa; para ello lo fundamentaré
con los siguientes argumentos
- El contrato de transmisión del Know How en la modalidad de venta, puede darse una
relación de prestaciones sucesivas, cuya ejecución difiere en el tiempo (tracto
sucesivo), situación que no se da en el contrato compraventa.
-  El contrato de compraventa admite un traslado de dominio, situación que no se da
en el contrato de transmisión de Know How, debido a que el objeto del mismo es un
bien inmaterial.
-  El contrato de compraventa reviste modalidades como la compraventa sobre
medida, la misma, que no es aplicable al contrato de transmisión del Know How.

Semejanzas y diferencias del contrato de transmisión del Know How con los
contratos indicados ut supra.
Con el contrato de locación de servicios.- la semejanza radica en que el objeto del
contrato de locación es la prestación de servicios materiales e intelectuales. Sin
embargo, las diferencias saltan a la vista:
- El contrato de locación de servicios consiste en prestar un servicio (obligación de
hacer); en cambio, el contrato de transmisión de Know How consiste en suministrar el
conocimiento técnico (obligación de dar) con independencia de prestar un servicio
adicional, asesoría, entrenamiento, etc.
- El contrato de locación de servicios está sujeta a una limitación temporal, que en el
Perú es de seis años, si es servicio profesional, o de tres años, si son otra clase de
servicios (art. 1768 C.C.), y a cambio de una retribución; no obstante, la misma no es
compatible con el contrato de transmisión de Know How; en primer lugar porque no
existe limitación temporal - incluso el plazo puede ser indeterminado y sujeto a otros
factores distintos al del tiempo -, asimismo, el pago de una retribución no es la única
forma de contraprestación.
Con el contrato de locación de obra.- La semejanza con el contrato de transmisión de
Know How es que, se puede estipular para la explotación técnica y económica de los
conocimientos técnicos transmitidos, la ampliación de las instalaciones del receptor, o
construir uno nuevo, o la construcción del soporte material del Know How; no
obstante, presente elementales diferencias:
-  La inmaterialidad del objeto perseguido por el adquirente del Know How altera
sustan-cialmente el marco del contrato de locación de obra.
-  Cláusulas de confidencialidad o prohibición de divulgación y de utilización del Know
How, al expirar el contrato, no cabe dentro de la esencia ni la regulación legal del
contrato de locación de obra.
Con el contrato de sociedad.- La similitud radica en que la transmisión del Know How
puede inferir un vínculo societario del mismo; sin embargo, existen diferencias:
- En el contrato de transmisión del Know How no siempre hay un fin común, sus
intereses son contrapuestos.
-  El contrato de transmisión de Know How puede formar parte del marco de la
colaboración empresarial; no obstante, este es un marco general que puede
comprender el contrato de sociedad, Joint Venture, consorcio, entre otros, donde
estas figuras contractuales son independientes los unos de los otros.

Con el contrato de arrendamiento.- La similitud radica en el tracto sucesivo de la

ejecución de la prestación y en la cesión del bien objeto del arrendamiento; pero,
presentan las siguientes divergencias:
-  El contrato de arrendamiento recae en bienes corporales y no en conocimientos
técnicos secretos.
- El contrato de arrendamiento exige renta como contraprestación; en cambio, en el
contrato de transmisión de Know How en el ámbito de pago se habla de regalías.
ELEMENTOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW
a) Cesión.- Una de las formas de provisión de los conocimientos técnicos
reservados es mediante la transmisión del permiso del uso y explotación del
mismo por parte del titular del Know How en beneficio del receptor de los
conocimientos técnicos.
b) Transmisión del derecho.- Este punto está en referencia a la transmisión del
derecho de propiedad del titular del Know How, la cual, se traduce en la venta
del conocimiento técnico - el bien y el derecho -, situación poco tratado en la
doctrina.
c) Conocimientos técnicos reservados.- Este punto se refiere al Know How como
objeto, lo cual, demostramos la necesidad de diferenciar y de estudiar en forma
 separado tanto el objeto del Know How y el contrato de Know How, porque
como vemos ambos tienen conceptos, estructuras, características y naturaleza
distintas.
d) Sujetos.- En todo contrato siempre se encontrará dos partes, por lo tanto, decir
que el contrato es bilateral o sinalagmático es redundar el tema. Como la
transmisión (sea cesión o venta) del Know How es mediante un contrato, se
puede decir que existe una parte que entrega el Know How y otra parte que
recibe el Know How, sin embargo, el término con que se encuadraría cada
parte es discutible.
 El término sería el de transmisor y receptor, porque la misma permite
encuadrar la actividad de cesión y venta, es decir, el transmisor puede ceder o
vender su Know How y el receptor sería el beneficiario del mismo.
e) Contraprestación.- "La obligación de pagar regalías, como contraprestación por
la licencia recibida, puede ser eliminada, sin que se altere la esencia del
contrato“.
f) Cláusulas.- Como todo contrato, su estructura presenta cláusulas que
encuadran los derechos, obligaciones y responsabilidades tanto del transmisor
como del receptor del Know How, los cuales, por la libertad contractual, las
partes pueden establecer una variedad de las mismas:
 1.- Cláusula de suministro del Know How.- "La designación del objeto se hará
por la mención del principio esencial de la obra, y después por la indicación del
resultado que ella proporcione".
 2.- Cláusula de Confidencialidad.- Entendido que el objeto del Know How
reviste el carácter de secreto por su valor económico
 3.- Cláusula de Exclusividad.- Igual como la cláusula de confidencialidad, es un
pacto que se estipula específicamente en la cesión del Know How, y significa
que el transmisor de los conocimientos técnicos se obliga frente al receptor del
mismo en cederle sólo a él dentro de un determinado territorio.
 conocimiento la legislación aplicable.
 4.- Cláusula Territorial.- Es aquella cláusula en donde se limita la utilización del
Know How cedido dentro de un determinado territorio. De esta cláusula se
desprende variables que deben ser considerados:
 a) Cláusulas por las que se restrinjan los derechos del receptor a una área
determinada del país.
 b) Cláusulas de territorialidad en relación con las restricciones a la exportación
por parte del receptor. Son aquellas en que se restringen las exportaciones que
el receptor realiza sobre la base del Know How empleado, aunque como en el
apartado anterior.
 5.- Cláusula sobre Sub-Concesiones del Know How.- Es aquella cláusula que
regula la situación en que el beneficiario con la cesión del Know How pueda
conceder sub-cesiones.
 6.- Plazo.- Hemos señalado que en los contratos de transmisión de Know How,
la misma puede darse por venta o mediante la cesión del mismo; si se realiza
por venta, el plazo de duración del mismo sólo estaría en función al pago de
sumas periódicas, aunque usualmen-te se pacte el pago al contado con entrega
del Know How.
 7.- Otras Cláusulas.- Se han detectado otras, las cuales, no representan la
esencia del presente contrato. Sin embargo, la práctica de los mismos lo han
tenido por convenientes, por lo tanto, estas cláusulas son:
 a) Cláusula sobre las Mejoras.- A causa de la rapidez del progreso tecnológico,
las partes que celebran un contrato de Know How, pueden contar con que se
descubran mejoras a éste dentro de un lapso relativamente breve.
 b) Cláusulas obligacionales.- Son aquellas que imparten una determinada
obligación -usualmente al receptor del Know How - que no son iguales a las
obligaciones esenciales entre las partes. Entre estas obligaciones tenemos:
 -  Obligación de no competir.-
 -  Obligación del receptor de no utilizar el Know How cedido para crear nuevas
instalaciones destinadas a terceros.
 - Obligación del receptor en informar el mal uso del Know How.
 -  Obligación del receptor en no emplear el Know How en territorios concedidos
a otros receptores.
 - Obligación de aplicar el nombre o marca del transmisor del Know How.
 -  Obligación de accionar contra terceros infractores.
 c)  Cláusula de Paquete de Licencia.- conocido como "Package Licensing"; esta
cláusula coloca a disposición del receptor del Know How un paquete de
licencias no necesariamente vinculados entre sí.
 d)  Cláusula de Parallel Licensing.- consiste en la posibilidad de transmitir un
mismo Know How a diversos receptores ubicados en distintos países, los
cuales, se encuentran asociados entre sí por una comunidad de intereses.
 e) Cláusula de Most Favored License Provision.- Aquí el receptor se encuentra
posibilitado en exigir del transmisor las mejores condiciones que puede haber
contratado con terceros.
 f)  Acuerdos enlazados.- Conocido en la doctrina como "Tying arrangements ",
los cuales, consisten en la obligación del receptor de recibir del transmisor
 materias primas, equipos o servicios, ya sean propios del transmitente o de un
tercero.
 g)  Cláusula de Cross Licensing.- Consiste en que el proveedor, para llegar a un
producto determinado, requiere de una complementación, la cual, la posee un
tercero.
 h) Cláusulas restrictivas.- Correa estudió una serie de cláusulas restrictivas en la
contratación de tecnología, las cuales pueden ser aplicables en la transmisión
del Know How, así tenemos:
 - Restricciones del uso de la tecnología después de expirado el contrato.
 - Restricciones relativas al uso de personal.
 - Restricciones relativas a tecnología competidora.
 - Restricciones relativas a la administración de la empresa receptora.
 - Prohibición de cuestionar los derechos licenciados.
 i) Cláusula de solución de conflictos o litigios.- Consiste en que las partes ante la
existencia de una controversia se dirija ante un órgano legitimado que
solucione el conflicto de intereses; la misma puede ser el arbitral o el órgano
jurisdiccional.
 j) Cláusula de expiración del contrato.- Aquí las partes pueden estipular
causales de resolución o rescisión del contrato y las responsabilidades que la
misma origina; sin embargo, debe tenerse en cuenta que lo que se entiende
por resolución y rescisión contractual difiere en determinados países; por
tanto, hay que tomar
FUNDAMENTOS PARA LEGISLAR EL CONTRATO DE KNOW HOW
• FUNDAMENTOS PARA LEGISLAR EL CONTRATO DE KNOW HOW
• Dota de seguridad jurídica al Know How.- El regular positivamente el
secreto empresarial, permitiría y facilitaría al empresario o al particular
un conjunto de reglas aceptables que permitan un desarrollo más
seguro de esta figura.
• Facilita el desarrollo del Know How.- Experimentan cambios o
"evoluciones".
• Concede igualdad de trato.- La "Ley" no concede privilegios ni
distinciones a función de factores personales, por el contrario, rige para
todos (sea nacional o extranjero)
• Uniformiza criterios.- Al regular positivamente el Know How, se debe
tener en cuenta, instrumentos legales internacionales reguladores de
 esta figura jurídica, ya sea por recabar la experiencia de sistemas legales
de otros países, así como, unificar criterios legales.
COLOFÓN: PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL CONTRATO DE KNOW HOW
 TÍTULO "I"
 ALCANCES
 Artículo 1 "ÁMBITO DE APLICACIÓN".-
 Artículo 2 "DEFINICIONES".-
 A) Know How.-
 B) Objeto del Know How.-
 b.l) Conocimiento.-
 b.2) Descubrimientos.-
 b.3) Experiencia Técnica.-
 b.4) Invención.-.
 b.5) Prácticas Manuales.-
 b.6) Secreto.-
 b.7) Valor económico.-
 C) Contrato de Know How.-
 el) Cláusula de confidencialidad.-
 c.2) Cláusula de exclusividad.-
 c.3) Cláusula de sub-concesión.-
 c.4) Cláusula de suministro.-
 c.5) Cláusula territorial.-
 c.6) Contrato mixto de Know How.-
 c.7) Contrato puro de Know How.-
 c.8) Receptor del Know How.-
 c.9) Titular del Know How.-.
 c.10) Transmisor del Know How.-
 D) Efectos del Know How.-
 TÍTULO "II"
 OBJETO DEL KNOW HOW
 Artículo 3.- El conocimiento o información de un secreto empresarial
necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o
finalidades de los productos.
 Artículo 4.- Son susceptibles de protección como secreto empresarial tanto el
conocimiento técnico integrado por procedimientos de fabricación y
producción en general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de
técnicas industriales y comerciales.
 Artículo 5.- A efectos de la presente ley, no se considerará como objeto del
Know How aquellos conocimientos que sean de dominio público, la que resulte
evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por
disposición legal o por orden judicial.
 Artículo 6.- El conocimiento que se considere secreto de empresa deberá
constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos,
microfilmes, películas u otros elementos similares.
 Artículo 7.- Toda persona natural o jurídica que haya elaborado, aprehendido o
adquirido legítimamente un conocimiento técnico reservado, se le reputará
titular de éste.
 como, internacionales.
 TÍTULO "III"
 CONTRATO DE KNOW HOW
 Artículo 8.- El titular de un secreto de empresa podrá transmitirlo mediante
venta o autorizar su uso a un tercero.
 Artículo 9.- Cuando se pacte la venta del Know How, las partes establecerán la
forma y tiempo de pago.
 Artículo 10.- Cuando se pacte la cesión del Know How, el transmisor tiene
como obligación suministrar el Know How pactado, garantizando su posibilidad
técnica y económica.
 Artículo 11.- El receptor del Know How está obligado a cumplir con la
contraprestación pactada, así como, en guardar reserva, a través de una
cláusula de confidencialidad.
 Artículo 12.- En el contrato de Know How se puede estipular cláusulas de
exclusividad y territorialidad..
 Artículo 13.- También se puede estipular cláusula de sub-concesiones,
consignando la prohibición o permiso para el receptor de ceder a terceros los
conocimientos técnicos reservados a éste cedidos.
 Artículo 14.- Se les deja a las partes la libertad de establecer las cláusulas que
reputen necesarias, siempre y cuando no atenten contra el orden jurídico, el
interés de una de las partes o el público o las buenas costumbres.
 Artículo 15.- A efectos de lo señalado en el anterior artículo, la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI, será el órgano competente en
ventilar cuestiones de revisión de los aspectos formales y de fondo del contrato
de Know How.
 Artículo 16.- Las partes pueden establecer, en el caso de cesión de
conocimientos técnicos reservados, un plazo de duración determinado o
indeterminado, ya sea en la transmisión del Know How, en la ejecución del
contrato, o bien, en el cumplimiento de la contraprestación pactada.
 Artículo 17.- Si una de las partes incurre en responsabilidad pre-contractual,
contractual o post-contractual, la parte perjudicada, podrá solicitar la
respectiva indemnización de daños y perjuicios, aplicándose, en lo que
corresponda, lo normado en el Código Civil.
 TÍTULO "IV"
 EFECTOS DEL KNOW HOW
 Artículo 18.- En lo que respecta a los efectos de índole de la propiedad
intelectual, se aplicarán supletoriamente, en lo que corresponda, las normas
dadas para este tipo de propiedad.
 Artículo 19.- Cuando los efectos sean absolutos o personales, se aplicará
supletoriamente, en lo que corresponda, lo normado en el Código Civil.
 TÍTULO "V"
 DISPOSICIONES FINALES
 Artículo 20.- Los secretos empresariales podrán ser objeto de depósito notarial.
A estos efectos, deberá presentarse en un sobre cerrado y lacrado,
conteniendo la descripción de aquel secreto.
 Artículo 21.- Sin perjuicio a lo establecido en el artículo anterior, puede
autorizarse por INDECOPI, una entidad privada certificadora, la cual, recabará
los datos personales del titular del Know How, así como, el secreto en sí, siendo
divulgado sólo por orden judicial.
 Artículo 22.- En lo que respecta, a la adquisición, divulgación, empleo o
transferencia indebida por parte de terceros de un secreto empresarial, el
perjudicado podrá iniciar las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiera lugar.
CONTRATO DE EDICIÓN
Es un contrato por el cual el titular de la propiedad intelectual de una obra cede al
editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de
distribuirla.
El contrato de EDICIÓN es aquel por medio del cual el autor o sus derechos habientes
ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra
y de distribuirla.
La persona que recibe la edición se llama EDITOR, nuestra ley de Derecho de autor
regula el contrato de edición en el Artículo 84.
ARTÍCULO 84.- Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra
literaria, científica o artística, o sus derechohabientes, concede, en condiciones
determinadas, a una persona llamada editor, el derecho de reproducir su obra y
vender los ejemplares, a cambio de una retribución.
El editor editará por su cuenta y riesgo, la obra y entregará al autor la remuneración
convenida.
Artículo 85.-El contrato de edición de una obra no implica la enajenación de los
derechos patrimoniales del autor de la misma. El editor no tendrá más derechos que
los de reproducir y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas en
el contrato, el que deberá formalizarse por escrito.
El derecho concedido a un editor para publicar varias obras separadas no comprende
la facultad de publicarlas reunidas en un solo volumen y viceversa.
La finalidad del contrato de edición es la de reproducción y venta de los ejemplares de
las obras.
PLAZO DEL CONTRATO DE EDICION:
ARTÍCULO 86.- El contrato de edición podrá pactarse por un plazo determinado o por
un número establecido de ediciones, especificando el número de ejemplares que
tendrá cada edición. Si el contrato no estableciera ni el plazo ni el número de
ediciones, se entenderá que cubre una sola edición.
Salvo pacto en contrario, si agotada una edición el editor no reeditare la obra en el
plazo de 18 meses, el autor podrá solicitar la rescisión del contrato. En el caso de un
contrato por tiempo determinado, los derechos del editor expiran al agotarse la última
edición hecha dentro del plazo, y si fuere un número determinado de ediciones
al agotarse la última. Para tal efecto, se considera que una edición está agotada
cuando el editor no puede satisfacer la demanda del público, o cuando el número de
ejemplares en su poder no excede de cien.
ARTÍCULO 87.- Si se tratare de una obra anónima y con posterioridad apareciera el
autor de la misma, el editor queda obligadoa pagarle los derechos que correspondan
por la explotación de su obra. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el monto del
pago, se aplicará lo dispuesto en el artículo 83 de esta ley.
Si el editor hubiere procedido de mala fe, el autor tendrá derecho además, a la
indemnización que corresponda.
Artículo 88.- El autor debe entregar al editor, en el plazo establecido en el contrato, la
obra que se va a editar, en forma tal que permita su reproducción normal, el editor no
podrá, sin la autorización escrita del autor, efectuar modificaciones, abreviaturas o
ediciones a la obra.
Por su parte, según el Artículo 89, el autor si tiene derecho a realizar las correcciones,
enmiendas o mejoras que estime convenientes, antes que la obra entren en prensa.