Tpi 3831 2014

TRIBUNAL
TRIBUNAL DEDE DEFENSA

DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
PROPIEDAD INTELECTUAL
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Propiedad Intelectual
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
Nº 3831-2014/TPI-INDECOPI
3831-2014/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
SOLICITANTE
SOLICITANTE :: JORGE
JORGE LUIS
LUIS URIBE
URIBE MOYANO
MOYANO
OPOSITORA
OPOSITORA :: BANCO
BANCO INTERAMERICANO
INTERAMERICANO DE
DE FINANZAS
FINANZAS
Registro
Registro multiclase
multiclase -- Riesgo
Riesgo dede confusión
confusión entre
entre signos
signos queque distinguen
distinguen
servicios
servicios de
de las
las clases
clases 35
35 yy 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Nomenclatura Oficial:
Oficial: Inexistencia
Inexistencia
Lima,
Lima, veintidós
veintidós de
de octubre
octubre de
de dos
dos mil
mil catorce.
catorce.
I.I. ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
Con
Con fecha
fecha 2424 de
de setiembre
setiembre de
de 2012,
2012, Jorge
Jorge Luis
Luis Uribe
Uribe Moyano
Moyano (Perú)
(Perú) solicitó
solicitó el
el
registro multiclase de la marca de servicio
registro multiclase de la marca de servicio BIP BIP BANCO
BANCO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL
DEL
PERÚ
PERU para
para distinguir:
distinguir:
- Clase
Clase 35:
35: Servicio
Servicio de
de compilación
compilación de
de datos.
datos.
-- Clase
Clase 36:
36: Servicio
Servicio de
de consultoría
consultoría sobre
sobre medios
medios de
de financiamiento,
financiamiento, servicio
servicio
- de consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios.
de consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios.
Con
Con fecha
fecha 14 14 de
de diciembre
diciembre de de 2012,
2012, Banco
Banco Interamericano
Interamericano de de Finanzas
Finanzas (Perú)
(Perú)
formuló oposición señalando lo
formuló oposición señalando lo siguiente:siguiente:
- EsEs titular
titular de
de laslas marcas
marcas BIF BIF (Certificados
(Certificados N° Nº 18283
18283 yy N° Nº 8563),
8563), que
que
- distinguen
distinguen servicios de las clases 35 y 36 de la Nomenclatura Oficial,
servicios de las clases 35 y 36 de la Nomenclatura Oficial,
respectivamente.
respectivamente.
- Su
Su solidez
solidez financiera
financiera y y calidad
calidad de de sus
sus servicios
servicios hanhan permitido
permitido que
que sean
sean uno
uno
-
de
de los principales bancos del Perú, siendo reconocidos por el público
los principales bancos del Perú, siendo reconocidos por el público
consumidor
consumidor por por las
las siglas
siglas BIF BIF que
que indican
indican un un origen
origen empresarial
empresarial
determinado.
determinado.
- El signo solicitado está conformado por una denominación susceptible de
- El signo solicitado está conformado por una denominación susceptible de
engañar
engañar a a los
los medios
medios comerciales
comerciales o o alal público
público consumidor
consumidor sobre
sobre las
las
características
características o o cualidades
cualidades de
de los
los servicios
servicios que
que sese pretenden
pretenden distinguir;
distinguir;
asimismo,
asimismo, resulta
resulta confundible
confundible con con sus
sus marcas
marcas registradas
registradas en en las
las clases
clases 3535 y
y
36 de la Nomenclatura
36 de la Nomenclatura Oficial. Oficial.
- La denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, será percibida
— La denominación BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERU será percibida
por
por elel público
público como
como unauna indicación
indicación queque alude
alude o o hace
hace referencia
referencia directa
directa aa
una entidad bancaria.
una entidad bancaria.
- El solicitante no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que
- El solicitante no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que
cuenta
cuenta con con autorización
autorización por por parte
parte dede lala Superintendencia
Superintendencia de de Banca
Banca y y
Seguros
Seguros para operar
para operar como como entidad
entidad bancaria
bancaria en
en el
el Perú;
Perú; por
por lo
lo que
que sese
concluye
concluye que que el el signo
signo solicitado
solicitado a a registro
registro resulta
resulta engañoso,
engañoso, ya ya que
que
M-SPI-01/1B
M-SPI—O1/1B 1-24
1-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
proporciona
proporciona una una información
información equivocada
equivocada o o incorrecta
incorrecta de de las
las características
características
de los servicios
delos servicios queque sese pretenden
pretenden distinguir.
distinguir.
- Tal
Tal engaño
engaño es es susceptible
susceptible de de influenciar
influenciar negativamente
negativamente en en el el mercado
mercado
-
debido
debido a que el público usuario podría contratar los servicios que el
a que el público usuario podría contratar los servicios que el signo
signo
solicitado
solicitado pretende
pretende distinguir
distinguir bajobajo la la creencia
creencia de de queque los
los mismos
mismos son
son
ofrecidos
ofrecidos porpor unun supuestos
supuestos “Banco
“Banco Inmobiliario
Inmobiliario del
del Perú”
Perú” o,
o, puede
puede generar
generar
distorsiones
distorsiones pues pues alejaría
alejaría a a los
los potenciales
potenciales clientesclientes o o usuarios
usuarios de de laslas
verdaderas
verdaderas entidades bancarias que sí ofrecen los servicios que el signo
entidades bancarias que sí ofrecen los servicios que el signo
solicitado
solicitado pretende
pretende distinguir.
distinguir.
- Las
Las siglas BIP
siglas BIP queque conforman
conforman al al signo
signo solicitado,
solicitado, son son las las dede mayor
mayor
- relevancia,
relevancia, toda vez que la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL
toda vez que la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL
PERÚ
PERU resulta
resulta descriptiva
descriptiva al al hacer
hacer referencia
referencia al al tipo
tipo dede entidad
entidad financiera
financiera
que
que prestaría
prestaría loslos servicios
servicios en en las
las clases
clases 35 35 yy 3636 de
de lala Nomenclatura
Nomenclatura Oficial.Oficial.
- Así,
Así, realizado el examen comparativo entre los signos, se
realizado el examen comparativo entre los signos, se advierte
advierte que que son
son
-
fonética
fonética yy gráficamente
gráficamente semejantes
semejantes (BIP (BIP // BIF),
BIF), no no siendo
siendo suficiente
suficiente para
para
diferenciarlos
diferenciarlos la la inclusión
inclusión de de lala letra
letra P P en
en elel signo
signo solicitado
solicitado en en lugar
lugar de de lala
letra
letra FF en
en la
la marca
marca registrada.
registrada.
- Los
Los servicios
servicios queque pretende
pretende distinguir
distinguir el el signo
signo solicitado
solicitado en en lala clase
clase 35 35 de
de lala
- Nomenclatura Oficial se encuentran comprendidos dentro de los servicios
Nomenclatura Oficial se encuentran comprendidos dentro de los servicios
que
que distingue
distingue su su marca
marca registrada
registrada en en dicha
dicha clase.
clase.
- Los servicios
Los servicios de de consultoría
consultoría sobre
sobre medios de
medios de financiamiento,
financiamiento, serviciosservicios de de
-
consultoría
consultoría financiera y fondos para proyectos inmobiliarios que pretende
financiera y fondos para proyectos inmobiliarios que pretende
distinguir
distinguir elel signo
signo solicitado
solicitado en en lala clase
clase 36 36 de de lala Nomenclatura
Nomenclatura Oficial Oficial se se
encuentra
encuentra comprendidos
comprendidos dentro
dentro de
de los
los servicios
servicios bancarios
bancarios y
y similares
similares que
que
distingue
distingue su su marca
marca registrada
registrada en en dicha
dicha clase.
clase.
- Amparó
Amparó su oposición en los artículos 135
su oposición en los artículos 135 inciso
inciso i)¡) yy 136
136 inciso
inciso a) a) dede lala
- Decisión
Decisión 486.
486.
-
-
Adjuntó
Adjuntó unauna copia
copia de de su
su página
página web web yy de de lala nota periodística “Lanzan
nota periodística “Lanzan tarjeta
tarjeta
de
de crédito con imagen de puente inca de 500 años de antigüedad”,
crédito con imagen de puente inca de 500 años de antigúedad”,
publicada
publicada en en el
el Diario
Diario ElEl Comercio
Comercio (fojas(fojas 69 69 a a 73).
73).
A
A pesar
pesar de
de haber
haber sido
sido debidamente
debidamente notificado,
notificado, Jorge
Jorge Luis
Luis Uribe
Uribe Moyano
Moyano no
no
absolvió el traslado de la oposición.
absolvió el traslado de la oposición.
Mediante
Mediante Resolución
Resolución Nº Nº 2547-2013/CSD-INDECOPI
2547—2013/CSD—INDECOPI de
de fecha
fecha 11
11 de
de setiembre
setiembre
de
de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada
formulada y,
y, otorgó
otorgó el
el registro
registro del
del signo
signo solicitado
solicitado en
en las
las clases
clases 35
35 y
y 36
36 de
de la
la
Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
Respecto
Respecto aa lala clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Nomenclatura Oficial
Oficial
Informe de Antecedentes
Informe de Antecedentes
M-SPI-01/1B
M-SPI—O1/1B 2-24
2-24
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COMPETENCIA
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Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
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EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
 Banco
Interamericano de
de Finanzas
Finanzas es es titular
titular de de laslas marcas
marcas BIF BIF
(Certificados N° 18283 y N° 8563), que distinguen
(Certificados Nº 18283 y Nº 8563), que distinguen servicios de las clases servicios de las clases
35
35 yy 36
36 de
Nomenclatura Oficial, Oficial, respectivamente.
respectivamente.
 Asimismo,
Asímismo, Banco Banco Interamericano
titular dede varias
varias marcas
marcas
que
que incluyen
incluyen en
en su su conformación
conformación las
las letras
letras BIF:
BIF: BANCO
BANCO
INTERAMERICANO
INTERAMERICANO DE DE FINANZAS
FINANZAS BIF BIF yy logotipo
logotipo (Certificado
(Certificado N° Nº 54997);
54997);
BIF
BIF y logotipo (Certificado Nº 30541); BIF y logotipo (Certificado N°
y logotipo (Certificado N° 30541); BIF y logotipo (Certificado Nº 66844);
66844);
BIF
BIF BANCO
INTERAMERICANO DE DE FINANZAS
FINANZAS yy logotipo logotipo (Certificado
(Certificado N° Nº
54993);
54993); BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS yy logotipo
BIF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS logotipo
(Certificado
54995); BANBIF
BANBIF yy logotipo
logotipo (Certificados
(Certificados N° Nº 3509;
3509; N° Nº 3510;
3510;
N° 3511; N° 3512; N° 3508; N° 3507; N°
Nº 3511 ; Nº 3512; Nº 3508; Nº 3507; Nº 3513 y Nº 3416). 3513 y N° 3416).
 Administradora
Administradora de de Marcas
Marcas RD, RD, S.S. de
de R.L.
RL. de de C.V.CV. (México)
(México) es es titular
titular de
de la
la
marca TIP (Certificado N° 39304), que distingue servicios
marca TIP (Certificado Nº 39304), que distingue servicios de la clase 35 de de la clase 35 de
la
la Nomenclatura
Nomenclatura Oficial. Oficial.
 Tip
Tip dede México,
México, S.A.P.I.
S.A.P.I. de de C.V.
CV. (México)
(México) es es titular
titular de de la la marca
marca TIP TIP y y
logotipo
logotipo (Certificado Nº 77120), que distingue servicios de la clase 35 de
(Certificado N° 77120), que distingue servicios de la clase 35 de la
la
Nomenclatura
Nomenclatura Oficial. Oficial.
Evaluación
Evaluación del riesgo de
del riesgo de confusión:
confusión:
- ConCon relación
relación a a la
la marca
marca registrada
registrada bajobajo Certificado
Certificado N° Nº 18283,
18283, se se advierte
advierte
que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado
que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran se encuentran
comprendidos
comprendidos dentro dentro de los servicios
delos servicios que
que distingue
distingue la la marca
marca registrada.
registrada.
- ConCon relación a la marca registrada bajo Certificado Nº 8563, se
relación a la marca registrada bajo Certificado N° 8563, se advierte
advierte
que
que nono existe
existe vinculación
vinculación entre
entre los
los servicios
servicios a
a los
los que
que se se refieren
refieren los
los signos
signos
bajo
bajo análisis,
análisis, toda
toda vez que
vez que tienen
tienen distinta
distinta naturaleza
naturaleza y
y finalidad.
finalidad.
- Realizado
Realizado el el examen
examen comparativo
comparativo entreentre los
los signos
signos bajobajo análisis,
análisis, se se advierte
advierte
que no son semejantes.
Respecto
Respecto a a la
la clase
clase 36 36 de
de la
la Nomenclatura
Nomenclatura Oficial Oficial
Informe
Informe de de antecedentes
antecedentes

> Banco
Interamericano de
de Finanzas
Finanzas es
es titular
titular de
de laslas marcas
marcas BIF
BIF
(Certificados
(Certificados N° Nº 18283
18283 y y N°
Nº 8563),
8563), queque distinguen
distinguen serviciosservicios de de las
las clases
clases
35 y 36 de la Nomenclatura Oficial,
35 y 36 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.respectivamente.

> Asimismo,
Asímismo, Banco Banco Interamericano
Interamericano de
de Finanzas
titular varias
varias marcas,
marcas, en en
la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, que incluyen
la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, que incluyen en su conformación las en su conformación las
letras
letras BIF:
BIF:
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 3-24
3-24
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EXPEDIENTE N°
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Marca
Marca Certificado
Certificado
BANCO
INTERAMERICANO DE
DE N°
Nº 54998
54998
FINANZAS
FINANZAS BIF BIF yy logotipo
logotipo
BIF y logotipo
BIF y logotipo N°
Nº 54999
54999
BIF
BIF BANCO
INTERAMERICANO DE
DE N°
Nº 46045; Nº 430;
46045; N° 430; N°
Nº 54996;
54996; N°
Nº
FINANZAS
FINANZAS yy logotipo
logotipo 54994;
54994; N°
Nº 27853;
27853; N°Nº 27854;
27854; N°
Nº
133
133
BANBIF
BANBIF yy logotipo
logotipo N°
Nº 3509; Nº 3510; N°
3509; N° 3510; Nº 3511;
3511; N°
Nº
3512;
3512; Nº 3508; Nº 3507; N°
N° 3508; N° 3507; Nº 3513;
3513;
N°
Nº 67029
67029
BIF
BIF HABERES
HABERES N°
Nº 10852
10852
BIF NET
BIF NET N° 21476
Nº 21476
BIF
BIF BANCA
BANCA N°
Nº 67031
67031
BIF
BIF RED
RED N°
Nº 67032
67032
BIF
BIF NET yy logotipo
NET logotipo N° 40655
Nº 40655
BIFONLINE
BIFONLINE N°
Nº 67034
67034
BIFRED
BIFRED N°
Nº 67033
67033
BIFTRADE
BIFTRADE yy logotipo
logotipo N°
Nº 68301
68301
BIFTRADE
BIFTRADE N° 68300
Nº 68300
CUENTA
CUENTA GENIAL
GENIAL DEL DEL BIF
BIF N°
Nº 48356
48356
SERVICIOS
SERVICIOS DOMICILIADOS
DOMICILIADOS BIF BIF N°
Nº 10851
10851
TELEBIF
TELEBIF N° 10850
Nº 10850
CUENTA
CUENTA GENIAL
GENIAL DEL DEL BIF,
BIF, TU
TU ELIGES
ELIGES N°
Nº 4681
4681
BIF
BIF BANCO INTERAMERICANO DE
BANCO INTERAMERICANO DE N°
Nº 133
133
FINANZAS
FINANZAS y y logotipo
logotipo
Evaluación
Evaluación del del riesgo
riesgo de de confusión:
confusión:
- Con
Con relación
relación a
a la
la marca
marca registrada
registrada bajo
bajo Certificado
Certificado N°
Nº 18283,
18283, se se advierte
advierte
- que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no
que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado no se
se
encuentran vinculados con los servicios que distingue la
encuentran vinculados con los servicios que distingue la marca registrada, marca registrada,
toda
toda vez
vez que
que se se trata
trata de
de servicios
servicios de
de distinta
distinta naturaleza
naturaleza yy finalidad.
finalidad.
- Con
Con relación
relación a
a la
la marca
marca registrada
registrada bajo
bajo Certificado
Certificado N°
Nº 8563,
8563, se
se advierte
advierte
- que los servicios que los servicios que pretende distinguir el signo
que los servicios que los servicios que pretende distinguir el signo
solicitado
solicitado se encuentran comprendidos dentro de los servicios que
se encuentran comprendidos dentro de los servicios que
distingue
marca registrada.
registrada.
- Realizado
Realizado el
el examen
examen comparativo
comparativo entre
entre los
los signos
signos bajo
bajo análisis,
análisis, se
se advierte
advierte
-
Respecto
Respecto a a ambas
ambas clases clases 3535 yy 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial
Aptitud distintiva del signo
Aptitud distintiva del signo solicitado solicitado
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 4-24
4-24
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Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
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- El
El signo
signo solicitado
solicitado no no se se encuentra
encuentra incursoincurso en en la
la prohibición
prohibición de de registro
registro
1
establecida en el artículo 135 inciso i)
establecida en el artículo 135 inciso ¡) de la Decisión de la Decisión 486
4861,, toda
toda vez que
vez que lala
denominación
denominación que lo conforma no contiene una indicación errónea o
que lo conforma no contiene una indicación errónea o
incorrecta
incorrecta sobre
sobre la la prestación
prestación de de los
los servicios
servicios queque sese pretenden
pretenden distinguir.
distinguir.
Examen
Examen de de registrabilidad:
registrabilidad:
- ElEl signo
signo solicitado
solicitado cumple
cumple con con serser distintivo
distintivo y y susceptible
susceptible de de representación
representación
gráfica,
gráfica, conforme al artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose fuera
conforme al artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose fuera
de
de las
las prohibiciones
prohibiciones de de registro
registro establecidas
establecidas en en los
los artículos
artículos 135
135 y
y 136
136 de
de
la referida norma.
la referida norma.
- Sin
Sin perjuicio
perjuicio dede ello,
ello, lala denominación
denominación BANCO BANCO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL DEL PERÚ,
PERU, ,
no resulta ser reivindicable, toda vez que la referida
no resulta ser reivindicable, toda vez que la referida denominación, en denominación, en
relación
relación concon loslos servicios
servicios que que pretende
pretende distinguir,
distinguir, hacehace referencia
referencia a a un
un
“banco
“banco de de datos”,
datos”, especialmente
especialmente referido referido alal sector
sector inmobiliario,
inmobiliario, asíasí como
como a a
un
un área
área geográfica
geográfica (el
(el territorio
territorio peruano)
peruano) en
en donde
donde se
se prestarán
prestarán tales
tales
servicios.
servicios.
- Finalmente,
Finalmente, se se han
han tenido
tenido a a la
la vista
vista las
las marcas
marcas señaladas
señaladas en en los
los informes
informes
de
de antecedentes,
antecedentes, en en ambas
ambas clases,
clases, con
con las
las cuales
cuales el
el sigo
sigo solicitado
solicitado no
no es
es
susceptible de generar riesgo de confusión dadas las
susceptible de generar riesgo de confusión dadas las diferencias fonéticas diferencias fonéticas
yy gráficas
gráficas entre
entre los
los mismos.
mismos.
Con
Con fecha
fecha 18 18 de
de octubre
octubre de
de 2013,
2013, Banco
Finanzas interpuso
interpuso
recurso de apelación manifestando lo
recurso de apelación manifestando lo siguiente:siguiente:
- ElEl signo
signo solicitado
solicitado será
será percibido
percibido porpor el
el público
público como
como unauna indicación
indicación que
que
alude
alude o o hace
hace referencia
referencia directa
directa aa una
una entidad
entidad bancaria,
bancaria, específicamente
específicamente a a
un
un supuesto
supuesto “banco
“banco inmobiliario
inmobiliario deldel Perú”;
Perú”; eses por
por ello
ello que
que se
se trata
trata de
de un
un
signo
signo engañoso,
engañoso, puespues alal verlo,
verlo, elel público
público asumirá
asumirá que que los
los servicios
servicios de
de
compilación
compilación de datos y de consultoría sobre medios financieros, servicio
de datos y de consultoría sobre medios financieros, servicio de
de
consultoría
consultoría y y fondos
fondos para
para proyectos
proyectos inmobiliarios
inmobiliarios que
que pretende
pretende distinguir
distinguir
son
son o o serán
serán ofrecidos
ofrecidos por
por una
una entidad
entidad bancaria,
bancaria, lo lo que
que nono es
es cierto.
cierto.
- ElEl engaño
engaño estáestá dado
dado precisamente
precisamente porque
porque el
el signo
signo solicitado
solicitado proporciona
proporciona
una
una información equivocada o incorrecta de las características de
información equivocada o incorrecta de las características de los
los
servicios que se pretenden distinguir, a saber, informa
servicios que se pretenden distinguir, a saber, informa equivocadamente equivocadamente
sobre
sobre quién
quién los
los ofrece.
ofrece.
- EnEn consecuencia, el
consecuencia, el signo
signo solicitado
solicitado se
se encuentra
encuentra incurso
incurso en en la
la prohibición
prohibición
de registro establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión
de registro establecida en el artículo 135 inciso ¡) de la Decisión 486. 486.
1
1 Artículo
Artículo 135.-
135.- No
No podrán
podrán registrarse
registrarse como
como marcas
marcas los
los signos
signos que:
que:
i)
i) Puedan engañar a los medios comerciales o al
Puedan engañar a los medios comerciales o al público,
público, en
en particular
particular sobre
sobre la
la procedencia
procedencia
geográfica,
geográfica, naturaleza,
naturaleza, elel modo
modo de de fabricación,
fabricación, las
las características,
características, cualidades
cualidades o o aptitud para
aptitud para el
el
empleo
empleo dede los
los productos
productos o o servicios
servicios de
de que
que se
se trate.
trate.
M-SPI-01/1B
M-SPI—O1/1B 5-24
5-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
- Por
Por otro
otro lado,
lado, existe
existe riesgo
riesgo de
de confusión
confusión entre
entre el
el signo
signo solicitado
solicitado yy las
las
- marcas registradas debido a que comparten una denominación semejante
marcas registradas debido a que comparten una denominación semejante
(BIP
(BIP // BIF).
BIF).
- Existe
Existe vinculación
vinculación entre
entre los
los servicios
servicios que
que pretende
pretende distinguir
distinguir el
el signo
signo
-
solicitado en las clases 35 y 36 y los servicios que distinguen sus
solicitado en las clases 35 y 36 y los servicios que distinguen sus marcas marcas
registradas
registradas enen dichas
dichas clases.
clases.
A
A pesar
pesar de
de haber
haber sido
sido debidamente
debidamente notificado,
notificado, Jorge
Jorge Luis
Luis Uribe
Uribe Moyano
Moyano no
no
absolvió el traslado de la apelación.
absolvió el traslado de la apelación.
II.
||. CUESTIÓN
CUESTIÓNEN
EN DISCUSIÓN
DISCUSIÓN
La
La Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual deberá
deberá determinar:
determinar:
a)
a) Si
Si el
el signo
signo solicitado
solicitado se
se encuentra
encuentra incurso
incurso en
en alguna
alguna dede las
las prohibiciones
prohibiciones
de registro establecidas en el artículo 135 de la Decisión
de registro establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486. 486.
b)
b) Si existe
Si existe riesgo
riesgo de de confusión
confusión entre
entre elel signo
signo solicitado
solicitado BIP
BIP BANCO
BANCO
INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL PERU y las marcas registradas BIF (Certificados N°
DEL PERÚ y las marcas registradas BIF (Certificados Nº
18283
18283 y y N°
Nº 8563),
8563), que
que distinguen
distinguen servicios
servicios de
de las
las clases
clases 35 y
35 y 3636 de
de la
la
Nomenclatura Oficial, respectivamente.
Nomenclatura Oficial, respectivamente.
III.
|||. ANÁLISIS
ANÁLISISDE
DELA
LA CUESTIÓN
CUESTIÓNEN
ENDISCUSIÓN
DISCUSIÓN
1.
1. Informe
Informe de
de antecedentes
antecedentes
Se
Se ha
ha verificado
verificado lo
lo siguiente:
siguiente:

> En
En la
la clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:
a)
a) La
La opositora,
opositora, Banco
Interamericanode de Finanzas,
Finanzas, eses titular
titular de
de la
la marca
marca de
de
servicio BIF, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales;
servicio BIF, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales;
administración
administración comercial;
comercial; trabajos
trabajos de
de oficina;
oficina; y
y todos
todos los
los demás
demás servicios
servicios
incluidos
incluidos en
en la
la clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Nomenclatura Oficial,
Oficial, inscrita
inscrita bajo
bajo
Certificado N° 18283, vigente hasta el 19 de julio de
Certificado Nº 18283, vigente hasta el 19 de julio de 2019.2019.
b)
b) Asimismo,
Asimismo, eses titular
titular de
de las
las siguientes
siguientes marcas
marcas que
que distinguen
servicios de
de
la
la clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:
M-SPI-01/1B
M-SPI—O1/1B 6-24
6-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
Marca
Marca Certificado
Certificado
BANCO
INTERAMERICANO DE DE N°
Nº 54997
54997
FINANZAS
FINANZAS BIF BIF y
y logotipo
logotipo
BIF y logotipo N° 30541 y N° 66844
BIFyBANCO
BIF
logotipo Nº30541 y Nº66844
BIF BANCO INTERAMERICANO DE N°
INTERAMERICANO DE Nº 54993
54993 yy N°
Nº 54995
54995
FINANZAS
logotipo
BANBIF
BANBIF yy logotipo
logotipo N°
Nº 3509;
3509; N°
Nº 3510;
3510; N°Nº 3511;
3511; N°
Nº 3512;
3512;
N°
Nº 3508; Nº 3507; Nº 3513 y N°
3508; N° 3507; N° 3513 y Nº 3416
3416
CUENTA
CUENTA CLIC
CLIC BANBIF
BANBIF N°
Nº 80648
80648
CUENTA
CUENTA DNIDNI BANBIF
BANBIF N°
Nº 80650
80650
c)
c) En
En la
la clase
clase 35
35 de
Oficial se
se encuentran
encuentran registradas
registradas a
a
favor de distintos titulares, varias marcas que incluyen en su conformación
las
las siguientes
siguientes denominaciones:
denominaciones:
 BANCO:
BANCO: BANCO
BANCO AZTECA
AZTECA yy logotipo
(Certificado N°
Nº 32302);
32302); BANCO
BANCO
BILBAO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (Certificado Nº 23387); BANCO
VIZCAYA ARGENTARIA (Certificado N° 23387); BANCO
CENCOSUD y logotipo (Certificado
CENCOSUD y logotipo (Certificado Nº 72141); BANCO N° 72141); BANCO
CONTINENTAL
CONTINENTAL yy logotipologotipo (Certificado
6843); BANCO
BANCO DEDE
COMERCIO y logotipo (Certificado N° 33983); BANCO
COMERCIO y logotipo (Certificado Nº 33983); BANCO DE CREDITO DE CREDITO
BCP
BCP yy logotipo
(Certificado N°
Nº 30632);
30632); entre
entre otras.
otras.
 INMOBILIARIO:
INMOBILIARIO: ALBAMAR
ALBAMAR GRUPO
GRUPO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO yy logotipologotipo
(Certificado N° 5411); ASANIP ASOCIACIÓN DE ANUNCIANTES
(Certificado Nº 5411); ASANIP ASOCIACION DE ANUNCIANTES
INMOBILIARIOS
INMOBILIARIOS DEL DEL PERÚ
PERU yy logotipo
(Certificado N°Nº 6028);
6028);
CENTENARIO
CENTENARIO C GRUPO INMOBILIARIO y logotipo (Certificado N°
C GRUPO INMOBILIARIO y logotipo (Certificado Nº
51893);
51893); CIRCUITO
CIRCUITO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO yy logotipo
7723);
entre
entre otras.
otras.
 PERÚ:
PERÚ: PERU
PERU yy logotipo
2566); PERU
PERU ADELANTE
ADELANTE yy
logotipo
logotipo (Certificado Nº 65121); PERU ALLIN.COM yy logotipo
(Certificado N° 65121); PERÚ ALLIN.COM logotipo
(Certificado
72831); PERU
PERU CONTAINER
CONTAINER LINE LINE (Certificado
(Certificado N°Nº
49101); PERU ESPIRITUOSO y logotipo (Certificado
49101); PERU ESPIRITUOSO y logotipo (Certificado Nº 65938); N° 65938);
PERÚ
PERU FISHING
FISHING yy logotipo
81372); PERU
PERU FOTO FOTO
STOCK
STOCK y logotipo (Certificado Nº 25121); PERU GAMING SHOW yy
y logotipo (Certificado N° 25121); PERU GAMING SHOW
logotipo
(Certificado N°
Nº 34611),
34611), entre
entre otras.
otras.

> En
En la
la clase
clase 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:
M-SPI-01/1B
M—SPI—01/1B 7-24
7-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
a)
a) La
La opositora,
opositora, Banco
Interamericanode de Finanzas,
Finanzas, es
es titular
titular de
de la
la marca
marca de
de
servicio BIF, que distingue servicios bancarios y similares de la clase
servicio BIF, que distingue servicios bancarios y similares de la clase 36 36
de
de la
la Nomenclatura
Oficial, inscrita
inscrita bajo
bajo Certificado
Certificado N° Nº 8563,
8563, vigente
vigente
hasta
hasta el
el 9
9 de
de mayo
mayo de
de 2016.
2016.
b)
b) Asimismo,
Asimismo, eses titular
titular de
de las
las siguientes
siguientes marcas
marcas que
que distinguen
servicios de
de
la clase 36 de la Nomenclatura Oficial:
la clase 36 de la Nomenclatura Oficial:
Marca
Marca Certificado
Certificado
BANCO
INTERAMERICANO DE
DE N°
Nº 54998
54998
FINANZAS BIF y logotipo
FINANZAS BIF y logotipo
BIF
BIF yy logotipo
logotipo N°
Nº 54999
54999
BIF
BIF BANCO
INTERAMERICANO DE
DE N°
Nº 46045;
46045; N°
Nº 430;
430; N°
Nº 54996;
54996; N°
Nº
FINANZAS
logotipo 54994;
54994; N°
Nº 27853;
27853; N°Nº 27854;
27854; N°
Nº
133
133
BANBIF
BANBIF yy logotipo
logotipo N°
Nº 3509; Nº 3510; N°
3509; N° 3510; Nº 3511;
3511; N°
Nº
3512;
3512; Nº 3508; Nº 3507; N°
N° 3508; N° 3507; Nº 3513;
3513;
N°
Nº 67029
67029
BIF
BIF HABERES
HABERES N°
Nº 10852
10852
BIF NET
BIF NET N° 21476
Nº 21476
BIF
BIF BANCA
BANCA N°
Nº 67031
67031
BIF
BIF RED
RED N°
Nº 67032
67032
BIF
BIF NET yy logotipo
NET logotipo N° 40655
Nº 40655
BIFONLINE
BIFONLINE N°
Nº 67034
67034
BIFRED
BIFRED N°
Nº 67033
67033
BIFTRADE
BIFTRADE yy logotipo
logotipo N°
Nº 68301
68301
BIFTRADE
BIFTRADE N° 68300
Nº 68300
CUENTA
CUENTA GENIAL
GENIAL DELDEL BIF
BIF N°
Nº 48356
48356
SERVICIOS
SERVICIOS DOMICILIADOS
DOMICILIADOS BIF BIF N°
Nº 10851
10851
TELEBIF
TELEBIF N° 10850
Nº 10850
CUENTA
CUENTA GENIAL
GENIAL DELDEL BIF,
BIF, TU
TU ELIGES
ELIGES N°
Nº 4681
4681
BIF
BIF BANCO INTERAMERICANO DE
BANCO INTERAMERICANO DE N°
Nº 133
133
FINANZAS
logotipo
c)
c) En
En la
la clase
clase 36
36 de
Oficial se
se encuentran
registradas a
a
las
las siguientes
siguientes denominaciones:
denominaciones:
 BANCO:
BANCO: BANCO
BANCO AZTECA
AZTECA yy logotipo
(Certificado N°
Nº 32303);
32303); BANCO
BANCO
.
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (Certificado N° 23388);
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (Certificado Nº 23388); BANCO BANCO
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 8-24
8-24
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LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
CENCOSUD
CENCOSUD yy logotipo logotipo (Certificado
72140); BANCO
BANCO
CONTINENTAL
CONTINENTAL y logotipo (Certificado Nº 6842); BANCO DE
y logotipo (Certificado N° 6842); BANCO DE
COMERCIO
COMERCIO yy logotipo
333); BANCO
BANCO DEDE CREDITO
CREDITO
BCP
BCP yy logotipo
(Certificado N°
Nº 30633);
30633); entre
entre otras.
otras.
 INMOBILIARIO:
INMOBILIARIO: ALBAMAR
ALBAMAR GRUPO
GRUPO INMOBILIARIO
logotipo
.
(Certificado
(Certificado Nº 5411); ARKIPOLIS DESARROLLO INMOBILIARIO
N° 5411); ARKIPOLIS DESARROLLO INMOBILIARIO yy
logotipo
(Certificado N°
Nº 76433);
76433); ASANIP
ASAN¡IP ASOCIACIÓN
ASOCIACION DE DE
ANUNCIANTES
ANUNCIANTES INMOBILIARIOS DEL PERU y logotipo (Certificado
INMOBILIARIOS DEL PERÚ y logotipo (Certificado
N°
Nº 6028);
6028); AURORA
AURORA GRUPO
GRUPO INMOBILIARIO
(Certificado N°
Nº
4578);
4578); AVANCE INMOBILIARIO (Certificado Nº 21475); entre
AVANCE INMOBILIARIO (Certificado N° 21475); entre otras.
otras.
 PERÚ:
PERÚ: PERU
PERU yy logotipo
(Certificado N°
Nº 2566);
2566); PERU
PERU ADELANTE
ADELANTE yy
.
logotipo
65122); PERU
PERU GLOBAL
GLOBAL (Certificado
(Certificado N°
Nº
31226);
31226); PERU INDUSGRAFICOS CENTER y logotipo (Certificado
PERÚ INDUSGRAFICOS CENTER y logotipo (Certificado N°
Nº
79577);
79577); PERU
PERU LEGALLEGAL (Certificado
(Certificado N°
Nº 16793);
16793); PERU
PERU PREFIERE
PREFIERE
VISA
VISA (Certificado Nº 15659); ASBANC ASOCIACION DE
(Certificado N° 15659); ASBANC ASOCIACIÓN DE BANCOS
BANCOS
DEL
DEL PERÚ
PERU yy logotipo
(Certificado N°
Nº 3940);
3940); entre otras.
entre otras.
2.
2. Cuestión
Cuestión Previa
Previa
La
La Sala
Sala conviene
conviene en en precisar
precisar que,
que, con
con anterioridad
anterioridad a a la
la presente
presente solicitud
solicitud se
se
encuentran
registradas las
las marcas
marcas señaladas
señaladas enen los
los incisos
incisos b)
b) del
del Informe
Informe de
de
Antecedentes,
Antecedentes, las las cuales
cuales fueron
fueron consideradas
consideradas como
como no no confundibles
confundibles por por la
la
Autoridad
Autoridad de
de Primera
Primera Instancia,
Instancia, razón
razón por
por la
la cual
cual a
a la
la Sala
Sala no
no le
le corresponde
corresponde
evaluar
evaluar si
si el
el signo
signo solicitado
solicitado resulta
resulta confundible
confundible con
con dichas
dichas marcas.
marcas.
3.
3. Signos
Signos engañosos
engañosos
3.1
3.1 Contenido
Contenido de
de la
la prohibición
prohibición
2
El
El artículo
artículo 135
135 inciso
inciso i)¡) de
de la
la Decisión
Decisión 486
4862 establece
establece como
como una
una prohibición
prohibición
absoluta
absoluta para constituirse como marca, el caso de los signos engañosos. Así,
para constituirse como marca, el caso de los signos engañosos. Así,
determina que no podrán registrarse como marcas los signos
determina que no podrán registrarse como marcas los signos que pueden que pueden
engañar
engañar a a los
los medios
medios comerciales
comerciales o o alal público,
público, en en particular
particular sobre
sobre lala
2
Artículo 135.- “No
Artículo 135.- “No podrán
podrán registrarse
registrarse como
como marcas
marcas los
los signos
signos que:
que:
(…)
(...) i)
¡) puedan
puedan engañar
engañar a a los
los medios
medios comerciales
comerciales o o al
al público,
público, enen particular
particular sobre
sobre la
la procedencia
procedencia
geográfica,
geográfica, la la naturaleza,
naturaleza, el el modo
fabricación, las
características, cualidades
cualidades o o aptitud
aptitud para
para
el
el empleo
empleo dede los
los productos
servicios de
de que
que se trate; (…)”.
se trate; (…)”.
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 9-24
9-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
procedencia
procedencia geográfica,
geográfica, la la naturaleza,
naturaleza, el
el modo
fabricación, las
las
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de
de que
que se
se trate.
trate.
Cabe
Cabe referirse
referirse a a la
la interpretación
interpretación prejudicial
prejudicial dede esta
esta norma,
norma, realizada
realizada por el
el
3 por
Tribunal
Tribunal dede Justicia
Justicia de
de la
la Comunidad
Comunidad Andina
Andina en en el
el Proceso
Proceso N°
Nº 12-IP-96
12—lP—963, , en la
en la
cual señala que "esta causal se dirige a precautelar el interés general
cual señala que "esta causal se dirige a precautelar el interés general o público, o público,
es
es decir,
decir, del
del consumidor,
consumidor, frente
frente al
al engaño
engaño que
que puede
puede sufrir por el
sufrir por el registro
registro de
de una
una
marca,
marca, sea sobre la calidad, característica o aptitud del producto, o sobre la
sea sobre la calidad, característica o aptitud del producto, o sobre la
fabricación
fabricación del
del mismo".
mismo".
Dicha
Dicha interpretación
prejudicial precisa
precisa que,que, conforme
conforme lo lo indica
indica lala norma
norma
mencionada,
mencionada, se se encuentran
encuentran dentro
dentro de
de esta
esta prohibición
prohibición laslas denominaciones
denominaciones
capaces
capaces de de infundir
infundir en
en elel consumidor
consumidor lala creencia
creencia dede que
que está
está adquiriendo
adquiriendo un un
producto
producto o o servicio
servicio que
que ofrece
ofrece determinadas
determinadas características,
características, calidad,
calidad, utilidad,
utilidad,
finalidad
finalidad oo cualquier
cualquier otro
otro factor
factor que
que no
no corresponde
corresponde a a la
la realidad
realidad del
del producto
producto o o
servicio, como ocurre por ejemplo con
servicio, como ocurre por ejemplo con el signo el signo IRROMPIBLE
IRROMPIBLE para distinguir
para distinguir
vajillas
vajillas de
de porcelana
porcelana o 0 ALGOCAM
ALGOCAM para
para distinguir
distinguir camisas
camisas fabricadas
fabricadas con
con
material
material sintético.
sintético. Esta
Esta circunstancia
circunstancia determina
determina que que estos
estos signos
signos no no deben
deben serser
admitidos,
admitidos, dado
dado queque el
el signo
signo engañoso
engañoso proporciona
equivocada
o
o incorrecta
incorrecta de de los
los productos
productos o o servicios,
servicios, lala misma
misma que
que puede
puede determinar
determinar la la
4
decisión de compra
decisión de compra de losde los consumidores
consumidores4. .
5
Asimismo,
Asimismo, enen el
el Proceso
Proceso 33-IP-99
33—lP—995,, el
el Tribunal
Tribunal de
de Justicia
Justicia de
de lala Comunidad
Comunidad
Andina ha señalado que "el engaño para el público radica en la inconformidad,
Andina ha señalado que "el engaño para el público radica en la inconformidad,
desfiguración
desfiguración oo alteración
alteración de
de las
características, actitudes
actitudes oo composición
composición del
del
producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar".
producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar”.
En
En tal
tal sentido,
sentido, no
no sólo
sólo se
se requiere
requiere que
que el
el signo
signo o
o la
la indicación
indicación que
que contiene
contiene sea
sea
errónea,
errónea, sino
sino que
que el
el signo
signo o
o la
la indicación
indicación sea capaz
sea capaz de
de influenciar
influenciar a
a los
los círculos
círculos
de
de consumidores
consumidores correspondientes
correspondientes en en su
su decisión
decisión de
de compra.
compra.
En
En este
este punto,
punto, es
es importante
importante tener
tener en
en cuenta
cuenta dos
dos aspectos:
aspectos:
3
3 Si
Si bien
bien dicha
dicha interpretación
interpretación sese realizó
realizó cuando
cuando se se encontraba
encontraba vigente
vigente la la Decisión
Decisión 344,
344, resulta
resulta relevante
relevante
referirse
referirse a a ella,
ella, debido
debido a a que
que el el artículo
artículo 82
82 inciso
inciso h)h) de
de la
la Decisión
Decisión 344,
344, el el cual
cual interpreta,
interpreta, eses muy
muy
similar
similar al
al artículo
artículo 135
135 inciso
inciso i)
¡) de
de la
la Decisión
Decisión 486.
486.
4
4 Gaceta
Gaceta Oficial
Oficial del
del Acuerdo
Acuerdo de de Cartagena
Cartagena N° Nº 40
40 del
del 16
16 de
de mayo
5 mayo dede 1997,
1997, p. p. 39.
39.
Sobre
Sobre la la interpretación
interpretación deldel artículo
artículo 82 82 inciso
inciso h)h) de
de lala Decisión
Decisión 344,
344, la la cual
cual es
es relevante,
relevante, ya ya que
que elel
contenido
contenido de de dicha
dicha norma es
norma es muy muy similar
similar al
al del
del artículo
artículo 135
135 inciso
inciso i)
¡) de
de la
la Decisión
Decisión 486.
486. Gaceta
Gaceta Oficial
Oficial
del
del Acuerdo
Acuerdo de de Cartagena
Cartagena Nº Nº 416
416 del
del 15
15 de
de marzo
marzo de de 1999,
1999, p.
p. 24.
24.
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 10-24
10-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
 Cuantitativo:
Cuantitativo: En
En relación
relación con
con el
el porcentaje
porcentaje del
del público
público que
que sese va
va aa ver
ver
— engañado.
engañado. Esto varía en cada caso según se considere que el público es
Esto varía en cada caso según se considere que el público es
poco
poco atento,
atento, no
no crítico
crítico o
o si
si es
es un
un consumidor
consumidor cuidadoso,
cuidadoso, crítico,
crítico, que
que está
está en
en
condiciones
condiciones dede tomar
tomar decisiones
decisiones libres
libres en
en el
el mercado.
mercado.
 Cualitativo:
Cualitativo: En
En relación
relación a
— decir, a si
si la
la indicación
indicación eses importante
importante económicamente,
económicamente, es es
decir, relevante
relevante para
para tomar
tomar unauna decisión
decisión de
de compra.
compra. PorPor ejemplo,
ejemplo, será
será
determinante
determinante enen la
la decisión
decisión de
de compra
compra de de un
un rallador
rallador de
de queso
queso que
que éste
éste no
no
se
se oxide
oxide y se
y se caerá
caerá en
en engaño
engaño si
si se
se distingue
distingue un
un rallador
rallador de
de latón
latón con
con la
la
marca INOXIDAL.
marca INOXIDAL.
De
De lo
lo anterior
anterior se
se colige
colige que
que los
los signos
signos engañosos
engañosos atentan
atentan contra
contra la
la veracidad
veracidad yy
honestidad
honestidad que exige la leal competencia, en la cual las marcas cumplen una
que exige la leal competencia, en la cual las marcas cumplen una
función
función determinante,
determinante, en en tanto
tanto elementos
elementos queque permiten
permiten la la identificación
identificación yy
diferenciación
diferenciación dede los
los productos
productos yy servicios
servicios que
que se
se ofrecen
ofrecen enen el
el mercado.
mercado. Así,
Así,
lejos
lejos de
de contribuir
contribuir aa la
la transparencia
transparencia en
en el
el mercado,
mercado, una
una indicación
indicación engañosa
engañosa
puede
puede producir
producir descontento
descontento y y desorientación
desorientación entre
entre los
los consumidores,
consumidores, al al procurar
procurar
información
equivocada de de los
los productos
productos oo servicios
servicios que
que sese ofrecen.
ofrecen.
3.2
3.2 Irrelevancia
Irrelevancia de
de la
la intención
intención del
del solicitante
solicitante
Es
Es irrelevante
irrelevante la
la intención
intención deldel solicitante
solicitante oo que
que elel engaño
engaño se
se haya
haya producido.
producido.
Basta
Basta que
que exista
exista una
una falta
falta de
de veracidad
veracidad en
en la
la información
información y que
y que exista
exista el
el riesgo
riesgo o
o
la
la aptitud de engaño. Por lo tanto, al hablar de engaño, se debe tener en cuenta
aptitud de engaño. Por lo tanto, al hablar de engaño, se debe tener en cuenta
dos
dos aspectos:
aspectos:
a)
a) La
La no
no veracidad
veracidad de
de la
la información.
información.
b) La aptitud de engaño.
b) La aptitud de engaño.
Cabe
Cabe precisar
precisar que
que analizar
analizar si
si un
un signo
signo es
es engañoso
engañoso no no es
es una
una cuestión
cuestión de de hecho
hecho
sino
sino de derecho, es decir, el análisis deberá realizarse conforme el signo
de derecho, es decir, el análisis deberá realizarse conforme el signo es
es
solicitado
solicitado a a registro
registro con
con relación
relación a a los
los productos
servicios que que pretende
pretende
distinguir
distinguir yy no
no como
como será
será utilizado
utilizado en
en el
el mercado.
mercado. En En tal
tal sentido,
sentido, la la forma
forma como
como
se
se comercialicen
comercialicen loslos productos
productos o o como
como se se preste
preste elel servicio
servicio no no es
es relevante
relevante aa
efectos
efectos dede determinar
determinar elel engaño.
engaño. PorPor lolo anterior,
anterior, no
no se
se exige
exige la la prueba
prueba de de que
que
realmente
realmente se se haya
haya producido
producido el el engaño,
engaño, ya ya que
que basta
basta concon el
el riesgo
riesgo abstracto
abstracto de
de
engaño, con independencia de los efectos que la utilización
engaño, con independencia de los efectos que la utilización de la marca haya de la marca haya
surtido
surtido en
en un
un determinado
determinado grupo
grupo de de consumidores.
consumidores.
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 11-24
11-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
Para
Para que
que pueda
pueda considerarse
considerarse que
que la
la utilización
utilización de
de una
una marca
marca puede
puede inducir
inducir a
a
engaño a las personas a las que va destinada, debe demostrarse –
engaño a las personas a las que va destinada, debe demostrarse —respecto de
respecto de
la
la forma
forma de
de pensar
pensar o0 hábitos
hábitos de
de los
los consumidores
consumidores considerados – la
considerados — la existencia
existencia
de
de unun riesgo
riesgo real
real de
de que
que el
el comportamiento
comportamiento económico
económico de
de éstos
éstos resulte
resulte
afectado.
afectado.
3.3
3.3 El
El engaño
engaño debe
debe provenir
provenir de
de la
la marca
marca misma
misma
El
El peligro
peligro de
de engaño
engaño dede una
una marca
marca debe
debe provenir
provenir dede la
la marca
marca misma,
misma, esto
esto es,
es, elel
contenido
contenido o o expresión
expresión de
de la
la marca
marca debe
debe ser
ser engañoso.
engañoso. No
No son
son relevantes
relevantes las
las
modalidades
modalidades en en que
que la
la marca
marca va va a
a ser
ser usada
usada o 0 es
es usada.
usada. Por
Por tanto,
tanto, no
no se
se está
está
ante
ante un signo engañoso si el engaño radica en que del uso del mismo se pueda
un signo engañoso si el engaño radica en que del uso del mismo se pueda
esperar
esperar unun engaño.
engaño. Por
Por ejemplo,
ejemplo, lala denominación
denominación OROBEL OROBEL sería
sería engañosa
engañosa si si
se
se solicita
solicita para
para distinguir
distinguir bisutería,
bisutería, pero no para
pero no para productos
productos fabricados
fabricados de
de metal,
metal,
aun
aun cuando
cuando puedapueda suponerse
suponerse que que alal utilizarse
utilizarse lala marca
marca en
en elel mercado
mercado loslos
productos serían fabricados con cobre y no
productos serían fabricados con cobre y no con oro. con oro.
Por
Por lo
lo anterior,
anterior, debe
debe diferenciarse
diferenciarse entre
entre los los signos
signos que
que por
por esencia
esencia sonson
engañosos y los que al ser usados pueden provocar
engañosos y los que al ser usados pueden provocar un engaño. un engaño.
3.4
3.4 Relación
Relación del
del signo
signo engañoso
engañoso con
con los
los productos
productos o
o servicios
servicios para
para los
los que
que se
se
solicita
solicita
En
En todos
todos los
los casos,
casos, el
el carácter
carácter engañoso
engañoso de
de un
un signo
signo se juzgará con
se juzgará con relación
relación aa
los
los productos
servicios que
que distingue
distingue y
y por
por la
la opinión
opinión que
que tendrían
tendrían los
los
consumidores
consumidores correspondientes
correspondientes (compradores
(compradores de
de los productos oo usuarios
los productos usuarios de
de los
los
servicios).
servicios).
Una
Una denominación
denominación puedepuede ser
ser engañosa
engañosa parapara determinados
determinados productos
servicios
yy arbitraria
arbitraria en relación con otros productos o servicios. Por ejemplo, la
en relación con otros productos o servicios. Por ejemplo, la
denominación
denominación INOXIDAL
INOX/UAL seríasería engañosa
engañosa para para distinguir
distinguir artículos
artículos de
de latón
latón yy
arbitraria para distinguir café; la denominación MAIZOL sería
arbitraria para distinguir café; la denominación MAIZOL sería engañosa para engañosa para
distinguir
distinguir aceite
aceite compuesto
compuesto elaborado
elaborado en en base
base a a una
una mezcla
mezcla dede aceite
aceite vegetal
vegetal y y
aceite
aceite semi-refinado
semi—refinado de de pescado
pescado y y arbitraria
arbitraria para
para distinguir
distinguir aparatos
aparatos de de
reproducción
reproducción de de sonido.
sonido.
Ahora
Ahora bien,
bien, sólo
sólo será
será engañoso
engañoso el el signo
signo si
si en
en cualquier
cualquier caso
caso imaginable
imaginable de de uso
uso
contiene
contiene una indicación incorrecta acerca de los productos o servicios a que se
una indicación incorrecta acerca de los productos o servicios a que se
refiere.
refiere.
"El
”El carácter
carácter engañoso
engañoso de de una
una denominación
denominación no puede, en
no puede, en efecto,
efecto, determinarse
determinarse
in
in vacuum:
vacuum: la
la denominación
denominación deberá
deberá considerarse
considerarse engañosa
engañosa tan
tan sólo
sólo cuando
cuando
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 12-24
12-24
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LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
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Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
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RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
proporcione
proporcione información
información errónea
errónea con
con respecto
respecto al
al origen
origen geográfico
geográfico oo la
la
6
naturaleza y características del correspondiente producto o
naturaleza y características del correspondiente producto o servicio"
servicio"º..
3.5
3.5 Evidencia
Evidencia del
del engaño
engaño
Para
Para que
que una
una indicación
indicación constituya
constituya unun signo
signo engañoso,
engañoso, el el engaño
engaño debe
debe serser
evidente,
evidente, no en el sentido de que no sea necesario un examen o
no en el sentido de que no sea necesario un examen o una
una
investigación,
investigación, sino
sino que
que para
para la
la Autoridad
Autoridad con
con experiencia,
experiencia, ayudada
ayudada de de sus
sus
conocimientos
conocimientos técnicos, material de investigación e informaciones de otras
técnicos, material de investigación e informaciones de otras
fuentes
fuentes usuales
usuales de
de información,
información, sea
sea evidente.
evidente. No
No se
se requiere
requiere dede investigaciones
investigaciones
extensas
extensas y costosas en tiempo (por ejemplo encuestas de opinión del
y costosas en tiempo (por ejemplo encuestas de opinión del público).
público).
3.6
3.6 Momento
Momento en
en que
que se
se determina
determina el
el engaño
enqaño
Para
Para determinar
determinar si si un
un signo
signo es
es engañoso,
engañoso, eses importante
importante el
el momento
momento del
del registro
registro
–no el de la solicitud–, ya que si durante el procedimiento del registro se subsana
—noel de la solicitud—,ya que si durante el procedimiento del registro se subsana
el
el engaño,
engaño, elel signo
signo no
no debe
debe ser
ser rechazado.
rechazado.
3.7
3.7 Indicaciones
Indicaciones susceptibles
susceptibles de
de producir
producir engaño
enqaño
La
La Sala
Sala considera
considera que
que por
por excelencia
excelencia son
son susceptibles
susceptibles de
de constituir
constituir signos
signos
engañosos
engañosos los que dan la impresión de indicar características concretas o
los que dan la impresión de indicar características concretas o la
la
procedencia geográfica del producto o del servicio al cual se aplican.
procedencia geográfica del producto o del servicio al cual se aplican.
En
En el
el primer
primer caso,
caso, el
el signo
signo será
será engañoso
engañoso cuando
cuando laslas verdaderas
verdaderas características
características
del
del producto
producto o o servicio
servicio no
no correspondan
correspondan con
con la
la imagen.
imagen. AA este
este respecto, debe
respecto, debe
determinarse primero –como
determinarse primero —como ya se señaló— si las falsas características de los
ya se señaló– si las falsas características de los
productos
productos son capaces
son capaces de
de llevar
llevar al
al engaño.
engaño.
En
En el
el segundo
segundo caso,
caso, la
la denominación
denominación será
será engañosa
engañosa sisi hace
hace creer
creer que
que los
los
productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde.
productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde.
Así,
Así, la
la denominación
denominación seráserá engañosa
engañosa sisi hace
hace creer
creer que
que los
los productos
productos oo servicios
servicios
provienen
provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no
de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no
entran
entran en
en la
la prohibición
prohibición que
que se
se analiza
analiza aquellas
aquellas indicaciones
indicaciones que
que son
son entendidas
entendidas
por
por elel público
público como
como denominaciones
denominaciones de de fantasía,
fantasía, ya
ya sea
sea porque
porque nono son
son
reconocidas
reconocidas como
como indicaciones
indicaciones geográficas
geográficas o porque
0 porque en en relación
relación con
con los
los
6
Fernández-Novoa,
Fernández-Novoa, El
El Sistema
Sistema Comunitario
Comunitario de
de Marcas,
Marcas, Madrid
Madrid 1995,
1995, p.
p. 145.
145.
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 13-24
13-24
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DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
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EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
productos
servicios no
no sese cree
cree que
que provienen
provienen de de ese
ese lugar
lugar geográfico.
geográfico. PorPor
ejemplo,
ejemplo, en el Perú existen registradas diversas marcas constituidas por
en el Perú existen registradas diversas marcas constituidas por
nombres
nombres de de lugares
lugares geográficos
geográficos queque el
el público
público no
no identifica
identifica como
como lugares
lugares típicos
típicos
de
de producción
producción de de los
los productos
productos queque distinguen,
distinguen, tales
tales como:
como: FLORIDA
FLORIDA para para
distinguir
distinguir conservas de pescado, ALICANTE para distinguir café, té,
conservas de pescado, ALICANTE para distinguir café, té, cacao
cacao yy
otros,
otros, oo ALASKA
ALASKA para para helados.
helados. Dichas
Dichas marcas
marcas no no constituyen
constituyen denominaciones
denominaciones
descriptivas
descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a
de la procedencia geográfica ni inducen a engaño
engaño o
o confusión
confusión a a los
los
consumidores
consumidores respecto
respecto dede los
los productos
productos a a los
los cuales
cuales se
se aplican,
aplican, constituyendo
constituyendo
típicos
típicos casos
casos de
de denominaciones
denominaciones geográficas
geográficas aparentes.
aparentes.
De
De otro
otro lado,
lado, indicaciones
indicaciones que
que no
no son
son geográficas
geográficas pero
pero son
son percibidas
percibidas por
por el
el
público como tales también caen bajo esta prohibición (por ejemplo expresiones
público como tales también caen bajo esta prohibición (por ejemplo expresiones
que
que dan
dan a a entender
entender queque los productos provienen
los productos provienen dede un
un viñedo
viñedo determinado,
determinado, yy
éste
éste en realidad no existe). En cambio, no hay engaño cuando las indicaciones
en realidad no existe). En cambio, no hay engaño cuando las indicaciones
geográficas se han convertido en denominaciones genéricas o descriptivas.
geográficas se han convertido en denominaciones genéricas o descriptivas.
4.
4. Aplicación
Aplicación al
al caso
caso concreto
concreto
En
En el
el presente
presente caso,
caso, lala opositora
opositora señaló
señaló en en su
su recurso
recurso dede apelación
apelación queque elel signo
signo
solicitado
solicitado será percibido por el público como una indicación que alude o hace
será percibido por el público como una indicación que alude o hace
referencia
referencia directa
directa a una
a una entidad
entidad bancaria,
bancaria, específicamente
específicamente a
a unun supuesto
supuesto
“banco
“banco inmobiliario
inmobiliario del del Perú”;
Perú”; es es por
por ello
ello que
que sese trata
trata de
de un
un signo
signo engañoso,
engañoso,
pues
pues al
al verlo,
verlo, el
el público
público asumirá
asumirá que
que los
los servicios
servicios de
de compilación
compilación de
de datos
datos y y de
de
consultoría sobre medios financieros, servicio de consultoría
consultoría sobre medios financieros, servicio de consultoria y fondos para y fondos para
proyectos
proyectos inmobiliarios
inmobiliarios que que pretende
pretende distinguir
distinguir son
son o o serán
serán ofrecidos
ofrecidos por por una
una
entidad
entidad bancaria,
bancaria, lo lo que
que nono es es cierto,
cierto, y y el
el engaño
engaño está
está dado
dado precisamente
precisamente
porque
porque el el signo
signo solicitado
solicitado proporciona
equivocada o o incorrecta
incorrecta
de
de las
las características
caracteristicas de de los
los servicios
servicios queque sese pretenden
pretenden distinguir,
distinguir, a
a saber,
saber,
informa equivocadamente sobre quién los ofrece; por lo que
informa equivocadamente sobre quién los ofrece; por lo que el signo solicitado el signo solicitado
se
se encuentra
encuentra incurso
incurso en en la
la prohibición
registro establecida
establecida enen elel artículo
articulo 135
135
inciso i) de la Decisión
inciso ¡) de la Decisión 486. 486.
i.¡. Respecto
Respecto a
a la
la clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:
La
La denominación
denominación BANCO
BANCO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL DEL PERÚ
PERÚ refiere
refiere una
una compilación
compilación de
de
datos que reúne información sobre formas de financiamiento para la adquisición
datos que reúne información sobre formas de financiamiento para la adquisición
de
de un
un bien
bien inmueble
inmueble o
0 para
para la
la inversión
inversión en
en la
la construcción
construcción de los mismos.
delos mismos.
ii.
ii. Respecto
Respecto a
a la
la clase
clase 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 14-24
14-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
La
La denominación
denominación BANCO
BANCO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL DEL PERÚ,
PERÚ, refiere
refiere que
que a
a través
través de los
delos
servicios
servicios de consultoría sobre medios de financiamiento, consultoría financiera yy
de consultoría sobre medios de financiamiento, consultoría financiera
fondos
fondos para
para proyectos
proyectos inmobiliarios,
inmobiliarios, las
las personas
personas podrán
podrán obtener
obtener información
información y y
asesoramiento
asesoramiento sobre la forma de obtener financiamiento 0 créditos para
sobre la forma de obtener financiamiento o créditos para la
la
adquisición
adquisición de
de bienes
bienes inmuebles
inmuebles o o para
para la
la construcción
construcción de
de los
los mismos.
mismos.
iii.
iii. Conclusión:
Conclusión:
Por
Por los
los argumentos
argumentos expuestos,
expuestos, la la Sala
Sala considera
considera que
que en
en el
el presente
presente caso
caso no
no se
se
ha verificado ninguna modalidad de engaño, toda vez que
ha verificado ninguna modalidad de engaño, toda vez que la denominación la denominación
BANCO
BANCO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL DEL PERÚ
PERU hacehace referencia
referencia a
a una
una característica
característica de
de los
los
servicios que se pretende distinguir, no induciendo
servicios que se pretende distinguir, no induciendo a engaño o a engaño o confusión
confusión al
al
público
público usuario respecto del tipo de servicio que se pretende ofrecer en el
usuario respecto del tipo de servicio que se pretende ofrecer en el
mercado
mercado ni ni de
de quien
quien los
los brinda.
brinda.
En
En consecuencia,
consecuencia, elel signo
signo solicitado
solicitado no
no se
se encuentra
encuentra incurso
incurso en
en la
la causal
causal de
de
prohibición establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.
prohibición establecida en el artículo 135 inciso ¡) de la Decisión 486.
5.
5. Determinación
Determinación del
del riesgo
riesgo de
de confusión
confusión
La
La Decisión
Decisión 486
486 establece
establece literalmente
literalmente el
el riesgo
riesgo de
de confusión
confusión como
como parámetro
parámetro
para fijar
fijar
para 7 los
los límites
límites de
de la
la dimensión
dimensión negativa
negativa del
del derecho
derecho de
de exclusiva
exclusiva de
de la
Ia
marca
marca7..
Con
Con relación
relación a a lala figura
figura del
del riesgo
riesgo de de confusión,
confusión, cabe
cabe referirse
referirse a a la
la
8
interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión
interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4868realizada486 realizada
por
por el
el Tribunal
Tribunal dede Justicia
Justicia de
de la
la Comunidad
Comunidad Andina Andina en en el
el Proceso
Proceso N° Nº 156-IP-
156—IP—
20059, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como
, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados
9
2005 como
marcas
marcas deben
deben ser
ser suficientemente
suficientemente distintivos
distintivos y, en
y, en consecuencia,
consecuencia, no
no deben
deben
generar
generar confusión
confusión concon otras
otras marcas
marcas debidamente
debidamente registradas
registradas que
que gozan
gozan de de la
la
protección
protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de
legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él
él
se
se desprende,
desprende, consistente
consistente en en hacer
hacer uso
uso dede ellas
ellas con
con exclusividad.”
exclusividad.”
7
7 Artículo 136.- “No
Artículo 136.- “No podrán
podrán registrarse
registrarse como
como marcas
marcas aquellos
aquellos signos
signos cuyo
cuyo uso
uso en
en el
el comercio
comercio afectara
afectara
indebidamente
indebidamente un un derecho
derecho dede tercero,
tercero, en
en particular
particular cuando:
cuando:
a)
a) Sean
Sean idénticos
idénticos oo se
se asemejen,
asemejen, a a una
una marca
marca anteriormente
anteriormente solicitada
solicitada para
para registro
registro oo registrada
registrada por
por
un
un tercero,
tercero, para
para los
los mismos
mismos productos
productos oo servicios,
servicios, o o para
para productos
servicios respecto
respecto dede los
los
cuales
cuales elel uso
uso de
de la
la marca
marca pueda
pueda causar
causar un
un riesgo
riesgo de
de confusión
confusión o o de
de asociación;
asociación; (...)”.
(…)".
8
8Ver
9Ver nota 7.
nota7.
9 Gaceta
Gaceta Oficial
Oficial del
del Acuerdo
Acuerdo de
de Cartagena
Cartagena N°
Nº 1271
1271 del
del 2
2 de
de diciembre
diciembre del
del 2005.
2005.
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 15-24
15-24
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LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
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Sala
Sala Especializada
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en Propiedad
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508557—2012/DSD
En
En dicha
dicha interpretación
prejudicial se
se señala
señala asimismo
asimismo que:
que:
“Según
“Según la la Normativa
Normativa Comunitaria Andina no
Comunitaria Andina no es es registrable
registrable unun signo
signo
confundible
confundible ya que no posee
ya que no posee fuerza
fuerza distintiva
distintiva y
y de
de permitirse
permitirse su
su registro
registro se
se
atentaría
atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el
contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el
de
de los
los consumidores.
consumidores. La La prohibición
registro dede signos
signos confundibles
confundibles
contribuye
contribuye a a que
que el el mercado
mercado de de productos
productos y y servicios
servicios se se desarrolle
desarrolle concon
transparencia,
transparencia, para que
para que el
el consumidor
consumidor no sea
no sea objeto
objeto de
de engaños
engaños que
que le
le lleven
lleven
a
a incurrir
incurrir en error
en error al
al realizar
realizar la
la elección
elección de
de los
los productos
productos que
que desea
desea adquirir.
adquirir.
Como
Como ya ya se
se anotó,
anotó, lala ausencia
ausencia dede distintividad
distintividad de
de un
un signo,
signo, en
en relación
relación con
con
una marca
una marca ya ya existente
existente con
con anterioridad
anterioridad en
en el
el mercado,
mercado, o con
o con unun signo
signo
previamente
previamente solicitado,
solicitado, puede
puede provocar
provocar error
error entre
entre los
los consumidores;
consumidores; porpor tal
tal
circunstancia
circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de
la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de
confusión
confusión basta
basta para
para negar
negar el
el registro.”
registro.”
La
La Sala
Sala considera
considera queque el
el riesgo
riesgo de
de confusión
confusión debe
debe analizarse
analizarse teniendo
teniendo enen cuenta
cuenta
la
la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y
interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza
fuerza
distintiva
distintiva de
de los
los signos.
signos. Estos
Estos elementos
elementos son son independientes
independientes unos
unos de
de otros,
otros, de
de
modo
modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o
que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o
servicios,
servicios, resulta
resulta irrelevante
irrelevante tanto
tanto la
la similitud
similitud de
de los
los signos
signos como
como susu distintividad.
distintividad.
En
En la
la interrelación
interrelación de de estos
estos elementos
elementos se se determina
determina elel riesgo
riesgo de
de confusión.
confusión. Así,
Así,
puede
puede ser que ante marcas
ser que ante marcas idénticas,
idénticas, en caso que
en caso que la
la marca
marca registrada
registrada anterior
anterior
tenga
tenga unauna fuerza
fuerza distintiva
distintiva muy muy grande,
grande, aunaun concon unauna lejana
lejana conexión
conexión
competitiva,
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos
servicios idénticos,
idénticos, cualquier
cualquier similitud
similitud de
de los
los signos
signos puede
puede ser
ser
suficiente
suficiente para
para que
que exista
exista unun riesgo
riesgo de
de confusión.
confusión. Asimismo,
Asimismo, puede
puede serser que,
que, a a
pesar
pesar dede la
la similitud
similitud de
de los
los signos
signos y y aunque
aunque se se determine
determine que que existe
existe similitud
similitud oo
conexión
conexión competitiva
competitiva entre
entre los
los productos
productos o o servicios,
servicios, no
no se
se determine
determine un un riesgo
riesgo
de
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
una
una protección
protección limitada.
limitada.
10
De
De otro
otro lado,
lado, en
en el
el Proceso
Proceso N°
Nº 126-IP-2005
126—lP—200510, , el
el Tribunal
Tribunal Andino
Andino estableció
estableció que:
que:
“Para
“Para determinar
determinar elel riesgo
riesgo de
de confusión
confusión deldel signo
signo pendiente
pendiente de
de registro
registro
respecto
respecto dede una
una marca
marca yaya registrada,
registrada, o
o ya ya solicitada
solicitada para
para registro,
registro, será
será
necesario
necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
10
lº Gaceta
Gaceta Oficial
Oficial del
del Acuerdo
Acuerdo de
de Cartagena
Cartagena N°
Nº 1273
1273 del
del 7
7 de
de diciembre
diciembre del
del 2005.
2005.
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 16-24
16-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
signos
signos en
en disputa,
disputa, como
como entre
entre los
los productos
productos o
o servicios
servicios distinguidos
distinguidos por
por ellos
ellos y,
y,
además,
además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará
considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará
en
en función
función de
de los
los productos
servicios de
de que
que se
se trate.”
trate.”
Por
Por lo
lo anterior,
anterior, la
la confusión
confusión entre
entre dos
dos signos
signos es
es tanto
tanto mayor
mayor cuanto
cuanto mayor
mayor sea
sea la
la
similitud
similitud o
o conexión
competitiva entre
entre los
los productos
productos o
o servicios
servicios a
a distinguir
distinguir con
con
los
los mismos.
mismos.
En
En conclusión,
conclusión, para
para la
la correcta
correcta aplicación
aplicación del
del artículo
artículo 136
136 inciso
inciso a)
a) de
de la
la Decisión
Decisión
486,
486, eses necesaria
necesaria la
la interrelación
interrelación de
de determinados
determinados requisitos:
requisitos: la
la identidad
identidad yy
similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos,
similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomandotomando
en
en cuenta,
cuenta, siempre,
siempre, la
la distintividad
distintividad de
de los
los signos.
signos.
5.1.
5.1. Respecto
Respecto de
de los
los servicios
servicios
A.
A. Con
Con relación
relación a
a la
la clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Oficial
En
En el
el presente
presente caso,
caso, elel signo
signo solicitado
solicitado pretende
pretende distinguir
distinguir servicio
servicio de
de
compilación
compilación de
de datos,
datos, de
de la
la clase
clase 35
35 de
delala Nomenclatura
Nomenclatura Oficial.
Oficial.
i.¡. Respecto
Respecto a
a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N°
Nº 18283):
18283):
La
La marca
marca registrada
registrada distingue
distingue publicidad,
publicidad, gestión
gestión de
de negocios
negocios comerciales;
comerciales;
administración
comercial; trabajos
trabajos de
de oficina;
oficina; yy todos
todos los
los demás
demás servicios,
servicios,
de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
dela clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Se
Se advierte
advierte que,
que, los
los servicios
servicios de
de compilación
compilación dede datos
datos que
que pretende
pretende
distinguir
distinguir el
el signo
signo solicitado
solicitado se encuentran
se encuentran comprendidos
comprendidos dentro
dentro de
de los
los
demás servicios que distingue la marca registrada.
demás servicios que distingue la marca registrada.
ii.
ii. Respecto
Respecto a
a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N°
Nº 8563):
8563):
La
La marca
marca registrada
distingue servicios
servicios bancarios
bancarios y
y similares,
similares, de
de la
la clase
clase
36 de la Nomenclatura Oficial.
se
se advierte
advierte que
que no
no existe
existe vinculación
vinculación y/o
y/o conexión
competitiva entre
entre los
los
servicios
servicios que
que pretende
pretende distinguir
distinguir el
el signo
signo solicitado
solicitado y
y los
los que
que distingue
distingue la
la
marca registrada, toda vez que tienen distinta naturaleza y finalidad
marca registrada, toda vez que tienen distinta naturaleza y finalidad y van y van
dirigidos
dirigidos a
a un
un sector
sector diferente
diferente del
del público
público usuario.
usuario.
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 17-24
17-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
En
En efecto,
efecto, los
los servicios
servicios de
de compilación
compilación dede datos
datos están
están referidos
referidos aa la
la
reunión
reunión de información de un determinado sector o materia con el fin de
de información de un determinado sector o materia con el fin de
armar
armar una
una base
base dede datos
datos general;
general; en
en tanto
tanto que
que los
los servicios
servicios bancarios
bancarios y y
similares están referidos a transacciones monetarias; financiamiento;
similares están referidos a transacciones monetarias; financiamiento;
obtención
obtención de
de créditos,
créditos, ahorros,
ahorros, entre
entre otros.
otros.
B.
B. Con
Con relación
relación a
a la
la clase
clase 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial
En
En el
el presente
presente caso,
caso, el
el signo
signo solicitado
solicitado pretende
pretende distinguir
distinguir servicio
servicio dede
consultoría
consultoría sobre medios de financiamiento, servicio de consultoría financiera yy
sobre medios de financiamiento, servicio de consultoría financiera
fondos
fondos para
para proyectos
proyectos inmobiliarios,
inmobiliarios, de
de la
la clase
clase 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial.
i. Respecto
Respecto a
a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N°
Nº 18283):
18283):
La
La marca
marca registrada
distingue publicidad,
publicidad, gestión
gestión de
de negocios
negocios comerciales;
comerciales;
administración
comercial; trabajos
trabajos de
de oficina;
oficina; yy todos
todos los
los demás
demás servicios,
servicios,
de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
dela clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Se
Se advierte
advierte que
que no
no existe
existe vinculación
vinculación y/o y/o conexión
competitiva entre
entre los
los
servicios
servicios que
que pretende
pretende distinguir
distinguir el
el signo
signo solicitado
solicitado y
y los
los que
que distingue
distingue la
la
marca registrada, toda vez que los servicios que pretende distinguir
marca registrada, toda vez que los servicios que pretende distinguir el signo el signo
solicitado
solicitado están
están dirigidos
dirigidos a a satisfacer
satisfacer necesidades
necesidades específicas
específicas del del
consumidor
consumidor relacionadas con financiamientos y proyectos inmobiliarios, en
relacionadas con financiamientos y proyectos inmobiliarios, en
tanto
tanto que
que los
los servicios
servicios que
que distingue
marca registrada
registrada están
están referidos
referidos a a
informar y asesorar a los consumidores respecto de una actividad
informar y asesorar a los consumidores respecto de una actividad comercial comercial
determinada.
determinada.
ii. Respecto
Respecto a
a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N°
Nº 8563):
8563):
La
La marca
marca registrada
distingue servicios
servicios bancarios
bancarios y
y similares,
similares, de
de la
la clase
clase
Se
Se advierte
advierte que
que existe
existe vinculación
vinculación entre
entre los
los servicios
servicios que
que pretende
pretende distinguir
distinguir
el
el signo
signo solicitado
solicitado yy los
los que
que distingue
distingue la
la marca
marca registrada,
registrada, toda
toda vez
vez que
que es
es
usual
usual que las entidades bancarias, además de brindar financiamiento y
que las entidades bancarias, además de brindar financiamiento y
créditos,
créditos, brindan servicios
brindan servicios de de asesoría
asesoría (consultoría)
(consultoría) sobre temas
sobre temas
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M—SPI—O1/1B 18-24
18-24
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DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
relacionados
relacionados aa las
las finanzas
finanzas o0 proyectos
proyectos 11inmobiliarios,
inmobiliarios, tal
tal es
es el
el caso
caso de
de
12
algunos bancos
algunosbancos como Banco del Comercio ; Mi Banco
Bancodel Comercio“;Mi Banco1º; ; entre otros.
como entreotros.
5.2.
5.2. Examen
Examen comparativo
comparativo
Para
Para determinar
determinar si si dos
dos signos
signos sonson semejantes,
semejantes, es es práctica
práctica dede esta
esta Sala
Sala partir
partir de
de
la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda
la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público suscitar en el público
consumidor
consumidor de de los
los correspondientes
correspondientes productos
productos o o servicios.
servicios. Por
Por lo
lo general,
general, el el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente.
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el Más bien el
signo
signo que
que tenga
tenga al al frente
frente en
en unun momento
momento determinado
determinado va va aa ser
ser confrontado
confrontado con con
el
el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
Por
Por ello,
ello, al
al comparar
comparar dos dos signos
signos distintivos,
distintivos, debe
debe considerarse
considerarse principalmente
principalmente
aquellas
aquellas características
características que puedan ser recordadas
que puedan ser recordadas por el por el público
público consumidor.
consumidor.
Lo
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de
más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
los
signos
signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto
conjunto si si son
son tan
tan fuertes
fuertes frente
frente a a las
las similitudes
similitudes queque dejan
dejan unun recuerdo
recuerdo en en lala
mente
mente de de los
los consumidores.
consumidores. Estos Estos criterios
criterios han
han sido
sido señalados
señalados en en reiterada
reiterada
jurisprudencia del
jurisprudencia del Tribunal
Tribunal Andino
Andino y y más
más recientemente
recientemente en en los
los Procesos
Procesos N°s Nºs
13 14
147-IP-2005
147-|P-200513 y 156-IP-2005
156-|P-200514. .
y
El
El recuerdo
recuerdo yy capacidad
capacidad de de diferenciación
diferenciación del
del público
público dependerán
dependerán dede los
los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente
se
se dé
dé para
para la
la adquisición
adquisición yy contratación
contratación de
de esos
esos productos
productos oo servicios.
servicios.
En
En el
el caso
caso de
de los
los servicios
servicios dede la
la clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Oficial, es
es
razonable
razonable asumir
asumir que
que el
el público
público usuario
usuario prestará
prestará un
un alto
alto grado
grado de
de atención
atención al
al
momento de contratarlos en función a las necesidades específicas
momento de contratarlos en función a las necesidades específicas de su de su
negocio.
negocio. Asimismo,
Asimismo, los
los usuarios
usuarios tendrán
tendrán en
en cuenta
cuenta la
la capacidad
capacidad yy experiencia
experiencia
de quienes brindan tales servicios.
de quienes brindan tales servicios.
Por
Por otro
otro lado,
lado, tratándose
tratándose de de servicios
servicios negocios
negocios inmobiliarios;
inmobiliarios; préstamos
préstamos
financieros;
financieros; consultoría en materia financiera, análisis financiero, de
consultoría en materia financiera, análisis financiero, de la
la clase
clase 36
36
de la Nomenclatura Oficial, el público usuario prestará especial
de la Nomenclatura Oficial, el público usuario prestará especial grado de grado de
atención
atención alal momento
momento de de requerirlos
requerirlos yy contratarlos.
contratarlos. Por
Por ello,
ello, los
los usuarios
usuarios
tendrán
tendrán en cuenta
en cuenta la
la capacidad
capacidad y
y experiencia
experiencia de
de quienes
quienes brinden
brinden tales
tales
11
” http://www.bancomercio.com.pe/elbanco/inmobiliarias.
http://www.bancomercio.com.pe/elbanco/inmobiliarias.
12
12http://www.mibanco.com.pe/#
http://www.mibanco.com.pe/ff
13
13Gaceta
Gaceta Oficial
Oficial del
del Acuerdo
Acuerdo de
de Cartagena
Cartagena N°
Nº 1259
1259 del
del 3
3 de
de noviembre
noviembre de
de 2005.
2005.
14
14Gaceta Oficial del Acuerdo
GacetaOficialdel de Cartagena
Acuerdode N° 1271
CartagenaNº (nota 9).
1271(nota9).
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 19-24
19-24
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DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
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EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
servicios
servicios debido
debido a a la
la inversión
inversión y
y seguridad
seguridad que
que requiere
requiere la
la contratación
contratación de
de este
este
tipo de servicios.
tipo de servicios.
En
En este
este orden
orden de
de ideas,
ideas, la
la impresión
impresión en
en conjunto
conjunto dede signos
signos denominativos
denominativos (o
(o de
de
aquéllos
aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se
en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, casos,
el
el aspecto
aspecto fonético
fonético seráserá el
el más
más importante
importante porque
porque porpor lo
lo general
general lala
denominación
denominación es es utilizada
utilizada en
en el
el mercado
mercado verbalmente.
verbalmente.
Previamente
Previamente al
al examen
examen comparativo,
comparativo, conviene
conviene señalar
señalar que
que enen las
las
denominaciones
denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si
compuestas por más de un término es necesario establecer si
uno
uno de
de los
los elementos
elementos predomina
predomina sobre
sobre el
el otro
otro o es
o es el
el que
que sirve
sirve para
para determinar
determinar
la
la impresión
impresión en en conjunto.
conjunto. Lo
Lo anterior
anterior sólo
sólo se
se puede
puede determinar
determinar en
en cada
cada caso
caso
concreto
concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de
y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que
que
se
se trata.
trata.
En
En virtud
virtud dede lolo expuesto
expuesto enen elel punto
punto 3
3 dedela la presente
presente resolución,
resolución, la
la
denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, resulta descriptivo
denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERU, resulta descriptivo respecto respecto
de
de los
los servicios
servicios de
de las
las clases
clases 35
35 yy 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial que
que se
se
pretende
pretende distinguir, por lo que no puede ser reivindicado a favor de un solo
distinguir, por lo que no puede ser reivindicado a favor de un solo
titular.
titular.
Ahora
Ahora bien,
bien, realizado
realizado el
el examen
examen comparativo
comparativo entre
entre el
el signo
signo solicitado
solicitado BIP
BIP
BANCO INMOBILIARIO DEL PERU y las marcas registradas BIF (Certificados
BANCO INMOBILIARIO DEL PERU y las marcas registradas BIF (Certificados
N°
Nº 18283
18283 y
y N°
Nº 8563),
8563), se
se advierte
advierte que:
que:
Desde
Desde los
los puntos
puntos de
de vista
vista fonético
fonético yy gráfico,
gráfico, si
si bien
bien los
los signos
signos bajo
bajo análisis
análisis
presentan
presentan una
una denominación
denominación similar
similar BIP
BIP /
/ BIF,
BIF, el
el signo
signo solicitado
solicitado incluye
incluye en
en su
su
conformación
conformación la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERU, por lo que
la denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, por lo que
se
se determina
determina queque los
los signos
signos generen
generen una
una pronunciación
pronunciación e e impresión
impresión visual
visual de
de
conjunto distinta en cada caso.
conjunto distinta en cada caso.
5.3.
5.3. Riesgo
Riesgo de
de confusión
confusión
A.
A. Con
Con relación
relación a
a la
la clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:

> Respecto
Respecto a a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N° Nº 18283)
18283) que
que distingue
distingue
servicios de la clase 36 de la Nomenclatura
servicios de la clase 36 dela Nomenclatura Oficial:
Oficial:
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 20-24
20-24
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LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
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EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
Se
Se advierte
advierte que,
que, dada
dada la
la inexistencia
inexistencia dede vinculación
vinculación entre
entre los
los servicios
servicios aa los
los
que
que se refieren los signos bajo análisis, así como las diferencias fonéticas yy
se refieren los signos bajo análisis, así como las diferencias fonéticas
gráficas
gráficas entre
entre los
los mismos,
mismos, sese concluye
concluye queque eses posible
posible su
su coexistencia
coexistencia en
en elel
mercado sin riesgo de inducir a confusión al público
mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario. usuario.

> Respecto
Respecto a a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N°
Nº 8563)
8563) que
que distingue
distingue
Oficial:
Se
Se advierte
advierte que,
que, aun
aun cuando
cuando existe
existe semejanza
semejanza entre
entre los
los servicios
servicios a a los
los que
que
se
se refieren
refieren los
los signos
signos bajo
bajo análisis,
análisis, dado
dado que
que enen la
la clase
clase 35
35 de
de la
la
Nomenclatura Oficial, el grado de atención por parte del
Nomenclatura Oficial, el grado de atención por parte del público usuario espúblico usuario es
alto
alto debido
debido a: a: (i)
(i) la
la experiencia,
experiencia, solvencia
solvencia yy calidad
calidad dede las
las empresas
empresas que que
brindan
brindan dichos
dichos servicios
servicios y y (iii)
(iii) la
la diligencia
diligencia del
del público
público usuario
usuario que
que adquiere
adquiere
este
este tipo
tipo de
de servicios;
servicios; la la Sala
Sala concluye
concluye que,
que, dede otorgarse
otorgarse elel registro
registro del
del
signo
signo solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERU, no se inducirá a
solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, no se inducirá a
confusión
confusión al al público
público usuario,
usuario, por lo
lo
por que esque es posible
posible su
su coexistencia
coexistencia pacífica
pacífica
en
en el
el mercado
mercado concon laslas marcas
marcas registradas
registradas dede la
la empresa
empresa opositora.
opositora.
B.
B. Con
Con relación
relación a
a la
la clase
clase 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:

> Respecto
Respecto a a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N°
Nº 8563)
8563) que
que distingue
distingue
servicios
servicios de
de la
la clase
clase 35
35 de
delala Nomenclatura
Oficial:
Se
Se advierte
advierte que,
que, dada
dada la
la inexistencia
inexistencia de
de vinculación
vinculación entre
entre los
los servicios
servicios a
a los
los
que se refieren los signos, así como las diferencias fonéticas
que se refieren los signos, así como las diferencias fonéticas y gráficasy gráficas
entre
entre los
los mismos,
mismos, sese concluye
concluye queque eses posible
posible su
su coexistencia
coexistencia enen elel
mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario.
mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario.

> Respecto
Respecto a a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
18283) que
que distingue
distingue
servicios
servicios de
de la
la clase
clase 36
36 de
delala Nomenclatura
Oficial:
Se
Se advierte
advierte que,
que, aun
aun cuando
cuando existe
existe semejanza
semejanza entre
entre los
los servicios
servicios a a los
los que
que
se
se refieren
refieren los
los signos
signos bajobajo análisis,
análisis, dado
dado queque en en lala clase
clase 36 36 de
de lala
Nomenclatura Oficial, el grado de atención por parte del
Nomenclatura Oficial, el grado de atención por parte del público usuario espúblico usuario es
de
de especial
especial atención
atención debido
debido a:a: (i)
(i) la
la experiencia,
experiencia, solvencia
solvencia y y calidad
calidad dede las
las
empresas que brindan dichos servicios y (iii) la diligencia
empresas que brindan dichos servicios y (iii) la diligencia del público del público
usuario
usuario queque adquiere
adquiere esteeste tipo
tipo de de servicios;
servicios; la la Sala
Sala concluye
concluye que,
que, dede
otorgarse el registro del signo solicitado BIP BANCO
otorgarse el registro del signo solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL INMOBILIARIO DEL
PERÚ,
PERU, no no se
se inducirá
inducirá a a confusión
confusión al al público
público usuario,
usuario, porpor lolo que
que eses posible
posible
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 21-24
21-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
su
su coexistencia
pacífica en
en el
el mercado
mercado con
con las
las marcas
marcas registradas
registradas de
de la
la
empresa opositora.
empresa opositora.
5.4.
5.4. Conclusión
Conclusión
Por
Por los
los argumentos
expuestos, se se concluye
concluye que:que:
 ElEl signo
signo solicitado
solicitado no se encuentra
no se encuentra incurso
incurso en
en la
la causal
causal de
de prohibición
prohibición
.
establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión
establecida en el artículo 135 inciso ¡) de la Decisión 486. 486.
 El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de
. El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de
registro
establecida en en el
el artículo
artículo 136
136 inciso
inciso a)
a) de
de lala Decisión
Decisión 486,
486, razón
razón
por
por la
la cual
cual corresponde
corresponde acceder
acceder a su
a su registro
registro en
en las
las clases
clases 35
35 y
y 36
36 de
de la
la
Nomenclatura
Oficial.
IV.
IV. RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN DE
DE LA
LA SALA
SALA
Por
Por loslos argumentos
expuestos, CONFIRMAR
CONFIRMAR la la Resolución
Resolución N°Nº 2547-
2547-
2013/CSD-INDECOPI
2013/CSD—INDECOPIde fecha 11 de setiembre de 2013, que OTORGO el
de fecha 11 de setiembre de 2013, que OTORGÓ el
registro
registro multiclase
multiclase de
de lala marca
marca de
de servicio
servicio BIP
BIP BANCO
BANCO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL
DEL
PERÚ
PERU (sin(sin reivindicar
reivindicar BANCO
BANCO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL DEL PERÚ),
PERU), solicitado
solicitado por
por Jorge
Jorge
Luis
Luis Uribe
Uribe Moyano
Moyano (Perú),
(Perú), para
para distinguir
distinguir servicios
servicios de
de las
las clases
clases 35
35 y
y 36
36 de
de la
la
Con
Con la
la intervención
intervención de
de los
los Vocales:
Vocales: Néstor
Néstor Manuel
Manuel Escobedo
Escobedo Ferradas,
Ferradas,
Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla
Carmen Jacqueline Gavelan Díaz y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla
NÉSTOR
NESTOR MANUEL
MANUEL ESCOBEDO
ESCOBEDO FERRADAS
FERRADAS
Presidente
Presidente de
de la
la Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
/spi.
/spi.
Voto
Voto en
en discordia
discordia de
de la
Ia Vocal
Vocal María
María Soledad
Soledad Ferreyros
Ferreyros Castañeda
Castañeda
El
El voto
voto es
es porque
porque se
se REVOQUE
REVOOUE la la Resolución
Resolución N°
Nº 2547-2013/DSD-INDECOPI,
2547—2013/DSD—INDECOPI,
de
de fecha 11 de setiembre de 2013; en consecuencia, DENEGAR
fecha 11 de setiembre de 2013; en consecuencia, DENEGAR el el registro
registro
multiclase
multiclase de
de la
la marca
marca de
de servicio
servicio BIP
BIP BANCO
BANCO INMOBILIARIO
INMOBILIARIO DEL
DEL PERÚ,
PERU,
solicitado por Jorge Luis Uribe Moyano (Perú), por los siguientes argumentos:
solicitado por Jorge Luis Uribe Moyano (Perú), por los siguientes argumentos:
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 22-24
22-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
En
En virtud
virtud dede lolo expuesto
expuesto enen el
el punto
punto 33 de
de, la
la presente
presente resolución,
resolución, la la
denominación
denominación BANCO INMOBILIARIO DEL PERU, resulta descriptiva respecto
BANCO INMOBILIARIO DEL PERÚ, resulta descriptiva respecto
de
de los
los servicios
servicios de
de las
las clases
clases 35
35 yy 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial que
que sese
pretende
pretende distinguir, por lo que no puede ser reivindicado a favor de un solo
distinguir, por lo que no puede ser reivindicado a favor de un solo
titular,
titular, siendo
siendo elel elemento
elemento relevante
relevante del
del signo
signo solicitado
solicitado la
la denominación
denominación BIP.
BIP.
Ahora
Ahora bien,
bien, realizado
realizado elel examen
examen comparativo
comparativo entre
entre el
el elemento
elemento relevante
relevante del
del
signo solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL
signo solicitado BIP BANCO INMOBILIARIO DEL PERU y las marcasPERU y las marcas
registradas
registradas BIF
BIF (Certificados
(Certificados N°
Nº 18283
18283 yy N°
Nº 8563),
8563), se
se advierte
advierte que:
que:
- Desde
Desde el el punto
punto de de vista
vista fonético,
fonético, los
los signos
signos bajo
bajo análisis
análisis son
son similares,
similares, toda
toda
vez que comparten las letras B-I, si bien presentan
vez que comparten las letras B—l,si bien presentan en su en su conformación
conformación las
las
letras
letras finales P y F, éstas generan una entonación y golpe de voz similar, lo
finales P y F, éstas generan una entonación y golpe de voz similar, lo
cual
cual determina
determina que que los
los signos
signos generen
generen unauna pronunciación
pronunciación y
y entonación
entonación de
de
conjunto
conjunto similar.
similar.
- Desde
Desde el el punto
punto de
de vista
vista gráfico,
gráfico, si
si bien
bien los
los signos
signos bajo
bajo análisis
análisis comparten
comparten
las
las letras
letras B-I,
B—l,se
se diferencian
diferencian debido
debido a
a la
la inclusión
inclusión de
de las
las letras
letras finales
finales P
P en
en
el signo solicitado y F en la marca registrada.
el signo solicitado y F en la marca registrada.
En
En cuanto
cuanto el
el riesgo
riesgo de
de confusión:
confusión:
A.
A. Con
Con relación
relación a
a la
la clase
clase 35
35 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:
- Respecto
Respecto a a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N°
Nº 8563)
8563) que
que distingue
distingue
Oficial:
Se
Se advierte
advierte que,
que, dado
dado queque existe
existe semejanza
semejanza entre entre los
los servicios
servicios que
que
pretende
pretende distinguir
distinguir el
el signo
signo solicitado
solicitado y y los
los que
que distingue
distingue la
la marca
marca
registrada,
registrada, así
así como
como la
la similitud
similitud fonética
fonética entre
entre los
los mismos,
mismos, se se concluye
concluye que
que
no es
no es posible
posible su
su coexistencia
pacífica en
en el
el mercado
mercado sin
sin riesgo
riesgo de
de inducir
inducir a
a
confusión al público usuario.
confusión al público usuario.
- Respecto
Respecto a a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
18283) que
que distingue
distingue
Oficial:
Se
Se advierte
advierte que,
que, aun
aun cuando
cuando existe
existe semejanza
semejanza fonética,
fonética, dada
dada lala
inexistencia
inexistencia de
de vinculación
vinculación entre
entre los
los servicios
servicios a
a los
los que se
que se refieren
refieren los
los
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 23-24
23-24
TRIBUNAL
DEFENSA DEDE LA
LA COMPETENCIA
COMPETENCIA
YYDE
DE LALA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Sala
Sala Especializada
Especializada en
en Propiedad
Intelectual
RESOLUCIÓN
RESOL UCIÓN N°
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N°
Nº 508557-2012/DSD
508557—2012/DSD
signos
signos bajo
bajo análisis,
análisis, así
así como
como las
las diferencias
diferencias gráficas,
gráficas, se
se concluye
concluye que
que es
es
posible
posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al
su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al
público
público usuario.
usuario.
B.
B. Con
Con relación
relación a
a la
la clase
clase 36
36 de
de la
la Nomenclatura
Oficial:
- Respecto
Respecto a a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
18283) que
que distingue
distingue
-
servicios
servicios de
de la
la clase
clase 36
36 de
delala Nomenclatura
Oficial:
Se
Se advierte
advierte que,
que, dado
dado queque existe
existe semejanza
semejanza entreentre los
los servicios
servicios que
que
pretende
pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la
distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca
marca
registrada,
registrada, así
así como
como lala similitud
similitud fonética
fonética entre
entre los
los mismos,
mismos, se se concluye
concluye que
que
no
no es
es posible
posible su
su coexistencia
pacífica en
en el
el mercado
mercado sinsin riesgo
riesgo de
de inducir
inducir a
a
confusión
confusión alal público
público usuario.
usuario.
- Respecto
Respecto a a la
la marca
marca registrada
registrada BIF
BIF (Certificado
(Certificado N°
Nº 8563)
8563) que
que distingue
distingue
-
servicios
servicios de
de la
la clase
clase 35
35 de
delala Nomenclatura
Oficial:
Se
Se advierte
advierte que,
que, aun
aun cuando
cuando existe
existe semejanza
semejanza fonética
fonética entre
entre los
los signos
signos
bajo
bajo análisis, dada la inexistencia de vinculación entre los servicios a
análisis, dada la inexistencia de vinculación entre los servicios a los
los
que se
que se refieren
refieren los
los signos,
signos, así
así como
como las
las diferencias
diferencias gráficas
gráficas entre los
entre los
mismos,
mismos, se concluye que es posible su coexistencia en el mercado sin
se concluye que es posible su coexistencia en el mercado sin
riesgo
riesgo de
de inducir
inducir a
a confusión
confusión al
al público
público usuario.
usuario.
Por
Por los
los argumentos
expuestos, sese concluye
concluye que:que:
 El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición
. El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición
establecida
establecida en el artículo 135 inciso ¡) de la Decisión 486.
en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.
 El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de
. El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de
registro
establecida en en el
el artículo
artículo 136
136 inciso
inciso a)
a) de
de la
la Decisión
Decisión 486,
486, razón
razón
por
por la cual corresponde denegar su registro en las clases 35 y 36 de
la cual corresponde denegar su registro en las clases 35 y 36 de la
la
MARÍA
MARÍA SOLEDAD
SOLEDAD FERREYROS
FERREYROS CASTAÑEDA
CASTANEDA
Vocal
Vocal
M-SPI-01/1B
M—SPI—O1/1B 24-24
24-24

Tpi 3831 2014

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