Fallos (Aaapi) 2016-06

--~-
Fallos PI
Junio de 2016
FALLOS JUNIO 2016
Sala 1
763.16 14
3867.11 l 8
4048.12 112
4598.08 l 19
5836.09 121
6166.08 l 26
6324.09e l 31
Sala 2
4830.12d l 34
5116.15 l 39
7903.09d l 40
8931.08 147
10896.08d l 48
Sala 3
4857.12 l 60
6407.10 163
8032.15 l 66
Sala 1
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA 1
C. 763/2016/CA 1 -I- "Comerix S.A. c/ Lognecor SRL y otro si medidas cautelares".
Juzgado Nº 9
Secretaría Nº 18
Buenos Aires, 23 de junio de 2016.-

Y VISTO:
El recurso de apelación interpuesto a fs . 91 /92 y fundado a fs.
113/120 - cuyo traslado fue contestado a fs. 123/ 125- contra la resolución de fs. 70, y
CONSIDERANDO:
1. La parte actora solicitó el dictado de una medida cautelar
contra Lognecor S.R.L. y el Sr. Ramón García Conde a fin de obtener -del modo que
detalló- el cese de uso de la marca "LA REINA DE LA PIZZA" o similar, del conjunto
"LA REINA" solo o con otros vocablos, con sustento en la confundibilidad con las
marcas <PIZZA LA REY> y <EL REY DE LA PIZZA> registradas en la clase 43 de su
titularidad (cfr. fs . 61 /69).
El señor juez, interpretando que se configuraban los requisitos
para el dictado de la medida precautoria, dispuso que los demandados deben: a) retirar
todos los carteles, anuncios, marquesinas o cualquier tipo de publicidad de la marca "La
Reina de la Pizza" que se exhiba; b) cesar en el uso de este signo en los menús,
papelería, folletos o artículos promocionales, cartelería, vehículos, nombres de dominio,
página web y publicidad; c) cesar inmediatamente en toda referencia a la marca "La
Reina de la Pizza" en facturas y demás papelería comercial y en todo uso del signo
mencionado. La caución fue fijada en $100.000.
2. Esta decisión fue apeladas por las destinatarias.
En lo sustancial, cuestionan la verosimilitud del derecho y a tal
fin alegan que el Sr. García Conde es el solicitante del registro de la marca "La Reina de
la Pizza" en la clase 43 , cuya confundibilidad con el signo de la actora controvierten por
los motivos que exponen. Señalan que la pizzería de la actora está ubicada en el centro
porteño, en la zona de teatros, mientras que su local se encuentra a más de dos
kilómetros de distancia, en el ban-io conocido corno "Once" , lo que trae aparejado
distinto público consumidor. Destacan que la folletería, las vidrieras, las marquesinas,
las fo1mas y los colores de las marcas son distintos. Contradicen la trayectoria y el
prestigio alegados por la actora, que aducen no han sido acreditados. Ponen énfasis en
las consecuencias que implica la medida para su parte, habida cuenta de su carácter
anticipatorio.
4
Se agravian del monto de la contracautela que consideran
insuficiente en relación con la explotación comercial y con la probable duración del
proceso ordinario.
La actora solicita la deserción del recurso. En subsidio, argumenta
que la solicitud de marca es un derecho en expectativa y que su pa1te ha fom1ulado
oposición. Aduce que siendo un competidor, la elección del signo fue motivada en la
intención de beneficiarse con la notoriedad y el prestigio alcanzados por la famosa
Pizzería La Rey. Sostiene que la distancia entre los locales es irrelevante y que nada le
impide montar otros. Arguye que la recmTente no sufre daño alguno porque puede
continuar con su actividad.
3. Ante todo, el Tribunal adelanta que, cualquiera sea la
pertinencia sustancial de la apelación, corresponde descartar la sanción de deserción del
recurso solicitada por la actora pues el litigante ha individualizado sus agravios, por lo
que se consideran satisfechos los recaudos formales impuestos por el aitículo 267 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - texto según la ley 26.939 Digesto
Jurídico Argentino-, máxime teniendo en cuenta el criterio restrictivo que debe presidir
su aplicación (cfr. esta Sala, causas 4782197 del 2413198, 2150197 del 16111100 y
3041197 del 1916101).
4. Seguidamente, corresponde destacar sólo se analizarán los
argumentos que se c01Tesponden con el limitado ámbito cognitivo de este incidente
cautelar y con el alcance necesario para su decisión, sin ingresar en cuestiones que
excedan este marco (cfr. esta Sala, causas 182101 del 815101 y 2945101 del 1015101) y
que recién habrán de ser dilucidadas en oportunidad de dictar sentencia, una vez que se
encuentren efectuados los pertinentes planteas y producida la eventual prueba que las
partes pudieran ofrecer.
5. En los términos en los cuales la cuestión ha quedado planteada,
cabe señalar que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el aitículo 50 del
ADPTC - norma en la que el señor juez fundó la medida decretada- faculta a disponer
esa medida, aun sin ser oída la parte contra la cual se pretende impedir la explotación,
siempre que quien la solicita presente las pruebas de las que razonablemente disponga,
con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que es el titular del
derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminente de infracción; es decir,
se debe formar la convicción del juez acerca del derecho del peticionario (cfr. inc. 3;
causa 2849/00 del 30-5-2000 y sus citas de las causas 1440/97 del 29-5-97 y 4088/98
del 15-9-98).
En ese precedente se destacó que si bien el requisito de la
verosimilitud del derecho -común a todas las medidas cautelares (ait. 196 del Código
Procesal, texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino)- no es, en principio, ajeno
a las medidas específicas del derecho industrial (a1t. 35 de la ley 22 .362 y art. 25 del
decreto-ley 6673 /63; cfr. esta Sala, causas 4044 del 22-4-86 y 3146/94 del 14-2-95 y
Sala IIL causa 609102 del 914102), no se debía perder de vista, a la hora de verificar su
concurrencia, que la medida del artículo 50 del ADPIC permite obtener anticipadamente
5

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I
el cese de la explotación o uso, sin dar al demandado la oportunidad de decidir si
continua o no en ese uso, como ocurre en el incidente de explotación previsto en la Ley
de Marcas.
La cautelar decretada tiene las paiiicularidades de una medida
innovativa, respecto de las que se ha señalado que, en el análisis de los presupuestos de
admisibilidad, se debe observar un criterio estricto, toda vez que su dictado importa el
anticipo de una eventual sentencia favorable, por lo que la verosimilitud del derecho
debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa y requiere algo
más que un "fumus bonis iuris" (cfr. esta Sala, causas 52.975195 del 21-12-95, 4100199
el 10-8-99 y 2849 cit. ; Sala IL causa 7982 del 15-9-95 y sus citas; Peyrano,] W "La
verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una
medida cautelar innovativa ", L.L. 1985-D, 112).
De la misma manera, la Corte Suprema ha señalado que todo
sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe
acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro
irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las
razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (cfr. N. 306. XLI., del 21 /3/06).
6. Desde esta perspectiva, se debe ponderar que el signo cuyo
cese de uso se persigue no resulta exactamente idéntico a las marcas invocadas por la
actora en calidad de titular, la índole de los vocablos involucrados, el carácter
denominativo de las marcas de la peticionaria (cfr. fs. 5/ 11) y la confonnación gráfica
con que los conjuntos son utilizados por ambas partes (cfr. fs. 13/25 y 44/47). Sobre el
punto, y más allá de que es antigua doctrina del Tribunal que los precedentes
jurisprndenciales poseen escaso valor para proyectar influencia sobre lo que
corresponde decidir en otros litigios, desde que las soluciones son inescindibles de las
concretas peculiaridades de cada caso (cfr. esta Sala, causas 5617 del 2112189, 0370 del
1919189, 1584 del 2812191, 2536 del 317192, 1889 del 12110100 y 3397198 del 2116101, en
igual sentido Sala JI, causa 2413 del 312184, entre otras), el fallo citado por la actora no
resulta aplicable a la especie toda vez que se trataba de marcas idénticas (cfr esta Sala,
causa 2233199 "Ford Motor Company el Longman S.A. si nu}jdad de marca" del 10-5-
01).
En tales condiciones, en el estrecho ámbito cognitivo propio de
los procesos cautelares, no se advierte que la verosimilitud del derecho de la actora smja
de manera suficientemente manifiesta, ni el peligro irreparable en la demora, en los
términos de la doctrina precedentemente recordada, a los fines del mantenimiento de la
medida, sin perjuicio de la prneba que pueda producirse en el proceso de fondo .
Consecuentemente debe ser revocada.
6
Ello hace que sea inoficioso el tratamiento del agravio relativo al
monto de la contracautela.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución
apelada, con costas en el orden causado en atención a las particularidades de la cuestión
(art. 71 del Código Procesal, texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino -DJA-
).
El Dr. de las CaiTeras no interviene por hallarse en uso de licencia

(art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
María Susana Najurieta Ricardo Guarinoni
7
Causa No. 3867/ 11 - S.T- "MERCADO LIBRE TNC c/ EDITORIAL
COYUNTURA SAC s/ Cese de oposición al Registro de Marca"
Juzgado N º 11
Secretaría Nº 22
En Buenos Aires, a los 21 días del mes de junio de 2016, reunidos en Acuerdo
los jueces de la Sala T de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y
de confonnidad con el orden del so11eo efectuado, el Juez Francisco de las Can-eras,
dijo:
1.- La representación de la parte actora solicitó que se declaren infundadas las
oposiciones al registro de las marcas <MERCADOSHOPS>, para las clases 35 y 42
(actas nros. 2.863.530 y 2.863.531 ), las que fueron op011unamente deducidas por
Editorial Coyuntura con fundamento en sus marcas <MERCADO> (registros nº
1.825.547 y nº 1.82 5.552 en las clases 35 y 42, respectivamente).
2.- La sentencia de fs . 403/406 hizo lugar a la demanda promovida y
consecuentemente, declaró infundada la oposición deducida por la demandada al
registro del signo "MERCADOSHOPS" actas nros. 2.863 .530 y 2.863.531 para las
clases 35 y 42, con costas. Para así resolver, el señor juez a-qua estimó, en primer lugar,
que "mercadoshops" se presenta como una estructura compuesta por una palabra que
por su tamaño y composición se diferencia en fomrn visual y auditiva del tém1ino
" mercado'', lo que aleja cualquier posibilidad de confusión gráfica y fonética.
Determinó que existen numerosas marcas que contienen la palabra "mercado" según el
informe del TNPT. Entendió que la diferencia que otorga el elemento disímil anexo
(shops) resulta suficiente para otorgarle disparidad a los signos y alejar el peligro de
confusión directa o indirecta. Asimismo, sostuvo que se encontraba fortalecida por el
conocimiento, antigüedad y difusión que la oponente ha reivindicado para sus
publicaciones y que dicha circunstancia aleja aún más el peligro de la llamada solicitud
confusionista entre los signos en análisis.
3.- Este pronunciamiento fue apelado por la accionada a fs. 412. El recurso fue
fundado mediante el memorial que obra a fs. 418/419, y mereció la contestación de fs.
412/424. También se han interpuesto apelaciones en materia de honorarios que serán
tratadas en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.
4.-La demandada en sus agravios indica que: a) el sentenciante se apresura en
an-ibar a una conclusión que bajo ningún punto de vista es una derivación lógica y
razonada del derecho que gobierna la especie y mucho menos, de las constancias de la
causa; b) el tém1ino "shops" no solo se separa de "mercado" sino que -por el contrario-,
reafirma su dependencia. Lo que el fallo en crisis define como "elemento di símil anexo"
(shops) es en realidad un tém1ino complementario inseparable de su elemento
principalísimo y posesivo "mercado"; c) es en-óneo concluir que la marca
8
"mercadoshops" tiene la dosis necesaria de fantasía como para gozar de poder distintivo
respecto de "mercado"; y, finalmente, d) se queja de las costas impuestas a su parte,
solicitando que se distribuyan en el orden causado pues entiende que tiene derecho
como titular registral a oponerse dentro del marco de lo razonable .
5.- Quiero destacar, en primer término, que la sanción de la deserción de la
instancia - solicitada por la actora a fs . 421 /424, punto III-, por su gravedad, debe
aplicarse con criterio favorable al apelante con la condición de que el agraviado
individualice, aunque sea en ínfima medida, los motivos de su disconfomüdad. Esta
inteligencia, y el criterio amplio que al respecto tiene esta Sala, me penniten considerar
-con juicio indulgente- que el memorial presentado por la actora cumple con los
requisitos exigidos por el artículo 267 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, texto según ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino, y descartar, por ende, la
petición de la demandada en tal sentido.
6.-Sentado ello, corresponde recordar que es doctrina reiterada de la Cmie
Suprema de Justicia de la Nación que el Juez no está obligado a seguir todas las
argumentaciones que se le presenten, bastando las conducentes para resolver el conflicto
(cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 272 :225 ; 278:271 y 291 :390, entre muchos otros).
7.- El punto central de este recurso es la decisión sobre la confundibilidad o
inconfundibilidad de las marcas enfrentadas.
Los signos enfrentados (marca solicitada "mercadoshops" y la opuesta
"mercado"), en ténninos de razonabilidad, no se prestan a una confusión que pueda
afectar los fines esenciales de la Ley de Marcas (C.S. Fallos 272 :290; 279: 150, etc.).
Ellas comparten un elemento común, aunque este ingrediente sea de uso genérico en las
clases 35 y 42 (cfr. anexo B de la contestación del TNPT - fs . 218/231 y 300/302-) -y, por
tanto, no monopolizable-, ello no lo elimina del cotejo, el que debe ser realizado con
criterio benévolo para no crear un excesivo privilegio sobre los mencionados
ingredientes. Para que los conjuntos adquieran el rasgo de fácil distinción es preciso que
los elementos disímiles tengan una potencia diferenciadora capaz de contagiar su
peculiaridad a todo el signo, dando como resultado uno de originalidad suficiente,
insusceptible de producir el recuerdo de la marca opuesta.
Para arribar a una solución justa en conflictos de esta especie, es preciso no ceñir
el análisis a una confrontación puramente teórica de las designaciones enfrentadas, sino
juzgar con realismo el conjunto de las circunstancias de la causa a fin de fonnar
convicción sobre la posibilidad de afectación de uno de los fines de la legislación de la
materia, cual es la protección del público consumidor.
Si la propia demandada decidió registrar una marca <MERCADO> resultando
un término de uso común para las clases 35 y 42, cabe reputar que lo hizo a sabiendas
de su debilidad identificatoria, lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia del fuero , importa
que se deban admitir mayores acercamientos terminológicos que los pem1itidos respecto
de marcas realmente originales y plenamente identificatorias (cfr. esta Sala, causas
11.499/96 del 6/7199, 54.973 del 8/8/00 y causa 7440/99 del 3/6/04).
9
En tales condiciones, la accionada no puede impedir el registro de ese signo si se
acompañan de algún elemento suficientemente distintivo. Ello es así, puesto que el uso
común de una voz implica, por un lado, la imposibilidad de pretender su monopolio, de
manera tal que quien integre su marca con ella no está facultado para oponerse a su
inclusión en otras marcas y no puede, por tanto, fundar en esa sola circunstancia la
existencia de confundibilidad (cfr. esta Sala, causas 17.679/95 del 7/10199, 2775 del
2216100 y 9705/00 del 28/11 /02, entre muchas otras; Sala TI, causa 8695/94 y sus citas).
Por otro lado, supone la necesidad de prestar atención al eventual elemento
diferenciador que presenten los restantes términos de los signos en conflicto (cfr. esta
Sala, causa 5267 del 5/8/88 y 587 del 14/3/00, entre otros; y Sala TIT, causa 16.898/95
del 7/7/98), de manera tal que su fuerza sea suficiente para transmitir al conjunto una
eficacia distintiva (cfr. esta Sala, causa 17. 147 del 31 /8/99, entre otras).
8.- Ahora bien, en tanto aquí -como se vió- se contraponen dos marcas que
poseen la palabra <MERCADO> por lo que debe apreciarse si el elemento restante que
compone a la pretendida tienen una aptitud tal que importen signar al conjunto pretensor
un carácter suficientemente distintivo del registrado con anterioridad.
Esto es así desde que la ley de marcas protege no sólo el derecho de los
particulares que son titulares de registros, sino -y primordialmente- las buenas
prácticas comerciales y el interés del público consumidor (cfr. Coite Suprema: Fallos:
255:26, 257:45, 259:282, 261 :62 y 267:360, entre otros; esta Sala, causas 1O13193 del
415195 y 9705/00 cit.).
Tengo para mí que el vocablo "shops" de la marca de la pretensora resulta ser un
elemento distintivo que provoca la inconfundibilidad de las marcas enfrentadas, desde el
punto de vista fonético y gráfico.
Nótese que "mercadoshops" es una "plataforma que permHe crear sitios de
comercio electrónico en minutos y de manera gratuita ... ", mientras que la accionada
dedica su actividad principal en la publicacion de la revista "Mercado" la cual es de
carácter mensual dedicada a la economía, marketing, management, publicidad y
negocios. Sus publicaciones son gráficas y viltuales (cfr. fs. 305 y contestación de
demanda de fs . 158/163).
Las declaraciones de testigos dan cuenta que "... Editorial Coyuntura Uene como
negocio principal Ja edicion de la revista Mercado en papel y el portal sitio en internet
Mercado.com.ar. La revista en papel se edita mensualmente y se distribuye en kioscos y
por suscripciones; y el sitio web, es un portal de noticias y de comercvialización de
ventas de productos vinculados con el negocio .. . "; "el principal negocio es la edición
en papel y formato digital de Mercado, que es Ja revista más antigua de negocios de
Argentina que conozco ... " (cfr. fs. 334/336).
10
Considero, en atencion a lo expuesto precedentemente, que las actividades que
desalTollan las paites no son idénticas, circunstancia que no genera confusión en el
público consumidor.
9.- Resta tratar la queja por las costas. No veo razones fundadas para
apartarme del principio de imposición al vencido pues la eximición de estos gastos
debe ser aplicada en forma restrictiva y sólo es procedente cuando se verifiquen
camb_ios jurisprudenciales o existan circunstancias objetivas que excedan la mera
creencia del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, extremos que no
juzgo configurados en el sub-lite.
En las condiciones expuestas, expreso mi voto en el sentido de desestimar el
recurso de la parte demandada y confinnar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido
materia de agravio. Las costas de ambas instancias se impondrán a la accionada, de
confom1idad con el principio objetivo de delTota (artículo 70, primer pálTafo, del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 Digesto
Jurídico Argentino).
Los doctores María Susana Najurieta y Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al
voto que antecede.
En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el
Tribunal RESUELVE: Desestimar la apelación deducida, con costas en ambas
instancias a la demandada (mtículo 70, primer pálTafo, del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, DJA).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos a resolver la materia de honorarios.
Francisco de las Ca!Teras María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni
11
CAUSANº 4048/2012 -S.T.- BANCO DE SANTA CRUZ SA C/ INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE REGISTRO.
Juzgado nº 8
Secretaríanº 16
En Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio de 2016, reunidos en Acuerdo los jueces de la
Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el
orden del so1ieo efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:
1.- El Banco de Santa Crnz S.A. promovió demanda contra el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (T.N.P.1.) a fin de que se revoque la disposición dictada bajo el nº 1301 / 11 por
una de sus dependencias, la Dirección de Marcas, por medio de la cual concedió la inscripción de la
marca "SANTA CRUZ PAGOS" en la clase 36 del Nomenclador vigente, bajo el número 2.464. 123,
con exclusión de "agencia para el cobro de deudas".
Aclaró que el otorgamiento del registro en estas condiciones equivale a la denegación
del alcance con el que fue solicitado en el trámite sustanciado bajo el Acta N º 2.984.794, esto es,
para proteger "toda la clase", por lo que el objeto de esta demanda es que se deje sin efecto el acto
administrativo impugnado y se disponga la inscripción de la marca "SANTA CRUZ PAGOS" para
tutelar todos los servicios agrnpados en el renglón 36.
Relató que con fecha 1O de marzo de 201 O presentó la solicitud de registro de la
marca "SANTA CRUZ PAGOS" para distinguir todos los servicios de la clase 36, bajo Acta Nº
2.984. 794, y que cumplida la publicación de ley, sin que se dedujeran oposiciones de terceros, la
Dirección de Marcas colTió vista de lo establecido en el miículo 3°, inc. d) de la Ley de Marcas y
Designaciones, aunque sin explicitar los motivos por los cuales consideraba incurso el signo
marcario en esta prohibición.
Aseveró que al responder la referida observación, desplegó una línea argumental que
sintetizó de esta manera : a) debiendo colegirse por vía de inferencia - ya que como queda dicho no
se aclaró el fundamento de la vista- que el reparo obedecería a la inclusión del vocablo " pagos" en
el conjunto marcario, causa sorpresa el temperamento de la autoridad administrativa, por cuanto
importa desatender, sin dar razones sobre un eventual cambio de criterio: el hecho fácilmente
verificable de la enonne cantidad de registros concedidos por esa misma autoridad que contienen el
mencionado vocablo en la clase 36 y sin exigir limitación o exclusión alguna, incurriéndose en un
proceder resueltamente discriminatorio; b) la mera cita de una norma legal no puede ser equiparada
a un argumento susceptible de refutación, por lo que esta circunstancia tiene aptitud para afectar
gravemente el derecho de defensa del administrado y c) no hay elementos de juicio que puedan
respaldar la afirmación de que el conjunto marcario solicitado induzca a e1TOr o engaño alguno,
sobre todo teniendo en cuenta el público usuario de los servicios comprendidos en la clase 36 que
suele ser cuidadoso y precavido, cualidades que son tenidas en cuenta por los tribunales del fuero al
efectuar el cotejo entre marcas en conflicto.
Detalló que a partir de esta contestación no medió notificación alguna sobre otra
eventual contingencia que se hubiese suscitado en el procedimiento administrativo.
12
Expresó que al retirar el certificado de registro con fecha 6 de junio de 2012 pudo
advertir que la marca había sido concedida para los servicios de la clase, pero exceptuándose de la
protección "agencia para el cobro de deudas", a lo cual agregó que se adjuntó al título un dictamen
de la analista Sonia M. Bogarin - nombre que se lee en el sello inserto debajo de una rúbrica-,
dirigido al Director de Marcas, en el que se insiste en el carácter supuestamente engañoso de la
denominación marcaría propuesta si se la aplicase a "servicios cobro de deudas (agencias para el-)'',
aseverándose que " ... sólo es posible acceder a la concesión del registro peticionado, limitando su
protección a la distinción de los productos que se aluden en el signo reivindicado .. .", advirtiendo
que, por el contrario, de las constancias del certificado de registro surge que tales servicios fueron
excluidos del alcance de la marca, y no restringido a ellos su ámbito de protección como lo
recomendó la citada analista, provocando una insuperable perplejidad ante el proceder exhibido por
la autoridad de aplicación en la materia.
Resaltó que a pesar del confuso cuadro de situación creado a partir de la aludida
contradicción que refleja el certificado de registro y lo propiciado en el dictamen adjunto, ante la
ausencia de cualquier otra motivación expresa de la decisión de la Dirección de Marcas, en el
sentido de proceder a la inscripción de la marca con un alcance diverso al solicitado, sólo cabe
echar mano de aquel dictamen para considerar que en él reside el sustento del acto que es materia de
recurso.
Hizo hincapié, asimismo, en que no puede quedar en el ámbito puramente subjetivo
del intérprete la detenninación del carácter engañoso, sino que se debe demostrar, con serias y
fundadas razones, la real posibilidad de que la marca objetada conducirá a forjar una idea
equivocada sobre los productos o servicios a los que pudiese aplicarse y, en caso contrario, no hay
otra alternativa que reconocerle capacidad distintiva en los términos del artículo 1º de la Ley de
Marcas.
Insistió en que el dictamen adjunto al certificado de registro, que parece constituir el
único sustento de la denegatoria implícita que se recmTe, adolece de falta de motivación, se revela
contradictorio, y difiere de lo decidido por la autoridad administrativa.
Argumentó que la denominación marcaría solicitada pareciera contener la designación
de un servicio agrupado en la clase "agencias para el cobro de deudas", circunstancia que , a juicio
de quien ha dictaminado, vedaría la posibilidad de su registro para toda la clase.
Afinnó que es obvio que se hace referencia al vocablo "pagos" que compone el
conjunto marcario, pero que tal aseveración se revela inequívocamente en-ada, pues este vocablo
comporta, precisamente, el antónimo del que caracteriza la designación del servicio citado por
quien ha dictaminado, por lo que entiende que el acto administrativo cuya revocación aquí se
impetra aparece desprovisto de fundamentación, lo cual resiente su validez e importa un menoscabo
al derecho de defensa del administrado.
Sostuvo que sólo un exceso de celo puede llevar a la conclusión de que la marca
"SANTA CRUZ PAGOS'', en la medida que aspira a proteger todos los servicios agrupados en el
renglón 36, se encuadra en la prohibición que contiene el inc. d) del aitículo 3º de la Ley de Marcas,
pues equivale a una injustificada subestimación de la capacidad intelectiva del público usuario,
agregando que la posibilidad de engaño debe ser manifiesta y no debe tratarse de la apreciación
puramente subjetiva de quien dictamina.
Hizo hincapié en que la propia Dirección de Marcas reconoció el carácter distintivo de
las locuciones integradas con la voz "pagos", otorgando, para proteger todos los servicios de la
13
clase 36, una innumerable cantidad de registros que la incluyen, destacando que en estos casos
nadie se vio impelido a limitar o excluir detenninados servicios para que sus marcas prosperasen.
Aseveró que la existencia de dichos registros constituye un factor de singular
gravitación en orden a la descalificación como acto administrativo objeto de impugnación.
Recordó que la igualdad de tratamiento hacia los administrados es uno de los
requisitos implícitos del acto administrativo, por lo que, frente a los referidos registros preexistentes
y a la falta de fundamentación sobre el dispar tratamiento otorgado al solicitante de la marca en
cuestión, es evidente que la decisión de la Dirección de Marcas aparece huérfana de tal recaudo.
Señaló, asimismo, que el proceder exhibido por la demandada encuadra dentro de la
llamada doctrina de los actos propios, recordando que su fundamento es la observancia de la buena
fe, y que desde esta perspectiva la Administración ha generado en el administrado la expectativa de
que iba a guardar un proceder congrnente con el que exhibiera en el pasado, esto es: conceder
registros de conjuntos de marcas compuestos por el vocablo "pagos" para distinguir toda la clase
36.
TI.- A fs. 121 /133 vta. se presentó el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
oponiendo excepción de prescripción y contestando la demanda en forma subsidiaria.
Sostuvo que la actora pretende atacar extemporáneamente el acto administrativo que
dispuso la concesión de la marca "SANTA CRUZ PAGOS", con exclusión de los servicios de
"agencia para el cobro de deudas" de la clase 36, que le fuera notificado con fecha 30 de noviembre
de 2011.
Detalló el procedimiento observado, destacando que el 30 de noviembre de 2011 se
notificó por Boletín de Marcas la concesión de la marca, y que a los sesenta días corridos de la
fecha de publicación en el Boletín de Marcas la actora quedó notificada del acto administrativo, de
acuerdo con lo nonnado en la Disposición N º M 1136/04, la que dispone en su artículo 1:
"Establecer para todos los casos que sean notificados a través del Boletín de Marcas, que la
oportunidad para interponer recursos administrativos o judiciales contra actos que causen
afectación, será una vez cumplido el plazo de 60 días con-idos, contados a partir de la fecha de
publicación ... ". Concluyó en que la actora tenía 90 días hábiles a contar desde el vencimiento de
los sesenta días corridos para interponer la demanda judicial, según el artículo 25 de la ley 19.549,
Ley de Procedimiento Administrativo.
Aseveró que la accionante interpuso en fonna extemporánea la demanda, pues fue
presentada el 20 de julio de 2012.
Reiteró que el plazo para interponer la acción judicial contra el acto administrativo
que la accionante pretende atacar venció a los noventa días hábiles judiciales computados desde su
notificación al interesado, y que dicho plazo fue ampliamente excedido por su contraria en más de
120 días.
Recordó que la actora sostiene que quedó notificada a partir del día siguiente al de la
fecha de retiro del título de registro, que acaeció el 6 de junio de 2012, y que en ese momento,
según sus palabras, tomó conocimiento de la fonna en que fue concedida la inscripción de su marca ,
postura que su paite considera inaceptable, pues de la copia del Boletín de Marcas que adjunta surge
14
que la publicación de la concesión de la marca en cuestión aconteció el 29 de enero de 2012 y no el
20 de julio de 2012 como lo pretende la actora.
Es por todo ello que solicitó se haga lugar a la excepción de prescripción impetrada,
con expresa imposición de costas, no obstante lo cual, y para el caso de que no prospere tal petición,
procedió a contestar la demanda, negando los hechos y desconociendo los documentos que no
fueren expresamente reconocidos.
Sostuvo que contrariamente a lo expresado por la actora, y tal como lo fundamentó la
resolución de concesión de la Administración, la solicitud cuestionada carece de la función básica
que debe cumplir una marca, en tanto que ésta debe consistir en el medio de identificación de
productos y/o servicios con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el
mercado.
Subrayó que la expresión "SANTA CRUZ PAGOS" fue solicitada por la actora en
todos los servicios de la clase 36 descriptos en el anexo del decreto reglamentario 558/81 ,
modificado por el decreto 1141 /2003 que establece: Artículo 1º-Los productos y los servicios serán
clasificados de acuerdo a la siguiente nomenclatura: Clase 36: comprende principalmente los
servicios de: Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
Aclaró que la cuestionada concesión de la marca con exclusión de los servicios de
agencia para el cobro de deudas fundamentó su decisión en lo nonnado por el artículo 3, inc. d) de
la ley 22.362, que establece: "No pueden ser registrados: . .. d) las marcas que sean susceptibles de
inducir a enor respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración,
función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir; .. ." .
Destacó que se debe tener en cuenta que habiendo la actora mencionado dentro del
conjunto marcario "SANTA CRUZ PAGOS" servicios que están descriptos en la clase pretendida, a
fin de no producir engaño o confusión en el público consumidor debió haber excluido todos los
servicios destinados al cobro que no sean prestados por una entidad bancaria, como es el caso de las
agencias para el cobro de deudas, o haber limitado su alcance a los servicios pretendidos y así evitar
monopolizar todos los servicios de la clase 36.
Hizo hincapié en la coherencia en su comp01tamiento, pues concedió la marca
"BANCOSANTACRUZ" en la clase 36, solicitada también por la actora, limitada solamente a
"servicios bancarios y financieros'', por lo que aseguró que se puede ver claramente que la actora
limitó su pretensión sólo a ello, evitando inducir a e1rnr al público consumidor.
Concluyó en que en el caso de autos "SANTA CRUZ PAGOS", en su forma
denominativa, no puede ser concedida como marca en toda la clase 36, pues insistió en que si ello
ocmTiese se otorgaría en forma indebida un monopolio respecto de signos que claramente inducen a
enor respecto de la naturaleza de los servicios, y se vería distorsionado su mercado con el
consecuente menoscabo al público consumidor, cuya tutela es impuesta a su parte no sólo por la
Ley de Marcas sino también en virtud del mandato constitucional plasmado en el a1tículo 42 de la
Constitución Nacional.
Resaltó que la actora intentó a través del signo " SANTA CRUZ PAGOS" obtener la
titularidad de todos los servicios de la clase 36, aseverando que no existe relación del término
" SANTA CRUZ PAGOS" -el cual describe claramente servicios prestados por un banco- con los
servicios de seguros e inmobiliarios.
Puntualizó que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), organismo
autárquico creado por la ley 24.481 , es la autoridad de aplicación de la Ley de Marcas y
15
Designaciones Comerciales, siendo una de sus principales funciones de contralor la observancia de
los requisitos de distintividad y ausencia de confundibilidad e inducción a e1Tor al público
consumidor.
Hizo alusión al denominado "principio de legalidad" que lo guía y que se traduce en la
exigencia de que su accionar sea realizado de acuerdo con valores y normas del sistema jurídico,
como una fonna de garantía de las funciones estatales.
Aseveró que en las actuaciones administrativas que se tramitó la solicitud de registro
de la marca "SANTA CRUZ PAGOS" para los servicios de la clase 36 fueron tenidas en cuenta las
garantías sustantivas basadas en los principios de legalidad, defensa, razonabilidad y justicia,
recordando que las decisiones de la autoridad de aplicación gozan de presunción de legitimidad y
fuerza ejecutoria en los ténninos dispuestos en el artículo 12 de la ley 19. 549.
Afinnó que de acuerdo con todo lo expuesto su parte debió necesariamente, con base
en el resguardo al principio de legalidad, conceder la solicitud de registro de la marca "SANTA
CRUZ PAGOS" excluyendo el servicio de agencia para el cobro de deudas, atento lo ordenado en el
artículo 3, inc. d) de la Ley de Marcas.
JTT. - A fs . 141 /48 la accionan te contestó el traslado conferido respecto de la excepción
de prescripción opuesta por su contraria, planteando, asimismo, la inconstitucionalidad de las
nonnas que establecen la notificación al solicitante del registro de una marca, a través de la
publicación en el Boletín de Marcas de las decisiones administrativas que disponen su denegación o
su aparente concesión en las condiciones que lo hizo el I.N.P.I. en el trámite administrativo que dio
origen al presente pleito.
A fs. 162 se declara la cuestión como de puro derecho.
IV- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 170/ 176, rechazó
el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora, admitiendo la defensa de caducidad
articulada por la accionada, y rechazando, por ende, la demanda entablada en su contra. Ratificó la
Disposición Administrativa N º 1301 /11 del 16.9.11 dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial en tanto concede el registro de la marca denominativa " SANTA CRUZ PAGOS" con el nº
2.464.123 a favor del Banco Santa Cruz protegiendo toda la clase 36 del actual nomenclador,
excepto: " cobro de deudas (agencia para el)", con costas a cargo de la parte actora.
V- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionante (fs. 183 y vta.), cuyos
agravios lucen a fs. 191 /97 vta., los que fueran contestados a fs. 199/203 vta. Median, además,
recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (fs. 180/81) los que serán tratados por el
Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.
VI.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) la sentencia declara la
caducidad de la acción promovida partiendo de la validez de la notificación en el Boletín de Marcas
del acto administrativo impugnado y b) el señor Juez " a qua" desestima el planteo de
inconstitucionalidad por simple remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal obrante a fs .
153/ 154.
VII.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y
legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus
16
planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos
jurídicos -ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En cuanto a que
examinaré sólo lo "conducente" para la justa composición del diferendo, me atengo a la
jurisprndencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido como razonable esa metodología de
fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287 :230; 294:466,
entre muchos otros). Y con referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto - sin considerarme
constreñido por las exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los
jueces decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio "calificadas según
correspondiere por ley" (art. 163, inc. 6º, del Código Procesal).
VIII.- En punto al pedido de declaración de inconstitucionalidad articulado por la
parte actora adhiero a lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal a fs. 153/154, tal como lo
hiciera el señor Juez "a qua".
Ello así por cuanto la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye la
última "ratio" del ordenamiento jurídico, de manera que aquélla sólo procede en casos de gravedad
extrema y sobre la base de una argumentación seriamente fundada. Dichos requisitos no concurren
en el caso, toda vez que la alegada inconstitucionalidad de las nonnas que establecen la notificación
al solicitante de registros de las decisiones administrativas que disponen su denegación por medio
de la publicación en el Boletín de Marcas no reposa en un planteamiento que invoque la tacha de
arbitrariedad de dicha normativa vigente u ocasione al apelante un gravamen de naturaleza
itreparable, circunstancias que deberían haber sido planteadas al interponer la demanda, y no en
ocasión de contestar la excepción opuesta por la demandada, es decir, con la apariencia de una
improvisada reflexión tardía ante los argumentos esgrimidos por su contraria.
En tales condiciones, este agravio debe ser desechado por improcedente.
IX.- Respecto de la defensa planteada por el I.N.P.I. a fs. 121vta./ 122 vta. , punto III,
cuyo responde luce a fs. 141/48, debo precisar que de confonnidad con lo dispuesto en los artículos
15 y 16 del Decreto 1141 de fecha 26 de Noviembre de 2003, modificatorio del Decreto Nº 558/81 ,
efectuada la notificación por el Boletín de Marcas, debe concurrirse a la oficina dentro de los
sesenta días corridos, contados a partir de la fecha de publicación, a los efectos de obtener el detalle
de las objeciones y antecedentes o, en su caso, de las copias de los escritos de oposición.
Por su parte, habida cuenta de las dudas que surgían respecto de la aplicación de
dichos sesenta días corridos a otros casos que causan afectación, se instauró un régimen de
notificación por Boletín de Marcas, a fin de detenninar y unificar para todos los casos un régimen
común por el cual los afectados puedan munirse de los elementos de que deban servirse para ejercer
sus derechos, en el caso que pretendan aiticular recursos administrativos o judiciales.
Por ello, el Director de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
dispuso, mediante el dictado de la Disposición M-1136/04 del 22 de octubre de 2004, en su artículo
1º: "Establecer para todos los casos que sean notificados a través del Boletín de Marcas, que la
opo1tunidad para interponer recursos administrativos o judiciales contra actos que causen
afectación, será una vez cumplido el plazo de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de
publicación, el cual se dispone para que los afectados concurran a retirar copia del fundamento que
ha sustentado el acto administrativo y/o copia de las piezas que se consideren pe1tinentes para
ejercer sus legítimos derechos."
Asimismo, en su parte pertinente, el artículo 25 de la Ley de Procedimiento
Administrativo dispone: "La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse
17
dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales, computados de la siguiente
manera:
Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado; ... "
Ello así, habida cuenta de que con fecha 30 de noviembre de 2011 se publicó en el
Boletín de Marcas nº 3340 la concesión de la marca solicitada por la parte actora, que fuera
otorgada mediante Disposición 1301 / 11 de fecha 16 de septiembre de 2011 , con la limitación
cuestionada -es decir, protegiendo toda la clase excepto "cobro de deudas (agencia para el)"-, y que
la demanda judicial fue presentada ante el I.N.P.I. el día 20 de julio de 2012, es claro que de
conformidad con las normas antes citadas al momento de promover la presente demanda había
caducado el plazo para accionar judicialmente.
En consecuencia, juzgo que esta queja también debe ser desestimada.
X.- Por los fundamentos expuestos voto porque se confinne la sentencia apelada, con
costas de ambas instancias a cargo de la actora, que ha resultado vencida (art. 68 del Código
Procesal).
Los doctores Francisco de las CatTeras y María Susana Najurieta adhieren al voto
que antecede.
En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal

RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 170/ 176, con costas de ambas instancias a cargo de la
accionante (art. 68 del Código Procesal).
Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de los
trabajos realizados, así como la etapa cumplida, elévase los honorarios de las profesionales
intervinientes por la parte demandada, doctoras Noelia Potenza y María José Vásquez a las sumas
de pesos DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 16.667) y de pesos SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE($ 6.667), respectivamente (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley
21 .839, modificada por la Ley 24.432).
Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regúlase los honorarios de la
doctora María José Vásquez en la suma de pesos DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500).
Asimismo establécese en la suma de pesos DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 12.250)
los del doctor Eduardo Marce lo Bottacchi (art. 14 del arancel vigente).
Regístrese, notifíquese y devuélvase .-
Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las CatTeras María Susana Najurieta
18

CAUSA 4598/2008 -I- "ESPERT SA C/ PHILTP MORRIS PRODUCTS
Juzgado nº 2 SA S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO
Secretaríanº 3 DEMARCA"
Buenos Aires, 23 de junio de 2016.

AUTOS Y VISTO:
La aclaratoria solicitada por la actora respecto de la resolución de
fs. 451, y
CONSIDERANDO:
1. Esa Sala desestimó la reposición intentada contra la
providencia que ordenó dar trámite al recurso extraordinario deducido por la accionante,
por considerar que la resolución recaída respecto del recurso de inaplicabilidad de ley se
encontraba finne .
La accionante requiere aclaratoria de este pronunciamiento.
Sostiene que el artículo del Código procesal citado (294) nada dice sobre dicha
irrecurribilidad y, por el contrario, invoca el art. 292 en tanto establece que " . .. la parte
que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la Cámara de
Casación pertinente . .. ".
2. En los términos en los cuales la cuestión se encuentra
planteada, corresponde poner de manifiesto que el texto del artículo invocado por la
actora responde a la redacción dispuesta por el art. 11 de la ley 26.853 (promulgada el
9.5 .13), la que ordenó la creación de las Cámaras Federales de Casación en lo
Contencioso Administrativo Federal, del Trabajo y la Seguridad Social y en lo Civil y
Comercial.
Ahora bien: en primer lugar se debe puntualizar que la Acordada
23/2013 de la Co1ie Suprema de Justicia de la Nación declaró que la operatividad de los
recursos procesales que contemplados por la referida ley 26.853 se hallaba supeditada a
la instalación y funcionamiento de las cámaras federales y nacionales creadas por
aquélla. Asimismo, tampoco debe perderse de vista que el propio art. 15 de dicha norma
establece su aplicación una vez que ellas estuvieran constituidas.
En análogo sentido, y teniendo en cuenta que la Cámara Federal y
Nacional de Casación en lo Civil y Comercial no ha sido puesta en funcionami ento, esta
Sala ha desestimado los recursos de casación interpuestos (conf. causas 161O/ 13 del
27.12.13 , 2076/13 del 29.4.14, 3108/ 13 del 9.10.14).
19
Por otro lado, y de todos modos, el artículo invocado por la
accionante tampoco sería de aplicación a la especie, en tanto se refiere a la denegación
de un recurso de casación.
3. Finalmente, cabe destacar que el art. citado por esta Sala en la
resolución que es materia de aclaratoria establece que si se declarase inadmisible un
recurso de inaplicabilidad de ley se devolverá el expediente a la Sala de origen (como
ocun-ió en el sub examÍne) , que si se lo estimare admisible se concederá el recurso con
efecto suspensivo y que, en ambos casos, la resolución es inecunible (art. 294 del
Código Procesal, texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE : desestimar el planteo
fonnulado .
El doctor Francisco de las Caneras no interviene por hallarse en
uso de licencia (art. 109 de R.J.N.) .
Regístrese, notifíquese y sigan los autos con lo dispuesto a fs. 442.
María S. Najurieta Ricardo V. Guarinoni
20
CAUSA N º 5836/2009 - S.T. - JOCKEY CLUB CORDOBA C/JOCKEY CLUB
S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.
Juzgado nº 5
Secretaríanº 9
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio de 2016, se reúnen los jueces de
la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para
emitir sentencia en los autos citados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del
sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:
l. La sentencia de fs. 897/900 hizo lugar a la demanda deducida por el Jockey
Club Córdoba y declaró infundada las oposiciones de Jockey Club a las solicitudes de
registro de las marcas "JOCKEY CLUB CORDOBA" (mixtas, con dibujo anexo) en
trámite bajo las actas nº 2.696.845/46/4 7/48/49/50/51/52, en las clases 18, 25 , 28, 35 ,
36, 41 , 43 y 44 respectivamente. Para así resolver, el señor juez a-quo efectuó el cotejo
de las marcas enfrentadas y destacó el poder distintivo del vocablo "CORDOBA" como
integrante de los conjuntos pretendidos. Asimismo, destacó la antigüedad del uso de los
signos como marca de hecho por pa11e de la actora y la existencia de numerosos usos
del vocablo "jockey club" en diversas marcas y como designación de actividades en
distintas ciudades del país, lo que tomaba - a juicio del magistrado- altamente
inconveniente favorecer la monopolización del conjunto por parte de un solo titular
marcario. Consecuentemente, hizo lugar a la demanda, declaró infundadas las
oposiciones e impuso las costas íntegramente a la parte demandada.
2. Esta sentencia fue apelada por la parte demandada, cuyo recurso fue
concedido a fs. 913 . El memorial de agravios corre a fs . 918/925 y mereció la respuesta
de la parte actora de fs. 927 /931 . También se han deducido apelaciones en materia de
honorarios a fs. 905y fs . 912, concedidos a fs. 906 y fs. 913 respectivamente.
3. Los agravios por los cuales la demandada pretende la revocación total de la
sentencia y el rechazo de la demanda pueden ser presentados del modo siguiente: a) el
magistrado ha realizado un cotejo errado de los signos en pugna, omitiendo las grandes
similitudes en el plano gráfico y conceptual; insiste en que las marcas solicitadas
reproducen la figura de un caballo dentro de un marco octogonal, lo que produce una
notable proximidad entre los signos; b) la actora ha probado su antigüedad como
entidad, esto es, el uso de su denominación social pero es equivocado afinnar que tiene
"marcas de hecho", puesto que nunca usó su nombre social para identificar productos o
servicios; c) la parte demandada tiene registros antiguos y reconocida importancia en el
desatTollo de caballos pura sangre de catTera, lo cual merece protección y conlleva
descartar todo riesgo de dilución; y d) el juez a-quo utiliza argumentos sustentados en
cuestiones ajenas al tema litigioso, tal como la existencia en el país de otras entidades
que usan los ténninos "Jockey Club", razonamiento improcedente puesto que no se ha
producido prueba para saber si tales usos son autorizados por la demandada.
4. No he de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos - que
he leído y examinado en su totalidad- sino que me ceñiré a las cuestiones que considero
21
relevantes y conducentes para la solución de la contienda, metodología repetidamente
admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctrina de Fallos 287 : 230;
294: 466 entre otros). Tengo muy presente que es deber de los jueces decidir de modo
expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio "calificadas según
con-espondiere por ley" (artículo 163, inciso 6º Código Procesal, texto según el Digesto
Jurídico Argentino).
5. Se enfrentan en este litigio dos asociaciones civiles de larga trayectoria. La
actora, Jockey Club Córdoba, es una entidad civil que funciona desde 1887, cuyo primer
reglamento fue aprobado por una asamblea general el 12/5/1898 (fs. 361), y cuenta con
personería otorgada el 7/7/ 1900 (fs. 567). También ha probado que usa su denominación
social actual desde 1947 (fs. 565) y que ha sido habilitada para actividades turfísticas,
recreativas, culturales y deportivas si bien el experto contable infonna que no realiza
actividades comerciales (fs. 660vta.). A fs . 662 se enuncian a título ejemplificativo las
actividades que despliega la entidad, y la Contadora María Elena Sánchez da cuenta del
uso de la denominación en documentación institucional, carnet de socios, promoción y
folletería vinculada a actividades deportivas, sociales y culturales (apuestas, caiTeras,
revistas). A fs. 574 se adjunta una fotografía de las placas de mármol que aparecen en el
ingreso de la entidad en la ciudad de Córdoba, con el logo característico (una figura
octogonal, que encie1Ta en la parte superior una he1Tadura estilizada y en el centro una
cabeza de caballo de perfil derecho y la denominación "Jockey Club Córdoba").
El presente conflicto se origina en la pretensión de Jockey Club Córdoba de
registrar como marca mixta el conjunto constituido por su denominación social y logo
(tal como aparece en las solicitudes presentadas en ocho clases del nomenclador
internacional , a saber, las clases 18 (Acta nº 2.696 .845), 25 (Acta nº 2.696.846), 28
(Acta nº 2.696.847), 35 (Acta nº 2.696.848), 36 (Acta nº 2.696.849), 41 (Acta nº
2.66.850), 43 (Acta nº 2.696.851) y clase 44 (Acta nº 2.696.852). En todas esas clases,
consta en autos que ya existe el registro precedente de marcas de la parte demandada,
Jockey Club, que tienen el carácter de marcas mixtas, compuestas por las palabras
"Jockey Club" y el logo típico de la entidad, también de forma octogonal.
6. La parte demandada ha probado que es titular de la marca mixta "Jockey
Club" (con figura característica de perfil derecho de caballo con c01Teas y hebilla,
enmarcado en un octógono, con una figura de ángel con laureles en la parte inferior) en
numerosas clases del nomenclador, pero particulannente, en lo que aquí interesa, en las
clases 18, 25 , 28, 35, 36, 41 , 43 y 44. En el listado que corre de fs. 691 /693 aparecen las
numerosas marcas "Jockey Club" (mixtas) y también la marca registrada "El jockey".
La entidad demandada fue fundada por decreto presidencial el 18/6/ 1883 (fs. 862) y
obtuvo su personería en el año 1894 (fs. 733).
Según los informes proporcionados por el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, existen marcas con la voz "JOCKEY'', mixtas o con aditamentos
pertenecientes a otros titulares, en otras clases diferentes a las que aquí se discuten o en
las mismas clases, pero con limitaciones que las di stancian de los registros de la
demandada. Sin adentranne en esta cuestión, a la que me refiero exclusivamente para
examinar si se trata de una voz de "uso común", advierto que existe la marca "Jockey"
(mixta, con un logo que representa una g01n estili zada), según la constancia de fs.
22
500vta., en clase 18, de titularidad de Overseas Trademarks Ltd. También se ha
constatado la presencia de la marca "Jockey" mixta de fs. 485 , de titularidad de British
American Tobacco Ltd. , limitada a identificar paraguas, sombrillas, carteras, bolsos,
billeteras y bastones. Quiero significar con ello que, si prescindo de los registros de
titularidad de la parte demandada en numerosas clases, no puedo concluir que la voz
"JOCKEY" o "JOCKEY CLUB" sea de uso común en las clases que interesan, ni puedo
inferir que este signo haya perdido su poder marcario y que se haya convertido en un
signo débil que deba sopo1iar aproximaciones que susciten confundibilidad.
7. A esta altura del razonamiento debo expresar mis diferencias con las
conclusiones del cotejo que ha efectuado el señor juez a-quo en su sentencia. Si se
compara el conjunto solicitado por la actora - por ejemplo, tal como aparece en la
solicitud por Acta nº 2.696.847 (fs. 32)- con la marca mixta registrada en numerosas
clases por la entidad demandada, se aprecia una gran similitud en una primera
aprehensión global y espontánea del conjunto, que es como deben considerarse los
signos objeto del análisis (conf. Otamendi Jorge, Derecho de marcas, Abeledo Perrot, 7ª
edición, p. 200).
Esta aproximación está dada en primer lugar por el elemento gráfico, en
especial, el perfil derecho de un caballo con correas y hebillas que aparece enmarcado
en un octaedro, conjunto poco común que atrae la atención del público y vincula el
elemento gráfico con el evocativo. En efecto, en la percepción espontánea del conjunto
se produce un fuerte impacto en el sentido de que se trata de un servicio concerniente a
carreras de caballos o a la cría o cuidado de caballos de raza para competición. Esta
conclusión toma confundibles los signos enfrentados, en donde la voz "Córdoba" ocupa
a un segundo plano y se percibe como la indicación de una explotación local.
Ahora bien : la parte demandada insiste en que la actora no ha utilizado su logo
con función marcaria y que, por tanto, no puede hablarse del uso de una marca de
hecho. Sin perjuicio del valor que, en detenninadas circunstancias, este tribunal ha
reconocido a las marcas de hecho usadas de buena fe en el mercado, infiero de la prueba
producida que la parte actora ha utilizado su nombre social "JOCKEY CLUB
CORDOBA" como designación comercial y como medio identificatorio de la actividad
de la asociación civil.
Su derecho está contemplado en el artículo 27 de la ley 22.362 que establece: "El
nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye
una propiedad para los efectos de esta ley". Esta nonna debe ser interpretada con el
artículo 28 de la ley que dispone: "La propiedad de una designación se adquiere con su
uso y sólo en relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las
preexistentes en ese mismo ramo" . La actora tiene, pues, un derecho de propiedad
inmaterial que habilita a su titular - con independencia de todo registro- a excluir a un
tercero del uso de una designación confundible dentro de un ramo determinado y con un
alcance territorial (Mitelman Carlos O., Marcas y otros signos distintivos, tomo IT,
Thomson Reuters La Ley, 2015 , p. 448). Destaco esta característica (el alcance
territorial) pues la encuentro particulannente pertinente en este conflicto, dado que la
actividad en el campo del turf, de la promoción de las carreras de caballos y en el
desarrollo de la raza equina de pura sangre, es lo que da inserción local al Jockey Club
23
Córdoba. Cuanto mayor sea el conocimiento que de esta designación tenga el público,
mayor será el ámbito geográfico en el que se le reconocerá protección
(Bertone/Cabanellas de las Cuevas, Derecho de marcas, tomo 2, Heliasta, 2003, p. 616).
Sin embargo, esta protección que es debida a la designación de la actora no es
suficiente para hacer predominar su derecho -más limitado- frente a los derechos
marcarios de la demandada, sustentados en sus marcas registradas con anterioridad. Ello
es así pues los signos registrados son confundibles con los signos pretendidos por la
actora. Mi conclusión es que la parte actora no ha adquirido derechos sobre su signo
mixto como "marca de hecho", de fonna tal que pudiera prevalecer sobre los derechos
marcarios que las marcas registradas "JOCKEY CLUB" (mixtas) otorgan a la
demandada. Considero que este conflicto no versa sobre una cuestión de prelación
marcaria, sino que se trata del enfrentamiento de designaciones comerciales - de
inserción y reconocimiento territorial- frente a los derechos marcarios que las marcas
registradas por JOCKEY CLUB otorgan a esta entidad civil.
El corolario es que la demanda de la actora no puede prosperar puesto que las
solicitudes presentadas para registrar su "designación" con valor marcario en las clases
18, 25, 28, 35 , 38, 41 , 43 y 44, han sido correctamente impugnadas por la demandada,
que tiene derecho a exigir el respeto de los derechos que le acuerdan sus registros
anteriores en las mencionadas clases.
Por lo expuesto, expreso mi voto por hacer lugar al recurso de la demandada
Jockey Club y revocar la sentencia de fs. 897 /900, rechazando la demanda. Habida
cuenta el carácter patrimonial del litigio y que no advierto motivo para apartarme del
principio objetivo de derrota, las costas deberán ser impuestas a cargo de la actora (art.
70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según el Digesto Jurídico
Argentino).
Los doctores Francisco de las Carreras y Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al
voto que antecede.
De confonnidad con las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto,

el tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso de la demandada Jockey Club y revocar
la sentencia de fs. 897/900, rechazando la demanda. Con costas a la parte actora vencida
(art. 70 del código de rito).
De confonnidad con el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, se dejan sin efecto los honorarios regulados a fs. 900 y 900vta. a los
profesionales de las partes - lo que toma abstracto el tratamiento de los recursos
deducidos a fs . 905 y 912- . En este sentido, considerando el mérito, a la extensión, a la
eficacia de la labor desarrollada, a las etapas cumplidas y a la naturaleza de la causa, se
fijan los honorarios de la dirección letrada y representación de la demandada, Dr.
Ricardo Richelet, en la suma de ochenta y ocho mil doscientos pesos ($ 8.200) y Dr.
Luis A. Horvat, en la suma de treinta y siete mil ochocientos pesos ($ 37.800),
respectivamente. Asimismo, se regulan los correspondientes a la dirección letrada y
representación de la parte actora, Dr. Eduardo Marcelo Bottacchi, en la suma de sesenta
y siete mil pesos($ 67.000) y Dra. María Verónica Cima, veintiún mil doscientos pesos
24
($ 21.200), respectivamente (arts. 6, 9, 37 y 38 del arancel de honorarios de abogados y
procuradores, texto anterior al DJA).
Atendiendo a análogas razones, en lo pertinente, y a la adecuada proporción que
los honorarios de los peritos debe guardar con los de los profesionales de las partes
(Corte Suprema, Fallos: 300:70, 303 :1569; entre otros), se confirman los del perito
contador, Dr. Ariel Souza.
Por la labor realizada en la Alzada, valorando el resultado del recurso y el éxito
obtenido, se regulan los honorarios de Dres. Richelet y Horvat - en conjunto-, en la
suma de cuarenta y cuatro mil cien pesos ($ 44.100), y los correspondientes a los Dres.
Bottachi y María José Gonzalez Mella -en conjunto-, en la suma de veintidós mil
cincuenta pesos ($22.050); arts . 14 y cit. del arancel , texto anterior al DJA.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse los autos.
María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras
25
Causa No. 6166/08 -S.I"SKY COP S.A. C/ VAISMAN MARIANA BEATRIZ y otro
si Cese de Uso de Marcas. Daños y Perjuicios"
Juzgado Nº 1O
Secretaría Nº 19
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio de 2016, reunidos en Acuerdo
los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y
de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las CaJTeras,
dijo:
1. La empresa Sky Cop S.A. promovió demanda contra Mariana Beatriz
Vaisman por cese en el uso de logo en las marcas denominativas "UBITRACK"
(Registro Nro. 1.877.456 clase 42) y "UBICAR" (Registro Nro. 1.862.546 -clase 42),
por resultar confundible con sus marcas figurativas Registros Nros. 1.772.651 y
1. 751.827 para cubrir todos los servicios de las clases 38 y 42, respectivamente, y contra
Ubicar Argentina S.A., por ser titular de los dominios ww.ubicar.net y
www.ubitrackonline.com, en cuyas páginas se publica el logo, y a pagar los daños y
pe1juicios por el uso indebido de su marca en los servicios ofrecidos por Ubitrack, con
costas.
2. La sentencia de fs . 801 /806 hizo lugar a la demanda promovida y,
consecuentemente, ordenó el cese - en el plazo de diez días en el uso del logo de las
marcas denominativas UBITRACK -registro 1.877.456 y UBICAR registro 1.862.546,
ambas en la clase 42, y a Ubicar S.A . a cesar en el uso de dicho logo en el mismo plazo
en los sitios web www.ubicar.net y www.ubitrackonline.com y condenó a las
demandadas al pago de $10.000 por los daños y perjuicios ocasionados, con costas a las
accionadas vencidas.
Para así resolver, el señor juez aguo, en primer lugar, desestimó la excepción de
prescripción en atención a que si bien la actora envió carta documento en el año 2003 , al
comprobar un uso posterior que consideró ilegítimo, intimó a sus contrarias el día
23 .07.07, por lo que computando desde esa fecha, el plazo del art. 36 de la ley 22.362
no se había cumplido al tiempo de la promoción de la acción (180708).
Tuvo por acreditado que la actora tiene registradas las marcas figurati vas que
denuncia en autos y que la codemandada Mariana Vaisman, ha registrado las marcas
denominativas UBITRACK y UBICAR -ambas en la clase 42, como así también, que
Ubicar S.A . es titular de los sitios web en cuyas páginas se publica el logo en cuestión.
Determinó, de confonnidad con la pericia contable y los informes agregados, que los
logos enfrentados representan una mira telescópica y se aplican a marcas que distinguen
idénticos servicios, ya que ambas se dedican a actividades vinculadas con locali zación
satelital de vehículos.
Luego de realizar el cotejo, concluyó que la mera confrontación visual
demuestra que no difieren entre sí y que ambos dibujos están constituidos por tres
círculos concéntricos y aunque en el logo de la demandada se visualiza un punto en
color rojo a modo de círculo en la intersección de las dos líneas, que el mismo resultaba
26
insuficiente para dotarlo de características que permitan diferenciarlo del de la actora.
Sostuvo que el hecho de que las demandadas ya hubieran estado en conocimiento desde
el año 2003 - como lo argumentaron en su responde, en oportunidad de interponer la
excepción de prescripción demostraba que no podían ignorar la existencia del logo de la
accionante, ni tampoco que el suyo se les asemejaba, por lo que consideró que se
verificó un intento de acercamiento ilegítimo a los diseños registrados y un
aprovechamiento del prestigio y clientela de la actora, razón por la que justificó el cese
de uso y tuvo por configurado el factor de atribución de responsabilidad En cuanto al
reclamo por daños y perjuicios con motivo del accionar ilícito de las demandadas fijó ,
aplicando la faculta del artículo 165 del código de rito, la suma de$ 10.000, con más los
intereses establecidos en el considerando nº 7.
3. Este pronunciamiento fue apelado por las demandadas a fs . 814, cuyo recurso
fue concedido a fs . 815 y fundado mediante el escrito de fs. 826/828 (contestado por la
contraria a fs. 831 /837).
4. En su memorial, las accionadas se quejan de: a) la sentencia considera
incorrectamente que la acción no prescribió, pues resulta claro que el art. 36 de la ley
22.362 intenta evitar interpretaciones que llevan a concluir la imprescriptibilidad de la
acción, ya que establece un doble plazo, no sólo tres años desde la infracción, sino que
no debe haber ocurrido más de un año desde que el titular de la marca tuvo
conocimiento de ésta. Tomó conocimiento de los hechos que motivaron su demanda en
el año 2003 , por lo que toleró la supuesta vulneración de su derecho durante cinco años ;
b) la sentencia no contempla la coexistencia pacífica de las marcas en atención a que no
puede desconocerse que entre la primera carta enviada (2003) y la segunda (2007),
transcurrieron cuatro años en los que las marcas en pugna coexistieron pacíficamente; c)
la sentencia realiza un cotejo parcial de las marcas en atención a que no analiza el signo
completo, sino que lo hace con el dibujo o logo que integra el conjunto marcario mixto.
Menciona que la doctrina ha establecido que en ciertas ocasiones se debe acentuar más
el análisis de alguna parte en especial del conjunto marcario, también que en las marcas
mixtas las partes figurativas son menos relevantes que la parte denominativa; d) el
dibujo de la mira telescópica es -como se ha demostrado en autos - de uso común para
los servicios de la clase 42, que es para la que su parte la tiene registrada y utiliza; y e)
la sentencia recurrida condena arbitrariamente a resarcir un supuesto daño. La actora no
pudo probar, con sus propios registros contables, haber sufrido perjuicio alguno, pues
surge de la pericial contable que la facturación de la actora a pa1tir del año 2006 no
decreció en absoluto.
5. En primer lugar, debe recordarse que la jurisprudencia tiene dicho que la
prescripción, al igual que la caducidad, son institutos que llevan a la aniquilación del
derecho, por lo que su aplicación e interpretación debe ser restrictiva, debiéndose optar
en caso de duda, por la subsistencia del derecho (conf. Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Fallos: 308:581 , y Causa "Cinturón Ecológico SA c/ Libe1tador SA s/ recurso
de hecho del 04/05/95 ; esta Sala, Causa "Rodríguez Díaz Silvia c/ Alas del Sur SA del
30.08.01 , y Causa 17282/03 del 18/08/09, entre otras).
6. De las constancias de la causa puede observarse que la ca1ta documento,
notificada el 13/ 11 /03 , a la que hace referencia la demandada al oponer la excepción de
27
prescripción (cfr. fs. 198vta./200vta. y copia que obra a fs. 87 dirigida a Ubicar SRL),
fue negada por la actora al contestar el traslado de la defensa opuesta (cfr. 228/231 ). Es
por ello que cotTespondía a la accionada demostrar su autenticidad.
La fotocopia simple de la carta documento, en principio, carece de todo valor
probatorio, sin que la parte contraria a la que acompañó tal copia tenga la carga de
pronunciarse sobre su autenticidad (conf. mi voto en la causa 1976/00 del 18/08/ 11 ; y
Suprema Corte de Buenos Aires, 26/3/74, LL, 156698; JA, 97423472; ED, 54581) y
sólo podrá ser valorada como pmeba de indicios, si estuviere cotToborada por otras
probanzas de autos (cfr. Roland Arazi, "La pmeba en el Proceso Civil", Ediciones La
Rocca, Buenos Aires, 1991 , pág. 149). No obstante, en esta causa tampoco puede
considerarse a la copia simple como presunción de verdad por cuanto su verificación no
se logró durante el proceso. Ello es así por cuanto no pudo ser acreditada la autenticidad
de la misma (cfr. fs. 671y773/774 - contestaciones del C01Teo Argentino).
El artículo 36 de la ley de marcas establece que "el derecho a todo reclamo por
vía civil prescribe después de transcutTidos tres años de cometida la infracción o
después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo
conocimiento del hecho". Esta Sala ha resuelto en análogo sentido que el "derecho a
todo reclamo por vía civil prescribe ... después de un año contado desde el día en que el
propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho" (doctrina de Sala T, causa Nº
17.282/03, fallada el 18/8/2009).
La solución es apoyada por la doctrina que sostiene que el plazo de prescripción
previsto en el art. 36 de la ley 22.362 se refiere a la acción de daños y pe1juicios que el
actor puede iniciar para obtener la reparación coITespondiente (Conf. Jorge Otamendi,
Derecho de Marcas, 7º edición actualizada y ampliada, ed. Lexis Nexis Abeledo PetTot,
pág. 327). Con relación a esta acción, el plazo coITe desde que la actora ha tenido
conocimiento del hecho que considera lesivo en el que funda su demanda, es decir,
desde el momento en que ha tomado conocimiento directo del hecho generador de la
responsabilidad civil habida cuenta que, desde entonces, la acción queda expedita para
el damnificado (conf. esta Sala causa 8437/93 del 26/\ 1/98, causa 17.282/03 del
18/8/2009; Sala 2, causa 10.084/93 del 29/3/99, entre otras).
Cie1iamente, la actora conoció de manera fehaciente el hecho en que sustentó su
demanda cuando remitió la carta documento - que no fue negada por las accionadas que
obra a fs. 7 (23/07/07). Desde entonces comenzó el cómputo del art. 36 de la ley 22.362,
el cual quedó suspendido por la mediación (17/\ 0/07 - fs . 1O). Ello significa que el plazo
no se hallaba cumplido al tiempo de la promoción de la demanda, hecho sucedido el
18/07 /08 (fs. 48).
7. Constan en autos los registros marcarios del signo "SKYCOP COMANDO
SATELTTAL" y diseño anexo (Actas nros. 1.751.884 y 1.772.651) para la clase 42 y 38
(cfr. fs. 12/ 15, 379/380 y 392/395), como así también que la señora Vaisman es titular
de las marcas denominativas UBTTRACK y UBICAR (Actas nros. 1.877.456 y
1.862.546, respectivamente), ambas en la clase 42 (cfr. fs . 273/275). Se encuentra
también acreditado que Ubicar S.A. es titular de las páginas web www.ubicar.net y
www.ubitrackon line.com .
28
Parece oportuno recordar que la clase 38 abarca servicios de telecomunicaciones y la 42
comprende servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investi gac ión y
diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y
desarrollo de ordenadores y software.
Establecido ello, el resarcimiento que pretende la parte actora se sustenta en un
supuesto de conducta ilícita de violación de sus derechos marcarios, en atención a que
las demandadas utilizan - según entiende un logo idéntico al que fuera registrado por su
parte.
8. Con las precisiones expuestas, el ámbito de la comparación está centrado en
dos imágenes. Sin perjuicio de ello, el principio liminar en esta materia indica que las
marcas deben cotejarse en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor
(cfr. Sala TI, causas 4397 y 4 751 , del 26/1 O y 26/1 O y 24/8/1976; y esta Sala, causas
41.858/95 , del 22/4/99 y 587/97, del 14/3/00, entre otras).
En este concreto litigio, creo prudente seguir el criterio jurisprudencia! que
sostiene que es posible registrar marcas que coincidan con algún componente o
elemento del signo oponente, y que ello no provoca necesariamente confundibilidad, en
tanto se adicionen ingredientes que pe1111itan distinguir el conjunto fonnado de otros que
lo han precedido (conf. esta Sala, causas 2800/97 del 5/ 10/99, 5793/97 del 9/2/02,
29.528/95 del 28/ 10/ 13, 1736/09 del 22/03/16, entre otros).
Los logos se asemejan únicamente en que ambos contienen tres círculos
concéntricos en la intersección de dos líneas. Difieren en el tamaño de los círculos y en
el color de las líneas (en un caso son blancas y en el otro rojas).
En la imagen de las accionadas se le adiciona un punto rojo en el centro y,
mientras que en el logo de la marca de la actora se representan varios colores (azul,
negro, blanco, gris claro y naranja - cfr. fs. 13, 328/330 y 428/434), en la imagen de las
accionadas existe únicamente el rojo (cfr. fs. 58/59). Es por ello, que las similitudes
existentes no son determinantes ya que el logo de las demandadas se halla constituido,
además, por un conjunto de elementos que ponen notoria distancia respecto de la marca
actora (ubicación de la marca denominativa con letras mayúsculas y blancas, y fondo
negro).
Ello es así pues las imágenes enfrentadas - incluso apreciadas en la fomrn que
más beneficia a la actora, es decir, en la forma gráfica plana (ver imágenes en colores de
fs. 58/59 y 328) no son similares ni producen una evocación confusionista. Por ello las
considero claramente inconfundibles.
Es del caso agregar que, si bien ambas partes se dedican principalmente a la
seguridad satelital localización satelital de vehículos ( cfr. informe pericial que obra a
fs. 336/346), en este tipo de servicios el público consumidor es muy se lectivo y pone
especial atención en el momento de contratarlo.
Esta línea de argumentación rechaza la configuración de la conducta antijurídica
que constituye un presupuesto de la responsabilidad.
En las condiciones expuestas, expreso mi voto en el sentido de hacer lugar
parcialmente al recurso de la demandada y revocar la sentencia apelada. En
consecuencia, propicio confirmar la desestimación de la excepción de prescripción
opuesta y rechazar la demanda, con costas en ambas instancias a la actora, por resultar
29
sustancialmente vencida (artículo 70, primera parte, del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino).
Los doctores María Susana Najurieta y Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al
voto que antecede.
En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el
Tribunal RESUELVE: hacer lugar parcialmente al recurso de la demandada y revocar la
sentencia apelada. En consecuencia, prop1c10 confirmar la desestimación de la
excepción de prescripción opuesta y rechazar la demanda, con costas en ambas
instancias a la actora.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos a resolver la materia de honorarios.
Francisco de las Carreras María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni
30

CAUSA 632412009 -S.T- "FERRfNG BV Y OTRO CI LABORATORIO BAGO
S.A. SI CADUCIDAD DE MARCA''.
CAUSA 922912009 "LABORATORIOS BAGO S.A. CI LABORATORIOS
FERRfNG S.A. SI CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA"
Juzgado n 10
n
Secretaría 20

Y VISTO:
Estos autos para resolver acerca de la admisibilidad del recurso extraordinario
interpuesto por la parte demandada a fs . 721/736, contra la sentencia de fs. 712/7 14 y su
aclaratoria de fs. 739, cuyo traslado se encuentra contestado por Investi Fanna S.A. y
Ferring BV a fs. 754/762; y
CONSIDERANDO :
1. Al intervenir en las causas acumuladas indicadas en el epígrafe, esta Sala
revocó la sentencia de primera instancia (fs. 6481654) y declaró la nulidad de la
solicitud pretendida por acta nº 2.728.415 ("DILUTRICfN"-y logo-), por considerarla
una marca especulativa, violatoria de los principios que exigen buena fe y moralidad en
los comportamientos, con costas a la pretensora. Asimismo, el tribunal desestimó la
acción de cese de oposición al registro de la citada marca, por cuanto la declaración de
nulidad tomaba abstracto un pronunciamiento en tal sentido. Finalmente, en la demanda
de caducidad del registro nº l. 782.301 , distribuyó las costas por su orden (sentencia de
fs . 712/714yfs. 739).
2. Contra dicha decisión, Laboratorios Bagó S.A. (Bagó Group S.A.) dedujo
recurso extraordinario federal por diversos fundamentos , entre los que se destacan la
errónea interpretación de la nonnativa federal (ley 22.362 y tratado ADPIC), carencia de
adecuada fundamentación y prescindencia de prueba decisiva, todo lo que configuraría
a juicio del recurrente la violación a los derechos consagrados en los arts. 16, 17, 18, 19
y 31 de la Constitución Nacional.
3. Sin perjuicio de destacar que el pronunciamiento impugnado ha argumentado
sobre todas las cuestiones conducentes, el Tribunal interpreta que los aspectos fácticos
de los agravios, o incluso los procesales, deben quedar subsumidos en la materia federal
en juego, puesto que el meollo de la discusión se refiere a prácticas marcarias que se
han calificado como contrarias a la buena fe y que el recurrente estima como conductas
legítimamente ejercidas en el espacio de libertad que permite la ley marcaria, lo cual
31
involucra la interpretación global de materia federal. Se propicia, en consecuencia, una
favorable decisión en tomo a la admisibilidad formal del recurso.
En consecuencia, SE RESUELVE: conceder el recurso extraordinario
interpuesto por la demandada en cuanto se halla en juego la inteligencia y aplicación de
normas federales y la decisión ha sido contraria a los derechos que la recun-ente fundó
en tales normas (art. 14, inciso 3º, ley 48).
El Dr. Francisco de las Can-eras no suscribe la presente por hallarse en uso de
licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y elévese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
sirviendo la presente de atenta nota de envío.
María Susana Najurieta Ricardo Guarinoni
32
Sala 2
33

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL FEDERAL - SALA II
Causanº 4830/2012
MILLAN DANIEL JOSE VICENTE c/ CREACIONES AMERICANAS SA s/CESE DE

OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio de 2016, se reúnen en Acuerdo los
señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Confonne
con el orden de sorteo efectuado, la doctora Graciela Medina dijo:
I.- El empresario Daniel José Vicente Millán socio fundador de "MILLANEL
COSMÉTICA S.R.L." solicitó ante el INPI la inscripción de las marcas que usa de hecho
"BONITA LOVE" (acta nº 3.088.763) y "BONITA SECRET" (acta nº 3.008.764) para distinguir
los productos de la clase 3 del nomenclador internacional. A su concesión se opuso la empresa
"CREACIONES AMERICANAS S.A." como titular de diversos registros -en numerosas clases
del nomenclador- constituidos por la designación "JUANA BONITA" y en particular con las
registradas en la clase 3 denominadas "JUANA BONITA" acta nº 3.372.289 (fs. 254), "JUANA
BONITA RADIANCE" acta nº 2.732.038(fs. 264) y "JUANA BONITA ALMA DE MUJER"
acta nº 2.759 .695 (fs. 264), argumentando que los conjuntos que pretende registrar la contraria, se
confunden con los suyos. Y como Ja audiencia de mediación previa requerida por la ley 24.573 ,
fracasó (acta de fs .6), Daniel José Vicente Millán promovió la demanda de autos contra
"CREACIONES AMERICANAS S.A." para obtener el levantamiento de la protesta, alegando que
las marcas en pugna no podrían presentarse a confusión alguna, máxime que el vocablo "Bonita" de
la demandada es de uso común en la clase 3 y 25 del nomenclador, y no puede ser monopolizado
(fs. 31 y vta. ampl. 74/8 1).
La empresa demandada -luego de fonnular una ce1nda negativa de los hechos y el derecho
invocado por la contraria- solicitó su total rechazo con la aserción de que las designaciones
individualizadas son peligrosamente confundibles con los títu los de su familia de marcas "Juana
Bonita" y con expresa imposición de costas.
II.- Agotadas las tres etapas del proceso ordinario, la señora magistrada de primera instancia
tras evaluar las circunstancias adjetivas aplicables al caso -con el objeto de an-ibar a una solución
realista y concorde con los fines perseguidos por las ley en la materia- evalúo las designaciones en
conflicto y llegó a la conclusión de que no existía interferencia o confusión posible entre los
conjuntos solicitados por la actora: "BONITA LOVE" y "BONITA SECRET" y Jos oponentes
titulados "JUANA BONITA'', "JUANA BONITA RADIANCE" y "JUANA BONITA ALMA DE
34
MUJER", por cuanto el vocablo Bonita era de "uso común" en la clase 3 del nomenclador. A ese
fin tuvo en cuenta que por las diferentes actividades comerciales que desa1rnllaban los
contendientes era un impedimento eficaz como para provocar confusión en el público consumidor.
En definitiva, no advirtió violación a los principios vigentes en la materia y falló: haciendo lugar a
la demanda promovida por Daniel José Vicente Millán contra Creaciones Americanas S.A. y
declaró infundada la oposición que éste último dedujo con respecto a las solicitudes de las marcas
"BONITA LOVE" (acta nº 3.088.763) y "BONITA SECRET" (acta nº 3.008.764) para distinguir
productos de la clase 3. Con costas a la vencida.(fs. 419vta.)
Disconfonne con esa decisión, "CREACIONES AMERICANAS S.A." interpuso el recurso
de apelación de fs.425, que fundó en alzada con el memorial de agravios de fs.442/448vta.
contestados por su adversaria a fs. 450/455. Considera que existen elementos de prueba suficientes
que hubieran conducido a la magistrada a un resultado diferente si hubiera ponderado en forma
con-ecta los listados del INPI. No se puede considerar que el vocablo "Bonita" sea de uso común en
la clase mencionada.
III.- Antes de entrar en el fondo de la cuestión debatida me interesa señalar los aspectos
principales de este conflicto que pueden ser sintetizados de la siguiente manera: a) contienda donde
se enfrentan las marcas de hecho "BONITA LOVE" y "BONITA SECRET" relacionadas con los
productos de cosmética y tocador de la clase 3 del nomenclador; b) registro de las opuestas como
marcas de defensa en toda la clase 3 y utilizadas para identificar "artículos de indumentaria" c)
semejanzas y diferencias entre las marcas en pugna, valorando la incidencia de la condición del
elemento copaiiicipado de la palabra "BONITA".
IV.-En primer ténnino, entiendo, que aunque la expresión de agravios de la demandante no
sea precisa y concisa -tal como acusa la contraria- juzgo que la exposición que contiene la pieza de
fs. fs.442/448vta. satisface los requisitos de fundamentación exigidos por el art.267 <ex265>
C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939 para habilitar la
segunda instancia; y ello con mayor razón atendiendo al criterio de amplitud que esta Sala observa
tradicionalmente en esta materia, por estimarlo concorde con un escrupuloso respeto del derecho de
defensa en juicio (confr. causas: 5003 del 5.4.77; 5539 del 12.8.77; 6221 del 9.2.78; 5905 del
27.5.88, entre muchas otras), de tal manera para resolverlas, no seguiré el orden propuesto por los
contendientes, ni tampoco el que observó el señor Juez de la anterior instancia, limitándome en el
caso, a tratar sólo aquéllas que son "conducentes" para la con-ecta adjudicación de los derechos que
les asisten.
V.- Al respecto conviene recordar, que si bien la ley 22.362 ha adoptado el llamado "sistema
atributivo", para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, una constante jurisprudencia
del Tribunal ha declarado, que él no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente fonnal, que
prive a las marcas no registradas de la tutela que surge de los principios generales del derecho, so
pena de ocasionar un daño iJTeparable a quien ha desaJTollado -con su marca de hecho- una
próspera actividad comercial.(confr. Sala I causa 4994 del 16.2.1988, esta Sala causa 7431 del
17.10.80; 11.701/94 del 18.9.2003; Otamendi, J. Derecho de marcas, 4". Ed. , p. 120/ 121). Máxime
cuando -como en el caso ocun-e- los signos se encuentran rodeados de "circunstancias adjetivas"
que le dan a la contienda una ambientación propia y de incidencia necesaria sobre la solución a la
que se an-ibe. De tal manera el precedente de Sala III (causa 11.950/06 del 21.2.2011) invocado por
el apelante-en el que intervine como vocal de esa Sala- tienen escaso valor para la resolución de
este conflicto -salvo en cuanto a los principios de validez pennanente y general en esta materia-,
35

COMERCIAL FEDERAL - SALA II
Causanº 4830/2012
porque está referido a enfrentamientos de marcas distintas y específicas, y rodeados de

circunstancias adjetivas con connotaciones que les imprimen características de hecho singulares, y
que influyen sobre la solución atinente a la coexistencia marcaria controvertida (doctrina de Fallos:
237:299).
Con esto quiero decir que en determinadas circunstancias "adjetivas" dos marcas pueden
coexistir y cómo en condiciones distintas, esas mismas marcas no lo podrían hacer por las
variaciones de los hechos y la apreciación del conjunto de elementos constitutivos de la contienda,
que tienen una incidencia fundamental para resolver bien y legalmente estos juicios típicos del
derecho de la propiedad industrial (confr. Fallos: 272:290; 279:150, etc.).
Y dentro de las circunstancias adjetivas mencionadas, tengo en cuenta que del Contrato
Social surge que Daniel José Vicente Millán es socio fundador de "Millanel Cosmética S.R.L." y
comercializa una variedad de productos de perfumería, cosmética y tocador que vende bajo el
fonnato de venta directa, utilizando el contacto "puerta a pue1ta" a través de revendedoras que
trabajan en forma independiente y que buscan complementar sus ingresos. De tal manera "Millanel
Cosmética S.R.L." posee negocios dirigidos al mercado de los productos tales como cremas,
fragancias, línea capilar, línea infantil, make-up, cuidado corporal y de la familia. Comienza su
actividad en nuestro país en el año 2003 y usa sus marcas de "hecho" "Bonita Love" "Bonita
Secret" para individualizar perfumes con importantes montos facturados por la comercialización de
dichos productos. La prneba producida por la actora y no contradicha por la demandada (confr.
contrato social fs. 184 y vta. , y pericial contable 242/243 y vta.); llevan a la convicción de que
efectivamente ha usado sus marca durante cierto tiempo, fo1mándose una clientela a su respecto
(art. 388 <ex386 > C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley
26.939), sin que esté probado en autos que CREACIONES AMERICANAS S.A. tomara medida
alguna para impedir su actividad.
Es decir que la actora, procura distinguir con sus marcas "Bonita Love" y "Bonita Secret"
los perfumes abarcados en la clase 3 del nomenclador y en esa misma categoría del Nomenclador, la
oponente registró como marcas de defensa "füANA BONITA" (fs. 254) "JUANA BONITA
RADIANCE" (fs. 264) "füANA BONITA ALMA DE MUJER" con las que desde el año 1992
individualiza artículos de indumentaria, sus accesorios y afines. En este contexto no puedo soslayar
que "Creaciones Americanas S.A." utiliza sus marcas únicamente para distinguir una variedad
36
artículos de indumentaria y "no comercializa productos de perfumería, cosmética y tocador" (ver
pericial contable de fs. 244).
VI.- A esta altura, cabe recordar, que la clasificación del nomenclador oficial, no traza
límites infranqueables que -por sí solos- sirvan para deslindar con precisión los productos incluidos
en cada una de ellas (confr. esta Sala causanº 6921 del 23.5 .78; 6160 del 18.12.01 etc). Resultando
de tal manera que aun cuando los artículos que amparan los conjuntos registrados por la
demandada; y los que intenta distinguir la requerida por la actora caigan dentro del concepto
genérico de la clase 3 del nomenclador, no existe el menor elemento probatorio que me lleve a
considerar que Creaciones Americanas S.A. vaya a utilizar con sus marcas artículos diferentes a los
que viene distinguiendo, publicitando y comercializando hasta ahora. No lo ha hecho en los años
que lleva de existencia (1992)y no es razonable esperar -y ninguna constancia de la causa conduce
a interpretar lo contrario- que quien aplica y comercializa determinados atiículos con esas marcas
desde hace 24 años, decida distinguir artículos de perfumería con la misma marca aun cuanao esté
legítimamente habilitada para hacerlo. En definitiva el uso que hace Creaciones Americanas de sus
conjuntos marcarios es limitado a las prendas de vestir y no se ve que pueda ser afectado por el
registro que pretende la actora que la explota para perfumes. Siendo esto así y desde un punto de
vista realista cada servicio tendrá su valor y poder de seducción en su ámbito específico y respecto
del público consumidor a que apuntan sus diferentes intereses.
VIL-Los extremos aludidos proyectan una decisiva influencia en el cotejo para abordar el
tema de la confundibilidad o inconfundibilidad de las marcas enfrentadas.
Consecuentemente, el problema a resolver consiste en ver si dichos signos pueden coexistir
pacíficamente o si se debe vedar la concun-encia marcaria por ser susceptible de provocar, en
términos de razonabilidad, confusión directa o indirecta; problema que debo decidir atendiendo a
que las marcas deben ser "claramente distintas" (ati. 3º , inc.b), ley 22.362) tengan o no elementos
de "uso común" o coparticipados. Y por riguroso que sea el criterio que se aplique en el cotejo
marcario, de ningún modo sería admisible que se concluyera en la semejanza o confundibilidad de
las marcas en pugna con base exclusivamente en el hecho de coparticipar del vocablo BONITA. La
protección de le ley 22.362, como lo ha resuelto esta Sala en muchas ocasiones, es en relación a
esos conjuntos tal como han sido solicitados y concedidos. En efecto, es sabido que la comparación
de los vocablos debe hacerse tomándolos como totalidades, sin atiificiales desmembraciones,
procurando en un acercamiento fresco y espontáneo -sucesivo y no simultáneo- verificar si la una
trae el recuerdo de la otra y provoca de ese modo la denominada "similitud confusionista" .
Ese cotejo de los signos en su integridad es válido, inclusive, cuando una de las partes que
los confonnan (raíces o desinencias) son de "uso común" en la clase y como tal insusceptible de
monopolio y por ello mismo "de libre empleo". Y si algún parentesco se origina en la comunidad de
la locución BONITA ello no fonna obstáculo para autorizar su registro porque lo que constituye la
marca no son los elementos aislados, sino el conjunto. Y esto es así, porque lo fundamental es que
el resultado final -el vocablo en su integridad- se distinga fácilmente del otro. Dicho de otro modo,
con partícula común o sin ella, lo que interesa es que el agregado que se le asocie, tenga entidad
suficiente para originar una marca diferente y dotada de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca
que evite toda posibilidad de en-or. No cabe pretender, en estos casos, ni originalidades absolutas ni
distancias excesivas, pues la sola comunidad (identidad) de la misma partícula o vocablo suscitará
-necesariamente- un acercamiento de los signos.
37

COMERCIAL FEDERAL - SALA TI
Causanº 4830/2012
VIII.- Juzgo en definitiva que se debe mantener la solución del caso dada por la señora
Magistrada de primera instancia, inclusive en cuanto al cargo de las costas por no concmTir
situaciones excepcionales que justifiquen apartarse del criterio objetivo del vencimiento o denota
adoptado, como regla, por el art. <ex68> 70 C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino,
aprobado por ley 26.939.
Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a
las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhieren a su voto.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE:
confinnar el fallo de primera instancia con costas a la empresa demandada vencida. (art. <ex68> 70
C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939).
GRACIELA MEDINA
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
38
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL - SALA TI
Causanº 5116/2015 MARGALHO, GRACIELA MARIA el MAGAZIAN, MARTA
s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Buenos Aires, 10 de junio de 2016.- MPP

AUTOS Y VISTOS: el recurso de revocatoria "in extremis" interpuesto a fs .
86/93 respecto de la resolución de fs.84; y
CONSIDERANDO:
1) Este tribunal declaró mal concedido el recurso de apelación de la demandada
interpuesto contra la sentencia de fs. 72/73, por considerar que -en atención al
allanamiento formulado- sólo le causaba agravio la imposición de costas a su cargo y,
atendiendo a ello, el monto cuestionado - dado por los honorarios que debía abonar-, no
superaba el mínimo previsto en el art. 243.
La parte demandada cuestionó la resolución, argumentando que la apelación no
obedeció a un monto fijado, sino a la imposición de costas a su cargo, cuando en
realidad deberían haberse impuesto a la actora, toda vez que el allanamiento formulado
por ella, se debió a que la actora había procedido a excluir los servicios que hacían el
conflicto.
Luego se refirió a las características del remedio procesal interpuesto.
2) En primer término, es preciso destacar que no existe error en la sentencia,
toda vez que es clara en el sentido de que sólo le causa agravio a la demandada, la
imposición de costas a su cargo. Por lo que el argumento de que la apelación no
obedeció a un monto fijado , nada tiene que ver con el pronunciamiento del Tribunal.
En franca contradicción con lo señalado por el recurrente, lo que determina la
inapelabilidad es el monto de las costas -como se detalla en el sexto pá1nfo de la
resolución- y éste no supera el mínimo de $50.000 previsto en el art. 243 del CPCC,
numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939, de
conformidad con la Acordada nº 16/ 14 de la CSJN del 15/05/2014.
En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE: desestimar el pedido de revocatoria
formulado en el escrito precedente.
La Dra. Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia
(art. 109 R.J.N .).
RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILYERTO GUSMAN
39
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL - SALA
TI
Causa nº 7903/2009 RAUL OSCAR AGUERRE E HIJOS SA e/ SANDOZ SA s/CESE DE
OPOSTCION AL REGISTRO DE MARCA
En Buenos Aires , a los 28 días del mes de junio de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores
jueces de la Sala TI de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el
orden de sorteo efectuado, el doctor doctor Ricardo Víctor Guarinoni dijo:
I.- Raúl Osear Aguen-e e hijos S.A. promovió demanda contra Sandoz S.A. a fin de que se le
ordene el retiro de la oposición deducida contra el registro de la marca "RA TTEN'', Acta Nº
2.710.495 de la clase 5.
En su escrito de ampliación de la demanda relató que solicitó el registro de la marca en
cuestión y que la ahora demandada se opuso con fundamento en la marca "ARTA TEN", N º
1.701.458 de la clase 5, especificando que la marca oponente se encuentra limitada para proteger
únicamente "Medicamentos para el tratamiento de afecciones gastrointestinales y oftalmológicas".
Reseñó que su empresa es una gran firma dedicada a la fabricación y comercialización de
productos plaguicidas de todo tipo tanto para uso doméstico como para el campo, habiendo
comenzado sus actividades en el año 1956, luego como Sociedad Colectiva el 21 de octubre de
1966 y transformada en Sociedad Anónima en octubre de 1977.
Agregó que cuenta con una planta sita en la calle Sequeira 4021 de la localidad de Ttuzaingó,
Provincia de Buenos Aires, equipada con maquinarias de primer nivel y manejada por personal
altamente especializado, habiendo logrado de esta fonna una posición consolidada en el mercado de
los plaguicidas y fertilizantes.
Detalló que es titular de las marcas "HOR-TAL", "GARRTAL", "DERR-TAL'',
"HEPT AL", "CENTOC" y "HOR-TAL CENTOC'', y que para el desan-ollo y distribución de los
productos distinguidos con dichas marcas invierte una gran suma de dinero en publicidad en medios
de todo tipo: televisión , radio y gráficos.
Recordó que las marcas en pugna, además de presentar ciertas características que las
diferencian entre sí, protegen productos disímiles, pues la marca "RA TTEN", cuyo registro
pretende, ha sido limitada en razón de otras oposiciones que ya fueron dirimidas, para distinguir
solamente un "rodenticida", por lo que entiende que no existe coincidencia entre un rodenticida y
un medicamento para el tratamiento de afecciones gastrointestinales y oftalmológicas que pueda
llevar a confusión al público consumidor.
II.- A fs . 56/62 vta. contestó la demanda Sandoz S.A. , negando los hechos y desconociendo
los documentos que no fueren expresamente reconocidos.
Puntualizó que de una simple observación gráfica, o bien de la pronunciación espontánea y
desprevenida de ambas marcas, surge no sólo que la desinencia es similar, sino que además existe
coincidencia entre las raíces de ambas, las que poseen las mismas letras aunque en otro orden.
Recordó que para vedar la coexistencia marcaria no es indispensable la casi identidad de los
signos, bastando que ellos puedan provocar en el público consumidor un estado de incertidumbre
derivado de su similitud confusionista (cita jurisprudencia, conf. fs . 59), agregando que dicha
conclusión no se ve afectada por el hecho de que la actora haya limitado su solicitud, por cuanto
ella está facultada para usarla en un ten-eno mucho más amplio dentro de la clase 5, y la remarcada
similitud de los signos en el ámbito de los productos medicinales y fa1macéutico s justifica la
40
opos1c10n, incluso más allá de los límites de la marca oponente, con el propósito de evitar
confusiones riesgosas para la salud y la vida de las personas.
Resaltó que su marca es digna de protección concorde con su difusión y años en el mercado
y porque en materia de productos medicinales para enfem1edades de riesgo es procedente aplicar un
criterio de prudente razonabilidad que evite, en todo cuanto sea posible, un mal mayor.
Hizo alusión, asimismo, al "principio de especialidad", el cual entiende que cede en los
supuestos en los que, por muchas circunstancias fácticas, cabe como posible y probable la
confusión, por lo que tratándose de productos fa1macológicos (clase 5) la limitación del ámbito de
aplicación de cada marca no es causa suficiente para impedir la oposición cuando la semejanza es
idónea para la concreción de un error de graves consecuencias para la salud de las personas.
TII.- La señora Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs. 241/245, hizo lugar a
la demanda promovida por Raúl Osear Aguerre e hijos S.A., declarando infundada la oposición
planteada por Sandoz S.A. respecto de la solicitud de registro de la marca "RATTEN", efectuada
por Acta Nº 2. 710.495 para distinguir un rodenticida de la clase 5, con costas a cargo de la
demandada vencida.
IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionada (fs. 251 y vta.), cuyos agravios
lucen a fs. 280/88, los que fueran contestados a fs . 290/94 vta. Median, además, recursos que se
vinculan con la regulación de honorarios (fs. 248 y vta., 251, punto JI, 260 y vta. y 264 y vta.) los
que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.
V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) arbitrariedad y error en el encuadre
de los hechos, por cuanto sostiene que si bien es cierto que su parte no controvirtió la afimmción de
la actora respecto a que la marca "ARTA TEN" se encuentra limitada para proteger únicamente
"medicamentos para el tratamiento de afecciones gastrointestinales y oftalmológicas" de la clase 5,
sí controvirtió, negó y rechazó que la marca "RA TTEN" requerida por la accionante haya quedado
limitada para distinguir solamente un rodenticida de la clase 5, ya que, por el contrario, manifestó
en todo momento que el signo marcario "RA TTEN" se extendería a la totalidad de los productos de
la clase 5, abarcando necesariamente los productos protegidos por el signo "ARTATEN"; b) la
señora Juez de primera instancia yerra al concluir que la marca pretendida presenta suficiente fuerza
diferenciadora como para pennitir la coexistencia en el mercado de ambos signos en pugna; e) se
equivoca la señora Juez de la anterior instancia al asignarle valor absoluto a la pauta que le da
mayor significación a la raíz a la hora del cotejo; d) se equivoca la señora Juez "a quo" al considerar
que en este caso no corresponde ser severo en las pautas del cotejo, toda vez que las marcas en
pugna pertenecen a la clase 5 del Nomenclador y e) la imposición de las costas a su cargo.
VI.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y legalmente la
controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos, ni
he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos - ciertamente
con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En cuanto a que examinaré sólo lo "conducente"
para la justa composición del diferendo, me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema
Nacional, que ha admitido como razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias
judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271 ; 287:230; 294:466, entre muchos otros). Y con
referencia a los argumentos en que sustentaré mi voto -sin consideranne constreñido por las
exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces decidir de
modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio "calificadas según correspondiere
por ley" (art. 163 , inc. 6°, del Código Procesal).
VII.- Me interesa señalar, ante todo, que el derecho de oposición ha sido admitido con
frecuencia en la órbita de los productos medicinales, meritando que la confusión en la ingesta de un
41
fánnaco por otro puede entrañar serios riesgos para la salud de las personas e, incluso, comprometer
su vida (conf. causas: 2897 "Canadian Hoechst Limited c/ Laboratorios Bagó S.A.", del 16.9.75 y
6877 "Beiersdorf A.G. c/ Laboratorios Casasco
S.A.", del 20.10.89, entre otras).
Por cierto, el cotejo a practicar no podría tomar en cuenta sólo lo atinente a la
confundibilidad de las marcas, es decir, abocarse de modo exclusivo a la comparación puramente
teórica de los vocablos, desentendidos de los reales intereses en juego y de las circunstancias
adjetivas de la causa (conf. jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos:
237:299 y reiterados precedentes de esta Sala, causas: 1726 del 19.12.72; 2109 del 8.7.83 y
20.908/96 cit., entre otros).
En efecto, el Tribunal Supremo tiene dicho al respecto que en esta particular clase de
litigios, el juzgador debe atender con criterio realista a la protección de los intereses en juego dentro
de una esfera de responsabilidad, ya que la Ley de Marcas no tiene por objeto la declaración
abstracta o meramente teórica de la semejanza o similitud de dos o más signos.
Empero, si bien resulta difícil soslayar en la especie el hecho de que se trata de dos marcas
registradas para proteger productos de la clase 5 del Nomenclador Internacional , y que el error o
confusión de un paciente que ingiere una droga con propiedades pesticidas -porque el nombre con
la cual se la identifica comercialmente es similar al que posee la droga que debe consumir- puede
acarrearle gravísimas consecuencias en la salud, es preciso recordar que la marca pretendida se
encuentra limitada a proteger productos utilizados para matar roedores : "rodenticidas" (conf. fs. 23
y vta., 24 y vta. y 25 y vta.).
A simple vista aparece como imposible confundir un producto con el otro, habida cuenta la
diversidad en la naturaleza y en el propósito que ambos poseen : la marca de la demandada está
destinada a proteger "medicamentos para el tratamiento de afecciones gastrointestinales y
oftalmológicas" de la clase 5 y la marca pretendida distinguiría un pesticida para ratas, también
pe1teneciente a la clase 5.
La adecuada valoración de los antecedentes en que se ambienta la contienda (v.gr. la
naturaleza de los productos, características del público consumidor, antigüedad de las marcas,
empleo efectivo de ellas, riesgos que entraña la confusión, buena o mala fe de las partes, notoriedad
del signo, afinidad de los productos y expendio en los mismos negocios, etc.) otorgan la base
necesaria para el cotejo, el que debe ser practicado con un criterio realista y con el propósito de
asegurar un resultado justo, en aimonía con los objetivos primordiales de la Ley de Marcas.
En tales condiciones, corresponde abocarse al examen de las marcas, a efectos de decidir
sobre su confundibilidad.
No son indispensables extensos desarrollos para mostrar que las marcas "RA TTEN" y
"ARTA TEN" son confundibles. La confundibilidad es evidente y lo evidente no necesita
demostración.
En efecto: "RA-TTEN" vs. "AR-TATEN" poseen similitudes significativas, pues la
desinencia es casi idéntica (la letra "A" que posee el signo registrado en la tem1inación de su
vocablo no apo1ta una fonética disímil) y las raíces de ambas marcas no poseen fuerza distinti va
alguna al ser enunciadas junto con las desinencias, sí tendrían una fonética diferente si existieran en
forrna independiente: "RA" vs. "AR", lo cual no acontece en este caso, en el que no puede
efectuarse una desmembración a1tificial a fin de distinguirlas.
Ahora bien, tengo ante mí una realidad ineluctable: la marca pretendida protegería un
pesticida y la marca oponente un medicamento, por lo cual, salvo casos extremos, no se
comercializarían en los mismos locales de expendio, por lo que juzgo hartamente improbable que
42
exista confusión por parte del público consumidor a la hora de adquirir los productos identificados
con las marcas en pugna, porque además la presentación o envases de ambos deben diferir
sustancialmente, e incluso el modo de uso.
No obstante ello, no puedo pasar por alto la circunstancia cierta de que la solicitud de
registro de la marca "RÁTTEN" de fecha 27 de octubre de 2006 (conf. fs. 1 y vta.), objeto de
oposición por parte de la ahora demandada (conf. fs. 5 y vta.), pretende proteger productos o
servicios comprendidos en toda la clase 5 (conf. fs. 1 vta.), y si bien la accionada tiene limitado su
registro a "medicamentos para el tratamiento de afecciones gastrointestinales y oftalmológicas", la
posibilidad de que en un futuro la parte actora extienda el alcance de su marca a otros productos -los
cuales pueden presentarse como medicamentos destinados a combatir ciertos parásitos intestinales,
por ejemplo- no resulta remota.
Empero, ello implica manejarse en el plano de las meras conjeturas mientras la realidad -
que es la única situación verdadera y efectiva que importa- indica que la solicitud en cuestión no
especifica qué producto o servicio de la clase 5 pretende distinguir, ni existió acuerdo de mediación
privada entre las partes a fin de zanjar la cuestión -tal como lo hiciera la accionante en el pasado
con otros laboratorios, con f. fs. 17, 19 y 22, acuerdos éstos celebrados entre terceros ajenos a la
presente contienda que, como es obvio, pierden eficacia frente a la demandada- con lo cual, a mi
juicio, la oposición deducida se halla plenamente justificada.
En tales condiciones, habida cuenta de que en los vocablos en pugna poseen mayor
relevancia las semejanzas que las diferencias, de manera que las marcas no podrían coexistir
pacíficamente en el mercado de los productos medicinales sin que de ello se derive en menoscabo
respecto de los objetivos que persigue la Ley de Marcas, coJTesponde admitir los agravios vertidos
por la recuJTente.
Por los fundamentos expuestos, voto porque se revoque la sentencia apelada, con costas de
ambas instancias a cargo de la parte actora vencida (aii. 68 del Código Procesal).
El doctor Alfredo Silverio Gusman dijo:

l.- Al registro de la marca "RÁTTEN" para distinguir productos de la clase 5 del
nomenclador internacional, solicitado por "RAUL OSCAR AGUERRE E HIJOS S.A ." por acta nº
2.577.411, formuló oposición "SANDOZ S.A." invocando confundibilidad con su marca
"ARTATEN", inscripta en la clase 5 (concedida por acta nº 1.701.458). Como el conflicto de
intereses no pudo ser zanjado en la mediación previa obligatoria que prevé la Ley Nº 24.571 ,
estimando que la objeción a la solicitud del acta nº 2.710.495 era infundada, por tratarse de signos
inconfundibles y destinados a distinguir aiiículos diferentes, el peticionario del signo objetado
promovió la demanda de autos desaJTollando los argumentos que -en su criterio demostrarían que
los signos enfrentados resultaban inconfundibles (confr. escrito de inicio, fs. 30/31 y ampliación
obrante a fs. 43/46).
Al progreso de esa pretensión resistió la emplazada, SANDOZ S.A. , quien insistió en que el
signo era confundible con su marca, desaJTollando en defensa de su postura los argumentos
ponderados por su parte para sostener la improcedencia del registro requerido (confr. responde de
fs.56/62).
TI.- La señora Jueza, en el fallo de fs. 241/245, resolvió hacer lugar a la demanda e imponer
las costas a la vencida (art. 68 CPCCN). Para aJTibar a dicha solución, consideró, en primer término,
que la marca "RA TTEN" requerida por la actora para di stinguir los productos de la clase 5, quedó
limitada a distinguir un rodenticida de dicho renglón del nomenclador, en tanto el signo de la
demandada está limitado a proteger únicamente "medicamentos para el tratamiento de afecciones
43
gastrointestinales y oftalmológicas". Por otra pa1te, entendió que las marcas enfrentadas eran
gráfica y fonéticamente inconfundibles, y que aquellas se aplican para distinguir productos
distintos, hallándose en buena medida garantizado su correcto expendio por venderse en locales
comerciales diferentes. Por último, meritó la circunstancia de que no existirá una eventual
convivencia real en el mercado, extremo que aleja aún más la posibilidad de confusión en el público
consumidor.
III.- Contra esa decisión se alzó la accionada, quien forn1Uló sus quejas de manera oportuna
en la pieza de fs. 280/288, sosteniendo en síntesis : a) La Magistrada de la anterior instancia
erróneamente ponderó que la marca requerida "RA TTEN" se encuentre limitada únicamente para
distinguir "rodenticidas" en la clase 5. En ese sentido, el signo pretendido
por el accionante se extiende a la totalidad de los productos de la clase, abarcando necesariamente
los protegidos por la marca ya registrada; b) La "a quo" yerra al considerar que las marcas
"RA TTEN" y "ARTA TEN" resultan inconfundibles, en tanto del cotejo gráfico y fonético surge
que los signos no resultan claramente distinguibles; c) Discrepa con asignarle un valor absoluto a la
pauta que da mayor significación a la raíz a la hora del cotejo, pues entiende que son más las
semejanzas que las diferencias, extremo que genera riesgo de confusión; d) La sentenciante efectuó
el análisis de las marcas enfrentadas con un criterio benévolo, sin considerar que por tratarse de
productos protegidos en la clase 5 y cuyo destino es medicinal, el cotejo debió realizarse de una
forma más rigurosa; e) Por último, aun de admitirse la demanda las costas debieron ser impuestas
en el orden causado, en tanto existen fundadas razones de la accionada para litigar en defensa de su
marca registrada.
En la réplica de fs . 290/294, la actora postula la confirmación de la sentencia en todas sus
partes, con expresa imposición de costas.
IV.- Recordaré, por lo pronto, que es principio fundamental en la materia que las marcas en
pugna han de ser comparadas en fonna sucesiva y no simultanea, sin artificiales desmembraciones,
tal como ellas fueron solicitadas y concedidas, quedando reservada a quien se halle investido de
interés legítimo la posibilidad de ejercitar las medidas pertinentes en la hipótesis de que esos límites
fueran desbordados. El Magistrado debe colocarse en el lugar de los potenciales adquirentes de los
artículos de que se trata y tener presente que, en el estudio de supuestos como el sub lite, debe desde
un principio aceptarse como hecho real e indiscutible que las marcas tienen, por lógica,
detern1inadas semejanzas que son, precisamente, las que dan lugar a la controversia.
También señalo que esta Sala (confr. causa nº l228/97 "Rhone Poulenc Rorer S.A. c/
Laboratorios Bago S.A. s/ cese de oposición al registro de marca" del 26.8.99, causa nº 5086/08
"Laboratorios Bago S.A. c/Craveri S.A. s/ cese de oposición al registro de marca" del 28.02.12,
causa nº 10.165/08 "Wyeth c/Gador S.A. s/ cese de oposición al registro de marca" del 19 .06. 12,
entre muchas otras), ha resuelto en forma reiterada que, en
materia de marcas correspondientes a productos farmacéuticos - tal la presente hipótesis-
corresponde aplicar un criterio circunstancial, que estará influido por la mayor o menor gravedad de
la ingestión de los productos, de la confusión que pueda operarse entre ellos, del contralor que
exista para su expendio, etc. De allí que en algunos supuestos corresponderá actuar con criterio
benévolo, en tanto que otros casos exigirán la aplicación de criterios nonnales o aún rigurosos. En
definitiva, como en todos los conflictos marcarios, habrá de ponderarse el escenario en el cual se
ambienta la contienda o " las circunstancias adjetivas de la causa", sin que quepa limitar la decisión
a un desnudo cotejo de los signos (confr. esta Sala, causa 310/04 "San Martín Alej andro c/ Silvana
TCFSA s/ cese de oposición al registro de marca" del 7.4.09).
44
V.- En el caso, el debate consiste en si se confunden o no las expresiones "RÁTTEN"
(solicitada) y "ARTA TEN" (oponente) para funcionar como marcas registradas de productos de la
clase 5 del nomenclador referido, claro está, a productos medicinales.
La cuestión se traslada, entonces, a meritar la fuerza diferenciadora de las raíces, que suelen
ser la porción de la marca a la que mayor atención se le presta, por ser la de más fácil memorización
(causas 7245 del 29.5.79 y 3185 del 11.12.84, entre otras).
Acercándome de ese modo a las raíces en pugna ("RA" y "ARTA") no alcanzo a percibir
que exista entre ellas ninguna similitud en los tres campos del cotejo.
Con relación al cotejo gráfico de los signos enfrentados, un análisis pom1enorizado de esas
fracciones confirma la facilidad de individualizar cada raíz: la primera se encuentra integrada de
una estructura monosilábica que da comienzo con una consonante ("RÁ"), en tanto la segunda se
conforma de dos sílabas de las cuales ninguna se corresponde con la del signo pretendido y que
comienza en su individualización con la presencia de una vocal ("AR"). Ello trae, como resultado,
que también las estructuras silábicas conservan su fuerza diferenciadora: RA y ARTA. Y asociadas
las sílabas, se mantiene la distinción: RÁ-ART A. Por lo demás, también incide en el campo del
confronte visual, el hecho de que la solicitud fonnulada por la accionante presente en su primera
sílaba una diéresis en la letra A, circunstancia ésta que no se verifica en ninguna de las vocales de
que integran el signo de la accionada (v. infonne del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
obrante a fs. 117).
Cierto es, que en algunos supuestos, la comunidad de vocales en similar secuencia suele
provocar el parecido de las palabras. Mas ello no es, para nada, una regla de validez generalizada.
Se podría hacer una extensa lista de voces que tienen las mismas vocales, en igual orden, y sin
embargo el resultado, por el efecto de estar unidas a consonantes muy distintas, no es el parecido de
las expresiones sino todo lo contrario: v.gr. cama-pava; ruletacuneta; etc.
Asimismo, no es atendiendo de manera exclusiva a la coparticipación de las vocales que se
puede arriesgar la conclusión de la similitud de las raíces enfrentadas. Éstas, como ocurre con la
marca como totalidad, deben ser consideradas también como totalidades. Y así contempladas, sea
por el efecto de la aprehensión espontánea o por consecuencia de un examen más detenido, tengo
para mí que difícilmente alguien incurra en confusión -en términos de razonabilidad- entre las
expresiones artificiales RA y ARTA.
Desde el enfoque fonético, juzgo que tampoco se da un parecido capaz de provocar enores.
La sílaba RA no tiene nada que ver auditivamente con la sí laba AR y su sonoridad es
indudablemente distinta, como diferentes son las sílabas restantes: RA y AR-TA. Y unidos esos
fonemas dan como resultados, a mi juicio, dos expresiones de fantasía claramente diferenciables :
RA y ARTA.
Por último, no puedo dejar de advertir que las raíces de ambos signos constituyen vocab los
de fantasía, circunstancia que también incide a la hora de juzgar la inconfundibilidad desde el punto
de vista ideológico. En razón de ello, tampoco se da - desde el punto de vista conceptual -
acercamiento o confundibilidad.
VI.- Así las cosas, la unión de esas raíces tan distintas a las desinencias "TTEN" o "TEN",
contagia a los conjuntos rasgos singularizantes de fácil y rápida percepción , al punto que el único
parecido - incomputable por lo antes dicho- sólo podría provenir de las tem1inaciones. RÁTTEN y
ARTATEN evidencian diferencias notorias. Y aunque la confrontación no debe ser efectuada en
fom1a simultánea, sino sucesiva, he puesto una marca junto a la otra para mostrar la incidencia que
tienen las raíces dentro de los conjuntos, es decir, que ellas exhiben un poder tal que - asociadas a
las desinencias- diluyen toda posibilidad de confusión .
45
En tales condiciones, la diferencia entre los signos en cuestión me parece de tal entidad que,
por severo que sea el criterio que se aplique en el cotejo, la conclusión antes expuesta no se altera.
Juzgo, en síntesis, que los conjuntos en conflicto son claramente distinguibles en las tres
esferas de la comparación marcaría, de manera que su coexistencia no habrá de afectar los fines de
la Ley de Marcas, esto es: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas
mercantiles (C.S.J.N., Fallos: 279:150, entre muchos otros).
VII.- La conclusión que propongo sobre la ausencia de "similitud confusionista", se reafimia
si se tiene en cuenta las limitaciones que gozan los signos enfrentados "RÁ TTEN" y "ARTA TEN"
en el renglón cinco del nomenclador.
La primera fue limitada para "rodenticida", en tanto "ARTATEN" únicamente protege
"medicamentos para el tratamiento de afecciones gastrointestinales y oftalmológicas". En ese
sentido, de la documental acompañada en el libelo de inicio se desprende que, con fecha 13 de abril
de 2009, la peticionante limitó los alcances de la protección de la marca pretendida solamente a
productos "rodenticidas" (v. fs. 25).
VIII.- Por último y aun cuando ante la imposibilidad de confusión que aiToja el cotejo, los
restantes agravios carecen de entidad para modificar lo resuelto en la anterior instancia, a mayor
abundamiento me referiré al argumento expuesto por la apelante en tomo al riesgo de confusión
indirecta por paiie de los eventuales consumidores.
La marca "RÁTTEN", como referí, está destinada a rodenticidas, en tanto que "ARTA TEN"
se halla indicado para distinguir una medicación con efectos gastrointestinales u oftalmológicos. Se
trata de ámbitos notoriamente distintos, por lo que las posibilidades de confusión se diluyen.
Resulta cuanto menos difícil aquella confusión si se repara que quien se dirige a una farmacia en
busca de una medicación gastrointestinal u
oftalmológica, no podría nunca adquirir un producto para combatir plagas de roedores, pues ambos
aiiículos se comercializan en distintos lugares de expendio. Por lo demás, la presentación en cuanto
al envase y los bloques de veneno para ratas de acuerdo a lo que surge de la documental
acompañada por el experto a fs. 191, parece alejar la posibilidad de una e1Tónea ingesta
domiciliaria, máxime si se tiene en cuenta que por la peligrosidad de aquél producto difícilmente
pueda estar ubicado en el botiquín medicinal de un hogar.
IX.- Por todo lo cual, propongo confirmar la sentencia apelada, inclusive en cuanto a la
imposición de las costas, desde que no concu!Te ninguna situación excepcional que justifique
apartarse del criterio objetivo del vencimiento o de1Tota (art. 68, Cód. Procesal). Con costas de
alzada a la demandada recu1Tente.
La doctora Graciela Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo
Silverio Gusman, adhiere a su voto.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE :
confümar la sentencia apelada, inclusive en cuanto a la imposición de las costas, desde que no
concu!Te ninguna situación excepcional que justifique apartarse del criterio objetivo del
vencimiento o detTota (art. 68, Cód. Procesal). Con costas de alzada a la demandada recu1Tente.
RICARDO VÍCTOR GUARTNONT

ALFREDO SILYERTO GUSMAN
GRACTELA MEDINA
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FEDERAL - SALA II
Causanº 8931/2008
CONOPCO INC c/ KRAFT FOODS ARGENTINA SA s/CESE DE OPOSICION AL

REGISTRO DE MARCA
Buenos Aires, 28 de junio de 2016.- MK
AUTOS; VISTO y CONSIDERANDO:
l. Que en la presentación en despacho el apoderado de la demandada pide que se revoque el
auto de fs. 717 que ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de origen para que se notifique la
regulación de honorarios a Kraft Foods Argentina S.A . en su domicilio real.
En concreto, sostiene que se ha incuJTido en un eJTor judicial al no dar tratamiento a las
apelaciones presentadas a fs. 699 y 701 -cuyas copias se acompañan- y ordenar notificar a la
demandada la resolución de fs . 686/692 vta. en su domicilio real (en contra de lo normado en los
arts. 40 y 42 del CPCCN) cuando ya había sido notificada en su domicilio constituido.
11. A juicio de la Sala, la recwTente no ha comprendido el alcance de la providencia atacada
ya que la remisión ordenada bajo ningún concepto implicó que no se hayan advertido o que no se
vayan a resolver todas las apelaciones interpuestas en autos (ver fs. 697, 699, 701 y 706).
Por el contrario, lo único que se pretendió fue garantizar el derecho de defensa de la
demandada -condenada en costas- ante la apelación efectuada por sus letrados apoderados por
considerar bajos su honorarios (ver fs. 699). Nótese que estamos en presencia de intereses
contradictorios pues, considerando la hipótesis de que se llegase a aumentar la suma por honorarios
regulada a los Dres. Aulmann y Mitelman, ello generaría mayores costas a cargo de su mandante
(conf. art. 49 Ley 21.839). De allí que la notificación ordenada sólo busca que Kraft Foods
Argentina S.A. tenga la posibilidad de recuJTir por altos dichos estipendios en caso de considerarlo
apropiado, en miras de proporcionar una adecuada representación (conf. art. 6 inc. e y 7 inc. b de la
Ley 23.187). Y, en consecuencia, la notificación en su domicilio real resulta ser el medio idóneo
para cumplir con tal finalidad (arg. aii. 50 del Código Procesal).
Así, una vez que se cumpla con lo dispuesto a fs . 717 y Kraft Foods Argentina S.A.
interponga los recursos que estime pe1iinentes o se encuentre vencido el plazo para hacerlo,
deberán volver las actuaciones para dar tratamiento a las apelaciones interpuestas.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: desestimar la revocatoria articulada por la demandada a
fs. 720/722 y rechazar la apelación en subsidio por ser improcedente ante esta instancia.
Hágase saber al presentante que en lo sucesivo deberá adecuar los márgenes de sus escritos a
fin de posibilitar su lectura una vez incorporados al expediente, caso contrario no serán proveídos
(arg. art. 48 del RJN) .
Regístrese, notifíquese por vía electrónica y cúmplase con la remisión ordenada a fs . 717.
RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN GRACIELA MEDINA
47
FEDERAL - SALA TI
Causa nº 10896/2008 RTZOBACTER ARGENTINA SA c/ KOCMUR ANDRES
s/NULTDAD DE MARCA
En Buenos Aires, a los 1O días del mes de junio de 2016, se reúnen en Acuerdo
los señores jueces de la Sala TI de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del
epígrafe. Confonne con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Víctor
GUARTNONT dice:
I.- Rizobacter Argentina S.A. inició demanda contra Andrés Kocmur a fin de
que se declare la nulidad de las renovaciones de la marca " RHTZOFLO" de la clase 1
del Nomenclador Marcario, nº 1.525.923 del 31 de mayo de 1994 y 2.001.304 del 6 de
diciembre de 2004, por falsedad de las declaraciones de uso presentadas el 8 de febrero
de 1994 y el 6 de mayo de 2004, con costas.
Relató que Rizobacter Argentina S.A. es una empresa argentina de proyección
internacional , nacida en 1977 en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires,
que opera en el mercado agropecuario con sus líneas de inoculan tes, curasemi llas,
coadyuvantes de uso agrícola, cebos para control de plagas y recubrimientos de semillas
foJTajeras.
Señaló que la avanzada tecnología de fabricación, y fundamentalmente el valor
agregado que supone el servicio profesional y personalizado brindado a sus clientes,
hace que sus productos y servicios respondan a las máximas exigencias de calidad,
siendo líderes en su mercado, agregando que el contacto pennanente y el intercambio
tecnológico constante con los principales centros de investigación y desa1Tol10
nacionales e internacionales, hacen que la empresa opere con un sistema de gestión de
calidad avalado por la certificación de la norn1a internacional ISO 900 l :2000, un
riguroso esquema de controles preventivos, complementado con su laboratorio de
aseguramiento de calidad dotado de la más alta tecnología disponible.
Hizo hincapié en que su empresa ocupa una posición de liderazgo en el mercado
local a lo que suma una fuerte proyección internacional , con presencia en los mercados
de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, India, China, Brasil, Paraguay, Boli via,
Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia.
Aseveró que su interés legítimo se configura asimismo al haber logrado una
posición de exclusividad respecto de la raíz "rizo" para la designación de productos
agrícolas, hortícolas, forestales , granos, semillas y plantas de la clase 31 (rubro de
relación directa con la clase 1), y también una posición de prevalencia respecto de esa
partícula para designar productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y
fertilizantes para el tratamiento de semillas de la clase 1 del Nomenclador marcario.
Detalló las di versas marcas cuya titularidad ostenta (conf. fs. 45), y especificó
que es titular de la solicitud de registro de la marca "RIZOFLO", Acta Nº 2.854.474
para la clase 1 frente a l Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, so licitud que
48
encuentra como obstáculo la marca nula de la ahora demandada, en virtud del artículo
3º, inciso b) de Ja ley 22.362.
Recordó que nuestro ordenamiento legal adoptó el sistema atributivo como pilar
para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, expresando que el con-elato
del beneficio legal derivado del registro se da por Ja obligación de uso de la marca como
requisito esencial para la conservación del derecho, uso que debe efectuarse para evitar
que caduque a pedido de parte, según lo nonnado en el artículo 26 de la ley, y para
permitir que la marca pueda ser renovada a su vencimiento. Citó, además, el artículo 5
de la Ley de Marcas, que en su parte pertinente dispone: "El tém1ino de duración de la
marca registrada será de diez (1 O) años. Podrá ser renovada indefinidamente por
períodos iguales si la misma fue utilizada dentro de los cinco (5) años previos a cada
vencimiento, en Ja comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o
como pmie de la designación de una actividad".
Remarcó que la falta de uso -uso deliberado, continuo, no esporádico, no
experimental ni transitorio- impide la renovación de la marca y que la presentación de
una declaración de uso falsa referida a un uso inexistente al solicitar la renovación vicia
de nulidad absoluta la resolución resultante, tanto en razón de la nom1a general
contenida en los artículos 18, 953 y 1038 del Código Civil, como de la nom1a particular
contenida en el artículo 24, inc. a) de la ley 22.362.
Asimismo resaltó que es menester considerar que a partir del dictado de Ja ley
20.466 del 23 de mayo de 1973 se dispuso el estricto contralor de la elaboración,
importación, exportación, tenencia, fraccionamiento, distribución y venta de
fertilizantes, enmiendas, inoculantes y productos biológicos en todo el teJTitorio de la
República, a los efectos de asegurar al usuario Ja bondad y calidad garantizada en ellos,
disponiendo la obligación de su registro y previa autorización por el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tanto para los productos como para
las personas físicas y jurídicas elaboradoras, distribuidoras, fraccionadoras,
importadoras y exportadoras.
Agregó que , por su parte, el decreto 4830/73 del 23 de mayo de 1973 reglamentó
dicha norma, precisando el concepto de fertilizantes , inoculantes, enmiendas y
productos biológicos, disponiendo en su artículo 8º que las inscripciones de los
productos deben efectuarse anualmente, venciendo siempre el 31 de diciembre de cada
año, y pudiendo renovarse o reinscribirse indefinidamente entre el 1º de enero y el 30
de abril de cada año, y que en vi11ud de lo establecido en su artículo 16° las personas
jurídicas o físicas inscriptas deben presentar bajo declaración jurada durante el mes de
junio de cada año un resumen anual de la producción y comercio realizados.
Precisó que las nonnas referidas son a su vez complementadas y reglamentadas
por decreto 1624/80 y resoluciones 66/73 , 403/83 , 244/90, 310/94, 410/94, 273/95,
338/95, 181 /96, 214/96, 708/97, disponiendo graves penalidades para el caso de
incumplimiento de Ja exhaustiva regulación que establecen, penas que van desde el
decomiso de mercadería, multas y suspensión de registro, hasta prohibición de
comercialización.
49
Reiteró que solicita la declaración de nulidad de las renovaciones de la marca
"RHIZOFLO" en la clase 1, Nº 1.525.923 del 31 de mayo de 1994 y 2.001.304 del 6 de
diciembre de 2004, por falsedad delas declaraciones de uso en que se apoyan.
Afirmó que ambas renovaciones se sustentan en la declaración jurada del ahora
demandado, quien deja asentado que ha usado la marca para "inoculantes para
leguminosas" dentro del plazo exigido por la ley, pero que averiguaciones realizadas
por su parte revelan ausencia de uso exterior, público, serio e inequívoco -recordando
que es el único relevante de confom1idad con las disposiciones legales- de la marca
"RHIZOFLO" por parte del accionado entre el 2.12.91 - fecha en la que el demandado
adquiere la marca en la quiebra de su anterior titular "Crawford Keen y Cía. S.A.C.T.- y
el 8.2.94, y asimismo entre el 6.5.99 y el 6.5 .04.
Puntualizó que respecto de la renovación de la que lleva el Acta Nº 1.525.923
del 31.5.94 existió una actitud maliciosa u objetivamente ilícita desplegada por el
demandado para su obtención, extremo que la configura nula de nulidad absoluta,
impidiendo la consumación de la prescripción prevista en el artículo 25 de la Ley de
Marcas (cita precedente de la Sala ITI de esta Excma. Cámara, conf. fs. 48).
Hizo alusión a la dificultad que existe para acercar las pruebas que acrediten la
falta de uso, señalando que arrimará aquéllas razonablemente posibles, pues considera
que para probar un hecho negativo se hace aplicable el principio de las cargas
probatorias dinámicas, ya que siendo el demandado quien afirma un hecho positivo,
resulta él quien está en mejor posición para acreditarlo.
Empero, describió que el señor Andrés Kocmur no se encuentra ni se ha
encontrado jamás inscripto ni autorizado por el SENASA -organismo de aplicación del
estricto contralor dispuesto por la ley 20.466 sus n01mas complementarias- como
elaborador, distribuidor, fraccionador, importador o exportador de productos
inoculantes para semillas, por lo que no resulta ni legal ni materialmente posible que
haya comercializado inoculantes, de lo cual se concluye la falsedad manifiesta de sus
declaraciones de uso presentadas al solicitar la renovación de la marca impugnada.
Destacó, asimismo, que esta situación se encuentra reforzada por el hecho de que
en una fecha cercana el demandado trabajó en relación de dependencia para el Instituto
San Jorge Bagó S.A. y Laboratorios Bagó S.A., en el sector agroquímicos, y que la
naturaleza de las tareas que desempeñaba en dicha empresa, por su cantidad y también
por obligación de buena fe, lealtad y no competencia, tomaban imposible que Kocmur
desplegara paralelamente una actividad de producción y/o comercialización de
fertilizantes y/o inoculantes en forma autónoma, ya sea personalmente o mediante
participación como controlante en una sociedad dedicada a ello.
También considera atendible el hecho de que un producto inoculante de marca
"Rhizoflo" ha comenzado a ser comercializado por una fimm de nombre "Laboratorios
CKC S.A.", la que ha reconocido la novedad del producto en el mercado y la de su
marca, ya que desde fines de 2007 publicita el producto en publicaciones periódicas del
sector bajo el concepto de "presentación" del biofertilizante/inoculante "Rhi zoflo
Premiun Soja", considerándolo como lo "último" en biofertilizantes, por lo que
concluye en que se trata de una marca y un producto que no habían estado a disposición
del público con anterioridad.
50
Infom1ó, además, que el señor Andrés Kocmur es socio controlante y presidente
de la fim1a "Laboratorios CKC S.A.", la cual se inscribe como fim1a elaboradora de
inoculantes y fertilizantes biológicos en el año 2005 frente al SENASA, solicitando el
registro y autorización para comercializar un inoculante/fertilizante biológico
conteniendo Azospirilum brasilense y Pseudomonas fluorescens con el nombre
comercial "Rhizoflo Liquid Soja" el 29 de marzo de 2005, solicitando con posterioridad
otros inoculantes (conf. dichos de fs . 49 y vta.), razón por la cual entiende que no resulta
legal ni materialmente posible que Laboratorios CKC S.A. haya producido o
comercializado inoculantes con anterioridad a marzo de 2005, de lo cual surge
nuevamente la falsedad de las declaraciones de uso presentadas por el demandado.
II.- A fs. 323/332 contestó la demanda el señor Andrés Kocmur, negando los
hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos.
Asimismo reconvino, solicitando se declare la nulidad de la solicitud de registro de la
marca "RIZOFLO", Acta Nº 2.854.474 en la clase 1 y, por último, planteó la defensa de
prescripción, de confom1idad con lo establecido en el artículo 25 de la ley 22.362.
Recordó que adquirió las marcas en cuestión en subasta judicial en el año 1991 ,
las que habían sido utilizadas por su titular anterior y cuya vigencia y validez habían
sido conservadas por el Juzgado interviniente hasta el momento de su venta.
Advirtió que no posee en su poder pruebas de uso desde el año 1989 hasta el año
1991 (aclaró que los cinco años de uso previo a la renovación van desde 1989 hasta
1994), pero que durante los años 1989, 1990 y 1991 la empresa titular de las marcas
transitó un proceso de quiebra y, por ende, las marcas conservaron su validez, ya que
por la naturaleza de dicho proceso puede considerarse que ellas no pudieron utilizarse
por orden judicial, considerado como un "hecho del príncipe".
Sostuvo que al haber adquirido las marcas en el marco de un proceso judicial
válido, obtuvo también sus marcas como válidas, en uso y en condiciones de ser
renovadas, por lo que la renovación resultó ser de buena fe , en el entendimiento de que
se utilizaron en los años 1989, 1990 y paiie del año 1991, dentro de los cinco años
previos la renovación, mientras las marcas pertenecían a la masa concursa!.
En punto a lo que sostuvo su contraria respecto a su trabajo en relación de
dependencia y a la consiguiente imposibilidad de usar las marcas en dicho lapso,
respondió que se trata de una falsa afinnación .
Aclaró que es cierto que constituyó una sociedad denominada "Laboratorios
Komag S.R.L.", cuyo contrato social es de fecha 29.9.93 , inscribiéndola en la
Inspección General de Justicia el 6.5.94, y que a través de dicha sociedad y en su
carácter de socio gerente comercializó los productos indicados en la renovación de la
marca "RHIZOFLO", agregando que desde el año 1994 en adelante se inscribieron y
renovaron ininteITumpidamente dichos productos ante el SENASA.
Prosiguió su relato detallando que una vez disuelta la sociedad "Laboratorios
Komag S.R.L." la comercialización de la marca "RHIZOFLO" fue llevada a cabo por la
empresa "Laboratorios CKC Argentina S.A.", por lo que concluyó en que usó su marca
en fom1a continua, no esporádica, ni casual, ni transitoria desde antaño, resultando
obvio que la pa1ie actora no tuvo en cuenta que la sociedad "Laboratorios Komag
51
S.R.L." venia comercializando la marca "Rhizoflo" y que estaba registrada como
elaboradora de productos.
Respecto de su pedido de nulidad de la solicitud de la marca "RIZOFLO"
presentada por la accionante, determinó que, tal como lo señala la propia actora en su
escrito de inicio, Rizobacter Argentina S.A. solicitó la marca "RIZOFLO" bajo Acta Nº
2.854.4 74 en la clase 1, casi idéntica a su marca "RHIZOFLO" que le pertenece desde
hace varios años y que se encuentra en uso en el mercado, lo cual, según su entender, no
hace más que demostrar que la actora pretende quedarse con su marca sin tener derecho
alguno.
Sostuvo que se ha opuesto al registro de dicha marca y que es por tal motivo que
la actora intenta por esta vía lograr el registro de su signo marcario, dando muestras de
su mala fe , pues solicita una marca en violación a los artículos 3, inc. a) y b) de la Ley
de Marcas, por lo que en virtud del artículo 24 de dicha ley c01Tesponde declarar su
nulidad.
Hizo hincapié en que la accionante conocía la existencia de la marca
"RHIZOFLO" antes de solicitar el registro del signo marcario "RIZOFLO", y que es en
dicha circunstancia que reside su mala fe, pues intenta registrar una marca casi idéntica
y confundible con una ya registrada.
Insistió en que la solicitud presentada por la parte actora no sólo contraviene el
artículo 24 de la Ley de Marcas, sino también el artículo 953 del Código Civil, en tanto
el acto jurídico celebrado al solicitar su marca tiene un objeto inmoral, ilícito y contrario
a las buenas costumbres y prácticas comerciales.
III.- A fs . 348/51 vta. la actora contestó el traslado de la prueba documental
acompañada por el demandado como así también de la excepción de prescripción
opuesta, fonnulando reserva de contestar la reconvención dentro del plazo de 15 días
dispuesto por el artículo 358 del Código Procesal.
TV.- A fs. 354/56 la accionante contestó la reconvención deducida por el
demandado, negando las afim1aciones vertidas y aseverando que es el obrar ilícito de
Kocmur el que provoca la nulidad de la renovación de su marca, mientras que la
solicitud de registro de su empresa representa el ejercicio regular de un derecho
subjetivo.
V.- A fs. 365 y vta. se difirió el tratamiento de la excepción de prescripción para
el momento de dictar sentencia.
VI.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento de fs . 741/745 ,
rechazó la demanda incoada por Rizobacter Argentina S.A. contra Andrés Kocmur,
imponiendo las costas del juicio a la parte actora.
VII.- La referida sentencia suscitó el recurso de la accionante (fs. 747), cuyos
agravios lucen a fs. 776/7 81 vta., los que fueran contestados a fs. 932/39 vta. Median,
además, recursos que se vi nculan con la regulación de honorarios (fs. 748, 755 y vta. y
769) los que serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente
Acuerdo.
VIIT.- A fs. 919/21 vta. la paite actora presentó documentos que consisten en 17
contestaciones de demanda, fim1adas en original por el demandado, que ratifican que
mantuvo las oposiciones que formula con base en la marca impugnada "RHIZOFLO"
52
nº 2.001.304 en la clase 1, oposiciones con las que traba 17 solicitudes de registro de
marcas presentadas por su empresa.
IX.- Los agravios de la parte actora pueden resumirse en los siguientes: a) el
señor Juez "a quo" considera que carece de interés legítimo; b) la sentencia no fue
dictada en el plazo de 40 días que establece el artículo 34, inciso c) del Código Procesal;
c) el Magistrado afim1a falsamente que su parte funda principalmente el interés legítimo
en la solicitud de registro Acta Nº 2.854.474; d) la sentencia recurrida omite considerar
que se acreditó que Rizobacter Argentina S.A. solicitó el registro de la marca
"RHIZOFLO" (con "H"), la cual recibió oposición por parte del demandado en defensa
de su marca "RHIZOFLO" 2.001.304, y que luego de 1O meses de atraso dictó una
medida para mejor proveer consistente en una consulta en Internet del día anterior a la
fecha en la que basa su equivocada conclusión ; e) el señor Juez de primera instancia no
valora la prueba más importante de la causa obrante a fs. 623 y anexos reservados a fs .
624 que se traduce en que el demandado obstaculiza 217 solicitudes de registro de su
parte con base en el signo marcario atacado de nulo; f) la resolución atacada deja de
lado la multiplicidad de precedentes jurisprudenciales que sostienen que el interés
legítimo debe ser apreciado con amplitud y g) considera incongruente la sentencia
porque enuncia la teoría dinámica de la carga procesal sin aplicarla, pues pasa por alto
el hecho fundamental de que el demandado no aportó ni una sola prueba de uso de la
marca en el período comprendido entre 1999 y 2004.
X.- Hallo conveniente advertir, con carácter previo, que para definir bien y
legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las paiies en todos y cada uno
de sus planteamientos, ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado
en aspectos jurídicos -ciertamente con el límite de no alterar los extremos de hecho-. En
cuanto a que examinaré sólo lo "conducente" para la justa composición del diferendo,
me atengo a la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, que ha admitido como
razonable esa metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr.
Fallos: 265:301; 278:271; 287 :230; 294:466, entre muchos otros). Y con referencia a los
argumentos en que sustentaré mi voto - sin consideram1e constreñido por las
exposiciones jurídicas de las partes-, sólo tengo que recordar que es deber de los jueces
decidir de modo expreso y preciso las pretensiones deducidas en el juicio "calificadas
según correspondiere por ley" (art. 163, inc. 6°, del Código Procesal).
XI.- Debo señalar, en primer tém1ino, que advi11iendo que se ha declarado
abandonada la soli citud de la marca "RTZOFLO", Acta Nº 2.854.474 en la clase 1 del
Nomenclador (conf. Disposición Nº 326/ 12 del 30.3.12, cuya constancia luce a fs . 740),
con base en la cual la empresa actora solicitó que se declare la nulidad de las
renovaciones de la marca "RHIZOFLO" de la clase 1 del Nomenclador Marcario, nº
1.525.923 del 31 de mayo de 1994 y 2.001.304 del 6 de diciembre de 2004, por falsedad
de las declaraciones de uso presentadas el 8 de febrero de 1994 y el 6 de mayo de 2004,
parece claro que se ha desvanecido el interés que podía asistirle porque la solicitud del
signo marcario cuyo registro pretendía ha perdido vigencia.
Podría exponer diversos fundamentos enderezados a desestimar las quejas de la
recurrente, pero lo cierto es que no hay nada más tozudo que la realidad y en el caso que
53
me ocupa ésta indica que existe una situación de carácter contundente que no requiere
de un examen riguroso .
En efecto, resulta claro que la solicitud de registro de la marca sustento del
pedido de nulidad de las renovaciones de las marcas cuya titularidad ostenta el
demandado -signo marcario que en otras 17 causas reviste el carácter de marca
opositora- aparece como inexistente, pues el efecto de la declaración de abandono es
como si nunca se hubiera presentado a solicitar el registro.
Ello así, sólo puedo concluir en que la cuestión aquí ventilada se ha convertido
en abstracta porque ha desaparecido el interés principal de la empresa accionante que
sustentaba la presente acción, por lo que si se tiene en cuenta el principio general del
derecho civil -que representa uno de los fundamentos del Derecho Romano- que
sostiene que "el interés es la medida de la acción" y sin interés no hay acción , juzgo que
la sentencia atacada resulta ajustada a derecho.
Y si no adoptara un criterio más benigno para la recurrente, no sería imprudente
afinnar que su memorial de agravios no contiene una crítica concreta y razonada en Jos
términos que establece el artículo 265 del Código de rito, pues los argumentos
ensayados por la quejosa sólo se limitan a disentir con el pronunciamiento, insistiendo
en temas ya propuestos en su escrito de inicio de la demanda, omitiendo impugnar los
verdaderos fundamentos brindados por el señor Juez de primera instancia.
XII.- Voto, pues, porque se confim1e la decisión apelada, con costas de ambas
instancias a cargo de la parte actora, que ha resultado vencida (art. 68 del Código
Procesal).
La doctora Graciela MEDINA no suscribe por hallarse en uso de licencia (mi.
109 del R.J.N .)
El doctor Alfredo Silverio GUSMAN dice:
T.- La accionante, RIZOBACTER ARGENTINA S.A. , promovió la demandada
de autos contra Andrés KOCMUR, con el objeto de que se declare la nulidad de las
renovaciones de la marca "Rhizoflo" registrada bajo acta nº 1.525.923 , para amparar los
productos relativos a la clase 1 del Nomenclador Marcario. Para justificar su petición,
alegó que la demandada falseó las declaraciones de uso presentadas el 8 de febrero de
1994 y el 6 de mayo de 2004 ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -en
adelante I.N.P.T.- para obtener la renovación del registro. Asimismo, fundó el interés
legítimo exigido por el artícu lo 4 de la Ley N º 22 .362 en la posición exclusiva que dice
haber obtenido respecto de la raíz "rizo" en la clase 31 y en una alegada posición de
prevalencia respecto de esa partícula para designar productos químicos destinados a la
agricultura, hosticultura y festilizantes para tratamiento de semillas de a clase 1. Por otra
parte, justifica dicho interés en la solicitud del registro de la marca "rizoflo", acta
nº 2.854.474 para distinguir productos protegidos en la clase 1 del Nomenclador
Marcario.
TI.- Luce a fs. 741 /744 la sentencia de primera instancia en donde el Magistrado
"a quo" decide rechazar la acción deducida por Rizobacter Argentina S.A., imponiendo
las costas a la parte actora en su calidad de vencida.
Para resolver de ese modo, sostuvo el sentenciante que de las constancias de
autos se encuentra acreditado que el accionado es titular del signo "Rhizoflo",
54
registrado en la clase 1 del nomenclador bajo resolución nº2.001.304, y renovado en
dos oportunidades (1994 y 2004). Por otra parte, tuvo por demostrado que aquél signo
está siendo utilizado en la actualidad por la firma "Laboratorios CKC S.A." a fin de
comercializar productos relacionados con el sector agrícola. Asimismo, resaltó que de la
constancia extraída del sitio web del T.N.P.T., la solicitud de registro de la marca
"Rizoflo" en la clase 1 pretendida por Rizobacter, fue declarada "abandonada" el día
30.03 .2012. Ahora bien, en lo inherente al recaudo exigido por el attículo 4 de la Ley
Nº22.362 para solicitar la nulidad del registro de la contraria, entendió que el accionante
no peticionó en base un interés legítimo que justifique el pronunciamiento perseguido.
Para justificar dicho extremo, meritó principalmente el abandono de la solicitud del
signo "Rizoflo" por parte de la demandante, implicando esto un modo de finalización
del procedimiento administrativo marcario, ya que su principal efecto lo constituye la
pérdida de efectos jurídicos de la solicitud como tal. Por lo demás, también meritó que
el actor no ha probado que su pretensión tienda a regularizar una situación de hecho, en
tanto siquiera ha alegado estar dando uso actual a alguna marca cuya registración se
vea obstaculizada por el signo atacado y cuyo interés en el registro provenga,
justamente, de ese uso anterior. En el mismo sentido, consideró que pese a que
Rizobacter explota otras marcas que compiten en el mercado con el signo de titularidad
de la demandada, tratándose de la extinción de un registro, no basta ese interés genérico
pues la caducidad por la caducidad misma no parece tener cabida en nuestra legislación,
y lo mismo vale para la nulidad de la disposición que lo renueva. Máxime ponderando
que ambos signos junto con el atacado han coexistido en el mercado. En otro orden de
ideas, argumentó que, por la naturaleza de la pretensión deducida, se debe emplear un
criterio riguroso al evaluar la impugnación efectuada, en tanto los actos administrativos
atacados cuentan con una presunción de legitimidad que exige que existan importantes
intereses públicos comprometidos para admitir una medida de esa gravedad. Por último,
agregó que la accionante pese a sostener que por averiguaciones realizadas llegó a la
ce1teza de que la demandada no había usado la marca el tiempo que manda la ley para
su renovación, no logró acreditar tal extremo a lo largo de la causa.
ITT.- Dicha decisión fue apelada por la actora a fs . 747, quien expuso sus
agravios a fs. 776/780, los que, en sustancia, se basan en: a) El Magistrado de la anterior
instancia yerra al sostener que la accionante carece de interés legítimo, con el único
argumento de que la solicitud de marca "rizoflo" se declaró abstracta; b) La demora en
la que incurrió el "a quo" en el dictado de la sentencia, que llevó al rechazo de la
demanda haciendo mérito únicamente de una medida para mejor proveer y
desconociendo las múltiples pruebas que acreditan tanto el interés legítimo como la
nulidad de la marca; c) El sentenciante no ha considerado que Rizobacter requirió el
registro de la marca "Ri zhoflo", bajo acta nº3 l 27602 el día 8 de noviembre de 2011 , lo
que motivó la oposición del demandado en defensa de la marca "Rizhoflo" (acta
nº2001304) y la promoción del expediente judicial nº 5777/14; d) En la sentencia de
grado, se consideró que no se encontraba acreditada la intención de la actora de registrar
un signo que pueda verse obstaculizado por la marca atacada. En ese sentido, de las
constancias de autos se desprende que la demandada obstaculiza 17 solicitudes de
registro pretendidos por la actora con fundamento en el signo atacado de nulo; e) El Sr.
55
KOCMUR no ha aportado ninguna prueba de que la marca haya sido utilizada en el
periodo comprendido entre 1999 y 2004.
Estos agravios fueron replicados por la demandada en la pieza obrante a fs.
945/948.
IV.- En primer ténnino, analizaré lo atinente a la queja propuesta por la
recun-ente respecto de la demora en la que incun-ió el sentenciante al momento de dictar
sentencia. En tal sentido, adelanto que aquellas alegaciones no constituyen una crítica
concreta y razonada en los términos del art. 265 del Código Procesal , que habiliten la
revisión del veredicto por el mero vencimiento del plazo dispuesto en el aiiículo 34 inc.
3 del C.P.C.C.N.
En efecto, del planteo introducido por la accionante, no se observa agravio
alguno que pueda conducir al Tribunal a la admisión de aquellas alegaciones por vía de
apelación a los fines de la revisión de lo resuelto por el "a quo" . En ese sentido, y de así
considerarlo, la interesada debió fomrnlar oportunamente las peticiones tendientes al
dictado del pronunciamiento de conformidad con las previsiones dispuestas en mi. 167
inc. 2 del Código de rito. Nótese que aquella nonna contempla la posibilidad de fijar
sanciones y la pérdida de la jurisdicción en la causa, extremo este que resulta
inadmisible cuando ya se ha dictado el acto procesal en cuestión. Por todo ello, los
dichos de la apelante tan sólo importan alegaciones tardías que no pueden ser atendidas
por este Tribunal a los fines de la revisión de lo resuelto en la instancia de grado por
resultar fom1almente inadmisibles. Sólo a mayor abundamiento, agrego que las fechas
indicadas por al apelante a fs . 776 vta. -primer pán-afo- tampoco se conesponden con
las actuaciones llevadas a cabo por mi colega de la anterior instancia (v. en ese sentido,
fs. 738 y prónoga concedida a fs. 739), circunstancia que además denota una negligente
compulsa de los actos que se sucedieron en autos.
Todo lo dicho, me conduce a proponer que se declare desierto el recurso
interpuesto en este aspecto (mis. 265 y 266 del Código Procesal).
V.- Con relación a los restantes planteos volcados en la pieza obrante a fs.
7761780, adelanto que coincido con los argumentos explicitados por mi colega
preopinante en cuento a la ponderación que merece la declaración de abandono de la
solicitud de la marca "rizoflo" tramitada por la actora bajo el acta nº2.854.474 y la
incidencia de dicho extremo en la resolución del presente litigio.
En cambio, no puedo adherir a la propuesta de considerar desierto el recurso
respecto de los restantes agravios. En ese sentido, encuentro fundadas las demás
cuestiones traídas a conocimiento de este Tribunal que se relacionan con el análisis del
interés legítimo en el que la accionante justifica el pedido de nulidad. Por tal moti vo
deben ser abordadas en este Acuerdo, más allá del resultado al que, en definitiva, anibe
en el presente voto. A partir de fs. 776vta. y hasta fs. 780 la apelante satisface de
manera acabada la obligación de criticar en fomia concreta y razonada la sentencia que
impugna.
La cuestión esencial a elucidar en autos se ciñe en detem1inar si en oportunidad
de promoverse la demanda por nulidad de la renovación de la marca "Rizhoflo" de clase
nº l del nomenclador (acta nº l .525.923), Ri zobacter Argentina S.A. tenía el interés
legítimo exigido por el a1iículo 4 de la Ley Nº 22 .362. Para resolver ese asunto, resulta
56
prioritario detenerse en las causales invocadas en el libelo de inicio en las cuales la
peticionante justifica aquél extremo.
Sobre este punto, dos son las situaciones fácticas en las que la actora fundamenta
su interés legítimo en la declaración de la nulidad de la marca cuya titularidad reviste el
Sr. KOCMUR. Por un lado, la accionante entiende haber logrado una posición de
exclusividad respecto de la raíz "rizo" para designación de productos agrícolas,
hortícolas, forestales, granos, semillas y plantas de la clase 31 (rubro directamente
conectado con la clase 1) y una posición de prevalencia respecto de esa partícula para
designar productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y fertilizantes para
el tratamiento de semillas de la clase 1. Por otro, justifica su interés por revestir el
carácter de titular de la solicitud de registro de marca "Rizoflo" en la clase 1 del
nomenclador marcario (v. fs. 45 y 45vta.).
En lo que aquí interesa, es válido recordar que el interés legítimo de qmen
pretende un registro marcario para ser su titular - aii. 4º de la ley 22.362- no recibe la
misma apreciación que el interés de quien pretende la nulidad de una marca registrada.
El interés existe cuando se posee una marca confundible con aquella cuya nulidad se
pretende, o cuando la marca o la solicitud que se utiliza para fundar la oposición a una
solicitud de registro propia, está viciada de nulidad. También puede admitirse interés en
pedir nulidades que están justificadas por violación a normas de orden público (conf.
OT AMENDI Jorge, "Derecho de Marcas", séptima edición actualizada, Abeledo Perrot,
201 O, p. 385). De lo expuesto se colige que la pretensión de nulidad exige una
apreciación severa del interés legítimo, máxime si se tiene en cuenta que mediante esta
acción se persigue la nulidad de un derecho adquirido, al menos en apariencia (conf.
Sala I, causa nº 6.928/06 "Schwinn Acquisition LLC c/ Nistico Juan Carlos s/ Varios
Propiedad Industrial e Intelectual", del 10/04/ 12), así como poner en tela de juicio un
acto administrativo proveniente de otro poder del Estado al que se atribuye presunción
de legitimidad (arg. art, 12 de la Ley Nº 19.549).
De las pruebas aportadas a la causa se desprende que la accionante obtuvo el
registro de los signos mencionados en el escrito de inicio con posterioridad a la
renovación marcaria cuya nulidad se solicita. Nótese que, de las constancias
acompañadas a fs. 28/35 puede observarse que la mayoría de los referidos registros
fueron concedidos en los años 2006, 2007 y 2008, sin que KOCMUR obstaculizara
ninguna de aquellas solicitudes. A ello se agrega el hecho de que todos estos signos,
junto con el de titularidad del demandado, han sido comercializados en el mismo ámbito
de productos agropecuarios, al menos desde el año 2008 (v. fs. 559/579). Esta
circunstancia tampoco parece favorecer la postura de Rizobacter en la medida que no se
vislumbra interés alguno en la declaración de la nulidad de un registro marcario con el
que ha coexistido pacíficamente en el mercado.
Por lo demás, los restantes extremos introducidos en la expresión de agravios
que se fundamentan en circunstancias sobrevinientes a la promoción de la presente
demanda (v. fs . 777), no pueden en modo alguno incidir en la solución de este pleito. En
otras palabras, el hecho de que el demandado en la actualidad pretenda defender su
signo mediante la oposición a las solicitudes de registro de otras marcas pretendidas por
Rizobacter, no puede ser atendido válidamente para modificar los térrninos en los que
57
éste fundó su interés legítimo al momento de deducir la presente acción. En definitiva,
los intereses contrapuestos en cada una de aquellas oposiciones serán materia de debate
en el marco cognitivo de las causas promovidas a tales fines, cuyo conocimiento excede
los alcances del presente pronunciamiento.
Por último y sólo a mayor abundamiento, agrego que no me impresiona como un
dato menor el hecho de que la demandante haya solicitado el registro de la marca
"Rizoflo" en la clase 1 -declarada como "abandonada" el día 30.03.12- y
posteriom1ente pretenda el registro del signo "Rizhoflo" (v. fs. 776vta.). De este modo,
no existen dudas de la identidad del signo pretendido por Rizobacter y aquel cuya
titularidad ostenta el Sr. KOCMUR. Esta persistencia en la inscripción de un signo
ajeno por parte de la demandante, me lleva a concluir que no puedereconocérsele un
interés legítimo a quien, mediante una declaración de nulidad, pretende apropiarse de
una marca cuya titularidad y explotación se encuentra en cabeza de otro.
VI.- Por los fundamentos expuestos en el presente sufragio, coincido en
confirmar la sentencia apelada. Con costas de alzada a la actora recu1Tente (art. 68,
primer párrafo del Código Procesal).
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala
RESUELVE: confim1ar la sentencia de fs. 273/78 vta. , con costas de alzada a la actora
recurrente (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).
Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e
importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elevase los
honorarios del doctor Iván Scherman a la suma de pesos CIENTO VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS TRETNT A ($ 122.430), en su doble carácter de letrado y
apoderado del demandado.
Asimismo elevase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora,
doctores Fernando Raúl Cano y Marcelo Dreon a la suma de pesos OCHENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS UNO($ 85 .701), en conjunto (arts. 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de
la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432).
Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regúlase los
honorarios del doctor Iván Schern1an en la suma de pesos TREINTA MIL
SEISCIENTOS SIETE ($ 30.607). Asimismo fijase en la suma de pesos VEINTIÚN
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 21 .425) los emolumentos del doctor
Marcelo Dreon (art. 14 del arancel vigente).
RICARDO VÍCTOR GUARTNONI

ALFREDO STLVERIO GUSMAN
58
Sala 3
59

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
Causa 4.857 /12/CA 1 "Dowbley Laplacette de Toselli Silvina Marce la c/ Toselli Juan Alberto si cese
de oposición al registro de marca"
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio del año dos mil dieciséis, hallándose
reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "Dowbley
Laplacette de Toselli Silvina Marcela c/ Toselli Juan Alberto si cese de oposición al registro de
marca", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Ricardo Gustavo Recondo dijo:
l. La actora solicitó el registro de la marca denominativa
ESCRIBANIA TOSELLI (acta nº 3.029.950, ver fs.174/177), para distinguir "solamente servicios
jurídicos y de escribanía" en el renglón 45 del nomenclador. A la concesión se opuso el señor Juan
Alberto Toselli, por estimar que resultaba confundible con sus signos TOSELLI; TOSELLI &
FUENTES y TOSELLI Y FUENTES, inscriptos en los renglones 35, 36, 38 y 39 del nomenclador
más no en el solicitado (ver fs .178).
A fin de remover el obstáculo, Ja escribana Silvina Dowbley
Laplacette de Toselli inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la
oposición puesto que entiende que son inconfundibles.
II. El señor Juez resolvió rechazar la demanda deducida y declaró
fundada la oposición que dedujera el demandado al registro de la marca "ESCRIBANIA
TOSELLI", con costas (fs.545/552).
Para así decidir, primeramente tuvo por acreditado que la actividad
profesional de la actora se encuentra relacionada con el rubro inmobiliario -area a la cual también se
dedica el oponente- pues despliega su labor notarial en conjunción con los servicios de corretaje
inmobiliario que brinda su esposo.
En cuanto al cotejo, entendió que los signos contrapuestos son
confundibles pues comparten el nombre Toselli que es el elemento preponderante y sobre el cual
debe centrarse el cotejo. La presencia del vocablo "Escribanía" no constituye un elemento
diferenciador suficiente dado que su aporte no alcanza para disipar la similitud confusionista
derivada de la mot vedette coparticipada. Finalmente, concluyó que las actividades a las que se
dedican las partes se encuentran estrechamente relacionadas, generando posibilidades ciertas de
confusión en el consumidor de servicios inmobiliarios.
III. Apeló Ja actora a fs.555, recurso que fue concedido libremente a
fs .556. Elevados los autos a los fines de su tratamiento, la Oficina de Asignación de Causa asignó y
remitió las actuaciones a Sala l (ver fs .580 vta.), Ja cual resistió la asignación con fundamento de
que -a su entender- se configuraba un caso de conexidad con la causa nº 6199/09 "Toselli Juan
Alberto c/ Toselli Jorge Eduardo s/ Cese de Uso de Marca" que justificaba la remisión a esta Sala
para su resolución por ser la que previno en la causa citada (ver fs.581 /582).
60
Una vez recibida, la pai1e actora expresó agravios a fs.586/590, los
que fueron contestados a fs.592/604 por la contraria. A fojas 605 se llamó Autos a Sentencia. De
este modo, tengo para mí que la intervención de esta Sala para resolver el conflicto se encuentra
consentida. Median, también, recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la
Sala en conjunto al final del acuerdo.
IV. En su escrito recursivo , la actora reclama la revocación de la
sentencia e insiste en la falta de vinculación entre los servicios a los que se dedica y el uso que el
señor Juan Toselli realiza de su marca. Asimismo, cuestiona que se le haya quitado valor a la
palabra ESCRIBANIA en el conjunto solicitado.
V. Se impone examinar la confundibilidad de los signos
ESCRIBANIA TOSELLI vs TOSELLI y la razonable probabilidad de que puedan provocar
confusión en el público consumidor de servicios inmobiliarios.
En una aproximación preITeflexiva a los signos en conflicto concuerdo
con el doctor Alfonso que existe una sensación de semejanza si tenemos en cuenta que en la
denominación solicitada ESCRIBANIA TOSELLI resulta evidente que el papel principal está dado
por el apellido. Consecuentemente, se advierte que toda vez que el elemento preponderante de la
designación solicitada coincide con la marca de su adversario, es claro que semejante identidad
puede provocar confusión. En ese sentido, considero que al ser la voz TOSELLI un componente de
en01me capacidad potenciadora, la marca de la actora para poder coexistir con la del oponente
debería haber incorporado un rasgo diferenciador de gran fuerza, cosa que aquí no ocmTió. No cabe
duda que la voz escribanía designa la actividad de que se trata.
VI. Es sabido que las marcas deben ser solicitadas para distinguir
productos o servicios incluidos en una o más clases del Nomenclador internacional y que el derecho
de propiedad que le otorga el registro está limitado, confo1me con el principio de especialidad que
es uno de los pilares sobre los que se estructura el régimen de la ley 22.362, al ámbito delineado por
la solicitud y concesión.
Ello no impide, sin embargo, que en circunstancias de excepción -y
con fundamento en la necesidad de evitar que se susciten confusiones marcarías directas o
indirectas- el titular de una marca en una clase pueda oponerse a la solicitud de registro de otra
marca -idéntica, similar o confundible- en clase distinta, cuando ambos signos marcarios estén
vinculados con productos que se superponen o guardan proximidad o también cuando, por guardar
algún tipo de relación, habrán de ser exhibidos y vendidos en los mismos negocios.
VII. La actora ha solicitado la marca denominativa ESCRIBANIA
TOSELLI en la clase 45 para distinguir únicamente "servicios jurídicos y de escribanía" . El
demandado se opuso a este registro con sustento -entre otras- en la marca TOSELLI registrada en la
República Argentina en las clases 35, 36, 38 y 39 del nomenclador y es el socio fundador de la
inmobiliaria TOSELLI Y FUENTES.
Esto sentado, advierto aquí que la conclusión de que las actividades a
las que se dedican las partes se encuentra estrechamente relacionadas (ver Considerando V, fs .551
vta.), no ha sido desvirtuada. Creo bueno puntualizar que si bien los testimonios propuestos por la
actora manifiestan que la conocen a Silvina Marcela Dowbley Laplacette como escribana, lo hacen
vinculándola con la firma TOSELLI y en razón de su parentesco con esa familia (fs.345, 348, 382).
En este sentido, parece lógico que la circunstancia de que la escribana preste un servicio de notaria -
aunque sea en fo1ma autónoma- a potenciales clientes de la inmobiliaria de su esposo y al amparo
61

de una marca igual o semejante al signo de la oponente, podría inducir a enor a los consumidores
que creerán que tal servicio se relaciona de algún modo con los servicios inmobiliarios que explota
la demandada.
Por ello, voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas.
La Dra. Graciela Medina, por análogos fundamentos , adhiere al voto
precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.
Buenos Aires, de junio de 2016

Y VISTO : lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el
Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art 68
Código Procesal).
Teniendo en cuenta que esta Sala ha actualizado recientemente la base
regulatoria tomada en concepto de honorarios profesionales en este tipo de juicios, la naturaleza del
asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas
cumplidas (3/3), confirmase los honorarios de las doctoras Claudia Senitelli y Brígida Kapovic. Y,
elevase los de los doctores Jorge Otamendi y Alberto Villegas -en conjunto- a la cantidad de pesos
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 43 .750).
Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el
resultado final de la apelación, regulase los honorarios de las doctoras Claudia Senitelli y Brígida
Kapovic -en conjunto- en la suma de pesos QUINCE MIL SEISCIENTOS ($ 15.600) y la del
doctor Jorge Otamendi en pesos DIEZ MIL NOVECIENTOS ($ 10.900).
El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse
en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.
Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina
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Causa Nº 6.40711O/CA 1 "Holley Performance Products Inc c/ Pedro Nossovitch y Cia
SA s/ cese de oposición al registro de marca"
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio del año dos mil dieciséis,
hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los
autos "Holley Perfonnance Products Inc c/ Pedro Nossovitch y Cia SA s/ cese de
oposición al registro de marca", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Ricardo Gustavo
Recondo dijo:
l. La actora solicitó el registro de la marca denominativa
NOS y NOS con diseño (acta nº 2.784.975/978 : ver fs. 2/4), para distinguir productos
del renglón 7 del nomenclador. A la concesión se opuso la fimrn Pedro Nossovitch &
Cía. SA, por estimar que resultaba confundible con su signo "NOSSO" y NOSSO
(mixto y denominativo), inscriptos en idéntico renglón del nomenclador (ver fs . 5).
A fin de remover el obstáculo, Holley Performance
Products INC inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la
oposición puesto que entiende que son inconfundibles.
11. El señor Juez resolvió hacer lugar a la demanda
deducida y declarar infundada la oposición que dedujera la demandada al registro de la
marca "NOS" y NOS con diseño, con costas (fs. 693/696 vta.).
Para así decidir, primeramente resolvió que siendo las
partes sociedades comerciales debe tenerse por cumplido el requisito establecido por el
artículo 4° de la ley marcaria.
En cuanto al cotejo, entendió que los signos contrapuestos
son inconfundibles pues: 1) en el plano gráfico hallan diferencias en la cantidad de
silabas, de letras y en su desinencias; 2) la presencia de un diseño y tipo de letra
particular alej an más la posibilidad de confusión y; finalmente , 3) los productos que
amparan ambas marcas no son coincidentes ni poseen la vincu lación necesaria para
producir confusión.
Apeló la demandada a fs. 698, recurso que fue concedido
libremente a fs. 699. Elevados los autos a la Sala, expresó agravios a fs .706/7 14, los que
fueron contestados a fojas 716/723 vta. Media también, un recurso por los honorarios
regulados a los profesionales intervinientes de la parte actora por altos, los que serán
tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.
III. Se encuentra acreditado que la finna Pedro Nossovitch
y Cía. solicitó el registro de la marca denominativa NOSSO para toda la clase 7 excepto
motores eléctricos (salvo para vehículos tenestres); dinamos; alternadores y
63
generadores eléctricos; bujías de encendido de motores y magnetos (título nº 1.705.457)
y NOSSO con diseño para distinguir solamente motores eléctricos (salvo para vehículos
terrestres); dinamos; alternadores y generadores eléctricos; bujías de encendido de
motores y magnetos (título nº 1.967.784). El signo nominal fue concedido por el INPI
durante el transcurso del año 1998 y renovado hasta septiembre de 2019 mientras que el
mixto lo fue durante el año 1993 y renovado hasta enero de 2014, sin que conste un
nuevo pedido en ese sentido (fs. 453/487). Bajo esa denominación, la parte participa
comercialmente del mercado de autopartes (ver pericial contable de fs. 641 /642).
La actora solicitó en nuestro país el registro de la marca
denominativa NOS y NOS con diseño limitada en ambos casos a distinguir un
"conjunto de inyectores de combustible para inyectar óxido nitroso en un motor de
combustión interna y boquillas para inyección de combustible".
IV. Adentrándome en el cotejo, adelanto, desde ya, que
compatto el criterio del a quo en el sentido que ambas marcas pueden coexistir en el
mercado sin riesgo de confusión. Gráficamente: NOS se integra con una sílaba y su
sonoridad tiene una cie1ta prolongación temporal; NOSSO, en cambio, está fonnada por
dos sílabas y finaliza de un modo seco. Es cierto que hay cierta coincidencia en las tres
primeras letras, sin embargo la distinción viene dada por la desinencia y el diseño que -a
mi entender- le confiere suficiente poder distintivo. Las diferencias apuntadas se
trasladan al plano auditivo, donde tampoco hay posibilidades de confusión pues la
pronunciación de ambas marcas es bien distinta. En el plano ideológico, la palabra
"NOS" sugiere inevitablemente a "nosotros", concepto manifiestamente distinto al signo
"NOSSO" el cual lo consideró de fantasía.
La propia naturaleza de los aitículos que ambas marcas
tienden a proteger denota que el potencial consumidor, aspecto de vital impo1tancia a
los fines de resolver la confundibilidad marcaría, no son niños ni gente común sino un
público calificado que pondrá un especial cuidado en su adquisición, extremo que
permite una aproximación mayor de los vocablos. En efecto, de la prueba colectada
surge que los potenciales clientes son talleres y casas dedicadas a la venta de accesorios
de automotores (fs.425 y 489), a lo cual se añade otra particularidad y es -aunque sea en
fonna tangencial- los técnicos que comercializan tanto los productos de la actora como
la demandada dan cuenta de su coexistencia en el mercado.
V La queja relativa a la imposición de costas debe ser
desestimada, toda vez que no llama la atención que lo resuelto, posea connotación
alguna que justifique prescindir del criterio objetivo de la derrota.
Por ello, voto porque se confinne la sentencia apelada, con
costas.
La Dra. Graciela Medina, por análogos fundamentos
adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.
64

Buenos Aires, de junio de 2016
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se
atTiba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia
apelada, con costas (art. 68 Código Procesal).
Teniendo en cuenta que esta Sala ha actualizado
recientemente la base regulatoria tomada en concepto de honorarios profesionales en
este tipo de juicios, la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e impo11ancia de los
trabajos realizados, así como las etapas cumplidas (3/3), reducese los honorarios de los
doctores Luis A. D. Horvath y Ricardo Richelet -en conjunto- a la suma de pesos
SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000). Y, los de la dirección letrada de la parte
demandada -en conjunto- a la cantidad de pesos CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS ($ 45.500).
Por alzada, ponderando el mérito de los escritos
presentados y el resultado final de la apelación, regulase los honorarios de los doctores
Luis A.D. Horvath y Ricardo Richelet -en conjunto- en la suma de pesos DIECISEIS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 16.250) y la del doctor Marcelo Saavedra en
pesos ONCE MIL($ 11 .000).
El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente
por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y
devuélvase.
Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina
65

Causa nº 8.032/2015/CA 1 "Massut Marce la Elisa y otro c/ Distal SRL si

incumplimiento de contrato". Juzgado nº 11 , Secretaríanº 22.-

VISTO y CONSIDERANDO:
1º) Los actores, invocando el carácter de herederos de la señora Petrona Carrizo
de Massut, conocida populannente como "Doña Petrona C. de Gandulfo", y titulares de
la marca "Doña Petrona" en diversas clases del nomenclador (conf. fs . 7 y 20/25), así
como de todos los derechos de autor de las obras enunciadas en la constancia emitida
por la Dirección Nacional del Derecho de Autor de fs . 8/18, demandaron a Distal SRL
los daños y perjuicios derivados de cie1ios incumplimientos relacionados con cuatro
contratos de edición y comercialización de obras literarias.
Concretamente, persiguen el dictado de una sentencia que condene a la
accionada a indemnizar los siguientes rubros: a) daño emergente por el uso no
autorizado de la marca "Doña Petrona" y la edición sin penniso de sus obras; b) lucro
cesante; c) pérdida de la chance de los negocios que podría haber llevado a cabo de no
haber Distal infringido su derecho; d) daño infringido al derecho de autor; y e) regalías
pendientes. Para fundar su pretensión invocaron, entre otras, las disposiciones de la ley
de marcas 22.362, el Convenio de París aprobado por ley 17.011 , el Código Civil y
Comercial de la Nación y la ley de propiedad intelectual 11.723 (conf. escrito de
demanda glosado a fs . 125/ 151 ).
2º) A los fines de que dictamine respecto de la competencia, las actuaciones
fueron giradas al Fiscal Federal (ver auto de fs . 152), quien se expidió a fs . 153 y vta.
Allí propició la competencia de la justicia civil , en la inteligencia de que los actores
reclamaban por el incumplimiento contractual e ilícito de un convenio de edición,
materia propia del derecho de propiedad intelectual y de la ley que lo reglamenta.
3°) A fs . 154 el juez a qua se declaró incompetente para conocer en el caso, con
remisión a los fundamentos expuestos por el Fiscal.
Contra tal decisión los actores dedujeron revocatoria con apelación en subsidio.
Sostuvieron que no se analizó el entramado de hechos y derechos en que se sustenta la
demanda, el cual no se agota en los aspectos puntualizados por el Fiscal , pues el
reclamo abarca cuestiones que tienen que ver con el uso indebido de su marca, la
competencia desleal y aspectos comerciales que ponen en evidencia lo impropio de que
sea decidido por un juez civil (conf. fs. 155/ 160).
El magistrado rechazó la revocatoria (arg. art. 239 del Código Procesal, texto
según ley 26 .939, DJA) y concedió la apelación.
66
4 º) Elevada la causa, a fs . 163/165 se expidió el Fiscal General sosteniendo la
competencia del fuero civil y comercial federal , con argumentos que este Tribunal
comparte y a los que cabe remitirse, para evitar reiteraciones. Ello conduce a la
revocación del fallo impugnado.
Una copia digital del aludido dictamen (PDF) se incorpora al sistema Lex 100
para facilitar su consulta.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal de Cámara, SE
RESUELVE: admitir la apelación subsidiaria interpuesta por la paiie actora a fs.
155/160 y por ende, revocar el pronunciamiento de fs. 154, debiendo el magistrado de la
anterior instancia reasumir la competencia que declinó.
El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia
(art. 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese electrónicamente a la actora y al Fiscal General en su
despacho; oportunamente publíquese y devuélvase.-
Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina
67

Fallos (Aaapi) 2016-06

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Buenos Aires, 23 de junio de 2016.-

Poder Judicial de la Nación

El Dr. de las CaiTeras no interviene por hallarse en uso de licencia

María Susana Najurieta Ricardo Guarinoni

Francisco de las Ca!Teras María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal

Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las CatTeras María Susana Najurieta

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 23 de junio de 2016.

María S. Najurieta Ricardo V. Guarinoni

De confonnidad con las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto,

María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras

Francisco de las Carreras María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 23 de junio de 2016.

María Susana Najurieta Ricardo Guarinoni

Poder Judicial de la Nación

MILLAN DANIEL JOSE VICENTE c/ CREACIONES AMERICANAS SA s/CESE DE

Poder Judicial de la Nación

porque está referido a enfrentamientos de marcas distintas y específicas, y rodeados de

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 10 de junio de 2016.- MPP

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

El doctor Alfredo Silverio Gusman dijo:

RICARDO VÍCTOR GUARTNONT

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CONOPCO INC c/ KRAFT FOODS ARGENTINA SA s/CESE DE OPOSICION AL

RICARDO VÍCTOR GUARTNONI

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Buenos Aires, de junio de 2016

Ricardo Gustavo Recondo

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Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina

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Causa nº 8.032/2015/CA 1 "Massut Marce la Elisa y otro c/ Distal SRL si

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