CASOS PRÁCTICOS FUNDAMENTOS DE DERECHO MERCANTIL 2o E-5

CASO PRÁCTICO 1

Cuestiones:

1. ¿Existirá algún tipo de problema para el registro de la marca CONGOSTITO’S?

No existiría conflicto para el registro de la Marca Congostito’s por parte de la empresa Zapatos
Molones S.L. de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, 7 diciembre) sobre
Marcas anteriores no podrán registrarse signos “Que sean idénticos a una marca anterior que
designe productos o servicios idénticos” “Que, por ser idénticos o semejantes a una marca
anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo
de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca
anterior.”

En el caso que nos atiente, la prohibición relativa que sería aplicable por ser signos de nombre
idéntico no operaría puesto que las marcas no proveen de productos o servicios idénticos. En
efecto, la primera Marca denominada Congostito’s se sitúa en el sector alimentario puesto fabrica
y comercializa un dulce consistente en cacahuetes cubiertos de chocolate con leche. Por otra
parte, la marca que la empresa Zapatos Molones SL pretende inscribir tiene como destino la
fabricación de ropa, zapatos (excepto ortopédicos) y sombreros lo que implica desarrolla su
actividad en el sector. Al designar estas dos marcas dos tipos de productos completamente
distintos que operan en sectores de la actividad económica que no tienen una estrecha relación no
existiría el riesgo de confusión en el público o de asociación con la marca anterior.

2. Con independencia a su respuesta anterior, ¿cambiaría la situación el hecho de que la marca

CONGOSTITOS mereciera el calificativo de marca notoria?

Si las marcas son de carácter notorio inscrito, en este caso se ampliarían las protecciones de
acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Marcas a productos y servicios que no sean idénticos o
similares “No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una
marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se
haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya
registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o,
si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca
posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter
 distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para
dicho carácter distintivo o dicho renombre”. Nos encontraríamos pues ante una situación de
hecho diferente y en este supuesto la marca Congostito’s de calzado y ropa no podría ser inscrita
por la empresa Zapatos Molones S.L.

3. Si la marca CONGOSTITO’S se inscribe finalmente, ¿puede la marca CONGOSTITOS producir

camisetas de merchandising para promocionar sus cacahuetes recubiertos de chocolate?

La Marca Congostito’s no podría en este caso realizar camisetas de merchandising para

promocionar sus cachuetes recubiertos de chocolate. De acuerto con el artículo 34.2 a) de la Ley
de Marcas los titulares de Congostitio’s (textil y zapateria) pueden, ejercitan los derechos
conferidos por la marca y prohibir “ el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico,
de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:El signo sea idéntico a
la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la
marca esté registrada.” En efecto al estar ofertando productos de carácter textil Congostitio’s
(alimentaria) esta incurriendo en el conjunto de productos y servicios reservados a la marca
Congostitio’s (textil), esto porría causar cierta confusión por parte del público lo cual de acuerdo
con el artículo 34.2 b) lo que legitima a la empresa Zapatos Molones S.L a ejercitar su derecho de
Marca “[prohibir] El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o
servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada
la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión
incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”

4. El consejero delegado de Bombones Ricos, S.A. quiere cambiar la marca CONGOSTITOS para
que tenga más gancho y, por ello, se plantea hacer una marca mixta en la que aparezca un
cacahuete de chocolate junto a la bandera de España con la forma representada a continuación.
¿Podría inscribirse la nueva marca en la OEPM?

El consejero delegado no podría hacer aparecer junto al cacahuete de chocolate una

bandera de España puesto que esta incurre en las prohibiciones absolutas del artículo 5. L
de la Ley de marcas: “l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las
condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus
municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida
autorización”. Las prohibiciones absolutas implican que de ninguna manera dicha marca
con los signos mencionados supra entre otros.
5. El consejero delegado de Zapatos Molones, S.L., está preocupado porque varios zapatos
pertenecientes a un modelo especial que ha sido vendido únicamente a un distribuidor en Suiza
se ofertan en una tienda de Sevilla. ¿Puede hacer algo para prohibir la venta en España de un
producto diseñado exclusivamente para el público suizo?

Nos encontramos ante un caso de segundas transmisiones de producto, en este caso un

modelo especial vendido únicamente a un distribuidor en Suiza que se ofertan en una
tienda de Sevilla sin la autorización de Zapatos Molones S.L.

Para resolver esta cuestión es necesario hacer referencia al ámbito territorial y geográfico,
en este caso el Espacio Económico Europeo, que esta integrado por los 27 miembros de
la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Dentro del Espacio Económico
Europeo el titular no puede alegar que sus derechos de marca están siendo violados en
segundas transmisiones, y posteriores, a causa de la libre circulación de mercancías.

No obstante, en el supuesto, el actor que realiza la segunda transmisión del producto de

Zapatos Molones S.L es Suiza. Pese a Suiza es miembro de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC) esta nación no forma parte del Espacio Económico Europeo
(EEE) que fue creado como una ampliación de la primera. Al no pertenecer Suiza al EEE
el consejero delegado de Zapatos Molones S.L puede alegar vulneración de su derecho de
marca puesto que la distribución se ha realizado fuera del EEE de acuerdo con el artículo
36.1 de la Ley de Marcas no habría en este caso un agotamiento de marca “El derecho
conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de
la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha
marca por el titular o con su consentimiento. ”