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Patente
Secreto comercial
Secreto empresarial
Know how
Natalia Tobón Franco Biografía
Propiedad Intelectual
ponderadas: ¿es patentable la invención? ¿Puede protegerse por más nio de París seguido, en 1886, de la adopción del Convenio de Berna
de 20 años —corno la fórmula de la Coca-Cola —? ¿Qué tan valioso para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Posteriormente,
es el descubrimiento para la competencia? en 1893, se unieron las oficinas administrativas del Convenio de París
y el Convenio de Berna creándose las denominadas BIRPI —acrónimo
En este artículo se presenta un análisis del tema a la luz de la
francés para Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la
legislación y la jurisprudencia de Colombia y otras naciones de América
Propiedad Intelectual— que es la entidad precursora de la Organización
Latina y se reproduce un test práctico que puede resultar muy útil, tanto
Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI—.
para abogados como para clientes cuando tienen que tomar la decisión
de patentar o proteger una invención como secreto empresarial.
3. Los secretos industriales, comerciales
y empresariales
1. Contexto: la propiedad industrial
Las nuevas creaciones, por su parte, se protegen a través de paten- Y que por esa misma razón el empresario desee mantenerla
tes, modelos de utilidad, diseño industrial, secreto empresarial, trazado oculta'.
de circuitos integrados y derechos de los obtentores vegetales.
A menudo se discute si el concepto de secreto comercial es diferen-
te de la "información no divulgada", el "secreto empresarial", el "secreto
2. ¿Por qué se protege la propiedad industrial?
industrial" y el "know how", pero, con base en la legislación colombiana
sobre la materia, se puede afirmar que todas ellas son expresiones que
Las normas sobre propiedad industrial surgieron como respuesta a
se usan para denominar una misma figura. Se tiene así que:
la necesidad que tenían algunos inventores y comerciantes de proteger
la creatividad, el tiempo y el dinero que habían invertido en sus inven-
ciones. Los historiadores consideran que el golpe de suerte necesario
para la creación de una legislación especial sobre el tema tuvo lugar en 4 "La mera posibilidad técnica de aplicación práctica de los conocimientos científicos
debería ser suficiente para otorgarles la protección que cabe a los procedimientos
1873, cuando se llevó a cabo la Exposición Internacional de Invenciones técnicos", Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen Jurídico de los conocimien-
de Viena, pues en esa ocasión muchos inventores se negaron a asistir tos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Editorial Heliasta, Bue-
nos Aires: 1984, pp. 45 y 52.
por miedo a que les "robaran" sus ideas. Como consecuencia de ese
suceso, en 1883 varios países firmaron el primer tratado internacional 5 Los elementos de la definición fueron tomados de Pachón, Manuel y Sánchez Ávila,
Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo
para proteger la propiedad industrial que se conocido como el Conve- Ibáñez, Bogotá: 1995, p. 181.
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¿l-atentar o proteger como secreto empresarial
puntos de vista I Natalia Tobón Franco
"Información no divulgada" es la expresión que utiliza el ar- Procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia
tículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad de fabricación y reparación;
Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como el ADPIC o
Mecanismos de búsqueda de documentos;
TRIPS —por sus siglas en inglés- 6.
"Secreto empresarial" es el nombre que adopta la Decisión 486 Fórmulas de fabricación de productos;
del 2000 de la Comunidad Andina.
Estrategias comerciales, planes de actividades, métodos empre-
"Secreto industrial" es la denominación que usaba la Decisión sariales y planes de comercialización;
344 de 1993 de la Comunidad Andina, con una diferencia frente a la
reglamentación actual: dicha norma exigía que la información sometida Información financiera;
a secreto estuviera fijada en un medio material. Este requisito desapa-
Expedientes relativos al personal;
reció con la expedición de la Decisión 486 del 2000, que derogó la
mencionada Decisión 344. En consecuencia, hoy día no se exige que
Calendarios;
el secreto esté escrito, grabado o fijado en medio material alguno, pues
se considera que lo secreto no es el documento en sí mismo, sino la Manuales;
información contenida en él.
Ingredientes;
No existe una lista taxativa de todos los tipos de información que
pueden estar protegidos a través de la figura del secreto empresarial,
Información sobre actividades de investigación y desarrollo;
comercial o industrial pero a manera de ejemplo se pueden citar los
siguientes7: Conocimiento sobre conductas humanas8;
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puntos de vista I Natalia Tobón Franco
¿Patentar o proteger como secreto empresarial?
valor por ser secretos y sobre los cuales se hayan tomado medidas
conexiones. En las organizaciones el conocimiento no solo se encuentra
razonables para mantenerlos en secreto.
dentro de documentos o almacenes de datos, sino que también está en
rutinas organizativos, procesos y prácticas.
Que la información tenga un valor comercial por ser se- La suma de dinero y esfuerzo empleado para su investigación
creta y desarrollo;
, La información susceptible de ser protegida por el secreto tiene un La facilidad o dificultad para que la información pueda ser
valor comercial en la medida en que pueda usarse en alguna actividad adquirida o duplicada por otros.
productiva, industrial o comercial y sea susceptible de transmitirse a
un tercero15. c. Que la persona que legítimamente la controla haya adop-
tado medidas razonables para mantenerla en secreto
Dicho valor puede ser efectivo o potencial, actual o futuro "en
el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una No existe una definición legal de aquello que se considera razo-
ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la nable —y está bien que no la haya—, por lo que es necesario acudir
poseen o no la conocen"16. al Diccionario de la lengua española, según el cual algo razonable es
algo justo, lógico, conforme a la razón o suficientele.
En Estados Unidos los criterios jurisprudenciales aplicados para
determinar el valor comercial de los secretos empresariales son diversos, Si se aplica esa definición al problema en cuestión, podemos
a saber'7: decir que se toman medidas razonables para la protección a los
secretos comerciales cuando se adoptan, de manera consciente, polí-
El grado de conocimiento de la información referida que se ticas y prácticas suficientes en términos de calidad o cantidad, según
tiene fuera de empresa; las circunstancias, para mantener en secreto la información de que se
trate. Al fin y al cabo no toda la información se puede proteger de
igual forma.
14 lbíd.
En este sentido generalmente se habla de dos tipos de medidas
15 Comunidad Andina, Decisión 486 del 2000, artículo 260.
para mantener la información en secreto:
16 Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. Documento sobre
Acuerdos de Confidencialidad, disponible en: www.proexport.com.co/vbecontent/li-
brary/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893, última consulta 25 de marzo Medidas que tienden a hacer saber al público que cierta infor-
del 2008. mación debe permanecer en secreto —notice measures—.
17 Galán Corona Eduardo. El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una
técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secre-
to empresarial, citando la Restatement of the Law Third, Unfair Competition, de Esta-
dos Unidos, aprobada en 1995 de la American Law Institute, capítulo 4, p. 146, dis-
-0405102-104031// 18 Diccionario de la lengua española. Espasa-Calpe, Madrid: 2005, disponible en: www.
ponible en: www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX wordreference.com/definicion/razonable, última consulta 25 de mayo del 2008.
eml4de5.pdf, última consulta 25 de mayo del 2008.
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puntos de vista Natalia Tobón Franco ¿Patentar o proteger como secreto empresarial?
Medidas físicas de seguridad —physical security measures—, comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme
como las claves secretas, que buscan impedir que personas que no al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al
tienen autorización para obtener cierta información, la conozcan o poseedor legítimo del secreto empresarial.
utilicen.
Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios con-
El legislador también adopta ocasionalmente medidas para pro- trarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara,
teger la reserva del secreto industrial y comercial de las compañías, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u
como ocurre en Colombia con la Ley 222 de 1995, que en su artículo otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento
48 dispone que el derecho de inspección de los asociados a los libros de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos
y papeles de la sociedad no se extiende a los documentos que versen actos".
sobre secretos industriales.
Tal vez esta, es la norma mas completa que existe sobre la mate-
ria en el contexto andino. Ella determina la presencia de competencia
4. Formas de violación del secreto empresarial desleal cuandoquiera que se presente la adquisición, comunicación,
divulgación o explotación de un secreto comercial, sin autorización
El artículo 262 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad
de su poseedor legítimo, por medios ilícitos o contrarios a los usos
Andina establece lo siguiente:
honestos.
"Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, es- También se observa en dicha disposición que para tipificar la
tará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto competencia desleal no es necesario probar en todos los casos que
de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de la revelación se hace con ánimo de obtener provecho propio o de un
terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados tercero o de perjudicar al poseedor del secreto comercial. Por ejem-
respecto a un secreto empresarial:
plo, en los literales c), d) y e) lo que se sanciona es la adquisición del
secreto sin autorización, por medios ilícitos o contrarios a los usos
explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto
comerciales honestos, independientemente de la intención del autor
empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación
de esa conducta.
de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
Adicionalmente la norma señala, a título de ejemplo, algunas
comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, conductas que son contrarias a los usos comerciales honestos:
el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener
provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; Espionaje industrial
adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios Incumplimiento de un contrato u otra obligación
a los usos comerciales honestos;
Abuso de confianza
explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se
ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); Infidencia
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puntos devistal Natalia Tobón Franco
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Tabla 1
lndemizaciones y Conciliaciones en EE.UU.
Copyright/Marcas/Secretos Comerciales 1990-2008
Cadence Design Systems v. Avant $495,700,000 Nov-02 Wall Street Journal Secreto Comercial
Adidas America v. Payless Shoesource $304,600,000 May-08 IP Law360 Trademark
Lexar Media v. Toshiba $465,400,000 Mar-05 Associated Press Secreto Comercial
All Pro Sports Camps v. Walt Disney $240,000,000 Ago-00 National Law Journal Secreto Comercial
¿t'atentaroprotegercomosecretoempresarial?
cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud ¿Qué ventajas tiene una patente?
de patente22.
Según la Decisión 486 del 2000, el titular de una patente tiene
derecho a impedir que terceras personas realicen, sin su consentimiento,
Una invención tiene "nivel inventivo" cuando no resulta obvia ni
cualquiera de los siguientes actos:
se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica para una
persona versada en el oficio23. Si se trata de una patente que reivindica un producto, se prohíbe
fabricar u ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo
Se considera que una invención es susceptible de aplicación in- para alguno de estos fines.
dustrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier
tipo de industria o actividad productiva, incluidos los servicios24. Si se trata de una patente que reivindica un procedimiento, se
prohíbe emplear el procedimiento, y fabricar, ofrecer en venta, usar o
importar el producto que surja de ese procedimiento.
7. ¿Por qué la protección que otorga
una patente es temporal? Esta protección se otorga durante veinte años, los cuales se
cuentan a partir de la fecha de la solicitud ante la Superintendencia de
Las patentes se otorgan por un plazo de veinte años, pues no Industria y Comercio. Luego de ese lapso, el producto o procedimiento
solo se trata de proteger el interés particular del inventor, sino también se vuelve de dominio público.
el interés de la sociedad, o mejor, de la humanidad, para desarrollarse
y solucionar problemas específicos.
No se consideran invenciones
23 lbíd., artículo U.
72 79
I I
puntos de vista I Natalia lobon rranco di ,ISGI 11,11
10. ¿Hay invenciones no patentables? Cada comunero puede ceder su cuota parte, pero los otros
disponen de un derecho de preferencia para adquirirla, que pueden
Sí, y entre ellas se pueden mencionar las siguientes26: ejercer dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notifica-
ción de la intención de cederla. A falta de acuerdo sobre el precio, este
Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse será fijado por el juez civil, con intervención de expertos.
necesariamente para proteger el orden público o la moral.
Si varias personas hicieran la misma invención, independiente-
Las invenciones cuya explotación comercial en el país miembro mente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causaha-
respectivo de la Comunidad Andina deba impedirse necesariamente biente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque
para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o la prioridad de fecha más antigua.
para preservar los vegetales o el medio ambiente.
Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento El artículo 539 del Código de Comercio colombiano establece
humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a que, salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el tra-
los seres humanos o a animales. bajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono
mandante29.
11. ¿Quiénes son los titulares de las patentes?27
La misma regla se aplica cuando el trabajador, aunque no haya
En principio, el derecho a la patente pertenece al inventor y sido contratado para investigar, realiza la invención utilizando datos o
podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. medios conocidos en razón de la labor desempeñada. En este caso el
trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo
Si varias personas hacen conjuntamente una invención, el dere- con el monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio
cho a la patente corresponde en común a todas ellas. Salvo convenio que reporte al patrono u otros factores similares. A falta de acuerdo
especial entre las partes, la comunidad sobre una solicitud de patente entre las partes, el juez fijará el monto de la compensación.
se regirá por las siguientes normas":
Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus inves-
Cada uno de los comuneros podrá explotar la invención y tigaciones deberán:
perseguir las falsificaciones;
a. Reinvertir parte de las regalías que reciben por la comer-
Solo con el consentimiento de todos demás comuneros, o con
cialización de tales invenciones con el propósito de generar fondos
la autorización de un juez civil, mediante proceso al que se dará trámite
continuos de investigación.
de incidente, podrá concederse licencia de explotación a terceros y
29 La Decisión 486 del 2000 es una norma comunitaria de aplicación preferente en ma-
.26 lbíd., artículo 20. teria de propiedad industrial, por lo que la legislación interna de cada país miembro
se aplica en forma subsidiaria, es el caso del artículo 539 del Código de Comercio,
27 lbíd., artículo 22.
que regula todo lo relacionado con invenciones originadas en las relaciones de tra-
28 Colombia. Código de Comercio, artículo 554. bajo.
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puntos de vista Natalia Tobón Franco ¿Patentar o proteger como secreto empresarial?
b. Estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los en nimiedades para posteriormente gastar enormes sumas cuando se
rendimientos de las innovaciones30. trata de gestionar los costos de solicitudes de patentes que abarcan
invenciones/tecnologías que protegen las competencias fundamentales
de una empresa y sus productos"31.
13. Costos de una patente vs. costos
de mantener un secreto Gestión de las tasas de las oficinas de patentes
La obtención de una patente implica varios costos para el em- En Colombia, la Resolución 44372 del 2007 del Ministerio de
presario: Comercio, Industrial y Turismo y la Superintendencia de Industria y
Comercio es la norma que fija las tasas de propiedad industrial. Entre
Costos de búsqueda de información
ellas podemos señalar que las tasas aplicables para el año 2008 en
Colombia son —valores en pesos colombianos—:
Antes de presentar una solicitud de patente generalmente se hace
una búsqueda del estado de la técnica para determinar la patentabi- Solicitud de patente de invención: $501.000.00
lidad de la invención —se busca a ver si localmente o en otros países
existen invenciones similares—. En la mayoría de los países existe la Invocación de una prioridad: $ 140.000.00
posibilidad de consultar los bancos públicos de patentes, lugares que
ofrecen al público, de manera prácticamente gratuita, toda la informa- Examen de patentabilidad de invención: $420.000.00
ción tecnológica contenida en los documentos de solicitudes de patentes
Prórroga de términos o plazo adicional: $ 75.000.00
nacionales y extranjeras publicadas.
Fusión de solicitud: $ 103.000.00
En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, a
través del Banco de Patentes, es la entidad que permite el acceso a Solicitud de inscripción de licencias: $ 253.000.00
toda la información tecnológica referida. Además, es la que certifica
cualquier evento relacionado con una patente de invención, patente de Valor por palabra adicional a partir de la 150 como exce-
modelo de utilidad o diseño industrial. dente de palabras en las publicaciones presentadas en medio escrito:
$ 1.000.00
Los costos de redacción de las solicitudes de patentes
Valor por palabra adicional a partir de la 150 como excedente
"En el contexto del estado de la técnica pertinente para una in- de palabras en las publicaciones presentadas en medio magnético:
vención determinada, es importante que la patente esté adecuadamente $500.00
redactada, puesto que hay una gran diferencia entre la calidad de una
solicitud de patente preparada y tramitada a un coste mínimo, reduci- Además de los costos oficiales, habría que incluir los honorarios
do o nulo, lo que puede dar lugar a una patente inservible o de baja de los abogados que tramitan la patente, los cuales pueden ser eleva-
calidad, y una solicitud de patente redactada y tramitada de manera dos, por la especialización del servicio.
profesional que dé lugar a una patente que contenga reivindicaciones
redactadas adecuadamente y que abarquen todas las aplicaciones Por otro lado, el costo para mantener la información en secreto no
comerciales fundamentales. Dicho de otro modo, al igual que en otras requiere incurrir en ninguno de los rubros anteriores, pues los secretos
muchas situaciones, 'lo barato sale caro'. No tiene sentido economizar
31 Singh Gurigbal. Aspectos generales de la gestión del costo de las patentes, disponi-
ble en: http://www.wipoint/sme/es/documents/managing_patent_costs.htm#4a, úl-
30 Comunidad Andina, Decisión 486 del 2000, artículo 23. tima consulta 7 de noviembre del 2008.
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puntos de vista Natalia lobon -ronco ¿Patentar o proteger como secreto empresarial?
existen al margen de los registros y depósitos estatales. Sin embargo, PATENTES SECRETOS COMERCIALES
sí habría que considerar la inversión que es preciso hacer para man-
tener la información en secreto: asesoría legal para la redacción de El conocimiento incluido en la patente Solo hay secreto comercial si la in-
es público pues en la solicitud se debe formación es efectivamente secreta,
los contratos de trabajo y las cláusulas de confidencialidad, medidas describir, resumir y anexar los dibujos tiene valor comercial por estar en
técnicas para controlar el manejo de la información, implementación que exponen la invención. De hecho, secreto y para la que se han tomado
de modelos de seguridad física para acceder a ciertos lugares de la en la mayoría de los países existe un medidas razonables que la conservan
banco de patentes donde se puede en secreto.
empresa, etc.
consultar toda la información relativa
a las invenciones.
14. Comparación entre secretos empresariales El conocimiento incluido en la patente Los secretos comerciales se encuentran
y patentes es estático, en constante evolución.
Si comparamos las patentes con los secretos comerciales pode- La patente le permite a su titular im- Quien lícitamente tenga control de un
mos observar las siguientes diferencias: pedir temporalmente —en Colombia secreto empresarial estará protegido
son 20 años a partir de la solicitud— sin límite de tiempo contra la divulga-
a otros la fabricación, venta y/o ción, adquisición o uso de tal secreto
Tabla 2 utilización comercial de la invención de manera contraria a los usos comer-
protegida. ciales honestos.
Patentes y Secretos Comerciales-Comparación
La obtención y mantenimiento de una La protección de los secretos comercia-
PATENTES SECRETOS COMERCIALES patente requiere gastos administrativos les no requiere pagos al Estado, pero
sustanciales (gastos legales, pago de es posible que las medidas razonables
Protege invenciones de producto o Protege todo tipo de información indus- sumas periódicas). que debe mantener el titular para la
procedimiento que sean nuevas, nave- trial o comercial que sea secreta, que protección del secreto tengan algún
dosas y tengan aplicación industrial, tenga valor comercial por ser secreta costo.
y que haya sido objeto de medidas
razonables por parte de su poseedor Existe la obligación de usar o explotar No existe ninguna obligación, excepto
para mantenerla en secreto. la invención patentada". la de tomar precauciones razonables
para que la información permanezca
Otorgan el derecho de excluir a otros Otorga a su titular el derecho de im-
en secreto.
de la fabricación, utilización o uso de pedir que terceros adquieran, usen o
la invención protegida. revelen el secreto de manera desleal.
Otorga un derecho temporal de ex- El secreto comercial no otorga un de-
Si una persona obtiene el secreto a clusividad recho exclusivo —a diferencia de las
partir de sus propias investigaciones patentes— sino más bien un "monopo-
o mediante un descubrimiento fortui- lio de hecho", pues la duración de la
to, ningún derecho tendrá contra ella protección es ilimitada aunque incierta
quien haya poseído los mismos conoci- —la información estará protegida
mientos y no los haya patentado32. mientras se mantenga en secreto—.
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puntos de vista Natalia Tobón Franco ¿Patentar o proteger como secreto empresarial?
capital intelectual de una compañía, ambas figuras se diferencian en producto en el mercado se le facilita a la competencia utilizar ingeniería
que tienen distintos grados de "tangibilidad", así": inversa35 y replicar el producto. En otras palabras, con el producto en
el mercado resulta muy difícil mantener la información en secreto.
Derechos Bases Informa- Conocí- Capital Costos de implementar medidas en la empresa para mantener
de de datos ción confi- miento de humano
la información confidencial: si bien el mantenimiento de los secretos
. publicación dencial clientes
empresariales no requiere efectuar el pago de tasas oficiales, sí es
Logos Diseños Tecnología Investiga- necesario adoptar medidas físicas y técnicas que permitan mantener
y diseños industriales ción no
la información en secreto. Entre esas medidas se pueden mencionar las
patentada
siguientes: asesoría legal para diseñar acuerdos de confidencialidad
Software
por escrito con empleados, proveedores, clientes, socios, visitantes,
etc.; asesoría técnica para guardar en archivos cerrados con acceso
Más Menos
restringido todos los documentos que contengan información conside-
rada confidencial; asesoría de seguridad para controlar las copias que
Tangible pueden sacar quienes tengan necesidad de conocer la información en
cuestión; gastos del proceso de marcación de la información que se
transmita fuera de la empresa como confidencial y costo de restringir
16. Otros aspectos a considerar antes de decidir
si se patenta o se opta por el secreto el acceso de visitantes a determinadas áreas.
Existe una serie de factores que debe considerar, quien está ante
el dilema de decidir si patenta o protege su invención mediante secreto 35 El término ingeniería inversa, reversa o reverse-engineering se utiliza para referirse a
empresarial. Son ellos: los conocimientos relacionados con la ingeniería que permiten desarmar un produc-
to y, a través de ese proceso, determinar las reglas que permiten su funcionamien-
to. En Colombia, la ingeniería inversa es una figura bastante desconocida y a menu-
a. El tipo de invención: si se trata de una importante invención do asociada con lo ilegal o ilícito, pues se cree que ella solo se utiliza para copiar
de producto es mejor patentarla y no optar por el secreto, pues con el productos. Sin embargo, la jurisprudencia norteamericana ha considerado válida la
ingeniería inversa cuando se hace con fines lícitos, como, por ejemplo, cuando se
aplica para crear un nuevo dispositivo, aparato o programa que cumpla las mismas
funciones que otro, pero sin copiar el original; o cuando se hace para verificar si el
producto de un competidor infringe una patente o un derecho de autor.
34 España. Oficina de Patentes y Marcas. Gestión y Valoración de la cartera de Propie-
dad Intelectual. Carmelitano, Scout. Socio de PricewaterhouseCoopers. Valuations & 36 Tenorio, Manuel. Administración de la Propiedad Industrial en la Empresa. La Propiedad
Strategy, disponible en: /contenidos/ponen/gip06/martes/martes3.pdf,última consul- Industrial en el Entorno Internacional. Cintermex, Monterrey, NI. 18 de marzo 1999,
ta 12 de junio del 2008. disponible en: www-csc.mty.itesm.mx/, última consulta 29 de octubre del 2008.
Rn
27
puntos de vista I Natalia Tobón Franco Catentar o proteger como secreto empresaric&
El momento preciso: ¿cuándo conviene presentar las solicitudes Lo anterior, porque no es práctico patentar cualquier pequeña
de patente? "Se dice que una patente es como un boleto de lotería, es invención debido a los requisitos, costos y tiempo que implica una pa-
decir que debe comprarse antes de que ocurra el sorteo. Una vez que tente, pero tampoco es rentable perder los beneficios que otorga una
se sabe cuál es el boleto premiado, ya no se puede comprar. Muchas patente, cuando se trata de una invención única y económicamente
veces en el desarrollo de productos y procesos se enfrenta la situación representativa.
de que cuando se tiene la idea inventiva no se ha demostrado suficien-
temente su factibilidad técnica y/o económica. Sin embargo, la decisión El profesor Jorda diseñó el siguiente cuestionario para ayudar a
de obtener patentes no puede esperar hasta que se haya terminado la los empresarios y sus abogados asesores a determinar si los inventos, la
ingeniería a escala industrial. Puede suceder también que se tengan información o nuevos desarrollos de una empresa deben ser patentados
resueltos solamente unos aspectos del producto o proceso, pero no o simplemente protegidos como secreto empresaria140:
todos. Las solicitudes de patente deben prepararse y presentarse con la
mejor información que se tenga y que proporcione una base razonable I. ¿Es lo inventado susceptible de ser comercializado o al menos
de que la invención tiene potencial de desarrollo, porque si se espera, licenciado? —calificar de 1 a 10, donde 1 es "Muy posible" y 10 es
se corre el riesgo de que otros soliciten patentes similares y se pierda "No creo"-
la exclusividad para su comercialización"37.
¿Qué tanta ventaja competitiva tendrá la empresa si maximiza
El tiempo que toma la manufactura y venta de un producto su exclusividad? —calificar de 1 a 10, donde 1 es "Grande" y 10 es
afecta el tipo de protección de patentes que conviene obtener. Si el "Poca"-
periodo de vida del producto que se va a patentar es muy corto, no
tiene mucho caso solicitar patentes, pues el trámite como mínimo toma ¿Qué tanta desventaja competitiva tendría el competidor si el
2 años. En algunos países esta duración va de 2 a 6 y hasta 8 años, invento, información o desarrollo tuviera exclusividad? —calificar de 1
dependiendo dé si se enfrentan o no oposiciones". Tal vez eso fue lo a 10, donde 1 es "Mucha" y 10 es "Poca"-
que pensaron los legisladores cuando optaron por proteger el software
mediante derechos de autor y no a través de las patentes. ¿Es factible que se desarrolle un invento alternativo que
produzca resultados similares (design around)? —calificar de 1 a 10,
donde 1 es "Muy posible" y 10 es "No creo"-
17. Patentar o aplicar medidas razonables para
la protección como secreto empresarial
¿El invento puede desbaratarse y volverse a armar fácilmen-
te —reverse engineering—? —calificar de 1 a 10, donde 1 es "Muy
Según el profesor Karl Jorda, de la universidad Franklin Pierce Law
posible" y 10 es "No creo"-
Center en Estados Unidos, cuando el empresario, inventor o encargado
de administrar la propiedad intelectual de una empresa pregunta: ¿pa-
tento o protejo mediante secreto comercial?, en realidad formula una ¿La revelación de este invento requiere acceso a información
pregunta equivocada. La pregunta correcta sería: ¿qué debo patentar que no puede protegerse? —calificar de 1 a 10, donde 1 es "Muy
posible" y 10 es "No creo"—
y qué debo guardar como secreto comercial?39
Sin embargo, lo que sostiene Jorda es que siempre hay cierto know how asociado a
37 lbíd. una invención que no es necesario revelar al solicitar la patente y que puede conser-
lbíd. varse como secreto comercial.
38
39 Para algunos estas dos figuras se excluyen, porque si se solicita la patente para 40 Jorda, Karl. Notas de la clase: Patent and Trademark Licensing. Franklin Pierce Law
próteger una invención no se puede guardar secreto sobre tal información. Center, NH, USA. 2004.
88 89.
'puntos de vista Natalia Tobón Franco ¿Patentar o proteger como secreto empresarial?
7 ¿Es probable que otros independientemente lleguen al Pizza Hut —PH— compró salsa a C&F durante algún tiempo con
mismo invento? —calificar de 1 a 10, donde 1 es "Muy posible" y 10 la condición de que le revelara el proceso de preparación a varios de
es "No creo"- los proveedores de materias primas de PH, entre ellos IBP, que era uno
de sus principales proveedores de carne. C&F reveló sus procesos a
¿Qué tan segura es la patente que se obtendrá, qué posibili- IBP, pero tuvo la precaución de firmar previamente con ellos y con PH,
dades tiene de ser declarada nula? —calificar de 1 a 10, donde 1 es un acuerdo de confidencialidad.
"Alta" y 10 es "Baja"— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cuando IBP aprendió a duplicar la salsa, PH le dijo a C&F que
¿Qué tan difícil es controlar en la compañía que se disemine no compraría más salsa sin una drástica reducción de los precios.
la información del invento? —calificar de 1 a 10, donde 1 es "Muy C&F demandó a IBP y a PH por infracción a la patente y apropiación
difícil" y 10 es "Fácil"- indebida de secreto comercial. La corte americana falló que si bien la
patente de C&F no era válida, porque lo patentado había estado a la
¿Qué tan difícil sería determinar si un competidor está usando venta antes de solicitar la patente, sí hubo una violación del acuerdo
el invento? —calificar de 1 a 10, donde 1 es "No es difícil" y 10 es de confidencialidad, por lo que obligó a PH a pagar 10.9 millones de
"Es difícil "— dólares a C&F.
43 lbíd.
an 91
¿rarentar o proteger como secreto empresanaw
puntos de vista Natalia Tobón Franco
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