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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 1643-2015/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 451604-2011/DSD
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de abril de 2011, Julia Evelyn Aguilar Carrizales (Perú) solicitó la
nulidad de la marca de producto LA REYNA CHELERA, registrada a favor de
Gisela Tania Lavado López, bajo Certificado Nº 59590, en la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
- El registro de la marca ha sido solicitada mediando mala fe.
- El titular original de la marca fue el señor David Román Arangón, quien
posteriormente, transfirió la marca a favor de la emplazada, Gisela Tania
Lavado López.
- El señor Román fue su representante artístico durante el periodo
diciembre de 2007 - noviembre de 2010. Prueba de ello son los contratos
que se adjuntan a la presente, en donde se verifica que este último se
encargaba de realizar contratos y presentaciones en diversos eventos en
representación de su persona. En tal sentido, el señor Román tenía
conocimiento de que era conocida en el mundo artístico con el nombre
de LA REYNA CHELERA.
- No obstante haber tenido conocimiento de ello, el señor Román solicitó
el registro de la marca a su favor, para luego transferirla a una de sus
competidoras en el mundo artístico (la emplazada).
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Con fecha 5 de diciembre de 2011, Julia Evelyn Aguilar Carrizales adjuntó las
publicaciones de los edictos realizadas en el diario Oficial El Peruano y el País.
1
La dirección que obra en el referido expediente es: Las Torres II, Santa Clara Block 5 – Dpto. 504 – Ate.
2
La dirección que obra en la Ficha RUC es. Jr. Manuel Alonso N| 499, El Tambo, Huancayo, Junín.
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Con fecha 14 de julio de 2014, Gisela Tania Lavado López manifestó que el
escrito presentado por la accionante resulta inadmisible por cuanto:
- No cumple con lo establecido en el TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial en lo referente al carácter cautivo de la defensa y a la obligación
de consignar el registro del Colegio de Abogados.
- En el caso de los Estudios Colectivos de Abogados se debe de cumplir
con lo establecido en el artículo 291 del mismo cuerpo legal, no
habiéndose acreditado que el abogado que suscribe, pertenezca a un
estudio colectivo.
1. Informe de antecedentes
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2. Cuestión previa
El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo,
que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas
reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere
el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites
esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que
se dicten como consecuencia de la misma.
Asimismo, el artículo 114 de la citada norma señala que la nulidad será conocida
y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).
4
Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio
de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se
tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la
nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
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11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidad del emisor del acto inválido.
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Modificado por Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 de junio de 2008.
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Cabe recordar que de acuerdo al artículo 113.5 de la Ley 27444, todo escrito
que se presente ante cualquier entidad debe contener la dirección del lugar
donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea
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El artículo 74 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que la notificación de la solicitud de nulidad se
sujetará a lo dispuesto en el artículo 72 del mismo cuerpo legal, el cual regula las notificaciones de la
solicitud de cancelación del registro de una marca. En tal sentido, lo desarrollado en el párrafo arriba
consignado corresponde a lo dispuesto por el referido artículo.
7
Artículo 69.- Modificación de datos del titular del registro: En caso exista algún cambio respecto al
nombre, dirección o domicilio procesal del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia del
registro, o de la licencia de ser el caso, el titular del registro deberá informarlo a la Dirección competente.
8
Ver Nota N° 6.
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La Real Academia Española define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el
comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la “malicia
o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien”. Definiciones extraídas del
Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en
www.rae.es.
10
Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.
11
Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú,
p. 132.
12
Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia
en el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.
Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez,
buen proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor,
inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.
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Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil
es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general
interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado,
menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común
intención de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que
establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico13.
Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado
recientemente en el Proceso 65-IP-200414 lo siguiente:
“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no
perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la
actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con
procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente
concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho
propio y en perjuicio del interés ajeno.
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Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo
General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la
actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada
en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no
ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza
legítima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el
comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).
16
Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
17
Artículo 11.- La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni
la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro
hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:
a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado
consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido
ejecutados con anterioridad a la misma.
No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código
Civil.
18
Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el
registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho,
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en
los registros públicos.
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Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)
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d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea
o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del
signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (…)”.
20
Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como
un supuesto de mala fe.
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tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la
deliberada intención de perjudicar a un competidor.
En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
señalado en el Proceso 30-IP-9723 que:
“(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario
que su actuación sea consecuencia de la intención o de la
conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un
perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta
de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el
ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la
competencia económica es natural que cuando un agente del
mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para
los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el
mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo
produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.
Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:
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24
Franceschelli. Trattato de Diritto Industriale, Vol. 1, Milán 1973, p. 28.
25
Le Droit de la Propriété Industrielle, 1. 1, París 1952, p. 1.
26
López Gómez, El Principio de "la Ex Ubérrima Fides" como criterio inspirador del Derecho de la
Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.
27
López Gómez (nota 15), pp. 191 y 192.
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Artículo 2014: Principio de Buena Fe Registral: El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso
algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante
por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume
mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.
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Ahora bien, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que cuando una causal
de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para
los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos
productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.
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Al respecto, se debe tener en cuenta que el TUO de la Ley Orgánica del Poder
Judicial está dirigido a regular la estructura, funcionamiento, derechos y
deberes de los partícipes ante el Poder Judicial, lo cual no es aplicable a los
procedimientos administrativos, como el presente caso.
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Artículo 42º.- En los procedimientos seguidos ante todas las Oficinas, Comisiones y el Tribunal de
Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi no es obligatoria la intervención de
abogado y en consecuencia no puede establecerse como requisito de admisibilidad de los recursos que
se presenten en dichos procedimientos que éstos estén autorizados por letrado. Sin embargo, las partes
tienen el derecho de hacerse asesorar o representar por abogado en cualquier procedimiento seguido
ante Indecopi. En este caso, las Oficinas, Comisiones y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual deberán brindarle las máximas facilidades para el ejercicio de su función, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo y en sus disposiciones reglamentarias.
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/sm.
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