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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 923-2019/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 744619-2018

SOLICITANTE : SAMAME RUIZ DE SOMOCURCIO MARIA DEL CARMEN

LOURDES

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO

RECURSO DE APELACION

Lima, 25 de febrero de 2019

1. ANTECEDENTES

Con fecha 05 de abril de 2018, SAMAME RUIZ DE SOMOCURCIO MARIA DEL

CARMEN LOURDES, de Peru, solicito el registro de la marca de servicio constituida
por la denominacion IPF INSTITUTO PERUANO DE FOTOGRAFIA y logotipo,
conforme al modelo adjunto:

iNs-m-LJ-ra
peRUANO pe
f=OTOC5RAF=fA

Para distinguir educacion y formacion en fotografia; servicios fotograficos, de la clase

41 de la Clasificacion Internacional.

Mediante Resolucion ? 11301-2018/DSD-INDECOPI, defecha 01 dejunio de 2018, la

Direccion de Signos Distintivos denego de oficio el registro del signo solicitado al
considerar que resulta confundible con la marca IPFE INSTITUTO PERUANO DE
FOMENTO EDUCATIVO y logotipo (certificado ? 90273), que distingue servicios de la
clase 41 de la Clasificacion Internacional, registrada a favor de INSTITUTO PERUANO
DE FOMENTO EDUCATIVO, de Peru. Al respecto, la Direccion considero lo siguiente:

(i) Los signos en Question se encuentran referidos a algunos de los mismos

servicios1.

La Direccion senalo que los servicios de "educacion y formacion en fotografia" que pretends distinguir
el signo solicitado se encuentran comprendidos en los servicios de "educacion; formacion" que
distingue la marca registrada.

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(ii) Realizado el examen comparativo entre los signos se determina que son
semejantes.
(iii) El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicion de registro establecida
en el articulo 136 inciso a) de la Decision 486, par lo que no corresponde acceder
a su registro.

Con fecha 03 de julio de 2018, SAMAME RUIZ DE SOMOCURCIO MARIA DEL

CARMEN LOURDES interpuso recurso de apelacion manifestando lo siguiente:

Los signos en cuestion son totalmente distintos.

Los rubros de las titulares de los signos en Question son distintos, pues su
empresa es un centre educativo y de formacion de estudios fotograficos, mientras
que el de la marca registrada es el otorgamiento de becas y creditos educativos
para estudios de pregrado y postgrado, ademas de promover y facilitar el acceso
a la educacion superior y tecnica de las personas, conforme se puede apreciar
en su pagina web. Adjunta captura de pantalla.
La empresa titular de la marca base de la denegaria no ha presentado oposicion
al registro de su signo.
Los signos en Question coexisten por mucho tiempo en el mercado peruano sin
haber originado ningun conflicto.
Citojurisprudencia que considera aplicable al presente caso.

Mediante proveido de fecha 09 de julio de 2018, la Direccion de Signos Distintivos

senalo que ha verificado que el plazo para presentar recurso impugnativo contra la
Resoluci6nN°11301-2018/DSD-INDECOPI,defecha01 dejuniode2018,havencido2,
par lo que tuvo par no presentado el recurso impugnativo interpuesto; y, habiendo
quedado consentida la referida resolucion, dispuso archivar el presente expediente.

Con fecha 26 de julio de 2018, SAMAME RUIZ DE SOMOCURCIO MARIA DEL

CARMEN LOURDES formula nulidad del proveido de fecha 09 de julio de 2018
manifestando lo siguiente:

La Resolucion ? 11301-2018/DSD-INDECOPI, defecha 01 dejunio de 2018, fue

notificada asu domicilio el 11 dejunio de 2018 a horas 03:47 p.m., y no el 08 de
junio de 2018 a horas 10:09 como indebidamente ha consignado el notificador
cuyo nombre no aparece en la cedula de notificacion.
Debe tenerse en cuenta que en la cedula de notificacion de la resolucion se
aprecia la palabra "regresar", debiendo entenderse que fue la primera visita del
notificador y que recien formalizo el acto de notificacion el 11 de junio de 2018.
De la lectura del expediente de vista ha podido verificar que la hora que aparece
en la cedula de notificacion de la resolucion no resulta ser de su puno y letra, y,
ademas, la anotacion y registro de la hora ha sido puesta par el notificador en la
parte final y al lado derecho de la misma, lo cual difiere del lugar donde debe
anotarse ello.
Resulta probable que en la referida cedula entregada al notificador no se haya
puesto el dia y la hora de la notificacion, lo cual si aparece en el original de la
cedula que obra en su poder, lo cual adjunta.

Senalo que el plazo para que interponga recurso impugnativo contra la Resolucion ? 11301-
2018/DSD-INDECOPI vencio el 02-07-2018.

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Resulta poco creible que se haya notificado el dia 08 de junio en horas de la

manana, ya que dicta cursos de fotografia, conforme se aprecia en la puerta de
ingreso de su instituto. Al respecto, adjunta declaracion jurada y rol de cursos
que dicta el institute.
Al haber sido notificada el dia 11 de junio de 2018, tuvo la oportunidad para apelar
la resolucion hasta el 03 dejulio de 2018.

Mediante proveido de fecha 30 de julio de 2018, la Direccion de Signos Distintivos

senalo que la recurrente solicito la nulidad del proveido de fecha 09 de julio de 2018,
toda vez que ha manifestado que la notificacion de la Resolucion ? 11301-2018/DSD-
INDECOPI, defechad dejunio de 2018 no ha sido notificada el 08 dejunio de 2018,
lo cual no Ie ha permitido ejercer oportunamente su derecho de defensa, por lo que, de
conformidad con la Directiva ? 002-2001/TRI-INDECOPI, el pedido de nulidad debe
ser solicitado como un recurso de apelacion. En consecuencia, califico el mismo como
un recurso de apelacion y lo tuvo par interpuesto, remitiendo el expediente de la
materia al Superior Jerarquico.

2. CUESTIONES EN DISCUSION

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar lo siguiente:

(i) Si la Primera Instancia incurrio en alguna causal de nulidad durante la tramitacion

del presente procedimiento.
(ii) De ser el caso, si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la marca
registrada IPFE INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO y logotipo
(certificado ? 90273).

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Nulidad del acto administrativo

Marco Legal

El articulo 10 del Texto Unico Ordenado de la Ley Del Procedimiento Administrativo

General, Ley 274443, establece que son vicios del acto administrative), que causan su
nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravencion a la Constitucion, a las leyes o a las normas

reglamentarias.
2. El defecto o la omision de alguno de sus requisitos de validez, salvo que
se presente alguno de los supuestos de conservacion del acto a que se
refiere el articulo 144.

3 Aprobado mediante el Decreto Supremo ? 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

4 Articulo 14.- Conservacion del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrative por el incumplimiento a sus elementos de validez, no
sea trascendente, prevalece la conservacion del acto, procediendose a su enmienda por la propia
autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados par vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la
motivacion.

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3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobacion

automatica o par silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento juridico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentacion o tramites
esenciales para su adquisicion.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccion penal, o que
se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el articulo 11, numeral 11.2, de la citada norma5 senala que la nulidad de
oficio sera conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto.
Asimismo, anade que, si se tratara de un acto dictado par una autoridad que no esta
sometida a subordinacion jerarquica, la nulidad se declarara por resolucion de la misma
autoridad. La nulidad planteada par media de un recurso de reconsideracion o de
apelacion sera conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo.

De otro lado, cabe precisar que el articulo 4 del Decreto Legislativo ? 10756 senala
que la Direccion de Signos Distintivos, a traves de su respectiva Comision, conoce en
segunda y ultima instancia los recursos de apelacion interpuestos contra las
resoluciones de primera instancia recaidas en procedimientos no contenciosos.

Requisjtos de yaNdez de los actos administrativos

De conformidad a lo senalado en el articulo 3 del Texto Unico Ordenado de la Ley Del

Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, son requisites de validez de los
actos administrativos, los siguientes:

1. Competencia: Ser emitido por el organo facultado en razon de la materia,

territorio, grado, tiempo o cuantia, a traves de la autoridad regularmente
nominada al momento del dictado y en caso de organos colegiados,
cumpliendo los requisitos de sesion, quorum y deliberacion indispensables
para su emislon.
2. Obieto o contenido: Los actos administrativos deben expresar su respectivo
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequivocamente sus efectos
juridicos. Su contenido se ajustara a lo dispuesto en el ordenamiento

14.2.2 El acto emitido con una motivacion insuficiente o parcial.

14.2.3 El acto emitido con infraccion a las formalidades no esenciales del procedimiento,
considerando como tales aquellas cuya realizacion correcta no hubiera impedido o cambiado
el sentido de la decision final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el
debido proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo
hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
14.2.5 Aquellos emitidos con omision de documentacion no esencial.
14.3 No obstante la conservacion del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien
emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su
ejecucion.
Modificado par el Decreto Legislative 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley 27444 y deroga
la Ley ? 29060.
Modificado par el Decreto Legislativo 1309, Decreto Legislativo de Simplificacion de los
Procedimientos Administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los organos
resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual - Indecopi.

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juridico, debiendo ser licito, preciso, posible ffsica y jundicamente, y

comprender las cuestiones surgidas de la motivacion.
3. Finalidad Publica: Adecuarse a las finalidades de interes publico asumidas
por las normas que otorgan las facultades al organo emisor, sin que pueda
habilitarsele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna
finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra
finalidad publica distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que
indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivacion: El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico.
5. Procedimiento regular: Antes de su emision, el acto debe ser confonnado
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su
generacion.

3.2. Recurso de apelacion

El articulo 132 del Decreto Legislativo 1075, modificado mediante Decreto Legislativo ?
1309, establece que precede interponer recurso de apelacion contra la resolucion que
ponga fin a la instancia expedida par los organos competentes, dentro de los quince (15)
dias siguientes a su notificacion. Asimismo, el articulo 134 de la misma norma establece
que los recursos de apelacion deben sustentarse ante la misma autoridad que expidio la
resolucion, con la presentacion de nuevos documentos, con diferente interpretacion de
las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, precisando ademas el agravio
producido.

De otro lado, el articulo 217 numeral 2 del T.U.O. de la Ley ? 27444 senala que "s6/o
son impugnables /os actos definitivos que ponen fin a la instancia y /os actos de tramite
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension.
La contradiccion a /os restantes actos de tramite debera alegarse por /os interesados
para su consideracion en el acto que ponga fin al procedimiento y podran impugnarse
con el recurso administrative que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo".

Por su parte, el articulo 2.2 de la Directiva ? 002-2001/TRI-INDECOPI, establece que

"S6/o precede el recurso de apelacion contra /os actos definitivos que ponen fin a la
instancia o que resuelven de forma definitive alguno o algunos de /os temas de fondo
que se estan discutiendo en el procedimiento y contra los actos de tramite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension. Sin
perjuicio de lo senalado precedentemente, tambien precede el recurso de apelacion
contra las resoluciones de las Comisiones y Oficinas que imponen medidas cautelares y
contra las que imponen sanciones".

3.3. Notificaciones de los actos administrativos

El articulo 16 numeral 1 del T.U.O. de la Ley ? 27444, dispone que el acto

administrativo es eficaz a partir de que la notificacion legalmente realizada produce sus
efectos.

El articulo 20 numeral 1 de la misma norma establece que las notificaciones seran

efectuadas a traves de las siguientes modalidades, segun este respectivo orden de
prelacion:

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20.1.1 Notificacion personal al administrativo interesado o afectado par el acto, en su

domicilio.
20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que
permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe,
siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado
expresamente por el administrado.
20.1.3 Por publicacion en el Diario Oficial, y en uno de los diarios de mayor circulacion
en el territorio nacional, salvo disposicion distinta de la ley.

Respecto a la notificacion personal, el articulo 21 numeral 1 del T.U.O. de la Ley ?

27444 dispone que "la notificacion personal se hara en el domicilio que conste en el
expediente o en el ultimo domicilio que la persona a quien debe notificar haya senalado
ante el organo administrativo en otro procedimiento analogo en la propia entidad dentro
del ultimo ano".

De acuerdo al marco legal antes expuesto, la notificacion debe efectuarse en el ultimo

domicilio senalado en autos.

Par su parte, el articulo 21 numeral 4 del T.U.O. de la Ley ? 27444 establece que "La
notificacion personal, se entendera con la persona que deba ser notificada o su
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momenta
de entregarla notificacion, podra entenderse con la persona que se encuentre en dicho
domicilio, dejandose constancia de su nombre, documento de identidad y de su
relacion con el administrado".

Las normas del T.U.O. de la Ley ? 27444 se encuentran recogidas en la Directiva ?

001-2013/TRI-INDECOPI "Procedimiento de Notificacion de Actos Administrativos",
publicada el 17 de agosto del 2013 que regula el procedimiento de notificacion de actos
administrativos expedidos en la tramitacion de procedimientos ante organos
funcionales del INDECOPI, tales como citatorios, emplazamientos, requerimientos de
informacion o documentacion u otros actos administrativos analogos.

El articulo 3.2 de dicha Directiva establece que la notificacion personal se entendera

con el propio administrado, con su representante legal o con la persona capaz que se
encuentre en dicho domicilio, identificandola y senalando su relacion con el
administrado.

Asimismo, el articulo 3.3 establece que en caso de que el destinatario de la notificacion

o la persona capaz que se encuentra en el domicilio se negara a recibir la misma o a
identificarse, se dejara bajo puerta un acta, conjuntamente con la notificacion. En dicha
acta debera consignarse lo siguiente: (i) el destinatario de la notificacion; (ii) la
identificacion del procedimiento respectivo numero de expediente; (iii) el acto materia
de notificacion - numero de resolucion; (iv) la indicacion relativa a la negativa de recibir
la notificacion o a identificarse, (v) la direccion domiciliaria a la que se apersono el
notificador; (vi) la hora y fecha en que se realize la diligencia, (vii) nombre, firma y DNI
del notificador; y, (viii) la indicacion de que se dejo la notificacion bajo puerta.

Adicionalmente, en el acta se debera indicar las caracteristicas del lugar en donde se

efectuo la diligencia; y, de ser posible, adjuntar una foto del domicilio al cual se acudio.
Las caracteristicas a indicarse podran ser, entre otras, las siguientes:

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a) Numero de suministro eiectrico cuando este se encuentre a la vista.

b) Descripcion de la fachada del domicilio del administrado. La descripcion de la
fachada podra consistir en indicar lo siguiente: (i) tipo de puerta del domicilio
(puerta de madera, de metal o con reja, porton levadizo, entre otros); (ii) numero
de pisos del domicilio, de ser el caso.
c) Numeracion de los domicilios contiguos, de ser el caso, asi como la descripcion
de la fachada segun lo indicado en el literal anterior.

3.4. Aplicacion al presente caso

Con fecha 26 de julio de 2018, SAMAME RUIZ DE SOMOCURCIO MARIA DEL

CARMEN LOURDES manifesto que la Resolucion ? 11301-2018/DSD-INDECOPI, de
fecha 01 de junio de 2018, fue notificada a su domicilio el 11 de junio de 2018 a horas
03:47 p.m., y no el 08 de junio de 2018 a horas 10:09 como indebidamente ha
consignado el notificador.

De la revision de lo actuado en el presents procedimiento se advierte que la cedula de

notificacion de la Resolucion ? 11301-2018/DSD-INDECOPI, defecha 01 dejunio de
2018 (obrante a fojas 11) ha sido recepcionada par la propia solicitante en el presente
procedimiento, conforme se aprecia a continuacion:

I -•nce.

CtoULA OE NgTIPICACIttN

^iwif-s.): SAUWiVe W12 0^ SC-MOCURCIO t^A.W 2£t, C/^MEN LCUK^l£K

Oorwlte; AV. ;8.3E .1UU3 '.63 OF ;CS.' CRUCE tMW WM V OS JUI.IO .

Mi'WLORES

;:n«; wcp<Kl«OTto Nc •^4£15-2D13

P:<.,jp'EE<?r*C!,-wr'c't*.C3lARfeso)uCiwiN< 1T301.70l^'DSO-)N.DEC^Pi / •

^tj'-.s^at.-ficc AUd , wnfunn&a Lny"

,' .

Cons^o&fa <ie r&CBOci&n

i?\^^^-.-3^WS
,.')

I/ Apellldo.t y Nomhni; . ..\!::^'.!?..:^'.....^'\i::'::^ ^"[ '• ;'^;.'1'^ •-

/
Ftcta:,.. ............. .Hora do r»c«pcl6n:.
.Aiun CAnLasi/<t.iJArf;tKic ftouyi.f

fraKiium) tin Sui»tiw ONIoC.6ilU,N-:....C'l-l/d.;\::'J^~':^ .................,..,..._...........:.. ....^.

Arta iKi Wicwt to Cantca;h:.l.n
Wt*.'^.,,)., i.'^itm U*«nl<Y<» Flrmay'osello:...........'.'t;.L!;.A.^!£ _^.. it- rs: jiK;;.;
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ill nln 1 i u ill l|l»llii il illii .... ......._ ... ^^!r\f':h.\\

QS3^i?Ci*<6»^EOWi61»

AiMllktwtySwnbr(w . ,<-il,^"/;. "..-;'^,

i.,-^/,- ;y i ^.--,'

fv-'^'-. •• . ..... ..... ..... . ...... , Hw;

•a. (iTacapci^n;.. „„„,.,..., . .... ,„...

ONIOC.ECT.N- 1^1..C'^.^^'.
Bi-iuyteulto;....... .;^.^;-Jff .. ?s^,.
ywuloconci tfcstinatarfo:. . .^;-/;'.... . „, ... ....S^/ili.jl.'y .. .

'"•; tft -^.W A ^JIKl. r";-Jua ti_(^, ci'^w a Mrtli ^s,

Al respecto, de la revision de dicha cedula de notificacion se verifica los datos referidos

a nombres y apellidos, DNI y firma de la solicitante, y por otro lado, se aprecia la
indicacion "10:09, 08/09/18". No obstante ello, se aprecia que dicha indicacion se

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encuentra escrita en otro tipo de grafia y en diferente tinta de lapicero, conforme se

aprecia a continuacion:

Constancia de receRcJdn

/ :!J. ' .: h /^ 1
ApellidosyNombres:.,,...^^^;^.....^^<l.^^.(;^^^^
F&cha:....................................___^nora de recepcion:...........

DNIoC.Extr.N°:....Q-t^-:^^/-L., .......^<-r^'^......Z-~^
Firma y/o seHo:........,.3^A^L...../^........./p/o^'''-'''''''''''''i^

Vinculo con el destinatario:

•i°:.-...^-.......\^.-..-e^o.^...................^

Por lo que existe indicios que la cedula de notificacion de la Resolucion ? 11301-

2018/DSD-INDECOPI, de fecha 01 de junio de 2018, no fue recepcionada con fecha
08 de junio de 2018, impidiendose de esta forma que la solicitante pueda impugnar la
misma dentro del plazo legal establecido.

Par las consideraciones expuestas, la Comision determina que es nula la notificacion de

la Resolucion ? 11301-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 01 dejunio de 2018.

Ahora bien, el articulo 227.2 del T.U.O. de la Ley ? 274447 establece que, constatada
la existencia de una causal de nulidad, la Autoridad, ademas de la declaracion de
nulidad, resolvera sobre el fondo del asunto si cuenta con los elementos suficientes para
ello.

En el caso concreto, teniendo en cuenta los argumentos expuestos y al contar con los
elementos suficientes que permiten un pronunciamiento sobre el fondo, la Comision
procedera a resolver el presente caso, teniendo en cuenta los argumentos senalados en
el escrito de apelacion de fecha 03 de julio de 2018.

3.5. Cuestiones previas

Respecto a lo alegado por la recurrente

La solicitante senalo que los rubros de las titulares de los signos en cuestion son
distintos, pues su empresa es un centro educativo y de formacion de estudios
fotograficos, mientras que el de la marca registrada es el otorgamiento de becas y
creditos educativos para estudios de pregrado y postgrado, ademas de promover y
facilitar el acceso a la educacion superior y tecnica de las personas, conforme se puede
apreciar en su pagina web. Adjunta captura de pantalla.

"Articulo 227.- Resolucion

(...)
227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, ademas de la declaracion de
nulidad, resolvera sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello.
Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondra la reposicion del
procedimiento al momento en que el vicio se produjo." (Subrayado agregado)

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Asimismo, senalo que los signos en cuestion coexisten por mucho tiempo en el
mercado peruano sin haber originado ningun conflicto.

Al respecto, debemos precisar que existe diferencia entre el registro y el uso de un

signo en el mercado. Asi, en el examen del riesgo de confusion en derecho de marcas
no se plantea una cuestion de hecho sino de derecho y se establece en base a la
similitud entre los productos y/o servicios que distinguen cada uno de los signos y la
semejanza entre los signos -en ambos casos de acuerdo a como se encuentran
registrados o solicitados-. Siendo asi, resulta irrelevante para el presents caso, lo
alegado por los solicitantes. Asimismo, carece de objeto emitir pronunciamiento
respecto del media probatorio presentado por la solicitante a efectos de acreditar lo
antes senalado.

Respecto a la falta de oposicion

En su recurso de apelacion, SAMAME RUIZ DE SOMOCURCIO MARIA DEL

CARMEN LOURDES manifesto que la empresa titular de la marca base de la
denegana no ha presentado oposicion al registro de su signo.

Al respecto, cabe precisar que, el hecho que no se hayan fonnulado oposiciones a la

presente solicitud de registro no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que
la Autoridad Administrativa, en defensa de interes publico, puede denegar de oficio una
solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada o un
signo solicitado con anterioridad.

En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en

el Proceso ? 2-IP-99, en el cual se establecio que la funcion conferida a la oficina
nacional competente, de realizar el examen comparativo de fondo sobre la
registrabilidad del signo, es una obligacion que precede al otorgamiento del registro
marcario. La existencia de observaciones compromete al funcionario en la realizacion
del examen de fondo, pero la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligacion
legal de practicarlo. Esto porque el objetivo de la nonna es que el examen de fondo
sea una etapa obligatoria en el proceso de concesion o denegacion de las marcas.

3.6. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado que

INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO, de Peru, es titular de la marca
de servicio constituida por la denominacion IPFE INSTITUTO PERUANO DE
FOMENTO EDUCATIVO y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo
adjunto:

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Para distinguir educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades

deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional, inscrita el 03 de

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septiembre de 2015, con certificado ? 90273, vigente hasta el 03 de septiembre de

2025.

3.7. Evaluacion del riesgo de confusion

Al respecto, es pertinente citar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la

Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal
a), cuyo tenor es el siguiente:

"Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,
o para productos o sen/icios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causarun riesgo de confusion o de asociacion;"

La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede

darse de dos formas. Asi, la confusion directa se presents cuando dos productos o
sept/icios, identicos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erronea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta,
no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusion se debera tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiendose tener presente que, por lo general, el
riesgo de confusion entre dos signos sera mayor cuanto mas sea la similitud o conexion
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.7.1. Sep/icios ajos que se refieren los signos en cuestion

En cuanto a los productos o servicios, cabe senalar que uno de los principios en los
que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtue) del cual se limita
con caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o
uso de un signo identico o similar respecto a productos o servicios identicos o
semejantes.

As?, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no solo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que tambien opera
en relacion a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusion al
publico consumidor, con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificacion Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios

de Niza es irrelevante para efectos de determinarsi existe similitud entre los productos
o servicios en cuestion. Asi lo entiende el Articulo 151 de la Decision 486 en su
segundo parrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificacion

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Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud

de los productos o sen/icios indicados expresamente", por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacion
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera

analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utilizacion conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.

En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir educacion y formacion en

fotografia; servicios fotograficos, de la clase 41 de la Clasificacion Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue educacion; formacion; servicios de

entretenimiento; actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Clasificacion
Internacional.

Al respecto, se advierte que los servicios de educacion y formacion en fotografia, que

pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran comprendidos en los servicios de
educacion; formacion, que distingue la marca registrada.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son,
o no, semejantes al grado de inducir a confusion al publico usuario. Ademas, dada la
identidad de algunos de los servicios a que se refieren los signos en cuestion, esta
Comision considera que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser
mas riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.7.2. Examen comparativo

El articulo 45 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccion competente tendra en cuenta principalmente /os siguientes chterios:

a) La apreciacion sucesiva de /os signos considerando su aspecto de conjunto y con

mayor enfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepcion del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;
d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas".

El articulo 46 del Decreto Legislativo ? 1075 establece que "tratandose de signos

denominativos, en adicion a /os criterios senalados en el artlculo 45 de este Decreto
Legislative, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza grafico-fonetica;
b) La semejanza conceptual; y,

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c) Si el signo incluye palabras genericas y/o descriptivas, se realizara el an^lisis sobre

la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".

El articulo 47 del Decreto Legislative ? 1075 dispone que "tratandose de signos

figurativos, en adicion a /os criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislative, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual identica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto".

El articulo 48 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "tratandose de signos mixtos,
formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a los criterios
senalados en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendra en
cuenta lo siguiente:

a) La denominacion que acompana al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico,
con el objeto de identificar la dimension caracteristica del signo".

Par su parte, el articulo 49 del Decreto Legistativo ? 1075 senala que "tratandose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza
conceptual. Tratandose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta
/os criterios senalados en los articulos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratandose
de un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los criterios senalados en los
artfculos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion /os criterios senalados en el

artfculo 45 del presente Decreto Legislativo".

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la

impresion de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publico consumidor,
ya que por lo general, este no podra comparar ambos signos a la vez, sino mas bien
el signo que tenga al frente en un momenta determinado va a ser confrontado con el
recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.

Es par ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas por el publico consumidor, debiendo tener
presents ademas, que par lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependeran de los productos o sen/icios a distinguiry de la atencion que
usualmente presten para su adquisicion o contratacion.

Previamente a realizar el examen comparativo de los signos, cabe precisar que la

denominacion INSTITUTO PERUANO DE FOTOGRAFIA, presente en el signo
solicitado, respecto de los servicios a distinguir, carece de distintividad, dado que hace
referenda a una institucion publica o privada destinada a la ensenanza o la
investigacion especializada en fotografia en el Peru. En tal sentido, la denominacion
antes descrita no sera tomada en cuenta al momenta de realizar el examen
comparativo de los signos en cuestion.

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Asimismo, cabe precisarque la denominacion INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO

EDUCATIVO, presents en la marca registrada, respecto de los servicios a distinguir,
carece de distintividad, dado que hace referencia a una institucion publica o privada
destinada a la promocion de diversas oportunidades de educacion en el Peru. En tal
sentido, la denominacion antes descrita no sera tomada en cuenta al momento de
realizar el examen comparativo de los signos en cuestion.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado IPF INSTITUTO PERUANO

DE FOTOGRAFJA y logotipo y la marca registrada IPFE INSTITUTO PERUANO DE
FOMENTO EDUCATIVO y logotipo (certificado ? 90273), se advierte que dichos
signos resultan semejantes.

Signo solicitado Marca registrada

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En efecto, las denominaciones mas relevantes que conforman a los signos en cuestion
(IPF e IPFE) presentan casi la totalidad de sus letras en el mismo orden (1-P-F // 1-P-F-
E), con excepcion de la vocal E al final de la marca registrada, lo cual no impide que
tales denominaciones susciten una impresion fonetica de conjunto semejante.

Cabe precisar que si bien los signos en cuestion presentan elementos figurativos y
cromaticos adicionales, de ser el caso, estos no resultan suficientes para desvirtuar la
semejanza antes senalada, debido a que los signos podnan ser considerados como
provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado
del otro.

3.7.3. Conclusion

Por lo anterior, dado que los signos en cuestion son semejantes y distinguen algunos
de los mismos servicios, esta Comision determina que el otorgamiento del registro
solicitado es susceptible de producir riesgo de confusion en el publico usuario.

3.8. Aplicacion de la iurisprudencia invocada

De la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (ahora Sala

Especializada en Propiedad Intelectual)

En el presents caso, el recurrente invoco la aplicacion de criterios contenidos en

resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de
INDECOPI.

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Al respecto, cabe senalar que, de conformidad con el articulo 43 del Decreto Legislative
? 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del INDECOPI: "Las
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defense de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual que at resolver casos particulares
interpreten de modo expreso y con caracter general el sentido de la legislacion
constituiran precedente de obsen/ancia obligatoria, mientras dicha interpretacion no
sea modificada por resolucion debidamente motivada de la propia Comision u Oficina,
segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presents caso, se concluye que si bien la jurisprudencia

invocada, representa una linea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideracion
que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependeran del examen del
correspondiente expediente.

Adicionalmente, se debe senalar que la autoridad administrativa tiene la obligacion de

evaluar integramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con
los requisites para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna
prohibicion de registro, dependiendo dicha determinacion de cada caso concreto. Por
tal razon, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependeran del
examen del correspondiente expediente.

Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La recurrente invoco la aplicacion de los criterios contenidos en algunas sentencias del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolucion no contradice los criterios
adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido
observados en el analisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal, solo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de
resolver el caso respecto del cual se formula la solicitud de interpretacion prejudicial,
mas no en todos los casos sometidos a su competencia.

3.9. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que, si

bien es distintivo y susceptible de representacion grafica, conforme lo establece el
articulo 134 de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial, y se halla
fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de dicha
normativa, el mismo se encuentra incurso en la prohibicion contemplada en el articulo
136 inciso a) de la referida Decision, par lo que con-esponde denegar su registro.

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes

mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas par el Articulo 4 del Decreto
Legislative ? 1075; asi como par los Articulos 34, 37, 50, 51 y 55 del Reglamento de
Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

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4. DECISION DE LA COMISION

Primero. - Declarar NULA la notificacion de la Resolucion ? 11301-2018/DSD-

INDECOPI, de fecha 01 de junio de 2018.

Seaundo. - CONFIRMAR la Resolucion N0 11301-2018/DSD-INDECOPI, de fecha 01

de junio de 2018, que denego el registro de la marca de servicio solicitado por
SAMAME RUIZ DE SOMOCURCIO MARIA DEL CARMEN LOURDES, de Peru.

Con la intervencion de los miembros de Comision: Sandra Patricia Li Carmelino,

Gisella Carla Ojeda Brignole y Efrain Samuel Pacheco Guillen.

Registrese y Comuniquese

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SANDRA PAfBljGOTl CARMELINO

Vicepresidenta de la Comision de Signos Distintivos

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