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Directrices de Marcas 2018 - InAPI - Completo
Directrices de Marcas 2018 - InAPI - Completo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
PRESENTACIÓN
Introducción
Exención de Responsabilidad
Las presentes directrices son una guía para el usuario, pero no constituyen, ni
constituirán, una fuente de derecho y no modifican de modo alguno las disposiciones
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Presentación
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
normativas que regulan este derecho de propiedad industrial. De esta forma, buscan
proporcionar lineamientos generales, no vinculantes, para ser tenidos en cuenta al
momento de presentar una solicitud para el registro de una marca comercial, o actos
relacionados con el registro, como presentación de demandas de oposición,
anotaciones al margen de un registro concedido, la renovación de una marca
comercial y eventuales demandas de nulidad a registros vigentes.
INAPI se declara exento de responsabilidad por los eventuales errores u omisiones que
puedan contener estas directrices y los perjuicios que pudieren ser alegados en base al
uso de la información aquí contenida. En consecuencia, el uso de estas directrices por
parte de los usuarios deberá supeditarse a lo expuesto precedentemente y su
utilización es de exclusiva responsabilidad de quien las utilice.
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Índice de abreviaciones
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
ÍNDICE DE ABREVIACIONES
Para facilitar su lectura, se han utilizado las siguientes abreviaciones en las secciones
que componen estas directrices.
CC Código Civil
NORMATIVA GENERAL
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Sección: Normativa general | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta
especie de propiedad se regirá por leyes especiales”.
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Sección: Normativa general | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Normativa especial | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
NORMATIVA ESPECIAL
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Sección: Normativa especial | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 7. El Decreto N.º 897 sólo adopta la Clasificación del Arreglo de Niza, por lo cual
Chile no es parte del referido tratado. Posteriormente la propia LPI (art. 23)
explicita que en Chile se utilizará el Clasificador Internacional de Productos y
Servicios.
§ 8. Desde el 4 de enero de 2017, INAPI está aplicando la 11° Edición del Clasificador
Internacional de Niza.
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Sección: Normativa especial | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 9. Existen otros cuerpos legales que regulan materias especiales, pero que
contienen disposiciones de aplicación directa en materia de derecho marcario.
§ 10. La Ley Nº 19.342, que regula los derechos de obtentores de variedades vegetales
(publicada en el Diario Oficial el 3 de noviembre de 1994), establece una causal
expresa de irregistrabilidad de marcas contenida fuera de la LPI. En efecto, el art.
21 de dicha ley dispone que “El nombre de una variedad no podrá registrarse
como marca comercial”.
§ 11. Con fecha 4 de noviembre de 2003, fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº
19.912, que adecua diversos cuerpos legales chilenos a los acuerdos de la OMC
suscritos por Chile. Dicha ley contempla un título completo para regular las
medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual.
§ 12. Entre otras regulaciones, la citada ley dispone que los titulares de derechos
industriales registrados en Chile, así como los titulares de los derechos de autor y
conexos, podrán solicitar ante los tribunales civiles chilenos la suspensión del
despacho de mercancía en aduanas, cuando exista una infracción o bien motivos
fundados para creerlo así, de derechos adquiridos en virtud de las leyes de
propiedad industrial (Ley Nº 19.039). Dichas medidas pueden solicitarse de
manera autónoma, o bien dentro de un proceso ya iniciado por infracción a las
citadas leyes sobre propiedad industrial o derecho de autor.
§ 13. Para mantener la medida, el titular del derecho afectado debe presentar una
demanda o querella dentro del plazo de 10 días desde la notificación de la
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Sección: Normativa especial | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 15. En este caso, la suspensión del despacho que disponga la aduana tiene un plazo
máximo de 5 días, transcurrido el cual, si no se recibe notificación ordenando la
mantención de la suspensión, se puede proceder al despacho de la mercancía.
§ 16. La Ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de marzo de marz0 de
1997, contiene una norma específica sobre protección a los consumidores, que
dice relación con los derechos de marcas. Así, dispone en su art. 28 A que
“Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo
de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la
identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos
distintivos de los competidores”.
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Sección: Normativa especial | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 20. Junto calificar como acto de competencia desleal a toda conducta contraria a la
buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar
clientela de un agente del mercado (art. 3°), establece una enumeración no
taxativa de actos que considera expresamente como competencia desleal. Para
los efectos de nuestra disciplina, pueden citarse los siguientes supuestos,
expresamente calificados como actos de competencia desleal por la normativa
en análisis (art. 4°):
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Sección: Normativa especial | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 21. Contenida en el D.L. Nº 211 del año 1973, el texto refundido, coordinado y
sistematizado de dicha normativa fue establecido mediante D.F.L. Nº 1,
publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de marzo de 2005.
§ 22. Dispone dicho cuerpo legal que “Se considerarán, entre otros, como hechos,
actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia,
los siguientes: […] c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal,
realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición
dominante”.
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Sección: Tratados internacionales | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
TRATADOS INTERNACIONALES
§ 3. En Chile fue promulgado como ley de la República en virtud del DS Nº 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 8 de abril de 1991. El CUP entró en
vigencia con fecha 30 de septiembre de 1991, fecha en la cual fue publicado en
el Diario Oficial, pero su existencia data del 20 de marzo de 1883, aunque.
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Sección: Tratados internacionales | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 10. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y los EEUU, firmado el 6 de junio
de 2003 y publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2003, contiene un
capítulo completo (Capítulo 17) destinado a la regulación de los derechos de
propiedad intelectual. Las obligaciones contenidas en dicho TLC fueron
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Sección: Tratados internacionales | Capítulo: Marco normativo
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Introducción | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
INTRODUCCIÓN
Presentaciones (comunicaciones)
- Formularios
- Escritos
- Formas de presentación
Poderes
Resoluciones
- Formalidades
- Competencia y delegación
Notificaciones
Plazos
§ 3. Todas estas disposiciones forman parte del sistema marcario regulado por la
LPI, de manera que se vinculan tanto con la competencia del Conservador de
Marcas como con la del Director Nacional de INAPI.
PRESENTACIONES
(SOLICITUDES/FORMULARIOS Y ESCRITOS)
Si bien las pruebas se presentan mediante escritos, éstas tienen una regulación
específica que conviene tratar por separado
Sumario
I. Fuentes normativas
II. Solicitudes/Formularios
A. Tipos de formularios
B. Efectos de la presentación de solicitudes de marcas ante INAPI
C. Pasos para registrar una marca en línea
III. Escritos
D. Asuntos administrativos (no contenciosos)
E. Litigios seguidos ante INAPI
F. Presentación de escritos
IV. Pruebas
G. Documentos que se acompañen como prueba en presentaciones vía Internet
H. Forma de acompañar y singularizar las pruebas
V. Buzón de INAPI
I. Tipos de documentos que pueden presentarse por buzón
J. Efectos de la presentación buzón
K. Forma de acompañar pruebas o documentos a través de buzón
L. Uso de buzón para casos especiales
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
II. Solicitudes/Formularios
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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A. Tipos de formularios
Formularios electrónicos
§ 3. El método más simple y expedito para presentar una solicitud es a través de la
plataforma en línea de INAPI, disponible en la página web de INAPI
www.inapi.cl. En ella, formularios electrónicos despliegan los campos que
deben ser llenados y los archivos a adjuntar, según el tipo de marca de que se
trate, tipo de solicitante y según si invoca o no la denominada prioridad de
París. Estos formularios dinámicos están disponibles en:
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Desde el 31 de mayo de 2017 INAPI adhirió al sistema de “Clave Única” del Gobierno de Chile
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Formularios en papel
§ 6.Si se desea presentar mediante formularios impresos en las oficinas de INAPI,
entonces el solicitante debe descargar, completar e imprimir el formulario que
corresponda al tipo de marca que desee registrar. Existen formularios físicos de
diverso tipo, según cuál sea el tipo de solicitud a presentar ante INAPI:
deshabilitándose la opción de crear nuevas cuentas a través de INAPI. En todo caso, las cuentas de INAPI
vigentes a esa fecha se mantienen activas.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Folio del
Formulario
N°10 de TGR
§ 12. Todos los documentos que se acompañen en una solicitud deben ser
presentados en idioma español.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 13. Cualquier persona puede solicitar una marca comercial. Las personas que
residen en el exterior, en todo caso deben siempre designar un representante
en Chile.
§ 15. De esta forma, la primera decisión es indicar si es una marca nueva o si se trata
de una frase de propaganda pues en este último caso, debido a las restricciones
que la LPI y el RLPI establece para este tipo de marcas de forma inmediata los
datos referidos a la marca base, titular de la solicitud y clases se despliegan
automáticamente. Los campos que aparecen en fondo blanco son de aquéllos
que el solicitante puede modificar. Por el contrario, lo que aparecen en fondo
gris no son editables y si desea cambiarlos o actualizarlos deberá previamente
presentar un escrito en el registro base, para que de ese modo en dicho
expediente se actualicen esos datos mediante resolución del Conservador de
Marcas.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 16. Este formulario detecta los campos que obligatoriamente deberá completar y
no permite avanzar si no han sido completados, marcando en rojo y con
asteriscos los campos pendientes. No permite avanzar si no se responden.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 21. Dicha descripción es muy relevante no sólo porque permite a INAPI clasificar
los elementos figurativos de las marcas, cuando tiene dudas sobre
representaciones abstractas sino porque además sirve como antecedente pa
dilucidar en caso de inconsistencia entre la denominación y el ejemplar de la
marca acompañado, cuál es el signo efectivamente pedido. En el Capítulo III
sobre Examen de forma se desarrolla este último aspecto en extenso.
§ 22. En el caso de las marcas sonoras se debe subir su audio, en formato mp3 y una
imagen con el pentagrama o esquema que permita representarla gráficamente,
en formato jpg.
§ 23. Para el caso de las marcas que contienen imágenes, diseños, colores; es decir,
las marcas figurativas y mixtas debe subirse un ejemplar de la marca tal y como
se utiliza o utilizará, en formato jpg.
§ 24. La sección clases solicitadas debe informar si la marca que desea registrar lo es
para productos, servicios, productos y servicios, establecimiento comercial o
establecimiento industrial.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 27. Existen dos formas de buscar las redacciones sugeridas por INAPI. La primera
opción es escribiendo en el campo “Buscar coberturas” la palabra clave. Por
ejemplo, “repostería”. Con la opción buscar se muestran todas las redacciones
admitidas por INAPI que contienen dicho término de forma que el solicitante
puede ir seleccionando la/las redacciones que mejor reflejen el producto y/o
servicio a los que desea asociar su marca. En este caso, la/s clase/s serán
marcadas automáticamente según se vaya seleccionando.
§ 28. La segunda opción es buscar todas las redacciones admitidas por INAPI por
clase. Esta alternativa requiere que el solicitante tenga algún conocimiento del
nomenclátor internacional de productos y servicios, conocido como Clasificador
de Niza.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 29. Finalmente, si revisando las redacciones admitidas por INAPI observa que
ninguna de ella refleja las características y especificaciones de los productos
y/o servicios para los cuales desea registrar su marca, entonces puede optar
por la opción “Personalizar cobertura”, previo a indicar la clase en la que
considera debe ubicarse. Si tiene dudas sobre nuevos productos o servicios
puede efectuar sus consultas a través del correo institucional inapi@inapi.cl.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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III. Escritos
§ 33. Hay ciertas menciones mínimas que por certeza y lógica deben
cumplirse, tales como:
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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Los escritos presentados en línea utilizan firma digital simple; que no es otra cosa que
subir escritos desde una cuenta de usuario, que ha acreditado ante INAPI su identidad.
Por lo tanto al subir el escrito debe verificarse que la persona que en el documento
comparece, sea la misma desde la cual se envía el documento. No es necesario, en
consecuencia, escanear el documento, para que cuente con una firma manuscrita, pues
ello no es una firma con validez legal.
Expresiones como “solicita lo que indica”, “pide lo que indica”; “como se pide”, “otras
peticiones”, son expresiones poco claras, que no cumplen con la finalidad de la suma.
Debe indicarse de forma clara el asunto principal de que se trata. Por ejemplo, contesta
observación, solicita suspensión u objeta documentos
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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F. Presentación de escritos
§ 38. Existen dos maneras de presentar escritos ante INAPI: vía Internet y de
manera presencial.
Lugar de presentación
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 45. Una vez subido el archivo, el solicitante puede revisar lo que está
subiendo antes de presionar el botón de envío. Sólo cuando presiona el botón
de envío, el escrito es transmitido a INAPI.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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§ 47. Con la “Clave Única” del Registro Civil disponible en INAPI desde el 26 de
abril de 2017 todo usuario cuenta ya con una firma electrónica, que le permite
efectuar presentaciones ante INAPI. Para los usuarios que de forma previa a
dicha fecha habían concurrido a INAPI realizar el trámite denominado
“enrolamiento”, que consistía en crear una cuenta de usuario (correo
electrónico), asociado a una clave secreta y verificada la identidad de la persona,
a través de una copia de su cédula de identidad, la persona quedaba habilitada
para efectuar presentaciones en línea desde su cuenta de INAPI, sus cuentas
siguen totalmente activas.
Copias
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Lugar de presentación
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Copias
§ 50. Los escritos y documentos deben presentarse con tantas copias como
partes intervengan en el juicio. (art. 31 CPC). Éstas se dejan a disposición de las
partes en el mesón de Archivo de INAPI, por el plazo de un mes. Pasado ese
plazo se procederá a destruir las referidas copias.
IV. Pruebas
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
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Regla general
Acompañamiento de especies
§ 58. INAPI conservará e integrará dentro del expediente las fotografías de los
productos y si lo estima necesario podrá acceder a ordenar la exhibición de la
prueba original -especie(s)- en caso que algunas de las partes así lo solicite, por
motivos fundados
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Singularización y orden
§ 59. Toda persona que acompañe documentos o pruebas ante INAPI debe
individualizarlas en forma correcta, completa y además adjuntarlas
materialmente, según el orden de prelación consignado en el escrito en que se
individualizan. La documentación que conste de más de una página debe
acompañarse de tal manera que no quede duda de dónde comienza y dónde
termina cada documento.
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
V. Buzón de INAPI
§ 63. Esta materia está regulada mediante Resolución N° 307 exenta, de 2014,
de INAPI, que regula el uso de buzón horofechador para la recepción de
documentos (publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de agosto de 2014).
§ 64. Para facilitar a los interesados y partes que tramitan ante INAPI, se ha
dispuesto un buzón en la entrada de las dependencias de INAPI destinado a la
recepción de documentos que se deseen presentar en papel, pero fuera del
horario de atención de público de INAPI.
§ 67. Los escritos y documentos que pueden presentarse en dicho buzón son
los escritos y documentos relacionados con actuaciones sujetas a plazo,
jurisdiccionales y administrativas que se presenten el último día del vencimiento
de éste, entre las 14:00 y las 23:59 horas. Tales documentos son:
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
c. Escritos y/o documentos que acrediten el pago de las tasas de los derechos de
propiedad industrial, sólo el último día hábil de cada mes calendario, en
atención al cambio en el valor que experimenta la UTM cada mes
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Sección: Presentaciones (Solicitudes/Formularios y escritos ) | Capítulo: Aspectos Generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 75. INAPI podrá disponer el uso del buzón y reloj horofechador fuera de los
casos detallados en el párrafo §46 de esta sección, en situaciones de fuerza
mayor o en circunstancias especiales que así lo ameriten, cuando sea necesario
mantener la continuidad del servicio que presta INAPI, debiéndose dictar el acto
administrativo que corresponda.
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
PODERES
Sumario
I. Fuentes normativas
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
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K. El mandato judicial
Características
Formalidades de constitución
Acreditación del mandato judicial
Consecuencias del poder no debidamente constituido
Duración del mandato judicial
Agencia oficiosa
I. Fuentes normativas
Art. 4, inc. 3 RLPI. Dispone que las solicitudes pueden ser presentadas
directamente por los interesados, dejando como una opción la designación de
representantes para comparecer ante INAPI.
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
A. Regla general
B. Excepciones
Representación voluntaria
Representación obligatoria
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
C. Formalidades
§ 10. No obstante ello, los solicitantes pueden suscribir los poderes por escritura
pública o por instrumento privado firmado ante notario (o ante un oficial del
Registro Civil competente en aquellas comunas que no sean asiento de notario)
[art. 15, inc. 1° LPI].
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 11. En el caso de los poderes provenientes del extranjero, se sigue la misma regla
enunciada, siendo por tanto suficiente que el poder sea otorgado por
instrumento privado. Sin perjuicio de ello, los poderes pueden también otorgarse
ante el cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior, en la
forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y
mediante la Apostilla.
§ 12. Por un lado, existen menciones expresas que deben conferirse en el mandato o
poder —sea judicial o no— para que el representante pueda hacer uso de ellas,
de lo contrario “se entenderá que se excluye dentro de las facultades del
representante” (art. 15 inc. 2 LPI). Tales facultades expresas son:
Presentar solicitudes.
Realizar aclaraciones y/o limitaciones de productos o servicios.
Percibir devoluciones de tasas.
Presentar recursos procesales.
§ 14. Otra mención necesaria, en el caso de las personas jurídicas, es indicar que el
signatario comparece “en representación de” la persona jurídica. Es
recomendable además indicar el cargo o calidad de la persona natural que firma
como representante de la persona jurídica.
§ 15. El poder debe ser extendido en idioma español. En caso contrario se debe
acompañar una traducción simple (Circular 03/2012).
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 16. Para efectos expositivos conviene abordar esta materia en tres apartados:
Registro de poderes, acreditación en procedimientos administrativos y
acreditación en procedimientos contenciosos.
Acreditación tradicional
§ 17. Existen dos formas de acreditación de un poder en una solicitud presentada ante
INAPI:
a. Tratándose de solicitudes de registro de marca, el poder puede
acompañarse al momento de presentar al correspondiente formulario,
mediante dos formulas posible:
i. Original.
ii. Copia autorizada ante notario público.
Si el titular de la solicitud es una persona jurídica, se deben acompañar
además los documentos en que conste la personería de su
representante o en la copia autorizada debe atestarse que actúa en
representación de dicha persona jurídica, si éste fuere distinto del
apoderado o mandatario indicado en el poder.
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
“El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es armonizar y agilizar
los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra
mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos
procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de
marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas
menos complicadas y más previsibles.”
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 22. En efecto, el artículo 15 de la ley 19.039 contiene una norma especial en lo que
respecta a los poderes para comparecer ante INAPI, estableciendo que basta con
que sean otorgados mediante un instrumento privado:
§ 24. Como puede observarse, esta regla general en materia de propiedad industrial
(que los poderes pueden ser otorgados mediante instrumentos privados) aplica
con independencia del lugar o país donde se otorgue el mandato.
§ 25. Por lo demás, para el caso de los poderes otorgados en el extranjero la norma es
muy clara en cuanto a que su otorgamiento ante un cónsul chileno o siguiendo
las normas del artículo 345 del Código de Procedimiento son meramente
facultativas para quien actúa ante INAPI, sea como solicitante o como oponente
o demandante, lo que significa que este Instituto no puede exigirlas como un
estándar obligatorio.
§ 26. Dicho artículo 15 fue modificado mediante una reforma introducida a la LPI por
la ley 20.569, que adecuó la ley 19.039 a las normas del TLT. El decreto supremo
que dio vigencia interna a este tratado fue promulgado el 6 de junio del año
2011 y publicado en el Diario Oficial de Chile el 16 de febrero de 2012.
§ 27. El TLT contempla requisitos máximos que los países (en este caso las oficinas
nacionales de registro) pueden exigir a quienes tramitan ante ellos y, por
consiguiente, queda expresamente prohibida la exigencia de requisitos que no
figuren en el propio tratado. En efecto, el párrafo 6 del artículo 4 del TLT, que se
refiere a poderes, señala expresamente que “Ninguna Parte Contratante podrá
exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los párrafos 3) a 5)
respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos”. En la misma línea el
párrafo 4 del artículo 8 del mencionado tratado prohíbe expresamente a las
Partes Contratantes exigir dichas formalidades respecto de las firmas:
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 28. Hasta antes de la reforma del año 2012 los poderes relativos a asuntos de
propiedad industrial debían constar al menos por instrumento privado
autorizado ante notario; y para el caso de los mandatos provenientes del exterior
indicaba que podían otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo de
Chile sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma establecida en el
artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, producto de la
adhesión al TLT se armonizó la legislación chilena en materia de marcas con el
resto de los países miembros del TLT, bastando a partir de entonces con un
poder simple, para comparecer como representante ante INAPI.
§ 29. De esta forma, el artículo 15 de la LPI vigente desde el año 2012 establece un
estándar claro para el otorgamiento de poderes para comparecer en asuntos
relativos a la propiedad industrial. Por ello, desde la modificación referida a
INAPI le es suficiente un poder conferido mediante instrumento privado, sin
autorización por ministro de fe ni solemnidad adicional alguna, sea que el poder
se haya otorgado en Chile o en el extranjero. Siendo sólo facultativo que los
interesados – si así lo desean –otorguen poderes con mayores solemnidades.
(Por lo demás, ya la norma anterior prescribía la legalización o la aplicación de los
estándares del referido artículo 345 del Código de Procedimiento Civil como una
facultad discrecional para el solicitante).
§ 30. Los poderes para representar a otra persona y realizar diversas actuaciones ante
INAPI, como se ha dicho, desde el año 2012 pueden ser otorgados mediante
instrumentos privados, sin importar el lugar donde éstos hayan sido otorgados.
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
PODER
En Santiago [CIUDAD], [FECHA], Los abajo firmantes [NOMBRE DE LAS/S PERSONA/S], en nombre y representación
de [NOMBRE DE LA EMPRESA], todos domiciliados en [DOMICILIO COMPLETO] confieren a [NOMBRE DE LA/S
PERSONA/S A QUIENES SE HABILITA PARA ACTUAR ANTE INAPI], domiciliados en [DOMICILIO COMPLETO] un poder
especial, tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario para (i) solicitar en su nombre y representación
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el Tribunal de Propiedad Industrial, el Servicio Agrícola y
Ganadero y la Corte Suprema el registro, concesión, reconocimiento y/o renovación – si correspondiere – de
derechos de propiedad intelectual y/o industrial, incluidas las marcas comerciales, frases de propaganda,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Chile; e (ii) intervenir en todo tipo de gestiones necesarias
para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de su titularidad ante todo tipo
de autoridades administrativas y judiciales, instituciones, organismos o entidades públicas, privadas o mixtas. Para
cumplir estos fines el/los mandatario/s actuando conjunta o separadamente, por ellos mismos o a través de
personas designadas o delegadas, con las más amplias y suficientes facultades podrán ejecutar en nombre y
representación de el/los mandante/s todos los actos que sean necesarios ante todo tipo de autoridades
administrativas y judiciales, instituciones, entidades u organismos públicos, privados o mixtos, sean éstas ordinarias,
especiales o arbitrales, pudiendo especialmente y sin que esta enumeración sea taxativa: (a) presentar todo tupo de
solicitudes, descripciones, especificaciones, demandas de oposición, demandas de nulidad, demandas de caducidad,
demandas de revocación, demandas reconvencionales, contestaciones de oposiciones, de observaciones de forma,
de fondo y de demandas de nulidad, caducidad, revocación y reconvencionales; (b) presentar todo tipo de recursos
legales, sea en sede judicial o administrativa, incluidas reclamaciones, apelaciones, casaciones y prórrogas; (c)
formular y firmar declaraciones simples y juradas, descripciones y enmiendas; (d) efectuar modificaciones en
cualquier documento que hubiere presentado por cuenta de la mandante; (e) limitar y desistirse en todo o en parte,
retirar solicitudes, oposiciones, contestaciones, demandas de nulidad, caducidad y revocaciones, recursos de todo
tupo y en general de cualquier documento presentado; (f) solicitar copias autorizadas, certificaciones y testimonios;
(g) pagar todas las tasas, derechos fiscales y cualesquiera otro pagos para el registro o mantención de derechos de
propiedad intelectual y/o industrial; (h) recibir toda clase de documentos y valores; (i) solicitar la inscripción de todo
tipo de anotaciones relativos a derechos de propiedad intelectual y/o industrial; (j) ratificar lo obrado por ellos.
El/los mandatarios estarán facultados para representar a la mandante como demandante, demandada,
denunciante, querellante, querellada o en cualquier otra calidad procesal en juicios administrativos de nulidad,
caducidad, revocación, oposiciones, acciones civiles y penales y en cualquier otro tipo de juicios, controversias o
gestiones voluntarias, pudiendo renunciar y desistirse de las acciones y recursos, renunciar plazos legales, transigir,
comprometerse aceptar demandas, absolver posiciones, aprobar convenios, aceptar acuerdos reparatorios, avenir,
contestar reconvenciones,
[SOLO SI EL PODERDANTE ES UNA PERSONA JURÍDICA] La capacidad de [NOMBRE DEL MANDANTE] para actuar en
representación de [NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] consta en escritura pública otorgada el [….]
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 32. Desde 2012 INAPI lleva a su cargo la custodia de los poderes y/o personerías
para la tramitación de solicitudes de otorgamiento y protección de derechos de
propiedad industrial. Dicho sistema facilita a las empresas y abogados que
presentan numerosas solicitudes, ya que basta con citar el número de custodia
en el registro de poderes.
§ 33. Al 15 de octubre de 2017 más de 92.000 poderes han sido dejados en custodia
ante INAPI.
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 35. Cualquiera que sea el caso, debe proporcionar los siguientes datos (en el
formulario en línea o en el formulario impreso FPI-50 para solicitar registrar un
poder:
b. Nombre
§ 36. Una vez recibidos estos documentos, INAPI asigna un número de custodia a cada
poder o personería para el solo efecto de su posterior identificación en la
tramitación de solicitudes por parte del interesado (art. 67 bis RLPI).
§ 38. Si algún interesado reside fuera de Santiago, puede enviar los documentos
señalados en el párrafo 35 por correo postal certificado a Avda. Libertador
Bernardo O´Higgins 194, piso 1, Oficina de Partes, Santiago.
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Normativa aplicable
§ 39. Para los efectos de este apartado, se entenderá por “procesos contenciosos”:
§ 40. Esta materia se rige casi íntegramente por las reglas generales de derecho
procesal común, tanto el CPC como la ley N.º 18.120, que Establece Normas
sobre Comparecencia en Juicio (publicada en el Diario Oficial de 18 de mayo de
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
J. Patrocinio
§ 42. Respecto al patrocinio, existe una referencia expresa en la propia LPI. Dispone el
art. 5 inc. 3 LPI “En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el
[Instituto Nacional] de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera
instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme
a lo dispuesto por la ley N° 18.120”.
K. El mandato judicial
§ 45. El mandato judicial puede ser definido como aquel contrato solemne por el cual
una persona encomienda a otra que la represente ante los órganos
jurisdiccionales en la gestión de uno o más asuntos, quien se hace cargo de ellos
por cuenta y riesgo de la primera.
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Características
§ 46. El mandato judicial se rige por las reglas generales de mandato contenidas en el
Código Civil, según lo dispone el art. 528 del Código Orgánico de Tribunales, salvo
algunas excepciones. Entre las referidas excepciones, cabe señalar que el
mandato judicial es esencialmente delegable, a menos que se le haya negado
expresamente esta facultad el mandatario (art. 7 inc. 1º in fine CPC); sólo puede
recaer en personas que tengan capacidad para postular; además, es solemne.
§ 48. Para ser mandatario judicial se deben reunir determinadas calidades; es lo que
se denomina capacidad para postular. El art. 4 CPC dispone que “Toda persona
que deba comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal
de otra, deberá hacerlo en la forma que determine la ley”. Por su parte, el art. 2
inc. 1º LCJ, señala que “Ninguna persona [...] podrá comparecer en los asuntos y
ante los tribunales a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, sino
representada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión [...], por
estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas
de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las
universidades autorizadas, o por egresado de esas mismas escuelas hasta tres
años después de haber rendido los exámenes correspondientes...”
§ 49. En todo caso, nada impide que se confiera mandato judicial a una persona que
no tenga capacidad para postular, en la medida que dicho poder sea parte de un
mandato con administración de bienes. En tales casos, será necesario que el
mandatario delegue su poder en una persona que sí tenga capacidad para
postular (art. 2 inc. 7 LCJ), sin perjuicio de designar, además, un abogado
patrocinante.
Formalidades de constitución
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
constitución de los poderes, sean judiciales o no, porque la norma del art. 15 LPI
no distingue; es decir se pueden constituir mediante instrumento privado.
§ 51. La Circular N° 4/2012 informa y explica a todos los usuarios del sistema de
registro de derechos de propiedad industrial y al público en general el alcance de
las reformas introducidas por la ley 20.569, particularmente explicando en
extenso el alcance de las modificaciones en cuanto al otorgamiento de poderes
en los procedimientos contenciosos que se ventilan ante INAPI, en los siguientes
términos:
(iii) Para los poderes otorgados en el exterior se explicita que deben venir
firmados y debe acompañarse una traducción simple, si fue extendido
en un idioma distinto al español.
§ 52. Sin embargo, nada impide que un mandato judicial pueda constituirse conforme
a las reglas generales, incluyendo la constitución mediante declaración escrita
del mandante autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la
causa (art. 6 inc. 2 N° 3 CPC).
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 53. El mandato judicial marcario, cualquiera sea la forma que esté constituido, debe
ser acompañado al proceso —por medio de un escrito— sea en original o una
copia autorizada del mismo ante notario.
§ 56. Rige a este respecto la regla especial contemplada en el art. 15 inc. 3 LPI,
explicada en el apartado F de esta sección. Por tanto, no es aplicable la norma
general del art. 2 inc. 4 de la ley 18.120 que sólo contempla un plazo de tres días
para la debida constitución del mandato, sino que 30 o 60 días según el lugar de
residencia del poderdante.
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Sección: Poderes | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 59. En todo caso, conforme lo dispone expresamente el art. 7 inc. 1 CPC, “El poder
para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente...”, de
manera que rige desde la iniciación del proceso hasta su terminación, cualquiera
sean las instancias por las que se atraviese.
Agencia oficiosa
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Sección: Resoluciones (en procedimientos administrativos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
RESOLUCIONES
EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Los procesos relacionados con los registros de marcas son formales y escritos. Las
resoluciones son las decisiones que adopta la autoridad pública y constituye una
manifestación de voluntad dirigida hacia los ciudadanos, de importancia de primer
orden.
En esta sección se analiza esta materia desde el punto de vista de las materias
reguladas en la LPI en procedimientos administrativos (no contenciosos),
complementado con algunas referencias necesarias a las leyes generales de derecho
administrativo y jurisprudencia pertinente.
Sumario
I. Características y requisitos de las resoluciones
A. Fuente normativa general
B. Características de las resoluciones
C. Requisitos
1
Sección: Resoluciones (en procedimientos administrativos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Art. 13 (LPI): Esta norma presupone que todas las comunicaciones de las
autoridades de INAPI se efectúan mediante resoluciones y dispone la forma
en que dichas resoluciones se notifican.
2
Sección: Resoluciones (en procedimientos administrativos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
3
Sección: Resoluciones (en procedimientos administrativos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
C. Requisitos
§ 2. Toda resolución debe llevar la fecha en que se dicta y la firma de quien emana,
ya que de lo contrario sólo se tratará de un proyecto o borrador de resolución. La
omisión de la firma impide conocer la autoría de la resolución y, por ende, afecta
la validez de la misma en tanto se hace imposible determinar si se ha actuado o
no dentro de la esfera de atribuciones.
§ 3. En el caso de los expedientes referidos a marcas, además todas y cada una de las
resoluciones se notifican por el estado diario.
D. Ejecutabilidad de la resolución
§ 4. Notificada una resolución, ésta debe ser cumplida y puede ser exigible a los
destinatarios de la misma. El art. 3 inc. final LBPA dispone que “Los actos
administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad
frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución
de oficio por la autoridad administrativa”.
4
Sección: Resoluciones (en procedimientos administrativos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 11. Si bien se trata de una materia propia del derecho administrativo, se menciona
aquí la fuente normativa pertinente y los lineamientos generales establecidos
por el Tribunal Constitucional.
5
Sección: Resoluciones (en procedimientos administrativos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
G. La delegación de firma
6
Sección: Resoluciones (en procedimientos administrativos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Resoluciones (en procedimientos contenciosos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
RESOLUCIONES
EN PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
En todo aquello no regulado por la LPI, rigen en materia marcaria las reglas generales
procesales (arts. 158 a 185 CPC), en tanto no se oponga a la naturaleza de los
procedimientos contenciosos marcarios.
Sumario
I. Características y requisitos de las resoluciones
A. Fuente normativa general
B. Forma y contenido de las resoluciones
1
Sección: Resoluciones (en procedimientos contenciosos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
Sección: Resoluciones (en procedimientos contenciosos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
3
Sección: Resoluciones (en procedimientos contenciosos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
4
Sección: Resoluciones (en procedimientos contenciosos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
C. Desasimiento
5
Sección: Resoluciones (en procedimientos contenciosos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
D. Cosa juzgada
§ 9. Otro efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias es que, una vez firmes,
producen acción y excepción de cosa juzgada (art. 175 CPC). La resolución se
entiende firme o ejecutoriada según las reglas del art. 174 CPC.
§ 11. Por su parte, la excepción de cosa juzgada es la facultad que tiene la parte que
ha resultado vencedora en el juicio y todos aquellos a quienes aprovecha el fallo,
para impedir que la cuestión resuelta sea objeto de un nuevo proceso (art. 177
CPC). Conforme a las reglas procesales comunes, que para la procedencia de la
excepción de cosa juzgada es necesario que la resolución correspondiente se
encuentre firme (art. 175 CPC), en los términos del art. 174 CPC. Por otro lado, la
excepción de cosa juzgada debe ser alegada, ya que es renunciable.
Cosa pedida
6
Sección: Resoluciones (en procedimientos contenciosos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 14. Puesto que se identidad, es necesario que tanto en un juicio como en el otro la
marca fundante de la demanda debe ser exactamente la misma, identidad que
no apunta sólo al signo en sí, sino también a su campo operativo.
Causa de pedir
Juicios sucesivos
§ 17. No cabe duda acerca de la procedencia de la cosa juzgada entre dos juicios
sometidos a un mismo procedimiento, vale decir, entre dos juicios de oposición
sucesivos, o bien entre dos procesos de nulidad sucesivos.
7
Sección: Resoluciones (en procedimientos contenciosos) | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
NOTIFICACIONES
En esta materia, la LPI dispone en su art. 13 una regla de carácter general aplicable
tanto a los procedimientos administrativos y contenciosos, la cual admite algunas
excepciones, que son detalladas en la presente sección
Sumario
I. Fuente normativa
A. Procedimientos administrativos
B. Procedimientos contenciosos
V. Notificación tácita
A. Procedimientos administrativos
B. Procedimientos contenciosos
I. Fuente normativa
Art. 13 (LPI).
1
Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
3
Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
4
Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
A. Procedimientos administrativos
Carta certificada
b) El número de solicitud.
§ 11. En estos casos la notificación se entenderá efectuada tres días después que la
carta sea depositada en el correo. Lo que lleva a que en la práctica los plazos
asociados a dichas resoluciones se extiendan por 3 días más.
§ 12. Conforme a las reglas generales, las resoluciones y cualquier otro acto
administrativo que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado, deben
publicarse en el Diario Oficial (art. 45 inc. 3 LBPA).
5
Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
B. Procedimientos contenciosos
Procedimiento de oposición
6
Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Procedimiento de nulidad
Los receptores son ministros de fe pública, a quienes la ley les encarga el hacer
saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios de los tribunales, las
resoluciones de los tribunales (art. 390 COT).
Una vez que el Director Nacional dicta la resolución que acoge la demanda de
nulidad a tramitación, esta quedará disponible para que el receptor judicial lleve
a cabo la notificación.
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Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
8
Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 22. Por su parte, todas las resoluciones que se dicten en los procesos
contenciosos seguidos ante el Director Nacional de INAPI son suscritas por éste
y el Secretario Abogado (art. 13 inc. 4 LPI).
V. Notificación tácita
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Sección: Notificaciones | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
A. Procedimientos administrativos
B. Procedimientos contenciosos
§ 28. Asimismo, la parte que solicitó la nulidad de una notificación, por el solo
ministerio de la ley, se tendrá por notificada de la resolución cuya notificación
fue declarada nula, desde que se le notifique la sentencia que declara tal
nulidad. En caso que la nulidad de la notificación haya sido declarada por un
tribunal superior, esta notificación se tendrá por efectuada al notificársele el
"cúmplase" de dicha resolución (art. 55 CPC).
10
Sección: Plazos | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
PLAZOS
En los procesos de registro de marcas todos los plazos son de días, salvo dos: el de
pago y acreditación de la tasa de renovación, que es de meses y el plazo de vigencia de
un registro, que es de años.
Sumario
I. Tipos de plazos según la normativa que los regula
A. Plazos contenidos en la LPI y RLPI
B. Plazos contenidos en la LBPA
C. Plazos contenidos en el CPC
1
Sección: Plazos | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Art. 11 (LPI). “Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas
reglamentarias, son fatales y de días hábiles. Para estos efectos, el día sábado
se considera inhábil.”
2
Sección: Plazos | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 3. La LBPA contempla una norma especial referida a los plazos, que para efectos
expositivos se transcribe aquí.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.”
3
Sección: Plazos | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 6. Esta materia está tratada específicamente en los artículos 64, 65 y 66, en los que
dice relación con los plazos contemplados en el CPC.
Art. 64, inc. 1° (CPC). “Los plazos que señala este Código son fatales
cualquiera sea la forma en que se exprese, salvo aquéllos establecidos para la
realización de actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la
posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se
extingue al vencimiento del plazo. En estos casos el tribunal, de oficio o a
petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin
necesidad de certificado previo.
Art. 65 (CPC). “Art. 65 (68). Los términos comenzarán a correr para cada parte
desde el día de la notificación.
4
Sección: Plazos | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
5
Sección: Plazos | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
D. Plazos legales
6
Sección: Plazos | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 13. Cuando el plazo dispuesto por INAPI sea de días, éstos serán continuos o
corridos, a menos que la resolución correspondiente disponga otra cosa; pero si
sólo se menciona que el plazo es de días hábiles o útiles, entonces se deben
computar los sábados, por no ser días feriados (art. 50 CC).
§ 14. Aunque se trata de una materia no aplicable exclusivamente a los plazos, sino al
procedimiento en su conjunto, es conveniente tratar esta materia aquí, porque
tiene incidencia también en los plazos.
7
Sección: Plazos | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
8
Anexo: Tasas asociadas al registro de marcas | Capítulo: Aspectos generales
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
TASAS
ASOCIADAS AL REGISTRO DE MARCAS
Productos
1 UTM
Servicios
PRESENTACIÓN por cada clase
Establecimiento industrial
DE SOLICITUD
1 UTM
Establecimiento comercial
por cada clase y por cada región
Productos
2 UTM
Servicios
por cada clase
REGISTRO Establecimiento industrial
2 UTM
Establecimiento comercial
por cada clase y por cada región
Productos
6 UTM (*)
Servicios
por cada clase
RENOVACIÓN Establecimiento industrial
6 UTM
Establecimiento comercial
por cada clase y por cada región
1 UTM
ANOTACIONES MARGINALES
valor fijo
2 UTM
INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
valor fijo
Frases de propaganda
Para estos efectos se consideran como una solicitud o registro para una sola clase (valor fijo), cualquiera sea la
cantidad de clases amparadas por el registro base o house mark
(*) El monto indicado de 6 UTM se incrementa en un desde la fecha de aceptación, según la siguiente tabla:
Sumario
I. Inicio del procedimiento de registro
1
Sección: Resumen del procedimiento de registro | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
Sección: Resumen del procedimiento de registro | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
A. Examen de forma
§ 6. En caso que la solicitud cumpla con todos los requisitos formales, o en caso que
el solicitante subsane los vicios dentro del plazo que la ley confiere para ello, o
en el evento que el Director de INAPI acoja la reclamación, la solicitud será
aceptada a tramitación.
3
Sección: Resumen del procedimiento de registro | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
B. Publicación
§ 10. La solicitud cuyo extracto no se publique, o cuya publicación se realice fuera del
plazo de 20 días (o 10 días para las republicaciones), se tendrá por no
presentada.
§ 11. La publicación del extracto de la solicitud de registro tiene por finalidad poner en
conocimiento de terceros interesados la existencia de la solicitud de registro de
marca ya aceptada a tramitación, quienes podrán ejercer sus derechos como
legítimos contradictores, a través de la presentación de una demanda de
oposición a la solicitud de registro. El plazo para oponerse es de 30 días hábiles.
4
Sección: Resumen del procedimiento de registro | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
C. Examen de fondo
§ 13. Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Director Nacional de INAPI realiza
un análisis de fondo de la solicitud para determinar si concurren causales para el
rechazo de oficio de la solicitud (arts. 22 LPI y 24 RLPI).
§ 14. Las causales de “rechazo de oficio” a que se refiere la LPI son las prohibiciones de
registro contempladas fundamentalmente en los art. 19 y 20 LPI.
5
Sección: Resumen del procedimiento de registro | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
E. Trámites posteriores
§ 19. Dentro de los 60 días contados desde la fecha en que queda ejecutoriada la
resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, el interesado
debe acreditar el pago de la tasa de registro, sin lo cual se tendrá por
abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo (art.18 bis E LPI).
6
Sección: Resumen del procedimiento de registro | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
XXXXX
§ 22. Esta materia, incluyendo el detalle de los montos de las tasas de registro, se
desarrolla en la sección “resolución definitiva y registro” en este mismo capítulo.
7
Sección: Resumen del procedimiento de registro | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
8
Sección: Contenido de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
CONTENIDO DE LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA
Para efectos metodológicos, ambos grupos de formalidades son abordados aquí de manera
separada.
Sumario
I. Fuentes normativas
1
Sección: Contenido de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
H. Invocación de prioridad
Solicitud nacional
Solicitud extranjera
Errores recurrentes al invocar el derecho de prioridad
2
Sección: Contenido de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Art. 9 (RLPI): Detalla las menciones que debe contener toda solicitud de
registro de marca.
Art.10 (RLPI): Señala los documentos que deben acompañarse a toda solicitud
de registro de marca. Además, dispone que tales documentos deben ser
presentados en idioma español.
Art. 60 (RLPI)
Regula el llamado “derecho de prioridad” de una solicitud presentada en el
extranjero, indicando cuándo y cómo debe ser invocado
Agrega que además debe acompañarse el respectivo certificado de prioridad
emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad; el
plazo para ello y la exigencia de su traducción al español.
A. Tipos de formularios
§ 2.El método más simple y expedito para presentar una solicitud de registro de
marca es el formulario electrónico disponible online en el sitio web de INAPI
(art. 4 inc. 1° RLPI): http://www.inapi.cl, bajo el título “Solicitud Nueva y Pago
Electrónico”. En dicho portal además bajo el acápite “Revisar y Pagar
Solicitudes Guardadas” los usuarios pueden dejar los borradores de solicitudes
de marcas, para su pago e ingreso posterior
3
Sección: Contenido de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 6.Sólo es posible solicitar una marca por formulario; es decir, solo un signo por
formulario, que puede pedirse para múltiples productos y/o servicios. Por su
parte, las marcas para establecimientos comerciales y establecimientos
industriales sólo se pueden presentar en formularios independientes.
4
Sección: Contenido de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 7.Como se dijo, es posible presentar solicitudes para una o más clases del
Clasificador de productos y servicios en un mismo formulario, como se explica
más adelante en esta misma sección.
§ 8.La primera decisión es indicar si es una marca nueva o si se trata de una frase
de propaganda pues en este último caso, debido a las restricciones que la LPI y
el RLPI establece para este tipo de marcas de forma inmediata los datos
referidos a la marca base, titular de la solicitud y clases se despliegan
automáticamente. Los campos que aparecen en fondo blanco son de aquéllos
que el solicitante puede modificar. Por el contrario, lo que aparecen en fondo
gris no son editables y si desea cambiarlos o actualizarlos deberá previamente
presentar un escrito en el registro base, para que de ese modo en dicho
expediente se actualicen esos datos mediante resolución del Conservador de
Marcas.
5
Sección: Contenido de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
a. Menciones obligatorias
b. Mención facultativa
§ 10. Dispone el art. 9/a RLPI que “Toda solicitud para el registro de marcas
comerciales, contendrá las siguientes menciones: a) Nombre completo o razón
social, RUT, si tuviere, correo electrónico y domicilio del solicitante e igual
información sobre su apoderado o representante, en el caso del inciso tercero
del artículo 15 de la ley, si lo hubiere. A elección del solicitante podrá además
indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o
representante”.
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§ 17. Cuando se presenta una solicitud por un “agente oficioso” (persona que
actúa sin poder para ello), éste debe indicar en la solicitud el nombre del
solicitante por quien actuará. Pero además de ello, dicho representante
oficioso debe indicar en la solicitud sus propios datos, esto es, su propio
nombre completo, RUT, correo electrónico y domicilio.
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Frases de propaganda
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§ 25. Nada impide, y de hecho ello es muy común, que la marca corresponda
a una palabra o palabras pertenecientes a un idioma extranjero.
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§ 30. La descripción de la cobertura debe ser clara, con el fin que cualquier
persona pueda comprender lo que se quiere distinguir a través de la marca; y
debe ser suficiente para permitir que cualquier persona con conocimiento
acerca del producto o servicio ofrecido pueda determinar la naturaleza de
éstos, sin necesidad de explicaciones adicionales. Es preferible que las
descripciones se construyan a partir de un lenguaje simple.
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§ 31. El art. 9/c) RLPI dispone que la solicitud de registro de marca debe
contener la “Descripción de los productos y/o servicios que llevarán la marca y
la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección.
En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar (..) la
o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir
un establecimiento comercial”.
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§ 33. No existen productos o servicios que no puedan ser amparados por una
marca. La propia normativa dispone que “La naturaleza del producto o servicio
al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el
registro de la marca” (art. 19 inc. 3 LPI).
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Desde el año 2012 INAPI cuenta con un examen acelerado para las
denominadas solicitudes ICPAS (Internet, coberturas pre-aprobadas): Las
solicitudes que utilizan las redacciones ofrecidas por INAPI, que se presentan
y pagan en línea y que, en caso de designar representante o apoderado, han
depositado previamente el poder en sistema de Custodia de Poderes de
INAPI, son resueltas en examen formal –primera acción de la oficina– en 10
días como máximo (siempre que las solicitudes diarias no excedan de 250
solicitudes).
§ 41. Existen dos formas de buscar las redacciones sugeridas por INAPI. La
primera opción es escribiendo en el campo “Buscar coberturas” la palabra
clave. Por ejemplo, repostería. Con la opción buscar se muestran todas las
redacciones admitidas por INAPI que contienen dicho término de forma que el
solicitante puede ir seleccionando la/las redacciones que mejor reflejen el
producto y/o servicio a los que desea asociar su marca. En este caso, la/s
clase/s serán marcadas automáticamente según se vaya seleccionando.
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§ 42. La segunda opción es buscar todas las redacciones admitidas por INAPI
por clase. Esta alternativa requiere que el solicitante tenga algún conocimiento
del nomenclátor internacional de productos y servicios, conocido como
Clasificador de Niza.
Territorialidad
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§ 45. Concluye el citado art. 9/d) RLPI exigiendo, como mención obligatoria de
la solicitud, la firma del solicitante, apoderado o representante, si lo hubiere.
§ 46. Las solicitudes de registro pueden ser presentadas directamente por los
interesados o bien por apoderados o representantes especialmente facultados
para tales efectos (art. 4 inc. 2 LRLPI).
Invocación de prioridad
Solicitud nacional
Solicitud extranjera
§ 51. Sin embargo, este derecho de prioridad nacional, cuyo fundamento está
dado por una fecha determinada de presentación de la solicitud, puede verse
antedatado en caso que la misma marca y para el mismo campo operativo
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hubiese sido solicitada con anterioridad por el mismo titular nacional, bajo
determinados requisitos en algún país miembro del Convenio de París.
§ 53. La prioridad sólo puede reivindicarse dentro del plazo de seis meses
contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar
la solicitud en Chile (art. 20 bis LPI).
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§ 60. El art. 10 RLPI enumera ciertos documentos que deben ser adjuntados a
la solicitud de registro de marca.
§ 64. Las órdenes de pago se emiten desde el portal de INAPI, con los datos
que corresponden al tipo de solicitud que se presenta, pudiendo pagarse en
línea, al momento de presentar la solicitud en línea, o imprimiéndose para
pagar el mismo día que se imprime en Tesorería General de la República o en
alguna institución recaudadora autorizada por la referida Tesorería para
percibir pagos por derechos fiscales.
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Folio del
Formulario
N°10 de TGR
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§ 75. El registro sonoro será el ejemplar del sonido que constituye la marca.
Actualmente INAPI admite archivos en formato .MP3 de tamaño menor a 2.040
KB (Kilobytes).
Certificado de prioridad
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CLASIFICACIÓN
Las marcas tienen como finalidad distinguir productos y/o servicios determinados.
Éstos deben ser descritos de forma específica y detallada, y además deben ser
ubicados en su “clase” respectiva. Las clases son categorías o grupos de productos o
servicios, por regla general, afines.
Sumario
I. Sistema de Clasificación de las Marcas
A. Introducción y principio de especialidad
B. Clasificador Internacional (Clasificador de Niza)
1
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2
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§ 7. Además del listado de Niza, INAPI cuenta con un extenso listado de términos
aceptados provenientes de diversas fuentes como son: (a) los términos
provenientes del armonizador del proyecto liderado por Estados Unidos, Japón,
China, Europa y Corea denominado TM5 ID list, (b) el armonizador de la Alianza del
Pacífico; y (c) aquellas expresiones extra Niza aceptados comúnmente por INAPI..
Todo lo cual permite contar con un extenso catálogo, disponible para ser utilizado
por los solicitantes.
4
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§ 11. Por ello, se debe evitar la utilización de palabras y/o términos en inglés o en
otros idiomas En caso de ser necesario utilizar una palabra en idioma extranjero
para describir un producto o servicio, esto puede hacerse entre paréntesis a
continuación del producto o servicio al que se refieren, por ejemplo “servicios de
externalización [asistencia comercial](outsourcing)”.
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§ 16. Los productos y/o servicios deben agruparse por clases. Por ejemplo, los
artículos de vestuario, clase 25, no comprenden las prendas de vestuario de otras
clases, como las de la clase 9, donde se encuentra el vestuario para la protección
contra accidentes, por cuanto ese tipo de vestuario es específico y tiene una
finalidad particular muy diferente a la finalidad del vestuario corriente.
6
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§ 18. Por ejemplo: engranajes en la clase 12, será observado pues éstos pueden
pertenecer a productos o máquinas ubicadas en otras clases de Niza, como por
ejemplo los engranajes de máquinas, los engranajes para telares o los engranajes
que no sean para vehículos terrestres. A modo ilustrativo una redacción suficiente
podría ser “engranajes para vehículos”.
§ 19. Debe ser suficiente, para permitir que cualquier persona con conocimiento
acerca del servicio o producto ofrecido pueda determinar la naturaleza y alcance
de éstos, sin necesidad de explicaciones adicionales.
a) Los encabezados de Niza por regla general no son admitidos por INAPI.
El Clasificador de Niza además de ofrecer un catálogo de productos y
servicios y sus diversas clases, contiene una breve descripción de cada
clase que resume o agrupa ciertos tipos de productos y servicios
obedeciendo a ciertos criterios como su materialidad, funcionalidad y
naturaleza. Esta breve descripción es lo que conocemos como “Títulos de la
Clasificación de Niza” o “encabezados de Niza”.
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vez recogido y forma parte también del listado alfabético de Niza asociado
a dicha clase. En todos los otros, INAPI observará solicitando se
especifiquen dichos productos o servicios.
Ejemplos:
Título de la clase 7: “Máquinas y máquinas herramientas; Motores
(excepto motores para vehículos terrestres); Acoplamientos y
elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres);
Instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente;
Incubadoras de huevos; Distribuidores automáticos.”
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§ 23. Dicho Clasificador en Línea es un motor de búsqueda gratuito, que ayuda a los
solicitantes a clasificar de manera correcta los productos y servicios que desean
distinguir con su marca.
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E. En caso de productos
Producto final
§ 31. Por último, si no existe en la lista alfabética ningún producto con una finalidad
similar, se deben utilizar otros criterios, tales como: (i) la materia de la que está
hecho o (ii) su modo de funcionamiento.
§ 32. Conforme a Niza, pueden clasificarse en todas las clases que correspondan a
cada una de sus funciones o destinos.
§ 33. No obstante lo anterior, en opinión de INAPI para el caso de los productos que
tienen más de una finalidad o función, pudiendo pertenecer a más de una clase, sin
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§ 37. De esta forma, productos como los tornillos metálicos debido a que pueden
formar parte de una extensa variedad de productos o incluso de máquinas, tienen
una individualidad propia atribuible a su materialidad; y, por ello, se clasifican
siempre en clase 6.
§ 38. Sin embargo, existe una excepción que se traduce en que se clasifican en la
clase del producto del que son parte. Esta consiste en los casos en que estos
productos no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones formando parte de
otros productos. Por ejemplo: las cadenas de elevador se encuentran en la misma
clase que los elevadores, en clase 7, pues no tienen aplicaciones independientes de
este producto al que adhieren.
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Regla general
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§ 46. Se clasifican en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se
prestan. De esta forma, el arrendamiento de vehículos pertenece a la clase 39,
donde se encuentran los servicios de transporte; el arriendo de materiales médicos
se clasifica en clase 44, pues ahí se ubican las prestaciones médicas; el arriendo de
sillas, mesas y otro mobiliario para fiestas, se clasifica en clase 43 donde se ubica el
arriendo de salas de reuniones y servicios de restaurantes (restauración).
§ 48. Se clasifican en la misma clase que los servicios sobre los cuales versa el
asesoramiento, la información o la consultoría.
Servicios de franquicias
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Servicios de logística
§ 52. Los servicios de logística per se, no poseen un significado unívoco en el idioma
español; sin embargo, generalmente comprenden una serie de actividades
relacionadas con el transporte. Por ello, INAPI admite el empleo del término
enmarcado en una redacción que indique que se utiliza para organizar servicios de
la clase 39.
§ 53. Por ejemplo son redacciones admitidas por INAPI las siguientes:
Servicios de logística que comprenden el transporte, almacenaje y
distribución de productos, clase 39, ó
Servicio de logística de envío y almacenamiento de productos, clase 39.
§ 54. Las corporaciones, clubes y fundaciones pueden prestar pueden prestar una
serie de servicios diversos. Por ello sus servicios deben clasificarse de acuerdo a la
naturaleza de el/los servicios que efectivamente dicha persona jurídica preste.
§ 55. Por ello, si un club presta servicios de entretención, sus servicios deben ser
clasificados dentro de la clase 41.
Servicios de Beneficencia
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.
§ 58. Por otro lado, no existe el servicio de “página web”, sino que los servicios
pueden prestarse a través de una página web.
§ 61. En este caso la expresión “portal web” debe aclararse con el fin de señalar de
manera inequívoca el servicio de la clase 38 al cual se refiere.
§ 63. Los servicios de retail o venta de la clase 35 deben especificar los productos que
comercializarán a través de estos servicios.
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Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
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Partes y Accesorios
§ 66. La palabra partes no es admitida por regla general sin una especificación clara
del producto final al cual pertenecen.
§ 67. De esta manera se observan las descripciones del tipo “partes de la clase 7”. En
este caso una redacción alternativa sería “partes de motores de la clase 07”.
§ 69. Por su parte, accesorios se considera una expresión vaga e imprecisa, que solo
se admite n aquellos casos que el Clasificador de Niza la utiliza. Tal es el caso de los
“accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua” de la clase 11. De
otro modo, INAPI observa para que se especifiquen todos los productos que son
solicitados bajo dicha expresión.
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Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
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Relacionados y Similares
§ 73. En dichos casos INAPI pide que los solicitantes especifiquen los servicios
solicitados.
Abreviaciones
§ 74. Las abreviaciones no son admitidas, pues pueden tener más de un significado o
su significado puede variar en el tiempo, con lo cual no se logra el objetivo de
realizar una descripción clara y detallada.
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Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
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§ 77. El plazo para contestar es de 30 días hábiles, por lo que trae como
consecuencia un incremento inmediato del tiempo de tramitación de la solicitud.
§ 78. Las solicitudes se encuentran mal clasificadas cuando los productos o servicios
descritos corresponden derechamente a una clase distinta a aquella en la cual han
sido categorizados por parte del solicitante. En estos casos, existen dos alternativas
de rectificación:
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Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 82. Una vez presentada una solicitud no es posible agregar nuevos productos y/o
servicios, pues afecta el derecho de prioridad.
§ 83. En consecuencia:
La adición de una clase sólo se podrá hacer en el contexto del examen
de forma y nunca podrá hacerse después de la aceptación a tramitación.
No está permitido, con ocasión de la re-clasificación de un producto o
servicio, extender la cobertura más allá de lo señalado por el solicitante
en su solicitud inicial.
§ 86. En este caso, se puede solicitar que los productos sean clasificados en la clase 5,
únicamente, si la solicitud no contuviera otras descripciones de productos y/o
servicios.
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Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
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§ 87. En los casos en que la descripción de los productos y servicios no se ajuste a los
criterios de clasificación, o su redacción no sea lo suficientemente clara y precisa
de manera que la Oficina no pueda determinar a qué se refiere, ni ofrecer alguna
redacción alternativa, que sea más acorde con los criterios anteriormente
indicados, se formulará una observación de manera tal que el solicitante debe
aclarar dichos productos o servicios.
§ 91. No obstante, la excepción a esta regla son los casos en que el solicitante desea
limitar su cobertura, renunciando a determinados productos y/o servicios,
acotando el ámbito de protección inicialmente solicitado.
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Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 97. Debido a que por regla general las clases de productos y servicios agrupan de
forma lógica y con criterios tales como funciones o destinaciones iguales, similares
o complementarias; o cuando ello no es posible considerando la materia prima de
la que están hechos, normalmente la búsqueda se remite a la clase a la cual
pertenece el/los productos y/o servicios solicitados.
§ 98. Sin embargo, pueden existir productos o servicios pertenecientes a otras clases
que se relacionan estrechamente, pudiendo en estos casos INAPI formular
observaciones de fondo, o acoger oposiciones basadas en solicitudes previas o
registros que pertenecen a clases distintas de aquellas solicitadas.
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Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
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Pasta de dientes:
Clase 21: Cepillos de dientes, hilo dental.
Clase 5 3, 10, 30, 32, Productos farmacéuticos de la clase 5
44 Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y
veterinarios3.
Clase 44: Servicios médicos y veterinarios.
Clase 6 19 Construcciones de metal y materiales de estas estructuras, materiales
de construcción resistentes de metal de la clase 6
Clase 19: construcciones no metálicas, materiales de construcción no
metálicas.
Clase 7 8, Máquinas herramientas de la clase 7
Clase 8: Herramientas de mano accionadas manualmente.4
Clase 8 7, Herramientas e instrumentos manuales:
Clase 7: Máquinas herramientas.5
Clase 9 12, 40, 41, Cascos para motos, cascos protectores para motociclistas:
44 Clase 12: motocicletas (motos), bicimotos, bicicletas, motores para
vehículos terrestres, motocarros y todo tipo de vehículos motorizados
1
Fallo DN Nº 139.994 marca ISOFIT. Sol. Nº 708.845.
2
Fallo DN Nº 180.073 marca FARMAVITA. Sol. Nº 1174924.
3
Fallo DN Nº 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. Nº 726.045.
4
Fallo DN N° 155.621 marca HUNTER. Sol. 893.227.
5
Fallo DN N° 155.621 marca HUNTER. Sol. 893.227.
23
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
terrestres.6
6
Fallo DN N° 155.478, marca MADASS. Sol. N° 763.321
7
Fallo DN Nº 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. Nº 726.045.
8
Fallo DN N° 155.478, marca MADASS. Sol. N° 763.321.
9
Fallo DN Nº 139.545 marca VIDACTIVA Sol. Nº 710.083. Fallo DN N° 155.656 marca TOPAZEONLINE. Sol. N°
921.961. letra k ortovox bucarrr
24
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
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10
Fallo DN N° 164731 marca SATORI.
11
Fallo DN N° 155.997 marca THERMALOFT. Sol. N° 894.839.
12
Fallo DN N° 155.997 marca THERMALOFT. Sol. N° 894.839.
13
Fallo DN N° 175992 marca MADISON JAMES. Sol. N° 1.121.886.
14
Fallo DN N° 155.841 marca M WOLF. Sol. N° 920.636. Fallo DN N° 155.865 marca M-WOLF. Sol. N° 920.638.
15
Fallo DN N° 155.890 marca DALU. Sol. N° 913.243.
25
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
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16
Fallo DN Nª173483 marca VOIT Sol. Nº1105368.
17
Fallo DN N° 155.512 marca GARDEN GREEN GARBANZOS. Sol. N° 915.604.
18
Fallo DN Nº 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. Nº 728.845.
19
Fallo DN Nº 139.613 marca PRADO. Sol. Nº 735.234. Fallo DN N° 156.160 marca TRICOLOR. Sol. N° 808.767. Fallo
DN N° 156.151 marca NURICHE. Sol. N° 907.726.
20
Fallo DN Nº 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. Nº 728.845.
21
Fallo DN Nº 139.613 marca PRADO. Sol. Nº 735.234. Fallo DN N° 156.160 marca TRICOLOR. Sol. N° 808.767. Fallo
DN N° 156.151 marca NURICHE. Sol. N° 907.726.
26
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
22
.Resolución definitiva recaída en solicitud 1044243, marca Cerveza Artesanal El Monje, pedida para distinguir
cervezas de La clase 32. Rechazada por marca anterior MONJE, registrada bajo N°705750, que distinguía productos
de La clase 33; Resolución definitiva recaída en solicitud 1103904, marca Cerveza Pichilemu, para cervezas de clase
32. Rechazada por marca anterior PICHILEMU, registrada bajo N°753265, que distinguía productos de La clase 33;
Fallo DN N° 155.588 marca SANTERRA Sol. 920.169.
23
Fallo DN Nº 139.096 marca VINOS LAS TACAS Sol. Nº 724.403.
24
casos Resolución definitiva recaída en solicitud 1131235, marca EL CAMINO, solicitud 1073383, marca DV,
solicitud 113270, marca R GOMEZ.
25
Fallo DN Nº 139.124 marca PRESSMANN. Sol. Nº 723.203.
26
Fallo DN N°177078, marca RINASCIMENTO. Sol 1012885
27
Fallo DN Nº 139.409 marca PATAGONIAN BEEF. Sol. Nº 700.201.
28
Fallo DN Nº 139.629 marca BIGBANG INTERACTIVE. Sol. Nº 738.563.
27
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
29
Fallo DN N° 155.284 marca DF. Sol. N° 783.634.
30
Fallo 173080, marca EL CAMPESINO, resolución definitiva en solicitud 1038458, marca EL SAUCE S.A
31
Fallo 172337, marca IPRO. Sol. 1084631
28
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Confección de cortinas:
Clase 24: Cortinas, tapiz, muros colgantes de textiles
Entretenimiento en vivo:
Clase 9: Películas pre grabadas, cintas de video y audio
Clase 38: Servicio de programas hablados, radiados y televisados,
difusión de programas.33
Producción de películas, programas de radio, televisión:
Clase 9: Películas pre grabadas, cintas de video y audio
Clase 38: radiodifusión
32
Fallo DN Nº 139.545 marca VIDACTIVA Sol. Nº 710.083.
33
Fallo DN N° 155.284 marca DF. Sol. N° 783.634.
34
Fallo DN Nº 139.545 marca VIDACTIVA Sol. Nº 710.083.
29
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Diseño de interiores:
Clase 20: muebles.
Clase 37: decoración de interiores.
Servicios ópticos:
Clase 9: lentes ópticos.
35
Fallo DN Nº 139.562 marca DE LA CALLE Sol. Nº 735.352.
30
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Establecimiento En relación a venta de productos de las Fallo 171357, marca LAS JIRAFAS;
36
comercial clases 1 a 34 de productos Resolución definitiva recaída en
solicitud 1092744, marca LAS TRES B.
Establecimiento En relación a servicios de venta Resolución definitiva recaída en
37
comercial clasificados en clase 35 solicitud 1129966, marca HOBBY
MARKET; Resolución definitiva recaída
en solicitud 1137149.
Establecimiento En relación a clases 1 a 34 de Resolución definitiva recaída en
38
industrial productos solicitud 1159421, marca SAN
IGNACIO; Fallo 1173898, marca
AURUM METALS; Fallo 178021, marca
AQUELLARRE
M. 11° Edición
§ 102. Las principales novedades de esta edición dicen relación con modificaciones a
los títulos de clases, eliminación, traslado y adición de productos y servicios.
36
Solicitud 1170745, marca ERIKA, establecimiento comercial región del bio bio, observada por registro N° 860907 ,
marca Erika, clase 25.
37
Solicitud 1173844, marca DECOLIVING, clase 20 establecimiento comercial observada por registros de clase 35
(ventas); SOLICITUD 1149304, marca PAULA DECORE, clase 20., establecimiento comercial región metropolitana,
observada por registro de clase 35 N° 878755 y registro e. c clase 20, registro 974901.
38
Solicitud N° 1024355, marca Lácteos la Dehesa , E.I, clase 29, por registro previo clase 29 productos, marca La
Dehesa, registro 1014643.
31
Sección: Clasificación | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Se eliminan productos y servicios que han caído en desuso, como lápices para la
jaqueca en clase 5.
Se trasladan productos entre clases, como ocurre con los jabones medicinales, que
pasan desde la clase 3 a la 5.
32
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
1
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
EXAMEN DE FORMA
Sumario
I. Normativa
II. Objetivo del examen de forma
III. Causales de observación de forma
A. En relación al contenido de la solicitud (art. 9 RLPI)
B. En relación a los documentos anexos a la solicitud (art. 10 RLPI)
C. En relación a la reivindicación del derecho de prioridad (art. 2 y 58 LPI
D. Otros errores u omisiones
IV. Resolución de observación de forma
D. Procedencia
E. Alternativas del solicitante
Cumplir derechamente lo ordenado
Realización de otros trámites (art. 22 inc. 1° LPI)
V. Declaración de abandono de la solicitud
VI. Aceptación a tramitación
2
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Normativa
Art. 22, inc. 1°, LPI. “Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas
verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez
de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas
detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las
correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que
por ello pierda su fecha de prioridad […].”
3
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
a. Si en la solicitud se omiten los datos del solicitante (art. 9/a RLPI). Tales datos
son el nombre completo o razón social, RUT, correo electrónico y/o domicilio
del solicitante.
Errada indicación del tipo de marca. Son errores de este tipo cuando se
selecciona la opción “mixta”, pero no se adjunta ningún ejemplar; lo
mismo cuando se selecciona “etiqueta” (figurativas propiamente dichas),
pero en que del ejemplar que se acompaña se desprende claramente que
se trata de una marca mixta, etc.)
4
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 5. Existirá error u omisión relacionada con los documentos que deben adjuntarse a
una solicitud de registro, entre otros, en los siguientes casos:
5
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
6
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
7
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
1
Quedarse sin la posibilidad de ejercer un derecho en un plazo determinado.
8
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 8. La solicitud de registro de marca puede también ser observada por otras razones
o causales no incluidas en el art. 10 RLPI, antes reseñado. Entre otras, pueden
mencionarse las siguientes.
9
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
10
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
11
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 12. La vía más simple de avanzar con la tramitación de la solicitud será que el
solicitante cumpla derechamente lo ordenado en la observación de forma. Ello
se realiza mediante un escrito simple (titulado “Cumplimiento de observación de
forma”), pudiendo utilizarse el siguiente modelo, que se encuentra disponible en
www.inapi.cl para ser descargado en “descarga de ejemplos de escritos tipos
para marcas” EPI-01:
12
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
a. Cuando expira el plazo de treinta días, sin que el solicitante haya cumplido lo
ordenado dentro de ese plazo. Por tanto, si el solicitante presenta un escrito
—sea cumpliendo o no lo ordenado— fuera del mencionado plazo de
treinta días, la solicitud deberá necesariamente ser declarada abandonada.
13
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
14
Sección: Examen de forma | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
15
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD
Se realiza por un organismo externo: El Diario Oficial, siendo posible revisar los
extractos a publicar, cotizar y pagar en línea.
Sumario
I. Fuentes normativas
1
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Arts. 4 LPI y 14 y 24 RLPI.
Número de solicitud
Nombre completo o razón social del solicitante
Marca solicitada y etiqueta, en su caso
Indicación de la cobertura de productos y servicios solicitada
A. Número de solicitud
1
Apellido o nombre de familia.
3
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
4
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
E. Plazo de publicación
§ 11. Se trata de un plazo para requerir la publicación, no para practicarla. Ello por una
razón práctica, puesto que de disponerse por la norma un plazo para publicar, se
entregaría al solicitante una carga que no depende completamente de su
voluntad o posibilidades, sino de un tercero, en este caso el Diario Oficial, que
publica el Suplemento de Marcas y Patentes, una vez a la semana, conforme
establece el RLPI.
(i) Conectarse al sitio web del Diario Oficial, Sección Marcas y Patentes, e
ingresar el número de solitud de la marca que se desea publicar:
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/tramites/marcas-y-
patentes/publicar/
(ii) El pago se debe realizar siguiendo las instrucciones que aparecen en el propio
sitio Web del Diario Oficial.
5
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2.- Presencialmente, en las oficinas del Diario Oficial, ubicadas en Dr. Torres
Boonen N° 511, Providencia, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a
17:30 horas.
3.- Utilizando los formularios y sobres del Diario Oficial, que se encuentran en la
Caja del piso de Atención de Usuarios de INAPI, que sólo recibe pagos mediante
cheques. Los sobres y pagos presentados en INAPI son retirados en las tardes por
funcionarios del Diario Oficial, quienes luego de ello los procesan.
G. Omisión en la publicación
§ 15. La publicación del extracto de solicitud de marca es una carga para el solicitante,
por lo que su falta de cumplimiento necesariamente produce consecuencias
dentro del procedimiento. El art. 14 inc. 6 RLPI dispone que “La solicitud de
marca […] cuyo extracto no se publicare dentro del plazo señalado en este
artículo, se tendrá por no presentada”.
§ 16. Esta carga se cumple requiriendo la publicación dentro del plazo de 20 días antes
indicado.
§ 18. Nada obsta a que el interesado pueda volver a formular nuevamente la misma
solicitud ante INAPI, lo que originará un nuevo proceso administrativo, distinto
6
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
del anterior. La solicitud que se tuvo por “no presentada” no afectará en modo
alguno el destino de esta nueva solicitud.
H. Error en la publicación
§ 19. Se analizan aquí los efectos se producen cuando existe un error en la publicación
del extracto de la solicitud de registro.
Tipos de errores
§ 21. Por el contrario, para el caso de las marcas figurativas (mixtas o etiquetas), no es
error de publicación las diferencias de colores o pequeñas distorsiones de forma
que puedan producirse normalmente en el proceso de publicación. En tales
casos, la normativa considera que la publicación es plenamente válida (art. 14
inc. final RLPI).
§ 22. Esta materia está regulada en el art. 4 LPI que distingue entre errores
sustanciales y errores no sustanciales.
§ 23. Los errores no sustanciales pueden corregirse con una resolución pronunciada
de oficio o a petición de parte, en el expediente de solicitud y no requieren una
nueva publicación.
7
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 27. Los criterios para dilucidar si un error debe calificarse como sustancial abarcan
tanto (i) el error en la marca como (ii) el error en el número de la solicitud.
8
Sección: Publicación de la solicitud | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
sin duda de un error sustancial, puesto que ello influirá en una hipotética
decisión de terceros a oponerse o no a la solicitud de registro.
§ 28. Para el caso del error en el campo operativo de la marca; es decir, de los
productos y servicios que pretender distinguirse con la solicitud de registro de
marca en trámite, debe distinguirse el tipo o grado de disparidad existente entre
la cobertura publicada y la cobertura real, considerando como cobertura «real»
aquella que ha sido aceptada a tramitación.
§ 30. Cuando el campo operativo (cobertura) publicado sea menor que la cobertura
real, se tratará de un error sustancial, ya que el resto de la descripción
permaneció oculto.
9
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
EXAMEN DE FONDO
Sumario
I. Fuentes normativas
1
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Art. 22 inc. 4 LPI
A. Contenido
§ 2. Las causales de “rechazo de oficio” a que se refiere la LPI son las prohibiciones de
registro contempladas fundamentalmente en el art. 20 LPI.
2
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
B. Justificación
Servicios de consultoría en
organización y dirección
comercial de negocios; servicios
de marketing y publicidad;
servicios de representación de
negocios comerciales (35).
Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada
3
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Productos químicos
supresores de polvo y
estabilizadores de suelos.
(1) Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada
Productos agrícolas,
hortícolas, forestales y
granos, no comprendidos
en otras clases; animales
vivos; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres
frescas; semillas , plantas y
flores naturales; alimentos
para animales; malta (31).
Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada
4
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 9. Si bien INAPI puede efectuar una observación de fondo por considerar que
concurre algún impedimento de registro, las más comunes son la existencia de
una solicitud o registro marcario anterior (derechos anteriores) y la falta de
distintividad del signo, por considerarse descriptivo o por considerarse genérico,
para los productos o servicios que se desean distinguir a través de la marca.
§ 11. La solicitud fue finalmente rechazada por la Corte Suprema que, en lo pertinente,
en su fallo de 3 de agosto de 2017 señaló que:
5
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
6
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 14. De la misma forma que por marcas anteriores, es también común que INAPI
observe cuando considera que colisiona con indicaciones geográficas o
denominaciones de origen, previamente solicitadas o registradas para productos
o servicios idénticos o similares (también para casos de productos o servicios
relacionados), cuando ello conlleve riesgo de confusión en el consumidor. Esta
prohibición no solo se extiende a indicaciones geográficas y denominaciones de
origen registradas sino que también a aquellas reconocidas en otras fuentes
normativas: como leyes o tratados internacionales vigentes en el país. Tal es el
caso, por ejemplo, de la solicitud para el registro de la marca Viña Choapa,
solicitud 1.141.815:
7
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Denominativa:
Viña Choapa
Aguardiente, aguardientes;
bebidas alcohólicas
carbonatadas, excepto
cervezas; bebidas alcohólicas
que contienen frutas;
bebidas destiladas; bebidas
espirituosas; bebidas Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada
espirituosas y licores; vino;
vino de mesa; vino de uva;
vino tónico de uva dulce que
contiene extractos de
ginseng y corteza de
conchona (ninjin-kinatetsu
wine); vinos; vinos dules;
vinos espirituosos; vinos
espumosos; vinos
espumosos de uva; vinos
espumosos naturales; vinos
tintos; vinos y licores; vinos y
vinos espirituosos; vinos y
vinos espumosos.
Denominativa:
Terapias de Avanzada
8
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 17. La Corte Suprema en sentencia de 2 de junio del año 2016, confirmó la decisión
enfatizando que siendo Resveratrol un antioxidante “no puede configurar una
marca comercial ni goza de la distintividad necesaria, pues la seña es el producto
en sí mismo”.
9
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Notificación
10
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
13
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 26. Notificado el solicitante, sea con o sin oposición involucrada, el plazo para
contestar es de 30 días hábiles (lunes a viernes) [arts. 9 y 22 inc. 5 LPI], contados
desde la notificación por carta certificada.
14
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 28. En dicha oportunidad debe acompañar todos los antecedentes pertinentes, que
permitan sustentar sus descargos.
§ 30. Esta presentación no requiere del patrocinio de un abogado, por lo que puede
responder la observación de fondo directamente el solicitante.
§ 32. Esta contestación es, como se dijo, una carga jurídica, de manera que si el
solicitante no contesta:
15
Sección: Examen de fondo | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 34. Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la
realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se
suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos.
§ 35. Los casos más comunes por los cuales se suspende el procedimiento de una
solicitud de marca corresponden a aquellos casos en que es necesario efectuar (i)
cambios de nombre en el titular de registros previos, (ii) cesiones de la solicitud
al titular de un registro previo o (iii) se requiere transferir el registro base de la
observación de fondo, al titular de la solicitud en trámite.
16
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
1
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
RESOLUCIÓN FINAL Y
REGISTRO
Sumario
I. Fuentes normativas
II. La resolución final o definitiva
A. Naturaleza jurídica
B. Oportunidad para dictar la resolución final
C. Competencia del Director Nacional de INAPI
D. Notificación
II. Recursos contra la resolución final
III. Efectos de la resolución final
E. Efectos del rechazo a registro
F. Efectos de la aceptación a registro
G. Tasa de registro
H. Pago y acreditación
I. Omisión del pago y/acreditación de la tasa de registro
J. Número de registro
IV. Nacimiento del derecho de propiedad sobre la marca
K. Efectos del registro de la marca
L. Título y certificado
2
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
I. Fuentes normativas
A. Naturaleza jurídica
3
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
§ 7. La atribución del Director Nacional de INAPI para aceptar o rechazar una solicitud
de registro está dada por la LPI.
4
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
§ 8. El rechazo a una solicitud de registro puede ser total o parcial y dice relación con
los productos y/o servicios solicitados:
Competencia de fondo
§ 9. El marco jurídico que determina las razones por las cuales el Director Nacional de
INAPI puede aceptar o rechazar una solicitud de registro está constituido
principalmente por las llamadas prohibiciones de registro de marcas.
Competencia de forma
§ 10. La competencia del Director Nacional de INAPI en esta etapa del procedimiento
también abarca los aspectos formales y procesales vinculados a la solicitud de
registro. En casos en que se detecten errores formales en esta etapa del
procedimiento se dicta una observación para ser respondida por el solicitante en
un plazo fatal. De no ser respondida en tiempo, la solicitud es devuelta a etapa
de examen formal.
§ 11. Existe una importante limitación a las atribuciones del Director Nacional de INAPI
en materia de rechazo de una solicitud de registro, basados en la concurrencia
de una prohibición de registro. En efecto, dispone la normativa del ramo que la
solicitud no puede ser rechazada por una causal diferente de aquella/s
contenida/s en la observación de fondo (art. 22 inc. 6 LPI y art. 24 RLPI).
5
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
D. Notificación
§ 15. La resolución final es susceptible de ser impugnada a través de los recursos que
franquea la LPI, cuyo plazo de interposición es de 15 días hábiles:
6
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
§ 16. Puesto que la resolución final es apelable, no proceden en su contra los recursos
administrativos contemplados en la ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la
Administración del Estado, ni en la ley Nº 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado (art. 5 ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial).
§ 20. La resolución definitiva que rechaza totalmente una solicitud de registro produce
el efecto de poner término al procedimiento ante INAPI, sin que se traduzca en
un potencial nuevo registro marcario y comprende la pérdida de la tasa de
presentación de solicitud, que queda a beneficio fiscal (art. 18 bis B LPI).
7
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
§ 21. La resolución final que acepta una solicitud de registro de marca habilita al
solicitante para obtener el registro de marca, para lo cual deberá pagar los
derechos finales o tasa de registro.
§ 22. Dentro de los 60 días hábiles contados desde la fecha en que quede ejecutoriada
la resolución que acepta la solicitud, el interesado deberá pagar y acreditar el
pago de la tasa de registro. De no acreditar dentro de plazo la solicitud se tendrá
por abandonada, procediéndose a su archivo (art.18 bis E LPI).
8
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
G. Tasa de registro
§ 26. Dispone el art. 23 bis A LPI que “Para los efectos del pago de derechos, la
solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como
una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de
productos o servicios específicos incluidos en cada una”. Lo anterior es
igualmente aplicable “a las diversas clases de productos comprendidos en la
cobertura de los establecimientos industriales y comerciales”.
9
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
§ 28. Para el caso de la frase de propaganda el monto del derecho final respectivo es
siempre de 2 UTM, cualquiera sea el número de clases involucradas en el registro
base o house mark.
H. Pago y acreditación
Pago
§ 29. Para efectos del pago de la tasa de registro, desde su plataforma en línea INAPI
emite la correspondiente orden de pago, éstas pueden ser pagadas en línea o
pueden ser impresas para ser pagada en alguna de las instituciones
recaudadoras admitidas por la Tesorería General de la República. Es deber del
solicitante efectuar y acreditar el pago correspondiente (art. 90 RLPI).
§ 30. Como se dijo, esta gestión puede realizarse mediante una transacción
electrónica en el portal de pago o concurriendo a alguna de las instituciones
recaudadoras autorizadas previa impresión de la orden de pago:
10
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
§ 32. El pago de la tasa de registro debe ser acreditado ante INAPI, lo cual significa que
el solo pago no es suficiente para entender cumplida la obligación (art. 18 bis E
LPI). Se trata de una disposición imperativa, cuya omisión acarrea importantes
efectos que se analizan más adelante en esta misma sección.
§ 33. Como se adelantó, la acreditación debe realizarse dentro del plazo de 60 días
contados desde la fecha en quede ejecutoriada la resolución de aceptación de la
solicitud (art. 18 bis E LPI).
§ 34. El pago podrá acreditarse en cualquier momento pero siempre dentro del plazo
legal, sin que sea necesario que se acredite el mismo mes en que se efectuó, esto
quiere decir que el pago que pudo haberse efectuado en un mes distinto del que
se acredita, pero dentro del plazo legal, será aceptado sin requerir
complemento.
§ 36. Por el contrario, si utiliza el portal de pagos en línea no requiere acreditar, pues
Tesorería General de la República envía en tiempo real todo pago de estos
derechos y con ello INAPI tiene noticia del hecho de haberse cumplido esa
obligación.
11
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
§ 37. Existirá omisión de acreditación del pago de los derechos finales de registro
cuando dicha obligación no sea cumplida por el solicitante, lo cual puede
acontecer en cualesquiera de los siguientes supuestos:
J. Número de registro
12
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
L. Título y certificado
§ 43. Los títulos y certificados pueden ser solicitados y pagados en línea en el sitio web
de INAPI www.inapi.cl, o bien en forma presencial concurriendo a las oficinas de
INAPI.
§ 44. Todos los títulos y certificados de marcas emitidos por INAPI desde el 5 de
INSTI TU TO N ACI ON AL D E P RO PIE D AD I N DU S T RIAL - INAPI | CHILE
13
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
14
Sec ció n: Resolució n fi nal y re gi stro | Ca pítulo: S olicitu d de registro de marc a
DIRECTRICESDEMARCAS
§ 46. Los certificados y/o títulos emitidos por INAPI tienen una vigencia de 60 días
contados desde su emisión. Vencido este plazo, en caso de requerirlo, el
interesado deberá solicitar un nuevo título o certificado.
15
Anexo: Flujo de tramitación de una solicitud de registro de marca | Capítulo: Solicitud de registro de marca
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
INTRODUCCIÓN
Sumario
I. Renovación de registro de marca
1
Sección: Introducción | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 4.En el caso de las marcas registradas, la anotación al margen es una simple medida
de publicidad, de manera que frente a terceros acto o contrato relacionado con
una marca registrada sea oponible.
§ 5.Todo acto jurídico sobre una marca debe ser anotado para que produzca efecto a
terceros. Los actos más usuales, y para los cuales INAPI dispone de formularios
2
Sección: Introducción | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 9. Dentro de este segmento las más comunes son: cambio y/o actualización del
domicilio del titular, cambio y/o actualización del representante, cambio y/o
actualización del domicilio del representante.
§ 10. Para dejar constancia del cambio del domicilio del titular de la marca, cambio
y/o actualización de su representante y/o de su domicilio en el registro marcario, la
petición de inscripción del cambio debe presentarse mediante un escrito, en
idioma español y firmado por el titular o por su representante.
3
Sección: Introducción | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
B. Correcciones al registro
§ 14. La petición de corrección de un error de este tipo debe efectuar ante INAPI
mediante una comunicación escrita, en idioma español, firmada por el titular o su
representante. Se debe indicar el número del registro en cuestión, el error que se
ha de corregir y la corrección que se ha de efectuar.
§ 16. INAPI corregirá, de oficio o previa solicitud del interesado, errores de este tipo
que pudieran ocurrir a propósito de la carga o traspaso de información en su
base de datos.
4
Sección: Introducción | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 18. En todos estos casos, INAPI dicta una resolución donde se ordena actualizar los
datos en su registro, de forma que queda constancia en cada expediente de estas
modificaciones.
§ 19. El signo solicitado o registrado, no puede modificarse, salvo que así sea
requerido durante el proceso de examen formal. Para mayores antecedentes ver
Capítulo sobre Examen de Forma
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Sección: Renovación de registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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RENOVACIÓN
DE REGISTRO DE MARCA
La LPI dispone que el registro de una marca tenga una duración de diez años y que su
titular detente el derecho de renovarlo sucesivamente por iguales períodos. Para ello,
la propia LPI establece determinados requisitos, cuyo incumplimiento deriva en la
renuncia al derecho sobre la marca, que se analizan aquí por separado.
Sumario
I. Plazo de renovación
A. Fuente normativa
B. Características del plazo para solicitar la renovación
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V. Recursos procesales
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I. Plazo de renovación
A. Fuente normativa
A lo largo del período de vigencia de la marca, es usual que los datos del titular o
de su representante ante INAPI cambien. Por ello, se recomienda verificar o
revisar los datos del registro y, en su caso, actualizarlos, antes de presentar la
solicitud de renovación. Para ello es recomendable y de mucha utilidad
solicitar un certificado de registro, trámite que puede hacerse en el portal de
trámites en línea, disponible en www.inapi.cl.
§ 2.La renovación del registro puede ser solicitada antes, o dentro de los 30 días
de expirada su vigencia. Si no se presenta la solicitud de anotación de
renovación dentro del plazo indicado, el derecho marcario se extingue
(caducidad).
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§ 6. A partir del 26 de abril del año 2017, el sistema para tramitar una renovación
cambió, pasando de ser tratadas como una anotación al margen del registro que
se renueva. (ver Sección Anotación Marginal)
§ 7. Este nuevo sistema permite (i) mantener el número de registro de la marca que
se renueva, (ii) no exige volver a acompañar ejemplares de la marca y a señalar
datos que están ya plasmados en el registro; (iii) facilitan el acceso a la
información, al encontrarse centralizada en un único asiento registral todos los
hitos relevantes de una marca registrada, (iv) con lo cual se hace más expedito y
fácil conocer el estado e historia de las marcas a lo largo de su historia.
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D. Vías de tramitación
Art. 4.- Establece la necesidad de usar los formularios de INAPI para pedir la
renovación.
Renovación Parcial: Son aquellos casos en que el titular renueva sólo para
una parte de los productos y servicios que tenía protegidos, entendiéndose
que por dicho acto renuncia a los productos y servicios que no incluye en su
solicitud de renovación.
§ 10. Existen dos alternativas o vías para presentar una renovación ante INAPI:
electrónica y presencial:
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Presentación electrónica:
§ 12. Una vez en el sitio, debe ingresar el número de registro, cuya renovación se
pretende.
§ 13. Del titular del registro. Ingresado el número de registro, el sistema despliega
el formulario de renovación y completa automáticamente los datos del
registro referidos al signo registrado, su descripción, los productos y servicios
registrados; y los datos del titular y de su representante (cuando así haya
informado uno) ante INAPI.
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Por el contrario, no es posible editar el nombre del titular. Por lo que, en caso
que durante los diez años de vigencia hubiese existido alguna modificación de
su nombre o una transferencia deberá previamente solicitar la anotación
marginal que correspondiente, por lo que se recomienda verificar con
anticipación la individualización del titular.
§ 15. De la marca. Este campo comprende los ítems: i) Categoría, ii) Tipo, y iii)
Denominación. Ninguno de ellos puede ser editado.
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F. Presentación de la solicitud
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G. Examen formal
a. Concordancia:
H. Observaciones
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I. Abandono de la renovación
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Monto de la tasa
§ 38. Así como la legislación del ramo contempla el pago de derechos para las
solicitudes de registro de marcas (“nuevas”), la renovación de una marca
registrada igualmente está afecta al pago y acreditación de una tasa en
beneficio fiscal (art. 18 bis E LPI).
§ 39. El art. 18 bis B LPI dispone que la renovación de registros de marcas estará
sujeta al pago del doble que el registro de una marca “nueva”, por tanto la
tasa que corresponde a una renovación es de 6 UTM por cada clase y región
comprendida en el registro.
Art. 23 bis A LPI.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una
marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada
clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una.
Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de
productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y
comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos como a las
renovaciones de los registros.
Art. 23 bis B, inc. 2° LPI.- Los registros de marcas que protejan establecimientos
comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el
interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo
indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una
solicitud y a una inscripción por cada región.
Establecimiento comercial: 6 UTM por cada clase y por cada región. Por
ejemplo, una marca de establecimiento comercial que ampara productos
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Sección: Renovación de registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Plazo de pago
§ 41. El pago y su acreditación ante INAPI debe efectuarse dentro de los seis meses
siguientes al vencimiento del registro o a la aceptación, en el caso que ésta
sea posterior al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada
mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del
plazo del registro original o de la aceptación en el caso que sea posterior al
vencimiento del registro.
MONTO 6 UTM 7,2 UTM 8,4 UTM 9,6 UTM 10,8 UTM 12 UTM
§ 42. Dispone el art. 90 RLPI que las órdenes de pago correspondientes a los
derechos fiscales son emitidas por INAPI, ya sea por medios físicos o
electrónicos, debiendo el solicitante acreditar el hecho del pago
acompañando un comprobante físico o electrónico.
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V. Recursos procesales
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L. Omisión de la renovación
§ 47. El art. 30 RLPI, conforme a la cual “Si el titular de una marca registrada no
solicitare su renovación dentro del plazo legal, ésta se tendrá por abandonada
y sus derechos caducados”.
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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ANOTACION MARGINAL
AL REGISTRO DE MARCA
Sumario
I. Actos jurídicos sobre marcas registradas
A. Marco normativo general
B. Formalidades de los actos jurídicos sobre marcas
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Art. 14 inc. 1° (LPI): Establece la transmisibilidad de los DPI y que pueden ser
objeto de toda clase actos. En cuanto a las formalidades exige instrumento
privado.
§ 1. Las marcas registradas son activos intangibles y pueden ser objeto de toda
clase de actos y contratos. Dichos actos y contratos se perfeccionan y
producen todos sus efectos entre las partes sin necesidad inscripción, sin
embargo, para que sean oponibles a terceros es necesario que se inscriban
al margen del registro al que afectan. Estas anotaciones marginales deben
solicitarse ante INAPI y motivan un procedimiento que más adelante se
analiza. De este modo, la anotación marginal no es un requisito de validez
del acto, sino que una formalidad exigida por vía de publicidad.
§ 2.La marca comercial es un bien inmaterial y puede ser objeto de toda clase
de actos jurídicos, entre vivos y por causa de muerte.
§ 3.Es así como una marca registrada puede ser objeto de contratos onerosos
traslaticios de dominio (compraventa, aporte en sociedad, permuta),
2
Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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§ 8. Cualquier acto jurídico que tenga por objeto una marca comercial deberá
ser anotado al margen del registro respectivo para producir eficacia
respecto de terceros.
§ 10. Dice relación con actos en los cuales el derecho sobre una marca es
enajenado desde una persona a otra, como por ejemplo: compraventa,
donación, permuta, dación en pago, aporte en sociedad o sucesión por
causa de muerte.
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§ 15. Se refiere a los casos en que se enajena una parte de los productos y/o
servicios amparados por el registro.
§ 16. De acuerdo al art. 14 inc. 4 LPI “las marcas comerciales son indivisibles y
no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o
características del signo distintivo amparados por el título. En cambio,
puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro,
abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y
no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su
titular”.
.
§ 17. En consecuencia, una transferencia “parcial” es cualquier acto que recae
sobre una marca y que tiene por objeto transferir parte de los productos
y/o servicios para las que se encuentra inscrita. Esto sólo es posible cuando
se está ante una marca registrada que comprende múltiples productos y/o
servicios, sea que se encuentran en una o más clases.
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Licencia de marca
§ 21. Las modalidades sobre el uso de la marca son fijadas libremente por las
partes en el contrato pudiendo ser: gratuita u onerosa, por un tiempo
determinado o de manera indefinida, exclusivo o no exclusivo, etc.
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 31. Se deberán acompañar los documentos idóneos que den cuenta de este
cambio, dependiendo si se trata de personas naturales o jurídicas. Chilenas
o extranjeras.
§ 32. La marca comercial puede también ser objeto de todo tipo gravámenes
o limitaciones, como por ejemplo un usufructo. La prenda con fines de
garantía, no obstante, es el gravamen más utilizado. También se suelen
inscribir la prohibición de gravar o enajenar, y la prohibición de celebrar
actos y contratos sobre la marca.
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
i.- Nombre o razón social, domicilio, RUT –si fuere el caso, dirección de
correo electrónico del beneficiario de la medida precautoria y los
mismos datos de quien comparezca en su representación.
Otros actos
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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§ 37. Para utilizar este sistema debe completarse un formulario especial (FPI-
56). A éste documento INAPI le asigna un “número de repositorio de
Documentos de Anotación”, destinado a ser citado en cada una de las
solicitudes de anotación.
Formulario de solicitud
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Solicitante
§ 41. Sólo las partes otorgantes están autorizadas para presentar tal solicitud, pero
nada impide que éstas faculten a un tercero o al portador del documento
respectivo (original o copia autorizada) para efectuarlas.
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Tramitación
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Resolución final
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
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Prelación
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Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Recursos
§ 59. Con todo, nada impide en este caso que el mismo interesado, o
cualquier persona facultada para ello, presente una nueva solicitud de
anotación.
18
Sección: Anotación marginal a registro de marca | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Alcance de la anotación
§ 63. Conforme al art. 34 RLPI, los efectos del acto o contrato sobre la marca,
con respecto a terceros (oponibilidad), se producen “sólo a partir de dicha
anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes” (Ver
anexo tasas).
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Sección: División de solicitudes y registros | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
La división de la solicitud puede proceder en aquellos casos en que alguna de las clases
respecto de las cuales se solicita protección, ha sido objeto de observación. El
solicitante podrá dividir su solicitud de modo que aquella que resulte de la división, se
tramite con celeridad al no tener observaciones.
Sumario
I. Introducción
A. División de la solicitud
B. División de registros
1
Sección: División de solicitudes y registros | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Introducción
§ 1. La marca comercial es un bien inmaterial que abarca un signo y un ámbito de
protección. El signo es aquello susceptible de ser representado gráficamente y el
ámbito de protección se refiere a los productos y/o servicios amparados por la
solicitud o el registro.
2
Sección: División de solicitudes y registros | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 5. Las formalidades para proceder a la división de una solicitud son las siguientes:
e. Cada solicitud divisional deberá pagar las tasas iniciales y finales, como
si tratara de una nueva solicitud.
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Sección: División de solicitudes y registros | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
B. División de registros
§ 10. El concepto división de registro se refiere más propiamente a los casos en que las
partes resultantes de la división permanecen en dominio del mismo titular.
§ 12. Los registros de marcas son siempre divisibles (art. 21 inc 4 LPI)
4
Sección: División de solicitudes y registros | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 14. En aquellos casos en que se esté impugnando su validez ante INAPI o durante la
apelación en un juicio de nulidad de una marca registrada, se podrá solicitar su
división en términos similares a los señalados para la división de las solicitudes.
§ 17. Los datos del solicitante y representante deben ser los mismos de la solicitud
inicial. Sólo pueden realizarse cambios en estos aspectos campos una vez
aceptada la solicitud divisional.
§ 19. Por regla general esta división debe comprender la totalidad de la clase o clases.
5
Sección: División de solicitudes y registros | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 23. Además debe acompañarse el pago por la clase o clases que solicita dividir, de la
misma forma que si se tratara de una nueva solicitud para el registro de marcas.
6
Sección: División de solicitudes y registros | Capítulo: Gestiones relacionadas con marcas registradas
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 26. La solicitud dividida y la divisional pueden ser rechazadas, pues el análisis es caso
a caso al momento de realizarse el análisis sustantivo. En el caso de las
solicitudes divididas, la relación de coberturas de productos y servicios en la cual
puede haberse fundado una observación de fondo o una oposición, puede ser
relevante.
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Sección: Introducción | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigiosos)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
INTRODUCCIÓN
Sumario
I. Fuentes normativas
1
Sección: Introducción | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigiosos)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Art. 17 inc 1° LPI: Fija las materias de competencia del Director Nacional de
INAPI en asuntos contenciosos.
Las atribuciones del Director Nacional de INAPI para conocer y resolver, como
tribunal de primera instancia, están reconocidas en los artículos 5° inc. 3° LPI y
17° inc 1° LPI, todas en relación con Art. 4° letra A) Ley 20.254.
§ 2. Dispone el art. 17° inc. 1º LPI que “Los juicios [...] de nulidad de registro [...] se
substanciarán ante el [Director Nacional de INAPI], ajustándose a las
formalidades que se establecen en esta ley”.
2
Sección: Introducción | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigiosos)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 4. Esta norma alude a la competencia del Director Nacional de INAPI que dice
relación con asuntos registrales, y por lo mismo quedan necesariamente fuera de
su competencia, entre otros:
JURISPRUDENCIA
INAPI ha aceptado tramitar y resolver incidencias
administrativas en procedimientos de anotación
marginal y de renovación de registro.
3
Sección: Introducción | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigiosos)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
4
Sección: Disposiciones comunes del CPC | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
I. Sistematización de las reglas comunes a procedimientos contenciosos en estas
Directrices
II. Reglas que se rigen íntegramente por las disposiciones del CPC
A. Disposiciones comunes a todo procedimiento contenidas en el CPC
B. Reglas del juicio ordinario de mayor cuantía contenidas en el CPC
1
Sección: Disposiciones comunes del CPC | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
iii. Resoluciones.
2
Sección: Disposiciones comunes del CPC | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 5. iii) Desistimiento de la demanda: Tal como lo señala el artículo 148 del CPC, si
antes de notificada una demanda, ésta es retirada, se considerará como no
presentada.
3
Sección: Disposiciones comunes del CPC | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Las excepciones dilatorias del art. 303° del CPC relevantes a los efectos
de los juicios de oposición ante INAPI son:
4
Sección: Disposiciones comunes del CPC | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
iii) Ineptitud del libelo – El art. 18 bis g) LPI señala los requisitos de
la demanda de nulidad y por remisión al CPC deben cumplirse
los requisitos del art. 253 CPC
5
Sección: Disposiciones comunes del CPC | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Existen precedentes de INAPI y del TDPI en que se sostiene la postura
expuesta aquí.
6
Sección: Disposiciones comunes del CPC | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 10. Cabe recordar que cuando se acompañan documentos, éstos deben presentarse
en idioma español (art. 10 bis LPI) y si los originales fueron otorgados en otro
idioma, INAPI puede pedir se acompañe su traducción.
§ 12. Apreciación de la prueba: Una vez rendida, ésta es apreciada conforme a las
reglas de la sana crítica (art. 16 LPI), que permite valorar la prueba de acuerdo a
la lógica y las reglas de la experiencia.
§ 14. Esta facultad puede ejercerse en cualquier estado del juicio y al presentarse el
escrito respectivo se suspenden los plazos que estuvieren corriendo y
continuarán computándose vencido el plazo de suspensión acordado.
7
Sección: Disposiciones comunes del CPC | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 15. Se aplican las normas del CPC. Las medidas para mejor resolver son tratadas en
el art. 159° del CPC y consisten en diligencias que INAPI puede decretar de oficio,
en forma posterior al término probatorio y luego de citadas las partes a oír
sentencia.
§ 16. Estas medidas permitirán al Director Nacional del Instituto formar la convicción
necesaria para tomar una decisión sobre el conflicto sometido a su competencia.
Pueden consistir en una o varias de las siguientes:
d) Informe de peritos; y
§ 17. Una vez notificadas deben ejecutarse en un plazo de 20 días. Incluso es posible
abrir un término especial de prueba, cuyo plazo máximo es de 8 días, en caso
que dentro del plazo de cumplimiento de las medidas para mejor resolver, se
haga necesario esclarecer nuevos hechos, que aparezcan como indispensables
para dictar sentencia.
§ 18. Sólo las medidas para mejor resolver consistentes en informe de peritos y
apertura de un término probatorio especial pueden ser impugnadas por las
partes en juicio a través de un recurso de apelación.
8
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
A SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
Sumario
I. Generalidades
A. Naturaleza de la oposición
B. Las partes
D. Contestación a la oposición
Plazo para contestar
Formalidades
F. Término probatorio
G. Medios de prueba
1
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Generalidades
A. Naturaleza de la oposición
B. Las partes
3
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
C. Demanda de oposición
Plazo
El plazo de 30 días para oponerse solo considera como días hábiles lunes a
viernes. Una vez notificado al demandado (solicitante) se aplican las normas
del CPC sobre cómputo de días, por lo que el día sábado es un día hábil, a los
efectos de computar plazos de días.
Escrito de oposición
§ 10. El libelo de oposición debe reunir los requisitos propios de cualquier escrito
judicial y en especial los señalados en Resolución Exenta N° 11 de este Instituto
publicada de 19 de enero de 2010, en cuanto a la pre-suma y suma, debiendo
indicar, en cuanto a materia, si se trata de una oposición y el número de solicitud
a que debe asociarse. Por su parte, en cuanto a la suma debe indicarse el objeto
del escrito y de las partes que lo componen, como se muestra a continuación.
4
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Materia: Oposición
§ 11. Se debe comparecer con patrocinio de abogado (art. 5° inc. 3° LPI) y conferir
mandato para comparecer en asuntos contenciosos relativos a la propiedad
industrial, aspectos tratado en la sección “Poderes” del capítulo “Aspectos
generales” de estas Directrices.
§ 13. Para conocer los requisitos y forma de presentación de los escritos puede
consultar la sección “Presentaciones (formularios y escritos)” del capítulo
“Aspectos generales” de estas Directrices.
§ 14. No obstante lo anterior, en concordancia con el art. 254° del CPC en dicho escrito
se debe:
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Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Causales de oposición
§ 15. La oposición se debe fundar en alguna causal o razón jurídica por la cual la
solicitud de registro de marca debiera ser rechazada. Usualmente se invoca la
afectación a alguna prohibición de registro contemplada en el art. 20° LPI.
Sin embargo, nada impide que otra ley o fuente normativa disponga
prohibiciones de registro de determinados signos.
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Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Notificación de la oposición
§ 18. Sin perjuicio de lo expuesto, esta resolución igual se notifica por el estado diario,
de modo que pueda producir efectos también para el oponente.
Otras notificaciones
§ 19. Las restantes notificaciones dentro del proceso de oposición se practican por el
estado diario (art. 13° inc. 1° LPI). Acerca del “estado diario”, para mayor
información sobre este tipo de notificaciones puede consultarse la sección
“Notificaciones”, contenida en el capítulo “Aspectos generales” de estas
Directrices.
§ 20. Una excepción a la norma general anterior, ocurre cuando se solicita como
medio de prueba la absolución de posiciones. En este caso el absolvente debe
ser notificado por cédula (art.48° del CPC), pues en dicha resolución se ordena la
comparecencia personal de una de las partes.
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Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
D. Contestación a la oposición
§ 21. Formulada una oposición, INAPI provee el escrito y confiere “traslado” de ella al
solicitante, para que éste haga valer sus derechos, por el plazo de 30 días hábiles
(lunes a viernes).
Formalidades
§ 27. En todo caso, una vez notificada la demanda, el demandado (solicitante) es parte
en el proceso, lo que conlleva consecuencias:
8
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Notificación
§ 29. La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por el estado diario.
Recursos
§ 31. Dicha reposición debe interponerse dentro del plazo de 3 días computables de
lunes a sábado, por tratarse de un plazo establecido en el CPC, no en la LPI. En
cuanto a la tramitación de dicho recurso, el tribunal puede pronunciarse de
plano sobre el mismo, o bien tramitarlo como incidente, lo cual significa conferir
traslado a la contraparte antes de resolver. Esta última es la práctica habitual de
INAPI.
9
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
F. Término probatorio
Como toda prórroga, ésta debe ser solicitada por alguna de las partes
antes del vencimiento del término probatorio y, de ser aceptada la
prórroga, el plazo adicional comienza a correr a contar de la fecha de
expiración del término probatorio original.
G. Medios de prueba
§ 34. Dispone la LPI que en estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos
los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en
el Código de Procedimiento Civil. Sólo se excluye como medio de prueba, la
prueba testimonial (art. 12° LPI).
§ 35. La referencia a “habituales” dice relación por ejemplo con material publicitario,
audiovisual, ejemplares de productos que portan una marca.
10
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 38. Una vez que la etapa de prueba está concluida, de oficio o a petición de parte se
cita a las partes a oír sentencia. Este concepto técnico jurídico significa que se
cierra la etapa de prueba y se da inicio a la etapa de redacción de la sentencia.
§ 39. Conforme al art. 10° bis inc. 2° LPI, citadas las partes para oír sentencia, no se
admiten escritos ni pruebas de ningún género. No obstante, esto no significa que
hasta dicha oportunidad puedan presentarse medios probatorios pues estos
últimos, conforme a las reglas generales del CPC, sólo pueden ser presentados
hasta el vencimiento del término probatorio (art. 348° del CPC)
§ 40. La limitación en cuanto a que una vez citadas las partes a oír sentencia no se
admiten escritos ni pruebas de ningún tipo admite ciertas excepciones expresas
contempladas en la misma norma, que son:
11
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 41. Adicionalmente y por aplicación de las reglas procesales comunes del CPC,
también son procedentes, después de citadas las partes a oír sentencia, las
siguientes actuaciones:
I. Sentencia definitiva
Naturaleza y finalidad
12
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Requisitos y limitaciones
§ 45. La sentencia definitiva debe ser fundada y cumplir con los requisitos que para
este tipo de sentencias prescribe el art. 170° del CPC. En la práctica, las
sentencias de juicios de oposición de INAPI contienen una parte expositiva, una
parte considerativa y una parte resolutiva.
§ 46. En la sentencia definitiva, la solicitud de registro no puede ser rechazada por una
causal diferente a las contenidas en las oposiciones o en las observaciones de
fondo (art. 22° LPI y 24° RLPI).
13
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Notificación
§ 48. La sentencia definitiva produce los efectos generales propios de este tipo de
resoluciones, que son el desasimiento del tribunal (art. 182° CPC) y la acción y
excepción de cosa juzgada (art. 175° CPC).
14
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 50. En contra de la sentencia definitiva del Director de INAPI proceden los siguientes
recursos:
15
Sección: Sección - Procedimiento de oposición a la solicitud de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
16
Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
I. La acción de nulidad y las partes
A. Naturaleza de la acción
B. Las partes
D. Contestación a la demanda
Plazo para contestar
Formalidades
Omisión de la contestación
F. Término probatorio
G. Medios de prueba
1
Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Notificación
A. Naturaleza de la acción
§ 1. La acción de nulidad, por esencia, tiene por objeto obtener que se deje sin efecto
una inscripción marcaria por haberse concedido adoleciendo de un vicio. Éste
consiste en haberse infringido alguna de las prohibiciones establecidas en los
artículos 19° o 20° de la LPI. El fundamento de la acción de nulidad suele radicar
en la protección de la propiedad marcaria o interés privado del demandante,
pero también puede tener por fundamento que un signo determinado nunca
debió registrarse y debe, en consecuencia, volver al dominio público
2
Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
B. Las partes
C. Demanda de nulidad
Plazo
§ 9. Dispone la LPI que la demanda de nulidad puede ser presentada por “cualquier
persona interesada” (art. 18° bis G de la LPI).
3
Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 10. La demanda de nulidad debe contener al menos los siguientes antecedentes (art.
18 bis G de la LPI):
Nombre, domicilio y profesión del demandante.
Nombre, domicilio y profesión del demandado.
Número y fecha de registro cuya nulidad se demanda e
individualización del derecho respectivo.
Razones de hecho y de derecho en que se fundamenta la demanda.
§ 11. Adicionalmente, el escrito deberá cumplir con las siguientes formalidades (Res.
Ex. INAPI N°11/2010):
En primer lugar debe contener una presuma, que informe la materia
(Nulidad de registro) y el número de registro que se pide anular.
A continuación debe contener una suma, para dar cumplimiento a
las formalidades de cualquier escrito judicial (“formula demanda de
nulidad”, “presenta demanda de nulidad”, “deduce demanda de
nulidad”, “solicita se declare la nulidad”, etc.).
Se debe comparecer con patrocinio de abogado (art. 5° inc. 3° LPI) y
conferir mandato para comparecer en asuntos contenciosos
relativos a la propiedad industrial, aspecto tratado en la sección
“Poderes” del capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.
La normativa marcaria no exige que el demandante deba
acompañar documentos fundantes de la demanda, aunque nada
impide que los presente en esta oportunidad.
§ 12. Acerca de los requisitos y forma de presentación de los escritos (online y física),
puede consultarse la sección “Presentaciones (formularios y escritos)” del
capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.
4
Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Causales de nulidad
5
Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 19. Las restantes notificaciones dentro del proceso de nulidad se practican por el
estado diario (art. 13° inc. 1° LPI).
Formalidades
§ 23. Puesto que la demanda de nulidad da origen a un juicio, por aplicación de las
reglas generales (ley 18.120), el demandado deberá comparecer patrocinado por
un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y conferir mandato para
comparecer en juicio en asuntos contenciosos relativos a la propiedad industrial,
aspectos que son tratados en la sección “Poderes” del capítulo “Aspectos
generales” de estas Directrices.
6
Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Omisión de contestación
§ 27. La inacción es la actitud del demandado que no ejecuta ningún acto de defensa
dentro del término de emplazamiento. Este tipo de reacción significa que el
demandado niega tácitamente los hechos fundantes de la demanda, los que
deben ser probados por la demandante.
Notificación
§ 30. La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por el estadio diario
(Art.13° de la LPI).
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Recursos
§ 32. Dicha reposición debe interponerse dentro del plazo de 3 días, computables de
lunes a sábado, por tratarse de un plazo establecido en el CPC.
F. Término probatorio
§ 36. Este plazo es prorrogable hasta por 30 días más, en “casos debidamente
calificados” por el Director Nacional de INAPI.
Como toda prórroga, ésta debe ser solicitada por alguna de las partes
antes del vencimiento del término probatorio y, de ser aceptada la
prórroga, el plazo adicional comienza a correr a contar de la fecha de
expiración del término probatorio original.
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
G. Medios de prueba
§ 37. Dispone la LPI que en estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos
los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en
el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial (art. 12°
LPI).
§ 40. Cuando alguna de las partes solicita la exhibición de material audiovisual, INAPI
fija día y hora al efecto. De dicha diligencia se deja constancia en acta. Lo mismo
ocurre cuando se cita a absolver posiciones.
§ 41. La prueba rendida será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. Para
mayores antecedentes sobre medios de prueba. Ver en la sección Disposiciones
Comunes de este capítulo.
§ 42. Concluida la etapa de prueba, se cita a las partes a oír sentencia. Este es un
concepto técnico jurídico que significa que se cierra la etapa de prueba y se da
inicio a la etapa de redacción de la sentencia.
§ 43. La resolución que cita a las partes a oír sentencia es susceptible del recurso de
reposición, que debe formularse dentro del plazo de tres días, computables de
lunes a sábado, por tratarse de un plazo establecido en el CPC.
§ 44. Citadas las partes para oír sentencia, no se admiten escritos ni pruebas de ningún
género (art. 10° bis inc. 2 LPI, por remisión del art. 18° bis M de la LPI). Sin
embargo, conforme a las reglas generales del CPC, los documentos sólo pueden
ser presentados hasta el vencimiento del término probatorio (art. 348° del CPC).
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
(i) Presentar un avenimiento entre las partes (acuerdo que pone fin al
juicio);
§ 46. Por aplicación de las reglas procesales comunes del CPC, también son
procedentes, después de citadas las partes a oír sentencia, las siguientes
actuaciones:
Incidente de nulidad procesal o su declaración de oficio por el
tribunal, así como el ejercicio por parte de INAPI de sus facultades
de corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del
proceso (art. 433° inc. 2 CPC, en relación con los arts. 83° y 84° CPC).
Dictación de medidas para mejor resolver (art. 433° inc. 2 CPC, en
relación con el art. 159° CPC), así como los escritos relacionados
estrictamente con las medidas para mejor resolver (art. 159° incs. 1°
y 3 CPC).
Objeción de documentos, cuando el término de citación o de
apercibimiento de reconocimiento hayan comenzado a correr al
tiempo de dictarse la citación para oír sentencia (art. 433°, inc. 2
CPC). Dispone dicho precepto que “Los plazos establecidos en los
artículos 342 N.º 3, 346 N.º 3 y 347 que hubieren comenzado a
correr al tiempo de la citación para oír sentencia, continuarán
corriendo sin interrupción y la parte podrá, dentro de ellos, ejercer
su derecho de impugnación”.
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
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I. Sentencia definitiva
Requisitos y limitaciones
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Notificación
§ 49. La sentencia definitiva produce los efectos generales propios de este tipo de
resolución, que son el desasimiento del tribunal (art. 182° CPC) y la acción y
excepción de cosa juzgada (art. 175° CPC).
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 52. Esta facultad puede ejercerse en cualquier estado del juicio y al presentarse el
escrito respectivo se suspenden los plazos que estuvieren corriendo y
continuarán computándose una vez vencido el plazo de suspensión acordado.
§ 53. En contra de la sentencia definitiva del Director de INAPI proceden los siguientes
recursos:
Recurso de corrección: Procede cuando la sentencia definitiva
contenga o se funde en manifiesto error de hecho. En la práctica
este recurso tiene aplicación, por ejemplo, cuando existe
incoherencia entre la parte considerativa y la resolutiva (art. 17 bis A
LPI).
Recurso de aclaración, rectificación o enmienda (art. 182 CPC). Se
rige por las reglas propias del CPC.
Recurso de apelación de la LPI: Se interpone ante el mismo INAPI
para ser conocido y resuelto por el TDPI, tribunal que puede
confirmar o revocar la resolución recurrida. Contra el fallo del TDPI
se puede deducir recurso de casación en el fondo ante la Excma.
Corte Suprema (art. 17° bis B inc. 1° LPI).
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 55. Por aplicación de las reglas generales del CPC. Resultan procedentes, como
firmas de terminación del juicio, el desistimiento de la demanda y el abandono
del procedimiento, incidentes especiales que se rigen por las reglas procesales
comunes contempladas en el CPC. Para mayores antecedentes sobre estas
formas de terminación, consultar en la sección de Disposiciones Comunes en los
procedimientos de este capítulo.
§ 58. Antes de la existencia de la ley vigente, hubo dos normas diferentes que
regularon el tema de la prescripción de la acción de nulidad.
Antes de 1991. regía el DL 958 del año 1931, en cuyo artículo 31°
disponía que, “en ningún caso se podrá solicitar la nulidad del
registro de una marca después de haber transcurrido un plazo de 2
años desde la fecha de su registro, pero siempre que la marca se
haya estado usando en el país”. En consecuencia, si no había tal
14
Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 63. Ambos requisitos emanan del art. 6° bis del Convenio de París, disposición
autoejecutable según ha resuelto la Excma. Corte Suprema.
§ 64. Si falta cualquiera de los dos requisitos indicados, y han transcurso más de 5 años
desde la fecha del registro, opera la prescripción.
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Sección: Sección - Procedimiento de nulidad de registro | Capítulo: Procedimientos contenciosos (litigios)
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 66. Desde entonces, dicha exigencia ya no emana directamente del citado art. 6° bis
del Convenio de París, sino de la propia LPI en vigor, sin que sea necesario que la
marca fundante de la acción de nulidad sea notoria, porque el art. 27° LPI no lo
exige así.
§ 67. De esta manera los registros obtenidos desde el 1 de diciembre de 2005, podrán
ser anulados más allá de los 5 años contados desde su registro, si se acredita que
el registro fue obtenido de mala fe por su titular.
§ 68. Se expone aquí un caso hipotético en que el registro impugnado fue obtenido
originalmente antes del 30 de septiembre de 1991, de mala fe, por ser idéntico a
una marca notoria. Se trata de un caso aparentemente complejo, pero que
puede resolverse aplicando los postulados lo ya expuestos.
El Convenio de París comenzó a regir en Chile en el año 1991 y el art.
6° bis de dicho Convenio declara imprescriptible la nulidad de
registros obtenidos de mala fe.
Para que opere la prescripción de la acción de nulidad de un registro
obtenido bajo la vigencia del DL 958 es necesario que el uso de la
marca sea de buena fe.
A contar de dicha entrada en vigencia, se aplica en lo sucesivo el art.
6° bis de dicho Convenio y la acción de nulidad contra un registro
obtenido de mala fe es imprescriptible, cuando afecta a una marca
notoria.
§ 69. Dicho esquema interpretativo fue establecido por la Corte Suprema en el año
2011 en el caso O’NEILL. Con posterioridad, el Máximo Tribunal ha reiterado la
tesis antes expuesta, como por ejemplo en el caso de nulidad de la marca IRON
MAIDEN para productos de vestuario.
JURISPRUDENCIA
Existen varios precedentes de INAPI que establecen la tesis
antes expuestas.
17
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
1
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
La ley 19.880 establece las “bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado” (LBPA). En sus artículos 53°
siguientes contempla diversos recursos aplicables a todo procedimiento
administrativo, algunos de los cuales ya se encontraban en la ley Nº 18.575, sobre
Bases Generales de la Administración del Estado.
Sumario
I. Fuentes normativas
2
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
3
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
4
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
INAPI ha entendido que existe un interés
legítimo en el caso del titular de un registro
que comparece en un proceso de anotación de
transferencia total del mismo, solicitando la
invalidación de la inscripción por ser
legalmente inadmisible al existir vicios de
carácter formal en el documento fundante que
invalidan la anotación. (Ver Resolución
209424)
A. Sistematización
5
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
6
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
INAPI ha estimado procedente el
recurso de invalidación en contra de
resoluciones dictadas por el
Conservador de Marcas dentro de su
competencia en el procedimiento de
solicitud de registro de marca,
renovación y anotación. (Ver
Resoluciones 1065790 (invalidación),
188747)
7
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Existen abundantes precedentes en los
cuales se ha rechazado por improcedente el
recurso de reposición contra la resolución
que declara el abandono de la solicitud de
registro de marca, por las razones aquí
expuestas.
(Ver resoluciones 1191171, 1158638)
8
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
9
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
10
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
a.- Recurso de Reposición (art. 10° Ley 18.575 y art. 59° LBPA). Se interpone por
el interesado ante el propio órgano que dictó el acto, para que este lo modifique,
reemplace o deje sin efecto. En un plazo de 5 días (hábiles) contados desde la
notificación o publicación del acto que se pretende impugnar.
b.- Recurso Jerárquico (art. 10° Ley 18.575 y arts. 59° LBPA). Se interpone por el
interesado para ante el superior jerárquico de la autoridad que dictó el acto
impugnado, dentro del plazo de 5 días (hábiles) contados desde la notificación
del acto que se pretende impugnar. Se puede interponer directamente o en
subsidio del recurso de reposición, para que aquél lo modifique, reemplace o
deje sin efecto.
No procederá recurso jerárquico contra los actos de los jefes superiores de los
servicios públicos descentralizados, como es el caso de los actos o resoluciones
pronunciadas por el Director Nacional de INAPI. (Ver apartado B de este
documento. Situación especial del recurso jerárquico)
11
Sección: Recursos Administrativos Generales | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
“No procederá recurso jerárquico contra los actos de [...] los jefes
superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el
recurso de reposición agotará la vía administrativa”.
JURISPRUDENCIA
INAPI ha declarado la procedencia formal del recurso
jerárquico, contra resoluciones del Conservador de
Marcas que no sean declaración de abandono, dentro
de la etapa de examen de forma en el procedimiento de
solicitud de registro de marca. (Ver resoluciones en los
expedientes de las solicitudes: 1217520, 1159504 y
1155244)
12
Sección: Introducción | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
RECURSOS
INTRODUCCIÓN
Sumario
I. Fuentes normativas
II. Sistemática
A. Procedimientos administrativos ante INAPI
Resoluciones dictadas por el Director Nacional de INAPI durante un
procedimiento administrativo
Resoluciones dictadas por el Conservador de Marcas durante un
procedimiento administrativo
Resolución final dictada por el Director Nacional de INAPI en un
procedimiento administrativo
Resolución final dictada por el Conservador de Marcas en un procedimiento
administrativo
1
Sección: Introducción | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes Normativas
§ 1.En esta materia confluyen diversas normativas que contemplan recursos
procesales:
Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial (LPI)
Ley Nº 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(LINAPI)
Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los Órganos de las Administración del Estado (LBPA)
Código de Procedimiento Civil (CPC)
Código Orgánico de Tribunales (COT)
II. Sistemática
§ 2. Para efectos metodológicos, se desarrollan por separado los recursos que
podrían resultar aplicables en procedimientos administrativos (sin contienda
con terceros) y aquellos que podrían resultar procedentes en litigios
(oposiciones, juicios de nulidad) ante INAPI y el TDPI, dependiendo del tipo
de resolución recurrida.
2
Sección: Introducción | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Demás resoluciones
- Reposición administrativa (LBPA) [aplicación limitada]
- Corrección por error de hecho (LPI)
- Recurso jerárquico (LBPA) [aplicación limitada]
- Aclaración (LBPA)
3
Sección: Introducción | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Decretos y autos
Sentencias interlocutorias
Reposición judicial especial (casos expresamente contemplados en el CPC)
Apelación especial (LPI/CPC)
Sentencias definitivas
Apelación especial (LPI/CPC)
Corrección por error de hecho (LPI)
4
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
RECURSO DE CORRECCIÓN
POR ERROR DE HECHO
Sumario
I. Fuente normativa
F. Resolución
Efectos de la resolución
Naturaleza jurídica de la resolución que se pronuncia sobre el recurso
1
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuente normativa
2
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 3.Según el texto del art. 17 bis A de la LPI, los requisitos de procedencia son
los siguientes:
§ 5.En cuanto al órgano del cual emana la resolución, procede tanto en contra
de las resoluciones dictadas por el Conservador de Marcas, como por el
Director Nacional de INAPI y también de las resoluciones dictadas por el
TDPI.
3
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
INAPI ha admitido el recurso de corrección
fundado, entre otros errores de hecho, en la
aceptación de una anotación de transferencia
sin considerar la existencia previa de una
medida precautoria inscrita; la omisión de
pronunciamiento respecto de una oposición
válidamente presentada, la individualización
errónea de la marca que sirve de fundamento
a la observación de fondo; la aceptación de
una renovación sin ajustar la descripción de
productos y servicios al Clasificador vigente.
(Ver resoluciones solicitudes 1214968. Casos
de error en observaciones de fondo 1228269 y
1232330. Error en aceptación de renovación
258449. Error en resolución de anotación
256227, deja sin efecto aceptación por existir
anotación de medida precautoria).
4
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
expediente, pero hay hipótesis en que ello no es así; por ejemplo, una
errada apreciación de la cobertura de productos y/o servicios de un registro
citado como fundamento de rechazo de oficio o la falta de pronunciamiento
sobre una oposición presentada oportunamente, pero no agregada
materialmente al expediente, son casos de errores de hecho que no
constan como antecedente material en el propio expediente, pero su
gravedad y entidad como supuestos meritorios de corrección parecen
evidentes, y justifican que en un recurso de este tipo sea admitido.
JURISPRUDENCIA
INAPI ha resuelto que un error de
hecho puede estar contenido en una
sentencia definitiva. Ver Solicitud
1188941
5
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 13. La interposición del recurso de corrección por error de hecho está sujeta
a las siguientes reglas.
Plazo
6
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
7
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 20. Puesto que ambos recursos se interponen ante la misma autoridad que
los resuelve y sus plazos de interposición no se suspenden, se sugiere sean
interpuestos en un mismo escrito y uno en subsidio del otro.
F. Resolución
Efectos de la resolución
8
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
9
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
10
Sección: Recurso de Corrección por error de hecho | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
11
Sección: Recurso de reclamación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
RECURSO DE RECLAMACIÓN
Sumario
I. Fuente normativa
1
Sección: Recurso de reclamación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuente normativa
A. Generalidades
2
Sección: Recurso de reclamación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 10. De hecho, el plazo de 30 días establecido en el art. 22° LPI para cumplir la
observación de forma es un plazo legal, fatal e improrrogable, siguiendo las
reglas del art. 13° LPI sobre el carácter fatal que tienen los plazos de días de la
ley de propiedad industrial de manera que la oportunidad para cumplir
válidamente lo requerido expira al vencimiento del mismo.
3
Sección: Recurso de reclamación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 11. Aceptar lo contrario, significa que entonces el plazo de 30 días establecido para
cumplir con una observación formal pasaría a ser simplemente indiciario,
quedando al total arbitrio del solicitante determinar la oportunidad para
cumplir.
4
Sección: Recurso de reclamación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
- El tenor literal del inciso final del artículo 22° de la LPI es claro al
señalar que “(…) no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá
por abandonada”, otorgando el carácter de resolución firme a la
resolución de abandono recurrida.
5
Sección: Recurso de reclamación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
6
Sección: Recursos Generales en Procesos Contenciosos | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
Regla general
Recursos contra la resolución de resuelve una reposición
Interposición conjunta de recursos
1
Sección: Recursos Generales en Procesos Contenciosos | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
Sección: Recursos Generales en Procesos Contenciosos | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Regla general
3
Sección: Recursos Generales en Procesos Contenciosos | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
4
Sección: Recursos Generales en Procesos Contenciosos | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
1
Alessandri R., Fernando. Curso de Derecho Procesal: Reglas comunes a todo procedimiento y juicio ordinario”.
Tercera Edición, actualizada y puesta al día por Antonio Vodanovic H. Editorial Nacimiento. Santiago, 1940.Pág. 48
2
67 sec 2ª, p. 149; Corte de Punta Arenas, 21 de agosto 1989. R., t 86, sec 2ª, p. 90; Corte de La Serena, 4 de mayo
de 1978. R., t 75, sec 4ª, p. 356; Corte Suprema, 26 de octubre de 1963. R., t El fallo citado señala: “En la historia
fidedigna del establecimiento del actual artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, agregado por la Ley Nº 7.760,
se hizo constar que el nuevo precepto no sólo establece expresamente la facultad de los tribunales para declarar la
nulidad procesal de oficio, disipando las dudas que había sobre ese punto, sino que, además, les otorga poder para
evitar que ella se produzca. En todo caso, la facultad del juez apara declarar la nulidad procesal de oficio es de
carácter excepcional.”
5
Sección: Recursos Generales en Procesos Contenciosos | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Por resolución de fecha 19.10.17, INAPI,
ejerciendo la facultad del art. 84° del CPC, dejó
sin efecto la resolución que ordenó cumplir
erróneamente un fallo del TDPI. (Ver
resolución. 1034507)
6
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
RECURSO DE APELACIÓN
CONTEMPLADO EN LA LEY 19.039
Es un recurso ordinario que la LPI concede a la parte que se siente agraviada por una
sentencia definitiva o interlocutoria dictada por el Director Nacional de INAPI, para
recurrir al TDPI a fin de que este último la revise, pudiendo confirmarla, revocarla o
modificarla.
Sumario
I. Fuente normativa
E. Admisibilidad de la apelación
Examen de admisibilidad de INAPI
Recurso de hecho
F. La apelación subsidiaria
Interposición conjunta con otros recursos
1
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuente normativa
A. Generalidades
B. Resoluciones apelables
§ 4. Conforme a lo dispuesto en el art. 17° bis B incs. 1° y 2° LPI son apelables las
resoluciones dictadas por el Director Nacional de INAPI “que tengan el carácter
de definitivas o interlocutorias”.
JURISPRUDENCIA
No son apelables por tanto las resoluciones dictadas por el
Conservador de Marcas. (Ver sentencia 1064874 TDPI;
resoluciones 1198948 y 234866.)
3
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
a. Procedimiento administrativos
JURISPRUDENCIA
Por lo mismo, INAPI ha declarado inadmisibles recursos de
reposición y/o jerárquico deducidos contra una resolución de
invalidación. (Ver resoluciones en las solicitudes 1065603
y 1065603 (1)
b. Procedimientos contenciosos
4
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
INAPI y el TDPI han resuelto que la parte que ha perdido una
incidencia de abandono del procedimiento por resolución
firme no está legitimada para posteriormente apelar de lo que
se resuelva en el proceso, por haber perdido la calidad de
parte procesal. (Ver resoluciones 823470 TDPI y 823470
INAPI)
5
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
6
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 13. Lo anterior significa que el escrito de apelación debe contener los requisitos de
patrocinio y poder, exigencias aplicables tanto a los procedimientos
contenciosos como para aquellos meramente administrativos.
7
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
A este respecto rigen las reglas generales sobre la materia, contenidas en la ley N° 18.120
sobre comparecencia en Juicio, plenamente aplicables a los procedimientos contenciosos
marcarios dada la amplia redacción de los arts. 1º inc. 1º y 2 inc. 1º de dicha ley, que regulan
la comparecencia ante cualquier tribunal, sea éste ordinario o especial, y el TDPI es
precisamente un tribunal especial.
No obstante en cuanto a las formalidades para el otorgamiento del poder rige el art. 15 LPI,
bastando con que el patrocinio se confiera mediante un instrumento privado. Para conocer
detalles sobre el otorgamiento de poderes, ver el capítulo II sobre Aspectos Generales.
E. Admisibilidad de la apelación
§ 15. Si el recurso cumple con todos estos requisitos, INAPI proveerá el escrito,
concederá el recurso y ordenará que los antecedentes sean remitidos al TDPI.
Por el contrario, si el escrito no cumple con cualquiera de dichos requisitos,
INAPI deberá declarar inadmisible el recurso, mediante una resolución
motivada.
8
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Recurso de hecho
§ 17. El recurso de hecho es aquel recurso extraordinario que la ley común concede a
la parte agraviada con la resolución dictada por el tribunal inferior al denegar
una apelación que ha debido concederse, para pedir directamente al tribunal
superior que declare admisible el recurso (art.203° CPC). El plazo para
interponerlo es el del artículo 200° del CPC; esto es, 5 días contados desde la
notificación de la resolución que declara inadmisible el recurso de apelación.
§ 18. Dado que no existen normas especiales sobe este recurso se aplican las
disposiciones de los arts. 203°, 204°, 205° y 206° CPC, por lo cual rigen
íntegramente las reglas procesales comunes. (Ver lo resuelto solicitud
1064874)
F. La apelación subsidiaria
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Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 22. El recurso de apelación procede en ambos efectos (art. 17° bis B inc. 2° LPI), lo
cual significa que INAPI queda privado de competencia para continuar
conociendo del proceso en que incide el recurso de apelación, mientras la
apelación no termine por alguno de los modos establecidos en la legislación
(arts. 191° y 193° CPC).
§ 23. Rigen a este respecto las reglas generales contenidas en el CPC y COT por
expresa disposición de lo dispuesto en el art. 17° bis B LPI, con las siguientes
excepciones:
10
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Comparecencia
Adhesión a la apelación
§ 26. Conforme a las reglas generales, puede adherirse a la apelación quien tenga la
calidad de apelado (art. 216° inc. 1º CPC).
11
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 28. En la práctica, el TDPI confecciona tantas tablas como días de la semana estén
destinados para el conocimiento de asuntos en cuenta y previa vista de la
causa. Regularmente, el TDPI adopta acuerdos relativos a los días y horarios de
funcionamiento, así como también para determinar los días que se conocerán
las causas en cuenta y aquéllos en que se conocerán apelaciones previa vista de
la causa.
§ 30. En materia marcaria, el TDPI sólo conoce las causas que le son sometidas a su
conocimiento y fallo mediante recurso de apelación en contra de una sentencia
definitiva o interlocutoria dictada por el Director Nacional de INAPI. Se trata, en
consecuencia, únicamente de una competencia de segunda instancia.
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Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Ámbito de competencia
Excepciones
Ciertas excepciones que pueden hacerse valer en alzada, como las excepciones
dilatorias de incompetencia del tribunal y litis pendencia (art. 303 N° 1 y 3 CPC).
Todas aquellas declaraciones que por la ley son obligatorias a los jueces, aun
cuando el fallo apelado no las contenga (art. 209 inc. 1º CPC).
13
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 33. La competencia del TDPI está limitada por las alegaciones del apelante, lo cual
significa que no puede resolver más allá de lo pedido por el apelante, de lo
contrario incurre en el vicio de ultrapetita. (Ver Resolución 1670-2013 Corte
Suprema Resveratrol)
14
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
- Desistimiento de la acción; y
- Desistimiento de la solicitud.
L. Recursos
15
Sección: Recurso de Apelación | Capítulo: Recursos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: Marca y derecho de marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
I. Marca comercial
1
Sección: Marca y derecho de marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Marca comercial
§ 1. El art. 19 LPI define las marca comerciales como “[…]todo signo que sea
susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado
productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”.
2
Sección: Marca y derecho de marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
“Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales
idénticos, se presumirá que existe confusión.”
3
Sección: Marca y derecho de marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
.
§ 10. Ahora bien, para el registro de una marca INAPI solo atiende a la capacidad o
fuerza distintiva del signo solicitado, con total independencia o abstracción de la
naturaleza de los productos y servicios a los cuales con posterioridad quiera
aplicarse. El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en
su artículo 7, y el Acuerdo sobre los Aspectos del los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con El Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de
Comercio, en su artículo 15.4, establecen de forma clara que “la naturaleza del
producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no
puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca”.
1
BODNEHAUSEN, G.H.C. Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la
4
Sección: Marca y derecho de marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 12. De esta forma, es claro que la circunstancia de que un signo sea registrado como
una marca no confiere ni garantiza que una vez registrada pueda ser utilizada en
el/los producto(s) y/o servicio(s) para los que se registró. Por el contrario, el
producto o servicio para ser comercializado en un determinado territorio deberá
observar las normas de orden público que le sean aplicables. Esto es
especialmente claro cuando se está ante los denominados productos regulados,
como son los medicamentos, armamentos, bebidas alcohólicas, fertilizantes y
alimentos, entre otros, que para su comercialización requieren previamente de
un permiso conferido por la autoridad competente y que están sujetos a
fiscalización en su importación, producción, almacenamiento, distribución y
comercialización, según el tipo de producto que se trate.
§ 15. Es decir, no todo uso cae dentro del ámbito de protección del derecho marcario
sino que solo aquellos que se considera son ejecutados dentro del ámbito
comercial (o como señala la LPI en el tráfico económico). Lo determinante
entonces será determinar si se está ante un uso comercial o en el tráfico
Propiedad Industrial. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza, 1969. Pág. 140)
5
Sección: Marca y derecho de marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 16. El titular de la marca cuenta con diversas acciones para impedir el uso no
autorizado de su marca. Por un lado, cuenta con acciones civiles expresamente
reguladas en la LPI (arts. 106 y sgts. LPI) y penales (arts. 28 a 30 LPI). Estas
materias son de competencia de los tribunales ordinarios, de manera que aquí
sólo se mencionan de modo referencial y metodológico.
§ 17. Si el titular del derecho de marca tuviere por objeto impedir o invalidar el
registro de marcas iguales o similares destinadas a distinguir campos operativos
coincidentes o relacionados, cuenta con las acciones de oposición y de nulidad
reguladas en la LPI. Puede consultarse las secciones “Procedimiento de
oposición” y “Procedimiento de nulidad” en el capítulo “Procedimientos
contenciosos (litigios)” en estas Directrices.
§ 18. El registro de una marca tiene una duración de 10 años contados desde la fecha
de su inscripción en el registro respectivo, pero su titular tiene el derecho de
pedir su renovación por períodos iguales de 10 años de manera sucesiva (art. 24
LPI). En teoría, el derecho de marca podría ser indefinido en el tiempo siempre
que se renueve periódicamente.
6
Sección: Marca y derecho de marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 20. Expiración del plazo de vigencia por falta de renovación. Opera cuando el titular
no renueva el registro de marca y el plazo para ello expira. El procedimiento de
renovación es explicado en la sección “Renovación de registro de marca” del
capítulo “Gestiones relacionadas con marcas registradas” en estas Directrices.
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Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
REQUISITOS DE LA MARCA
Marca comercial es todo signo que sirve para distinguir productos y servicios. Nuestra
ley amplía considera también como marcas aquellas que sirven para distinguir
establecimientos comerciales e industriales en el comercio.
Como su definición lo indica, para poder ser registradas deben poder ser
representadas gráficamente.
Sumario
I. Fuentes normativas
III. Signo
A. Qué es un signo
B. Tipos de signos
1
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
V. Distintividad
F. Significado
G. Tipos de distintividad
Distintividad intrínseca (o abstracta)
Distintividad extrínseca (o concreta)
2
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Art. 19 LPI
Art. 20 LPI
3
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
III. Signo
A. Qué es signo
§ 6. El diccionario de la RAE define para estos efectos como signo todo “indicio o
señal de algo” y también como “señal o figura que se emplea en la escritura y en
la imprenta”, entre otras definiciones. Se trata por tanto de un concepto amplio,
que aplicado a la categoría jurídica de marca comercial debe ser delimitado por
la ley.
§ 7. Así, el mismo precepto que define la marca comercial enumera de forma
ilustrativa algunos de los signos admitidos:
B. Tipos de signos
4
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 9. Tales signos son la base para clasificar las marcas de manera homónima, esto es,
marcas denominativas, marcas figurativas y marcas mixtas. Lo mismo en
relación a las marcas sonoras.
5
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
registro; y, una vez registrada, su representación gráfica será clave para evaluar
eventuales conflictos por usos no autorizados o por infracciones de las mismas.
Caracteres permitidos
6
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Longitud de la marca
§ 14. No existe una norma expresa acerca de la longitud mínima o máxima que debe
tener una marca comercial. Existen, sin embargo, ciertas consideraciones que se
relacionan con la distintividad de la marca, que es un requisito autónomo de la
marca.
Longitud mínima. De acuerdo a la práctica de este Instituto,
hasta ahora se ha entendido que el mínimo es dos caracteres en
el caso de las marcas denominativas.
En caso que la marca tenga una única letra o número deberá
necesariamente ser presentada como marca mixta, pues de lo
contrario se entiende que carece de distintividad por ser
demasiado simple. Así lo exige el artículo 23 del RLPI.
Longitud máxima. Conforme a la práctica de INAPI se entiende
que su límite se encuentra en la claridad y distintividad de la
marca. En efecto, probablemente, cuanto más caracteres o
palabras contenga será menos distintiva, debido a la dificultad
para que sea recordada por el público consumidor, impidiendo
que sirva para distinguir efectivamente un origen empresarial
determinado.
§ 15. Lo señalado precedentemente se aplica a las marcas mixtas, de manera tal que
tanto el o los elementos denominativos como las imágenes, diseños, colores que
7
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 16. Este requisito implica también que la marca no puede ser presentada en forma
difusa que pueda confundirse con otras palabras. De esta manera es que el art. 9
RLPI exige que la marca una “especificación clara de la marca”.
§ 17. Según el art. 19 LPI, los elementos figurativos pueden consistir en los siguientes
elementos:
Imágenes;
Retratos
Gráficos;
Símbolos; y
Combinaciones de colores.
8
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 21. Ejemplos:
1105127.
Etiqueta
consistente en
las
expresiones
Colgate Total
PROFESSIONAL
ALIENTO
SALUDABLE
TECNOLOGÍA
NEUTRO-
DOOR en
letras blancas,
amarillas y
azules sobre
fondo rojo,
verde y
blanco.
1148009
Etiqueta
consistente en
escudo de
colores blanco
y café oscuro
que en su
centro lleva
una franja de
color blanco
con la palabra
MOURGUES
en color
anaranjado
dorado. Fondo
de tablas de
madera.
9
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
E. Marcas sonoras
§ 22. Las marcas sonoras se representan gráficamente sin perjuicio de que además
debe presentarse el registro sonoro de la marca (art. 10 e) RPLI).
§ 23. Los registros sonoros compatibles con los sistemas informáticos de INAPI son los
archivos en formato .mp3 y .wav
Por ejemplo, la marca sonora “Pascua Feliz Para Todos” solicitud N° 905.074 fue
representada gráficamente a través de su melodía y se acompañó un archivo
sonoro de la marca solicitada.
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Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 26. Existen sonidos que no pueden ser representados por medio de una escritura
musical en un pentagrama, como por ejemplo el sonido o ruido de un animal o el
motor de un vehículo.
V. Distintividad
F. Significado
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Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
G. Tipos de distintividad
§ 32. En relación a los dos elementos antes señalados, se distinguen dos tipos de
distintividad:
12
Sección: Requisitos de la marca | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 36. Las prohibiciones de registro derivadas del incumplimiento de este requisito son
explicadas en la sección “Prohibiciones referidas o alusivas a la falta de
distintividad”, contenida en el capítulo “Prohibiciones de registro” de estas
Directrices.
§ 38. Su rol como requisito de la marca se justifica por cuanto se busca evitar que los
consumidores sean inducidos a confusión al momento de elegir bienes o
servicios.
§ 40. Las prohibiciones de registro derivadas del incumplimiento de este requisito son
explicadas en la sección “Prohibiciones referidas o alusivas a la falta de
distintividad”, contenida en el capítulo “Prohibiciones de registro” de estas
Directrices.
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Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
TIPOS DE MARCAS
Existen diversas maneras de tipificar o categorizar las marcas comerciales. Para efectos
explicativos, aquí se desarrollan las que presentan una mayor utilidad práctica.
Algunas categorías son explicadas en otras secciones de estas Directrices, y otras son
tratadas aquí, tales como las marcas de establecimientos comerciales e industriales, las
marcas colectivas y marcas de certificación, así como las frases de propaganda.
Sumario
I. Criterios de clasificación
A. Según el tipo de signo
B. Según el campo operativo amparado
C. Según su fuerza o capacidad distintiva
D. Según el grado de conocimiento
E. Según titular
1
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Criterios de clasificación
§ 1. En base al tipo de signo, las marcas pueden clasificarse del mismo modo. Los
tipos de signos son explicados en la sección “Requisitos de la marca” del capítulo
“Marca comercial: Requisitos y tipos” de estas Directrices.
Marca denominativa. Compuesta por palabras, letras o números sin un
diseño específico.
Marca figurativa (llamada “etiqueta” en el RLPI). Compuesta
únicamente por elementos gráficos.
Marca mixta. Combinación de elementos gráficos y denominativos.
§ 2. Existen otras marcas que no son propiamente visuales, sino perceptibles por el
sentido del oído. Se trata de las marcas sonoras, expresamente admitidas por
nuestra legislación. Este tipo de marcas son explicadas en la sección “Contenido
de la Solicitud” del capítulo “Solicitud de registro de marca” de estas Directrices.
3
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
c. Marcas distintivas
4
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
5
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
6
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
d. Marcas no distintivas
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Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
E. Según titular
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Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 13. La marca colectiva básicamente está destinada a ser usada por los miembros de
una asociación o grupo titular de la marca, permitiendo diferenciar en el
mercado sus productos o servicios, de aquellos producidos o prestados por
terceros y que no forman parte de dicha asociación o grupo.
§ 15. Marcas colectivas y las marcas de certificación son tratadas en el apartado III de
de esta sección.
§ 16. En Chile una marca puede estar destinada a distinguir cuatro tipos de rubros
generales: productos, servicios, establecimientos comerciales y establecimientos
industriales.
§ 18. Existen algunas diferencias y similitudes entre estos tipos de marcas, que dicen
relación con:
Clasificación;
Descripción o especificidad; y
Ámbito territorial.
9
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
F. Clasificación
G. Especificidad
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Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
H. Ámbito territorial
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Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
J. Regulación general
Concepto
§ 27. El art. 19 bis LPI reconoce las marcas colectivas y marcas de certificación.
La marca colectiva básicamente está destinada a ser usada por los
miembros de una asociación o grupo, permitiendo diferenciar en el
mercado los productos o servicios, de aquellos producidos o prestados
por terceros y que no forman parte de dicha asociación o grupo.
La marca de certificación básicamente está destinada a acreditar o
garantizar una o más características de un determinado producto y/o
servicio fabricado o prestado por un tercero.
12
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 30. Con el fin de sistematizar, informar y entregar certeza a los usuarios, INAPI dictó
la Circular N° 9 de 2011, titulada INFORMA NORMAS SOBRE REGISTRO DE
MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN, publicada en el Diario Oficial con
fecha 26 de noviembre de 2011 y vigente desde esa misma fecha.
13
Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Marcas colectivas
a. Definición (secc. 1°, cláusula 1)
b. Titulares (secc. 1°, cláusula 2)
c. Derechos y limitaciones del derecho sobre la marca colectiva (secc. 1°,
cláusula 3)
d. Reglamento de uso
Definición (secc. 1°, cláusula 5)
Contenido (secc. 1°, cláusula 9)
Momento de presentación ante INAPI (secc. 1°, cláusulas 4 y 9)
Objeción por parte de INAPI (secc. 1°, cláusula 10)
Modificación del reglamento (secc. 1°, cláusula 11)
Publicidad del Reglamento (sección 3° N° 4)
e. Compatibilidad de las marcas individuales y la marca colectiva (secc. 1°,
cláusula 6).
Marcas de certificación
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Sección: Tipos de marcas | Capítulo: Marca comercial – Requisitos y tipos
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 32. Dispone la Circular N° 9 que las acciones derivadas del registro de una marca
colectiva o de certificación podrán ser ejercidas por las personas facultadas a
utilizar dichas marcas, siempre que cuenten con autorización expresa del titular
o que así haya sido establecido en el Reglamento de Uso registrado (sección 3°
N° 2).
§ 33. El titular de una marca colectiva o de certificación podrá reclamar, por cuenta de
las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas
hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca por terceros que no son
miembros de la asociación o que no han sido autorizados para ello (sección 3° N°
3).
§ 34. Las marcas colectivas no pueden ser cedidas e INAPI ha entendido que tampoco
pueden ser transferidas, siguiendo la lógica de limitar el cambio de titular. La
misma regla se aplica a las marcas de certificación
L. Concepto y requisitos
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D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Por su parte, el art. 23 inc. 1° RLPI establece una sinonimia entre frases
“de propaganda” y frase “publicitarias”.
Una misma “house mark” puede ser utilizada para una o más frases de
propaganda.
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Presentación
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Examen de forma
Examen de fondo
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Ejemplo:
Tasa de registro
Tasa de renovación
§ 46. El mismo sistema rige para la renovación de una frase de propaganda, en cuyo
caso la tasa de renovación es siempre de 6 UTM, rigiendo igualmente el
mecanismo de pago de sobretasas en caso de retraso (conforme al art. 18 bis B,
LPI).
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D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
renovación del registro de esta última— por mantener su vigencia para todos los
nuevos registros o bien para aquél o aquéllos que decida. En caso de optar
mantener la frase de propaganda adscrita a dos o más registros, deberá pagar la
tasa correspondiente a todos ellos.
22
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Para determinar el carácter distintivo de un signo que desea registrase como marca
comercial y a los efectos de esta prohibición de registro, se debe preguntar si ésta
transmite o no una idea directa e inmediata de los productos o servicios que pretende
distinguir, sus cualidades, características, origen o destinación. Si la respuesta es
afirmativa deberá concluirse que a su respecto, no puede ser reclamado un derecho
exclusivo, debido a que no tendrá la capacidad de constituirse como marca comercial
al no poder distinguir o servir para indicar un único origen empresarial
a. Marcas genéricas
b. Marcas descriptivas
c. Marcas indicativas
d. Marcas desprovistas de carácter distintivo
Sumario
I. Fuentes normativas
A. Marcas genéricas
B. Marcas descriptivas
C. Marcas indicativas
D. Superposición de las expresiones descriptivas y aquellas indicativas de
naturaleza, cualidad
E. Marcas simplemente carentes o desprovistas de carácter distintivo
F. Reglas para determinar la distintividad
1
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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2
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Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Art. 20, letra e) LPI: Prohíbe el registro de expresiones o signos que informan
o indican el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia,
destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o
establecimientos que se pretenden distinguir con la marca; así como también
de aquellos uso habitual o que sean simplemente descriptivos.
3
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 3.Este requisito debe ser analizado desde una doble perspectiva, por un lado en
relación a la cobertura de los productos y/o servicios solicitados, y por otro, de
acuerdo a las percepciones de los consumidores de los mismos.
A. Marcas genéricas
Genericidad en general
§ 5.La marca genérica es por definición irregistrable, porque sirve para nombrar un
producto o servicio como tal, en lugar de señalar un determinado origen
empresarial. A su vez, el registro de una marca genérica significaría retirar del
dominio público denominaciones, expresiones o signos que deben permanecer
al alcance de todos los agentes de un determinado rubro, situación que mira el
interés general del mercado.
4
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Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 9. Por ejemplo, una marca figurativa será genérica si es solicitada para distinguir
galletas se compone de la figura de unas galletas, como en el caso de la solicitud
N° 1143742 para distinguir galletas; galletas saladas, en clase 30, que fue
rechazada por las letras i) y e) del art. 20.
5
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Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
B. Marcas descriptivas
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 14. En este sentido, serán considerados signos descriptivos aquellos que entregan
al público consumidor de forma directa información sobre una o varias
características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir
para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de
que se trate, tales como su género o naturaleza, origen, nacionalidad,
procedencia, destinación, peso, valor o cualidad. De esta manera, este tipo de
signos normalmente no son susceptibles de protección marcaria, a menos que
se acredite la adquisición de distintividad por su uso en el mercado,
demostrando que el consumidor es capaz de reconocer un origen empresaria
específico. El profesor G. H. C. Bodenhausen en su libro Guía Para la Aplicación
del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967),
publicado en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf, explicita que
“Se podrá también rehusar o invalidar el registro si la marca de fábrica o de
comercio de que se trate es puramente descriptiva, o sea si está formada
exclusivamente por indicaciones que puedan servir en el país en el que se
reclama la protección para designar las particularidades de los productos de que
se trate…”, y agrega: “Incluso si la marca no estuviese desprovista de todo
carácter distintivo, porque la descripción misma no fuese conocida por el público
en general, se podría rehusar o invalidar su registro porque las descripciones
tienen que seguir siendo de dominio público. Conviene señalar que los signos e
indicaciones, en esta disposición, pueden incluir no sólo descripciones escritas,
sino también descripciones en forma de representaciones gráficas.”
7
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Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Ejemplos de signos rechazados a registro por ser descriptivos:
Fallo N° 178385, recaído en solicitud N° 1170802, VIVIR ASEGURADO, para distinguir servicios de
agencias de seguros; asesoramiento financiero y asesoramiento en materia de seguros; Consultoría
en materia de seguros; corretaje de seguros; Corretaje de seguros de vida, clase 36, rechazo marca
pedida debido a que expresión pedida describe las características de los servicios pedidos.
Fallo N°178632, recaído en solicitud N° 1126668, CAVA DE SELECCIÓN (Ver) , para distinguir vinos,
licores y aguardientes de clase 33. Marca fue rechazada por ser abiertamente descriptiva de los
productos a distinguir.
Fallo N° 171929, recaído en solicitud N° 1087252, STEVIA PURE NEXT GENERATION SWEETENER
(Ver, para distinguir productos de la clase 30 (endulzantes), rechazo marca pedida describe las
características de los productos pedidos.
C. Marcas indicativas
8
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Ejemplos de signos rechazados a registro por ser indicativos de la naturaleza de la
cobertura solicitada:
+Fallo N° 179388, solicitud N° 1173211, “VENTA DE PASILLO”, para distinguir servicios de ventas
de la clase 35. Esta marca fue rechazada por ser indicativa de la naturaleza de los servicios a
distinguir, al señalar la especie y tipo en que se llevarían a cabo los servicios pedidos.
9
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
+ Fallo N° 178730, solicitud N° 1129398, SANGUCHES DEL PERU, que pretendía distinguir
servicios de restaurante y provisión de alimentos de la clase 43. Esta marca fue rechazada
por ser directamente indicativa del origen y procedencia de los servicios pedidos.
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 25. En este sentido, las marcas resultan ser indicativas o descriptivas del
peso, cantidad o valor de la cobertura pedida, cuando consisten única y
exclusivamente en expresiones ampliamente utilizadas en el mercado relevante
para indicar las medidas de pesaje y medidas, las unidades con que se
presentan algunos productos.
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA - Ejemplos de signos rechazados a registro por ser indicativos del valor de la
cobertura solicitada:
+ Fallo N°161215, solicitud N°954166, marca TODO A 350 PESOS, para distinguir Establecimiento
Comercial para la compra y venta de productos de las clases 21 y 28.. La marca fue rechazada por
estimarse indicativa del valor de la cobertura solicitada.
+ Fallo N°1234888, solicitud N°558668, marca URSO 250, para preparaciones farmacéuticas en
polvo, cápsulas de gránulo, para el tratamiento del hígado, vesícula, cálculos biliares y formación de
activadores colagógicos de vitaminas, clase 5. Esta solicitud fue rechazada por cuanto por un lado
URSO es un vocablo de uso general en el comercio para, entre otras, enfermedades hepáticas, y
250 puede ser indicativo de la cantidad o peso de los productos a distinguir. En consecuencia se
trataba de un conjunto carente de distintividad, pues no permite informar de manera inequívoca
una determinada procedencia empresarial.
§ 28. Los signos indicativos de cualidad deben ser entendidos como aquellos que
sirven en el mercado para informar sobre la propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a una cosa, que permite evaluarla como igual, mejor o
peor que sus pares.
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Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 32. Dentro de esta causal pueden considerarse incluidos incluso los colores de los
productos, cuando se trata de colores datos por la naturaleza misma de los
productos a distinguir o por constituir el color más común o económico de este.
Por ejemplo, amarillo para limones, burdeo para vinos tintos
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Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
+ Fallo 166073, solicitud N° 1010404, THE GOOD DONUT, para distinguir productos de
confitería y de pastelería de clase 30. La marca fue rechazada porque se componía de
términos que indican la cualidad de los productos pedidos
§ 35. Los signos faltos de carácter distintivo concurren cuando la marca pedida está
desprovista de toda aptitud para distinguir los productos o servicios en el
mercado. Tal situación ocurre, como bien señala el profesor G. H. C.
Bodenhausen en su libro Guía Para la Aplicación del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (1967), Pág. 127, publicado en
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf, “… por ejemplo
cuando es demasiado sencilla (una simple estrella, una corona o una letra), o
demasiado complicada (que da la impresión de ser un adorno o decoración de
los productos de que se trate, o de ser meramente un «slogan» porque consiste
en una recomendación para que se compren o utilicen esos productos), o
cuando el signo de que se trate es ya de uso general, o cuando no esté formada
exclusivamente de una descripción o un nombre genérico pero que, ni siquiera
con la adición de otros elementos, pueda distinguir los productos de una
empresa de los de otras empresas”.
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 36. Bajo este rótulo pueden agruparse tres categorías de signos “faltos de
carácter distintivo”:
Signos excesivamente simples
Signos excesivamente extensos
Signos de utilización común
§ 37. Como resulta evidente, los signos muy simples no pueden convertirse en
marcas comerciales porque carecen de distintividad o de capacidad de informar
un determinado origen empresarial. De hecho, muchas figuras constituyen
elementos propiamente no distintivos o son elementos básicos que son partes
componentes de otros signos o expresiones.
§ 38. Bajo esta categoría se pueden subdistinguir dos tipos de signos excesivamente
simples: Los diseños gráficos básicos y los caracteres o guarismos únicos.
§ 39. Una figura geométrica simple, un trazo o líneas sencillas son signos en exceso
simples que por lo mismo carecen de distintividad para erigirse en marcas
comerciales, pues en principio carecen de capacidad para garantizar al
consumidor la identidad del origen de un producto, servicio o establecimiento.
§ 40. Así, por ejemplo, la marca figurativa cuya imagen se inserta a continuación de
este párrafo, solicitud N° 1178238, pedida para distinguir productos de la clase
25, en particular, vestuario fue rechazada a registro debido a que la marca no
cumplía el requisito de distintividad necesario para ser marca comercial.
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 41. Se considera que una sola letra o número sin ninguna particularidad más allá
de su propia representación normal, no puede constituir un signo susceptible de
amparo marcario, debido a que, por un lado no podrán distinguir los productos
y servicios en el mercado, y además deben quedar a disposición de cualquier
persona, ya que corresponden a signos elementales de todas las marcas
denominativas.
§ 42. Las marcas que consisten sólo en una letra o un número se encuadran dentro
de esta categoría, y respecto de ellas el artículo 23 inciso 2° del RLPI señala que,
para obtener un carácter distintivo, necesariamente deberán estar representadas
en forma gráfica, con un diseño característico que les otorgue distintividad.
§ 44. Así, por ejemplo, fue aceptada a registro la marca mixta Z, , registro Nº
1206382, para distinguir diversos productos comprendidos en la clase 12,
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 47. Otro ejemplo de coexistencia registral entre dos números idénticos con
diseños gráficos distintivos son las marcas mixtas correspondientes al número 1,
registros N° 1.198.007 y N° 1.051.277, ambos para distinguir productos similares
de la clase 9.
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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§ 48. Las marcas deben estar compuestas por signos capaces de distinguir el origen
empresarial de un determinado producto o servicio, esta cualidad o función se
pierde si se pretende registrar signos de gran extensión, como una extensa frase
o un poema o canción.
§ 49. Así, en el caso de una marca sonora, no se podría registrar una canción
completa, a lo que se añade que su representación grafica, a través de toda su
notación musical en su pentagrama, sería muy extensa y compleja, además de
poco legible para la mayoría de los consumidores.
§ 51. Existen ciertas extensiones y signos de uso común utilizados en Internet, tales
como:
@
www
E-
Extensiones (TLDs) de nombres de dominio
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
El signo “@”
El signo “www”
§ 55. La sigla “www” corresponde a la frase “World Wide Web”, que en castellano
significa “Red Global Mundial”, es una expresión utilizada en las direcciones
electrónicas para localizar sitios web en Internet. El término “www” es de
amplio uso y se entiende que carece de distintividad como marca comercial.
§ 56. Al igual que el grupo anterior, el signo “www” de ninguna manera ayuda a
otorgar distintividad a un término ya de suyo no distintivo. Así fue resuelto por
INAPI, por ejemplo, en los siguientes casos:
Solicitud N° 1165155, WWW.LANANA.CL para distinguir servicios de la
clase 35.
Solicitud N° 1152402, WWW.CHATCENTER.CL, para distinguir servicios
de telecomunicaciones en general, de la clase 38.
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
El signo “E-”
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
ICANN es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional,
responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet
(IP), identificadoras de protocolo y de las funciones de gestión o administración
del sistema de nombres de dominio.
21
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 62. Dado que la creación de TLDs por parte de ICANN es una labor variable, la
aparición de nuevos TLDs podría ir estableciendo nuevos parámetros de
apreciación de la distintividad en materia de registro de marcas comerciales.
§ 65. Por ejemplo, los signos de interrogación y de puntuación, como los siguientes:
22
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
· () - ¿?
… : ; ,
“” ´ ¡ -
* © ® ±
≤ ≥ × ÷
€ $ % &
/ № º ±
§ 67. Existen ciertos elementos que suelen incorporarse a marcas y que pueden
consistir en signos, figuras, cifras, colores, vocablos, prefijos, sufijos, raíces o
segmentos de uso común en el comercio.
23
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 69. La distintividad de una marca comercial no es una cuestión abstracta, sino que
se determina en función del ámbito operativo (productos y/o servicios) a los
cuales se va a aplicar. En efecto, signos que resultan ser genéricos, descriptivos
o indicativos para ciertos productos, servicios o establecimientos, son sin
embargo plenamente distintivos para otros. En este último caso, hablamos de
los llamados signos arbitrarios. Por ejemplo, APPLE es una expresión genérica
para distinguir manzanas —y por tanto irregistrable para ese tipo de productos
— pero a la vez es suficientemente distintiva para computadores.
§ 70. Otros ejemplos clásicos de marcas arbitrarias son MANGO, registro N°862400,
que distingue vestuario, calzado y sombrerería de la clase 25; TOMATE, registro
N° 1185137, que distingue aparatos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos , entre otros de la clase 9; POTATO, registro N°
1038673, que distingue aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales
y veterinarios de la clase 10.
24
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
pretenden identificar con el signo solicitado. En el primer caso, resulta ser una
marca descriptiva, y en el segundo una marca arbitraria, a saber:
Solicitud N° 941.335, marca PURO CHOCOLATE, para “chocolatería,
chocolates, cafetería, helados, café”, clase 30.
Registro N° 897.133, marca CHOCOLATE, para “ropa, calzado,
sombrerería y ortos productos similares de la clase 25, fue aceptada a
registro.
§ 73. Así lo señala el art. 19 bis c) LPI: “Los registros de marcas que contengan
signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de
uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se
entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán
dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos
elementos aisladamente considerados”.
25
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 75. Sin embargo, las marcas que se estructuran en base a dos o más elementos o
segmentos no distintivos, por regla general serán consideradas no distintivas,
inclusive apreciados como un todo.
§ 76. Así por ejemplo, la solicitud N° 1166328, marca FIRMA ABOGADOS CHILE, fue
rechazada para distinguir asesoramiento en materia contenciosa, servicios de
abogado y servicios jurídicos en la clase 45, por ser un conjunto descriptivo,
indicativo y de uso común en relación a los servicios pedidos; la solicitud N°
1191935, marca FARMASERVICE, para servicios de la clase 44, entre otros
asistencia en materia de farmacia, fue rechazada a registro por INAPI, mediante
Fallo N° 180048, por ser también una expresión compuesta, entre otros, por
términos de uso común; Lo mismo fue señalado respecto de la solicitud N°
944165, marca EDUCAVIRTUAL, para distinguir servicios relacionados con
educación, de clase 41 y la solicitud N° 1152936, marca NUTRI YOGHURT, para
distinguir yogurt y productos lácteos, de clase 29-.
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Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
La distintividad adquirida
27
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 85. Para que pueda calificarse que un signo goza de distintividad adquirida a
través del uso se deben cumplir los siguientes requisitos:
Debe tratarse de signos descriptivos, indicativos, excluidos los signos
genéricos.
Uso del signo, con anterioridad a la fecha de presentación de la
solicitud.
El uso debe ser dentro del mercado nacional.
La distintividad se determina dentro del sector pertinente del público
consumidor.
Debe acreditarse que el público consumidor identifica la marca
solicitada con un determinado origen empresarial. La prueba recae en el
solicitante, quien debe proporcionar antecedentes que demuestren que
se cumplen las condiciones para encontrarse ante un caso de
distintividad adquirida por el uso.
§ 87. Uso del signo. La Ley no establece una definición de uso, sin embargo, es
posible concluir que el uso a que se refiere el art. 19 LPI es, en términos amplios,
cualquier utilización en el tráfico económico (en concordancia con el art. 19
bis/d), por lo que incluiría actos jurídicos, tales como, venta de productos o
prestación de servicios con la marca, así como la difusión comercial, promoción
y publicidad de la marca en el mercado.
28
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 88. El uso debe ser dentro del mercado nacional. El mercado nacional hace
referencia a que el ámbito de circulación de las mercaderías o la prestación de
servicios se realice dentro de las fronteras de nuestro país, considerándose
como tal si el uso ha sido efectuado en una parte sustancial de Chile. Por su
parte, mercado nacional se contrapone a mercado internacional, que
corresponde a un término que implica la existencia de mercados exteriores.
29
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
G. Marcas evocativas
§ 92. Las marcas evocativas, también llamadas sugestivas, son aquellas que hacen
referencia (no de forma directa) a uno o varios de los atributos del producto o
servicio, o aquellas que sugieren ciertas cualidades o destinaciones de los
productos o servicios que distinguen. Este tipo de marcas exigen al consumidor
o usuario hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con
la respectiva cualidad o destinación que sugieren.
30
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
H. Marcas arbitrarias
§ 96. Marcas arbitrarias son aquellas que consisten en palabras que tienen un
significado real, pero tal significado no tiene relación ni correspondencia con el
producto, servicio y/o establecimiento que se pretende distinguir en sí o con
alguna de sus cualidades.
I. Marcas de fantasía
31
Sección: Marcas genéricas, descriptivas e indicativas |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 98. Marcas de fantasía son aquellos signos inventados, que no poseen significado
real en algún idioma, y por tanto pueden ser objeto de protección marcaria.
32
Sección: Denominaciones técnicas o científicas | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Esta prohibición se trata, en rigor, de una especie del género de las denominaciones
“carentes de distintividad intrínseca”, en las cuales además concurre un interés público
referido a que dichas expresiones deben permanecer para ser utilizadas sin restricción
alguna por todos los actores del mercado y de la sociedad.
Sumario
I. Fuente normativa
1
Sección: Denominaciones técnicas o científicas | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuente normativa
2
Sección: Denominaciones técnicas o científicas | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 6. Para efectos de calificar una denominación bajo esta categoría puede recurrirse
a enciclopedias o diccionarios especializados, según el ámbito o área de la
técnica de que se trate.
§ 7. Los siguientes son ejemplos en que INAPI ha estimado que concurre esta
causal:
3
Sección: Denominaciones técnicas o científicas | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
corresponde a una variedad alotrópica del oxígeno, cuya fórmula es O3, utilizada
en un sinfín de áreas técnicas, cobrando especial relevancia en el caso concreto,
pues se utiliza como antioxidante para uso cosmético. Ver fallo
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-
library/fallo_ozoneactive_838856.pdf?sfvrsn=c4505ef9_2
b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del
rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones
para la concesión de un derecho del obtentor puede:
- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta
combinación de genotipos.
- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres
por lo menos.
- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.
Esta prohibición no solo alcanza a los nombres de variedades protegidas en Chile sino que también a
aquellas que han dejado de estar registradas ante la autoridad que en Chile administra el Registro de
Variedades Vegetales, que es el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.
4
Sección: Denominaciones técnicas o científicas | Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA
Un ejemplo de rechazo en base al art. 20/b LPI, por corresponder al nombre
de una variedad vegetal, es la solicitud de registro de la marca
NEGRADELACRUZ, N° 1161278, destinada a distinguir, entre otros,
productos agrícolas y frutas, clase 31. INAPI resolvió: “Articulo 20 letra b):
La marca solicitada corresponde al nombre dado a una variedad de uso
público que identifica paltos, según Informe del SAG Ord. N° 6213/2015.
Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-
library/resolucion_negradelacruz_sol1161278.pdf?sfvrsn=49720251_2
JURISPRUDENCIA
Así la solicitud N° 857.800, marca ALOEALOE, para distinguir, entre
otros, productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina,
clase 5. INAPI resolvió que “la marca pedida ALOEALOE constituye la
repetición de la expresión ALOE, que corresponde a la denominación
de una variedad vegetal originaria de África, específicamente de la
península de Arabia y perteneciente a la reino Plantae; División:
Magnoliophyta; Clase: Liliopsida; Orden: Liliales; Familia: Liliaceaes;
Género: Aloe y que dentro de sus diversas especies encontramos el
Aloe barbadensis (Miller), comúnmente conocida como Aloe vera,
razón por la cual se dan los supuestos contenidos en la causal de
irregistrabilidad alegada”. Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-
source/default-document-
library/fallo_aloealoe_sol857800.pdf?sfvrsn=bb41278a_2
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Sección: Denominaciones técnicas o científicas | Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA
Un caso ya clásico de denominación común
internacional conocido por INAPI fue el de la
solicitud de registro para el signo LIDOCAINA,
N° 232.056, para productos de la clase 5, que
corresponde al nombre de un tipo de anestésico.
Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-
source/default-document-
library/fallo_lidocaina_sol232056.pdf?sfvrsn=bcd2a
9dc_2
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
| Capítulo: Prohibiciones de registro
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FORMA O COLOR
DE PRODUCTOS O ENVASES, EL COLOR EN SÍ MISMO
Esta causal se fundamenta en motivos de interés público, al evitar que solo una
persona se apropie de la forma o color de un producto o envase, o del color en sí
mismo, ya que éstos, por ser de uso habitual y necesario, deben permanecer a libre
disposición de todos los competidores dentro del mercado. Es importante destacar
que esta prohibición es amplia, por lo que incluye aquellas formas que reivindican
aspectos funcionales y aquellas que no.
Sumario
I. Fuente normativa
II. Prohibición de registrar como marca la “forma” de productos o envases.
A. Explicación
B. Caso en que además de pretenderse registrar la forma del producto o
envase se trata de una forma o envase carente de distintividad.
C. Precedentes Jurisprudenciales.
III. Prohibición de registrar como marca el “color” de productos o envases.
D. Explicación.
E. Precedentes Jurisprudenciales.
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
| Capítulo: Prohibiciones de registro
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I. Fuente normativa
A. Explicación
§ 2. Esta prohibición está redactada de forma amplia, de manera que abarca tanto
aquellas formas que reivindican aspectos funcionales del producto como
aquellas que no lo hacen; es decir, la prohibición opera con independencia de si
el signo solicitado posee o no distintividad.
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
| Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
(i) Las formas usuales propiamente tales y/o aquellas impuestas por la
naturaleza intrínseca de los productos, esto es, que corresponden a la mera
reproducción de cómo son concebidos en la naturaleza o cómo habitualmente
se presentan en su estado natural;
(ii) Las formas usuales de los envases, que comprende la forma normal,
corriente o tradicional de los objetos que contiene o que se utiliza en
numerosos productos, acondicionados de esa manera en el mercado; y/o
(iii) Las que representan la forma necesaria impuesta por la función, que ocurre
cuando la marca solicitada está compuesta por una figura, dibujo o imagen que
representa la característica funcional del producto, que resulta ser esencial
para su utilización o destinación,.
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
| Capítulo: Prohibiciones de registro
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considera que las marcas, para ser percibidas por los demás, tienen
necesariamente que aplicarse al producto o su envase, los consumidores al
enfrentarse al signo pedido, no lo percibirán como una “marca per se”, sino
más bien como el producto o envase en sí. Dicho de otro modo marca
comercial y producto no son lo mismo, sino que la marca debe servir para
informar la procedencia empresarial del producto que distingue.
§ 7. De esta forma, para evaluar si un signo que pretende registrarse como marca
comercial coincide con la forma del producto o con el envase, el examen de
registrabilidad debe considerar:
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
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C. Precedentes jurisprudenciales
§ 10. Un caso de marca que afectada por el art. 20/i LPI fue el de marca figurativa,
solicitud N° 707.734, para distinguir, entre otros productos, “chocolate,
confitería de chocolate, figuras huecas y sólidas de chocolate; chocolates
rellenos con líquidos”, clase 30.
§ 11. Aquí se puede observar claramente la figura de un “conejo de pascua” sin que
se reivindiquen aspectos funcionales en particular. El signo evidentemente se
encuentra estrechamente relacionado con el campo operativo (cobertura) que
distingue precisamente figuras de chocolate, como usualmente son los conejos
de pascua. Por lo mismo, la solicitud fue rechazada en base a la prohibición en
análisis.
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
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D. Explicación
§ 15. El color puede ser entendido, según lo señalado por el Diccionario de la Real
Academia Española, como “la sensación producida por los rayos luminosos que
impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda”.
§ 16. El color de los productos o envases a que hace referencia la LPI, conlleva al
hecho que el signo solicitado se compone de:
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
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§ 17. Se trata de una prohibición que apunta a un color que, en específico, identifica
comúnmente unos productos o un envase en el mercado; por ejemplo: el color
blanco habitualmente identifica píldoras medicinales o papel higiénico, el color
gris identifica usualmente herramientas de construcción, o el color naranja para
las frutas del mismo nombre.
(i) Si la representación gráfica del signo corresponde al color que usual, habitual
y/o funcionalmente identifica a los productos o envases a amparar;
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
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E. Precedentes jurisprudenciales
§ 21. Es poco habitual que un signo que se componga tanto de la forma como del
color que identifican tradicionalmente los productos o envases que pretenden
distinguir sea registrado como marca comercial. No obstante, los siguientes
ejemplos permiten clarificar el alcance de esta prohibición de registro:
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
| Capítulo: Prohibiciones de registro
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F. Explicación
§ 25. Lo anterior porque se estima que por regla general los consumidores no están
acostumbrados a deducir el origen empresarial de los bienes en base
solamente a un color aislado, y al margen de todo otro elemento gráfico o
adicional, puesto que un color por sí solo no se emplea en el tráfico comercial
como medio de individualización, al carecer normalmente de la capacidad
inherente de distinguir un único origen empresarial.
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Sección: Forma o color de productos o envases; el color en sí mismo.
| Capítulo: Prohibiciones de registro
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G. Precedentes jurisprudenciales
Si bien no son muy numerosos los casos vistos por INAPI en que se
haya pretendido registrar como marca un color en sí mismo, puede
citarse la solicitud N° 740.369 para distinguir placas y hojas de acero,
clase 6. En este caso se puede observar que sólo se pretendió
reivindicar el color, sin otro aditivo distintivo, por lo que se configuró
plenamente la causal en análisis, lo que sustentó el rechazo de dicha
solicitud.
§ 26. El art. 19 permite registrar como marcas las “combinaciones de colores”. Así, un
signo figurativo podrá ser registrado como marca comercial, si está constituido
por dos o más colores, independiente de su proporción, orden o distribución,
siempre y cuando además cumplan con los demás requisitos de registrabilidad
marcaria.
§ 28. Por el contrario, una marca que se componga de un alto número de colores, no
sería en principio registrable, por carecer de carácter distintivo, debido a la
dificultad que tendrían los consumidores para memorizar un número elevado
de colores diferentes y el orden en que se presenten.
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
I. Fuentes normativas
C. Riesgo de Confusión
III. Conflicto con una marca anterior no inscrita usada efectivamente en el territorio
nacional.
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Capítulo: Prohibiciones de registro
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I. Fuentes normativas
Art. 20, letra h) LPI – Prohíbe el registro de marcas que sean iguales o
similares a marcas anteriormente solicitadas o registradas, así como también
respecto de marcas aunque no estén registradas estén siendo real y
efectivamente usadas con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca
posterior. La identidad o semejanza puede ser gráfica, fonética o conceptual.
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
confundirlas entre sí. Las variaciones entre los signos no resultan ser suficientes
para diferenciar adecuadamente las marcas en conflicto. Especial relevancia en el
orden y secuencia poseen las vocales de los signos a comparar;
e) Existe semejanza conceptual: sucede en los casos en que los signos en pugna
presentan una similitud ideológica al evocar la misma idea o significado, sin que
las modificaciones realizadas en la marca solicitada sean capaces de aportar a la
diferenciación que requiere el conjunto para coexistir pacíficamente. Cabe
destacar que las diferencias conceptuales entre dos marcas pueden en ocasiones
neutralizar las semejanzas visuales y/o fonéticas existentes entre las mismas, para
lo cual al menos uno de los signos debe tener un significado claro y determinado
que el público consumidor pueda captar inmediatamente;
f) Existe semejanza gráfica: Ocurre cuando los signos en conflicto presentan una
configuración gráfica semejante al poseer una fisonomía y estructura
determinadamente similar, suscitando una impresión visual idéntica o parecida
en la mente del público, sin lograr representarse como signos con suficiente
fuerza diferenciadora, hecho que podrá llevar al público consumidor a confundir
las marcas entre sí. Debe tenerse presente que el titular de una marca mixta o
figurativa no posee un derecho exclusivo sobre la forma de representar el objeto
o elemento gráfico en sí mismo, pero sí le asiste el derecho de protección sobre su
forma particular de representarlo.
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Ejemplos de signos semejantes a marcas previas para coberturas idénticas o
similares/relacionadas, y por ende rechazados a registro, son los siguientes:
+Fallo N°182520, marcas LA GRANJA DEL CHEF - LA GRANJA, clase 31, solicitud N°
1214958. La marca fue rechazada al considerar que entre el signo pedido LA GRANJA
DEL CHEF y la marca oponente y fundante de la observación de fondo LA GRANJA,
existían semejanzas determinantes al compartir el elemento principal y relevante.
+Fallo N° SAL CARIBE - CARIBE, clase 30, solicitud N° 1206926. La marca fue
rechazada al considerar que entre el signo pedido SAL CARIBE y la marca oponente y
fundante de la observación de fondo CARIBE, existían semejanzas determinantes al
compartir el elemento principal y relevante.
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 7. Ahora bien, nos encontramos ante marcas con coberturas idénticas cuando
coinciden en sus ámbitos de protección o comprenden exactamente
determinados productos o servicios o establecimientos pertenecientes a una
misma clase. Como consecuencia de esta identidad, las marcas comparadas
poseen la misma naturaleza, están destinadas a un mismo público consumidor,
confluyendo en consecuencia, en los mismos canales de comercialización o
áreas de prestación.
§ 8. Por otro lado, las marcas distinguen coberturas relacionadas cuando entre los
ámbitos de protección de las mismas se aprecia que existe relación, sea por su
naturaleza, función o finalidad, canales de comercialización, canales de
distribución y/o áreas de prestación, los destinatarios finales de los productos o
servicios que se pretenden identificar, o por su carácter competidor o
complementario en el mercado.
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Ejemplos de marcas rechazadas a registro por existir marcas previas que distinguen
productos relacionados de clases distintas:
+ Fallo N°181188, marca CORRAL, para distinguir cervezas, de clase 32, solicitud N°
1213372. La marca solicitada fue rechazada por la existencia de la marca previa SEGUNDO
CORRAL, que distingue vinos, de clase 33. Se señaló que los productos solicitados y los del
oponente, se encontraban relacionados, al compartir los mismos canales de distribución y
ser complementarios.
C. Riesgo de Confusión
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 12. Para estos efectos, se entenderá como consumidor medio aquella persona
informada y perspicaz, que no obstante no es un experto en los productos y
servicios pretendidos a distinguir a través de la marca; se trata de una persona
dotada con raciocinio y facultades de percepción normales, que se encuentra
frente a la oferta múltiple de productos, servicios y/o establecimientos de una
misma naturaleza o directamente relacionados, pero de diversos orígenes
empresariales.
§ 13. En virtud del principio del derecho marcario de la no confusión, una marca no
puede causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente
por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto o
servicio y el del consumidor a no ser confundido o engañado. Este último es el
interés público comprometido en la construcción del derecho marcario.
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
+ Fallo N° 179685 dictado en el caso EMB CHILE MUDANZAS, para distinguir servicios
aéreos, de transporte y carga de la clase 39, solicitud N°1034420, en que se anuló la marca
al acreditarse por el actor el uso previo, real y efectivo en el territorio nacional de la marca
EMB, para servicios de la clase 39.
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Sección: Marcas previas en Chile |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 19. A su vez, y al tenor de los artículos 18 bis f de la LPI y articulo 27 inciso 2° del
RLPI, relativas a establecimiento comerciales e industriales, los registros de
marcas que protejan tales establecimientos servirán sólo para la región en que
estuviera ubicado el establecimiento. En este sentido, dos establecimientos
con marcas similares podrán coexistir, siempre y cuando sus respectivos
ámbitos territoriales sean distintos, es decir, se encuentren registrados para
desarrollar sus actividades en distintas regiones del país.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
MARCA NOTORIA
La ley chilena no proporciona una definición de marca notoria. Sin embargo la Exma.
Corte Suprema las definió como “aquella cuyo uso es intensivo, de extendido
conocimiento, que ha perdurado en el tiempo, según también su nivel de promoción o
publicidad de sus productos o servicios asociados, así como por el prestigio del cual
goza el signo o su denominación entre el público”. (Considerando Cuarto, fallo sobre
recurso de casación, Rol N°8.024-2.015, Solicitud N°913074, marca FORMULA UNO)
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
I. Fuentes normativas.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Art. 20, letra g) inc. 1º LPI – Prohíbe el registro de signos que sean iguales o
similares a marcas notorias aunque no estén registradas en Chile, siempre
que estén registradas en el exterior. Esta especial disposición exige como una
condición para su aplicación que la marca esté registrada en el exterior para
los mismos productos y servicios.
Art. 20, letra g) inc. 3º LPI – Prohíbe el registro de signos idénticos o similares
a marcas notorias registradas en Chile, aunque la solicitud busque distinguir
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no
relacionados, siempre que estos últimos guarden algún tipo de conexión con
los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue
la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa
protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.
.
3
Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
alguna todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple
comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario
un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí.
JURISPRUDENCIA
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
c) Marca anterior contenida: Situación similar a aquella descrita en la letra a), ocurre
cuando el signo pedido contiene íntegramente una marca anterior, sin que los
complementos adicionados a la solicitada, resulten ser suficientes para
diferenciarlos adecuadamente, pudiendo llevar a que el público consumidor los
confunda entre sí o a creer que los productos o servicios de que se trata
proceden al menos de empresas vinculadas económicamente. Basta con que la
marca anterior ocupe una posición distintiva y autónoma en la marca posterior.
Cuando la marca anterior corresponda al elemento relevante del signo posterior
esta situación puede confundirse con la del elemento relevante compartido;
e) Existe semejanza conceptual: Sucede en los casos en que los signos en pugna
presentan una similitud ideológica al evocar la misma idea o significado, sin que
las modificaciones realizadas en la marca solicitada sean capaces de aportar a la
diferenciación que requiere el conjunto para coexistir pacíficamente. Cabe
destacar que las diferencias conceptuales entre dos marcas pueden en
ocasiones neutralizar las semejanzas visuales y/o fonéticas existentes entre las
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
mismas, para lo cual al menos uno de los signos debe tener un significado claro
y determinado que el público consumidor podrá captar inmediatamente;
f) Existe semejanza gráfica: Ocurre cuando los signos en conflicto presentan una
configuración gráfica semejante al poseer una fisonomía y estructura
determinadamente similar, en su diseño, colores, forma y/o estructura,
suscitando una impresión visual idéntica o parecida en la mente del público, sin
lograr representarse como signos con suficiente fuerza diferenciadora, hecho
que podrá llevar al público consumidor a confundir las marcas entre sí. Debe
tenerse presente que el titular de una marca mixta o figurativa no posee un
derecho exclusivo sobre la forma de representar el objeto o elemento gráfico en
sí mismo, pero sí le asiste el derecho de protección sobre su forma particular de
representarlo.
§ 8. Ahora bien, nos encontramos ante marcas con coberturas idénticas cuando
coinciden en sus ámbitos de protección o comprenden exactamente
determinados productos, servicios o establecimientos pertenecientes a una
misma clase.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Ejemplos de signos rechazados a registro por existir una marca anterior
extranjera notoria:
+ Fallo N°182336, marcas WAGH BAKRI y WAGH BAKRI, en la clase 30, solicitud
N°1211546. La marca fue rechazada por la doble identidad, tanto gráfica como
de coberturas, existente entre la marca anulada y la marca demandante famosa
y registrada en el extranjero.
§ 10. Que una marca sea famosa alude, según el Diccionario de la lengua
Española, a que es ampliamente conocida; muy conocida y admirada por su
excelencia y/o sobradamente conocida y muy recordada en un determinado
ámbito. Notorio o notoria se define por el mismo diccionario como “Público y
sabido por todos”; “Claro, evidente”; e “Importante, relevante, famoso”.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 11. Por lo tanto, y a efecto de la ley, se entenderá que una marca es famosa
y notoria, cuando por su volumen de ventas, duración o intensidad de uso en el
mercado, por su valoración o prestigio alcanzado, o por cualquier otra causa
similar, es indudablemente conocida por el sector pertinente del público al que
se destinan los productos, servicios o establecimientos. Estos elementos deben
ser probados por quien alega que se está ante una marca notoria.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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D. Carga de la prueba
§ 14. El demandante debe aportar las pruebas necesarias para demostrar que
es titular de una marca en el extranjero cuyo ámbito de protección o cobertura
es idéntico al de la marca solicitada o cuyo registro se pretende anular. Para ello
debe acompañar el título o un certificado de registro de la o las marcas
registradas en el exterior. La fecha de inscripción es un elemento que será
considerado por INAPI al evaluar la concurrencia de los requisitos para que
opere esta prohibición.
§ 15. El demandante debe aportar, además las pruebas que acrediten que su
marca registrada en el extranjero es famosa y notoria en el sector pertinente del
público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o
tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los
factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser
pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que
no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales
podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más
factores enumerados en el apartado b) anterior.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 19. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del
público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o
tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. En
consecuencia, los elementos que constituyen la prohibición de registro basada
en una marca anterior notoria en Chile son:
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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§ 21. Sólo causan esta prohibición de registro las marcas registradas en Chile. No
sirven para configurar esta causal las marcas solicitadas válidamente con
anterioridad en el país, pero que aún no han sido registradas.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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§ 26. Del requisito anterior ha quedado establecido que entre los ámbitos de
protección de cada marca, no debe existir ni identidad ni relación. Sin embargo
la norma agrega un requisito que pareciera ser contradictorio con lo anterior,
pues el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la LPI dispone que “las marcas
registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el
registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no
relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún
tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o
industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte,
sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca
notoria registrada.”
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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§ 28. Hacemos presente que si bien a simple vista, existe una aparente contradicción
entre lo señalado en el articulo 16 N°3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo
20 letra g) inciso 3° de la LPI respecto a la relación o conexión de cobertura, en
opinión de INAPI, el texto subrayado en el párrafo 25°, que corresponde a parte
del articulo 20 letra g) inciso 3°, debe interpretarse de forma armónica con lo
dispuesto en el art.16 N°3 del acuerdo sobre los ADPIC, promulgado en Chile en
el Acuerdo de Marrakech, por el que establece la Organización Mundial del
Comercio, y sus Acuerdos Anexos, mediante el DSN°16 del Ministerio de
relaciones exteriores, publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de mayo de
1995, y en vigor en Chile desde el 1° de enero del año 2000.
§ 29. En este sentido, el Artículo 16 N°3 del acuerdo sobre los ADPIC señala: “El
artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes
o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de
fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa
marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre
dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que
sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca
registrada.”
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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(ii) Público consumidor establece un vinculo entre los titulares del signo y la
marca, confundiendo su origen empresarial; Y
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Capítulo: Prohibiciones de registro
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§ 34. Este requisito se contempla idénticamente en el art.16 N°3 del acuerdo sobre
los ADPIC, transcrito anteriormente, y alude a la lesión que puede sufrir el
titular de una marca notoriamente conocida emanada del riesgo de dilución de
su marca.
J. Carga de la prueba
§ 36. Debe también tenerse presenta todo lo expresado en relación con los
factores que deben considerarse para determinar si una marca es notoriamente
conocida en un estado miembro, enumerados en la Recomendación Conjunta
Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente
Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París, regulada en el artículo
13 del Convenio de la Unión de París, del cual Chile es parte contratante a partir de
1991; y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), a la cual Chile adhirió como Estado Miembro en 1975, y cuya
importancia ha sido reconocida por el Estado de Chile en virtud de lo acordado en el
Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos, en su artículo
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
17.2.9, vigente desde enero de 2004, que obliga a que los principios contenidos en
la mencionada recomendación guíen al Estado de Chile, y por tanto orienten
también las decisiones de este Instituto al actuar como tribunal especial.
JURISPRUDENCIA
Solicitud N° 1229474 para Aperitivos sin alcohol; Bebidas a base de frutas; Bebidas de jugos de frutas sin
alcohol; Bebidas de zumos de frutas sin alcohol; Bebidas sin alcohol; Sidra sin alcohol; Vino sin alcohol;
clase 32 y ICPA. Aguardientes; Bebidas alcohólicas de fruta; Bebidas alcohólicas que contienen frutas;
Chicha [bebida alcohólica]; Espumantes [vinos]; Licores; Sidras; Vinos; clase 33. Fue rechazada
acogiéndose la oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley 19.039,
interpuesta por JUAN BAS ALIMENTOS S.A. Debido a la existencia de la marca anterior
Respecto de la conexión de los productos solicitados y los que distingue el titular de la marca notoria
registrada el fallo expresó: “por cuanto los productos incluidos en la cobertura pedida si bien no se
relacionan con las frutas y verduras congeladas, en conserva, secas y cocidas, si son productos
procesados que tienen como sustrato en su preparación alguna fruta y por ende, es posible que el
consumidor les pueda atribuir un mismo origen empresarial”.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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+Marca PORSCHADDICTS
Solicitud N° 1264048, para servicio de clubes de encuentro, clase 45. Fue rechazada
acogiéndose la oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley
19.039, interpuesta por DR. ING. H.C F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT, debido a la
existencia de la marca anterior PORSCHE, registrada para automóviles y sus partes, de clase
12, entre otros registros en las clases 3, 7, 9, 18, 28, 35 y 39, respecto de las cuales se
consideró que, aun cuando la cobertura solicitada es diferente de aquellas que comprenden
las marcas inscritas, dada la fama y notoriedad de la marca PORSCHE en nuestro país, la cual
ha tenido una presencia preponderante en el mercado automovilístico desde hace largo
tiempo a la fecha, y por ende es conocida por la generalidad del público en Chile por tratarse
de una exclusiva marca de lujo de automóviles, es posible suponer fundadamente que, de
concederse la marca solicitada, ello indudablemente será motivo de toda suerte de errores o
confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir. A
mayor abundamiento, es del caso suponer fundadamente, atendidos los antecedentes que
obran en autos que habiéndose acreditado que la marca solicitada es semejante gráfica y
fonéticamente a la del actor y que su cobertura guarda una conexión con los productos y
servicios amparados por dicha marca famosa y notoria, que el otorgamiento de la marca
solicitada lesionará los intereses del titular de la marca previamente registrada, motivo por el
cual debe rechazarse el signo pedido.
En este caso la conexión entre los ámbitos de protección pretendido por el signo solicitado y
el de la marca notoria anterior, emanaba de que los productos y servicios de las clases 3, 7, 9,
12, 18, 28 y 35, son bienes que pueden ser comercializados y publicitados en los clubes de
encuentro que pretendía proteger el solicitante.
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA
+Marca SOY LUNA
Solicitud N° 1232926 para patines de ruedas, clase 28. Fue rechazada acogiéndose la oposición fundada
en la infracción de la letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley 19.039, interpuesta por Disney Enterprises
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
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Solicitud N° 1255903, Carne, pescado, aves y caza; compotas; confituras; extractos de carne; Frutas,
verduras, hortalizas y legumbres preparadas; Huevos; jaleas comestibles; Leche; Margarina, aceites y
grasas comestibles; Marisco procesado; Mariscos enlatados; materias grasas para elaborar grasas
alimenticias; productos lácteos; Verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocinadas; de la
clase 29; Construcción; Instalación de maquinaria; instalación, mantenimiento y reparación de
máquinas; mantenimiento de piscinas; Reparación de cámaras; Reparación o mantenimiento de
máquinas e instrumentos para cultivar; Reparación y mantenimiento de tanques de almacenamiento; de
la clase 37; Educación; enseñanza; Enseñanza en universidades o escuelas superiores; Enseñanza y
capacitación en negocios, industria y tecnología de la información; Organización de eventos culturales y
artísticos; servicios educativos; de la clase 41; Análisis del agua; Análisis del modo de acción de
combinaciones químicas sobre animales; Analisis estructural y funcional de genomas; Análisis químico;
Consultoría en tecnologías de la información; Consultoría técnica en el campo de la ciencia ambiental;
Consultoría técnica en materia de la ingeniería ambiental; Consultoría técnica en relación a la
investigación técnica en el campo de alimentos y bebidas; consultoría tecnológica; Diseño de máquinas,
aparatos e instrumentos incluidas sus partes o sistemas compuestos de tales máquinas, aparatos e
instrumentos; Diseño industrial y diseño gráfico; Investigación biológica; investigación científica;
investigación técnica; Investigación y desarrollo científico; Investigación, inspección y pruebas en
agricultura, reproducción de ganado y pesca; Servicios biológicos de clonación; de la clase 42; Cría de
animales; Diagnóstico de enfermedades; Esterilización de animales; servicios de control de plagas para
la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura de la clase 44. Fue rechazada acogiéndose la
oposición fundada en la infracción de la letra g) inciso 3° del Art. 20 de la Ley 19.039, interpuesta por
ANDACOR S.A., debido a la existencia de la marca anterior EL COLORADO SKI-CHILE, registrada para
servicios de reparación y mantención de equipos de esquí y andariveles y servicios de construcción de
edificios en general, clase 37; Servicios de enseñanza; instrucción y práctica de esquí, servicios de
arriendo de material y equipo de esquí, clase 41; marca ESCUELA DE SKI Y SNOWBOARD EL COLORADO,
registrada para exclusivamente servicios de alquiler de andariveles y pistas de ski y snowboard;
instrucción y formación en ski y snowboard; arriendo de equipos de ski y snowboard, clase 41; entre
otras para servicios de clase 9, 25, 28, 35 41, respecto de la cual se consideró que, aun cuando la
cobertura solicitada es diferente de aquella que comprende la marca inscrita, dada la fama y notoriedad
de las marcas EL COLORADO SKI – CHILE y ESCUELA DE SKI Y SNOWBOARD EL COLORADO, entre otras
compuestas por el elemento distintivo EL COLORADO, en nuestro país, la cual ha tenido una presencia
preponderante en el mercado de deportes de invierno desde hace largo tiempo a la fecha, y por ende es
conocida por la generalidad del público en Chile por tratarse de uno de los más famosos centro de ski a
nivel nacional, con un flujo masivo de visitantes durante la temporada de invierno quienes van a
practicar ski, snowboard entre otro tipo de deportes y actividades símiles, es posible suponer
fundadamente que, de concederse la marca solicitada, ello indudablemente será motivo de toda suerte
de errores o confusiones, especialmente en cuanto al origen empresarial de la cobertura a distinguir. A
mayor abundamiento, es del caso suponer fundadamente, atendidos los antecedentes que obran en
autos que habiéndose acreditado que la marca solicitada es semejante gráfica y fonéticamente a la del
actor y que su cobertura guarda una conexión con los productos amparados por dicha marca famosa y
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Sección: Marcas Notoria |
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
notoria, que el otorgamiento de la marca solicitada lesionará los intereses del titular de la marca
previamente registrada, motivo por el cual debe rechazarse el signo pedido.
En este caso la conexión entre los ámbitos de protección pretendido por el signo solicitado y el de las
marcas notorias anteriores, emanaba de que los servicios pedidos si bien no se relacionan con hoteles o
restaurantes, si son servicios que pueden ser realizados de manera complementaria y por ende, es
posible que el consumidor les pueda atribuir un mismo origen empresarial.
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Esta sección refiere la prohibición de registrar como marca cualquier signo que
reproduzca o imite medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones
realizadas tanto en Chile como en el extranjero, cuando la marca sea pedida por una
persona distinta de quien las obtuvo.
Sumario
I. Fuente normativa
I. Fuente normativa
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
I. Fuentes normativas
1
SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Art. 20, letra c) LPI: No podrán registrarse como marca comercial: “El nombre,
el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo
consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin
embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes
históricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte,
siempre que no afecte su honor. Con todo no podrán registrarse los nombres
de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h)”.
3
SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
4
SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
En sentencia recaída en la solicitud 625267, marca DARÍO SALAS,
solicitada para distinguir servicios de educación de la clase 41, se acogió la
oposición fundada en la letra c) del artículo 20 de la ley 19.039 interpuesta
por don DARÍO SALAS SOMMER, por no contar con autorización de él, y
corresponder a su nombre.
Otros casos: Caso SONIARYKIEL, clase 18, solicitud N° 970322; y caso JOHN
TAYLOR, clase 35, solicitud N° 1124777)
§ 9. Con todo, la LPI prevé la situación de que el nombre de una persona incurra en
una prohibición de registro, estableciendo expresamente que no podrán
registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras
e), f), g) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039. Esto es, que se consideren
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SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Caso de la marca mixta KING ARTURO, clases 9, 16, 21, 25, 30 y 32,
solicitud N° 1147655, que fue rechazado por corresponder al seudónimo de
una persona)
6
SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
7
SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 16. Con todo, la LPI prevé la situación de que el seudónimo de una persona
incurra en una prohibición de registro, estableciendo expresamente que no
podrán registrarse seudónimos de personas cuando ello constituya infracción a
las letras e), f), g) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039. Esto es, que se consideren
signos comunes, descriptivas, que sean confusamente similares con marcas
anteriormente registradas, con marcas notorias o que puedan llevar a confusión
sobre la entidad, procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o
establecimientos.
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SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
9
SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Caso Giacaman Varas con Italmod S.A. y Publimetro S.A. (2008). Rol n°
4407-08, de la Excma. Corte Suprema: El derecho a la imagen de una
persona natural queda amparado por el derecho de propiedad consagrado
en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, que se
refiere a la propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes
corporales e incorporales, entre los cuales sin duda se encuentra el
derecho a la imagen que se estima amagado; se trata de un bien de
aquellos denominados incorporales que pertenece a toda persona por el
solo hecho de ser tal. Cada individuo es dueño de su propia imagen, como
atributo de su personalidad y únicamente puede disponer de la misma su
titular, sin que nadie esté facultado para utilizarla sin su consentimiento, a
pretexto de que la persona no era lo que se quería destacar, sino la tienda
comercial. Si la intención, sólo era promocionar las instalaciones y
productos del cocal comercial, no existe justificación legítima para aceptar
que, sin la voluntad del titular, una empresa comercial se promueva y
lucre con la imagen personal de un tercero ajeno a su giro.
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SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 23. Con todo, la LPI prevé la situación de que el seudónimo de una persona
incurra en una prohibición de registro, estableciendo expresamente que no
podrán registrarse seudónimos de personas cuando ello constituya infracción a
las letras e), f), g) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039. . Esto es, que se
consideren signos comunes, descriptivas, que sean confusamente similares con
marcas anteriormente registradas, con marcas notorias o que puedan llevar a
confusión sobre la entidad, procedencia, cualidad o género de los productos,
servicios o establecimientos.
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SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
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JURISPRUDENCIA
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SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
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JURISPRUDENCIA
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SECCIÓN: NOMBRE, PSEUDÓNIMO O RETRATO DE UNA PERSO NA NATURAL CUALQUIER A
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
respetado por los demás, a no ser escarnecido ni humillado ante uno mismo o
ante otros”.
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
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Sumario
I. Fuentes normativas
II. Elementos que configuran la prohibición de registrar marcas que pueda inducir a
error o confusión respecto de la procedencia o atributos de productos
protegidos por una Indicación Geográfica:
1
Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
III. Elementos que configuran la prohibición de registrar marcas que pueda inducir a
error o confusión respecto de la procedencia o atributos de productos
protegidos por una Denominación de Origen:
E. Fuentes normativas
Art. 20, letra j) LPI: Explicita que no pueden registrarse como marcas
comerciales aquellas que colisionen con indicaciones geográficas o
denominaciones de origen protegidas en Chile.
2
Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
3
Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA
§ 4.La indicación geográfica (IG) es aquella que identifica un producto como originario
del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad,
reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su
origen geográfico.
4
Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
requiere que ésta se encuentre protegida a través de alguna de las tres fuentes de
reconocimiento contempladas en Chile...
JURISPRUDENCIA
§ 8.Se requiere que los productos que pretende distinguir la marca sean los mismos
que distingue la indicación geográfica reconocida en Chile. Por lo tanto, si se
solicita una marca que contiene un término reconocido en Chile como indicación
geográfica, pero para productos o servicios diferentes a aquellos cuya procedencia
geográfica distingue la IG solo se configurará la infracción a esta causal, en la
medida que se demuestra que existe efectivamente una relación entre los
productos o servicios distintos a los protegidos por la IG.
5
Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
§ 9.El tercer elemento necesario que configura esta causal de irregistrabilidad, dice
relación con la existencia de un riesgo de confusión al que se verá expuesto el
público consumidor, cuando una marca comprende una indicación geográfica.
§ 10. En este sentido, basta con que exista la posibilidad de que el consumidor se
vea expuesto a creer erróneamente que los productos o servicios que se pretenden
identificar con la marca solicitada, al ser idénticos o directamente relacionados a
los que distingue la IG previa, comparten un mismo origen o poseen las mismas
cualidades que los productos reconocidos por la indicación geográfica.
§ 11. En efecto, debido a los requisitos particulares que establece la ley para
proteger a través de una indicación geográfica, productos con características,
calidad o reputación especiales emanadas de su vinculación geográfica, es que se
debe evitar que otros productos, que no poseen tal origen y atributos, o incluso
posean el mismo origen geográfico pero no así la cualificación esencial, se
aprovechen de tal reconocimiento y reputación, sobre todo cuando no poseen las
características establecidas en los reglamentos de control y uso e informes técnicos
de justificación exigido a cada indicación geográfica registrada en Chile.
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Marca
Solicitud N° 1182863 para galletas de la clase 30. Fue objeto de una oposición por parte del COMITE
INTERPROFESSJONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca
solicitada se prestaba para inducir a error o engaño respecto del origen de los productos pedidos en clase 30, ya que el
signo pedido es simplemente la utilización de la traducción al español de la famosa expresión CHAMPAGNE, la cual se
encuentra protegida por el Convenio de París como por los Adpic. Sostiene que la expresión CHAMPAÑTTAS no es más que
el diminutivo de CHAMPAÑA, traducción al español de CHAMPAGNE a la cual adiciona el término COSTA. En virtud de lo
anterior afirma que el signo pedido corresponde al diminutivo del nombre de una región de Francia y además es una
famosa Denominación de Origen protegida debidamente en Francia, que distingue un tipo muy especial de vino que se
produce en dicha zona francesa, por lo que dicha D.O. o cualquiera de sus traducciones no puede ser utilizada como marca
de ningún tipo de productos. Finaliza haciendo presente que el Acuerdo de Asociación entre Chile y La Comunidad
Económica Europea, contiene en su anexo V el marco regulatorio sobre el comercio de los vinos entre ésta, señalando
dicho acuerdo normas de protección para las D.O. de ambas partes entre las que se destaca CHAMPAGNE. El fallo de INAPI
rechazó la oposición haciendo especial hincapié en que la cobertura que se busca amparar por la marca pedida, a saber
galletas, en nada se relaciona con los vinos protegidos por la D.O. ''CHAMPAGNE" o “CHAMPAÑA".Ver fallo:
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-
library/sol_1182415_costa_galleta_de_champana.pdf?sfvrsn=27071e3b_2
JURISPRUDENCIA
Marca
Solicitud N° 751918 para club nocturno y cabaret de la clase 41. Fue objeto de una oposición por parte del Institut
National Des Appellations D'Origine, por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que el único elemento
distintivo del signo solicitado es la expresión CHAMPAGNE, la que constituye una de las más famosas
denominaciones de origen francesas, la que indica directa e inmediatamente un tipo de vino que se produce en la
región francesa Champagne; luego, el signa solicitado resulta inductivo a error o confusión respecto de la
naturaleza, procedencia y cualidad de los servicios a distinguir. El fallo de INAPI estimó que la marca pedida no
constituye una denominación de origen para la cobertura que se pretende distinguir y no se acompañaron
antecedentes que permitan considerar que se configura la causal de irregistrabilidad alegada. Ver fallo
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-
library/fallo_751918_new_champagne_club_chile.pdf?sfvrsn=22cfb252_2
INSTI TU TO N ACION AL D E P ROPI ED AD IN DUS T RI AL - I NAPI | CHIL E
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Marca VIÑA MAIPO, solicitud N°909550, para distinguir productos de la clase 33.
La solicitud fue rechazada de oficio por INAPI y convalidada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial,
fundados en el articulo 20 letra j) de la LPI. Se indicó que la marca solicitada no lograba diferenciarse
suficientemente de la indicación geográfica protegida en Chile, motivo por el cual inducirá a error o confusión
en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos de los productos que pretende distinguir. La
Corte Suprema conociendo de un recurso de casación indicó que tanto el fallo de primera como de segunda
instancia se ajustaban a derecho. Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-
library/vina_maipo_cs.pdf?sfvrsn=2ea58939_2
§ 13. Para estos efectos, se entenderá como consumidor medio una persona
dotada con raciocinio y facultades de percepción normales, generalmente
informada y perspicaz.
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
CASO PRÁCTICO
Marca
Solicitud N° 1211636 para vinos y licores de la clase 33. Fue objeto de una oposición por parte
del CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA DOC, por infringir la letra j) del Art.
20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño
respecto del origen de los productos pedidos en clase 33, ya que el signo pedido presentaba
semejanzas con la denominación de origen PRIMITIVO DI MANDURIA, de la cual el actor era
titular en el extranjero. INAPI resolvió que no estando registrado en Chile el signo invocado por
el actor, debía rechazarse la causal alegada.
CASO PRÁCTICO
Marca ILE HABANA
Solicitud N° 807156 para tabaco, artículos para fumadores y cerillas de la clase 34. Fue objeto
de una oposición por parte de la EMPRESA CUBANA DEL TABACO, por infringir la letra j) del
Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño
respecto del origen de los productos pedidos en clase 33, ya que el signo pedido presentaba
semejanzas con la denominación de origen HABANO, de la cual el actor era titular en el
extranjero. INAPI resolvió -EN ABRIL DE 2010- que no estando registrada en Chile el signo
invocado por el actor, debía rechazarse la causal alegada.
El signo HABANOS posteriormente obtuvo registro como DO, en el año 2013.
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
CASO PRÁCTICO
Marca EL CÍRCULO DEL PISCO
Solicitud N° 1101150 para distinguir Educación; formación; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales de la clase 41. Fue objeto de una demanda de oposición por
parte de LA República De Perú, fundándose en infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039,
ya que el signo pedido emplea como parte de la misma la expresión "Pisco", que corresponde a
una denominación de origen protegida por el Estado de Perú. INAPI resolvió que no estando la
denominación de origen invocada reconocida por Chile en favor del actor, debía rechazarse la
causal alegada. Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-
library/fallo_1101150_circulo_del_pisco.pdf?sfvrsn=8e83b162_2
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
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CASO PRÁCTICO
Marca
Solicitud N° 1176482 para distinguir Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos
de carne; huevos; leche y productos lácteos con expresa exclusión de quesos; aceites y grasas
comestibles de la clase 29. Fue observada de oficio inicialmente por infringir la letra j) del Art.
20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se prestaba para inducir a error o engaño
respecto del origen de los productos pedidos en clase 33, ya que el signo pedido presentaba
semejanzas con la denominación de origen GRANA PADANO, registro Nº1162811, que
distingue queso duro hecho de pasta cocida; es madurado lentamente, manufacturado a
través del año y usado completo o rallado; es producido de leche de vaca cruda y parcialmente
desgrasada, ordeñada dos veces al día, cuya dieta básica consiste de forraje fresco o disecado.
El titular de la solicitud CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO. Al
limitar expresamente los productos pedido renunciando a distinguir quesos, se estimó que no
se producirían errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto al verdadero
origen de los productos que se quieren distinguir, por lo que en definitiva se autorizó el
registro de la marca solicitada.
CASO PRÁCTICO
Marca KAUKENES
Solicitud N° 1220017 para distinguir VINOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS (EXCEPTO CERVEZAS) de la
clase 33. Fue observada de oficio por infringir la letra j) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la
marca solicitada estaba constituida por un término que fonéticamente es idéntico a
CAUQUENES, el cual corresponde a una denominación de origen, legalmente protegida en
Chile de acuerdo al Decreto N° 464 del año 1994 del Ministerio de Agricultura, que establece la
zonificación vitícola respecto de dicha comuna, en relación con el objeto que ellas amparan,
induciendo a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o
atributos del producto que se pretende distinguir.
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 21. En este sentido, basta con que exista la posibilidad de que el consumidor se
vea expuesto a creer erróneamente que los productos o servicios que se pretenden
identificar con la marca solicitada, al ser idénticos o directamente relacionados a
los que distingue la DO previa, comparten un mismo origen o poseen las mismas
cualidades que los productos reconocidos por la denominación de origen.
§ 22. En efecto, debido a los requisitos particulares que establece la ley para
proteger través de una denominación de origen, productos con características
especiales emanadas de su vinculación geográfica junto a sus factores humanos y
naturales, es que se debe evitar que otros productos, que no poseen tal origen y
atributos, o incluso posean el mismo origen geográfico pero no así las
cualificaciones o características especiales, se aprovechen de tal reconocimiento y
reputación, sobre todo cuando no poseen las características establecidas en los
reglamentos de control y uso e informes técnicos de justificación exigido a cada
denominación de origen registrada en Chile.
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
§ 24. Para estos efectos, se entenderá como consumidor medio, aquella persona
dotada con raciocinio y facultades de percepción normales, generalmente
informadas y perspicaces.
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
DO Prosciutto de Capitán Pastene
Solicitud N° 1093401 para distinguir un jamón crudo, ahumado, de color café dorado y madurado, entre 12
a 30 meses bajo las condiciones naturales que entrega la zona de la Cordillera de Nahuelbuta, Clase 29 del
Clasificador Internacional de Niza. Fue solicitada por el Gobierno regional de la Araucanía y en su
tramitación se advirtió por este Instituto la existencia de la marca registrada CAPITÁN PASTENE, bajo el
número 923.009, cuyo titular era Nora Covili Covili, para identificar carne, pescado, aves y caza y todo tipo
de cecinas artesanales, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva; frutas y legumbres secas; frutas
y legumbres cocidas, jaleas ,mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas
comestibles, y tratándose de un producto agroindustrial, a través del oficio Ord. N° 610 de 17/07/14, le fue
consultado al Ministerio de Agricultura su opinión sobre esta situación y las condiciones bajo las cuales ésta
podría tener lugar. El Ministerio de Agricultura al emitir su informe N° 920 de 22/10/14, de conformidad al
art. 98 de la ley 19.039, también se refirió favorablemente a la posibilidad de coexistencia entre ambos
signos, condicionándolo a que la denominación de origen solicitada fuese usada en su totalidad, ya sea
como DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE, D.0 PROSCIUTTO DE CAPITAN
PASTENE, PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE DENOMINACIÓN DE ORIGEN o PROSCIUTTO DE CAPITAN
PASTENE D.O.
En su resolución de aceptación a registro, este instituto dejó constancia además de que al comparar las
coberturas entre la marca registrada y la denominación solicitada, se observa que la especificidad de los
productos pedidos por esta última permite presumir que razonablemente el consumidor podrá diferenciar
entre uno y otro, evitando el riesgo de confusión, entre la procedencia empresarial de una y la procedencia
geográfica de la otra.
INSTI TU TO N ACION AL D E P ROPI ED AD IN DUS T RI AL - INAPI | CHILE
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Sección: INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Finalmente se dispuso en la resolución que “Los productos amparados por esta denominación de origen
deberán utilizar etiquetas, en las cuales se incluya en forma destacada las palabras DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROSCIUTTO DE CAPITAN PASTENE, D.0 PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE, PROSCIUTTO DE
CAF'ITAN PASTENE DENOMINACIÓN DE ORIGEN o PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE D.O., con el fin de
evitar el riesgo de confusión en el público consumidor respecto de los productos amparados por la marca
registrada CAPITAN PASTENE. Ver fallo: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-
library/fallo_1093401_prosciutto_capitan_pastene.pdf?sfvrsn=1c3ff4f0_2
JURISPRUDENCIA
IG TURRON DE ALICANTE
Solicitud N° 938693 presentada por el CONSEJO REGULADOR DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS
PROTEGIDAS JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE, para distinguir un turrón duro, elaborado en el Municipio de
Jijona, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España, que consiste en una masa dura
recubierta en oblea, elaborada a partir de almendras tostadas de los tipos Valenciana, Mallorca, Marcona,
Mollar y Planeta, en un porcentaje mínimo de un 60%, miel pura de abejas originada en la comunidad
Valenciana, de los tipos romero, azahar o mil flores, en un mínimo de un 10% además de huevo y azúcar
blanquilla. Habiéndose detectado la existencia de la marca previa Alicante, N° de registro 721.678, clase
30, cuyo titular era Fábrica de Levaduras y Alimentos La Unión S.A, le fue consultado al Ministerio de
Agricultura su opinión sobre esta situación y las condiciones bajo las cuales una posible coexistencia podría
tener lugar. El Ministerio de Agricultura al emitir su informe a través de Ordinario N° 79, de 30 de enero de
2013, señaló que habiendo analizado los antecedentes entregados, se ha llegado a la convicción de que es
posible la coexistencia entre la marca registrada y la solicitud de la Indicación Geográfica Turrón de
Alicante, por cuanto la indicación geográfica no es idéntica en su tenor a la marca Alicante, los productos
que se distinguen son distintos, en el primero se trata del producto “turrón” y en el caso de la marca, si
bien el registro incluye a todos los productos de la clase 30, desde su origen sólo se ha distinguido con ella
al producto “levadura”. Esta circunstancia permite afirmar que el uso de la marca no perjudica el carácter
distintivo o la reputación de la indicación geográfica. Por otro lado, la marca Alicante, no ha adquirido
reputación de renombre relacionado con el producto al cual identifica la solicitud de indicación geográfica,
por lo que concluye que no hay riesgo posible de confusión en el público consumidor. No obstante, se
sugiere condicionar el uso de la indicación geográfica, exigiendo que las etiquetas que se utilicen para la
comercialización y embalaje de los productos con la mencionada indicación geográfica, indiquen en forma
destacada su origen geográfico.
En su resolución de aceptación a registro, este instituto dispuso que “Los productos amparados por esta
indicación geográfica deberán incluir en forma destacada en las etiquetas que se utilicen para su
comercialización y embalaje, junto con la mencionada indicación geográfica TURRÓN DE ALICANTE, el
término ESPAÑA o la expresión “PRODUCTO ESPAÑOL”, con el fin de evitar el riesgo de confusión en el
público consumidor. Esta obligación regirá también para cualquier utilización que se realice de la
indicación geográfica, y no sólo respecto de las etiquetas utilizadas en la comercialización y embalaje de
los turrones duros.”. Ver fallo https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/fallo_-
0938693_turron_de_alicante.pdf?sfvrsn=c644fcf7_2
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Sección: Prohibiciones sustentadas en intereses particulares | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
I. Fuentes normativas
I. Fuentes normativas
Art. 20 letras a), b), f), i) y k) LPI: Consagra las prohibiciones de registrar
como marcas los signos que por características intrínsecas de los mismos no
son aptos para constituir marca comercial ni otorgarse a una sola persona en
exclusiva.
1
Sección: Prohibiciones sustentadas en intereses particulares | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
2
Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
Sumario
I. Fuentes normativas
1
Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuentes normativas
Esta disposición prohíbe el registro como marcas de los signos que se presten
para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género
de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas
pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen
una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.
§ 1.Una de las funciones que puede cumplir una marca es dar a conocer a los
consumidores información de los productos y servicios que se pretende
distinguir a través de ella. El suministro de información contribuye a que los
consumidores efectúen una mejor elección de los productos y servicios
disponibles. Cuando una marca produce o puede producir asociaciones falsas
al consumidor, es susceptible de conducir a este último a efectuar
adquisiciones de productos o servicios que no satisfacen sus deseos o
necesidades. Por este motivo es que la ley prohíbe el registro como marca de
signos que se presten para inducir a error o engaño en general.
§ 3.La apreciación que efectúa INAPI para aplicar esta causal, se determina a partir
de los antecedentes que constan en el expediente de la solicitud,
considerando los productos y servicios solicitados, el domicilio que informa el
solicitante, así como otros elementos respecto de los cuales tenga noticia
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Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
3
Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
CASO PRÁCTICO
Marca
Solicitud N° 1217336 para distinguir vinos, bebidas alcohólicas de la clase 33. Fue rechazada de
oficio por infringir la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la marca solicitada se presta
para inducir a error o engaño respecto del origen de los productos pedidos en clase 33. El titular
de la solicitud es una persona de origen chileno y el Valle de Uco es un valle que se encuentra en
la provincia de Mendoza, Argentina. Todo lo anterior obsta a que la denominación pedida
cuente con elementos necesarios para convertirse en marca registrada, la marca pedida podría
provocar toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, especialmente en
cuanto al verdadero origen de los productos que se quieren distinguir.
JURISPRUDENCIA
Marca
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Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
CASO PRÁCTICO
Marca
Al tratarse de etiquetas casi idénticas, poseyendo ambos signos el mismo elemento figurativo
y el mismo tipo de letra, la coexistencia de los signos se prestaría para errores o confusiones
respecto del origen empresarial (procedencia empresarial) En este caso se estimó que
además de infringir la causal contemplada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039, la
marca solicitada infringía la f) del mismo artículo, por presentar semejanza gráfica, fonética y
peligro de error o confusión respecto a etiqueta correspondiente al Registro N° 1171492,
Marca Almeria, Clase 43, a nombre de un titular diferente.
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Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
posee cierta cualidad, no siendo esto efectivo, nos encontramos ante una
marca engañosa respecto de una cualidad de los productos o servicios.
JURISPRUDENCIA
Marca
Solicitud N° 1264267 para árboles [plantas]; Arbustos; Arbustos vivos, de la clase 31. Fue
rechazada acogiéndose una oposición fundada en la infracción de la letra f) del Art. 20 de la
Ley 19.039, ya que se estimó que al incluir el signo la sigla D.O. propia de las Denominaciones
de Origen, esto es aquellos distintivos que identifican a un producto como originario del país,
o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra
característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo
en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la
caracterización del producto, y cuyo uso es privativo y reservado a los productores,
fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada,
siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la referida Denominación de
Origen, induciría a error respecto de esta cualidad de la que carecía el signo pedido.
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Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Marca
Solicitud N°1178962 para tabaco; artículos para fumadores; cerillas de la clase 34. Fue
rechazada en virtud de los artículos 19 y 20 letras f) y k) por estimarse que la marca solicitada
se presta para inducir a error o engaño respecto de la cualidad de los productos, por cuanto
la expresión "light", que aparece en la etiqueta, puede tener un efecto directo o indirecto de
crear la impresión que un tabaco es menos nocivo que otros o que su consumo importa
consecuencias positivas para una persona.
Además la marca es contraria al orden público, a la moral, o a las buenas costumbres,
comprendiendo en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil, puesto que el
uso del término light, incluido en la representación gráfica del signo solicitado se encuentra
prohibido por el Artículo 8 de la Ley del Tabaco N° 19.419 modificada por la Ley 20.660.
JURISPRUDENCIA
Marca
Solicitud N°1141231 para distinguir Vinos y bebidas alcohólicas (excepto cerveza) de la clase
33 Fue rechazada en virtud de la letra f del artículo 20 de la ley 19.039, ya que al utilizar el
signo pedido la expresión. “COME SANO” podría dar motivo a toda suerte de errores 0
confusiones entre el público consumidor en cuanto a la cualidad de los productos que se
quiere distinguir al atribuirles características de saludables, que no poseen necesariamente,
razón por la cual el signo pedido no es susceptible de amparo marcario.
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Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA
Marca
Solicitud N°1231178 para distinguir Galletas, preparaciones hechas de cereales. Pan,
pasteles, tortas, bizcochos, empanadas. Pastas frescas, lasaña, canelones, fideos y tallarines.
Fideos instantáneos. Arroz. Confites, caramelos, chocolates. Pastelitos de arroz, de avena y de
frutas. Bebidas en base a te, café y chocolate. Condimentos. Helados. Mazapán Sandwiches,
pizzas frescas y pizzas preparadas, tacos (alimentos), sushi. Miel. Harina de maíz, de la clase
30. Fue rechazada en virtud de la letra f del artículo 20 de la ley 19.039, ya que los elementos
figurativos del signo de autos pueden ser entendidos por el público consumidor como una
forma de cumplimiento del sistema de rótulos oficiales definidos por el Ministerio de Salud a
través de la Ley N° 20.606 y su reglamento para informar a la ciudadanía de la presencia en
niveles no tolerables para la salud humana de ciertos nutrientes. En efecto, lo anterior se
explica por el antecedente que las semejanzas de los signos comparados alcanza a la forma
del disco PARE que se emplea en las señales del tránsito, en que para el caso de las señas
oficiales (los de la Ley N° 20.606 y su reglamento) su fondo es de color negro que transmite la
orden de detenerse versus el del signo desarrollado por el peticionario en que el fondo es de
color verde, que en la lógica de señalética del tránsito, encierra la orden de permitido
continuar, lo que se ve reforzado por sus elementos LIBRE DE SELLOS que informan de
cumplimiento de la normativa especial de rotulado de alimentos, lo que determina que en
definitiva, el signo pedido trasmite el cumplimiento a la normativa sobre composición
nutricional de los alimentos, lo que necesariamente no es efectivo, de forma que, de aceptar
el registro pedido, ello podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el
público consumidor, en cuanto a la verdadera cualidad de la cobertura que se quiere
distinguir. Ver fallo en https://ion.inapi.cl/Pdf/Fallo.aspx?s=1231178
§ 13. Cuando una marca incorpora en su estructura una palabra que informa
al público el tipo de producto de que se trata, los consumidores naturalmente
tomarán la decisión de adquirir ese producto o servicio, en la confianza que
ese producto es o posee las cualidades o propiedades contenidas en la marca.
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Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
CASO PRÁCTICO
Marca
Solicitud N°802010 para distinguir galletas, preparaciones hechas de cereales. Pan, pasteles,
tortas, bizcochos, En efecto el fallo Nº 146.638 que recayó sobre la solicitud Nº 802.010
destaca la infracción a la letra f) del art. 20 de la Ley 19.039. 3.- Que, sin perjuicio de lo
anteriormente expuesto, será acogida la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la
Ley Nº 19.039, dado que la palabra MEDICINE, traducida del inglés al español, significa
MEDICAMENTO, e indica medicamentos de la clase 05, en circunstancias que se ha solicitado
para distinguir productos que no son medicamentos o productos relacionados, por lo que el
consumidor puede incurrir fácilmente en errores o confusiones respecto del género y
naturaleza de los productos a distinguir.
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Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
CASO PRÁCTICO
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Sección: Signos inductivos a error o engaño | Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
Marca
CASO PRÁCTICO
Solicitud N°1283679 Solicitante era una persona natural, no una asociación. Se observó por
que la marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la naturaleza del
titular, (La marca solicitada incorpora la expresión Asociación Comercial y Cooperativas siendo
inductiva a error con la condición de persona natural de la solicitante) a Ley prohíbe el registro
de una marca que abiertamente induzca a error o engaño respecto del género del producto o
servicio mismo.
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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Sumario
I. Fuente normativa
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuente normativa
Art. 6 ter CP: Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y
prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades
competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como
elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros
emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de
control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el
punto de vista heráldico.
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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3
Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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Escudos de armas
Banderas
Emblemas de Estados
Signos/Punzones oficiales
Denominaciones
Siglas
A. Escudos:
§ 10. Para efectos de calificar una imagen como escudo es posible recurrir a la
página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-struct.jsp que administra lo
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
relativo al art. 6 ter del Convenio de París que reúne todos los escudos,
banderas y otros emblemas de los países que han informado a dicha
entidad sobre sus escudos, banderas, otros signos y punzones oficiales.
Ejemplos: Escudos de Chile y Japón, notificados en virtud del artículo 6 ter del CP:
B. Banderas:
Ejemplo: Banderas notificadas por España, Japón y Chile, en virtud del artículo 6
ter del Convenio de París:
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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D. Otros emblemas:
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…Capítulo: Prohibiciones de registro
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Australia:
Cruz roja
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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Símbolo Olímpico:
El Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico, vigente en Chile desde
14 de diciembre de 1983, protege la utilización de este símbolo. En efecto, señala en
su art. 1 que los estados se encuentran obligados a: “Rehusar o anular el registro como
marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con
fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico,
como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la
autorización del Comité Olímpico Internacional”
E. Denominaciones o siglas:
§ 16. Respecto a este punto la Ley también omite detallar qué se entiende
por denominación, pero podemos entender que ella comprende el
“nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas y las
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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F. Estado:
§ 21. Otra fuente para consultar las denominaciones de los Estados es la lista
de CODIGOS PAÍSES SEGÚN ISO 3166/2.
G. Organización Internacional:
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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CASOS PRÁCTICOS
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA – escenario 1
Marca FRANCIA
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA – escenario 1
+Marca
+Marca
Solicitud N°1039343 (2014), cuyo titular es la COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA
EXPORTACION Y EL TURISMO-PROMPERU, para publicidad; gestión de negocios comerciales;
administracion comercial; trabajos de oficina, clase 35.
+Marca
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA – escenario 2
+Marca GRAND’ITALIA
+Marca Holanda
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Sección: Denominaciones y emblemas de Estados |
…Capítulo: Prohibiciones de registro
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JURISPRUDENCIA – escenario 3
Solicitud N° 1273589 (2017) para servicios educativos de clase 41. Pese a que esta
marca contiene el nombre de nuestro país, se consideró que los demás elementos eran
lo suficientemente distintivos como para hacer del conjunto completo un signo lo
suficientemente fuerte para constituir marca comercial, y fue concedida con la expresa
mención que “CHILE” por sí solo no tiene protección marcaria.
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Sección: Signos contra al orden público, la moral o las buenas costumbres
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
En esta a sección se analizarán las categorías o causales que comprende cada una de
estas hipótesis, por separado, signando a cada una un significado y un alcance propio,
diferenciando el alcance de cada una de ellas.
La denegación del registro de un signo como marca comercial, por aplicación de esta
podría considerarse afecta la de libertad de expresión; no obstante este conflicto es
solo aparente puesto que la denegación del registro solo implica que el signo no está
protegido por la legislación marcaria y no impide que éste sea utilizado en el ámbito
privado. Esta prohibición solo se aplica para casos en que se considera que el signo
pudiera ser contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres, con
independencia si los productos y servicios que se pretenden distinguir a través del
registro son o no lícitos, pues está vedado al registrador analizar este último elemento.
Sumario
I. Fuente normativa
1
Sección: Signos contra al orden público, la moral o las buenas costumbres
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
I. Fuente normativa
Art. 20, letra k) LPI – Prohíbe el registro de signos que sean contrarias al
orden público, a la moral o a las buenas costumbres, explicitando la
competencia desleal y las faltas a la ética mercantil como casos contrarios per
se a las buenas costumbres.
1
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (2011). Bercal, ed. Manual de derecho civil: Derecho privado y
derecho de la persona (5ª edición). ISBN 9788489118140.
2
Carlos Fernández Novoa (2001). Marcial Pons, ed. Tratado de derecho de Marcas (1ª edición)
ISBN: 9788472488502
.
2
Sección: Signos contra al orden público, la moral o las buenas costumbres
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
(i) Marcas que contradicen los principios básicos y valores fundamentales del
orden político y social de Chile, en particular, los valores universales
proclamados en la Constitución Política de Chile, manifestados en las garantías
constitucionales de respeto a la dignidad humana, libertad, igualdad y los
principios de la democracia y del Estado de derecho;
3
Carlos Ducci Claro (2005). Editorial Jurídica de Chile. Derecho Civil Parte General (4ta edición) ISBN:
9561001896
3
Sección: Signos contra al orden público, la moral o las buenas costumbres
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
(ii) Toda marca solicitada que pueda considerarse que apoya o beneficia a una
persona, o un grupo organizado para cometer actos de terrorismo o
delincuencia.
JURISPRUDENCIA
La solicitud de registro para KO CAINE, solicitud N° 799.513, destinada a distinguir
bebidas, jugos, zumos, agua mineral, cervezas, clase 32, fue rechazada acogiendo la
demanda de oposición por considerarse fonéticamente idéntica a la palabra
“cocaine”, que corresponde al nombre de una sustancia prohibida por ley.
A modo ilustrativo y para explicar los conceptos de moral, orden público y buenas
costumbres en tanto constitutivos de una prohibición de registro, resulta
interesante lo referido por el Tribunal de la Comunidad Andina, en
pronunciamiento de 31 de marzo de 2014 de la Comunidad Andina, para la marca
AIR COCAINE, solicitada para las clases 9 y 41.
4
Sección: Signos contra al orden público, la moral o las buenas costumbres
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 10. La moral se define asimismo como la ciencia del bien en general; el conjunto de
normas de conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia
de las costumbres sociales.
§ 11. Así entendida, no son comunes los precedentes en INAPI que se adecúen
exclusivamente a esta tipología. Sin embargo, existen intereses colectivos
ampliamente aceptados como socialmente reprochables. A fin de asignar un
significado autónomo a esta causal y diferente al concepto de “orden público”,
en opinión de INAPI, se debe descartar todo aquello relacionado con actos
ilegales propiamente tales.
§ 13. En concreto y sin lugar a dudas, se comprenden en esta casual todas aquellas
representaciones o expresiones de odiosidad o discriminación contra grupos,
prácticas o pensamientos, que pueden referirse a raza, género, condición,
estirpe, actividad, religión, creencias, filosofías, etc.
5
Sección: Signos contra al orden público, la moral o las buenas costumbres
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
JURISPRUDENCIA
§ 15. Al igual que los dos conceptos anteriores, la caracterización del concepto de
buenas costumbres puede resultar dificultoso. En términos generales, una
conducta, comportamiento o signos que pueden considerarse como positivos
en un lugar y en un momento determinado, puede no serlo en otro lugar y
momento determinado.
6
Sección: Signos contra al orden público, la moral o las buenas costumbres
Capítulo: Prohibiciones de registro
D I R E C T R I C E S D E M A R C A S
§ 17. En nuestra legislación marcaria, esta causal comprende, a su vez, dos categorías
de prohibiciones:
Signos contrarios a las buenas costumbres en general
Signos contrarios a los principios de competencia leal y ética mercantil
§ 19. Para diferenciar esta causal de las prohibiciones “orden público” y “moral” a se
debe apuntar al quebrantamiento de normas de comportamiento social
distintas de la odiosidad o discriminación (moral) o la actividad ilegal (orden
público). De allí que su delimitación sea algo más difusa y residual respecto de
las otras dos anteriores.
§ 20. Por ejemplo, se entiende que son contrarios a las buenas costumbres en
general los signos que faltan al decoro o al pudor mínimos que se deben los
miembros de una sociedad. Esta disposición debe aplicarse procurando
equilibrar el derecho de los comerciantes a emplear libremente palabras e
imágenes en los signos que deseen registrar como marcas con el derecho del
público a no encontrar marcas molestas, abusivas, insultantes o incluso
amenazadoras. Por este motivo su análisis es estrictamente casuístico.
Representaciones o expresiones vulgares o soeces o sexualmente explícitas
pueden eventualmente ser alcanzados por esta prohibición, aunque se trata de
una valoración o apreciación muy subjetiva, de modo que el grado de
aceptabilidad dependerá de cada caso, considerando las circunstancias
particulares, sin olvidar que se trata de signos entregados en exclusividad a un
particular.
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Capítulo: Prohibiciones de registro
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§ 21. INAPI ha conocido diversos casos de denominaciones groseras que han sido
rechazadas en base a esta causal. Sin perjuicio de lo anterior, es una causal de
rechazo muy infrecuente.
Competencial leal
§ 24. Los signos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas
de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto sirven de
guía ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las
normas consagran o reflejan principios formativos, como los principios
generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto o en
reglas socialmente aceptadas.
§ 26. Desde este punto de vista, pueden encuadrarse dentro de esta causal aquellos
casos en que quien solicita el registro lo hace a sabiendas de que el signo es
idéntico o marcadamente similar al creado por otro y se demuestra o puede
presumirse que es con la intención de aprovecharse de la fama y prestigio que
su verdadero creador ha dado al mismo en Chile o en el extranjero. Sin que esta
enumeración sea taxativa, sería por ejemplo el caso de (i) El distribuidor de los
productos fabricados por el creador de una marca, (ii) cuando quien solicita el
registro lo hace con la intención indubitada de aprovecharse del prestigio de
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Capítulo: Prohibiciones de registro
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una marca creada por otro, lo que podría presumirse si es una marca
indubitadamente famosa y notoria, o si se trata de marcas absolutamente
idénticas en sus elementos figurativos que hacen presumible la ausencia de
casualidad, sino que debe presumirse que existió la intención de
aprovechamiento y de confundir al público, lo que es reñido con la competencia l
JURISPRUDENCIA
En este caso se acogió la oposición del conocido futbolista chileno señor Arturo Vidal, quien se
fundó entre otras causales en la letra k) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, referente a la
protección eficaz contra los actos de competencia desleal y ética mercantil. En el juicio quedó
acreditado con el material publicitario, comercial y periodístico en distintos medios, que los
consumidores conocen y ubican perfectamente al Sr. ARTURO VIDAL tanto por su nombre,
como por su apodo KING ARTURO o REY ARTURO y su tatuaje, desde al menos año 2012, mucho
antes de la solicitud de autos, al ser una figura del fútbol que se encuentra posicionado a nivel
nacional e internacional. El fallo fue confirmado por el Tribunal de propiedad Industrial, que
explicitó que “Nuestra legislación busca evitar, y cuando cabe, sancionar, la competencia
desleal, la cual existe obviamente cuando quien no es el legítimo titular de un signo distintivo lo
"apropia" para su "lucro personal", lo cual queda reflejado en el caso de autos, al no ser una
simple coincidencia, ya que el Sr. José Martínez Silva, imitó el nombre, seudónimo y tatuaje
característico del demandante para, de esta manera, denominar su marca aprovechándose de
la fama y prestigio ajeno lo que constituye un actuar torcido con las buenas costumbres, lo que
no solo se traduce en perjuicios para el verdadero creador del signo, sino que también, causa
un grave daño al público usuario y consumidor, lo que a juicio de este Tribunal, constituye un
acto de competencia desleal, contrario a la ética mercantil, circunstancia que castiga el
legislador, con el rechazo de la marca solicitada, en todas sus partes.
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JURISPRUDENCIA
El registro de la marca APUERTO INGENIERÍA, N° 1.105.301, que distinguía Análisis científicos;
análisis de datos técnicos; arquitectura; construcción (elaboración de planos para la -); consultoría
en diseño; control de calidad; dibujo industrial; dibujo técnico; diseño gráfico; diseño industrial;
estudio de proyectos técnicos; geológica (investigación -); geológica (prospección -); geológicos
(peritajes -); ingeniería; ingeniería civil [diseño]; investigación geológica; investigación técnica;
levantamientos topográficos; materiales (ensayo de -); mediciones y pruebas técnicas; peritajes de
ingeniería; planificación de obras de construcción; prospecciones geológicas; realización de estudios
de proyectos técnicos para la construcción; servicios de arquitectura; servicios de diseño de la clase
42, fue anulado al acogerse demanda de nulidad por parte de la sociedad APUERTO INGENIERIA
SPA, continuadora legal de Apuerto Ingeniería Limitada. Esta fundó su demanda, entre otras, en lo
previsto en los artículos 19 y 20 letra k) de la Ley 19.039. Demostró que quien había inscrito la
marca impugnada era ex socio de la compañía Apuerto Ingeniería Limitada, persona jurídica que
cuyo objeto social, entre otros, era el ejercicio, desarrollo y perfeccionamiento de la profesión de
ingeniero civil, en todas sus especialidades, la elaboración de proyectos y estatutos de ingeniería,
prestación de asesoría y consultoría en todas las materias, la asesoría para la construcción,
edificación, montaje, explotación y compraventa de todo tipo de obras de ingeniería civil, entre
otros servicios.
El fallo tuvo por acreditado con las pruebas aportadas, que el demandado tuvo una relación
comercial con la demandante, además constató que los signos eran prácticamente idénticos. Por
ello se concluyó que el registro cuya nulidad se solicita ha sido adquirido vulnerando los principios
que informan la competencia leal y ética mercantil, más aún considerando que distinguen el mismo
tipo de servicios que ampara la marca del demandante. En el caso de autos, no es atribuible a la
casualidad o al acaso, sino que a la actitud del demandado de registrar a sabiendas de que era una
marca que pertenecía a un tercero. Tales hechos, a juicio de este Tribunal, constituyen un atentado
a la competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta conducta imitativa deja entrever un intento
de apropiarse de una marca ajena. Habrá por tanto que acoger la nulidad del registro impugnado en
autos fundada en la presente causal.
Marca impugnada:
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JURISPRUDENCIA
Solicitud 1228958.
Marca solicitada
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JURISPRUDENCIA
INAPI expresó en su fallo de primera instancia, posteriormente confirmado por el TPI, que “de
acuerdo a Ia documentación que obra en autos y que no fue objetada, resulta evidente que en Ia
especie no se está frente a una simple coincidencia de las marcas en conflicto, sino
derechamente a una imitación de una marca ajena al ser igual todos y cada uno de los elementos
figurativos en uno y otro signo. No sólo el concepto envuelto en Ia representación, esto es, un
hombre con forma de pescado, sino que Ia representación en sí misma es igual en uno y otro
caso y los colores empleados también. Tal hecho, a juicio de este tribunal, constituye un atentado
a Ia competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta conducta imitativa deja entrever un
intento de aprovecharse de Ia fama y prestigio previo de una marca de ajena.”
Ética mercantil
§ 27. Este principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia
comercial entre las partes. Son subsumibles en esta causal conductas varias,
tales como:
Publicidad engañosa (si de los antecedentes es posible desprender una
situación así)
Abusos de publicidad
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§ 29. También son ilustrativas en esta materia las reglas contenidas en el llamado
“Código de Ética Publicitaria” dictado por el Consejo de Autorregulación y Ética
Publicitaria (CONAR), pues muchas de ellas están destinadas precisamente a
sancionar conductas de contrarias a la competencia leal, ética mercantil, y en
especial abusos de publicidad.
§ 30. Dicho cuerpo normativo carece de rango legal o reglamentario y por ende no es
vinculante para toda la sociedad, sino únicamente para los asociados a dicha
entidad. Sin embargo, los principios allí consagrados ciertamente trascienden la
entidad y el código, consagrando reglas de aplicación que sirven como guía
ilustrativa de las buenas prácticas comerciales generalmente aceptadas.
§ 31. Siendo algo difusos los límites de cada una de las causales incluidas en esta
amplia prohibición del art. 20 letra k) LPI, nada obsta a que un supuesto
específico infrinja a su vez varias de ellas. Más aún, hay supuestos de signos
que infringen, a la vez, esta prohibición y otras contenidas en otros literales del
art. 20. Ello sucederá usualmente cuando el signo que se pretende registrar
como marca corresponda, a la vez, al nombre genérico de un producto, y se
solicite su registro con el objeto de bloquear la competencia de los
competidores, a sabiendas, lo que deberá demostrarse en el juicio de oposición
o nulidad de que se trate.
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