Gestión de La PI

LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Madrid, 11 de Diciembre de 2012
Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa

Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual
1
en países de habla Hispana y Portuguesa 1
© 2011 Clarke, Modet & Cº
INDICE
1. La innovación abierta: la Propiedad Industrial en la transferencia

de Tecnología .
2. La metodología del proceso de transferencia de tecnología
3. La gestión de la PII en la contratación para la transferencia de

tecnología
©Clarke, Modet & Cª 2012 2

Objetivo 2010: Europa zona más competitiva en la
generación de conocimiento
Objetivo 2020: Transferencia del Conocimiento
Objetivo: 2/3 DE I+D desarrollada por las empresas
Clarke, Modet & Cª 2012 3

¿En qué consiste la innovación?
Círculo de Raffler
Conocimiento
Los proyectos de
I+D generan
conocimiento que
se puede transformar
en valor
1
La idea central de la Innovación Abierta es concebir la innovación como un

sistema abierto en el que tanto agentes internos como externos a la organización
participan en dicho sistema.
¿Por qué surge ahora ?
 Los usuarios/clientes son cada vez más exigentes

 El progreso científico y tecnológico se acelera
 El ciclo de vida de los productos se acorta
 La globalización se intensifica
 Existe una mayor movilidad de las personas
 Mayor nivel de educación y acceso a la información
 Democratización de las tecnologías

1
Las premisas fundamentales de la Innovación Abierta son:

 No todos los mejores expertos trabajan en nuestra organización
 El I+D externo puede generar mucho valor, tanto o más que el I+D interno
 La I+D no tiene por qué generarse internamente para ser rentable
 Un modelo de negocio adecuado es más importante que llegar primero al mercado
 Tanto las ideas surgidas del interior como del exterior son esenciales para la organización
 Se le puede sacar más provecho a la Propiedad Intelectual realizando compra-venta de IPs
Mercado de otras
organizaciones
Nuestro nuevo
Licencias, spin mercado
Ideas y tecnologías out, etc.
desarrolladas dentro de la
organización
Participación de
Nuestro mercado
entidades de
capital riesgo
Ideas y tecnologías
Insourcing de
desarrolladas fuera de la
tecnologías
organización
externas

IBM MODELOS DE INNOVACIÓN
Gestión de la PI como uno de

sus principales fuentes ingresos
(40% aprox.) para mantener su
actividad de I y D.
Dario Gil, “IBM Research: Global Organization for the XXI Century”, Noviembre 2010

MODELOS DE INNOVACIÓN
…”Cambiando constantemente el
modelo de negocio es lo que asegura
el éxito de la I + D..”
Dario Gil, “IBM Research: Global Organization for the XXI Century”,
Noviembre 2010

Mayor
Gestión estratégica rentabilidad de
Inteligencia la I+D+i
tecnológica
Relevancia de la Estructuras
Intercambio Propiedad Flexibles,
seguro de Industrial e adaptables y
información enfocadas
Intelectual
Ecosistema de Indexación de la
innovación Tecnología con
el Modelo de
Negocio

EN EL RETO DE LA INNOVACIÓN
¿Cuál es el valor de la Portafolio de PII como
PII? factor de éxito
10
3.441 patentes
españolas, sólo 3%
llegan a producto
innovador
Cambio Cultural
11
ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
ALINEADA CON EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA

COMPAÑÍA
ESTRATEGIA DE
ESTRATEGIA PROPIEDAD
CORPORATIVA INDUSTRIAL E
INTELECTUAL
ESTRATEGIA
TECNOLÓGICA

GESTION ESTRATÉGICA DE LA PII
 COMUNICACIÓN :
INTERDEPENDENCIA
I+D COMERCIAL
PRODUCCIÓN
 INTERDISCIPLINARIEDAD
GESTIÓN
MULTIDISCIPLINAR
 PROCEDIMIENTOS DE
LEGAL MARKETING
ACTUACIÓN COORDINADA
RRHH
 FORMACIÓN: LENGUAJE
COMÚN

POLÍTICAS DE PII
Inteligencia
tecnológica
Protección Explotación Defensa y Control

¿CÓMO PUEDE APOYAR LA INTELIGENCIA
TECNOLÓGICA EN LA GENERACIÓN DE VALOR
EN LA I+D+i?
Conocimiento

Inteligencia Tecnológica supone el uso
estratégico de la información para la toma de
decisiones
Inteligencia Tecnológica
Conjunto de estrategias y
herramientas enfocadas a la
administración y creación
de conocimiento mediante
el análisis de datos (de
carácter técnico) existentes
en una organización o
empresa, y fuera de ella.
Fuente: INTELIGENCIA ECONÓMICA Y

TECNOLÓGICA: GUÍA PARA PRINCIPIANTES
Y PROFESIONALES, Madrid I+D+i
Proceso de Creación de Valor de la PII
Proyecto
I+D Protección Explotación Defensa de
PII PII PII
Creación PII
 ¿Cuál es el potencial  ¿Qué activos he  ¿Qué potencial real  ¿Qué están haciendo
técnico del proyecto? generados? tienen mis resultados? mis competidores?
¿Es novedoso?  ¿Cuándo y qué debo  ¿Hacia qué mercados  ¿Qué están haciendo
 ¿Con quien puedo proteger? debo dirigirme? mis colaboradores y/o
colaborar? proveedores?
 ¿Cómo debo proteger?  ¿Quién puede estar
 ¿Quiénes son mis  ¿Dónde debo proteger? interesado en mi
competidores? ¿Qué tecnología?
están haciendo?
En cada fase, los Gestores de la Innovación hacen

frente a la toma de decisiones esenciales para la
consecución de resultados
POLÍTICA DE INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
INVESTIGACIÓN- VIGILANCIA-
PROSPECCIÓN
INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
Planificación Análisis Selección Definición
de Oferta y de líneas de Y Financiación Seguimiento Explotación
Cartera de demanda investigación presentación de Proyecto de Proyecto de Proyecto
Proyectos tecnológica estratégicas de Proyecto
Viabilidad Económica
Viabilidad
Técnica
Viabilidad Comercial
OBJETIVOS

MERCADO INVENCIÓ DISEÑO REDISEÑO, COMERCI
POTENCIA NO DETALLAD DEMOSTRACI A-
L DISEÑO OY Ó-N Y LIZACIÓN
BÁSICO PRUEBA PRODUCCIÓN
PILOTO
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
INICIO PROCESO - Análisis INTERNO:

Planificación Cartera de Proyectos
 Decidir del Programa de I+D

 Búsqueda de socios : alianzas
y estrategia: Priorizar líneas
estratégicas
de investigación: Evaluar la
novedad y altura inventiva de
 Identificar patentes y
proyectos
solicitudes patentes: fortaleza
de las reivindicaciones de
 Conocer la oferta y demanda
terceros
tecnológica
 Selección y adquisición de
 Conocer tendencias del
tecnología
mercado y evolución del
competidor
 Identificar tecnologías claves

Información de Subvenciones y ayudas para la BÁSICO PRUEBA

PILOTO
PRODUCCIÓN
I+D+i
Presentación Financiación Proyecto
 Identificar oportunidades de  Evaluar el grado de madurez de

inversión la materia de estudio
 Evaluar la inversión en nuevas  Detectar áreas emergentes y

tecnologías conocer el impacto tecnológico
del Proyecto
 Disponer de Informe sobre la
viabilidad de la investigación en  Informes de patentabilidad
el Proyecto
 Conocimiento del estado de la

técnica en el área de
investigación

PILOTO
Desarrollo: Hitos y tareas del Proyecto de

I+D+i
Seguimiento del proyecto
 Alerta tecnológica: Información

actualizada del sector de  Evaluar patentabilidad de
investigación resultados
 Detectar Alternativas a  Evaluar las reivindicaciones de

desviaciones técnicas en el patentes de terceros
desarrollo del Proyecto
 Análisis actualizado del

competidor: procedimientos
idénticos o similares

PILOTO
Lanzamiento de la innovación al mercado,

ESTRATÉGIA.
Explotación de resultados
 Identifica compañías susceptibles  Detectar Nuevas tecnologías

de comprar la tecnología: aplicables
demanda de tecnología
 Nuevas aplicaciones detectadas
 Informa de patentabilidad
 Posicionamiento y valorización de
 Identificar oportunidades de resultados en el mercado
comercialización: volumen, cuota
o captura del mercado

Políticas de Protección
Derechos sobre Selección de Secreto Industrial Divulgación

resultados Modalidades IP
 PATENTE
CLASIFICACIÓN
MODELO DE UTILIDAD
MEDIDAS DE SEGURIDAD
RELACION LABORAL DISEÑO
CONFIDENCIALIDAD
SUBCONTRATISTAS MARCA
CONTROL ACCESO CONTROL DEL MEDIO
DERECHOS DE AUTOR
Nacional
Internacional

INDICE

de Tecnología
2. La metodología en el proceso de transferencia de tecnología
3. La gestión de PII en la contratación de transferencia

2 METODOLOGÍA EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Problemática Derivada de la Negociación y Comercialización
 Falta de una metodología sistemática del Proceso de Transferencia
 Indefinición del régimen de derecho de Propiedad industrial e Intelectual en los

contratos
 Ausencia de cultura de protección en derecho PII: posicionamiento débil de la

innovación
 Conflictos de titularidad de resultados y control de uso por terceros de

procedimientos, métodos, productos o servicios

26
Principales Negocios Jurídicos
Transferencia de la titularidad de la tecnología
COMPRAVENTA /
CESIÓN
El cedente pierde los derechos sobre la
tecnología en favor del cesionario
Se permite la utilización de la tecnología por

parte del licenciatario
LICENCIA
El licenciante mantiene los derechos y la
titularidad de la tecnología
27
POLÍTICA DE EXPLOTACIÓN
CONTRATACIÓN TECNOLÓGICA
Formaliza-
Investigación Fase de Ejecución del Control y
ción del
Preliminar Negociación Acuerdo Revisión
acuerdo

 Determinar los objetivos de la transferencia
 Identificar un marco de potencial acuerdo
 Dibujar una estrategia alternativa
 Mantener un comportamiento negociador efectivo
 Cada Negociación es una oportunidad de negocio: colaboración
 Considerar PII no como barrera sino como puente de alianzas
 Tener en cuenta el tipo de negociación que va a ser empleado
 Definir el equipo negociador multidisciplinar

 Identificar y proteger la información objeto de transferencia:

Background y Foreground
 Documentar internamente
 Verificar y garantizar vigencia y disponibilidad de derechos
 Analizar la tecnología propia y de terceros: viabilidad y adaptabilidad
 Definir el alcance de los derechos de acceso
 Evaluar la capacidad técnica, económica y comercial de contraparte
 Proteger las Ofertas que se presenten: Avisos legales. (reservas de

derechos y guardar la confidencialidad)

VALORACIÓN ECONÓMICA DE ACTIVOS DE LA PII
El proceso de valoración de los activos de la PII como patentes, marcas, permite determinar un
valor de referencia de los mismos, la valoración proporciona un completo argumentario que
justifique el valor económico del activo intangible durante el proceso de negociación con
terceros.
Actividades
Resultados Etapa de Etapa de Etapa de

Etapa de Análisis
Previos(*) Planificación Valoración Opinión
Evaluación Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7

Tecnológica Planificación Análisis de Análisis Estimación Asignación de Capitalización Informe de
protección legal financiero de royalties flujos valoración

TRATOS
PRELIMINARES NEGOCIACIÓN
Análisis de Acuerdos
mercado de
Confidencialidad
Grado de Búsqueda de
innovación y socios y
competitividad colaboradores

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
 Definir e identificar la información confidencial
 Establecer el objeto o finalidad del acuerdo
 Usos autorizados
 Medidas internas y externas para garantizar la confidencialidad
 Duración
 No reivindicación de derechos PII
 Resolución del acuerdo: Devolución de información, destrucción de copias
 Cláusula Penal

INDICE

de Tecnología
2. La metodología de negociación en la transferencia
3. La gestión de la PII en la contratación de transferencia

3 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS
ASPECTOS CLAVES
• Identificar partes del acuerdo
• Incluir definiciones en el acuerdo: composición,

patente y producto.
• Identificar el objeto de acuerdo: derechos IP

(patentes marcas) y Know How
• Definir el campo de aplicación, y territorio
• Establecer el alcance de los derechos y la

posibilidad de sublicenciar
• Control de calidad
• Definir titularidad de derechos sobre resultados o

mejoras
ASPECTOS CLAVES
• Responsabilidad y garantías de comercialización
• Herramientas de control y uso de la información

divulgada
• Obligación de confidencialidad
• Régimen de divulgación y difusión de resultados
• Medidas de control de explotación: inspección y

auditorias
• Régimen ante infracción de derechos IP por parte de

terceros
• Resolución del acuerdo: cese del uso de información

COLABORACIÓN TECNOLÓGICA
Régimen de PII en aportaciones : Conocimientos

Previos y Coetáneos
GARANTIZAR
TITULARIDAD REFERENCIAR DISPOSICIÓN
PROTEGER


Derechos de acceso
GRATUITOS ABANDONO
ALCANCE DURACIÓN
ONEROSOS PARTICIPANTE

Titularidad y Explotación de resultados:

“Cotitularidad”
TITULARIDAD ADQUISICIÓN CONDICIONES

COMUNICACIÓN PREFERENTE PREFERENTES
PROPORCIÓN


Régimen de las Subcontrataciones

Tratamiento de la información confidencial

Divulgación Pública de los Resultados
MENCIÓN INVENTOR/ POSTERIOR A

CONTROL AUTOR SOLICITUD PATENTE

FABRICACIÓN
 Definir activos (patentes, planos, diseños, software,

información técnica), know How y asistencia técnica a
suministrar
 Garantizar la disponibilidad sobre la tecnología licenciada
 Respeto a los métodos de fabricación
 No reivindicar derechos de PI sobre los derechos licenciados

FABRICACIÓN
 Titularidad de los derechos sobre resultado de fabricación
 Deber de comunicar cualquier mejora incorporada
 Posibilidad de explotar las mejoras que se deriven de la

fabricación
 Prever la incorporación de la marca como fabricante del producto

FABRICACIÓN
 Exención de responsabilidad por defectos del producto fabricado

conforme a las directrices directas marcadas
 Prohibición de fabricar el mismo producto para terceros sin previa

autorización
 Obligación de devolución de material facilitado
 Legislación aplicable. Tribunales// Arbitraje

 Definir objeto, territorio y canal
 Garantizar la disponibilidad
 Confidencialidad información mercado, precios, nuevos

productos
 Mantener la imagen de la marca y producto en la red.
 Control de Subcontratación del servicio

 Supervisión de la actividad de marketing y publicidad.
 No reivindicar derechos PII sobre producto en mercado alguno.
 Medidas de control (inspección de locales, auditoria de libros

contables, devolución de material)
 Legislación aplicable. Tribunales// Arbitraje

contratación de Software
 Determinar la propiedad de los resultados

Titularidad
y su explotación. Cesión en exclusiva.
Régimen Ámbito de la Cesión  Pactar de forma expresa con mención de

ámbito territorial y temporal.
de PII en
DESARROLLO
Licencia  Establecer la licencia de uso sobre PII
previa a la ejecución del contrato.
Garantía de Titularidad  Responsabilidad por infracción de

derechos de terceros. Originalidad.

Derecho de uso  Definir derechos (transformación,

reproducción, distribución, comunicación)
Régimen
de PII en Pacto expreso  Ámbito territorial y temporal.
LICENCIA
 Personal, intransferible o transferible.
Características
 Exclusiva o no exclusiva.

 Copia de Seguridad.
Régimen  Entrega o no de código fuentes.
de PII en
 Prohibición de modificación, alteración o
LICENCIA Facultades
compilación inversa.
DE USO  Actualizaciones.
 No transferir a terceros.
48
contratación de Software de Fuentes

Abiertas
Garantizan el derecho de cualquier usuario a utilizar,

LICENCIAS COPYLEFT FUERTE modificar y redistribuir un programa u obras derivadas
siempre que mantengan los mismos términos y condiciones
de la licencia original (GPL, v.2, v.3, GFDL 1.3)
Mantienen el código fuente bajo copyleft, pero permiten el

LICENCIAS COPYLEFT DÉBIL uso, integración y redistribución en programas de ordenador
bajo otras licencias (LGPL, EUPL,MOZILLA)
No imponen condición alguna respecto a la redistribución del

software, aunque incluyen obligaciones de mantener avisos
LICENCIAS PERMISIVAS legales, y limitaciones de garantías y exoneración de
responsabilidad (Apache 2.0, BSD modificada, Artistic
License )
49
Contratación del Software de Fuentes Abiertas

Características generales:
 Licencias no exclusivas.
 Ámbito mundial.
 Gratuita.
 Irrevocable.
Obligaciones:
 Mantenimiento de avisos de titularidad (copyright notice) marcas.
 Inclusión de fichero notice.txt con indicaciones de autoría, modificaciones y otros
 Contenidos de carácter legal.
 incluir copia de licencia y acceso al código fuente.
 Exoneración de garantías y responsabilidad: (Excepciones de consumidor como
usuario, cumplimiento de condiciones generales de contratación: contrato de
adhesión.
50
Política de Inteligencia tecnológico competitiva
Fase Previa: Identificación y disponibilidad de tecnología: Protección;

Capacidad de adaptabilidad y viabilidad
Estudio técnico, económico y comercial del socio
Definir el alcance de los derechos de uso a conceder
Protección de las Ofertas
Valoración económica de la tecnología a transferir

Tratos Preliminares: Acuerdos de Confidencialidad// MOU
Formalización de los acuerdos: Las partes

Las definiciones
Protección del Background
Régimen de Protección de resultados
Régimen de explotación de resultados
Régimen de divulgación de resultados
Valorización de la tecnología: Detección de nuevas oportunidades

Norma de ámbito nacional aplicable a la transferencia en cualquiera de
sus modalidades y entre distintos agentes públicos y privados
Establece requisitos para la realización de transferencia tecnológica

proveniente de actividades de I+D+i
Marco de elementos inherentes al proceso: Identificación de los activos

intangibles, métodos aceptados de valoración del activo, formas
contractuales de cesión y explotación y modelos de protección de los
derechos de propiedad industrial e intelectual
Mecanismo de referencia para la

aplicación del Patent Box

¡MUCHAS GRACIAS!
Clarke Modet & Cº

Goya 11
91 806 56 00
Mª del Rosario Echeverría Summers

recheverria@clarkemodet.com
54 Clarke, Modet & Cª ©2012

2011 Clarke, Modet34
& Cº

Gestión de La PI

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LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN

Madrid, 11 de Diciembre de 2012

Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa

1. La innovación abierta: la Propiedad Industrial en la transferencia

2. La metodología del proceso de transferencia de tecnología

3. La gestión de la PII en la contratación para la transferencia de

©Clarke, Modet & Cª 2012 2

Objetivo 2020: Transferencia del Conocimiento

Objetivo: 2/3 DE I+D desarrollada por las empresas

Clarke, Modet & Cª 2012 3

La idea central de la Innovación Abierta es concebir la innovación como un

¿Por qué surge ahora ?

 Los usuarios/clientes son cada vez más exigentes

©Clarke, Modet & Cª 2012 5

Las premisas fundamentales de la Innovación Abierta son:

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Gestión de la PI como uno de

Clarke, Modet & Cª 2012 7

Clarke, Modet & Cª 2012 8

©Clarke, Modet & Cª 2012 9

ALINEADA CON EL PLAN DE NEGOCIOS DE LA

©Clarke, Modet & Cª 2012 12

©Clarke, Modet & Cª 2012 13

©Clarke, Modet & Cª 2012 14

©Clarke, Modet & Cª 2012 15

Fuente: INTELIGENCIA ECONÓMICA Y

En cada fase, los Gestores de la Innovación hacen

©Clarke, Modet & Cª 2012 18

INICIO PROCESO - Análisis INTERNO:

 Decidir del Programa de I+D

 Identificar tecnologías claves

©Clarke, Modet & Cª 2012 19

Información de Subvenciones y ayudas para la BÁSICO PRUEBA

 Identificar oportunidades de  Evaluar el grado de madurez de

 Evaluar la inversión en nuevas  Detectar áreas emergentes y

 Conocimiento del estado de la

©Clarke, Modet & Cª 2012 20

Desarrollo: Hitos y tareas del Proyecto de

 Alerta tecnológica: Información

 Detectar Alternativas a  Evaluar las reivindicaciones de

 Análisis actualizado del

©Clarke, Modet & Cª 2012 21

Lanzamiento de la innovación al mercado,

 Identifica compañías susceptibles  Detectar Nuevas tecnologías

©Clarke, Modet & Cª 2012 22

Derechos sobre Selección de Secreto Industrial Divulgación

©Clarke, Modet & Cª 2012 23

1. La innovación abierta: la Propiedad Industrial en la transferencia

2. La metodología en el proceso de transferencia de tecnología

3. La gestión de PII en la contratación de transferencia

©Clarke, Modet & Cª 2012 24

Problemática Derivada de la Negociación y Comercialización

 Falta de una metodología sistemática del Proceso de Transferencia

 Indefinición del régimen de derecho de Propiedad industrial e Intelectual en los

 Ausencia de cultura de protección en derecho PII: posicionamiento débil de la

 Conflictos de titularidad de resultados y control de uso por terceros de

©Clarke, Modet & Cª 2012 25

Transferencia de la titularidad de la tecnología

Se permite la utilización de la tecnología por

©Clarke, Modet & Cª 2012 28

 Determinar los objetivos de la transferencia

 Identificar un marco de potencial acuerdo