JUICIO: "NICOLÁS GONZALEZ ODDONI'

Conre SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAI,

Supmun ABIERTO ..NGO SABCA" C/ RES N'5I4 DEL
»r'JUSTICIA 2210712021 y OTRA, DICTADAS POR LA
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAI)
INTELECTUAL - DINAPI". (Expte 325. I'olio 20vlto.
0
Año 2021)
\
ACUERDO Y SENTENCIA N" 2 1() Fs. )

de Asunción, Capital de la República del Paraguay. a losO.8..cr-d**+dias

mil ru;,1o-1 ¿:- , estando prcsentes los

del año dos
\\
OS Señores Miembros del Tribunal de Cuentas. Primera Sala. el DR.
RODRIGO A. ESCOBAR 8., DR. GONZALO SOSA NICOLI, DR. MARTTN
AVALOS YALDEZ en su Sala de Audiencias y Público Despacho. bajo la Presidencia «lel

Primero de los Nombrados, por ante mí la Secretaria Autorizante. se trajo a acuerdo con

objeto de resolver el juicio contencioso administrativo caratulado: "NICOt,ÁS

GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL
ABIERTO "NGO SAECA" C/ RES No 514 DEL 2210712021 y OTRA, DICTADA t
POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DINAP
(Expte 325, Folio 2Ovlto, Año 2021).
*
Previo el estudio de los antecedentes del caso. el Tribunal de Cuentas. Primera S PRilERA (a
IALA
resolvió plantear y votar la siguiente.

CUESTIÓN: o

¿,Está ajustado a derecho el acto administrativo recunido?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación. dio cl siguicnte

resultado: RODRIGO A. ESCOBAR E., GONZALO SOSA NICOLI Y A. MARTIN

AVALOS YALDEZ

Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA §ALA, DR.

RODRIGO A. ESCOBAR E. DIJO: QUE, en fecha l7 de agosto del 2021. obrante a tirjas

44 - 56de autos, se presenta el Abog. Hugo 1'. Berkemeyer, en representación de NICOLÁS

GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL

I aa
NGO SAECA'', a fin de promover demanda contencioso administrativa.
m ifesta o en cuanto sigue "...8n ./'echa 19 de diciembre de 2017. según Acto N"
17. la.firma J)HNSON & ,IOHNSON con tJomicilio c Estudt¡s Unidos. solit itti tt

e istro de la marca TALPAQTO pa ra di r los produclo s t lu ('lase 5

,4h e5c rende productos J'ar océul .f P ractones pora u o médico t'
1r enn to; uctos higiénicos y s para .to mc dico: alimc su,stttttt'itts

ra uso médico o vet ar tnten s puru bebés: s ulimcnticios

Dt Gon osa Nicoli
T tl fribr,rn I de Cllentas

Primera Sala
Dr. A. Ma rtin "t 0t CüeÉ'
l,i¡err¡SreTrib
lra
lduc(rt
§¡!¡
 t

paru personas o animales; emplaslos, materiql pora apósitos: material para empastes e

impresiones dentales: desinféctantes: productos para eliminar animales tlañinos; /ungicidas,

herbicidas...Mi m(tndante deduce esta acción en base a los registros citados y al Artíctilo I5
de la Ley No. 1291/98 de Marcas, que.faculta a todo aquél que tenga inscripht una murca a

su nombre a oponerse al regislro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa
o indirectumente a confusión o a.sociación entre los produclos o seryicios cuolquiera sea la
c'lase en que.figuren. siempre que tengqn reloción entre ellos, dado que la marca solicilada
es muy con/undible con la de mi representada... La Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos competenle para resolver las Oposiciones, dicta enfecha 2 de juiio de 2019 la
Rest¡lución No. 520, por la cual Resuelve Declarar improcedente y no hacer lul¡ar a la ctcción

deducida por mi principal, disponiendo la prosecución de los trámites de h solicitud del

reg,istro de la marca "TALPAQTO" en case 5, Expediente No. 96177/2017, q nombre de

.IOHNSON & JOHNSON ... Posteriormente por Resolución Nro. 5I I de Jécha 22 de julio de
2021,la DirectoraGral. de la Propiedad Industrial dependiente de la Dirección Nacional
de lo Propiedud lntelectual (DINAPI) CONFIRMA la Resolución No. 520 dictada por la
Dirección de Asunlos Mqrcarios Litigiosos... Que, la Resolución No. 520 debe ser revocada,
ya que los fundamenÍos de la misma son contrarios a las bqses sentadas pot' la doclrina y

. .iurisprudencia en maleria marcaria... En primer lugar, más allá del infundado considerando
tlel Señor Direclor en la Resolución N" 520i2019, mani/iesto le contradicción jurídica
exislente en el expedienfe de auÍos, en vista tle lq errada Resolución de primera insÍancia

udministruf iva... lu marca solicitoda es directamente eyocqtivo de las marcas invocadas

,\:
\ como base de eslu oposicitin dado tlue ellas eyocan una idea muy similar :¡ la impresión
dcjuda por aquella recuerda a lq creada por éstas. Es decir, las marcas en conflicto se

recuerdun de manera análoga. En ef'ecto, la marca pedida por la adversa estú /brmada por
3 (tres) sílabas, de las cuales lo segunda, PAQ. es prácticamente idéntica a la,crimera sílaba
da uno de los elemenios contenidos en todas las mercas de mi mandante. la palabra PACTO,

¡ttres lus letras Q y C, al ser colocadas junto (t una consonante, presenton igual sonido, por
lo t¡tre lbnéticamente son idénticas, en tonto que la tercera sílaba, TO, de la marca ¡tedida
es idéntic¿t a la última sílabo del elemenfo PACTO de las marcas base. De donde se
desprende que la solicitante se ha limifado a agregar la siloba inicial, TAI,, dando como

resultado (lue uno tle los elementos principales de la marca de mi mandaúe, lo palabra
PA('T(), sc encuenlro íntegramente contenidq en la marca TALPAQTO, soticitada por lu
uclverstt... Que, lus semejanzas mencionadas precedenlemente son caracierísl¡cqs sulicienles

Pura sostener en esle cot;o el rechazo de la marca pedida. En efécto, la extre,nada similitud
de uru¡ de bs elementos principales y protagónicos de las marcos EL PACTO DE NGO,
NGO PACTQ DE CONFIANZA y PACTO DE COI{FIANZA NGO DESDE t )tS E^t TODO

ESTAS l'OS ya registradus. con lo marca pedida en uutos genera unu.fuerte asociación y
con/ilsión entre las mismo$ por lo que resulto evidenle el etor de evaluacic'n incurrido en

la Re.solución No. 520/2019... Demás está decir que la marca TALPAQTA carece de los
 JUICIO: ''NICOLAS GONZALEZ ODDONIi
Conrs SocIEDAD a¡¡óxrua EMrsoRA DE cAprrAL
Supnrue ABIERTO ..NGO SAECA" Ci RES NO 5I4 DEL
y OTRA, DICTADAS POR LA
2210712021
03
l)l
Jusncn DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAI)
INTELf,CTUAL - DINAPI". (Expte 325, Folio 20vlto.
Año 2021).
§
o
ACUERDOYSENTENCIANO Z5Ó (Fs. )
§tq
\ 1. (¡t
cialidad y novedqd, exigidos por la Ley de Marcas para el registro dc
marcas pues para que marcq sea dislintiva liene que ser suficienlementc originul

la aÍención (especial) y diferente de aquellas em¡tleada,s ¡tor los compeÍidorc.s

(novedosa). Cabe recordar, que la principal característica del signo murcario es su carácler

distintivo. su colidad de distinguir los productos/seryicios de une empreso de los de otro

competidor. Una solicitud de registro que no cumple con el requisilo de clisfinlivitla¿|. es

decir, que no sea capaz de evocar en la menÍe del público consumidor una ideo diferenle.
propia, única y distinta a las demás marcqs, no puede ser concedida como mdrcu. ptlc,\lo
que no cumple con los requisitos de especialidad y novedad requeridos... 'l Soli $

oportunamente previo los trámites de rigor, se dicte Sentencia HACIENDO LU

la demanda promovida con costas.
t
QUE. conido el traslado de Ley, en fecha 17 de diciembre de 2021 obrante hL+esena
IALA ,-
83 - 85 se presenta el representante convencional de la parte accionada DINAPI. A o

Angel Peralta Heisecke. argumentado que: "...Que. dentro del plazo pla-.o le ¿ o
cumpliendo precisas instrucciones de mi poderdante vengo a conÍestar el trasluút de ltt
demando presentada por la firma NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA DE L'APITAL ABIERTO NGO SAECA contra la Resolución l',1" 520 del
2/07/201 9 diclada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y conlra lq Resolución

N" 511 del 22/07/2021 dicfada por la Dirección General de Propiedud Industidl (DGPI)...
Sin embargo, cabe adverfir que en las resoluciones impugnadas no se han otniÍido lulc:'

exlremos, sino que se ha resuelto en torno a la cuestión considerada como mús relct'unle. Lu

Resolución de Litigiosos hq hecho prevalecer el principio de especialidad y el sislenrcr

uniclase -art. 7, Ley de Marcas- según el cual la prolección de uno marca aborcd solo la
clase en la que se halla registrada, por lo que no resulfa procedente lu pretensión dc lu

actora al no tener registradas sus morcas en la clase 5, solicitada pura lu e«lt'ersu

TALPAQ TO. En tqnto la Resolución de DGPI se cenlra en el aspeclo visual y la visi(tn de

conjunto, se lando una clara dife rencia en la extensión de las m cas en pugna -lulLt

la cuatro y diez palabras- lo q ue incide en la n con¡unlo n cuanto ul

1)OC o un (: vs. PAQTO, si bien./b ne an'len te ultan idénficos, son de uso

que ede ser monopolizado onforme c el art. ló de la e lvturcus . ..

tu l','l'tq&w unto drgumenlos esgrimi S TCSO ciones admi s. delerminun

a me las marcas en pu r las mism cl cualcs rut .t

Dt. G lo sa iiicoli
0 oel Ir lura ¿ Cuentas Dr. A
Miembrc
Primera Sala ala dt Clo¡¡
oü g¡lr
llierobf
?Ii$efi
 relacionun entre sí: debe prevalecer el principio de especialidad y el sisiema uniclase
adoptodo por nuestro poís; y no se puede monopolizar los términos de uso cor,ún, por lo que

carecería de relevancia y falta de fundamento suJiciente la alegación de la aciora sobre

litmilia de marcas: por lo que no hay obsláculos legales oponibles al registrc de la merca
TALPAQTO en clase 5...'l Solicita, oportunamente previo tramite de rigor, se dicte
sentencia RECHAZANDO la demanda contenciosa administrativa con cc,stas.

QUE, se intimó al Propietario de la marca solicitada a intervenir como tercero

coadyuvante y, en t'echa l7 de diciembre de12021, a fojas 92l100, se presenta el Abog. Víctor

Abente stewart, en representación de la firma JOHNSON & JOHNSoN, m¡rnifestando en

cuanto sigue: "...Que.vengo por el presente escrito a contestar en tempo y.fdma la referida

acc'kín, en mi calidad de parle coodyuyante. solicitando desde ya s su rechazo por

munifiestamenle improcedente... En primera instancia adminislrativa. ei Director de
Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la Resolución N' 520 de./bcha 2 de julio c'e 2019, por la
que se rec'hazó la oposición promovida por NGO S.A.E.C.A y se ordenó la l,rssr.r.ii, ,.
los n'ámiles de la marca "'TALPAQTO", clase 5. El demandante interpuso recurso de
apelación y, en segunda instancia administrotiva, la Directora General de la Propiedad

ln¡iustrial dictó la Resolución N' 514 de./bcha 22 de julio de 2021, que confirmó la
resolución del inJérior. rechazando la oposición promovida por NG) S.A.E.C.A. y,
con§ecuentemente, ordenando la prosecución de los trámiles de registro de la solicitud de
t
nl principal, consitlerando que entre las marcas en pugna no existe posibilidatt algtma de

.,;.gonJusión... Adem(ts. el díscurrir de las ideas y argumentos de la adversa,on totalmente

uleiutlos a la realidad de los hechos y el derecho. Las resolucíones atlminisirativas fueron
dic'tudas en .fbrma concordante. analizando todos los elementos que deben ser tenidos en

cuenla en el cofeio marcario, que es lo que corresponde reolizar para determinar la

posibilidatl tle coexistencia entre lus marcos, habiendo llegado a la conclusión de que las
marcas no son conlundibles por fundamentos suficientemente claros y razonados, que
aplic'an la legislación, doctrina y .iurisprudencia marcariq vigentes... En ate,tción ol cotejo

reulizado, cabe concluir que, entre las marcas en pugna, no hay riesgo tle confusión o
usociación algtma, puesto que hay marcadas diferencias gramaticales, visuales. Jbnéticas y.

además. no existe posibilidod de sosÍener una semejanzo conceptual, como tanforzadumente

propttso lu adversa, pueslo que la solicitada es una marco de fantasía y las oponenles son

.fi'ases con sentido propio... Por último, sobre el punto que sostiene la conlnria de que sus
tnurcas son nok¡ria.s y.famosas y que por ende no aplica el criterio de la e":pecialidad, no
exisle ninguna discusión sobre si las marcas son o no nolorias, ello no./br,na parte de la
problemáticu a resolver. Los signos son o no con/ilndibles y pueden o nc coexistir sin
exponer al público a un riesgo de tomar un producto por otro o asociurlo a un mismo origen.

En utnsecuencia, lu cueslión de notoriedad debe ser ignorada por no ser pertinente

considerar en esto causo... Como ya lo dijinns, lo cierto y concreto es qte se tratan de
 \

JUICIO: .'NICOLÁS GONZALEZ ODDONE

Conrs SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE C]APITAL
Supnrnne ABIERTO "NGO SAECA" C/ RES NO 5I4 DEL
STICIA 2210712021 y OTRA, DICTADAS POR LA
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAT)
INTELECTUAL - DINAPI". (Expte 325. Folio 20r'lto.
Año 2021)

CUERDO Y SENTENCIA N. 95Ó (Fs.

les, que s'olo comparten unas mínimas letras en común. compartidus ¡xtr

rcas regisf radas en la misma clase 5 a nomhrc de olros litulares, ¡'qua

pacíficamente Solicita, oportunamente previo tramite de rigor, se dicte
sentencia RECHAZANDO Ia demanda contenciosa administrativa con costas.

QUE, en fecha 29 de diciembre de2021 obrante a fojas 102 de autos, oportunamente

el Tribunal se consideró competente y se recibió la Causa a Pruebas, por todo el término dc
la Ley

QUE, en f'echa 30 de mayo de2022 obrante a fojas 164 de autos, se dictó el p roveido l
de AUTOS PARA SENTENCIA, resolución q ue a la fecha se encuentra firmc 0

ejecutoriada.- '¡¡

Y SIGUE DICIENDO EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUEN

u 'PBilI{ER¡
tAtA
PRTMERA SALA, DR. RODRIGO A. ESCOBAR E.: QUE, se presenta ante este.T'rih 1 ,3
C
de Cuentas Primera Sal se presenta el Abog. Hugo T. Berkemeyer. en representactón
DE
NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA I)
CAPITAL ABIERTO "NGO SAECA", a los efectos de promover demanda Contencioso

Administrativa contra la Resolución N" 520 fecha 02 de iulio de 2019, tlictada por la
de

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y su confirmatoria por Resoluciótt N" 514 de

fecha 22 jutio de 2021, dictada por Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

(DTNAPI).

QUE. de las constancias en autos surge que la Empresa NICOLÁS GONZALEZ

..NGO
ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
SAECA" recurre las resoluciones antes individualizadas, en consideración al rechazo dc la

oposición a la solicitud de registro de la marca TALPAQTO de la compañía JOHNSON &

JOHNSON para distinguir productos de la clase 5, fundado en que el mismo cuenta con el
registro, en fbrma anterior, de las siguientes malcas: EL PACTO DE NGO (clase 7. 9. 10.

,35y GO PACTO DE CONFIANZA Y ETIQUETA (clasc 3-5 v 37)' LAVAYA

C CONFIANZA NGO (SLOGAN) Y ETIQUE T (clase 37) y PACTO Dt)

ZA NGO DESDE 1915 EN TODO ESTAS V ETIQUETA
?]M
N Si sosteniendo el accionante que las uclones recufTl carecen de

arg en ser revocadas, p ue q ue, de I registro d l1'l TALPAQTO.

v
nsumidor podría con a lf ente y asoclar n rnili

ZA Sosa Nicoli
ro dal Ir ral de Cuent¡s 0r
üt Cse$r
Primer a ala Sala ¡t\
ü.1
!$tlblo !rincttt Br\t
 ut supra mencionadas, debido a la similitud fbnética y gramatical existente entr: ellas, ya que

todas poseen la palabra PACTO en su conformación

QUE, al contestar la demanda. la DINAPI rechaza la acción deducid¿r por la actora

NICOLÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO "NGO SAECA" manifestando que, si bien las marcrs en cuestión
cuentan con ciertas similitudes gráficas y fbnéticas, estas no son suf,rcientes para exista el

riesgo de confusión, puesto que existe una notoria diferencia en la extensión <le las mismas,

además de que no se puede poseer el monopolio de la palabra pACTo. Asimismo, en el

sistema de protección uniclase, la protección de una marca abarca solo Ia clase :n que se haya

registrada, por lo que no resulta procedente la pretensión de la actora ya que no posee

registros de sus marcas en la clase solicitada por la empresa JOHNSON & JoHNSON. ---

QUE, conforme la clasificación de Niza los productos que se comprerLden dentro de

la clase 5 son'. "Productos farmacéuticos, preporaciones paro uso médico y veterinario;

produclos higiénicos y sonitorios para uso médico; olimentos y sustoncias dietéticos para
uso médico o velerinario, alimenlos para bebés; suplementos alimenticios ptra perconos o
animales; emplastos, material paro apósitos; materiol paru empastes e impresiones
dentales; desinfectonfes; productos paro eliminor animales dañinos;
fungicidas,
herbicitlas.".

QUE,la Ley 1.294/98 en Artículo lro.reza: "son marcas todos ros signos que sirvan
para dislinguir produclos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras,
lemus, emblemas. monogromas. sellos. viñetqs. relieves; los nombres, yocablcs de.fantasía,

las letras y números con .formas o combinaciones distintas: las conbinaciones y

disposiciones de colores, etiquetas, envoses y envohorios. Podrán consistir lambién en la
fitrma, presenlación o ocondicionamiento de los productos o de sus envases o enyolttras, o
de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondient,zs. Este lisfado

es meramenle enunciativo.

QUE, el Artículo l5o de la Ley de Marcas 1.294/gB oxpresa: "El registro de una
marca hecho de ucuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso ,zxc,lusivo de la

misma y a eiercer anle los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas qut correspondan
contra (luien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho q oponen:e al regislro y
d uso ¿le nmlquier olro signo que pueda inducir directa o indirectqmente o confusión o a

usociación enfre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que.li:!uren, síempre
que Íengon relación entre ellos". Al respecto, el profesor Carmelo Módica en su obra
"Derecho Paraguayo de Marcas", "La novedad no implica creatividad,
se puede solit:ilar el

regisfru de una palabra parecido a otra siempre que no sea genéricct con respecttt a los
productos o servicit¡s que se han de proteger o desuiptivos de ellos". Así también el Dr.
 JUICIO: "XICOI,ÁS GONZALEZ ODDONIi
Conrs SocIEDAD rxóNrntn EMrsoRA DE cAprrAt,
Supnrue ABIERTO ..NGO SAECA'' C/ RES NO 5I4 DE,t,
USTICTA y OTRA, DICTADAS POR LA
22107/2021
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAI)
INTELECTUAL - DINAPI". (Fixpte 325, Folio 20vlto.
Año 2021)

§o ACUERDO Y SENTENCTA No 2 50 (Fs. )

\ x rf3'
fi I requisito de "distintividad" que debe tener una marca" pues de lo contrario
q9 ps ronar como tal
s¡ lrt t\
9t

QUE. una vez determinada la pretensión de la acción contenciosa. esta Magistratura

pasa al estudio de la cuestión planteada, que busca revocar los actos administrativos quc

resolvieron el rechazo a Ia oposición de la solicitud de Inscripción de la Marca en cuesli(rn.

y para eso debe valorar el alegato de la actora al respecto de que puedan ser confundidos
fácilmente las marcas "EL PACTO DE NGO, NGO PACTO DE CONFIANZA Y
ETIQUETA, LAVAYA PACTO DE CONFIANZA NGO (SLOGAN) Y ETIQUETA,
PACTO DE CONFIANZA NGO DESDE 1945 EN TODO ESTAS VOS (SLOGAN) Y 1r
¡t 4)
ETIQUETA" y la solicitante "TALPAQTO" , porque existe cierta similitud entre

mismas. por lo que se presenta una alta posibilidad de confusión en el público collsuml 7
;ílir

QUE. para determinar la posibilidad de confusión o dilución. debe el Tri nJl

-{ PR;rlEh.1
efectuar su comparación conforme el consumidor o público al cual está dirigido. es cleci TALP

el presente caso, se tiene en cuenta al consumidor medio y considerando que la m

solicitante pretende proteger productos de la clase 5, que según su nota explicativa 't. u oe

clase 5 comprende principalmente los produclos .farmacéuticos y otras preparaciones punr

uso médico o veterinario. ", no existe riesgo alguno de confusión, puesto que los productos

amparados por las distintas marcas de la parte actora, no guardan relación con los productos

de la marca solicitante, por ende, no son comercializados en establecimientos similares. ----

QUE, sin embargo, para productos de la clase 5, que en su mayoria son productos
farmacéuticos, se debe aplicar un criterio mrís "flexible" y no como antaño cuando en pro de

Ia salud pública se buscaba utilizar criterios rígidos para proteger a la persona que adquiria

los productos, evitando que pueda confündirlos. Y esto hoy es así, porque el expendio de

estos productos es controlado por medio de las Administraciones Estatales Io que por si y'a

co ble control favorable al consumidor

QU estudiar y resolver la contienda de las marcas y su confundibilidad o

en dem q ue debemos ubicarnos en el sitial del o comun. n del nriis

ttrli'l ro lq n po see ningún tipo de conociml o en ese conte\to del lnar sl
tt't
podría rstlr (,
D o de confusión o UC el marcas en pu peclo. a

CS anoca be dudas que I ex estos precedent rmitiuin al

0n za Sosa Nicoli
Iiembro i:l k: ldeC
Primera Sala
§fH r,¡.
i,iirenbrcTnb
la r.[fcotARf"
DP.. RODRI dt Crcr¡Es
TrI u[rl
I\ilesbr üti
o
i¡l¡
?ti¡uer r
 7.

ciudadano promedio diferenciar las marcas en cuestión lo que nos trae aparejada la
determinación de rechazo de la pretensión. --------------

QUE, del cotejo de las marcas en disputa y conforme los pariírnetros irntes ref-erido.
esta Magistratura determina que" en sus denominaciones, son notoriamente liferentes. Lo

expuesto precedentemente nos permite conflrmar que las marcas en pugna si pueden
convivir, sumado a que, como ya se ha expresado en párrafos precedentes crlmple con los a

requisitos de la novedad y la distintividad necesarios para dar cumplimiento a l¡ Ley 1294198

de Marcas. Además, es dable mencionar que según consta en los registros cte la DINAPI,
varias marcas de distintos titulares, que incluyen en su conformación la palabra PAC'IO se

hayan coexistiendo pacíficamente en distintas clases por lo que se hace evidente la

posibilidad de la convivencia armónica de las marcas en pugna

QUE' cabe recordar que el sistema de protección adoptado por el marco normativo
aplicable, es el Sistema Uniclase. sistema por el cual se debe contar el registrr, en cada clase
que se pretenda proteger. Por lo tanto, esta Magistratura considera que la frma oponente

MCOLÁS CONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMIISORA DE

CAPITAL ABIERTO "NGo SAECA", no cumple con el requisito ut suprir mencionado.

QUE, a modo de concluir con el estudio del fondo de la cuestiórr, es acertado

mencionar que el objetivo de una marca es permitir la individualización y dif:renciación de

los productos y/o servicios de una empresa de los de otros competidores, por 1o tanto, de
) darle curso favorable al registro de una marca considerada genérica, como 1o ,ls en este caso

el vocablo
('PACTO" esta
impediría a la competencia utilizar una denominación de uso
común, lo que provocaría que la misma goce de un lugar de preeminencia en el mercado, al

poseer el monopolio de dicha denominación, siendo esto totalmente contrario ¿ lo establecido

en el marco normativo aplicable ut supra mencionado

QUE, por todo expresado en los pánafos anteriores, corresponde la I,OSITIVA DE

I-A CUESTION PLANTEADA, y en consecuencia NO HACER LUGAR L.\ PRESENTE
DEMANDA y asimismo corresponde CONFIRMAR los actos administrativos impug,nados
y por consiguiente disponer la prosecución del registro de la marca TALPAeTO de la
empresa JOHNSON & JOHNSON debido a que reúne los requisitos exigid«rs por la ley de

Marcas, los cuales son la Novedad y Especialidad y por lo tanto existen mérrtos suticientes

como para que sea registrado como una marca nueva. En cuanto a las ccstas, se deben
imponer a la parte vencida (perdidosa) en virtud a la teoría del riesgo objetivc asumido en el

evento. contbrme a lo que dispone el artículo 192 del C.P.C. ES MMTO

A SU TURNO, LOS EXCMOS. MIEMBROS DEL TRJBUNAL TIE CUENTAS
PRIMERA SALA, Dr. GONZALO SOSA NICOLI y Dr. A. MARTIN AVALOS
VALDEZ, manifiestan adherirse al voto del Miembro preopinante por los nlismos
fundamentos.-
 JUICIO: .XICOT-ÁS GONZALEZ ODDONE
Conrr socrEDAD lxóxrrrll EMrsoRA DE cAptrAL
Supnrun ABIERTO ..NGO SAECA" C/ RE§ NO 5I4 DEI,
T",JUSTICIA 2210712021 y OTRA, DICTADAS POR LA
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL - DINAPI". (Expte 325. Folio 20vlto.
Año 2021).

ACU RDOYSENTENCIANO 25O (Fs' )

Con lo sed por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman

los E cmos. S nores iemb del Tribunal de C aS Pri 111 efa Sa por ante mí el

Sec o Aut u do acord ala cra q ue lnm le sigue: ---------

c0li
0f\ ¿alo Sosa
¡,
lrrlr.nal de Cs
Iiem bto oei .'
dt Cüul6
P
ft§treri 9rlr
Pi'¡!'Jr0
Dr. rtinA os Valdez
,r'

i ,tn'oÉ Asunción, OB de -fri'.,-,!--de2022.-

mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos T

7
TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA,
r
RESUELYE: * *
-a PEiIERA o
CER LUGAR a la demanda contencioso administrativa promovid T
t A LA
CO LÁS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA ( D e
CAPITAL ABIERTO "NGO SAECA'' CONTIA IA RESOLUCION NO 5I4 DEL
2710712021 y OTRA, DICTADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI" poT los fundamentos expueslos en el

exordio de la presente resolución

2. CONFIRMAR la.Reso/¿ción N" 520 defecha 2 de julio de 2019, tlictadt por la

Dirección de Asunlos Litigiosos Marcarios,v su confirmatoria por Resolución N"

fecha 22 de julio de 2021, dictada por lo Directora Interina de Propiedad

de

,t dustrial diente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

(DrN PI)
3. o NAR ap ón de los tramites de inscripción de la

4. NER A C
5. o AR' s notificar y remitir copia a x ent ísima Co Suprema de

ta

lalo So icoli
Iie o i:l iribun¿l de Cuentas
Primera sala oi6 ltfÉ'
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Dr.A. M §R.
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