Valiéndose de los conceptos dados en clase hasta el momento y

apoyándose de la Clasificación de Niza, desarrolle los siguientes casos

prácticos:

CASO PRÁCTICO 1 - CONFLICTO MARCARIO (50 pts)

HECHOS

La empresa Laboratorios Istmeños, S.A. solicitó para amparar medicamentos para

el tratamiento de la gastritis el registro la marca GASTRUM. La solicitud fue

publicada en el Boletín Oficial de Registro de la Propiedad Intelectual, el día 18 de

marzo de 2021, siendo vista por los apoderados legales en Panamá de la

reconocida empresa PROCTER & GAMBLE, titular en Panamá del Registro N°

107387 de 22 de mayo de 2000, de la marca GASTRIGEL para amparar

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS E HIGIENICOS;

SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES;

EMPLASTOS, MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES

DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE

ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS.

Los abogados de PROCTER & GAMBLE presentan formal demanda de oposición

al registro el pasado 1° de abril, indicando que la marca GASTACID ocasionaría

confusión, equivocación o engaño en los consumidores respecto a la marca de su

cliente GASTRIGEL pues son muy similares, al compartir la raíz GAST y amparar

productos de la misma clase internacional, todo lo cual configura la causal de

prohibición contenida en el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996,

reformada por la Ley 61.

La empresa Laboratorios Istmeños, al ser notificado de la demanda de oposición

al registro marcario, lo contratan para que le ofrezca una opinión lo

suficientemente motivada que permita a los dueños de la empresa conocer si a la

marca GASTRUM se le aplica o no la causal de prohibición indicada por

PROCTER & GAMBLE.

RESPUESTA JURIDICA

Jurídicamente hablando, es cierto lo que pronuncian ya que por ser productos

farmacéuticos comparten la clasificación de NIZA 5 y sobre norma ya que la

misma es clara al señalar que:

“Las marcas que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto

ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada,

conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para

distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los

que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o

identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del

público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos

productos o servicios, o a su procedencia.”

En cambio, existe incongruencia en lo plasmado por la parte contraria, ya que, si

comparamos los nombres de las marcas GASTRUM y GASTRIGEL, resalta un

aspecto importante, y es en ambas marcas no existe similitud en el plano

ortográfico, visual, gráfico y conceptual. Al igual que en el uso del diseño, por lo

cual no hay parecido apreciable en dichas marcas, ni mucho menos inducirá al

consumidor equívocos en la selección de los productos y marca de su preferencia.

Es por ello que como apoderado legal somos del criterio que, por tener al inicio de

la palabra igual, no es suficiente para vedar su coexistencia en el mercado, ya

que, el mismo no puede considerarse confucionista.

Es por ello que somos del criterio que, por tener las iniciales GAST, no es

suficiente para vedar su coexistencia en el mercado, ya que, el mismo no puede

considerase confucionista. Otro factor es que hemos visto un sinnúmero de

marcas registradas a traves de la Dirección General del Registro de la Propiedad

que contienen la iniciales GAST y son CLASE NIZA 5.

Es por ello que concluyo, con que no es suficiente lo alegado por la otra parte, ya

que, existen elementos característicos de cada marca, permitiéndoles

diferenciarlas fácilmente una de otra.

 CASO PRÁCTICO 2 - ASESORÍA MARCARIA (25 pts)

La empresa Aceites Ibéricos, S.A. ha registrado la marca EXTRA VIRGEN en

Panamá, extendiéndosele el Certificado de Registro 323123-08 de 2 de febrero de

2021 en la clase 29 internacional. Interamerican Import and Export, S.A., empresa

dedicada a la importación de productos alimenticios recibe la semana pasada una

nota de su competidor Aceites Ibéricos, S.A. en la que le solicita abstenerse de

utilizar en el etiquetado de sus productos la frase EXTRA VIRGEN, pues sobre

sobre ella recién se le han otorgado derechos marcarios, para distinguir productos

en la Clase 29 y le advierte que, de persistir en esta práctica, será demandada por

uso indebido de sus derechos marcarios, pues no tolerará una práctica que genera

confusión entre los consumidores y amenaza con diluir su marca.

Interamerican Import and Export, S.A. le contrata a fin de que lo asesore en este

conflicto, siendo esto así: ¿Qué solución le ofrecería a su cliente? (25pts.)

RESPUESTA JURIDICA

Cabe mencionar que a pesar que la empresa ACEITES IBERICOS, S.A, tiene

registrado la marca EXTRA VIRGEN siendo CLASE INTERNACIONAL 29, la cual

fue otorgada mediante Certificado de Registro 323123-08 de 2 de febrero de 2021,

por lo cual aconsejaría a mis clientes INTERAMERICAN IMPORT AND EXPORT,

S.A., realizar la accion de demanda de nulidad de la marca en mención, ya que,

aunque el mismo prescribiera a los 10 años contados a partir de la fecha del

registro, salvo que fuera solicitado de mala fe, la cual nos basaremos en dicha

demanda .

El acto de mala fe se da, en que mi cliente es una importadora asi como muchas

otras empresas, por lo cual traen diversos productos entre ellos aceites y es de

conocimiento general que para para diferenciar los distintos aceites que operan en

el mercado se encuentra el aceite EXTRA VIRGEN, el cual ofrece los más altos

estándares de calidad, habiendo sido certificado previamente por un comité de

cata que ha confirmado que cumple con los estrictos requisitos de certificación.

Estamos ante la premisa que no se puede impedir que no se utilice ese término

para distinguir el producto como tal

 CASO 3 - REGISTRO (25 pts)

Observando los requerimientos de la Ley 35 de 1996, su reglamento (ver

documentos en la plataforma) y la clasificación internacional de productos y

servicios (Arreglo de Niza, disponible en la plataforma), llene el formulario de

solicitud de registro (disponible en la carpeta de la clase 2) de la marca visible  

abajo que solicita su cliente, la sociedad Bulgari S.p.a. , para distinguir productos

de perfumería y que consiste en la presentación (atomizador) de su nueva

fragancia GOLDEA. Indique, además, la documentación que debe aportar en este

caso en particular junto con la solicitud, atendiendo la naturaleza de la marca

solicitada

Nota: La empresa Bulgari S.p.a.  ha solicitado ante el oficina de propiedad

industrial de la República de Argentina el 20 de enero de 2022 la misma marca.

(20 pts.)