Fundamentos Jurídicos de la Propiedad Intelectual

CAPITULO XII

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

1. Sistemas de concesión

E
n general pueden observarse sistemas típicos de concesión a nivel nacional e
internacional.
En el plano nacional una marca se protege a través de su inscripción en el
Registro, esto es, presentando una solicitud de registro en la oficina nacional de
marcas.
En el plano internacional, existen dos opciones: presentar una solicitud en la oficina
de marcas de cada uno de los países donde se quiera obtener protección o utilizar el
Sistema de Madrid1.

1
A través del Sistema de Madrid se puede obtener protección de una marca en varios países con la
presentación de una sola aplicación, llamada Registro Internacional (Sistema de Madrid). Podrán invocar el
sistema las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o
tengan su domicilio o la nacionalidad de un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid, o que
tengan dichos establecimiento y domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea

1
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Con relación al Sistema de Madrid, las solicitudes internacionales deben presentarse

a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de origen, designando las
Partes Contratantes en que la marca ha de protegerse. La solicitud deberá
presentarse en cualquiera de los tres idiomas del Sistema de Madrid, a saber,
español, francés o inglés.
A partir de la fecha del registro internacional la protección de la marca en cada país
Contratante designado es la misma como si la marca hubiera sido objeto de una
solicitud de registro regular, presentada directamente en la Oficina de esa Parte
Contratante.
El registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, aunque se
trata de un registro único; por otro lado, la inscripción en uno de los países
Contratantes no obliga a otros designados a inscribirla, por lo que, la protección
puede ser denegada por algunas de las Partes Contratantes designadas o puede ser
objeto de limitación o renuncia sólo respecto de alguna de las Partes Contratantes
designadas.
Durante un período de cinco años a partir de la fecha de su registro, una inscripción
en el registro internacional sigue dependiendo de la marca registrada o solicitada en
la Oficina de origen. Si, dentro de ese período de cinco años, el registro de base deja
de tener efecto, sea por una cancelación subsiguiente a una decisión de la Oficina de
origen o de un tribunal, por cancelación voluntaria o por no renovación, y en la
medida en que ello ocurra, el registro internacional dejará de estar protegido.
Los registros internacionales se mantienen en vigor durante 10 años, y pueden
renovarse por nuevos períodos de 10 años mediante el pago de las tasas establecidas.

2. Proceso de concesión
Con relación al proceso de concesión en el sistema nacional, este comienza por la
presentación de una solicitud formal ante la administración competente, en este
caso, ante el Registro de la Propiedad Industrial. Previo a ello, se deberá haber
definido el tipo de signo distintivo, v. gr., marca, marca colectiva, nombre comercial,
denominación de origen, etc., los productos o servicios que se pretenden proteger e

parte en el Protocolo o tengan la nacionalidad de un Estado miembro de tal organización, es decir, en uno de
los 122 países que abarcan los 106 miembros del Sistema de Madrid. Las tarifas para una Solicitud de marca
internacional (OMPI) se calcularán para cada país individual o para varios países.
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identificar la clase internacional que le corresponde de acuerdo con la Clasificación

de Niza.

1.1. Solicitud de registro

De manera general, la solicitud de una marca debe llevar consigo mismo los
elementos siguientes: solicitud de registro; el nombre y la dirección del solicitante y,
si el solicitante tiene su dirección fuera del país, deberá indicarla; una reproducción
de la marca en números de ejemplares suficientes (20) y una enumeración clara y
completa de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca,
señalando la clase internacional en la que quiere protección.
En un país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial es posible, reivindicar la prioridad2 de un depósito anterior en otro país,
conforme al artículo 141 de la LPI. Cuando un solicitante desea hacer valer una
solicitud o depósito anterior en virtud del Convenio de Paris, debe también
mencionarlo en su solicitud indicando la fecha y el número de ese depósito, así como
el nombre del país en que se efectuó. El solicitante está también obligado en esos
casos semejantes a suministrar una copia de la solicitud anterior efectuado en el
extranjero en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la solicitud ulterior.

1.2. Examen de forma

El examen en cuanto a la forma la efectúan funcionarios de la oficina del Registro de
la Propiedad Industrial. Consiste en verificar si la solicitud cumple todas las
condiciones requeridas, es decir, es necesario verificar si contiene una solicitud de
inscripción correctamente rellenada, el nombre y la dirección exacta del solicitante,
el número prescrito de ejemplares de una reproducción de la marca en debida forma,
la lista exacta de productos y de servicios para los que se ha solicitado la marca, con
la indicación de la clase correspondiente de la Clasificación Internacional y, el poder
debidamente firmado y legalizado en su caso. Si estas condiciones no se llenan de la
manera requerida, se mandará a subsanar conforme la prescribe el artículo 86 LPI
que establece que en caso de no haberse cumplido con alguno de los requisitos del
Artículo 85 de la Ley, el Registro notificará al solicitante para que subsane dentro
del plazo de treinta (30) días el error u omisión, manteniendo en suspenso el trámite
y bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio.

2
Revisar pagina 30 de este texto.

3
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Si no se subsanara el error u omisión en el plazo establecido, el Registro hará efectivo

el apercibimiento mediante resolución fundamentada, entendiéndose que después
del apercibimiento se archivará sin más trámite la solicitud.

1.3. Examen de fondo

Admitida que fuere la solicitud cumpliendo con todas las condiciones de forma
exigidas, la etapa siguiente del procedimiento de registro consiste en un examen en
cuanto al fondo, es decir, se procede a un examen de la marca con miras a asegurar
que no sea inadmisible por cualquier razón absoluta u objetiva o por causa de
conflicto con el derecho de un tercero.
El primer aspecto para revisar trata de las prohibiciones absolutas, se examina la
marca para verificar si posee un carácter distintivo y no descriptivo que no esté
constituida por el nombre genérico del producto o del servicio de que se trata, que
no sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, que no sea susceptible
de engañar a los medios comerciales o a los consumidores, que no reproduzca ni
imite banderas, emblemas o denominaciones de Estados, etc.
En lo que respecta a las prohibiciones relativas, es decir, los derechos de terceros, es
importante asegurar que la marca no sea idéntica o similar a una marca que ha sido
registrada anteriormente para productos o servicios idénticos o similares. El examen
de las marcas anteriores puede efectuarla de oficio el Registro o a petición de parte,
mediante la acción de oposición de terceros3. Este examen se realiza en interés tanto
del público como de los competidores.
En la mayoría de los países, el examen sirve para determinar la existencia de motivos
denominados relativos (prohibiciones relativas), es decir, la posibilidad de que la
marca que es objeto de solicitud no colisione por ser idéntico o similar signos sobre
los cuales existen derechos anteriores que ya han sido solicitados o concedidos para
productos idénticos o similares.
Tal examen es en gran medida, subjetivo, por ello exige que se cuente con medios
de investigación y examinadores experimentados. El examinador puede incluso
considerar una marca como similar a una anterior y denegar su registro, cuando en
realidad los competidores en cuestión están dispuestos a acordar una solución que

3
En el Capítulo anterior se desarrolló el tema de las causales de inadmisibilidad por prohibiciones absolutas y
relativas.
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permita a ambas partes utilizar sus marcas sin crear confusión en el mercado. Por
esta razón, algunos países como Francia, Alemania y Suiza dejan a los titulares de
derechos anteriores la tarea de defender sus intereses, ya sea oponiéndose a la
inscripción de una marca en el marco de un procedimiento administrativo o
interponiendo una acción de anulación de la marca registrada que infrinja sus
derechos anteriores.
En el capítulo XIV me referiré a las condiciones que un examinador de marcas
debería tomar en cuenta para emitir su opinión sobre la admisibilidad o no a registro
de un signo distintivo, entre las que destaca, la similitud de productos, y por otro
lado la similitud de marcas.

1.4. Publicaciones
El proceso de publicidad se inicia con la emisión del aviso de publicación por parte
del Registro de la Propiedad Industrial, la que deberá realizarse en el diario oficial
“La Gaceta” siendo el único medio de comunicación válido para tal efecto4. En esta
etapa del proceso, la solicitud ha pasado por las fases de examen de forma y el
examen de fondo y tiene por objeto, poner en conocimiento general, la pretensión
del solicitante, la publicación debe incluir la reproducción de la marca, los colores
que reivindica, inclusive el diseño y la lista de los productos o servicios a los que se
aplica la marca solicitada, contendrá asimismo las limitaciones que el registro
impone, por ejemplo, si es un signo débil (generalmente lo son los evocativos),
deberá aclarar el Registro que la protección se otorga en su conjunto, por ejemplo,
en la marca “Súper Sarita”, la protección otorgada será para el conjunto de la marca,
lo que implica que la palabra Súper por sí sola, no sea una palabra sobre la cual se
pueda otorgar exclusividad.
Se supondría en esta etapa que la marca no tiene motivos de inadmisibilidad y por
tanto puede ser objeto de registro. Sin embargo, el legislador en claro reconocimiento
del derecho de terceros permite que cualquier interesado que demuestre tener
legitimidad activa pueda por la vía de la acción de oposición, hacer valer los motivos
de inadmisibilidad que a su juicio la marca sobrelleva.

1.5. Oposición

4
En otros países, la divulgación del aviso de marca la realiza la propia institución que cuenta con un periódico
escrito o digital.

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6

En principio podemos decir que la acción de oposición es el derecho que tiene el

titular de signo distintivo registrado, en trámite de registro, o en su caso, usado, pero
no registrado, para oponerse a la pretensión de registro de un signo idéntico o
similar y que según el criterio del oponente puede causar confusión visual,
gramatical o fonéticamente en el público consumidor, con respecto al signo que
pretende salvaguardar; igual derecho asiste a quien estima que el signo distintivo
transgrede las prohibiciones absolutas por razones objetivas.
Esta acción de oposición podrá interponerse en cualquier proceso de registro
indistintamente del tipo de signo distintivo que se pretenda inscribir.
El hecho de prever un procedimiento de oposición responde a la preocupación de
dar a las partes que podrían ser lesionadas por el registro, la posibilidad de hacer
valer sus objeciones.
La eventualidad de hacer oposición es útil también en el sentido que permite
conservar un verdadero derecho de inspección sobre el sistema de examen. En la
práctica, cuando la marca solicitada es publicada, permite a todas las personas
interesadas, comunicar a la autoridad competente, las razones por las que se oponen
al registro de la marca si estiman que es inadmisible por cualquier razón objetiva o
por entrar en conflicto con derechos de un tercero.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la acción de oposición? Ante todo, es necesario
que se haga la publicidad requerida de la solicitud. En esta etapa, la marca ha pasado
previamente el examen de fondo de rigor.
La publicación es el punto de partida de un proceso de oposición, mediante el que
se da a conocer el interés a toda la ciudadanía de obtener la exclusividad sobre un
signo distintivo. Desde el primer aviso de publicación, las personas interesadas
pueden interponer la acción de oposición en el plazo concedido, sustentando todos
los argumentos legales en un mismo escrito y acreditando cuantos medios de prueba
considere. La oposición deberá estar apoyada en cualquiera de los motivos absolutos
o relativos que se han estudiado anteriormente.
Si dentro del plazo señalado no se ha presentado ninguna oposición, la marca será
registrada, por el contrato, si existes una acción de oposición, se tramitará mediante
el procedimiento administrativo, que, en la práctica, implica el traslado del escrito
al solicitante de la marca cuestionada, luego procede el periodo probatorio que se
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lleva a cabo en dos momentos procesales, la proposición de la prueba, y luego su

evacuación. La siguiente etapa es el período de conclusiones o alegaciones de las
partes, las que una vez dictadas, procede el examen por parte del Registro de los
motivos aducidos en apoyo de la oposición, así como las argumentaciones de la
defensa. Luego se pronunciará la resolución motivada.

2.6 Resolución
En el caso de que exista oposición al registro la resolución que dicte el Registro debe
ser suficiente motivada, exponiendo los argumentos del porqué se otorga o se
deniega la protección. Sin embargo, puede el Registro en ocasiones, permitir la
coexistencia de las marcas si después del examen de los argumentos de las partes,
considera que no existe riesgo de confusión o dilución de la clientela, por lo que
procederá denegando por un lado la oposición y otorgando el registro de la marca,
con las limitaciones que el mismo Registro considere. Las limitaciones pueden ser
referidas a la lista de productos o servicios, de tal manera que, dentro de los canales
de comercialización o puntos habituales de venta, sea casi imposible que los
consumidores se vean confrontados con ambas marcas.
Naturalmente esta decisión puede ser objeto de los recursos impugnatorios que la
ley franquea, inclusive, una vez agotados los recursos administrativos, puede
someter la decisión a los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

3. La coexistencia de marcas
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual5 al referirse a la expresión
"coexistencia de marcas", la describe como “… una situación en la que dos empresas

5
La OMPI nos ilustra en este sentido, que “… en algunas jurisdicciones de Derecho anglosajón (common law),
se puede aplicar el concepto de "uso simultáneo leal". Esta noción tiene en cuenta la naturaleza y la duración
del uso, la zona geográfica de actividad comercial, y la honestidad de la adopción y del posterior uso de la
marca. Un largo período de uso simultáneo (al menos cinco años) puede contribuir a invalidar una oposición,
y a que se permita la coexistencia de dos marcas. Sin embargo, para llegar a la conclusión de que el uso
simultáneo es leal, es necesario tener en cuenta toda una serie de factores, como las posibilidades que haya
de que el consumidor se confunda. Así, los casos en los que se autoriza el registro a ambas partes, por ejemplo,
con una zona geográfica de uso delimitada para la marca de cada empresa, son una excepción más que la
regla”. Revista de la OMPI. La P.I. y las empresas: coexistencia de marcas. Número 6/2006. Noviembre 2006.
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/06/article_0007.htm. (08 de noviembre de 2014)

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8

diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio
sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra”.

Nuestra legislación6 reconoce la posibilidad legal que dos marcas idénticas o

similares coexistan en el mercado, siempre y cuando, no se justifique una
denegatoria total y que la coexistencia de ambas marcas no fuese susceptible de crear
confusión.

¿En qué momento se puede determinar la coexistencia?

a. Revisión de oficio
Existe la posibilidad que el Registrador una vez efectuado el examen de fondo
previo a ordenar su publicación, al confrontar la marca solicitada con otra marca
idéntica o similar para los mismos o similares productos o servicios, considere que
no existe la justificación para una denegatoria total de la segunda, por lo que ordena
su publicación, dejando a salvo el derecho de oposición a de terceros interesados.

En este caso, pueden suceder dos hechos, uno, que no exista oposición al registro y
por tanto, el proceso no representa inconvenientes para el solicitante, o dos, que el
titular de una marca ya registrada o en su caso usada pero no registrada, se considere
afectado por el registro de esa marca, haga valer su derecho por la vía de la
oposición. En este segundo supuesto es cuando el Registrador, una vez estudiados
y analizados los argumentos y las pruebas acreditadas, puede decidirse por la
coexistencia de las marcas, imponiendo restricciones en cuanto a los productos o
servicios o la forma de uso si a su criterio no existe riesgo de confusión.

b. Acuerdo de las partes

6
El párrafo segundo del artículo 89 LPI, considera la posibilidad de coexistencia cuando no se justificase una
denegatoria total, en los siguientes términos: “… El registro de la marca podrá concederse solamente para
algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para
determinados productos o servicios, cuando la oposición fuese limitado o no justificase una denegación total
del registro solicitado, y siempre que la coexistencia de ambas marcas no fuesen susceptibles de crear
confusión”. En ese mismo sentido el artículo 90 párrafo segundo de la misma ley, utilizando como fundamento
el uso anterior, otorga al Registro la potestad para imponer la coexistencia de marcas, restringiendo la lista
de productos: “… Cuando quedase probado el uso anterior de la marca del opositor en el país, y la marca
cumpliese los requisitos establecidos en esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial procederá al registro
que se hubiese solicitado para dicha marca, además podrá conceder el registro de la marca contra la cual se
interpuso la oposición, si estimara que la coexistencia de ambas marcas no será susceptible de crear
confusión. En su caso, el Registro podrá limitar respectivamente la lista de los productos o servicios para los
cuales podrá usarse cada una de las marcas en cuestión, y podrá imponer otras condiciones relativas al uso
de esas marcas cuando ellos fuesen necesarios, para evitar cualquier riesgo de confusión”.
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También es posible que la coexistencia de marcas pueda nacer producto de un

acuerdo entre las partes involucradas, esto sucede cuando ambos empresarios están
conscientes que las marcas pueden coexistir sin que exista un peligro de dilución de
clientela o de confusión para el consumidor.
Este instrumento de coexistencia permite a ambas partes reconocer el derecho de la
otra sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en
el mercado, ya sea restringiendo la lista de productos o estableciendo una
delimitación del ámbito territorial de las operaciones de cada empresa.
En nuestro criterio, el acuerdo de coexistencia debe pasar previamente tanto por el
examen de las partes como de la autoridad en cuanto al riesgo de confusión en el
público, por lo que el simple acuerdo no debe bastar para tener en firme la
coexistencia marcaria, dado que existe un potencial riesgo para el público, y en este
orden, la autoridad debe asumir no solo el cuidado de proteger los derechos de los
titulares de las marcas en cuestión sino que además, la obligación de preservar los
derechos de los consumidores o del interés público en general. Un ejemplo claro es
el acuerdo de coexistencia citado en la revista de la OMPI7, respecto a la marca
Apple, el cual transcribo a continuación:
“El caso de Apple Corps, el sello discográfico creado por los Beatles, y Apple
Computers2 es un buen ejemplo de las dificultades que pueden surgir (véase
el número 3/2006 de la Revista de la OMPI). Ambas empresas establecieron un
acuerdo de coexistencia de marcas en 1991, según el cual Apple Computers tendría el
derecho exclusivo a usar sus marcas Apple "para o en relación con productos
electrónicos, programas informáticos y servicios de procesamiento y transmisión de
datos"; mientras que Apple Corps tendría el derecho de uso exclusivo de sus propias
marcas Apple "para o en relación con toda obra creativa presente o futura cuyo
contenido principal sea música o interpretaciones y ejecuciones musicales,
independientemente de que los medios empleados para grabar o comunicar estas
obras sean tangibles o intangibles". Así, si bien las dos compañías tenían marcas cuya
similitud se prestaba a confusión, definieron una esfera en la que eran distintas –la
del ámbito de uso–, que sentaba las bases de su acuerdo de coexistencia. El acuerdo
permitió que ambas empresas siguiesen ejerciendo sus actividades y sacando
provecho de su fama sin infringir mutuamente sus derechos.

7
Revista de la OMPI. La P.I. y las empresas: coexistencia de marcas. Ob. Cit.

9
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Ninguna de las empresas había previsto que el futuro desarrollo de las tecnologías
musicales digitales acabaría por acercar mucho los dos campos. Cuando Apple
Computers lanzó el software y la tienda digital iPod e iTunes, Apple Corps lo
denunció, alegando que Apple Computers se había introducido en el ámbito
reservado exclusivamente a Apple Corps, infringiendo el acuerdo de coexistencia de
las dos marcas. El tribunal examinó el asunto desde el punto de vista del consumidor
y consideró que no se había quebrantado el acuerdo, ya que el logotipo de Apple
Computers se había usado en relación con el software y no con la música que ofrecía
el servicio. Ningún consumidor que se bajase música usando el software iTunes iba
a pensar que estuviese interactuando con Apple Corps.
En este caso, el hecho de que hubiese un acuerdo de coexistencia no sirvió para evitar
un costoso pleito. No obstante, como en cualquier tipo de acuerdo, se aconseja
introducir una cláusula sobre resolución de conflictos en previsión de los problemas
que puedan surgir en el futuro. El Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI
ofrece algunos ejemplos útiles de este tipo de cláusulas”.

Es importante establecer que cuando el interés público está en juego, la autoridad

puede oficiosamente denegar la inscripción de una de las marcas en conflicto y por
tanto, no convalidar el acuerdo de coexistencia presentado. En igualdad de
circunstancias, un tribunal puede invalidar el acuerdo y decretar la nulidad de la
inscripción de la marca similar, fundamentada en un interés superior en armonía
con el interés social (salud o ambiente) o porque se afecta de algún modo a la
competencia en el mercado.