Aspectos que inciden en la explotación de la patente de invención en régimen de

cotitularidad
Ley, doctrina y jurisprudencia
Por Yanay B. Sánchez González (*)
(…) De hecho, la práctica viene a destruir el hermoso palacio que la educación jurídica forja. Pronto se
advierte que los problemas reales son oscuros, complejos, de difícil o imposible solución; que no se
resuelven mediante agradables silogismos, sino por tanteo, aproximaciones y comparaciones.[1]

Introducción. 1. La patente de invención. 2. Regulación de patente de invención en régimen de

cotitularidad. 3. Co-invención. 4. Los acuerdos derivados de investigaciones conjuntas. 5. La
explotación de la patente conjunta. 5.1. Argentina. 5.2. Cuba. 5.3. El caso partículas de las
licencias. 6. Conclusiones.

Abstract: La cotitularidad de patente posee complejidades y puede ser fuente de inagotables dilemas.
Ante la necesidad de solucionar o prever el surgimiento de conflictos entre los cotitulares, se recomienda
el sometimiento de los interesados a un acuerdo que rija el funcionamiento de la comunidad. ¿Qué
sucede ante la ausencia o insuficiencia de la voluntad de las partes? Un acercamiento a diferentes
ordenamientos jurídicos, a la doctrina[2] y a la jurisprudencia plantea interrogantes sobre cuestiones que
inciden en la explotación de la patente conjunta.

Introducción

Si buscamos información sobre la patente en régimen de cotitularidad tropezaremos, constantemente,

con calificativos que la describen como antieconómica, no recomendable, complicada, difícil de manejar
o peligrosa. Ciertamente, existe toda una gama de razones para no abordar la patente conjunta y
continuar en busca de interrogantes con menos carga de incertidumbre: la gestión de los derechos
dentro de la comunidad estará sujeta a los intereses de las partes, en muchos casos contrapuestos, y a
la regulación específica que en cada uno de los ordenamientos jurídicos se establece.

Entonces, ante este panorama, ¿por qué insistir en la cotitularidad de la patente de invención? Las
razones son obvias: el desarrollo actual de la tecnología, la ausencia de una norma internacional que
armonice la cotitularidad de los derechos de propiedad intelectual,[3] las diferencias en las leyes
nacionales y sus vacíos son factores que obligan a buscar respuestas a situaciones complejas que
demandan soluciones adecuadas.

En la actualidad, nadie puede negar que la importancia creciente del conocimiento ha llegado a
situaciones límite en las que lo importante para el éxito no han sido los recursos materiales ni financieros,
sino la disponibilidad de la información, la tecnología o la experiencia que, en no pocas ocasiones, se
han convertido en el “recurso limitante”. Los sectores tecnológicos que mantienen un desarrollo creciente
y que se relacionan con la propiedad industrial son aquellos en los que el conocimiento es un
componente esencial.[4]

Este escenario fortalece la posición negociadora de las universidades y de los centros de investigación
frente a las empresas. No es raro, entonces, que las entidades que se dedican a la investigación deseen
participar junto a sus colaboradores en la explotación de los resultados y garantizar la disponibilidad de
insumos financieros para asumir nuevos proyectos.

Ante la complejidad de los desafíos actuales, la colaboración se convierte en una opción atractiva en el
momento de encarar nuevos proyectos y el sistema de patente, en una alternativa para asegurar a los
titulares una participación en los beneficios de la explotación. Las patentes, su explotación por varios
titulares con intereses distintos, las leyes de competencia o las particularidades que exige la negociación
de los acuerdos de cotitularidad son, definitivamente, desafíos que trascienden las esferas nacionales.

1. La patente de invención

Existen diversas teorías que buscan justificar la concesión de derechos exclusivos en el campo de la
propiedad intelectual. Entre las hipótesis más recurridas están las que señalan al derecho de propiedad
intelectual como un derecho natural de propiedad que posee el hombre sobre sus ideas; o, aquellas que
lo perciben como una manera de compensar económicamente a quien le ha brindado un servicio a la
sociedad. También se ha definido como un pacto necesario para incentivar el progreso industrial; incluso,
se habla de cláusulas de salvaguarda, con la finalidad de evitar la utilización anticompetitiva de estos
bienes inmateriales.

No es objetivo entrar a debatir las distintas posiciones aquí expuestas. Lo cierto es que la propiedad
intelectual abarca diferentes aspectos y esferas de protección que tienen en común el concepto de
apropiación, de exclusividad en el ejercicio del derecho. Encuadrándose para muchos, como un tipo sui
generis de propiedad sobre bienes inmateriales, enfoque convenientemente interesante para el análisis
que se propone[5].

Se habla de un tipo sui generis de propiedad, porque el objeto recae sobre un bien inmaterial cuyo rasgo
distintivo es que pueden ser utilizados, “total y simultáneamente”, por varias personas. Por tanto, en esta
sede, es indispensable que el ordenamiento jurídico prohíba al resto de las personas la utilización y
explotación del bien inmaterial para garantizar el goce exclusivo; es decir, que se otorgue el ius
prohibendi.[6]

La propiedad intelectual comprende a la propiedad industrial y al derecho de autor, que a su vez se

extiende a los derechos conexos. Se distingue por la existencia de importantes normas internacionales
que han marcado su evolución; cabe mencionar, específicamente, el Convenio de la Unión de París de
1883, (Convenio de París),[7]y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio de 1995 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), (ADPIC). [8]

Concretamente, el artículo 1 apartado 2 del Convenio de París refiere que la propiedad industrial tiene
por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las
marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
En el marco multilateral del ADPIC “las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de
productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,
entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Finalmente, es requisito
una “divulgación suficientemente clara y completa” para que se pueda reproducir; es decir, para que se
pueda fabricar el producto o utilizar el procedimiento[9].

A pesar de los estándares mínimos que estipulan los acuerdos y tratados mencionados, hay
particularidades que se dejaron a la voluntad regulatoria de los Estados miembros. Existen flexibilidades
relacionadas, por ejemplo, con la posibilidad de proteger los segundos usos o los métodos de
tratamiento, de extender el término de vigencia por causas determinadas; consideraciones distintas
sobre lo que es contrario a la moral y al orden público, entre otras particularidades que imprimen matices
a la homogenización en materia de propiedad industrial.

Las flexibilidades del sistema de patente de los ADPIC buscan el equilibrio, teniendo en cuenta los
diferentes niveles en el desarrollo alcanzado por las partes contratantes. Este acuerdo concede un marco
de acción para que los Estados miembros puedan establecer regulaciones y políticas que respondan a
sus intereses nacionales, sin violentar los compromisos contraídos.

2. Regulación de la cotitularidad de la patente de invención

No parece existir desacuerdo sobre el reconocimiento de la existencia de cotitularidad en materia de

patente de invención. Incluso, la idea que surge cuando se analizan los tratados y convenios
internacionales, así como de las diferentes legislaciones nacionales, es que la posibilidad de su
existencia nunca es puesta en duda. No obstante, en materia de Derecho Comparado el panorama de su
regulación fluctúa y se debate entre diferentes alternativas. Las soluciones de los diferentes
ordenamientos jurídicos varían, incluso, en cuestiones esenciales que inciden en el ejercicio de los
derechos.

Es difícil clasificar la regulación de esta figura en los diferentes ordenamientos internos porque, además,
deben tenerse en cuenta las diferencias intrínsecas de los distintos sistemas de derecho. Sin embargo,
generalmente, en los países donde rige el Sistema romano-francés nos encontramos ante tres formas
básicas de regulación: se establecen normas específicas en la legislación de propiedad industrial que
son complementadas por las normas de carácter civil; se regula, casi exclusivamente, por las normas
supletorias de los códigos civiles ante la parquedad de las normas de propiedad industrial; o, la
cotitularidad es regulada en la legislación de propiedad industrial, excluyéndose la aplicación supletoria
de las normas civiles.

Para tener una idea, vale la pena citar la postura tomada por el legislador francés en relación con la
comunidad de patente. El sistema jurídico que establece tiene como recurso principal la voluntad de las
partes, la cual debe expresarse mediante un pacto y, en su defecto, el Código de Propiedad Intelectual
de Francia descarta, expresamente, en el artículo L.613-30, la aplicación supletoria de las reglas del
Código Civil.[10]

El legislador español, por el contrario, combina las normas específicas de la Ley de Patente[11]con la
aplicación supletoria de sus normas civiles. Al respecto la Ley de Patentes española dispone en el
artículo 72 apartado 1 que “…cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezca pro
indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su
defecto, en lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del Derecho común sobre la
comunidad de bienes…”.
En el caso de Argentina y Cuba, encontramos que las normas que regulan las patentes de invención son
extremadamente parcas en relación con la cotitularidad. La regulación especial no es uniforme y se
refieren de manera puntual solo a determinados aspectos, obligando a la aplicación supletoria de sus
códigos civiles.

3. Co-invención.

La situación de cotitularidad de patente de invención presupone la existencia de una pluralidad de

sujetos – personas naturales o jurídicas – a los que corresponde el dominio sobre una única patente o
solicitud. La cotitularidad puede ser originaria o derivada. Sin perder de vista, por supuesto, que la
comunidad de patente solo recae sobre los derechos patrimoniales y no respecto a los derechos morales
de los titulares de la cosa común, intrasmisibles y ligados a la personalidad del inventor.

El derecho originario sobre la patente, según TomásLépinette Vázquez, “…se genera con la solicitud de
inscripción y con la concesión posterior de la patente”. Generalmente esta concesión es otorgada por
parte de las oficinas de patentes, siempre que la coinvención cumpla con los requisitos de patentabilidad
y los procedimentales fijados en las legislaciones nacionales. Hasta el momento de la solicitud, “…lo
único que existe es una comunidad sobre la invención y sobre el derecho a exigir la concesión de la
patente”[12].

Existe cotitularidad originaria cuando el objeto de una solicitud se creó de conjunto por sus inventores o
cuando fue creado por inventores vinculados a diferentes entidades. Ardua resulta la tarea si se impone
determinar cuándo se está en presencia de una coinvención, tema impregnado de altas dosis de
subjetividad.

Se coincide con Lépinette cuando defiende la necesidad de la concepción conjunta de la solución técnica
y de la colaboración entre los inventores. Dicha “concepción conjunta” tiene lugar si “cada uno de los
coinventores desempeñó un papel en la creación de la invención” y realizó una aportación intelectual
“adecuada” al resultado final. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir que nos encontramos ante una
aportación “adecuada” al resultado final? Siguiendo el razonamiento de Lépinette, se debe descartar la
posición de la doctrina que defiende la teoría de la equivalencia de las condiciones, ya que solo puede
considerarse coinventor al que hace una aportación exclusivamente intelectual; por tanto, debemos
inclinarnos por la teoría de la causalidad adecuada, entendiendo como coinventor a todo aquel que hace
una aportación intelectual, “…adecuada para conseguir un resultado inventivo”[13].

Entonces surge otro interrogante: ¿cuál debe ser la calidad y el nivel inventivo de las aportaciones? La
respuesta sigue siendo la misma: la calidad y el nivel inventivo deben ser los “adecuados para generar la
invención”. Por una parte, las aportaciones pueden ser de diferentes naturalezas y proporciones, y por
otra, la exigencia de que cada aportación tenga nivel inventivo supone que no nos encontramos ante una
coinvención sino ante una pluralidad de invenciones:[14] la coinvención debe tener unidad de invención y
los requisitos de patentabilidad se analizan sobre el conjunto de las reivindicaciones y no sobre las
aportaciones por separado.

La doctrina norteamericana ha profundizado en el tema y cita una profusa jurisprudencia con criterios
específicos que pueden ser de utilidad. Entendidos en la materia defienden que para que una persona
pueda clasificar como inventor la magnitud de la contribución es irrelevante siempre que haya contribuido
a la concepción de la invención; incluso, si el aporte individual está contenido en una sola de las
reivindicaciones[15].

El inventor debe tener una idea establecida o una solución particular del problema en cuestión. Esta idea
o solución debe ser definitiva, suficientemente permanente y comprensible para un experto en la materia.
Es decir, una idea será suficientemente "precisa y permanente" cuando solo se requiere de la
experiencia normal de un experto en la materia para llevar la invención a la práctica, sin experimentación
indebida y sin necesidad de realizar una investigación más amplia[16].

Para probar su dicho, el supuesto inventor debe poseer evidencias que corroboren su participación. El
Cuaderno del Inventor califica como la prueba más relevante para determinar el grado de participación
de los investigadores. Es decir, se da especial importancia a la documentación que describe las
circunstancias que rodearon la concepción de la invención, aunque no se descarta la evidencia
circunstancial o la prueba testifical que corroboren las afirmaciones del inventor putativo[17].

En un análisis inverso no calificarían como inventores, en principio: las personas que contribuyeron al
objetivo general o al plan de investigación, si la idea estaba en constante movimiento o no desarrollada
hasta el punto donde el inventor podría describir la invención en cuestión; aquellos que solo
proporcionaron ayuda después que la invención fue concebida; la persona que solo intervino en la
puesta en práctica de la invención, sin tener una idea definida de lo que es la invención completa;
quienes exclusivamente aconsejaron, aportaron información, dieron sugerencias o solo realizaron tareas
auxiliares[18].

Es posible recurrir a criterios predeterminados para determinar la existencia o no de una coautoría, sin
embargo, hay que tener en cuenta que la autoridad competente debe analizar una invención que puede
ubicarse en cualquier campo de la técnica. Por tanto, la facilidad para determinar lo “adecuado del
aporte” depende en gran medida del tipo y del nivel de complejidad de la invención. El análisis debe
ubicarse siempre en el caso concreto y en las circunstancias que lo rodean.

4. Los acuerdos derivados de investigaciones conjuntas

Cuando se aborda la cotitularidad de patente de invención es obligatorio detenerse en los acuerdos

derivados de las investigaciones conjuntas, por la importancia que revisten. Cierto es que existen riesgos
asociados a las alianzas de I+D[19] relacionados con el aprovechamiento abusivo del poder de mercado o
la posibilidad de obstaculizar la explotación de nuevas tecnologías, temas abordados, generalmente,
desde la óptica de la competencia[20]. Sin embargo, el desarrollo actual de las tecnologías, el aumento en
el número de patentes, la disponibilidad de financiamiento y la especialización creciente de técnicos y
científicos en grandes equipos multidisciplinarios obligan a buscar fórmulas que faciliten la
colaboración[21].

Este tipo de alianzas, por lo general, no son duraderas y los riesgos están asociados, en primer lugar, a
la revelación de información valiosa; los socios, hoy colaboradores, son en esencia potenciales
competidores en el futuro. Con la protección conjunta de los resultados se crean lazos muy delicados y,
aunque parezca lo más justo, no siempre es lo más inteligente. Queda claro, que la cotitularidad sobre
los resultados no es un indicador eficiente del desempeño de las alianzas para las investigaciones
conjuntas: para que este tipo de investigación sea exitosa, no tiene necesariamente que conducir a una
cotitularidad. Ciertamente, las razones para asumir una cotitularidad parecen tener origen en
características contextuales de las partes implicadas, relacionadas con la tecnología o con el tipo de
conocimiento que poseen, así como con estrategias específicas, aunque es posible que, en
determinados casos, la cotitularidad sea el único camino a seguir[22].

Ante la imperiosa necesidad de solucionar o prever el surgimiento de conflictos entre los cotitulares, la
doctrina es unánime en recomendar el sometimiento de los interesados a un acuerdo que rija el
funcionamiento de la comunidad. Cuidado, ya se ha dicho que la solución no es automática; el éxito del
acuerdo de cotitularidad implica diligencia, pericia, previsibilidad y voluntad negociadora, ingredientes
indispensables para dilucidar una cuestión realmente compleja. Un instrumento como el que se propone
no es fácil de alcanzar, incluso, una vez establecidas las cláusulas, estas deben ser lo suficientemente
flexibles para adaptarse a nuevas condiciones que pueden surgir durante la explotación de la invención.

Los acuerdos de colaboración traen asociados una fuerte dosis de incertidumbre, en consecuencia, a
menudo están incompletos. Se reconoce que no es fácil saber de antemano cuáles serán los resultados
y prever las posibles situaciones sobre la propiedad intelectual; no obstante, es fundamental que estos
derechos sean asignados, adecuadamente[23].

Una vez que se decide solicitar una patente común es esencial, para el éxito de la comunidad resultante,
que se firme un acuerdo de cotitularidad que rija su funcionamiento. Para regular una cotitularidad de
patente, los involucrados deben tener en cuenta, al menos, el contenido y alcance de los derechos, en
especial, si todavía no se ha presentado la solicitud de patente; la representación para el ejercicio de los
derechos; los territorios donde se va a solicitar protección; la distribución de los gastos y de las
responsabilidades relativas al proceso de registro y/o al mantenimiento y la defensa de los derechos; la
posibilidad o no de que puedan accionar de manera independiente para defender el bien común, ya sea
realizando las acciones necesarias ante las oficinas de patente o en el momento de interponer,
individualmente, demandas por infracción y reclamar en materia de daños y perjuicios; precisar la forma
en la que se va a explotar la invención patentada y el reparto de beneficios y si no es posible, sentar las
bases para una futura regulación; las condiciones en las que se van a otorgar las licencias, ya sean
exclusivas o no; las mejoras o perfeccionamientos; las responsabilidades de las partes ante el
incumplimiento de los términos del acuerdo; la jurisdicción y la ley aplicable en caso de conflictos; prever
las causas de terminación del acuerdo; el término de la vigencia; y, cualquier otra cuestión que
contribuya a una mejor gestión de los derechos.[24]

Un acuerdo que pretenda regular la cotitularidad de una patente conjunta es un instrumento complejo,
que debe prever todo un abanico de posibilidades que pasan, en primer orden, por la naturaleza
particular de los bienes de propiedad intelectual. Se necesita determinar el objetivo de cada uno de los
implicados, qué es lo que esperan del acuerdo, si los ingresos proyectados a partir de la gestión justifican
los gastos que implican el registro y el mantenimiento de la patente, y tener claridad de los requisitos
legales a cumplir. Es importante no olvidar que la negociación tiene como objetivo principal obtener un
acuerdo que sea conveniente para todas las partes.

5. Explotación de la patente conjunta en ausencia de un acuerdo de cotitularidad

La pluralidad de titulares sobre un bien común determina la necesidad de establecer normas para regular
el funcionamiento de la comunidad, prevenir y encontrar las respuestas de los conflictos que surgen
durante la vigencia del condominio. A esta premisa, compleja en sí misma, se suma el contexto tan
particular de la patente de invención.

Como hemos reiterados, expertos en la materia son partidarios de armonizar las legislaciones nacionales
sobre aquellos aspectos de la cotitularidad que impactan en la explotación de las patentes y, ante la
necesidad imperiosa de solucionar o prever el surgimiento de conflictos entre los cotitulares,
recomiendan el sometimiento de los interesados a un acuerdo que rija el funcionamiento de la
comunidad.[25]¿Qué sucede ante la ausencia o insuficiencia de la voluntad de las partes?

El Comité Permanente sobre el Derecho de Patente de la OMPI, en un estudio elaborado por la

Secretaría, dado a conocer en la Decimoctava sesión celebrada en Ginebra del 21 al 25 de mayo de
2012, concluyó que en el Derecho Comparado, por norma general, en ausencia de un acuerdo en
sentido contrario se aplican cuatro tipos de reglas en relación con el derecho de los cotitulares a explotar
la patente conjunta:[26]

-“Cada cotitular tiene derecho a explotar la invención por sus propios medios sin el consentimiento del
resto de los cotitulares. No obstante, ningún cotitular podrá conceder una licencia o ceder su parte de
dicha patente si no tiene el consentimiento del resto de los cotitulares. Este tipo de regla se aplica, por
ejemplo en Japón y en el Reino Unido”.

-“Cada cotitular tiene derecho a explotar la invención por sus propios medios y ceder su parte de la
patente conjunta sin necesidad de contar con el consentimiento del resto de los titulares. No obstante,
ningún cotitular puede conceder una licencia sobre la patente si no tiene el consentimiento de todos los
demás cotitulares. Este tipo de regla se aplica, por ejemplo, en Alemania”.[27]

-“Cada cotitular tiene derecho a explotar la invención por sus propios medios, conceder una licencia
sobre la patente conjunta y ceder su parte de la patente conjunta sin necesidad de contar con el
consentimiento del resto de los cotitulares. Este tipo de regla se aplica, por ejemplo, en los Estados
Unidos de América”.

-“Cada cotitular podrá explotar la invención en beneficio propio si compensa equitativamente al resto de
los cotitulares que no explotan personalmente la invención o que no han concedido una licencia (…) Este
tipo de regla se aplica, por ejemplo, en Francia”.

En España, por ejemplo, el artículo 72.2 b) de la Ley de Patentes permite a los comuneros la explotación
individual de la patente, previa notificación al resto de los cotitulares, con lo que estos podrán
incorporarse a dicha explotación individual, pero podrán oponerse cuando tal explotación infrinja los
límites del artículo 394 del Código Civil español: “Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes,
siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la
comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho”. La única exigencia es la previa
notificación a los demás cotitulares, siempre y cuando no se perjudique el interés de la comunidad, ni se
impida el uso para el resto de los copartícipes. Sin duda, la regulación expresa del uso individual de los
cotitulares en la Ley de Patentes facilita que Lépinette sostenga, de forma concluyente, que “cada
cotitular tiene el derecho de usar todo el bien inmaterial sin que dicho uso ad intra deba sujetarse al límite
de su cuota”[28].

La imprevisión de las normas específicas de propiedad industrial, no pocas veces, obliga a la aplicación
supletoria de las normas civiles. El tratadista Hermenegildo BaylosCorroza alerta sobre este particular y
nos recuerda que la configuración de estos derechos como propiedades no debe hacer olvidar la
diferencia fundamental que existe entre las creaciones intelectuales y las cosas materiales. Entiende que
existe la posibilidad de que estos derechos pueden considerarse, no solo como derechos reales, sino
como verdaderos derechos de propiedad, siempre que se tenga en cuenta la particular exigencia del
objeto y las notas especiales que lo caracterizan[29].
Tradicionalmente se describen dos formas clásicas de organización de una comunidad, en el sentido
amplio del término: la copropiedad romana o por cuotas y la copropiedad germana o en mano común. La
diferencia fundamental entre las dos formas de copropiedad es la cuota de participación. Mientras que en
la copropiedad romana la cuota determina la “intensidad” en la que los partícipes van a ejercer sus
derechos y obligaciones, en la copropiedad germana o en mano común no hay cuotas de participación y
todos los comuneros han de ejercitar siempre de conjunto las facultades inherentes al dominio[30]. Las
facultades de los partícipes se clasifican en administrativas o dispositivas, entendiéndose como:

“(…) actos administrativos del bien común aquel acto que recayendo sobre bienes o derechos tiene por
objeto conservar y obtener un normal rendimiento de aquellos en contraposición a los actos de
disposición, ya que no implican transmisión, ni extinción, ni aun siquiera modificación de la relación
jurídica; en resumen que son actos que su fin es servir a la cosa o al derecho, impidiendo su extinción o
improductividad y que como sus características principales, pueden situarse la no modificación de la
relación jurídica y el obtener el aprovechamiento normal, por lo que evidentemente son actos que se
contraponen a los de la disposición.”[31]

Por tanto, de manera general, la facultad de administración de los comuneros se divide en la facultad de
usar el bien y la de conservarlo. Si aplicamos este razonamiento a la patente de invención podríamos
agrupar entre los actos relacionados con el uso o explotación de la invención: la fabricación, el uso, la
oferta para la venta, la venta o la importación para estos fines del producto objeto de la solicitud o
patente; la utilización del procedimiento objeto de solicitud o patente; los actos de uso, oferta para la
venta, venta o importación para estos fines del producto directamente obtenido por el procedimiento
objeto de solicitud o patente; otorgar licencias simples o no exclusivas a favor de un tercero para la
explotación de la invención objeto de la solicitud o patente.

Dentro de los actos dirigidos a la conservación tendríamos: el pago de concesión, el pago de

anualidades, la interposición de restablecimientos de derechos y de recursos, la respuesta de los
requerimientos que no impliquen la modificación de la representación o de las reivindicaciones, la
conversión o la división de la solicitud; impugnar, judicialmente, las resoluciones de las oficinas de
patentes; oponerse a la concesión de patentes ante la Autoridad Administrativa; accionar, judicialmente,
ante infracciones de terceros o por abuso del derecho por parte del resto de los comuneros.

En consecuencia, entre los actos de disposición y aquellos que exceden los propios de administración –
que tienen por objeto la totalidad del bien común– quedarían: la presentación de la solicitud, la
modificación de las reivindicaciones o del contenido de la solicitud en sentido general, la conversión de la
solicitud de patente de invención a registro de modelo de utilidad o viceversa, la renuncia o el abandono,
la transmisión de la solicitud o de la patente de invención en su totalidad, la constitución de gravámenes
sobre todo el bien común y el otorgamiento de licencias exclusivas.

La clasificación propuesta no puede ser para nada exhaustiva o inamovible, ya que la realidad es mucho
más rica e imprevisible y va a depender de lo que regule cada uno de los ordenamientos jurídicos,
especialmente, teniendo en cuenta que la propiedad industrial se encuentra siempre en constante
movimiento y está marcada por el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología. Esta clasificación, la
naturaleza de los actos relacionados, sus efectos y las características del bien común tienen
implicaciones importantes para la aplicación supletoria del Código Civil.

Una mirada superficial, sobre los posibles actos administrativos relacionados con una patente o su
solicitud, es suficiente para cuestionar la compatibilidad de los mismos con las normas civiles pensadas
inicialmente para bienes corpóreos. La naturaleza disímil de los actos de administración de una solicitud
o patente de invención y el alcance de sus efectos demandan un análisis más profundo y una mayor
precisión a la hora de regular el límite del ejercicio de las facultades que ostentan los partícipes en la
comunidad.

5.1 Argentina

La Ley de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad de Argentina y su Reglamento contiene

normas relativas a la cotitularidad de la patente de invención. La norma especial reconoce que si la
invención hubiera sido hecha por varias personas conjuntamente el derecho a la patente pertenece en
común a todas ellas; se presume que el derecho corresponde por partes iguales, excepto cuando en la
solicitud de patente se establezca lo contrario. En estos casos, el desistimiento de la solicitud o la
renuncia a la patente deberá hacerse en común, de otra manera, los derechos del renunciante acrecerán
a favor de los demás partícipes. Sin embargo, las normas de propiedad industrial enunciadas no son
suficientes para ganar claridad sobre otros aspectos que inciden directamente en la explotación de la
patente conjunta[32].

En el contexto del ordenamiento jurídico argentino, Guillermo Cabanellas de las Cuevas reduce las
cuatro reglas expuestas por la Secretaría del Comité de Patentes, a dos supuestos básicos: la situación
en la que cada uno de los “copropietarios” ejerce los derechos de uso y explotación sobre los bienes
intelectuales en cuestión, con independencia del resto de los “copropietarios”; y la situación en la que los
derechos mencionados se ejercen conjuntamente. El autor considera que, en el marco del artículo 2700
del antiguo Código Civil argentino que corresponde a la regulación del condominio, ante la ausencia de
acuerdo entre las partes sobre la explotación corresponde que haya una administración común de la
patente.[33] Este criterio lo fundamenta, además, con la idea de que “…la concesión de derechos de
explotación a cada uno de los condominios destruye, o puede destruir, el monopolio sobre el objeto de la
patente que es el principal valor económico de ésta”[34].

En fecha más reciente, sobre los mismos preceptos del antiguo Código Civil argentino, Gustavo Schötz,
cuando analiza el contexto regulatorio de la cotitularidad marcaria, afirma que el uso es un acto permitido
para cada uno de los condóminos individualmente con amplias facultades para disponer de la parte
indivisa. Sin embargo, sostiene que los partícipes están muy limitados respecto a la enajenación o
afectación de la cosa común y, en este sentido, reconoce que: “Las posibilidades de actuación son
estrechas sin el consentimiento tácito o expreso de los demás condóminos”[35].

El propio Cabanellas trae a colación a la jurisprudencia francesa, especialmente, un fallo donde se

expresa que:
“… los copropietarios de una patente tienen respectivamente derechos iguales, paralelos e
independientes, que les permiten dedicarse separadamente a la explotación de la patente, sea
directamente, sea a través de la concesión de una licencia (...)El tribunal interviniente partió de la
posición de que el condómino, aun explotando la patente aisladamente y sin consentimiento de los
demás condóminos, no hace sino usar de la facultad que deriva de la patente sin ocasionar perjuicio
alguno a los demás partícipes que pueden, a su vez, explotar la invención como mejor les parezca”[36].

El actual Código Civil argentino[37] no se aparta en gran medida del anterior y, en virtud de una aplicación
subsidiaria de esta norma, cada condómino podría enajenar y gravar el bien en la medida de su parte
indivisa sin el consentimiento del resto. Sin embargo, solo será posible la disposición jurídica del bien
común con la conformidad de todos los condóminos.
De no ser posible el uso y goce en común por razones atinentes al bien común o por la oposición de
alguno de los condóminos, estos reunidos en asamblea deben decidir sobre su administración. La
resolución de la mayoría absoluta será de obligatorio cumplimiento para la comunidad y ante el empate,
debe decidir la suerte.

Por otra parte, queda claro que no habiendo pacto en contrario las ganancias del uso o de la explotación
se deben dividir proporcionalmente de acuerdo a la cuota de participación. Cada condómino debe pagar
los gastos de conservación y reparación y las mejoras necesarias y reembolsar al resto, también en
proporción a su cuota. A diferencia de lo que estableció el antiguo Código civil argentino, los condóminos
no podrán liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho[38].

Excepto que se haya convenido la indivisión, la acción para pedir la partición es imprescriptible. Los
condóminos solo pueden pactar suspender la partición por un plazo que no exceda de diez años. Y, por
supuesto, el uso o explotación individual no puede deteriorar el bien común u obstaculizar el ejercicio de
iguales facultades por los restantes condóminos.

5.2 Cuba

En Cuba, el Decreto-Ley 290 “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales”, de fecha 20 de
noviembre de 2011, también hace silencio sobre el uso y explotación de la patente en régimen de
cotitularidad, manteniendo la política de no pronunciarse sobre aquellas cuestiones más conflictivas del
tema. Por su parte, el artículo 161 del Código Civil cubano establece que la propiedad de un bien que no
está materialmente dividido puede pertenecer a varias personas, por cuotas o en común; y, dispone, en
el artículo 169, que “La copropiedad en común surge de la comunidad matrimonial de bienes y se regula
por las disposiciones del Código de Familia”.

Este cuerpo legal igualmente destaca por su parquedad y dedica solamente siete artículos a la
copropiedad por cuotas. La norma se limita a exigir, en los artículos 164 y 165, el acuerdo de la mayoría
para los actos de administración del bien común y la unanimidad para los actos de disposición y de
aquellos que excedan los propios de la administración. Está claro que la norma civil, cuando reguló la
copropiedad por cuotas, dio especial relevancia a la voluntad consensuada de las partes y condicionó el
oficio de la autoridad competente, solo en la ausencia de acuerdo. La intervención referida, por demás,
tampoco viene a resolver el problema porque fue instituida para autorizar; es decir, se insta a la autoridad
competente antes de realizar el acto.

Si se adopta el razonamiento que realiza Cabanellas del citado artículo 2700, se debe entender que todo
uso de la invención por parte de los copartícipes y la subsiguiente compensación económica deben ser
aprobados por mayoría, sin tener en cuenta la naturaleza inmaterial de la invención y la posibilidad de
ser explotada indistintamente y al mismo tiempo por varias personas.

Cierto es que el contenido del derecho concedido se limita al ius prohibendi, es decir, a la posibilidad de
los titulares de oponerse a determinados actos realizados por terceros sobre el objeto de la invención y,
por otra parte, también se puede afirmar que la patente no otorga un derecho de uso propiamente dicho
porque este derecho de uso, como señala Cabanellas, existe antes de la concesión de la patente o,
simplemente, puede estar limitado o prohibido por otras normas legales a pesar de la validez del derecho
otorgado por la legislación de propiedad industrial. De lo que se trata es de poder determinar, dentro de
la comunidad, si los cotitulares pueden usar individualmente la patente sin someterse al iusprohibendi del
resto de las personas que la integran.
Un sector de la doctrina cubana sostiene que la ausencia de un precepto explícito sobre el uso individual
del bien común por los copropietarios en el Código Civil cubano no debe entenderse en un sentido
restrictivo:[39]

La teoría moderna parte, por el contrario, del principio de que la cuota no representa ya el objeto del
derecho correspondiente a cada condómino, sino la razón o proporción, según la cual las utilidades o
cargas van a favor o a cargo de los partícipes. El derecho de cada uno se refiere y afecta a la cosa toda,
no solo a una fracción de la misma; cada uno tiene un derecho cualitativamente igual al de los demás,
puesto que cada uno es propietario y solo difieren cuantitativamente cuando resulte diversa la proporción
en que cada uno concurre.[40]

Este razonamiento puede ser aplicado a la patente conjunta en el sentido que lo hace la jurisprudencia
francesa. No obstante, como resultado del positivismo que caracteriza el ordenamiento jurídico cubano,
sería muy difícil defender la explotación de la invención por parte de los cotitulares sin el consentimiento
de la mayoría de los partícipes y, en su defecto, de la autoridad competente.

Teniendo en cuenta que la autorización de la mayoría se exige para todos los actos administrativos
indiscriminadamente, este proceder se extiende, además, a los actos de conservación y defensa. El
artículo 135.2 del referido Decreto Ley 290 se pronuncia, solamente, sobre la posibilidad de que: “Salvo
pacto en contrario, en el caso de la cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares puede
ejercer la acción contra una infracción”.

Ante la parquedad del Código Civil cubano y la regulación puntual del Decreto Ley 290, existe la duda y,
no cabe presumir, sobre la existencia de una facultad que permita a los partícipes accionar
individualmente sin el consentimiento de la mayoría de los copropietarios para actos tales como: el pago
de anualidades o de la concesión de la patente, para interponer recursos administrativos, la solicitud de
restablecimiento de derechos o la demanda ante el tribunal por la denegación de la solicitud,
reivindicación del derecho a la patente, oposición, entre otras. Acciones necesarias para asegurar la
vigencia de los derechos, las que estarían condicionadas por el acuerdo de la mayoría, a pesar de su
consecuente desventaja de tiempo.

Este esquema de actuación reduce las facultades individuales de cada cotitular y obvia no solo la
naturaleza de las invenciones, sino que deja de lado las particularidades de las transacciones en el
mercado y las situaciones de hecho que pueden dar lugar a una cotitularidad de patente que no siempre
presupone la existencia de una voluntad consensuada.

5.3 El caso particular de las licencias

Sin lugar a dudas, el otorgamiento de licencias es una forma usual de explotar la patente; pero implica,
generalmente, la incorporación de un tercero a la explotación. La idea de que esta incorporación puede
comprometer el monopolio exclusivo que otorga la patente, es la justificación esencial que se esgrime
para exigir la autorización de los cotitulares.

¿Puede el comunero otorgar una licencia a terceros sin autorización del resto de los partícipes? o ¿la
concesión de dicha licencia debe estar sujeta a ciertas condiciones o limitaciones? Este es uno de los
temas más debatidos por la doctrina que se ha erigido como fuente de inagotables debates y de
posiciones extremas.

Cabe mencionar, de manera ilustrativa, el artículo L. 613-29, letra c) de la Ley No. 92-597 de 1 de julio de
1992 Código de Propiedad Intelectual de Francia (CPI), como enmienda de la Ley No. 96-1106 de 18 de
diciembre de 1996, cuya posición extrema dispone que cuando un cotitular concede a un tercero una
licencia no exclusiva para su propio beneficio, al mismo tiempo debe entregar una compensación
equitativa a los demás copropietarios que no explotan personalmente la invención o que no hayan
concedido una licencia. El proyecto de acuerdo de licencia deberá notificarse a los demás copropietarios
acompañados de una oferta para la transferencia de las acciones a un precio determinado. En el término
de tres meses, contados a partir de la notificación, cualquiera de los cotitulares podrá oponerse a la
licencia a condición de que adquiera las cuotas de los copropietarios que deseen conceder la licencia. A
falta de acuerdo, en el plazo establecido, el precio o la indemnización se fijarán por el Tribunal de
Primera Instancia.

Al respecto la Secretaría del Comité de Patente de la OMPI ha señalado que tan compleja normativa no
acelera necesariamente la concesión de licencias. En el estudio realizado por este Organismo
internacional se señala que algunas instituciones públicas francesas, para lograr una mejor gestión de la
propiedad intelectual, designan solo a una de las partes como la encargada de gestionar la concesión de
licencias, solución que también es difícil de alcanzar porque las instituciones pueden ser reacias a dar
facultades tan amplias a su contraparte. La secretaría del Comité de Patente de la OMPI considera que
en los Estados Unidos de América el hecho de que, por defecto, cada cotitular pueda explotar, libremente
y por sus propios medios, una invención conjunta favorece que las partes, especialmente las empresas,
lleguen a un acuerdo con normas claras[41].

Lépinette asegura que la concesión de licencia es un acto administrativo indubitado y que al endurecer
los requisitos para que la tecnología sea licenciada se perjudica la competencia, pues se ponen
obstáculos a la explotación de dicha tecnología, con lo que se atenta contra los principios subyacentes a
la categoría de bienes inmateriales[42].

En el ordenamiento jurídico cubano, el otorgamiento de licencia califica como un acto de administración

que solo exige el consentimiento de la mayoría. No obstante, al igual que en sede de bienes materiales,
todo acto administrativo que traspase los límites que puedan considerarse administración solo puede
adoptarse con el consentimiento unánime de los partícipes, es decir, se estaría ante un acto de
administración cualificado.

Una licencia exclusiva es un acto cualificado de administración porque requiere que el resto de los
comuneros se inhiban de explotar la invención[43]. Sin embargo, no posee la misma claridad el tema de
las licencias simples o no exclusivas, forma usual de explotar la patente que no afecta, en principio, el
derecho de uso del resto de los partícipes.

Los argumentos a favor de restringir el otorgamiento de las licencias, sin distinguir entre simples o
exclusivas, se sostienen sobre el perjuicio que puede acarrear para los cotitulares la disminución del
monopolio con el aumento de los involucrados en la explotación de la invención. Se aduce la necesidad
de prever la incorporación de terceros con condiciones distintas a las previstas al momento de concebir
el condominio o las implicaciones para accionar, en el caso de infracción, cuando cualquiera de los
cotitulares puedan convalidar los actos imputados con la concesión de una licencia, por supuesto, nunca
retroactiva, al menos en el sistema jurídico romano-francés[44].
En este sentido, frecuentemente se trae a colación, por los diferentes autores consultados, el criterio de
algunos expertos canadienses. Ellos defienden que toda incorporación de terceros a la explotación de la
patente puede provocar la dilución del monopolio. Este supuesto puede comprender la concesión de
licencia, la cesión total de la participación a más de una persona o la cesión parcial de la participación del
cotitular. No tan claro está el tema de la explotación individual por el cotitular sin autorización del resto de
los partícipes que parece ser, generalmente, aceptada, sobre todo por los territorios donde rige el
CommonLaw, no tan así por el territorio de Quebec donde aplican las normas del Código Civil.[45]

No obstante, ¿la notificación previa y la posibilidad de accionar ante el abuso de derechos no serían
suficientes para regular coherentemente la concesión de licencias simples, sin necesidad de la
autorización del resto de los cotitulares?[46]

El derecho de los cotitulares de percibir una parte de lo que se pague por la concesión de una licencia
sobre el bien común, proporcional al valor de su cuota, estará sujeto a la obligación de los cotitulares de
pedir o no autorización para otorgar dicha licencia. Autorización obligatoria y justificada en el caso de las
licencias exclusivas.

Lépinette plantea que el pago al resto de los comuneros por el uso individual de la invención objeto de
patente depende de las circunstancias del caso: si una vez notificados los copartícipes ellos se inhiben
de explotar la invención, sin que estuvieran concediendo una licencia exclusiva, se debe pagar una
compensación económica, ya que su renuncia a explotar –directa o indirectamente– la patente los puede
conducir a sufrir minusvalías –actuales o potenciales– que parece justo compensar. A partir de lo que –
salvo en la existencia de un pacto expreso que manifieste lo contrario– los copartícipes también deberán
participar en la subsanación de las pérdidas de dicha explotación. En el caso que los comuneros
manifestaran su interés de utilizar también la invención, no tendrán derecho a compensación alguna, ni
participarán tampoco en las pérdidas[47].

Sin embargo, ¿es justo compensar al resto de los partícipes por el otorgamiento de una licencia simple,
en la que no invirtieron esfuerzo y que objetivamente no restringe su derecho individual de uso? En todo
caso se trata de alcanzar un equilibrio entre los derechos individuales de cada partícipe, el
funcionamiento de la comunidad y la naturaleza del bien común.

La actiocommuni dividendo, está regulada con carácter imprescriptible en el Código Civil cubano. En el
caso de la patente de invención, en la que es imposible proceder a su división física –al tratarse de un
bien inmaterial– o distribuir las reivindicaciones entre los partícipes, se debe proceder a enajenar la
invención y a distribuir el importe de la venta, siempre que no sea posible lograr que la pluralidad de
titulares convengan en permutarlo por otro o no consientan en su adjudicación a favor de uno de los
comuneros, con la consecuente indemnización a los demás[48].

A diferencia del Código Civil argentino que autoriza la posibilidad de pactar la indivisión por un plazo no
mayor de 10 años, la norma cubana no se pronuncia al respecto. Cierto es que no prohíbe de manera
explícita el pacto de indivisión ni el establecimiento de prohibiciones convencionales perpetuas de
disponer; por ende hay quien mantiene que podría admitirse como un ejercicio de la voluntad de las
partes[49]. Sin embargo, el pacto de indivisión es regulado expresamente en aquellos ordenamientos
donde se reconoce, por tanto, también se puede defender la idea de que el Código Civil cubano no las
admite y que la intención del legislador queda clara en el artículo 166.1 cuando dispone que: “Ningún
copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno puede pedir en cualquier tiempo
que se divida el bien común”.
6. Conclusiones

La realidad se impone, la solución más equilibrada para la explotación de la patente conjunta es la que
defiende que, ante la ausencia de acuerdo entre las partes, cada uno de los partícipes puede explotar la
invención sin la autorización de la mayoría, siempre que se realice una notificación previa al resto de los
titulares de la patente común, como lo exige el principio de la buena fe en el ejercicio de los derechos.

Sobre este supuesto, cada uno de los cotitulares podría explotar directamente la invención[50]y otorgar
licencias simples sin necesidad de solicitar autorización al resto de los partícipes, excepto en el caso de
las licencias exclusivas que por su naturaleza sí deben estar sujetas al consenso de todos.

Contrario a lo expuesto por Lepinette, si se parte de que el uso individual a cargo de uno de los
partícipes solo es el ejercicio legítimo del derecho de uso individual que le corresponde entonces no
debe generar, en los demás copropietarios, el derecho a participar en los beneficios de esta explotación
ni en las correspondientes pérdidas. Salvo si se hubiere establecido pacto en contrario, el comunero que
explote la invención individualmente no está obligado a pagar al resto de los cotitulares, excepto en el
caso de las licencias exclusivas.

La facultad de uso individual sin el consentimiento del resto de los partícipes encontraría su límite en la
teoría que prohíbe el abuso de derecho. El ejercicio de potestades legítimas puede tornarse en ilícito “si
los propósitos verdaderos y útiles que deben fundar la conducta del titular son sustituidos por otros
conscientemente lesivos al derecho ajeno sin verdadera utilidad”[51].

Es innegable que la aplicación supletoria del Código Civil trae inconvenientes importantes,
esencialmente, porque exige el consentimiento de la mayoría de los copropietarios para todos los actos
de administración del bien común. Ante la ausencia de la voluntad de las partes, la exigencia de acuerdo
mayoritario puede poner en peligro la solicitud, explotación o vigencia de la patente.

Piénsese, por ejemplo, en la complejidad de los trámites asociados a la muerte de uno de los partícipes y
que el incumplimiento del pago o la no repuesta de un requerimiento en el término establecido se
entiende, por parte de las oficina de patentes, como el abandono de la solicitud o de la patente, cuyos
efectos se asimilan a una renuncia de los derechos por parte de la comunidad. Y, si queremos ir al
extremo, el principio mayoritario, aplicado a la explotación de la patente, podría favorecer la creación de
obstáculos entre cotitulares en desacuerdo; pudiendo, incluso, fundamentarse por parte de un tercero la
solicitud de una licencia obligatoria, por ejemplo: ante la falta o insuficiencia de explotación, en aquellas
legislación que así lo permiten.

Las normas de propiedad industrial sobre la patente en régimen de cotitularidad deben ser claras y
completas en su regulación, de manera que permitan identificar, correctamente, los derechos de los
partícipes. En principio, estas normas deben referirse, expresamente, a siete aspectos fundamentales:

-La supremacía de la autonomía de la voluntad para regular el ejercicio de los derechos sobre la patente
de invención en régimen de cotitularidad y el carácter supletorio de la ley.

-La presunción de igualdad de participación, ante la ausencia de pacto en contrario.

-El consenso para los actos de disposición sobre la totalidad del bien común.

-El derecho de los partícipes a disponer de su cuota sin el consentimiento del resto de los condóminos.

-El derecho de los partícipes de explotar individualmente la invención, incluyendo la posibilidad de

otorgar licencias simples; condicionándolo, únicamente, a la obligación de notificar al resto de los
comuneros.

-La concesión de licencia exclusiva por parte de los cotitulares, condicionándola siempre al
consentimiento de todos los partícipes.

-El derecho de los cotitulares a realizar, individualmente, acciones de conservación y defensa exigiendo,
únicamente, la notificación de los actos realizados y el correspondiente reembolso según la cuota de
participación.

-La obligación de los comuneros de usar o explotar el bien común según su naturaleza y de no
obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos

No pretendemos ser absolutos, ni agotar el tema en cada uno de los análisis propuestos, por el contrario,
lo que resulta verdaderamente interesante y apasiona de la patente en régimen de cotitularidad es la
posibilidad de suscitar el debate y explorar posibles soluciones que implican realidades y contextos
diferentes. Quedan pendientes otros muchos temas que inciden en la gestión de la patente conjunta,
como la determinación de la jurisdicción y la ley aplicable en caso de conflictos, las garantías, la patente
dentro del matrimonio, las mejoras y perfeccionamientos, la comunidad sobre la invención antes de que
se presente la solicitud, la reivindicación del derecho a la patente, en fin, todo un universo de
posibilidades que inciden hoy en la explotación de la patente conjunta.

La invención sobre la que se solicita hoy protección no es la misma de hace 20 años cuando nació el
ADPIC, y el contexto que rodea su consecución ha cambiado. Es deber primero del Derecho adecuarse
a las transformaciones sociales para no ser letra muerta en las normas jurídicas o, peor, un estorbo para
el cabal ejercicio de las facultades que otorga.

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8.Ley No. 1289, de fecha 29 de diciembre de 1987, Código de Familia de la República de Cuba.
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6.Ley No. 92-597, de 1 de julio de 1992, Código de Propiedad Intelectual de Francia (CPI), surge como
enmienda de la Ley No. 96-1106 de 18 de diciembre de 1996. Disponible en:
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=322949
7.Ley 11/1986 de Patentes de España, de fecha 20 de marzo, BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986.
Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/1986/03/26/pdfs/A11188-11208.pdf
8.Ley de la Propiedad Industrial de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio
de 1991, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf
9.Ley 24.481, Ley de Patentes de Argentina, modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96.
Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=224695
10.Ley de Patentes de Alemania, Patent Act as amended by the Act on Improvement of Enforcement of
Intellectual Property Rights of 31 July 2009. Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?
file_id=238776
11.Ley No. 92-597, de 1 de julio de 1992, Código de Propiedad Intelectual de Francia (CPI), surge como
enmienda de la Ley No. 96-1106 de 18 de diciembre de 1996. Disponible en:
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=322949
12.Ley de Patentes de Japón, Patent Act (Act No. 121 of April 13, 1959, as amended up to Act No. 63 of
2011).
Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=299486
13.Patent Act. U.S. Code, Title 35, Part II, Chapter 11, § 116 – Inventors. Disponible en
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/116
14.Ley de Patentes del Reino Unido, ThePatentsAct 1977 (as amended). Disponible en:
http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf
15.Real Decreto, de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil español, última
actualización publicada el 14 de noviembre de 2012. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?
id=BOE-A-1889-4763
16.Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), de 19 junio de 1970, última versión 3 de
octubre de 2001.
Disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/
17.Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), de fecha 2 de junio de 2000. Disponible en
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288997

Fallos
1.Burroughs Wellcome Co. v Barr Lab., Inc., 40 F . 3d 1223-1228. (E.U.A)
2.Ethicon v. United States Surgical Corporation, 135 F . 3d en 1460, (E.U.A). Disponible en: J:35 F.3d
1456.htm
3.Hybritech, Inc. v Anticuerpos Monoclonales, Inc., 802 F . 2d 1367, 1376. (E.U.A)
4.Forget v. Specialt Tools of Canada Inc., 1995 812, (BC CA). Sentencia del Tribunal de Apelación de la
Columbia Británica, de 27 de julio de 1995, Canadian PatentReporter, noviembre de 1995.
5.Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser [2004], 1 S.C.R. 34.
Disponible en: http://www.ariplex.com/percyschmeiser/Appeal%20Decision.pdf
6.Camuyrano, Cecilia Ida c. La Orquídea Shop Argentina S.A.” CNCiv y ComFed, Sala II, de fecha
19/9/2010, (Argentina).
Disponible en: http://www.inpi.gob.ar/pdf/camuyrano_ar.pdf

Sitios web consultados

1.Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Se puede acceder a través de la página: http://www.uncitral.org/uncitral/es/index.html
2.ComisiónEuropea, FET FLAGSHIP INITIATIVES. Se puede acceder a través de la página:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet/flagship/home_en.html
3.Conferencia de La Haya. Se puede acceder a través de la página: http://www.hcch.net/index_es.php
4.Comics. Dilbert. Se puede acceder a través de la página: http://dilbert.com/strips/comic/2005-11-13
5.EcuRed. Se puede acceder a través de la página: http://www.ecured.cu
6.El País, Mil Millones de Euro para investigar el Grafeno, 1ro. de enero de 2013. Se puede acceder a
través de la página:
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/01/28/actualidad/1359371455_695867.html
7.Gaceta Oficial de la República de Cuba. Se puede acceder a través de la página:
http://www.gacetaoficial.cu
8. La Sociedad Max Planck. Se puede acceder a través de la página: http://www.mpg.de/en
9.Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Se puede acceder a través de la página:
http://www.citma.cu
10.Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Se puede acceder a través de la página:
http://www.ocpi.cu
11.Oficina Nacional de Estadística e Información, Anuario Estadístico de Cuba 2013, Edición 2013.
Se puede acceder a través de la página: http://www.one.cu/aec2012.htm
12.OMPI. Se puede acceder a través de la página: http://www.wipo.int/portal/en/index.html
13.Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Se puede acceder a través de la página:
http://www.tsp.cu/
14.USPTO. Se puede acceder a través de la página:
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html

(*) Licenciada en Derecho, por la Universidad de La Habana, Cuba. Maestría Regional de Propiedad
Intelectual. OMPI, Universidad Austral y el INPI de Argentina. (Pendiente la emisión del título). Jefe del
Departamento de Asesoría Jurídica y Relaciones Internacionales (Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial)
[1] Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el
Derecho Privado, op. cit, pp. 11-12.
[2] Se aprovecha el estudio que en su momento realizaron diferentes autores, especialmente, las
publicaciones deHermenegildo BaylosCorroza, Tomás Lépinette Vázquez, Orlando Rivero Valdés,
Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Gustavo Schötz. Los enfoques y razonamientos de estos autores
nos acompañan en cada uno de los análisis, aportando, no solo los fundamentos teóricos necesarios
para abordar, específicamente, la cotitularidad de la patente de invención, sino la riqueza de su
experiencia, actual y práctica, en el ejercicio de sus profesiones.
[3] El término de propiedad intelectual comprende a las modalidades de propiedad industrial y a las
modalidades que pertenecen al Derecho de Autor.
[4] Cfr. AgustínLage Dávila, La economía del conocimiento y el socialismo, Editorial Academia, Cuba 213,
pp. 22-26.
[5]Cfr. PedroRofre, Evolución e importancia de la propiedad intelectual, Selección de lecturas de
propiedad industrial, Tomo I, Editorial Félix Varela, La Habana, 2003, pp. 18 y 19. Véase, además,
Lépinette Vázquez, op. cit., pp. 42-48.
[6]Cfr.AlbertoBERCOVITZ, Historia y Teoría de la protección de la propiedad industrial y su importancia
para el desarrollo económico, Selección de lecturas de propiedad industrial, Tomo I, Editorial Félix Varela,
La Habana, 2003, p. 39.
[7]El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se firmó en 1883 y ha sido revisado
en varias ocasiones: en Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo 1967.
[8]Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech – por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio, (OMC) – concertado el 15 de abril de 1994, y en vigor desde el 1 ro de enero de 1995. El
Acuerdo sobre los ADPIC es obligatorio para todos los Miembros de la OMC.
[9] Arts. 27 y 29 de los ADPIC.
[10]Arts. L.613-29, L.623-30, L.613-31, L.613-32 de la Ley No. 92-597, de 1 de julio de 1992, Código de
Propiedad Intelectual de Francia (CPI), surge como enmienda de la Ley No. 96-1106 de 18 de diciembre
de 1996, en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=322949, (acceso el 26/5/2014). El artículo
L.613-30 establece expresamente que: “Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi
que les articles 883 et suivants du code civil nesontpasapplicables à la copropriétéd'une demande de
brevetoud'unbrevet”.
[11] Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes, BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986, en:
http://www.boe.es/boe/dias/1986/03/26/pdfs/A11188-11208.pdf, (acceso el 26/5/2014).
[12]Cfr.TomásLÉPINETTE VÁZQUEZ, La cotitularidad de los bienes inmateriales, Tirant Lo Blanch,
Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Valencia, 1996, p. 84.
[13]Cfr.Lépinette Vázquez, op. cit., pp. 72-74. El autor toma como base para su análisis la jurisprudencia
norteamericana y alemana.
[14]Ibidem., p. 77.
[15] Cfr. John M. Neclerio y UrmikaDevi, Propiedad conjunta de patentes, derechos de autor y secretos
comerciales en los Estados Unidos, 15 de julio de 2011, pp. 2 y 3, en http:
//www.duanemorris.com/articles/static/joint_ip_memo_neclerio.pdf‎, (acceso el 12/6/2014). Véase,
además, Ethicon v. UnitedStatesSurgicalCorporation, 135 F . 3d en 1460, y el 35 USC 116:
35 USC 116
(a) Joint Inventions. — When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for
patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may
apply for a patent jointly even though
(1) they did not physically work together or at the same time,
(2) each did not make the same type or amount of contribution, or
(3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.
[16]Cfr.Ethicon v. UnitedStatesSurgicalCorporation, 135 F . 3d en 1460, § 11.Trae a colación el fallo
Hybritech, Inc. v Anticuerpos Monoclonales, Inc., 802 F . 2d 1367, 1376 en el que se sostuvo que la
concepción es la formación en la mente del inventor, de una idea definida y permanente de la
invencióncompleta y operativa que más adelante será llevada a la práctica. Cita, además, el fallo
BurroughsWellcome Co. v BarrLab., Inc., 40 F . 3d 1223-1228.
[17]Cfr. Neclerio y Devi, op. cit., p. 3. Véanse, además, las consideraciones del tribunal sobre la regla de
la razón y la corroboración del testimonio del supuesto coinventor en Ethicon v.
UnitedStatesSurgicalCorporation, 135 F . 3d en 1460, § 43 y 44.
[18]Cfr. Neclerio y Devi, op. cit., p. 3. Citan, además, el fallo BurroughsWellcome Co. v BarrLab., Inc., 40
F . 3d 1223-1228. Véase, además, artículo 27 del Decreto-Ley 68 “De Invenciones, Descubrimientos
Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”, puesto en vigor por la Gaceta
Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, No. 10, sábado 14 de mayo de 1983. pp. 81-96.
[19] Alianzas de Investigación y Desarrollo, algunos autores y autoridades en la materia prefieren
referirse a I+D+i, es decir, Alianzas de Investigación, Desarrollo e Innovación.
[20] Cfr. Lépinette Vázquez, op. cit., pp. 231- 232.
[21]Josh LERNER y Eric Lin, op. cit., p. 30. Apuntan, además, que:
En los últimos dos decenios, se ha registrado una verdadera explosión del número de patentes
concedidas en relación con una amplia gama de tecnologías, y un ostensible aumento del volumen de
litigios de patentes (...) El intercambio de conocimiento en el marco de organismos, tales como
consorcios de patentes, alianzas y organismos de normalización, que permiten que los titulares de
propiedad intelectual compartan los derechos de patentes entre ellos y con terceros, constituye una
posibilidad que se ofrece a las empresas para salvar el problema que plantean las marañas de patentes.
p. 30.
[22]Cfr.HeleneDelerue, y AlbertLejeune, El impacto de los factores contextuales en las patentes
conjuntas, Universidad de Québec, Canadá, § 2, 3 y 62 en K:IMPACTO DE LOS FACTORES
CONTEXTUALES EN LAS PATENTES CONJUNTAS.htm, (acceso el 22/9/2014).
[23]Cfr.Delerue y Lejeune, op. cit., § 11 y 12.
[24] Véase, OMPI, Intercambiar Valor Negociación de Acuerdos de Licencia de Tecnología, Manual de
Capacitación, Publicación de la OMPI No. 906(S), Septiembre 2010, p. 21. El Manual ofrece pautas para
consecución de contratos de licencias de tecnologías que pueden servir de guía para la concertación de
un acuerdo de cotitularidad, salvando las diferencias. El Decreto-Ley 304 “De la contratación económica”,
de fecha 1ro. de noviembre de 2012, puede ser aplicado, supletoriamente, en virtud de la Disposición
Final Cuarta.
[25]Cfr. OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Patente, Decimoctava Sesión, Ginebra, 21 a 25
de mayo de 2012, Patentes y Transferencia de Tecnología: Ejemplos y Experiencias, SCP/18/8, 25 de
abril de 2012, p. 7, en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_19/scp_19_ref_scp_18_8.pdf.
(acceso el 28/2/2014), pp. 7-11. Véase, además, en el marco de AIPPI, la Resolución Q194 adoptada por
el Comité Ejecutivo de Singapur, “El impacto de la comunidad de derechos en la explotación de derechos
de propiedad intelectual”, 2007 y, en particular, la versión adoptada en Buenos Aires, el 14 de octubre
2009, Resolución Cuestión Q194BA, “El impacto de la cotitularidad de los derechos de propiedad
industrial e intelectual en su explotación”, en
https://www.aippi.org/download/commitees/194/SR194Spanish.pdf, y en
http://www.aippi.es/pdf/resoluciones-congresos/resoluciones-congreso-q194.pdf, (acceso el 3/3/2014).
[26] OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Patente, op. cit., pp.7-8.
[27] “19 de octubre de 2013 Alemania: La Ley relativa a las Modificaciones de la Ley de Patentes y Otras
Leyes de Propiedad Industrial fue promulgada por la Presidenta de la República Federal en el Boletín
Oficial el 24 de octubre de 2013 y entró en vigor en su totalidad el 1 de abril de 2014” . Tomado del sitio
de la OMPI. Se puede consultar en: http://www.wipo.int/wipolex/es/news/(10/6/2014).
[28]Lépinette Vázquez, op. cit., p. 283.
[29] Hermenegildo BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad
Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal, Tomo II,
Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1978, p. 415.
[30]Cfr.OrlandoRIVERO VALDÉS, Temas de Derechos Reales, Editorial Félix Varela, 2005, p. 65. Véase,
además, Vicente RAPA ÁLVAREZ,Propiedad y otros derechos sobre bienes,Editorial Félix Varela, La
Habana, 1999, pp. 63 y 65.
[31] Leonardo B. Pérez Gallardo, Código Civil de la República de Cuba, Ley No. 59 de 16 de julio de
1987, Anotado y Concordado, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2011, p. 171. El autor cita la
Sentencia No. 183 de 28 febrero de 2001 del Tribunal Supremo Popular, Sala de lo Civil y Administrativo,
Único Considerando, Ponente Díaz Tenreiro.
[32] Ver artículos 15, 16 y 62 de la Ley de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad No. 24.481
modificada por la Ley No. 24.572 (T.O. 1996) y los artículos 12 y 15 de su Reglamento.
[33] Véase artículo 2.700 del antiguo Código Civil argentino: “No conviniendo alguno de los condóminos
en cualquiera de estos expedientes, ni usando del derecho de pedir la división de la cosa, prevalecerá la
decisión de la mayoría, y en tal caso dispondrá el modo de administrarla, nombrará y quitará los
administradores”.
[34]CfrGuillermo,Cabanellas de las Cuevas, Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en
el Derecho Privado, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 1994, pp. 213-214.
[35]Gustavo, Schötz, La cotitularidad marcaria y las medidas cautelares internacionales sobre derechos
de propiedad intelectual. Una comedia a la italiana con final francés, Comentario al fallo de Estrada,
Martina, M. s/ Medidas Cautelares, Publicado en la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual,
22 de julio de 2013, Cita: IJ-LXVII-763, p. 7. El autor soporta su afirmación con el fallo “Camuyrano,
Cecilia Ida c. La Orquídea Shop Argentina S.A.” CNCiv y ComFed, Sala II, 19/9/2010 “…donde se ratificó
la posibilidad que tiene un condómino de hacer uso o explotar independientemente la marca y de
enajenar su parte indivisa”, cita 63. La sentencia puede consultarse en:
http://www.inpi.gob.ar/pdf/camuyrano_ar.pdf, (17/6/2014).
[36] Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, op. cit., p. 214-216. Según datos del propio autor, el fallo
referido es del Tribunal de Rouen del 11 de agosto de 1897, esta posición fue sostenida más
recientemente en un fallo del Tribunal de Lyon del 2/XII/1964.
[37] Ver artículos del 1983 al 2003 del actual Código Civil argentino.
[38] El antiguo Código Civil argentino dispone en el art.2685: “Todo condómino puede obligar a los
copropietarios en proporción de sus partes a los gastos de conservación o reparación de la cosa común;
pero puede librarse de esta obligación por el abandono de su derecho de propiedad”. Por su parte, El
art. 395, regla 2ª del Código Civil español, establece que: “Todo copropietario tendrá derecho para
obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. Solo podrá
eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio”.
[39] Cfr. Rivero Valdés, Temas de Derechos Reales, Editorial Félix Varela, 2005, p. 58.
[40]Aguilera Clavijo, Fausto, El nuevo Código Civil de Cuba: Recuento y Reflexiones, Revista Cubana de
Derecho, No. 4, diciembre, 1991, p 42. En el texto Aguilera cita a Roberto de Ruggiero.
[41]Cfr. OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Patente, Patentes y Transferencia de
Tecnología: Ejemplos y Experiencias, op. cit., p. 9 y 12, § 40. Véase, además, LÉPINETTE VÁZQUEZ,
op. cit., p. 307.
[42] Cfr. LÉPINETTE VÁZQUEZ, op. cit., p. 287.
[43] El artículo 165 del Código Civil cubano exige la conformidad de todos los partícipes para aquellos
actos de disposición o que excedan los propios de administración, tal como sucede en presencia de una
licencia exclusiva, ya sea otorgada a uno de los cotitulares o a un tercero. En defecto del consentimiento
unánime de los cotitulares, la autoridad competente puede –a solicitud de los que representen la mitad o
más del valor del bien– disponer la realización de tales actos cuando ello redunde en el beneficio para
todos.
[44] Cfr. Cabanellas de las Cuevas, op. cit., p. 218.
[45]Cfr. Francois PAINCHAUD, Louis-Pierre GRAVELLE, PanagiotaKOUTSOGIANNIS, Christian DANIS
and Marie-ÈveCÔTÉ, Leger ROBIC RICHARD, INTERNATIONAL MERGERS & ACQUISITIONS: THE
CANADIAN PERSPECTIVE, pp. 12-17, se puedeconsultaren: http://www.robic.ca/admin/pdf/656/277-
FP.pdf, (acceso 23/10/2014). Véase, comentarios de LEPINETTE VÁZQUEZ, op. cit., p. 306, y la
respuesta a la Cuestión Q194 del Grupo de Canadá en:
https://www.aippi.org/download/commitees/194/GR194canada.pdf, (acceso el 23/10/2014).
[46]Cfr. Lépinette Vázquez, op. cit., p. 307, § 1.
[47] Cfr. Lépinette Vázquez, op. cit., p. 307 y ss.
[48] Ver artículos 124 y 166 del Código Civil cubano.
[49]Cfr. Rivero Valdés, op. cit., p. 61.
[50] Expertos –como parte de la explotación individual de la patente – incluyen, además, la
subcontratación, en particular cuando el cotitular de la patente y el subcontratista o proveedor externo
hayan alcanzado un acuerdo que implique el control y la supervisión, por parte del cotitular, de la
actividad del subcontratista o proveedor externo y la entrega al cotitular de todos los productos
manufacturados. Cfr. AIPPI, Resolución Cuestión Q194BA,El impacto de los derechos de propiedad
industrial e intelectual, Ob. cit., p.3.
[51]Rivero Valdés, op. cit., p. 73. El Código Civil cubano exige que el ejercicio de los derechos tenga
lugar de acuerdo con su contenido social y finalidad, y determina su ilicitud cuando el fin perseguido sea
causar daño a otro, contrario a su destino socioeconómico o de manera irracional (arts. 4, 129 y 132 del
Código Civil cubano).
Citar: elDial DC2060
Publicado el: 12/14/2015
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