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Objetivos de enseñanza:
2. describir las principales etapas del procedimiento para presentar una solicitud de patente;
8. hallar los procedimientos vigentes en varios países para solicitar una patente e informarse
sobre qué tipo de exámenes se llevan a cabo; y
En el Módulo 1 se ha aprendido que una patente es el derecho territorial que concede el Estado al
titular para oponerse, por un período de tiempo limitado, a que otros exploten comercialmente la
invención en dicho Estado, a cambio de su divulgación, de manera tal que otras personas puedan
beneficiarse de la invención. Esto significa que las patentes recompensan al titular del derecho
otorgándole un derecho territorial sobre una invención que se reivindica como una contribución
para el desarrollo del conocimiento tecnológico humano compartido entre el público. En otras
palabras, el derecho de patente no debería concederse sobre conocimientos que ya se
encuentran en el dominio público, o que pertenecen a otra persona. Solo debe abarcar esferas
que sean realmente novedosas, y que no habrían existido sin una contribución inventiva
significativa por parte del inventor.
En este módulo describiremos brevemente los requisitos formales de la protección por patente, las
principales etapas del procedimiento para presentar una solicitud de patente y las partes más
importantes de esta.
1. Solicitudes de patente
Durante siglos, en muchos países, los derechos de patente han surgido como resultado de una
decisión positiva del Estado de conceder una patente. Para poder tomar esta decisión, los países
han venido realizando ciertos tipos de exámenes y comprobando que las solicitudes de protección
de patentes sean válidas y legítimas. Cabe destacar que existen varios principios de derecho y
principios basados en la legislación positiva que se aplican a las solicitudes de patente antes de
concederlas.
En primer lugar, para ser susceptible de protección por medio de una patente, la invención debe
comprender una “materia patentable”. En segundo lugar, no todos los productos nuevos o los
resultados de una investigación reúnen automáticamente las condiciones para ser considerados
como una “invención”. El primer tratado internacional en el que se definieron tales requisitos es el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). El Acuerdo sobre los ADPIC establece un conjunto mínimo
de normas que los países deberían considerar al administrar y proteger la propiedad intelectual
(PI). En el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se define la “materia patentable”. Sin embargo,
antes de la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC, en casi todas las legislaciones nacionales de
patentes existían principios y exámenes de patentabilidad comunes que se habían venido
aplicando de alguna forma al Derecho de patentes durante siglos, con el fin de limitar las patentes
a aquellas invenciones que tengan la capacidad de aportar un beneficio tangible para la sociedad.
A raíz de ello, no todas las “invenciones” son patentables.
Para ser susceptible de protección por patente, el objeto de la invención debe entrar dentro del
ámbito de una materia patentable. Aquello que constituye materia patentable se establece por ley
y generalmente se define a partir de excepciones a la patentabilidad; la regla general es que las
invenciones en todos los campos de la tecnología serán susceptibles de protección por patente.
Si bien el objeto de las leyes de patentes es sentar los principios más que prescribir medidas para
cada caso concreto, los avances tecnológicos, por ejemplo, no cesan de abrir nuevas sendas a
muchos tipos de invenciones que apenas podían concebirse años atrás, cuando se promulgaron
dichas leyes.
Los países pueden determinar libremente lo que es una invención, dado que el Acuerdo sobre los
ADPIC no ofrece una definición al respecto, y también pueden excluir libremente ciertos tipos de
invenciones de la protección por patente. Los ejemplos más comunes que se incluyen en las
legislaciones nacionales son:
Además, el artículo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC especifica también que los Miembros
podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al
orden público o la moralidad.
Por ejemplo, un país podría decidir no conceder la protección por patente a una invención que
consistiera en un nuevo método para eliminar el oxígeno del medio ambiente que se hubiera
concebido para un uso determinado, fuese novedoso, entrañase una actividad inventiva y fuese
útil conforme a su Derecho de patentes. Tal vez existiera la preocupación, desde el punto de vista
normativo, de que ciertas invenciones, como, por ejemplo, los productos muy peligrosos (para la
humanidad), podrían ser contrarias al “orden público”. En estos casos, los legisladores podrían
entender que ciertas consideraciones de política pública subyacentes a la exclusión de tales
invenciones de la materia patentable podrían sobrepasar los beneficios de concederles protección.
1.2 Patentabilidad
Con respecto a la patentabilidad de las invenciones (artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC),
el Derecho de patentes de la mayoría de países establece tres condiciones fundamentales para
determinar si una invención reivindicada es susceptible de protección por patente. Estas
condiciones se abordarán de manera detallada en un módulo posterior. En pocas palabras, el
Acuerdo sobre los ADPIC prevé que una invención debe tener las siguientes características:
b) Entrañar una actividad inventiva (“no ser evidente”): La actividad inventiva mide el grado en
que una invención es distinta del total de conocimientos previos, así como el grado en que
no podría haber sido prevista sobre la base de dichos conocimientos. En el momento en
que se concibió la invención, ¿por qué no resultaba evidente para personas con
capacidades razonables en el campo técnico en cuestión?
El nivel de actividad inventiva necesario para que una invención sea patentable puede
estar en función de la aplicación de la invención a un ámbito específico. En algunos casos,
la parte inventiva de la invención (la que hace que sea patentable) es la mera identificación
del problema, aunque la solución resulte evidente una vez que este se ha detectado.
1
Si desea aprender más sobre cómo buscar documentos pertinentes para evaluar la novedad de una
solicitud de patente, visite el sitio web de la Academia de la OMPI y realice el curso sobre búsqueda de
información sobre patentes.
Además, la mayoría de los países exigen que la divulgación de la invención que se realiza
mediante la solicitud de patente cumpla determinadas condiciones. A continuación se ofrece una
breve descripción de los requisitos que debe reunir la divulgación de la información técnica.
Los derechos de patente se conceden a los titulares con el fin de fomentar la investigación, el
desarrollo y la innovación en el ámbito de la tecnología. A tal fin, la información técnica sobre la
invención debe divulgarse y difundirse a otros inventores, investigadores e ingenieros. Esta
divulgación de la información técnica, que consiste en una descripción del procedimiento para
llevar a la práctica la nueva tecnología, debe realizarse ante la correspondiente oficina de
patentes, como parte de la solicitud de patente. Cuando se concede la patente, su contenido
técnico e información de otra índole se pone a disposición del público. En muchos países, el
contenido de una solicitud de patente también se publica a los 18 meses de la presentación de la
solicitud. Cada vez es más frecuente que se incorpore en las bases de datos públicas toda la
información sobre las solicitudes depositadas, las patentes concedidas y la situación jurídica de
las solicitudes y las patentes, siendo ahora posible acceder directamente a la mayor parte de esa
información a través de Internet. 2
PAE 1: ¿Podría proporcionar dos ejemplos del tipo de materias que generalmente no son
patentables? ¿Cuál es el tratado internacional que ha servido como fuente de orientación
en relación con la cuestión de la materia patentable?
2
Por ejemplo:
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.wipo.int/patentscope/es/
http://patft.uspto.gov/
La solicitud de patente por lo general consta de un petitorio, una descripción, una o más
reivindicaciones, un resumen y uno o más dibujos, si fuesen necesarios, para una mejor
comprensión de la invención. En algunos países, la solicitud de patente también debe contener
una serie de declaraciones relativas al fundamento jurídico del derecho del solicitante.
• El petitorio es la parte donde se manifiesta que se solicita una patente y se dan una serie de
detalles, como, por ejemplo, el título de la invención, el nombre y el domicilio del solicitante, la
indicación del inventor o los inventores, los datos de su representante, si lo tuviese, y otros
datos similares.
• Uno o más dibujos (si fuesen necesarios para una mejor comprensión de la invención).
La primera etapa que debe cumplirse para obtener una patente consiste en la presentación de una
solicitud de patente ante una oficina de patentes. Para redactar correctamente una solicitud de
patente y llevar adelante la tramitación de dicha solicitud ante la oficina competente, los
solicitantes tienen que estar familiarizados tanto con la tecnología pertinente como con la
legislación aplicable. Por lo tanto, aunque en determinados casos es posible presentar una
solicitud de patente sin la ayuda de un abogado especializado, es sumamente recomendable
consultar a un profesional no solo para la redacción de la solicitud sino también para que realice
una investigación ante la oficina de patentes. Algunos países exigen que las personas que no
tengan un domicilio en ese país cuenten con la representación de un abogado habilitado en dicho
territorio para actuar ante la oficina.
Una vez que la oficina de patentes ha recibido una solicitud, adopta generalmente una serie de
medidas previas a la concesión de la patente. Existen tres actividades fundamentales, a saber:
- un examen de forma;
- un examen de fondo; y
- la concesión y publicación de la patente.
3.2 El examen de fondo: Su finalidad es garantizar que, antes de conceder una patente, la
solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad, entre ellos, la novedad, la actividad inventiva y la
aplicación industrial. Los solicitantes tienen la oportunidad de subsanar cualquier objeción que se
plantee durante el examen de fondo, incluida cualquier cuestión relacionada con la materia
patentable y la divulgación suficiente. No todas las oficinas de patentes efectúan un examen de
fondo. En muchos países, las oficinas de patentes simplemente conceden las patentes sobre la
base del examen de forma y del cumplimiento de ciertos requisitos como, por ejemplo, que la
invención reivindicada no se encuentre excluida de la materia patentable. En esos sistemas, la
validez efectiva de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad solo pueden ser
verificados por los tribunales en caso de que se planteen controversias al respecto.
En función del procedimiento de examen que establezca la legislación aplicable, se llevará a cabo
una búsqueda para delimitar el estado de la técnica pertinente a los fines de determinar la
patentabilidad de la invención reivindicada. En Derecho de patentes, el “estado de la técnica”
hace referencia en general a cualquier información puesta a disposición del público en cualquier
lugar del mundo y de cualquier forma, ya sea por escrito, oralmente o mediante el uso, antes de la
fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la solicitud de patente. La “fecha de
Al final de esta sección hay un breve esquema en el que se puede examinar con más detalle el
método de la CIP, que también puede consultarse en;
https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html.
Actividad 1:
En este punto de su estudio, consulte el sitio web o comuníquese con la oficina nacional
encargada de tramitar las solicitudes de patente en su país. Investigue y describa qué tipo
de exámenes se realizan en su país en el marco de un procedimiento de solicitud de
patente. La lista de sitios web de las oficinas de patentes (disponible en
https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp) no es exhaustiva, pero podría resultar de utilidad
para este ejercicio.
Envíe la información obtenida a su tutor.
https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html
Visite: https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html
Desde octubre de 2010, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Patentes y Marcas
de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), han trabajado juntas para desarrollar la
Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC, por sus siglas en inglés). La CPC es un sistema de
clasificación de patentes, resultado del esfuerzo conjunto de la USPTO y la OEP, mediante el cual
estas oficinas han acordado la armonización de sus sistemas de clasificación existentes (a saber,
la Clasificación Europea, o ECLA, y la Clasificación de Patentes de los Estados Unidos, o USPC,
respectivamente) y la migración a un sistema común, la CPC. El sistema común de clasificación
no solo aumentará la eficiencia en relación con las búsquedas del estado de la técnica, sino
también en términos generales mediante iniciativas de reutilización de los resultados de
búsquedas y exámenes con el fin de reducir la duplicación innecesaria de la labor entre las
oficinas de patentes. La adopción de un sistema común de clasificación permite a las oficinas usar
El sistema de la CPC se puso en marcha el 1 de enero de 2013. Desde entonces, la OEP empezó
a clasificar su documentación con arreglo a la CPC en lugar de la ECLA. Tras un período de
transición, la USPTO también clasifica los documentos de patente usando la CPC. Tanto la OEP
como la USPTO seguirán realizando sus clasificaciones de acuerdo con la CIP. 3
La CPC se basa en la ECLA (que a su vez se basa en la CIP, usada por muchas oficinas de
patentes de todo el mundo) e incorpora las mejores prácticas de ambas oficinas. En ella se
incluyen unos 250.000 símbolos, lo cual la convierte en el sistema más preciso para la
clasificación de invenciones. La CPC incluye además la sección adicional “Y”, relacionada con
tecnologías específicas de especial interés público, como, por ejemplo, las energías renovables y
las redes inteligentes.
Los símbolos de la CPC conservan los mismos dígitos después de la barra (“/”) del símbolo de la
CIP de origen. Los símbolos solo constan de cifras después de la “/”. Si un grupo es específico de
la CPC (y por lo tanto no existe en la CIP), se adjuntan dígitos adicionales. Tras la “/” puede haber
un máximo de seis dígitos.
Visite: http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
Ejemplo 1:
Una agricultora ha utilizado un método de fertilización que le ha permitido obtener excelentes
productos agrícolas y producirlos y venderlos en el mercado local. A ese respecto, le gustaría
hacerle unas preguntas y pedir su asesoramiento sobre la posibilidad de patentar el fertilizante
especial que ha estado desarrollando. El rendimiento de sus cosechas ha mejorado en volumen y
tamaño. Lo primero que debería aconsejarle a la agricultora es que mantenga su método en
secreto hasta que usted reúna más información al respecto. En su calidad de asesor, es posible
que deba firmar un acuerdo de confidencialidad en caso de que se le haya revelado alguna
información.
La primera medida que podría tomar es verificar si su supuesto nuevo método ya es conocido o si
existe un método similar en el mercado. Para ello, podría consultar la base de datos pública de la
OMPI para la búsqueda de patentes (https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf). Además
de utilizar palabras clave generales, que podrían conducirlo a documentos de patentes que
revistan poca importancia para su búsqueda, también puede realizar una búsqueda específica en
la categoría de la CIP correspondiente a “Agricultura-Necesidades corrientes”. Esto le ayudará a
especificar además la “clase”, “subclase” y el “grupo principal” de acuerdo con la CIP. En la base
de datos para la búsqueda de patentes del PCT, puede escribir A 01C-15/00 o A 01C-21/00 en el
campo correspondiente a la Clasificación Internacional. Con esto accedería a los documentos de
patente que se han presentado en esta categoría. Si el método agrícola es nuevo, podría decidir
aconsejarle que mantenga la información en secreto hasta que solicite la protección por patente
ante la oficina apropiada.
3
https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-search/classification-standards-and-development
Por ejemplo, si usted presentó una primera solicitud de patente en su país el 5 de enero de 2017,
dispondría de doce meses a partir de esa fecha para presentar solicitudes que contengan la
misma invención en todos los demás países para disfrutar del derecho de prioridad. Si la solicitud
posterior o las solicitudes posteriores hacen valer la reivindicación sobre la base de la primera
solicitud, la fecha de presentación de su primera solicitud, es decir, el 5 de enero de 2017, se
denominaría la “fecha de prioridad” de la solicitud posterior (o las solicitudes posteriores). El efecto
de reivindicar la prioridad es que cualquier presentación posterior no será invalidada a causa de
cualquier acción que tenga lugar entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación de la
solicitud posterior. Por ejemplo, imagine un caso en el que un competidor publicara, tras la fecha
de presentación de su primera solicitud, pero antes de la fecha de presentación de su solicitud
posterior, un boletín informativo en el que describiera la misma invención que usted reivindicó en
su solicitud posterior. Si usted no reivindicó la prioridad, su solicitud posterior sería rechazada por
carecer de novedad, porque la invención que reivindicó en la solicitud posterior ya ha sido
publicada antes de la fecha de presentación de la solicitud posterior. Ahora bien, si usted
reivindicó la prioridad en la primera solicitud, la solicitud posterior no puede rechazarse por el
boletín informativo del competidor. Se ha de distinguir claramente entre los términos “fecha de
presentación” y “fecha de prioridad”. Usando el ejemplo anterior, e imaginando que la solicitud
posterior se presenta en otro país el 20 de diciembre de 2017, fecha que se halla dentro del
período de prioridad de 12 meses, la fecha de presentación de la solicitud posterior es el 20 de
diciembre de 2017, pero la fecha de prioridad es el 5 de enero de 2017.
La fecha de presentación suele ser la fecha en que la oficina de patentes ha recibido al menos
ciertos elementos mínimos de una solicitud de patente completa. Con arreglo al Tratado sobre el
Derecho de Patentes (PLT), se deben presentar a la oficina de patentes al menos los siguientes
elementos mínimos de la solicitud para obtener una fecha de presentación: una indicación expresa
o implícita de que los elementos presentados revisten el carácter de una solicitud de patente;
indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que permitan a la oficina
ponerse en contacto con el solicitante, y una parte que, a primera vista, tenga las características
de una descripción. Si bien la oficina de patentes puede otorgar una fecha de presentación si el
solicitante presenta los elementos mínimos necesarios conforme a la legislación aplicable, es
recomendable presentar en un principio una solicitud de patente completa, dado que la
modificación de una solicitud de patente después de la fecha de presentación solo se permite en
determinadas condiciones.
5.1 Ejemplo de una solicitud de patente nacional (figura 1) (fuente: Base de datos de la
USPTO)
Solicitud
de patente
Número de
publicación
Título de la
invención
Inventor
Cesionario Fecha de
(persona a quien publicación
el inventor o el
solicitante cede
el derecho de la
patente)
Fecha de
presentación y
número de esta
solicitud para
esta patente
Información de
solicitudes
anteriores sobre
la base de las
cuales se Código de
reivindica la Clasificación
prioridad Internacional de
Patentes (CIP) y
clasificación de los
EE.UU. de la materia
patentable de la
solicitud de patente,
para asistir en la
búsqueda del estado de
la técnica
Fecha y
número de
solicitud de Fecha de
esta patente publicación
Información
sobre
solicitudes
Código de
anteriores que Clasificación
pueden dar
lugar a una Internacional
prioridad
anterior
Título de
la
invención
Número de
publicación Código de
de patente Clasificación
Internacional
(CIP)
Fecha y
número de
solicitud de Solicitante
esta patente
Información sobre
solicitudes
anteriores que Inventores
pueden dar lugar a
una prioridad
anterior
Fecha de
publicación
Título de la
invención
Fecha de
publicación Número de
publicación
de patente
Fecha y
número de
solicitud de Código de
esta patente Clasificación
Internacional
(CIP)
Información
sobre solicitudes Inventor
anteriores que
pueden dar lugar
a una prioridad
anterior
Solicitante
Título de la
invención
Fecha de
publicación
Número de
publicación
Código de
Clasificación de patente
Internacional
(CIP)
Fecha y
número de
solicitud de
esta patente
Solicitante
Información
sobre
solicitudes
Inventores anteriores que
pueden dar
lugar a una
prioridad
anterior
Título de la
invención
En los cinco ejemplos anteriores, las solicitudes de patente consignan listas de referencias a otros
documentos, así como los países en los que se solicita la protección por patente. Se
proporcionan, a modo de ejemplo, las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente
WO2019/057956A1. Las reivindicaciones de las otras tres patentes forman parte de su próxima
tarea.
Es importante señalar que en años anteriores las solicitudes de patente no estaban disponibles en
forma electrónica. En la era de la información, el contenido de las solicitudes y las patentes
concedidas, así como la información sobre la situación jurídica de las solicitudes y las patentes,
son más accesibles debido al progreso de las tecnologías y servicios en línea. Existen varias
empresas en Internet que se especializan en la provisión de bases de datos para la búsqueda y el
análisis de patentes.
• El petitorio, donde manifiesta que se pide una patente y se dan una serie de
informaciones pertinentes, como, por ejemplo, el título de la invención, el nombre y el
domicilio del solicitante, la información relativa a su representante, si lo tuviese, y otros
datos similares.
• El resumen, que sirve únicamente para dar información técnica; en particular, no se tendrá
en cuenta a los fines de interpretar las reivindicaciones.
La primera etapa que debe cumplirse para obtener una patente consiste en la presentación de una
solicitud de patente ante una oficina de patentes.
Con respecto a la patentabilidad de las invenciones, hay tres aspectos fundamentales que
determinan si una invención es susceptible de protección por patente. La invención debe:
Los Estados conceden al titular la exclusividad de una patente, pero a cambio de estos derechos el
solicitante debe divulgar la invención en una solicitud de patente de una manera lo suficientemente
clara y completa para que un experto en la materia pueda llevar a cabo la invención sin demasiado
esfuerzo y sin necesidad de capacidad inventiva. Esta divulgación de la información técnica, que
consiste en una descripción del procedimiento para llevar a la práctica la nueva tecnología, debe
realizarse ante la correspondiente oficina de patentes, como parte de la solicitud de patente.
Una vez que la oficina de patentes ha recibido una solicitud, adopta en general una serie de medidas
previas a la concesión de la patente. Existen tres actividades fundamentales, a saber :
a. un examen de forma;
b. un examen de fondo; y
c. la concesión y publicación de la patente.
Es importante conocer tipo de examen que aplica la oficina de patentes, tanto para la presentación
de una solicitud de patente como para examinar la situación de otras patentes cuya materia le
pueda interesar. Esto se debe a que no todas las oficinas de patentes realizan un examen de
fondo. En varios países, las oficinas de patentes simplemente conceden las patentes sobre la
base del examen de forma y del cumplimiento de ciertos requisitos como, por ejemplo, que la
invención reivindicada no se encuentre excluida de la materia patentable. En esos sistemas, la
efectiva validez de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (la cuestión de
fondo) solo es objeto de verificación por parte de los tribunales en los casos en que se plantean
controversias al respecto.
a. un petitorio;
b. una descripción;
c. una o más reivindicaciones;
d. un resumen; y
e. uno o más dibujos (de ser necesario, para entender la invención).
La solicitud de patente también debe identificar al inventor o inventores e indicar los fundamentos
jurídicos del derecho del solicitante.
Una fuente de información útil sobre el proceso de solicitud de patentes de las oficinas de
patentes es una lista actualizada de los sitios web de las oficinas de patentes y de la información
que se puede encontrar en ellos. En la era de la información, las solicitudes, los procedimientos
pertinentes en relación con ellas y las patentes concedidas son más accesibles gracias al avance
de las tecnologías y los servicios en línea.