Nota: Para el estudio de este módulo se necesitarán unas 5 horas.

Si se
dispone de menos tiempo, se recomienda realizar una pausa después del
segmento sonoro 4.

Módulo 7: Patentes
Resultados de aprendizaje

Al completar exitosamente este módulo, los estudiantes estarán capacitados

para:

1. Describir en 100 palabras la finalidad de las patentes.

2. Enumerar las condiciones generalmente reconocidas de la

patentabilidad.

3. Enumerar los derechos exclusivos que confiere una patente.

4. Indicar a quién compete tomar la iniciativa para hacer valer

una patente.

5. Explicar por qué se necesita una patente en cualquier país

en el que se quiera presentar demanda por una infracción.

6. Describir los procedimientos que se llevan a cabo cuando se

presenta una solicitud a nivel nacional, regional o por
conducto del PCT.

7. Describir en 100 palabras en qué consiste la protección de la

PI con arreglo a las normas para la protección de los secretos
comerciales, y los requisitos que se establecen en el Acuerdo
sobre los ADPIC para que este tipo de protección sea eficaz.

8. Exponer en 200 palabras qué constituye el dominio público

en el contexto de las patentes y describir la relación que
existe entre el “estado de la técnica” y el dominio público.

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 2

Introducción

Las patentes son una de las formas más antiguas de protección de la

propiedad intelectual. Al ofrecer la posibilidad de que la persona que realiza
una invención reciba una recompensa material, el sistema de patentes
acelera el desarrollo tecnológico y, al mismo tiempo, facilita la divulgación de
los nuevos conocimientos tecnológicos. En este módulo abordaremos la
finalidad de las patentes, los beneficios que conlleva su obtención, los tipos
de invenciones que pueden patentarse y el tiempo que dura la protección de
una patente. También se explicará la naturaleza del sistema internacional de
patentes.

Patentes

¿Qué es una patente?

Empecemos por examinar qué es una patente. Cuando un solicitante

presenta una solicitud de patente, la oficina de propiedad intelectual (en
general, una oficina de patentes o una oficina de la propiedad industrial)
concede una patente, siempre que la solicitud cumpla con los requisitos
estipulados en la legislación aplicable. Dicha patente es un documento
jurídico que otorga un derecho exclusivo sobre la invención patentada, que
consiste en un producto o un proceso que aporta, en términos generales, una
nueva forma de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Por
regla general, el efecto que produce la concesión de una patente es que la
invención patentada no puede ser explotada por personas distintas del titular
de la patente, durante un período limitado de tiempo y en el país en el que se
ha concedido, salvo que su titular autorice dicha explotación por parte de
otras personas. En otras palabras, una patente sirve para proteger una
invención, y otorga a su titular un derecho exclusivo a decidir quién puede
explotar su invención durante el plazo limitado de tiempo que dura su
protección. En el documento de patente, que se da a conocer de forma
pública, se indica el alcance de la protección y se incluye una descripción
detallada de la invención patentada.

Ejemplos de invenciones: la tirita, la plancha eléctrica, el imperdible, el

bolígrafo, el teléfono, etcétera.

En el siguiente segmento sonoro se explican la finalidad y la historia de la

protección mediante patente.

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 3

Segmento sonoro 1: ¿Puede decir cuál es la finalidad de una

patente?

La finalidad de una patente es brindar un determinado tipo de protección

a los avances tecnológicos. En general, la protección mediante patente
permite recompensar no solo la creación de nuevas invenciones, sino
también el desarrollo ulterior de invenciones existentes. Para obtener
una patente, el solicitante debe divulgar su invención al público en
general. De este modo, la publicación de las invenciones facilita que las
personas adquieran nuevos conocimientos tecnológicos y las inspira
para seguir innovando, al tiempo que evita que vuelvan a “inventar la
rueda”. Como resultado, la protección de las patentes impulsa la
creatividad y fomenta que las personas que realizan las invenciones y
quienes las contratan sigan trabajando para desarrollar nuevas
tecnologías. Las patentes protegen las invenciones que se caracterizan
por la novedad, la inventiva y la utilidad práctica, pero no garantizan que
las invenciones patentadas tengan éxito en el mercado. Muchos otros
factores influyen de forma considerable sobre el éxito comercial, como
por ejemplo el diseño del producto y las estrategias de comercialización.

Segmento sonoro 2: ¿Cuándo se introdujo el sistema de patentes?

En general se considera que la primera patente por una invención

industrial le fue concedida a Filippo Brunelleschi, en Florencia, en el año
1421. Algunos de los principales hitos en la historia de las patentes
fueron el Estatuto de Venecia de 1474, el Estatuto de Monopolios de
1623, en Inglaterra, La Ley de Patentes de los Estados Unidos de 1790
y la Ley de Patentes de Francia de 1791. Desde entonces, la mayoría
de los países del mundo han introducido leyes nacionales de patentes.
La legislación nacional no deja de evolucionar para adaptarse a los
cambios tecnológicos y los desarrollos socioeconómicos de cada país.

El primer acuerdo internacional en materia de patentes fue el Convenio de

París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883.
Posteriormente se han suscrito diversos convenios internacionales, entre los
que cabe citar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de
1970, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de
Patentes de 1977, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los

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 4

ADPIC) de 1994 y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) de 2000.

Pregunta de autoevaluación

PAE 1: ¿Cuál es la principal finalidad de una patente?

Escriba aquí su respuesta:

Respuesta a la PAE 1:

La finalidad de una patente es brindar protección a los avances tecnológicos

(invenciones), al hacer posible la obtención de una recompensa por la

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 5

divulgación de la creación de innovaciones, así como del desarrollo o

perfeccionamiento de tecnologías existentes. En resumen, las patentes
proporcionan un incentivo de carácter general para desarrollar y mejorar las
tecnologías, y contribuyen a la difusión de los nuevos conocimientos
tecnológicos entre el público en general.

Escuche el siguiente segmento sonoro para saber en qué consiste la

materia patentable y qué tipos de invenciones pueden protegerse mediante
patente.

Segmento sonoro 3:¿Qué tipos de materia y de invención pueden

protegerse mediante patente?

En general, las invenciones susceptibles de protección por patente

pueden ser o bien un proceso o bien un producto, en cualquier sector de
la tecnología. Por ejemplo, se puede conceder una patente para un
compuesto químico, o para un proceso dirigido a producir un compuesto
químico específico. Sin embargo, hay materias que no se consideran
“invenciones”. Por ejemplo, en muchos países no se pueden patentar, por
regla general, las teorías científicas, las creaciones estéticas, los métodos
matemáticos, las variedades vegetales o animales, los métodos
comerciales o empresariales o los programas informáticos como tales.
Por otro lado, en muchos países se excluyen determinadas invenciones
de la patentabilidad. Tales exclusiones varían de un país a otro, aunque
algunas de las más comunes en las legislaciones nacionales son los
métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de
seres humanos o animales (a diferencia de los productos médicos) y las
invenciones cuya explotación sería contraria al orden público o la moral.
Tampoco es posible patentar una invención que vaya en contra de las
leyes de la naturaleza, como una máquina de movimiento perpetuo, salvo
que alguien pueda demostrar que funciona.

A fin de proporcionar incentivos para la innovación, no deben concederse

patentes por invenciones que ya existan. Del mismo modo, tampoco
deben concederse patentes de invenciones que sean nuevas pero que
otras personas podrían desarrollar también con facilidad. Sin embargo,
eso no significa que solo se concedan patentes de invenciones de alta
tecnología o de grandes avances, como la invención de la penicilina. Un
producto sencillo o una mejora de un producto existente, como una nueva
palanca que acelere el funcionamiento de una máquina, pueden ser
invenciones patentables. De modo parecido, sería difícil justificar la
concesión de derechos exclusivos de patente para invenciones que no
funcionan o que no tienen ninguna utilidad.

Hemos hablado de determinados tipos de invenciones que son susceptibles de

protección mediante patente, y también de algunas exclusiones comunes de la

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 6

materia patentable. También hemos dicho que, para ser patentable, una
invención debe satisfacer determinados criterios, como por ejemplo la
novedad. De conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC), las leyes nacionales en materia de patentes establecen tres criterios
que toda invención debe satisfacer para ser patentable.

Escuche el siguiente segmento sonoro, en el que se enumeran los tres

requisitos de patentabilidad.

Segmento sonoro 4: Ya se han mencionado algunas. Pero, ¿cuáles son,

en resumen, las características que debe reunir una
invención para ser patentable?

Existen varios criterios que una oficina

de patentes debe tener en cuenta para
determinar si una invención es
patentable o no. De entrada, tiene que
haberse presentado una solicitud de
patente. En muchos países, esa
solicitud es examinada por una
persona experta en la materia para
garantizar que cumple con los
requisitos substantivos de
patentabilidad.

El primero de esos criterios es que la

invención debe ser nueva
(novedosa), en el sentido de incluir
algún elemento que constituya una
novedad; en otras palabras, la
invención debe poseer, en principio,
una característica novedosa que no
forme parte del cuerpo de
conocimientos existentes en la fecha
de presentación de la correspondiente
solicitud de patente.

El segundo criterio es que la invención

debe implicar una actividad
inventiva. En otras palabras, debe
representar un avance suficiente
respecto al estado de la técnica en la
fecha de solicitud.

A veces se habla también de “no evidencia”: si una invención resultase

evidente para una persona con un nivel medio de conocimientos en la
disciplina pertinente (lo que se conoce como una persona experta en la

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 7

materia), teniendo en cuenta el estado de la técnica en la fecha de

solicitud, dicha invención no sería susceptible de protección por patente.

El tercer criterio es que la invención debe ser susceptible de aplicación

industrial (es decir, ser útil). En otras palabras, no debe ser un asunto
meramente teórico, sino que debe poder utilizarse con fines industriales
o comerciales. Se trata de un criterio muy amplio, ya que el concepto de
industria puede cubrir todo el ámbito de la actividad económica y
comercial, incluida la agricultura, la pesca, etcétera. Se considera que las
invenciones que no se pueden utilizar en este ámbito, como por ejemplo
una máquina de movimiento perpetuo que no funcionase, no satisfacen
este criterio.

Por lo tanto, en resumen, para que una invención sea patentable debe
ser nueva, debe implicar una actividad inventiva (no ser evidente), y debe
ser susceptible de aplicación industrial (útil).

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 8

Microbomba implantable
La microbomba implantable forma parte de una familia de microbombas piezoeléctricas de
silicio desarrolladas por la sociedad Debiotech para la administración de medicamentos. A
pesar de su tamaño (16x12x1,86 mm), este dispositivo técnico se basa en 17 inventos protegidos
por 44 patentes.

Lista de invenciones (títulos):

1) Cámara de bombeo con tope
2) Volumen aislado de la cámara de bombeo
3) Válvula de retención con elementos de conexión
4) Membrana con válvula que define compartimentos ascendentes y descendentes
5) Procedimiento de grabado para la obtención de una oquedad
6) Válvula curvada empujada en posición cerrada en ausencia de influencia externa
7) Válvula abierta en ausencia de una segunda capa
8) Válvula con detector de posición
9) Pared móvil con doble tope
10) Microbomba autocebable
11) Conexión vidriosa estructural que integra una capa de oro
12) Conexión de componente metálico caracterizada por una sola operación de fijación
13) Filtro para microbomba
14) Adhesión diferencial
15) Lámina metálica
16) Pieza intermedia integrada
17) Válvula en grosor

Número de patentes:
44 patentes concedidas con el fin de proteger esas invenciones.

Cortesía de Debiotech, Lausana (Suiza)

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 9

Pregunta de autoevaluación

PAE 2 ¿Cómo se reconoce la “actividad inventiva”?

Escriba aquí su respuesta:

Respuesta a la PAE 2:

Para ser patentable, una invención debe implicar una actividad inventiva, es
decir, debe representar un avance suficiente respecto al estado de la técnica
pertinente en la fecha de presentación de la solicitud de patente. Si la
invención resulta evidente para una persona experta en la materia, teniendo
en cuenta el estado de la técnica, dicha invención no implica una actividad
inventiva y por lo tanto no se considerará susceptible de protección mediante
patente.

Pregunta de autoevaluación

PAE 3: ¿Cómo se determina la “aplicación industrial”?

Escriba aquí su respuesta:

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 10

Respuesta a la PAE 3:

Para satisfacer el criterio de la “aplicación industrial”, la invención no debe ser

un asunto meramente teórico, sino que debe poder utilizarse con fines
industriales o comerciales.

A fin de obtener una patente, hace falta presentar, en primer lugar, una
solicitud de patente en la oficina de patentes correspondiente. Dependiendo de
la legislación aplicable, la oficina de patentes puede examinar únicamente los
requisitos de forma o puede llevar a cabo además un examen sustantivo para
determinar si se han satisfecho los criterios antes indicados. Tal como ya se
ha mencionado, si la invención se encuentra incluida en alguna de las materias
excluidas de la patentabilidad en virtud de la legislación nacional, la solicitud
de patente será rechazada.

La solicitud de una patente debe cumplir también con otros requisitos. Por
regla general, si una misma invención se reivindica en más de una solicitud de
patente, la patente se concederá a la persona que presente la solicitud en
primer lugar. Esto es lo que se conoce como el principio del “primero en
presentar”. Por tal motivo, la fecha de presentación de la solicitud es muy
importante en materia de patentes.

Es posible que la oficina de patentes examine asimismo la solicitud para

determinar si divulga adecuadamente la invención. Una solicitud de patente
debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa como
para que una persona con un nivel medio de conocimientos en el sector técnico
pertinente (una persona experta en la materia) esté en condiciones de
reproducir la invención a partir de la lectura de la solicitud. A cambio de los
derechos exclusivos que confiere la patente, la solicitud debe proporcionar una
descripción escrita adecuada para que una persona experta en la materia
pueda llevar a la práctica la invención.

En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

(1883), el más antiguo en la esfera de la propiedad intelectual, administrado
por la OMPI, se establece el “derecho de prioridad”. En el ámbito de las
patentes, aquella persona que haya presentado una primera solicitud de
patente en alguno de los Estados Contratantes, goza de un derecho de
prioridad en caso de presentar otra solicitud relativa a la misma invención en
cualquiera de los demás Estados Contratantes durante un período de 12
meses, contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.
En consecuencia, aquellas solicitudes que se presenten posteriormente en
cualquiera de los Estados Contratantes, antes de que termine el mencionado
plazo de 12 meses, no quedarán invalidadas por ningún acto que tenga lugar

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 11

entre la fecha de presentación de la primera solicitud y la fecha de presentación

de la solicitud posterior. Por ejemplo, si en dicho intervalo otra persona
presentara una solicitud de patente que contuviera la misma invención, o
publicara un artículo en el que describiera la misma invención, dicha solicitud
o publicación no afectaría a la patentabilidad (en particular, a efectos de su
novedad y actividad inventiva) de la solicitud posterior que reivindica la
prioridad.

Tal vez se pregunte qué ventajas ofrece una patente, sobre todo teniendo
en cuenta que es preciso divulgar al público la invención. En términos
generales, la respuesta es que durante el período de protección de la patente,
su titular tiene derecho a decidir quién puede utilizar la invención patentada.
En otras palabras, cuando una invención se encuentra protegida por una
patente, ninguna persona distinta de su titular puede fabricarla, usarla,
ofrecerla para la venta, venderla o importarla sin la autorización de este. Por
otro lado, quien sea titular de una patente tiene derecho a ceder (vender) o
licenciar su patente. Dicho de otro modo, quien sea titular de una patente puede
suscribir un contrato de licencia o transferir sus derechos exclusivos a otra
persona, si así lo desea. La titularidad de una patente solo permite hacer valer
los derechos correspondientes en el territorio del país que la ha concedido.

En el siguiente segmento sonoro se da más información sobre esta

materia.

Segmento sonoro 5: ¿Puede resumir los derechos que confiere una

patente?

La titularidad de una patente da derecho a excluir a cualesquiera otras

partes de la fabricación, uso, venta, oferta para la venta o importación de
la invención dentro del territorio que abarca la patente. Eso no confiere
necesariamente el derecho a usar la invención a quien sea titular de la
patente. Por ejemplo, una sustancia farmacéutica patentada no puede
utilizarse y venderse como medicamento a menos que así lo autorice una
autoridad reglamentaria.

La protección mediante patente se concede por un período limitado de

tiempo, en general 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.
Cuando una patente expira, la invención entra en el dominio público, lo
que significa que cualquiera puede explotarla comercialmente en el país
correspondiente sin infringir la patente.

Ha hablado usted de 20 años. ¿El plazo es el mismo en todos los países

del mundo?

El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que la duración de la protección

conferida por una patente no puede ser inferior a 20 años, contados
desde la fecha de presentación de la solicitud. Eso no significa que todas

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 12

las patentes se puedan hacer valer durante el plazo de 20 años desde la

fecha de solicitud. Por ejemplo, es posible que una patente caduque antes
de que se cumpla ese plazo porque su titular no haya pagado la tasa de
mantenimiento en vigor, o que sea revocada o invalidada.

Hay determinadas situaciones en las que otras personas pueden utilizar una
invención patentada sin necesidad de contar con la autorización del titular. Los
casos que se consideran excepciones a los derechos de patente varían de un
país a otro. Por regla general, no se consideran infracciones el uso no
autorizado de una invención para fines privados y para fines de investigación
y experimentación, o el uso no autorizado de dispositivos patentados cuando
formen parte de navíos, aeronaves o vehículos terrestres que penetren
temporalmente en territorios donde se encuentra vigente la patente.

En algunos casos, el uso por terceros de una invención patentada puede ser
autorizado por el tribunal competente o por una oficina de patentes
(dependiendo de la legislación del país) en virtud del régimen que se conoce
como “licencias obligatorias”. El Convenio de París garantiza el derecho de
cada uno de los Estados Contratantes de tomar medidas legislativas que
prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que
podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por una patente.

De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 31), los
Miembros de la OMC deben tener en cuenta una serie de condiciones y
circunstancias antes de conceder una licencia obligatoria a una tercera parte.

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 13

Pregunta de autoevaluación

PAE 4: ¿Quién está autorizado a excluir, en principio, a cualesquiera

otras partes de la fabricación, uso, venta, oferta para la venta o
importación de una invención?

Escriba aquí su respuesta:

Respuesta a la PAE 4:

La titularidad de una patente da derecho, en principio, a excluir a

cualesquiera otras partes de la fabricación, uso, venta, oferta para la
venta o importación de la invención patentada en los países donde esta
se encuentra protegida.

En cierto sentido, una patente es un trato entre el público y la persona

que sea titular de la misma. Como resultado de la concesión de una patente,
previo cumplimiento de todos los requisitos de patentabilidad antes
mencionados, dicha persona obtiene el derecho a impedir que nadie más
pueda llevar a la práctica la invención reivindicada en la patente. A cambio,
mediante la exigencia de que se satisfagan los requisitos de patentabilidad y
con la concesión de la protección de la patente por tiempo limitado, el
Gobierno se asegura de que la información relativa a la invención se divulgue
al público y de que la invención esté a disposición de cualquier persona una
vez expire la patente.

Una vez que se haya concedido una patente, la observancia de esta se

convierte en una cuestión importante en todos los países donde su titular
decida proteger la invención reivindicada. La observancia de las patentes es

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 14

un tema muy amplio, por lo que en este curso apenas se podrán indicar los
principios rectores aplicables al caso.

Para empezar, quien debe tomar la iniciativa para hacer respetar una
patente e impedir que se infrinja es su titular. En la mayoría de sistemas
jurídicos, los tribunales están facultados para impedir las infracciones de las
patentes. No obstante, la responsabilidad de supervisar, detectar y tomar
medidas contra quienes infringen una patente recae principalmente en su
titular.

En la mayoría de los casos, se envía una carta en la que se notifica

cortésmente la existencia de la patente. En la medida en que dan a entender
que podrían emprenderse acciones judiciales, este tipo de cartas tienen
muchas veces una gran eficacia, y dan como resultado o bien la supresión de
la infracción o bien la conclusión de un contrato de licencia satisfactorio.

No obstante, existen casos en los que, incluso tras largas negociaciones,

no se logra alcanzar ninguna solución que dé satisfacción a ambas partes. En
el curso de una demanda por infracción, aún se pueden celebrar negociaciones
en la fase previa al juicio, a menudo con la ayuda de un conciliador o un árbitro.
Es interesante observar que los acuerdos incluyen con frecuencia la licencia
anteriormente mencionada.

Como se ha indicado, la cuestión de la observancia es compleja, por lo

que tal vez sea mejor profundizar en el estudio de esta materia en el contexto
de la legislación interna del país en el que usted se encuentre situado.

Para gozar de protección en muchos países distintos, se precisa una

patente en cada uno de ellos. Tal vez se pregunte usted si es posible obtener
una patente mundial. Escuche la grabación para hallar la respuesta.

Segmento sonoro 6: ¿Es posible obtener una patente mundial?

En el estado actual del sistema internacional de patentes, la respuesta es

negativa; no existe una patente que abarque a todos los países del
mundo, ni siquiera a un número importante de ellos. El sistema de
patentes sigue siendo un sistema territorial: para proteger una invención
en un país determinado, se debe obtener o bien una patente en dicho
país o bien una que surta efecto en el mismo.

Existen algunos sistemas regionales, como la Organización Europea de

Patentes, en los que el examen sustantivo de una única solicitud regional
de patente, en caso de resultar satisfactorio, permite obtener un conjunto
de patentes nacionales. Por otro lado, a mediados de 2018 Europa se
encuentra muy cerca de introducir un sistema que permita optar por una
única patente europea con efecto en todos los Estados miembros

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 15

participantes, al presentar una solicitud, en lugar del mencionado

conjunto de patentes nacionales.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes tiene por objeto

ayudar a las personas que aportan innovaciones a solicitar protección en
varios países a un precio razonable, al introducir la posibilidad de
presentar una única solicitud internacional que puede traducirse, si así lo
desea quien la presenta, en diversas solicitudes nacionales o regionales,
las cuales serán posteriormente aceptadas o rechazadas por los países
que esa persona haya seleccionado.

Sigue sin haber nada parecido a una patente mundial única, aunque
existen conversaciones para buscar modos de reducir los costos que
supone obtener protección por patente en todo el mundo. Entre otros
costos, cabe mencionar los que conlleva el examen de la misma
invención en los distintos países, así como los de traducción y los de
mantenimiento de la patente, ya que para que esta siga en vigor es
preciso pagar, por lo general, una tasa de mantenimiento que puede ser
bastante elevada.

¿Es preciso pagar las tasas de mantenimiento en vigor en todos los

países donde se quiera que surta efecto la patente?

Así es. Si se obtienen patentes en diez países, hay que pagar las tasas
de mantenimiento en vigor en todos ellos, pues en caso de no hacerlo en
alguno la patente expiraría y se perdería la protección que esta otorga en
dicho país.

¿Únicamente en ese país?

Así es.

En resumen, a fecha de hoy, no hay tal cosa como una “patente

internacional”. No obstante, sí existe un acuerdo internacional administrado por
la OMPI, llamado Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que
se ocupa de la presentación, búsqueda, publicación y examen de solicitudes
internacionales de patente. El PCT introduce un instrumento eficaz en función
de los costos para solicitar patentes en varios países, al brindar la posibilidad
de presentar una solicitud internacional con efecto en todos sus Estados
contratantes, que se puede tramitar posteriormente en las distintas oficinas
regionales o nacionales designadas de los Estados parte en el PCT. (En un
módulo posterior dedicado a los sistemas internacionales de registro de la
OMPI se abordan con más detalle el PCT y otros dos acuerdos
internacionales). No obstante, aun en el marco del PCT la concesión de
patentes se deja a discreción de las Oficinas designadas.

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 16

Puede obtener más información sobre este tratado en el módulo dedicado

a los tratados de la OMPI.

Por último, cabe mencionar que la protección mediante patente es solo

una de las distintas formas que existen de proteger una invención. En la
siguiente grabación se da información acerca de otros medios de protección.

Segmento sonoro 7: En el caso de que no se quiera obtener una

patente, por la razón que sea, ¿hay otras formas
de proteger una invención?

Una patente es la forma más eficaz de proteger una invención, aunque,

tal como se ha dicho antes, los derechos de patente se conceden a
cambio de una divulgación completa de la invención.

Otra forma de proteger las invenciones consiste en mantenerlas en

secreto, y recurrir a lo que se conoce como los “secretos comerciales”
para que la información relativa a la invención siga siendo confidencial.
La protección que brindan los secretos comerciales tiene algunas
ventajas respecto a la protección por patente, como por ejemplo el hecho
de que no hace falta ningún registro y que su duración no se encuentra
limitada. No obstante, el problema de la protección mediante secretos
comerciales es que, cuando el producto sale al mercado y se pueden
examinar sus componentes, es posible que los secretos se puedan
descubrir por la simple observación del producto, en cuyo caso se pierde
la protección que brindan. En el caso de una patente, es indiferente que
otras personas conozcan el modo de fabricar el producto en cuestión. Es
más, la mera lectura de la solicitud de patente les dirá cómo hacerlo. En
otras palabras, no importa que la información sea pública: en la medida
en que exista una patente, su titular se encuentra protegido. La protección
que otorgan los secretos comerciales puede ser una buena opción si se
quiere proteger una invención relativa a un proceso. Es posible que
resulte adecuada, en especial, en relación con los conocimientos técnicos
especializados que se requieren para utilizar una determinada tecnología
del modo más eficaz.

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Pregunta de autoevaluación

PAE 5: Ponga un ejemplo de algo que se encuentre bajo “protección

por secreto comercial”

Escriba aquí su respuesta:

Respuesta a la PAE 5:

El orador habló acerca de cómo se mantienen algunos secretos comerciales.

Por ejemplo, Coca-Cola® lleva más de 100 años manteniendo un secreto de
este tipo y, mientras logre preservar el secreto de su fórmula, la propiedad
intelectual correspondiente seguirá protegida más allá de lo que podría durar
una patente. Los secretos comerciales pueden proteger los conocimientos
técnicos especializados y cualquier otra información comercial de carácter
confidencial que dé una ventaja competitiva respecto a otras empresas.

¿Qué son los secretos comerciales?

En términos generales, cualquier información comercial de carácter

confidencial que proporcione una ventaja competitiva a una empresa puede
considerarse un secreto comercial. Cabe incluir aquí tanto los secretos
industriales o de fabricación como los secretos comerciales. La utilización no
autorizada de dicha información por personas distintas de su titular se
considera una práctica desleal y una violación del secreto comercial.
Dependiendo del régimen jurídico de que se trate, la protección de los
secretos comerciales o bien queda subsumida en el concepto general de
protección contra la competencia desleal o bien se basa en disposiciones
específicas o jurisprudenciales relativas a la protección de la información
confidencial.1

1 Véase https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm

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 18

¿Se encuentran reconocidos los secretos comerciales en la legislación

internacional en materia de PI?

Sí, de hecho los secretos comerciales son una de las formas más
antiguas de protección de la PI y es posible que fueran el germen del moderno
sistema de PI, orientado a propiciar una competencia justa entre empresas. El
Acuerdo sobre los ADPIC establece algunas normas generales a este respecto
en su Artículo 39.

A diferencia de las patentes, los secretos comerciales se encuentran

protegidos sin necesidad de registro, es decir, sin necesidad de formalidades
de procedimiento. Por consiguiente, la protección de un secreto comercial
puede mantenerse durante un período ilimitado de tiempo. No obstante,
existen ciertas condiciones que deben cumplirse para que una información se
considere un secreto comercial, y satisfacerlas puede resultar más difícil y
oneroso de lo que parece a primera vista. Si bien dichas condiciones varían
de un país a otro, existen ciertas normas generales sobre las que hay
acuerdo entre los países (recogidas en el Artículo 39 del Acuerdo sobre los
ADPIC), a saber:

a) La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea

generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en
los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión);
b) Debe tener un valor comercial por ser secreta; y
c) Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta,
tomadas por la persona que legítimamente la controla (por ejemplo, mediante
acuerdos de confidencialidad).2

2 Véase https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/protection.htm

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¿En qué consiste el dominio público en el contexto de las patentes?3

Repitiendo la definición propuesta en el módulo 2, en el Black’s Law

Dictionary (Second Pocket Edition) se indica que el dominio público, en
relación con la PI, consiste en “el conjunto de publicaciones, invenciones y
procesos que no están protegidos por derecho de autor ni por patente.”4 En
general, en lo tocante al Derecho de patentes, el dominio público consiste en
conocimientos, ideas e innovaciones sobre los que ninguna persona ni
organización posee derechos de propiedad intelectual y acerca de los que no
pesa ninguna restricción de utilización.5

Como se ha visto en este módulo, quienes solicitan una patente tienen

la obligación de suministrar detalles técnicos acerca de la invención, detalles
que, en virtud de la mayor parte de las legislaciones nacionales, se ponen a
disposición del público mediante publicación a los 18 meses de la fecha de
presentación (o fecha de prioridad). Cuando la patente expira, se abandona o
queda invalidada, la invención reivindicada puede ser utilizada por terceras
personas sin el consentimiento de su titular. Incluso durante el plazo de
vigencia de la patente se permite que terceras personas utilicen la
información en nuevas invenciones, en la medida en que no se infrinja en
modo alguno la patente concedida. Asimismo, las patentes concedidas
pueden incitar a crear nuevas invenciones relacionadas con ellas. Por
ejemplo, puede que terceras personas utilicen la información divulgada para
generar nuevas tecnologías que queden fuera del ámbito de los derechos
exclusivos que confiere la patente otorgada.6 Tras la publicación de las
solicitudes de patente o de las patentes en cuestión, las invenciones pasan a
formar parte del estado de la técnica. No obstante, eso no significa que
entren en el dominio público. Quienes sean titulares de patentes conservan
sus derechos exclusivos con respecto a las invenciones reivindicadas. Por lo
general, las invenciones reivindicadas en las patentes pasan a formar parte
del dominio público tras la expiración de las patentes. Por consiguiente, tras
la expiración de una patente, la tecnología reivindicada puede ser utilizada
libremente por cualquiera sin tener que obtener autorización de quien fuera
titular de la patente.

3 El texto que sigue está tomado del documento de la OMPI WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Nota
sobre los significados de la expresión "dominio público" en el sistema de propiedad intelectual,
con referencia especial a la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones
culturales tradicionales/expresiones del folclore, en el que se efectúa un análisis detallado de
la aplicación de este concepto a la protección de los CC.TT. y las ECT. Véase
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_inf_8.pdf

4 Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Black's Law Dictionary, 569 (2nd ed. 2001).

5 Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase “La difusión de información sobre patentes”

(SCP/13/5), párr. 110

6Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase “Informe sobre el sistema internacional de

patentes” (SCP/12/3), párr. 37-39

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Por lo general, las invenciones pasan a formar parte del estado de la

técnica de tres maneras, a saber: 1) mediante la descripción de la invención
en una publicación escrita u otra forma de publicación; 2) mediante una
descripción oral de la invención realizada en público, lo que viene a
denominarse divulgación oral; y 3) mediante la utilización de la invención en
público, o poniéndola a disposición del público de manera tal que cualquiera
pueda utilizarla.7

En algunos países, la información que ha sido divulgada públicamente

en forma oral o mediante su uso en un país extranjero no forma parte del
estado de la técnica. Por consiguiente, de acuerdo con el Derecho de
patentes de esos países, se puede otorgar una patente a una invención que
es idéntica a un conocimiento no documentado ya disponible en el dominio
público en otro país, o que obviamente se desprende de ese conocimiento. A
falta de reconocimiento universal del alcance del estado de la técnica, se
corre el riesgo de que se otorguen derechos de patente con respecto a una
materia que ya se encuentre en el dominio público en otro país. Además, en
vista del aumento de la cooperación entre oficinas de patentes, una
interpretación universal de la definición de estado de la técnica es el punto de
partida para llegar a un concepto común de novedad y actividad inventiva.8

Incorporación de las invenciones en el dominio público

Por lo general, las invenciones pasan a formar parte del dominio público por
las siguientes razones:

a) ausencia de restricciones jurídicas en materia de uso: una obra puede

formar parte del dominio público si no existe legislación alguna que
establezca derechos de propiedad intelectual sobre la misma o si esta
no cumple los requisitos para ser protegida y queda excluida
específicamente de la protección de acuerdo con la legislación
vigente;9

b) expiración de la protección por patente: la protección conferida por una

patente está limitada en el tiempo. En la mayoría de los países, la
duración de la protección por patente es de 20 años contados desde la
fecha de presentación de la solicitud, tras lo cual la invención deja de
estar protegida por patente;10
7Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase WIPO Intellectual Property Handbook (Second
Edition, 2004), pág. 19

8Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase el “Informe sobre el sistema internacional de

patentes” (SCP/12/3), párr. 211

9 Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase “La difusión de información sobre patentes”

(SCP/13/5), párr. 11

10Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase “La difusión de información sobre patentes”

(SCP/13/5), párr. 16

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c) no renovación: para mantener en vigor una patente concedida, en la

mayor parte de las legislaciones nacionales se exige a su titular el
pago de tasas de mantenimiento o renovación a la oficina de patentes.
Si no se abonan las tasas de mantenimiento puede caducar la patente
en cuestión;11 y

d) revocación o invalidación: por lo general, en las legislaciones de

patentes se prevén determinados procedimientos para la revocación o
invalidación de una patente durante su período de vigencia, si dicha
patente incumple los requisitos reglamentarios de patentabilidad.12

Dominio público y territorialidad

La protección por patente es de índole territorial. En muchos casos, una

invención puede estar protegida en un país y ser parte del dominio público en
otro. Eso puede deberse sencillamente a que no se ha cursado solicitud de
patente en este último país, o a que la legislación vigente en el mismo no
contempla la concesión de patentes para ese tipo de invenciones.

Las diferencias que existen entre los ordenamientos jurídicos de unos y otros
países apuntan a que una invención determinada puede considerarse parte
del dominio público en una jurisdicción pero no en otra.13

El dominio público y las excepciones y limitaciones

Como se ha indicado en el módulo 2 en lo que respecta a la legislación de

derecho de autor, cabe considerar que el dominio público no solo abarca la
materia no protegida, sino también los usos no protegidos de invenciones
patentadas. Habida cuenta de los objetivos de política general del sistema de
patentes, el ámbito de aplicación de los derechos exclusivos que confieren
las patentes se define minuciosamente en las legislaciones nacionales de
patentes, con el objetivo de establecer un equilibrio entre los intereses
legítimos de quienes son titulares de patentes y los de terceros.14 Las
legislaciones nacionales de algunos países prevén excepciones y limitaciones
a los derechos exclusivos, entre otras, en los casos siguientes:

11Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase “La difusión de información sobre patentes”

(SCP/13/5), párr. 117

12 De acuerdo con la cita que figura en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, existe una relación directa
entre la calidad de las patentes concedidas y el dominio público. En los últimos años, algunas
oficinas de patentes han sido criticadas por conceder patentes excesivas si se comparan con
la innovación que de hecho se divulga en la solicitud de patente. Por otro lado, una aplicación
más estricta de los requisitos de patentabilidad podría llevar a la expansión del dominio
público. Véase “La difusión de información sobre patentes” (SCP/13/5), párr. 118
13 Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase “La difusión de información sobre patentes”

(SCP/13/5), párr. 114

14Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase el “Informe sobre el sistema internacional de

patentes” (SCP/12/3), párr. 235

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a) actos efectuados con fines privados o no comerciales;

b) empleo de artículos patentados en aeronaves, vehículos terrestres o

navíos de otros países que temporal o accidentalmente penetren en el
espacio aéreo, el territorio o las aguas del país correspondiente;

c) actos efectuados únicamente con fines experimentales o de

investigación;

d) actos efectuados por cualquier persona que, de buena fe, antes de la

fecha de presentación (fecha de prioridad) de la solicitud en base a la
que se ha concedido la patente, haya utilizado la invención en el país
correspondiente, o haya iniciado de forma seria y efectiva los
preparativos para esa utilización (excepción por uso anterior);

e) actos efectuados únicamente para usos que tengan una relación

razonable con el hecho de recabar y presentar informaciones
necesarias para la obtención de una aprobación reglamentaria; y

f) actos de preparación de medicamentos de conformidad con una

receta.15

Dominio público y secretos comerciales

Una vez que se ha divulgado públicamente un secreto comercial, aunque sea

accidentalmente, ya no es posible proteger la información correspondiente,
que pasa a formar parte del dominio público.16

Los secretos comerciales pueden consistir en una combinación de

características y componentes que, tomados por separado, forman parte del
dominio público, pero que al ser integrados en un proceso, diseño y
funcionamiento conjunto aportan una ventaja competitiva.17

15Citado en WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8, Véase el “Informe sobre el sistema internacional de

patentes” (SCP/12/3), párr. 237

16 Verbauwhede, L., Intellectual Property Issues in Advertising, disponible en

http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_advertising.htm

17“Los secretos comerciales valen más que el oro: protejámoslos”, Revista de la OMPI, abril
de 2002, disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf.

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Resumen

En este módulo se ha expuesto el lugar que ocupan las patentes en la

propiedad intelectual. Las patentes son una de las formas más antiguas de
protección de la propiedad intelectual. Al ofrecer la posibilidad de que la
persona que realiza una invención reciba una recompensa material, el sistema
de patentes acelera el desarrollo tecnológico y, al mismo tiempo, facilita la
divulgación de nuevos conocimientos tecnológicos.

La protección por patente es aplicable tanto a las nuevas creaciones

como a los desarrollos ulteriores de creaciones ya existentes. Un gran avance
de la ciencia, como la invención de la penicilina, es tan susceptible de
protección por patente como una nueva palanca que acelere el funcionamiento
de una máquina. Las patentes protegen las invenciones y, en general, se
entiende que una invención consiste en una nueva forma de hacer algo o una
nueva solución técnica a un problema. El Derecho de patentes no exige que la
invención esté plasmada en forma física para obtener protección. No obstante,
hay invenciones que no se pueden patentar, como los descubrimientos, las
variedades vegetales o animales, las teorías científicas, los métodos
comerciales o empresariales y los métodos matemáticos. Por otro lado, en
muchos países se excluyen de la patentabilidad los métodos diagnósticos,
terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos o animales (a
diferencia de los productos médicos), así como las invenciones cuya
explotación sería contraria al orden público o la moral.

Una vez que se ha presentado una solicitud de patente, existen dos

enfoques generales: en algunos pases se examinan únicamente los requisitos
de forma, mientras que en otras jurisdicciones un experto técnico lleva a cabo
un examen sustantivo para determinar si se han satisfecho los criterios de
patentabilidad. Dichos criterios son los siguientes:

 debe ser nueva;

 debe implicar una actividad inventiva (es decir, no ser

evidente),

 debe ser susceptible de aplicación industrial (es decir, útil).

En resumen, una patente es un trato entre el público y la persona que ha

realizado una invención. El Estado protege a quien sea titular de una patente
durante un periodo limitado de tiempo, pero le impone la obligación de divulgar
públicamente su invención. La protección por patente se concede en general
por un plazo de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud, siempre que se paguen las tasas de mantenimiento
correspondientes. Cuando una patente expira o caduca, o cuando es revocada
o invalidada, la invención entra en el dominio público, lo que significa que
cualquiera puede explotarla comercialmente en el país correspondiente sin
infringir la patente, y la responsabilidad de supervisar, detectar y tomar
medidas contra quienes infringen una patente recae en su titular. Puesto que

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no existen las patentes internacionales, la persona que realiza una invención

debe presentar, en principio, una solicitud de patente en todos los países en
los que quiera obtener protección por patente. En caso de que quiera solicitar
dicha protección en varios países del mundo, puede optar por presentar una
solicitud internacional en virtud del PCT.

Textos legislativos:

 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

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