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“Año del de la unidad, la paz y el desarrollo”

ESCUELA PROFESIONAL DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TRABAJO ACADEMICO

“EL CONTRATO DE KNOW HOW”

PRESENTADO POR:
ALUMNO
ERIC DANTE PAREDES AGUIRRE

DOCENTE:
CONSUELO SIFUENTES MINAYA DEL CASTILLO

CURSO:
CONTRATOS TIPICOS Y ATIPICOS

FILIAL, AREQUIPA
2023
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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN................................................................................................................... 3
I. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONTRATO DE KNOW HOW. .4
1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO............................................................................. 4
1.1.1. Internacional.................................................................................................... 4
1.1.2. Nacional........................................................................................................... 6
1.1.3. Local................................................................................................................ 7
1.2. DEFINICIÓN............................................................................................................ 7
1.3. ASPECTOS RELACIONADOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.......................9
1.5. IMPORTANCIA...................................................................................................... 12
1.6. NATURALEZA JURÍDICA..................................................................................... 12
1.7. ELEMENTOS ESTRUCTURALES........................................................................13
1.7.1. Elementos Subjetivos................................................................................... 14
1.7.2. Elementos Esenciales.................................................................................. 15
1.7.3. Elementos Típicos........................................................................................ 16
1.8. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW....................................17
1.9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES..............................................20
II. CAPÍTULO II: RÉGIMEN APLICABLE EN EL CONTRATO DE KNOW HOW.............22
2.2. CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO DE KNOW HOW.........................24
2.2.1. Cláusula de Confidencialidad...................................................................... 25
2.2.2. Cláusula de Exclusividad.............................................................................26
2.2.3. Cláusula de Territorialidad...........................................................................28
2.2.4. Cláusula de Subconcesión del Know How.................................................28
2.2.5. Cláusula de Plazo: ........................................................................................ 29
2.2.6. Cláusula Solución De Conflictos O Litigios................................................29
2.2.7. Otras Cláusulas............................................................................................. 30
2.3. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE KNOW HOW...............32
III. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTRATO DEL KNOW HOW..............................34
3.1. VENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW...................................................34
3.2. DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW............................................35
IV. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIAL......................................................................... 37
V. CONCLUSIONES......................................................................................................... 40
VI. REFERENCIAS: ........................................................................................................
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VII. ANEXOS................................................................................................................... 46
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, como consecuencia del desarrollo tecnológico, los sistemas de

información y comunicación ocupan un rol preponderante en la sociedad; de tal
manera que la información se configura como un bien de gran valor, que
necesariamente debe ser protegido. El hombre, producto de su naturaleza racional,
crea conocimientos, que de alguna u otra manera tienen particularidades que le
confieren un valor económico dentro del mercado.
Este tipo de bienes intangibles, denominados Know How, poseen una naturaleza
jurídica de carácter singular; por tal razón, necesitan una protección jurídica
especial, surgiendo así, una rama del Derecho orientada a regular aspectos que
giran en torno a conocimientos técnicos y administrativos, que deben permanecer
en secreto frente a terceros, los cuales se desarrollan en el ámbito industrial o
comercial, permitiendo obtener un beneficio a través de su aplicación y siendo
factible su transmisión a cambio de una contraprestación económica.
El presente trabajo monográfico pretende desarrollar la figura del Know How desde
un enfoque contractual, tomando en cuenta que la legislación nacional lo considera
como un contrato atípico. Esta investigación está orientada a abordar de manera
integral y minuciosa la temática del contrato del Know How con la finalidad de
describir y analizar sus particularidades. Para ello, se tomó en cuenta los
parámetros establecidos por la doctrina y la ley, sus antecedentes, definición,
naturaleza jurídica, elementos, su regulación en la legislación nacional y comparada,
y tratamiento jurisprudencial.
En el capítulo I, denominado “Aspectos Generales sobre el Contrato de Know How”
se abordan cuestiones de carácter genéricas, lo que permite tener una visión
universal sobre el tema. En el capítulo II, estipulado “Régimen aplicable al Contrato
de Know How”, se precisan cuestiones netamente jurídicas, puesto que, se
establece el tratamiento legal de esta modalidad contractual. Por último, en el
capítulo III, designado “Análisis del Contrato de Know How”; se examinan e
interpretan cada una de las cuestiones antes mencionadas, logrando formar un
criterio propio que gira en torno a las ventajas y desventajas que surgen de este
contrato, culminando con un análisis jurisprudencial del mismo.
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I. CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONTRATO DE KNOW

HOW

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO

1.1.1. Internacional

Garay (2017) “Problemáticas del contrato de licencia de Know How y la valoración

patrimonial”. Bogotá - Colombia. Tesis para optar el grado de maestría en Derecho
Contractual Público y Privado. Publicada en el Repositorio Institucional de la
Universidad Santo Tomás de Colombia.

El citado trabajo de investigación está dividido en II capítulos; el primero trata de

aspectos generales, técnicos y jurídicos, dando una aproximación a los conceptos
que subyacen del contrato de Know How como, derecho intangible, derecho moral e
intelectual, contrato de licencia, contrato de cesión, o procedimiento; en ese orden
de ideas, es importante vislumbrar que la valoración y onerosidad dentro del
contrato inician una vez se dé el cumplimiento de una serie de obligaciones
contractuales como la confidencialidad, la práctica mercantil ha fijado procesos,
métodos que permitan perfeccionar el contrato, aun cuando legalmente no existe
parámetros o lineamientos para la celebración del mismo. El segundo capítulo versa
sobre cómo el contrato de Know How se aplica en el tráfico mercantil dando
recomendaciones, las problemáticas que surgen y las posibles soluciones
jurisprudenciales y doctrinarias apoyadas en el derecho comparado.

Por otro lado, de manera oportuna hace una diferencia entre el Know How como
objeto y como contrato; en el primero indica que se trata de un elemento esencial y
necesario para que exista la figura del contrato en sí, la misma que está protegida
por normas que regulan la propiedad intelectual y por convenciones del derecho
internacional; en el segundo refiere que no existe regulación, por tanto, es
considerado dentro de los contratos atípicos.

Es preciso mencionar que en la legislación colombiana existen activos intangibles

que se encuentran en diferentes cuerpos legales que aluden a información
intelectual, fórmulas, procedimientos, estrategias comerciales, las cuales son de
gran importancia para mejorar la productividad y competitividad de diversos sectores
comerciales o industriales; y están íntimamente relacionados al objeto del contrato
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de Know How que confiere derechos y obligaciones relativos a conocimientos o

procedimientos secretos, no patentados ni publicitados, por lo mismo, requiere
asentar literatura relevante para evitar conflictos intersubjetivos de intereses en la
celebración del contrato y fijar bases para su proceso de contratación y valoración.

Toriello (2015) "El contrato de transferencia de conocimientos técnicos

empresariales o Know How: Aspectos a ser considerados respecto de su regulación
en Guatemala". Guatemala de la Asunción. Tesis para optar el grado de maestría en
Derecho Corporativo. Publicada en el Repositorio Institucional de la Universidad
Rafael Landívar de Guatemala.

El citado trabajo de investigación tiene como objetivo principal el estudio y

tratamiento del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o
Know How y está dividido en VI capítulos; el capítulo I desarrolla el tema del
Conocimiento Técnico Empresarial, incluyendo antecedentes históricos, su
denominación, su concepto doctrinario y legal, su naturaleza jurídica y los elementos
que le son propios a dicho conocimiento. El capítulo II versa sobre la protección del
contrato de Know How a nivel nacional como internacional. El capítulo III aborda las
formas legales de transferencia del contrato de Know How, y en el capítulo IV se
ocupa específicamente del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico
Empresarial. El capítulo V trata del análisis de la viabilidad de regulación del
contrato en la legislación de Guatemala. Por último, el capítulo VI se ocupa de la
presentación de datos, análisis de resultados y la confrontación de los mismos con
el marco doctrinario y jurídico.

El contrato de Know How supone la existencia de un derecho de propiedad sobre un

bien inmaterial, el conocimiento; así pues, el Conocimiento Técnico Empresarial
parte de la categoría jurídica de los bienes inmateriales de contenido patrimonial
que importan, para su titular o poseedor, una ventaja económica, sea como valor de
uso (cualitativo) o como valor de cambio (cuantitativo). En la legislación
guatemalteca, este contrato se cataloga como atípica, por cuanto, no existe un base
legal que imprima los lineamientos que deben seguir los contratantes, pero sí les
dota de un abanico de posibilidades para perfeccionar el contrato, la ley civil y
mercantil faculta a las partes a contratar libremente dentro del parámetro legal, y
cuando exista conflicto, de manera supletoria y complementaria intervienen las
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normas de la propiedad intelectual, la misma que se funda en el secretismo de los

negocios.

1.1.2. Nacional

Quispirroca (2013) "Análisis de la protección jurídica de los contratos de provisión de

conocimientos técnicos secretos - Know How en el derecho comparado". Cusco-
Perú. Tesis para optar el título profesional de abogado. Publicada en el Repositorio
Institucional de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

La citada tesis tiene como objetivo principal implementar el contrato de provisión de

conocimientos técnicos secretos Know How empresarial en la legislación nacional.
Se divide en V capítulos, el capítulo I desarrolla aspectos generales del contrato de
Know How, naturaleza jurídica, función económica, diferencias con otras
modalidades contractuales, etc.; el capítulo II versa sobre la determinación del
contenido contractual, elementos, cláusulas generales y específicas a considerar,
derechos y obligaciones de las partes contratantes, ventajas y desventajas; en el
capítulo III trata sobre la protección jurídica del contrato de Know How en el derecho
internacional; el capítulo IV se ocupa de dar algunas consideraciones para regular el
contrato de Know How y análisis económico del derecho, parte de los fundamentos
jurídicos y fácticos para legislar dicho contrato y el impacto costo-beneficio del
proyecto de ley que se pretende; por último el capítulo V aborda el trabajo de campo
desarrollado, los resultados en la investigación en contraposición con la realidad
jurídico-mercantil.

El activo intangible del Know How aplicado a las grandes empresas sin duda ha
permitido posicionarse de manera fructífera en el mercado y que justifica de cierta
manera la capacidad competitiva de la misma, pues se trata de conocimientos
especializados y de información privilegiada y reservada que corresponde a la
esfera jurídica del titular o el poseedor. Asimismo, es importante considerar que
quien crea un procedimiento, una fórmula, una invención, una estrategia o
mecanismo empresarial competitivo tenga el detrimento de hacerlo público o
mantenerlo en secreto, y si desea mantenerlo en secreto como es el caso del
presente estudio, se debe proporcionar las condiciones necesarias para protegerlo.
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El contrato de Know How en la normatividad nacional circunscribe su clasificación

dentro de los contratos atípicos, puesto que no está definido por la legislación
positiva, pero si está reconocido por la realidad social, y se basa en la libertad
contractual y en la autonomía de la voluntad; y como recomendación para evitar
problemas futuros, se debe incorporar la cláusula de reserva del conocimiento
secreto.

1.1.3. Local

Cortez (2015) “La franquicia como opción de desarrollo para las empresas en el
Perú”. Lambayeque – Perú. Tesis presentada para optar el grado Académico de
Maestro en Administración con mención en Gerencia Empresarial. Publicada en el
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

El trabajo de investigación en mención tiene por objetivo principal fundamentar, de

acuerdo a la opinión de personas expertas en el campo de las franquicias, los
aspectos de identificación y validación de los factores asociados al éxito de esta
clase de contratos y de su aplicación en el campo empresarial. Se divide en VIII
capítulos, para lo cual, se pasará a tratar sólo el capítulo IV, pues los capítulos que
anteceden y suceden centran sus esfuerzos en el contrato de franquicia la cual no
corresponde abordar en la presente investigación. El mencionado capítulo IV aborda
los elementos tipificantes del contrato de franquicia, la cual señala en primer lugar al
Know How, refiriéndose como conocimiento práctico, probadamente exitoso y
reproducible. El conocimiento debe ser original y por lo mismo confidencial y en la
transferencia debe justificar la cláusula de secreto comercial; asimismo, debe ser
práctico, es decir, aplicable y comercializable, y a su vez, debe requerir una
experiencia previa y que haya tenido éxito en el campo empresarial. Por otro lado,
este contrato supone un abanico de formas contractuales, pues su objeto, no sólo
se avoca a una parte del proceso productivo de una corporación, sino, muchas
veces ocupa varias áreas del mismo, y que todos estos conocimientos técnicos y
profesionales deben mantenerse en estricta reserva.

1.2. DEFINICIÓN

Es necesario saber que el término “Know how” proviene del inglés y significa: “saber
hacer”. Este radica en las capacidades y habilidades que tenga una persona (natural
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o jurídica) acerca de la realización de una tarea determinada. Además, es

considerado un contrato atípico debido a que carece de una regulación legal que lo
defina, señale sus elementos o establezca las normas supletorias que se deben de
aplicar, en el caso de que exista algún vacío contractual. Sin embargo, es
indispensable establecer que sus elementos se encuentran en la práctica comercial,
la misma que es reconocida en las diversas definiciones que brinda la doctrina.

Este contrato es definido como un negocio jurídico celebrado entre personas (físicas
o jurídicas), por el cual una de ellas (conocido como licenciante), quien es la
persona del Know How, le autoriza a su contraparte (licenciatario o receptor) permite
el desarrollo de algún producto o servicio, y por ende a explotarlo durante un tiempo,
por lo que debe de transmitirle la información necesaria, referente a conocimientos
técnicos reservados, a cambio de una contraprestación.

Diversos autores establecen que el objeto del contrato de know how, puede ser
cualquier conocimiento, método, sistema, procedimiento o aplicación, siempre que
este constituya un patrimonio para el empresario y que represente los resultados de
la experiencia y la investigación, reconociendo a su vez un valor económico, para
que de ese modo pueda ser objeto de transmisión a aquellas empresas que estén
interesadas en su conocimiento.

En este sentido, Soria y Osterling (2015), señalan que: “Es aquel acuerdo de
voluntades por el cual una parte se obliga a transmitir (temporal o definitiva),
conocimientos, procedimientos o experiencias de orden técnico o comercial,
generalmente a cambio de una retribución” (p.23).

Diversos autores establecen que, la retribución pactada generalmente no es

indispensable para configurar un contrato de Know How, y que el único elemento
esencial de este contrato es la cesión del conocimiento, la cual debe cumplir con
algunas características como:

1. Cesión o transmisión del conocimiento: Esta característica, hace

referencia a que el conocimiento, la técnica, el procedimiento, la formula o la
experiencia, puede ser objeto de una cesión (temporal o definitiva), según la
voluntad de las partes involucradas. Este conocimiento transmitido, al ser un
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bien inmaterial, se identifica con la figura del secreto industrial, figura que está
protegida por normas de competencia desleal.

2. Conocimiento no patentado: En este contrato el conocimiento que es objeto

de transmisión debe ser no patentado. Sin embargo, es necesario señalar que
este conocimiento puede ser: a) patentable, siempre que no se haya patentado o
b) no patentable (por el hecho de con contar con los requisitos necesarios).

3. Conocimiento debe ser secreto: Diversos autores señalan que el know How
debe ser secreto, pues básicamente la información o conocimiento objeto de
este contrato es lo que permite obtener todo el provecho posible. Por esa razón
es que las personas que tienen conocimiento de esa información se encuentran
en una situación privilegiada, sin embargo, este debe de ser saber que debe
mantener en secreto esta información, debido a que es una herramienta que le
permitirá poder en cuanto a competitividad y éxito en el mercado.

4. Conocimiento debe ser sustancial: Esto quiere decir que la información que
se brinda debe de ser relevante, pues solo de ese modo se puede permitir un
adecuado manejo de la misma. De igual forma, la importancia de este contrato
se debe a que la información puede estar relacionada a nuevos procesos,
procedimientos, técnicas o estrategias.

5. Conocimiento debe ser útil: Para que este contrato pueda tener la
protección jurídica debida, debe de ser susceptible de valoración económica, la
cual solo se considerara si este aporta a un mejoramiento para el desarrollo de
esa actividad comercial o industrial. Además, el conocimiento que transmite el
Know How, debe de obtener una ventaja competitiva, y es precisamente esa
utilidad lo que lo hace atractivo, por esa razón es que hay quienes están
dispuestos a pagar una retribución para poder acceder a estos conocimientos.
Sin embargo, la doctrina establece que esta característica no es esencial debido
a también se permite realizar a título gratuito.

6. Conocimiento debe ser identificado: Esto se debe a que el Know How tiene
que estar descrito detalladamente para que de esa manera se pueda verificar
que cumple con las condiciones de secreto y sustancialidad.
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1.3. ASPECTOS RELACIONADOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Es indispensable señalar que el conocimiento que se transfiere por medio del Know
How, puede recaer en un producto o servicio, y por ende es muy probable que se
encuentra regulado por una patente. Además, este tipo de contrato tiene como
característica que el conocimiento que se transmite muchas veces es secreto, al
cual se le conoce también como información reservada.

Esta información goza o puede gozar de protección de la legislación de Propiedad

Intelectual, siempre que estos secretos antes mencionados san partes de patentes
de invención, secretos industriales, el llamado Know How o métodos de negocio, así
como otros elementos protegidos o protegibles por la legislación especializada.

En el contrato de Know How, el bien que se cede o transmite es inmaterial. Al ser

inmaterial, se relaciona con la figura del secreto industrial, en ese sentido está
regulado por el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Intelectual.
Precisamente el artículo 122, del mencionado decreto hace referencia a la
transmisión o cesión de uso de secretos industriales.

Algo importante que resaltar del artículo 122 es el hecho que establece lo siguiente:
“En los convenios que transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o
provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de
confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos” (p. 26).

Además, no toda técnica o método se puede calificar como Know How, para que
sea reconocida de ese modo debe reunir tres requisitos, tal y como determina el
artículo 39-2-a) del “Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC). Estos requisitos son:

a) Información secreta: la información no debe ser conocida, es decir, no

debe ser accesible de manera tan fácil para aquellas personas que
normalmente requieren de ese tipo de información.

b) Tener valor comercial: por la condición secreta de la información, se

genera una ventaja competitiva.
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c) Haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta: este

requisito está referido a que las medidas utilizadas solo las puede tomar la
persona que legítimamente la controla.

1.4. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La transferencia de tecnología es comprendida como “la transferencia” de un

conocimiento sistemático, referido a la elaboración de un producto, la aplicación de
un proceso o la prestación de un servicio. Además, esta transferencia será exitosa
siempre y cuando la entidad receptora de esa tecnología la utilice de manera
efectiva. Por esa razón, es que esta puede incluir activos físicos, Know How y
conocimiento técnico, e inclusive puede involucrar el intercambio y la relocalización
del personal, así como la transmisión de un conjunto determinado de capacidades.

Al tratar este tema, se pueden distinguir dos intervinientes: el proveedor o

transmisor de la tecnología, el cual posee y transmite los conocimientos técnicos, y
el receptor, que es el destinatario de los conocimientos antes mencionados, y que a
su vez que tiene como fin la aplicación de los mismos a la actividad económica que
realiza.

En cuanto al proceso de transferencia de tecnología, esta tiene fases como la

asimilación y absorción del conocimiento tecnológico, la adaptación a las
condiciones locales, la absorción de mejoras subsiguiente y la generalización del
conocimiento transferido; las cuales se describen como la consolidación de la
transferencia.

Al respecto, De la Fuente y Echarri citado por Soria y Osterling (2015) establecen

que:

El contrato de know how se caracteriza porque produce una transferencia de

tecnología, la cual es de carácter secreta o confidencial, y que además el
receptor se obliga a mantener como tal. Por ende, el objeto del contrato, en
consecuencia, se agota con la comunicación de la información secreta,
siendo irreversible. (p. 23)
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Por lo tanto, un acuerdo de transferencia de tecnología engloba una parte de

regulación del Know How, y otra parte de competencia. También debemos de saber
que la tecnología es uno de los pilares esenciales de las diversas organizaciones,
debido a que apoya a su rentabilidad, crecimiento y competitividad.

De igual forma, Lutteral (2016) señala que: “El contrato de transferencia de

tecnología es el principal mecanismo por el cual se viabiliza una operación de
transmisión tecnológica” (p. 110). Este contrato se puede agrupar en diferentes
tipologías contractuales, entre ellas el Know How, que tiene caracteres como la
bilateralidad, onerosidad, tracto sucesivo y que generalmente son inherentes a la
persona.

1.5. IMPORTANCIA

La importancia del Know How radica en aquella necesidad empresarial de

adecuarse a la nueva realidad social económica del mercado, pues a razón de ello
poseer información es el máximo exponente de la producción intelectual del ser
humano e implica saberes especializados que constituyen aquel apoyo de la
empresa para ampliar su liquidez económica. En otras palabras, el Know How es
aplicado en el ámbito empresarial buscando acceder a beneficios y ventajas por
sobre la competencia. Según Díaz (2015):

El Know How es una especie de modelo de gestión del conocimiento, que busca
principalmente la investigación, el análisis y el mejoramiento de prácticas dentro
de una organización determinada, con el propósito de obtener progresos en la
producción. Siguiendo esta línea el Know How se convierte en un atractivo para
competidores, quienes desearan conocer en qué se funda el éxito comercial de
una empresa. (p.31)

En resumen, la importancia de estos contratos recae en el marco económico,

además el titular (licenciante) del Know How tiene un amplio campo de acción, pues
puede aplicar sus conocimientos para mejorar la competitividad al incrementar la
producción de la empresa o cediendo de manera temporal sus conocimientos a
terceros bajo la premisa de guardar reserva de la información, y consecuentemente
acarrea beneficios económicos tanto para el titular, para terceros, como para la
sociedad misma. Pues como lo menciona Cusi (2016) constituye aquel mecanismo
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que se basa en transmitir saberes especializados y técnicas que en su conjunto son

innovaciones que favorecen el desarrollo productivo de la empresa sujeta a este
contrato.

1.6. NATURALEZA JURÍDICA

Abarcando esta clase de contratos se destaca que el Know How genera gran
controversia doctrinaria en razón a las especiales características que implica. No
obstante, si realizamos un énfasis en la doctrina existen dos vertientes que han
destacado, que son preponderantes cuando de conceptualizar la naturaleza jurídica
de estos contratos especiales se trata.

De acuerdo con Alfaro (2013) La primera se destaca por considerar el contrato de

Know How una modalidad contractual sui generis, pues esta corriente basa sus
argumentos en razón a: i) la diversidad del contenido que se adopta en estos
contratos, ii) diferentes modalidades de transmisión y iii) la imposibilidad de
subsumirlos a figuras contractuales de otra naturaleza. Es decir, por tales
características especiales ya mencionadas este puede asumir formas muy diversas
con elementos jurídicos semejantes a los de compraventa, locación de servicios,
arrendamiento, entre otros, pero sin encasillarse en la normativa legal de un tipo
determinado.

Por su parte la vertiente doctrinaria que concibe al Know How como un contrato
atípico se fundamenta en aquellos argumentos que señalan que la naturaleza
jurídica está dada por la fácil absorción del Know How a otras figuras contractuales
en razón a la similitud que estos poseen, asimismo permite la aplicación analógica
de la normativa contractual. No obstante, como lo resalta el mismo autor, si bien es
cierto esta segunda vertiente es la contraposición de la primera, esta no llega a ser
exacta, pues el Know How es considerado como un contrato mixto y complejo y su
naturaleza jurídica se determina al identificar una estructura propia adecuada a la
libertad de contratar de las partes intervinientes.

Podemos distinguir al Know How como un contrato sui generis que conserva
características y elementos especiales que establecen una clara distinción con otras
formas de contratar. Pues se concibe como aquel bien inmaterial con valor
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patrimonial que concede una serie de derechos y garantías a su titular (propiedad

relativa) condicionados a la reserva de información.

1.7. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Al ser un contrato atípico es claro que en el ordenamiento jurídico peruano al igual

que en otros países no existe regulación jurídica mediante leyes especiales que
puntualicen el ámbito de aplicación del contrato de Know How, así como la
identificación de los elementos esenciales de esta figura contractual. Por tal razón
es importante enfatizar que esta clase de contratos debe entenderse como aquel
negocio jurídico supeditado a la voluntad de las partes, cuya razón de ser es
transmitir información, producto de la especialización y experiencia del licenciante
en pro del licenciatario, quien se obliga a pagar la contraprestación pactada o
también denominada regalía.

Al respecto Soria, y Osterling (2014) manifiestan que el pago de la contraprestación

en estos contratos no forma parte de sus elementos esenciales debido a que esta
clase de contratos se puede celebrar tanto a título oneroso como a título gratuito
exceptuando al licenciante de hacer pago alguno. No obstante, este supuesto solo
es realizado en circunstancias especiales, como, por ejemplo: cuando se acuerdan
cláusulas que facilitan la cesión gratuita de Know How.

Ahora bien, de acuerdo con lo ya mencionado los elementos estructurales del

contrato de Know How son:

1.7.1. Elementos Subjetivos

1.7.1.1. Partes Intervinientes

Según Cusi (2016) a los sujetos que suscriben este contrato se les
denomina: licenciante o transmitente, y licenciatario o adquiriente del
Know How, cabe la posibilidad de que en esta relación contractual
intervengan tanto personas naturales como de personas jurídicas sin
restringirse a la nacionalidad de estas pues esta relación contractual
puede efectuarse entre nacionales y extranjeros, podría decirse que lo
más importante en este aspecto es el grado de conocimiento
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especializado, producto de la investigación y experiencia que puede

ofrecer el licenciante.

Por su parte Alfaro (2013) considera que los términos adecuados que
diferencie a los sujetos intervinientes obedecen a la necesidad de no
confundirlos con figuras contractuales diferentes, este autor señala que
estos son el transmisor y receptor respectivamente pues esta
denominación permite enmarcar la cesión o venta del Know How.

Si bien es cierto la denominación de transmisor y receptor enmarca la

relación contractual dada en el contrato Know How, esta noción es muy
genérica si se busca efectuar una clara diferenciación con otras figuras
contractuales; por tal razón y de conformidad con Cusi consideramos que
los términos apropiados para delimitar los papeles adoptados por los
sujetos intervinientes en esta relación contractual son: licenciante o
transmitente, y licenciatario o adquirente del Know How, Cabe mencionar
que la transmisión o entrega del conocimiento objeto de este contrato
obedece a la voluntad de las partes y a las restricciones legislativas, si la
seguridad de Estado es afectada.

1.7.2. Elementos Esenciales

1.7.2.1. Objeto de la prestación

El objeto de la prestación yace en la cesión del derecho sobre el

conocimiento, esta “cesión” puede realizarse de manera definitiva o
temporal en conformidad con la voluntad de las partes, si bien es cierto el
conocimiento cedido por sus especiales características cumple los
requisitos para que sea patentado, este no debe ser patentado pues
desnaturalizaría lo que es el contrato de Know How como tal. Además, el
contenido licenciado en esta cesión debe mantenerse con suma reserva y
confidencialidad durante y después de culminado el contrato por parte del
licenciatario para no perjudicar al titular del Know How y para que la
empresa logre éxito y ventajas frente a otras empresas si de productividad
y competitividad hablamos; esto se logra aplicando cláusulas
contractuales, las cuales se abordarán en el siguiente capítulo. Asimismo,
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la información debe ser pertinente, ser substancial, esto quiere decir que
para lograr una óptima aplicación debe estar acompañada de
recomendaciones, asesoría del titular del Know How si este lo considera
necesario para conseguir un correcto manejo de esta. Finalmente, la
información debe ser identificada y útil, es decir, debe efectuarse la
descripción por medio de documentación suficiente que avale las
condiciones de sustancialidad y reserva de la información cedida en el
contrato de Know How y que la implementación de esta información
innovadora en las actividades de la empresa refleje en sus resultados
mejoría en la productividad de esta o se logre ventaja frente a la
competencia. (Soria, y Osterling, 2014)

1.7.2.2. Causa

La causa o también llamada finalidad del Know How, es otorgarle al

licenciatario información específica e innovadora; es decir, con el fin de
que este los explote al máximo para lograr una situación ventajosa frente
a su competencia comercial en razón al área en que se aplica este
conocimiento, cumpliendo con la función económica a la que se le
destine. (Soria, y Osterling, 2014)

1.7.2.3. Contraprestación

Como elemento esencial está condicionada a ser onerosa o gratuita

según lo contraten las partes; declarada comúnmente en razón a un pago
o precio (si se trata de venta del derecho sobre la información
especializada) o regalía (si se trata de cesión de conocimientos técnicos
reservados). Además, cabe la posibilidad de que concurran otras
prestaciones, como la del aprovechamiento, comunicación de mejoras,
apoyo recíproco, etc. (Soria, y Osterling, 2014)
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1.7.3. Elementos Típicos

1.7.3.1. Plazo

Para Cusi (2016) la duración de estos contratos es determinada en su

mayoría por las causas que generan la necesidad de emplear el Know
How como medio idóneo para alcanzar el éxito empresarial.

Esta cesión de conocimientos se formaliza y pacta por un plazo

determinado o de manera definitiva y su vencimiento en términos de Soria
y Osterling (2014) involucra la devolución de absolutamente toda la
información cedida bajo el concepto de Know How, ya sea: esquemas,
documentación, información adicional, medios tecnológicos, etc. Así
como consecuentemente cesar en el uso de reserva de información si así
lo disponen las partes, salvo acuerdo contrario.

1.7.3.2. Forma de pago

De conformidad con la noción aportada por Alfaro (2013) en esta materia

podemos afirmar que la forma de pagar es determinada por la voluntad de
los sujetos intervinientes, esta mayormente puede ser dinero, ya sea con
moneda nacional, así como en moneda extranjera, pues la costumbre es
determinante en la forma de pago, como lo menciona este autor cualquier
otro medio de pago debe estar acogido contractualmente mediante
cláusulas especiales que así lo dispongan.

Asimismo, esta se puede realizar mediante el pago de regalías, ya sea en

razón a un único momento de pago o de manera diferida en función a
pagos realizados periódicamente. Las regalías pueden consistir en un
monto monetario entregado al titular del Know How mensual o
anualmente, o de ser el caso constituyendo la entrega de un porcentaje
de las ganancias de la producción de la empresa sujeta a este contrato y
que han aumentado exponencialmente a razón de este; por ejemplo: el
porcentaje de las ventas ya sean totales, brutas o netas, el porcentaje
sobre la mercadería producida o vendida, etc. (Berru, Castillo, Coveñas,
Farias y Ruíz, 2015)
 18
18

1.8. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Es conveniente mencionar las particularidades que esta figura contractual reviste:

Desde la perspectiva de la autonomía que estos contratos poseen, el Know How

constituye un contrato principal. Al respecto Quispirroca (2013) considera que si
bien es cierto esta primera característica supone la independencia que este contrato
tiene al no estar condicionado a la previa existencia de otro negocio jurídico, es
menester señalar que comúnmente su transferencia se encuentra asistido de otras
figuras jurídicas, principalmente de índole contractual si de contratos de
colaboración empresarial hablamos, por ejemplo, cubrir la necesidad de brindar
asistencia o asesoramiento técnico, o una franquicia de ser el caso, entre otros.

Por su parte, Ubau (2016) que al ser un contrato autónomo el Know How posee
independencia jurídica de cualquier contrato que intervenga en su estructura
negocial, pues este puede ser acompañado de otras figuras contractuales
complementarias sin afectar su autonomía.

Desde un enfoque estructural nos encontramos ante un contrato atípico, debido a la

escasa regulación normativa que se le ha brindado. Para Quispirroca (2013) esto
significa el poder determinante de la voluntad de las partes, ejerciendo la libertad de
contratar y contractuar, siguiendo lo estipulado en el Código civil peruano en su art.
1354, del cual se denota claramente lo ya mencionado teniendo como única
limitación no contravenir el marco normativo imperante de nuestro país.

En esta misma línea de investigación Ubau (2016) expresa la precaria regulación

normativa del contrato del Know How tanto en el ámbito nacional como
internacional, este autor señala el inadecuado enfoque que se le ha brindado a la
tipificación de esta figura contractual concurriendo únicamente en el ámbito social,
es decir en la práctica, a pesar de contar con características y elementos especiales
que los delimite como contratos merecedores de tipificación.

Según la estructura contractual, así como el objeto que recubre diferentes

esquemas negociables es válido afirmar que es un contrato complejo. Quispirroca
(2013) facilita el entendimiento de esta característica del contrato de Know How
señalando: la cesión del derecho sobre el conocimiento o la autorización temporal
 19
19

de uso de conocimiento especializado asesorando o entrenando al personal que lo

pone en práctica y brindando tecnología adicional que facilite el proceso como
ejemplos.

Asimismo, Quispirroca (2013) señala que nos encontramos ante un contrato

consensual, en razón a la necesidad de la exteriorización del consentimiento de los
sujetos intervinientes para que este contrato se logre perfeccionar. Este contrato se
origina incluso cuando se produce la oferta y aceptación respectivamente, pues al
ser un contrato atípico se puede celebrar sin formalidad alguna o cualquier requisito
adicional que otras figuras contractuales sí exigirían. No obstante, esto no implica
inexistencia de protección jurídica en favor de los contratantes, pues estos pueden
pactar estableciendo cláusulas que les brinde seguridad jurídica.

Este mismo autor indica que el Know How es un contrato constitutivo si nos
abocamos a analizar su función, debido a que esta forma de contratación origina
relaciones jurídicas entre las partes intervinientes, y ello da pase a la característica
de que el Know How es un contrato de prestaciones recíprocas, pues cada parte
interviniente tiene sus propias prestaciones, las cuales planean satisfacer con esta
contratación; además los sujetos intervinientes conocen de manera anticipada
cuáles son las acciones que deben realizar y cuáles serán los beneficios que implica
pactar sobre el Know How ( característica conmutativa).

En cuanto a la exigencia del cumplimiento de las contraprestaciones pactadas, el

Know How es un contrato de ejecución inmediata, pues dichas prestaciones son
requeridas una vez celebrado el contrato. Pero, si referenciamos el plazo de
cumplimiento, es decir el tiempo de ejecución esta puede realizarse en un único
momento (ejecución instantánea) o de tracto sucesivo (ejecución periódica). En
resumen, el Know How se caracteriza por encajar tanto en la figura contractual de
ejecución única o mediante tracto sucesivo. (Ubau, 2016)

Otra característica que Quispirroca (2013) resalta es que estos contratos pueden ser
de cambio, en razón de la venta del Know How, es decir como ya hemos
mencionado con anterioridad, el Know How es la cesión o transmisión del derecho
sobre la información objeto del contrato, esto significa que puede transmitirse el
derecho de propiedad sobre esta de manera absoluta o cederse la propiedad
 20
20

relativa de esta, como lo es en el caso de aquellos contratos destinados al uso y de

goce de esta información innovadora pero con un plazo determinado pactado por los
contratantes.

Desde la perspectiva valorativa el Know How puede ser oneroso o gratuito, en razón
a la reciprocidad de las prestaciones de las partes pues como lo señala Ubau
(2016), el titular del Know How se enriquece con la cesión de derechos, mientras
que el licenciatario pierde un cierto monto de dinero para pagar la regalías pactadas,
mientras dure el contrato, No obstante, la gratuidad u onerosidad de estos contratos
no es realmente una característica indispensable de estos contratos, pues solo se
admite ceder de manera gratuita el Know How si así lo pactan las partes.

Del mismo modo, el Know How puede ser un contrato paritario, pues puede indicar
la existencia de una negociación celebrada con antelación; sin embargo, el
licenciante puede de estipular de manera previa en el contrato cláusulas y
disposiciones, que limiten al licenciatario el aceptar o rechazar dichas condiciones,
por ejemplo, cuando el Know How mercantil se relaciona con la figura contractual de
la franquicia por un contrato de adhesión. (Quispirroca, 2013)

1.9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.9.1. Derechos de licenciante

 Recibir el pago respectivo a su favor por la transmisión del conocimiento y
su uso durante la vigencia del contrato: este es el pago de una
contraprestación por la explotación y uso del know-how, también llamado
regalías.
 Exigir que se reserve ese conocimiento y si no se cumple con este deber
de confidencialidad, puede permitirle rescindir el contrato y exigir el pago
de una penalidad de daños causados.
 Puede exigir estar informado sobre los avances y desarrollos de su
conocimiento en el nuevo mercado o región donde se aplican.
 Puede imponer un nivel de calidad a los productos o servicios a los que se
aplica el know-how transferido.
 Podrá obtener información sobre las mejoras producidas por la
explotación producida en el desarrollo del conocimiento transferido.
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21

1.9.2. Derechos de licenciatario

 El licenciatario tiene derecho a recopilar y recibir toda la información
necesaria para poder desarrollar y adecuar el negocio que es objeto del
conocimiento y la asistencia técnica necesaria.
 El licenciatario tiene el derecho inherente a proteger la exclusividad del
conocimiento transmitido.

Según Arias, M. (2017) menciona lo siguiente:

“Que es inherente al contrato que el licenciante se abstenga de ceder los

conocimientos a terceros (deber de abstención o de no hacer), siempre que
haya sido convenida la exclusividad”. (p.4)

1.9.3. Obligaciones de licenciante

 Básicamente, existe la obligación por parte del licenciante de aportar el
know-how para empezar a desarrollar el negocio, con lo que se deben
impartir todos los conocimientos necesarios.

Massaguer, J. (2018) menciona que: “La aportación de conocimientos en este

compromiso. así como entrega del objeto para el desarrollo de documentación
comercial y técnica”. (p.8)

 Otra obligación importante del licenciante es la prestación de asistencia

técnica, que surge de la necesidad del licenciatario de poder adecuar sus
estructuras a los conocimientos que se le otorgan para el desarrollo de la
empresa.

Corcuera, U. (2018) manifiesta como otra obligación de licenciante:

“El licenciante será responsable si, durante la vigencia del contrato, el

conocimiento que transmite se vuelve obsoleto o de conocimiento público, en
cuyo caso expira la obligación de pago de regalías”. (p.8)

 Por lo general, se requieren acuerdos de exclusividad para que el

licenciatario pueda asegurar su inversión en el funcionamiento de su
negocio sin tener que preocuparse por la existencia de un competidor que
pueda representar un riesgo para su inversión.
 22
22

1.9.4. Obligaciones de licenciatario

 La principal es el pago de regalías previstas en el contrato a favor del
licenciante, salvo pacto a título gratuito; los cálculos para establecer
regalías son: volumen de producción, ventas o utilidades.
 Mantener el secreto de conocimiento transferidos.
 Si se establece el pago de la contraprestación en regalías, también
surgirá la obligación del licenciante de aprovechar la técnica transmitida.
 El licenciatario deberá cumplir con las exigencias de calidad
impuestas
por el licenciante, por ello existirá exigencias de calidad, de manera
que se pueda supervisar el cumplimiento de esta obligación.
 23
23

II. CAPÍTULO II: RÉGIMEN APLICABLE EN EL CONTRATO DE KNOW HOW

2.1. EL CONTRATO DE KNOW HOW Y SU REGULACIÓN EN EL PERÚ

Según Barrera, R. (2019) define al contrato de Know How: “Como aquel acuerdo
por el que una persona ya sea natural o jurídica en el cual se transfiere
los conocimientos dirigidos aquella solución de problemas técnicos” (p.2).

De acuerdo con el autor podemos establecer que nos encontramos frente a un

contrato que trata sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por
las normas de propiedad industrial y usualmente mantenido como secreto. Cabe
resaltar que se le considera como un negocio jurídico de mucha importancia,
puesto que dicho contrato es un instrumento de penetración económica.

Hoy en día en el Perú se consolida como referente importante para la inversión de

capital extranjero; por lo cual este hecho conlleva aquella necesidad de estar a la
vanguardia con los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones entre
los sujetos de derecho; por ende aparece el contrato de know how como una
herramienta jurídica importante ya que posee o tienen las empresas y también los
creadores para proteger su conocimiento y además su creatividad, sus
procesos inventivos y, en general, todo lo referido al proceso imaginativo vinculado
a la solución de un determinado problema.

2.1.1. El Contrato de Know How en la Constitución Política del Perú de

1993
- La competencia leal en el marco constitucional

Según Ballasteros, E. (2015) manifiesta que: “El interés relativo a la ventaja

competitiva de la empresa en el mercado está directamente relacionado con el
principio de libre competencia contemplado en el artículo 61º de la Constitución
Política del Perú”.

Entonces podemos relacionarlo con el contrato de Know How ya que este tendrá
una libre competencia, cabe resaltar que en principio es una manifestación del
principio constitucional de libertad de empresa consagrado en el artículo 60 de la
Carta Magna.

Es muy importante resaltar la contratación por Know How, implica a la luz y

concordancia de los principios constitucionales económicos y de normatividad
comunitaria andina, ya que es una forma de contratación necesaria y primordial, que
 24
debe ser desarrollado, y sobre tutelado íntegramente, con el fin de otorgar dicha
24

garantía a los agentes participantes en el ámbito mercantil y también empresarial,

ante una posibilidad de lidiar con algún vacío, deficiencia o laguna legal en nuestro
medio.

2.1.2. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL CODIGO CIVIL DE 1984

OBLIGACIONES Y CONTRATOS EN EL MARCO DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO

DE 1984.

Según el Artículo 1352º del Código Civil Peruano de 1984: “Los Contratos se
perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquéllos que, además,
deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad”.

Entonces podemos manifestar que al considerar que dicha contratación por Know
How es atípica, es por ello que implica la adecuación de un régimen jurídico que se
desprenda de lo pactado por ambas partes, en dicho contrato.

Corcuera, U. (2018) manifiesta lo siguiente:

En el marco de las Disposiciones Generales referidas al Derecho de las

Obligaciones la función primordial se realiza por medio de dos principios
claves: a) reduciendo los costos de transacción; y b) asegurando el
cumplimiento de las relaciones obligatorias. (p.106)

En conclusión, podemos establecer que aquéllas obligaciones emergentes de un

contrato de Know How, por ende, se seguirá los lineamientos generales que se
encuentran en el Código Civil, por lo que, considerando que a través del contrato de
know-how, el beneficiario adquiere el derecho de utilizarlo, por tanto, la obligación
de no hacer, ya que el dador adquiere una obligación correlativa, que puede ser dar
y / o hacer, según el objeto y también aquellas características del contrato.

2.1.3. EL CONTRATO DE KNOW HOW EN EL MARCO PENAL

- Divulgación de secretos empresariales o know how a los que se haya
accedido legítimamente, pero con el deber de reserva

En el caso de la divulgación, esta no necesariamente tiene que ser explícita, es

suficiente que se otorgue a un tercero el acceso al conocimiento de la información,
es decir, la violación a la ley penal puede configurarse por omisión u comisión.

- Explotación De Secretos Empresariales O Know How A Los Que Se Haya

Accedido Legítimamente, Pero Con El Deber De Reserva
 25
25
En el caso de explotación, esta se lleva al extremo de obtener una ventaja
patrimonial mediante el uso de la información secreta por parte de quien la adquirió
o de un tercero.

2.2. CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Las cláusulas generales de contratación son disposiciones generales y abstractas

que se incorporan en un contrato y que adquieren fuerza vinculante sólo cuando
estos se celebran.

Así, el Código Civil Peruano en su artículo 1392° define a las cláusulas generales de
contratación como:

Aquellas redactadas, previa y unilateralmente por una persona o

entidad, en forma general y abstracta con el objeto de fijar el contenido
normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con
elementos propios de ellos.

El contrato de Know How, al igual que en otras figuras contractuales, necesita de la

presencia de cláusulas, que de alguna u otra manera se consideran elementos
esenciales, debido a que en ellas se manifiestan aquellos derechos y obligaciones
que son de suma importancia para las partes contratantes. Estas cláusulas están
orientadas a definir las condiciones a las que se deben regir las partes, y en base al
cumplimiento de estas se entenderá si el contrato se ha cumplido o no.

Rigiéndose en la libertad contractual, las partes del contrato ejerciendo la

manifestación de su voluntad, pueden establecer una variedad de cláusulas; sin
embargo, en este trabajo monográfico sólo se mencionan las más usuales y
principales.

2.2.1. Cláusula de Confidencialidad

Sabiendo que una de las características principales del contrato de Know How gira
en torno al carácter de secreto de la información, producto del valor económico que
esta significa; es necesario trasladarlo al ámbito contractual, generando la
obligación de respetar la confidencialidad del conocimiento técnico que se ha
transmitido. Para Pacheco (2018) el hecho de mantener en secreto el conocimiento
se configura como la cláusula de confidencialidad, y que a su vez es conocida como
“obligación de no comunicar a terceros”. Con respecto a esto Bianchi (1981, citado
por Benavente, 2008) manifiesta que las partes prevean en el contrato, más o
 26
menos explícitamente, una prohibición de comunicación a terceros ajenos a 26la
relación contractual”.

Los acuerdos de confidencialidad se configuran como un mecanismo adecuado para

proteger los conocimientos objeto del Know How. Su función principalmente es
preventiva, ya que permite establecer barreras que impidan el escape de
información mediante una serie de obligaciones concretas que deben cumplir las
partes contractuales.

Estas cláusulas son acuerdos de carácter privado que se suscriben con el objetivo
de reglamentar los términos y condiciones en los que las partes del contrato
mantendrán en reserva aquella información que se señale como confidencial.

Es preciso mencionar que la cláusula de confidencialidad debe constar de manera

taxativa en el contrato de Know How, siendo su finalidad tutelar el secreto de los
conocimientos técnicos, así como los intereses del titular, pues como señala
Pacheco (2018) puede darse el caso de que el receptor lo comercialice a terceras
personas.

Benavente (2008) menciona que el asunto de confidencialidad se presenta en la

etapa de la negociación, de manera específica en el momento que se establecen los
términos de la transmisión de los conocimientos técnicos. Por esta razón es que el
citado autor considera necesario que se redacte un pre-convenio de
confidencialidad, en el que se especificará la fecha, la cantidad y la forma en que se
revelará la información, expresando también los respectivos derechos y
obligaciones de las partes.

Es de suma importancia la forma en cómo se redactan estas cláusulas de

confidencialidad, debido a la incidencia que tiene dicha redacción en cuanto a las
obligaciones que de ella se generan. Las cláusulas de confidencialidad que son
redactadas de una manera poco clara, difusa o ambigua, pueden ocasionar
confusiones y controversias entre las partes contractuales, ya que cada una puede
interpretarlo de manera distinta, generando que las obligaciones sean ineficaces
producto de la ausencia de un objeto definido de manera clara.

Al respecto, Cabanellas (1980, citado por Benavente, 2015) menciona que las
cláusulas que se deben expresar sobre confidencialidad son:

a) Aclaración de la titularidad y origen de la tecnología.

b) Aclaración de las obligaciones de confidencialidad.

 27
c) Indicación de métodos destinados a prevenir que los posibles terceros que
27

adquieran irregularmente la información puedan argumentar buena fe.

d) Extensión de la obligación de confidencialidad a partes que originalmente no

estarían sujetas a la misma, o respecto a quienes, en principio, podría comunicar
la información recibida

Dicho de otra manera se puede decir que la información que se transmite sigue
siendo propiedad del licenciante y no se podrán utilizar por el licenciado una vez que
caduque el contrato, esta tampoco puede ser transmitida a terceras personas sin el
consentimiento del licenciante, y que la información solo será utilizado por el
licenciado únicamente para los fines que s5e expresan en el contrato, así mismo el
licenciado es el responsable de garantizar que ningún empleado suyo viole las
cláusulas de confidencialidad expresadas en el contrato.

2.2.2. Cláusula de Exclusividad

La cláusula de exclusividad es un pacto que se plasma en el contrato en el cual se

estipula de manera específica la cesión del Know How, lo que significa que el
licenciante que transmite los conocimientos técnicos se obliga frente al receptor del
mismo a cederle sólo a él dentro de un determinado espacio geográfico, inclusive se
obliga a no distribuir ni vender productos o servicios que contenga el Know How
cedido dentro de ese territorio.

Así mismo Benavente (2015) expresa que puede ser recurrente que el receptor exija
que el cedente se comprometa a no transferir estos conocimientos con otra persona,
y a no explotarla dentro de un determinado ámbito territorial, a lo que se le podría
denominar “cláusula de licencia única. Sin embargo, es necesario precisar que la
exclusividad no es un elemento esencial del Know How; por tal razón, si no se
expresa de manera taxativa en el documento se entenderá que no se le concede
esa obligación al cedente.

El efecto esencial en el otorgamiento de derechos exclusivos en favor del receptor

del Know How es la obligación del licenciante a no transferir el mismo Know How en
el mismo territorio en donde el adquirente estuviese autorizado a ejercer los
derechos adquiridos sobre el conocimiento técnico reservado.

Según Cabanellas (1980, citado por Benavente, 2015) esta obligación por parte del
transmisor del Know How tiene un fundamento económico que permite ventajas
 28
28

para ambas partes y lo sustenta al mencionar que el receptor generalmente será el

interesado de manera directa, debido a la ventaja que significa tener una
participación predominante en el mercado, por otro lado se encuentra el cedente,
quien tiene un interés indirecto en la exclusividad, debido a que a través de ésta
tendrá la posibilidad de aumentar la tasa de regalía que recibirá.

Es importante establecer que la exclusividad no se presume, lo que significa que, si

al receptor se le va a conceder este derecho exclusivo, se deberá expresar en el
contrato, precisándola.

La cláusula de exclusividad también se puede presentar de manera parcial, por

ejemplo, cuando el cedente puede obligarse a no ceder el Know How, dentro de un
determinado territorio, a otra persona; sin embargo, puede reservar el derecho de
fabricar él mismo el bien o producto y de venderlo dentro de ese territorio. Por
seguridad jurídica, debe especificarse de manera concisa en el contrato.

Benavente (2015) considera que la cláusula de exclusividad tiene un aspecto

importante que se debe mencionar cuando se trate de varios receptores y uno es de
carácter exclusivo. En este contexto, lo que se debe tener en cuenta es si los
receptores son anteriores al receptor exclusivo, de ser así, se tiene que respetar los
derechos adquiridos por los primeros; por otro lado, está el supuesto en el que los
receptores son posteriores al receptor exclusivo y están dentro del mismo territorio,
en este caso se origina responsabilidad contractual del transmisor frente a los
receptores, tanto el exclusivo, como los no exclusivos.

2.2.3. Cláusula de Territorialidad

Esta cláusula se encuentra ligada a la cláusula de exclusividad, es decir, solo el uso

y aplicación se debe solo al receptor, es por ello, que Alfaro (2013), menciona que
este término de la territorialidad “limita la utilización del Know How dentro de un
determinado territorio” (p, 36).

Por lo tanto, el beneficiario del Know How se encuentra en la obligación bajo esta
cláusula en de darle la utilidad a los conocimientos técnicos dentro de un territorio
en específico, así mismo Ubau (2016) precisa, que “si se hace caso omiso a esta
 29
29

cláusula se entenderá que el beneficiado del Know how podrá emplearlo en

cualquier territorio” (p,31).

He ahí, la importancia de esta cláusula, que, al no indicarse en forma expresa o

deducir dentro de cualquier término del contrato, el beneficiario tiene la potestad de
poder ejercerlo libremente en la extensión del territorio que él desee.

Manifiesta Ubau (2016) que se desprenden 2 variables de esta cláusula, tales como:

a. Cláusulas por las que se restrinjan los derechos del receptor a un área
determinada del país

b. Cláusulas de territorialidad en relación con las restricciones a la exportación

por parte del receptor

2.2.4. Cláusula de Subconcesión del Know How

Para una mayor seguridad jurídica es recomendable tener en cuenta la cláusula de

subconcesión, que regula la “concesión de ceder el Know How a un tercero” (Alfaro,
2013. p, 36). En este término del contrato las partes pueden acordar si el Know How
cedido puede ser transmitido a terceros o simplemente es exclusivo para el uso
único del beneficiario.

Según Ubau (2016), expresa, que esta cláusula consiste en “la atribución del
cesionario del primer contrato de know how, a concesionar figurando como cedente
en futuros contratos de transferencia de know how” (p, 33). Es decir, con el permiso
de cesión mediante esta cláusula, el beneficiario o cesionario, puede realizar nuevos
contratos de transmisión adquiriendo la calidad de transmitente o cedente, dando
paso a la primacía a dos relaciones jurídicas (primigenia y secundaria).

Este tipo de acciones engloba una serie de riesgos, por lo tanto, se debe especificar
los mecanismos de actuación de las cláusulas de confidencialidad, exclusividad,
territorialidad y así mismo la contraprestación (Alfaro, 2013. p, 36).
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30

2.2.5. Cláusula de Plazo:

esta disposición del contrato regula el tiempo de explotación que va a tener el

adquirente sobre el Know How, como ya se mencionó en páginas anteriores el
Know How puede ser objeto de una compraventa o prestación.

Ubau (2016), menciona que, si se realizara por venta el plazo de duración estaría en
función al pago de la venta, pudiendo ser sumas periódicas; aunque usualmente se
pacte una contra entrega”. Este término del plazo se va a realizar de acuerdo con
las partes, normalmente esta cláusula en estos tipos de contratos se aplica para el
tiempo de uso que va a tener el beneficiario de explotar los conocimientos técnicos
transmitidos, que, a cambio, va a percibir el pago de regalías mensuales.

El vencimiento de esta cláusula trae consigo una serie de consecuencias, la

principal el cese de uso y explotación de los conocimientos técnicos, el cese de
confidencialidad, la devolución de los conocimientos técnicos recibidos, las mejoras,
entre otros (Alfaro, 2013. p, 257).

2.2.6. Cláusula Solución De Conflictos O Litigios

Según Ubau (2016) consiste en que:

“Los sujetos que forman parte de este contrato y se da la existencia de

una controversia puedan dirigirse ante un órgano legitimado para que
se le dé solución al conflicto de intereses este órgano legitimado
puede ser arbitral órgano jurisdiccional” (p. 34).

Efectivamente la cláusula de solución de conflictos o litigios implica que las partes

ante la existencia de un conflicto tiene el derecho de dirigirse ante un órgano
legitimado para que esté de solución al mismo.

También es importante que se debe detallar la jurisdicción en la cual se encuentra

ya sea el transmisor y el receptor o el país o lugar donde se emplea el contrato the
know-how, asimismo se debe especificar aquellas cargas para que se pueda dar
solución al conflicto de intereses.
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2.2.7. Otras Cláusulas

a) Cláusula sobre las Mejoras

Es posible que en el contrato de Know How celebrado entre dos partes puedan
contar con que se descubran mejoras y pueda darse el resultado de presencia de
mejoras al mismo estás pueden ser de cuatro formas: La obligación de realizar
mejoras, la obligación de utilizar mejoras, la obligación de comunicar mejoras, y la
obligación de reconocer derechos sobre las mejoras.

En relación a la obligación de realizar mejoras esta debe encontrarse pactado

taxativamente en el contrato. Y el transmitente debe entregar el contrato que
permita las mejoras o de ser el caso pactarse que el obligado no introduzca y realice
modificaciones.

Con respecto al empleo de las mejoras la misma presenta grandes ventajas como
desventajas ya que por alguna u otra forma se incrementa el monto de las regalías,
Sin embargo, puede que esta mejora resulte inconveniente y perjudique el prestigio
del transmitente.

b) Cláusulas obligacionales

Con respecto a las cláusulas obligacionales estas son aquellas que imparten una
obligación determinada, también consideradas como aquellas obligaciones distintas
a las esenciales, es por esta razón que la inclusión de determinadas cláusulas no
afecta el fondo y la forma del contrato, es importante mencionar algunas de estas
obligaciones:

La obligación de no competir, hace referencia principalmente a no reproducir o

comercializar productos similares al Know-How cedido ya que no debe de afectar la
libertad de competencia.

Por otro lado, la obligación del receptor de no utilizar el contrato de Know How para
crear nuevas instalaciones. Además de aquella obligación que tiene el sujeto de
informar ante el uso inadecuado del know-how. Y aquella referente a aplicar el
nombre o marca del transmisor de Know How.

c) Cláusula de Paquete de Licencia

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La cláusula de paquete de licencia contiene una disposición del receptor del

contrato de Know How que no siempre se encuentran vinculadas entre sí y permiten
usar la marca, la patente o el logo del transmisor, siempre y cuando debe
especificarse el empleo de estos instrumentos en el contrato.

Para Benavente (2016) menciona que: “La cláusula de paquete de licencia es

conocida como “"Package Licensing"; esta cláusula coloca a disposición del
receptor del Know How un paquete de licencias” (p.125).

d) Cláusulas restrictivas

Las cláusulas restrictivas son aquellas que son aplicables al contrato de Know How
y que restringen el uso de la tecnología una vez terminado el contrato, aquellas
restricciones relativas al uso personal, en relación a la administración de la empresa
y aquellos derechos licenciados.

2.3. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE KNOW HOW

La terminación del contrato de Know How está sujeto a determinadas figuras típicas
de terminación contractual de contratos regulados por nuestro ordenamiento jurídico
ante ello es preciso mencionar a dos formas de terminar el contrato de Know How.

2.3.1. La terminación normal

2.3.1.1. Por expiración del plazo de duración pactado

Se da una terminación por expiración del plazo de duración pactado dada la misma
naturaleza del contrato de Know How que está sujeto a una duración determinada,
es así que una vez que transcurre el plazo estipulado en el contrato es de uso del
saber-hacer debe abstenerse y por ende dejar de explotar los conocimientos que
han estado sujetos a este contrato.

En el supuesto hecho de que no se hubiera pactado un plazo determinado para la

vigencia de este contrato de Know How es preciso que se aplique una regla general
contenida en el código civil en la cual cualquiera de las partes puede ponerle fin al
contrato mediante aviso notarial.
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33

2.3.2. La terminación anticipada

2.3.2.1. Por Resolución Contractual

Existe un supuesto en que la resolución contractual pone fin a este contrato

entendiéndose por resolución a una ineficacia funcional, que proviene de un
acontecimiento dado después de la celebración del contrato o de ser el caso a su
vez de celebrado el contrato.

Se configura muchas veces dada una excesiva onerosidad de la prestación en este

supuesto se aplicaría la resolución del contrato ya que se trata de una obligación
rigurosa frente a una contraprestación que está presente al momento de celebrarse
el contrato.

Según Berru, et al., (2015) establece que:

La excesiva onerosidad se configuraría como una causal de

terminación del contrato en el supuesto de que la obligación de uno de
los contratantes se torna extremadamente rigurosa frente a la
contraprestación debido a que se producen acontecimientos que no
existían ni se habían hecho presentes al momento de celebrarse el
contrato. (p. 11)

A lo largo de la historia se ha podido notar que el típico caso de resolución de

contratos es incumplimiento de las obligaciones contenidas en estos, puede darse
de ambas partes el beneficiario por ejemplo no se haya comunicado el know-how y
existe vicios ocultos transmitidos o por parte del dador en este caso se configura
cuando existe falta de pago del monto pactado que ha sido objeto de transferencia.

2.3.2.2. Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurídico

Puede darse una resolución del contrato de Know How cuando existe una nulidad o
anulabilidad del acto jurídico teniendo claro que el contrato tiene diferentes
elementos estos no deben de ser vulnerados y no debe de existir vicios o dolo en la
celebración del mismo y mucho menos debe ir en contra de la constitución, el orden
público y las buenas costumbres.
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34

Asimismo, existen otras formas de terminación del contrato Know How al

tratarse por ejemplo de personas naturales al fallecimiento de una de las partes
en dónde se aplica la extinción de las obligaciones salvo pacto diferente.

C. Otras causas

Las causas generales de extinción de los contratos y por ende de las

obligaciones se da por compensación, condonación, transacción, consolidación,
novación, mutuo disenso, entre otros. También se extingue por liquidación, ante
el fallecimiento de una de las partes, por mutuo disenso haciendo relevancia al
acuerdo entre ambas partes para dar por concluido el contrato antes de su
vencimiento.
 35
35

III. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTRATO DEL KNOW HOW

3.1. VENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

3.1.1. Para el Dador

- Permite la transmisión de conocimientos técnicos

El contrato de know how permite que la empresa dadora transfiera conocimientos

técnicos aplicables a nivel empresarial reservados por su valor económico, estos
conocimientos técnicos pueden ser tecnológicos, industriales, comerciales o
administrativos, teniendo en cuenta que el objeto del este tipo de contratos según
Schereiber (como se citó en Corcuera, 2015): “Reúne los siguientes elementos;
en primer lugar, conocimientos de aplicación industrial o comercial; en segundo
lugar, conocimientos que tengan la calidad de secretos y con valor pecuniario”.

Los conocimientos técnicos presentan una duración indefinida, puesto que

permite a su titular su uso, goce y disfrute sin límite de tiempo, pudiendo esta
atribución desaparecer cuando aquel conocimiento es patentado, y dicha
exclusividad pasa a beneficio del que lo patenta.

- Incrementa El Valor De La Empresa Dadora

Los contratos de Know How, celebrados por la empresa dadora, van a permitir que
no solo se posicione en un ámbito predominante y consolidado en el mercado, sino
que, además, goce de una imagen más sofisticada dentro de rubro al que se dedica,
consecuentemente, sus productos o servicios se van a ubicar dentro de los
estándares de calidad y competitividad empresarial.

Así mismo, la confidencialidad del conocimiento especializado y la exclusividad del

mismo, otorga una cotización adicional, puesto que en el marco empresarial un
producto o servicio es valorado por los consumidores.

- Flexibilidad en el contenido del contrato

El contrato de Know How por ser un contrato atípico se rige por la libertad
contractual, por tanto, se suscribe de conformidad a las necesidades y acuerdo de
voluntades de las partes, sin embargo, dicha autonomía debe enmarcarse en el
respeto del orden público, buenas costumbres y la no contravención de la normativa
 36
legal de carácter imperativo, de conformidad con prescrito en el artículo 1354° del
36

Código Civil.

Sin embargo, si bien la libertad contractual, es un principio consagrado

constitucionalmente (artículo 62° Const.), sería preciso la regulación del contrato de
Know how dentro de un dispositivo legal, ello va permitir un adecuado tratamiento
de esta institución de manera doctrinal y jurisprudencial, así como, mayor seguridad
para las partes contratantes.

3.2.1. Para El Beneficiario

- Acceso de tecnología de manera rápida y económica

El beneficiario adquiere conocimientos especializados secretos con valor

patrimonial, sean tecnológicos, administrativos, comerciales o industriales,
aplicables en el ámbito empresarial, en contraprestación el beneficiario efectúa un
pago a favor de la empresa dadora a través de regalías (royalty).

- Permite que goce de una posición preferencial en el mercado

Los conocimientos técnicos, secretos y con gran valor económico que el dador
transmite al beneficiario facilita la operación de sus actividades con ventaja
competitiva frente a sus competidores, permitiendo que se posicione en un marco
preferencial en ámbito empresarial, en consecuencia, la empresa beneficiaria
incrementa sus activos y optimiza el flujo de caja, es decir, esta se capitaliza más en
el mercado. Según, Albornoz y Monsalve (s.f.): “El conocimiento especializado
transmitido debe aportar una ventaja competitiva verdadera, capaz de beneficiar
económicamente a la empresa beneficiaria” (p.13).

- Favorece aquellos países carentes de acceso a las innovaciones

tecnológicas

Los países tercermundistas muy poco industrializados, tienen la facilidad de

iniciarse en el marco empresarial con la posibilidad de desarrollarse fundados en la
experiencia especializada, conocimiento y habilidad en los negocios que brindan los
dadores.

3.2. DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

a) El beneficiario no devuelva todo el conocimiento transferido

Según Mogollón (s.f.) manifiesta que:

 37
Una vez culminado el contrato know how, no se sabe si el sector
37

difundido a otra persona sea natural o jurídica, al momento de finalizar

el contrato, se supone que tienen que devolver todo el secreto, pero no
se sabe si se quedó con la copia de los mismos y los sigue aplicando.

En efecto, finalizado el contrato de Know How, existe la posibilidad de que la

empresa beneficiaria no entregue los conocimientos técnicos transferidos por el
dador, por ello en necesario que en el contrato se estipule una cláusula de retorno
del conocimiento, por cuanto el beneficiario tiene la obligación de devolver los
elementos documentales y materiales que contengan el secreto, entendiendo que
los conocimientos fueron transferidos para ser utilizados únicamente por el tiempo
de vigencia del contrato, extinguiéndose esta facultad al momento de expirar.

b) Pueden verse expuestas las estrategias y seguir siendo utilizadas

Entendiendo que los conocimientos especializados tienen el carácter de

secretos con valor económico, puede darse el caso de que el beneficiario
divulgue o no tome medidas necesarias para mantener en secreto los
conocimientos transferidos o puede darse el supuesto de que el beneficiario los
otorgue a otra empresa, perjudicando gravemente a la dadora. Por ello, es
indispensable que con el objeto de tutelar el secreto de los conocimientos
técnicos y para mayor seguridad jurídica, se estipule cláusula de confidencialidad,
de exclusividad o el deber de reserva.

c) Competencia Desleal

Muchas veces la empresa beneficiaria, al quedarse con los conocimientos

técnicos, practica actos de competencia desleal, como la violación de secreto,
actos de imitación, explotación de reputación ajena, entre otros, por ello es
necesario, establecer en el contrato una cláusula de no competencia posterior a
la culminación del mismo, quedando obligada la empresa beneficiaria y
empleados que hayan tenido contacto con el conocimiento técnico, todo ello a fin
de brindar tutela la empresa dadora.

IV. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIAL

En la actualidad aún no existe jurisprudencia peruana que trate el contrato de

Know How, por tanto, es conveniente recurrir a la jurisprudencia española que
mediante la Sentencia del Tribunal Supremo N°474/2017 emitida el 20 de julio del
mismo año en Madrid (anexo 1).
 38
5.1. ANTECEDENTES DE HECHO 38

1. La entidad Pipe Restoration Technologies LLP, una sociedad dedicada a la

limpieza de tuberías utilizando un sistema propio de actividad “know how”,
en virtud de ello, en el año 2006 concede una licencia exclusiva a
Aceduraflo España, para que utilice aquel sistema propio y las marcas,
mediante un contrato donde consta un deber de confidencialidad y la
obligación de cesar el uso culminado el contrato, sin embargo dicho
contrato fue resuelto, por incumplimiento de la obligaciones contractuales
asumida por Aceduraflo España, así como el pago de las regalías. Tiempo
después, mediante su representante el Procurador Ángel Ortiz
Enfedaque, demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil
a Marco Antonio, Bernardo y las entidades Aceduraflo España SL,
Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obras SLU y Aire Corindón
Epoxy SL, indicando que los codemandados cometieron actos de
competencia desleal.

Es el 11 de abril del 2014, que el juzgado mercantil fallo estimando

sustancialmente la demanda interpuesta, declarando que los codemandados
habían cometido actos de competencia desleal, violación de secretos y
aprovechamiento de los secretos industriales y/o empresariales de los artículos
de la Ley de Competencia Desleal y ordenando cesen la práctica de estas
conductas decoradas desleales.

2. La sentencia de primer instancia fue apelada por el representante de Marco

Antonio , la entidad Aceduraflo España SL y Aire Corindón Epoxy SL,
excepcionado la falta de legitimación activa de Pipe Restoration
Technologies, sin embargo la misma fue desestimada fundamentando que el
demandante tiene legitimación actividad para accionar, y que además el
know how era un secreto industrial, del que se habían adoptado medidas
para evitar su descubrimiento, tales como la confidencialidad y la prohibición de
seguir usando dicho secreto resuelto el contrato, entonces, lo ilícito constituye
la explotación del conocimiento sin autorización de Pipe Restoration
Technologies en beneficio propio o de tercero.

3. Se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

ante el Tribunal Supremo.
5.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO
 39
39
5.2.1. Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal

- Infracción del art. 218.2 de la LEC, alegando falta de motivación

fáctica y jurídica.

- Infracción del art. 217.2 y 3 de la LEC, aplicando erróneamente lo

dispuesto en el art. 217.1 de la LEC, e infracción del art. 24 de la
Constitución.

En cuanto al primer motivo se desestima explicando que la sentencia recurrida es

explicita dando a conocer que los demandados habrían incurrido en la violación de
secretos industriales y aprovechamiento de la infracción contractual, por tanto, no
adolece de falta de motivación y no pueden ser tachadas de ilógicas o irrazonables.

En cuanto al segundo motivo es desestimado pues la sentencia recurrida no infringe

las reglas de la prueba, pues en el caso que el demandante pretendía se declaré la
violación de los secretos industriales, consistentes en el know how (objeto del
contrato), era necesario que pruebe la existencia del secreto y de los requisitos para
tener dicha consideración.

5.2.2. Motivos del recurso de Casación

- Infracción del art. 33 de la LCD.

- Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al

concepto know how.

En cuanto al primer motivo, se declara desestimado, por cuanto la infracción del

deber de confidencialidad y el cese en el uso del Know How concluido el contrato,
se enmarca dentro de conductas de competencia desleal declaradas por el tribunal
de primera instancia, por tanto, no es posible negar la legitimación activa de Pipe
Restoration Technologies, para que este accione en contra de quienes revelaron el
secreto industrial y a quienes se beneficiaron de la explotación de dichos secretos.

En cuanto al segundo motivo, es desestimado, por cuanto, aunque el contenido de

la patente no sea lo mismo que el Know how, este debe complementarse a fin de
obtener un mayor rendimiento empresarial.

5.3. FALLO

Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal, así como del recurso
de casación interpuesto por Aire Corindón Epoxy, S.L.
 40
V. CONCLUSIONES 40

El Contrato de Know How, es un contrato por el cual se puede transmitir de

manera temporal o definitiva, conocimientos, procedimientos o
experiencias de orden técnico o comercial. Estos conocimientos deben de
caracterizarse por ser: no patentado, secreto, útil, sustancial e identificado.
Además, este contrato no asegura el éxito, sino que brinda una posición de
ventaja en el mercado, según el área respectiva en el que usará el
conocimiento transmitido.

Es entendido como aquel contrato atípico, innovador que regula la transmisión

o cesión de derechos sobre conocimientos técnicos, en su conjunto garantizan
el incremento de productividad, así como la competitividad de la empresa
que lo suscribe, pues dicho conocimiento se encuentra en constante
actualización implementando avances tecnológicos y comerciales, adquiridos
por la investigación, especialización y experiencia del titular. El contrato de
Know How es considerado aquel contrato sui generis con carácter reservado,
que, por ser único en su especie, constituye aquel bien inmaterial con valor
patrimonial que confiere una serie de derechos y garantías condicionados a la
confidencialidad de este.

El contrato de Know How es muy importante en el mundo empresarial, sin

embargo, no tiene una regulación propiamente dicha en el Perú, pero se
desglosan con algunos artículos de nuestra Constitución Política del Perú,
Código Civil y Código Penal, además este contrato es considerado como una
herramienta jurídica importante ya que posee o tienen las empresas y
también los creadores para proteger su conocimiento y además su creatividad
propiamente dicho.

Respecto a la cláusula de confidencialidad, se puede concluir que gira en torno al

carácter secreto de la información, por tal razón este conocimiento técnico que
se transmite sigue siendo propiedad del licenciante, y cuando el contrato
caduque este ya no podrá ser utilizado por el adquirente, tampoco puede
ser transmitida a terceras personas sin el consentimiento del licenciante.
Esta información técnica solo será utilizada por el licenciado únicamente para
los fines que se expresan en el contrato

La cláusula de exclusividad sólo se da en la cesión del Know How y tiene

validez solo en un determinado territorio. La exclusividad no se presume, lo
que significa que, si al receptor se le va a conceder este derecho exclusivo, 41
se
41
deberá expresar en el contrato de manera taxativa.

La cláusula de territorialidad, subconcesión y de plazo son de gran relevancia e

interés, por lo que, debe de estipularse en un contrato de Know How debido a los
efectos que pueden generar sino tienen una correcta precisión. Mediante la
cláusula de territorialidad se regular el espacio geográfico que se podrá utilizar y
explotar el Know How; la cláusula de subconcesión, es un término que regula la
transmisión a terceros, por lo que se deberá fijar expresamente en el contrato; en
cambio, la cláusula del plazo, regula el tiempo que se va utilizar el know how, y
si es en venta el tiempo que deberá pagar por el know how.

La terminación del contrato de Know How se encuentra sujeto a

determinadas figuras típicas podemos encontrar la terminación normal, por
expiración del plazo de duración dada la misma naturaleza del contrato está
sujeto a una duración determinada por ende una vez transcurrido el plazo
estipulado en el contrato se debe de poner fin al mismo, por otro lado
existe la terminación anticipada esta implica una resolución contractual
entendiéndose como una ineficacia funcional en múltiples ocasiones se da por
una excesiva onerosidad en la prestación y lo más típico por incumplimiento de
las obligaciones. Sin embargo, también concurren las causales de nulidad o
anulabilidad del acto jurídico ya que debe cumplirse con ciertos elementos
propios de los contratos típicos estar acorde con el ordenamiento jurídico
nacional y en otras causas de terminación se ante la existencia de
liquidación o el fallecimiento de una de las partes que celebran el contrato.

El contrato de Know How, presenta ventajas de suma importancia para las

partes en la relación contractual, pues permite la transmisión de
conocimientos especializados secretos con valor económico, sean de carácter
tecnológico, industrial, comercial o administrativo, aplicables en el ámbito
empresarial, que permiten que el beneficiario se posicione en un marco
preferencial dentro del mercado y aumente su capital, por su parte el dador va
gozar de una imagen sofisticada dentro del ámbito en el que realiza sus
actividades, sin embargo, el contrato de Know How tiene algunas desventajas,
pues existe el supuesto en el que el beneficiario no devuelva los elementos
documentales y materiales que contienen los conocimientos y aún vencido el
contrato, los siga utilizando.
 42
42

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46

VII. ANEXOS

Anexo Nº 1: Sentencia 474/2017-Madrid

 47
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Anexo Nº 2: Contrato de Know How

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