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A mis padres y hermanos, a quienes realmente está dedicado el presente artículo. Un agradecimiento especial merece el Dr. Alfredo Silva·
Santisteban Díaz, jefe y amigo, por sus valiosos consejos y desinteresada colaboración.
1 CABANEllAS, Guillermo. "la Propiedad Intelectual y la teoría de los derechos de propiedad. Observaciones Críticas". En: Revista General de
Derecho N° 544-545 (enero-febrero 1990). póg. 300.
2 SHERWOOD, Robert M. "Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico". Editorial Heliosto S.R.l. Buenos Aires, Argentino. 1992. pág. 28 .
portante activo del sector industrial, que más tarde Una vez así teniendo el panorama claro de la evolu-
pasaría a ser el empresarial. ción económica que posee la marca en el comercio,
corresponde ahora conocer lo referido sobre ella
De uno a otro momento la competencia primigenia conceptualmente por nuestra legislación, la cual la
que existía hasta ese entonces se fue incrementando, define como aquel signo perceptible capaz de distin-
esta vez ya no sólo entre la relación productor-pro- guir en el mercado, los productos o servicios produ-
ductor sino entre la relación productor-intermedia- cidos o comercializados por una persona de los pro-
rios. ductos o servicios idénticos o similares de otra perso-
na4.
En la actualidad, todo este grupo de personas se en-
cuentra inmerso en una lucha constante e incisiva por Esta definición comprende dos de los elementos prin-
revestir de mejor calidad a sus productos, que impli- cipales de la marca sin los cuales no tendría la condi-
que a su vez un abaratamiento de los costos de aque- ción de tal: perceptibilidad y distintividad. Estos junto
llos. Se originara así una nueva relación, que es la for- a la susceptibilidad de representación gráfica constitu-
mada por: productor o fabricante -intermediarios - yen los requisitos básicos para que una marca se dife-
consumidor. rencie de otras en el me~cado y a la vez sea merituada
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como registrable por la
Este activo valioso al "La marca es e11 la actualidad un Oficina de Signos Distinti-
cual hacemos referencia, elemento importaute que más que vos del INDECOPI5.
es el que conocemos en dífereucíar productos, cumple el papel de
nuestros días como el atraer clientela que en el trauscurso del Hoy en día, se vuelve im-
signo que distingue un tiempo se convertirán en los prescindible el uso de estos
producto o servicio de cortsumidores habituales de/producto o signos distintivos para el
uno con un producto o servicio brindado" posicionamiento en el mer-
servicio de otro. cado de los bienes o servi-
cios de cualquier persona.
Al respecto, Bertone y Cabanellas3 sostienen que las
marcas han pasado a tener un valor creciente, tanto En definitiva, la marca es en la actualidad un elemen-
desde el punto de vista de las empresas como de la to importante que más que diferenciar productos,
sociedad en su conjunto. Desde el primer ángulo, es cumple el papel de atraer clientela que en el transcur-
evidente que la titularidad de ciertas marcas constitu- so del tiempo se convertirán en los consumidores ha-
ye uno de los principales activos de muchas empre- bituales del producto o servicio brindado.
sas, sino el principal, inclusive de algunas de las más
grandes dentro de la economía mundial. Piénsese en En seguida, pasaremos 'a analizar las diversas funcio-
el valor de mercado de marcas tales como Coca-Cola, nes que cumplen las marcas en el mercado, lo cual
Kodak, Sony, IBM o Mercedes Benz, para no citar sino nos permitirá comprender con mayor detalle el tema
a algunas, y se advertirá fácilmente la trascendencia que venimos desarrollando a continuación, el referido
que para las firmas que de ellas disfrutan significa su al desenvolvimiento e influencia de estos signos en
tutela jurídica. nuestra economía.
3 BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo. "Derecho de Marcos" Tomo l. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, 1989. póg. 13.
4 Según lo establece el Articulo 81 o de la Decisión 344 "Régimen común sobre Propiedad Industrial". en concordancia con el Articulo 128° del
Decreto Legislativo No 823 ·Ley de Propiedad Industrial·
5 La Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de lo Propiedad Intelectual (INDECOPI)
es aquella entidad encargada de tutelar los derechos de propiedad industrial, conforme lo establece el Artículo 4o del Decreto Legislativo 823.
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que la marca está constituida por el nombre del mis- pero que no puede ser admitida cuando se desea co-
mo. nocer la realidad económica de las marcas y de su
uso.
Sin embargo, es de resaltar que tanto la doctrina nor-
teamericana como la alemana coinciden en afirmar Agregan además, que quien ha visto en esos países,
que a pesar de que muchas veces el público ignora la por ejemplo, las ropas y productos alimenticios, pro-
identidad de la empresa titular de la marca, la marca venientes de las más apartadas regiones del globo y
continúa desempeñando la función de indicar la pro- manufacturadas por las más diversas empresas, co-
cedencia empresarial de los productos o servicios. mercializados bajo idénticas marcas locales, no puede
dudar que aún en esas jurisdicciones la función de
En consecuencia. el comprador no necesita conocer el identificación de origen de las marcas cumple un pa-
nombre o el domicilio del titular de la marca, pero pel secundario.
debe poder confiar en que la marca pertenece en ex-
clusiva a una persona, porque una marca no puede Sobre esta función en particular, coincidimos plena-
tener dos orígenes del mismo modo que un ser hu- mente con un sector de la doctrina argentina cuando
mano no puede tener dos madres 7 . menciona que la función de identificación de origen
ha quedado en segundo plano, debido a que existen
La jurisprudencia norteamericana señala a su vez, contratos como el de Cesión o Licencia de Marcas que
que la principal función de la marca consiste en ga- permiten la transferencia de la misma sin la necesi-
rantizar a los compradores que cuando adquieren dad de que se transfiera la empresa del cedente.
productos dotados con la marca, obtendrán productos
que tienen el mismo origen que aquellos de la misma Es asL que dada la preeminencia e importancia conce-
anteriormente adquiridos. Esto se configura en el su- dida a la función distintiva, no importa quién sea el
puesto de una persona que adquiere en un estableci- titular original de la marca, con tal que ésta sea pues-
miento comercial una prenda de vestir marca ta en uso para desempeñar tal función dentro del tér-
"BENNETON" recién salida al mercado y a pesar de mino exigido por la ley. Este uso para tener la debida
desconocer el origen empresarial del producto, cono- protección legal debe ser lo suficientemente distintivo
ce del prestigio de dicha marca por anteriores adqui- de bienes y servicios.
siciones y compra el nuevo producto. De lo anterior
podemos inferir que no es necesario conocer a la em- En definitiva y sin embargo; no descartamos la posi-
presa que fabrica este producto, sino que a través de bilidad de que la función jurídica de la marca a pesar
la marca se garantiza a todos los consumidores que el de identificar determinados bienes y servicios, en la
producto proviene del mismo empresario. práctica pueda también servir para determinar a la
empresa que dio origen a los mismos.
Bertone y Cabanellas8 afirman al respecto, que pre-
tender que las marcas cumplan necesariamente una 1.2.3. Función Indicadora de Calidad
función de identificación de origen, aun en los países
como Estados Unidos y Alemania que establecen re- Esta función cumple el papel de garantizar una cali-
glas destinadas a asegurar o fortalecer esa función, es dad uniforme en los productos o servicios constitui-
una ficción que puede ser utilizada jurídicamente en dos por una determinada marca. Es así, que las perso-
vista del régimen marcario adoptado en esos países, nas que vuelven a adquirir un producto o a solicitar
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la prestación de un servicio lo hacen porque desean chamiento indebido del prestigio ajeno, e if1clusive un
encontrar la misma o mejor calidad, que el producto eventual deterioro a ese prestigio con su consiguien-
o el servicio tenían cuando se adquirieron con ante- te repercusión económica sí la nueva publicación fue-
rioridad. ra de mala calidad.
Es el interés del titular de la marca que el producto De otro lado, cabe mencionar -con relación a esta fun-
mantenga una calidad uniforme y que el consumidor ción- que en la actualidad existen dos posiciones
no se vea frustrado cuando vuelva elegir esa marca. disímiles al respecto. La primera pertenece a la doctri-
Un producto o servicio que empeora su calidad, segu- na y jurisprudencia norteamericana, las cuales defien-
ramente perderá consumidores y puede provocar que den la tesis de que la marca desempeña una función
la marca desaparezca del mercado. Una marca que indicadora de calidad del producto o servicio. Entre
viole esa esperanza del público consumidor dejará de sus más grandes exponentes encontramos a
ser elegida. El público reacciona rápidamente ante McCarthy 11 , él cual afirma que una marca denota
estos hechos y adquiere un producto o servicio de la consistencia de calidad, puesto que los consumidores
competencia. Tarda mucho más una marca en ganar pensaran que los productos portadores de la misma
posiciones en el mercado que en perderlas, por lo que marca tendrán la misma calidad con independencia
las preferencias del público se conquistan con esfuer- de cuál sea la procedencia de los mismos.
zo y se pierden con facili- . . . .. . . . .. . . . . .. .._-.. ,..~~~·<··>.W,..-v.~:~"-"<"••">"'"'-""'"'
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dad. Por ello, el interés "Es a tra·vés de la marca que se comunica La doctrina alemana en
enorme del titular de la al consumido,- sobre las características cambio, rechaza la tesis
marca en mantener uni- de un determi11ado producto o servicio, lo de que la marca indica
forme o mejorar la calidad cual dependiendo de la aceptación que una cierta constancia de
del producto que vende o teuga cualquiera de estos, originara un la calidad de los produc-
del servicio que presta9 . posterior !Jen~fício o perjuicio al tos o servicios. Se sostiene
empresario o productor" que de darse protección
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Al respecto, un caso inte- jurídica a la función
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resante se presento años atrás en la jurisprudencia indicadora de calidad de los productos, la marca se
argentina 10 cuando fueron declaradas confundibles convertiría en una simple indicación de calidad o ca-
las marcas "T.V. Guía" y "Teleguía" con "Radioguía". racterísticas de los productos; además de que el titu-
En esa oportunidad, la Excma. Cámara se pronuncio lar de la marca no podría alterar nunca la calidad de
señalando que la utilización de la marca "Radioguía" sus productos. Todo esto conllevaría a una
en una publicación destinada a informar sobre pro- desnaturalización de la marca difícilmente conciliable
gramas de radio -destino no sólo posible, sino inclu- con el derecho de exclusiva inherente a la misma.
sive probable, en función de la actividad que decía
desarrollar el actor, y aun de algunas afirmaciones Con respecto a esta función, consideramos que la po-
efectuadas en el pleito- podría producir confusión con sición norteamericana acerca de que la marca si es
la marca "T.V. Guía" de la actora. Agrego, que en tal indicadora de calidad dentro del ámbito jurídico, es
caso -y aun cuando no fuere la finalidad perseguida la más acertada. Esta función no impone al titular de
por el actor- era claro que se produciría un aprove- la marca la carga de mantener inalterada la calidad,
sino que aquel deberá mantener una constancia rela- más, existe un sinnúmero de marcas que gozan de
tiva de la calidad del producto informando debida- renombre, las cuales necesitan ser publicitadas conti-
mente a los consumidores de los cambios que se po- nuamente, bajo riesgo de un debilitamiento de su po-
drían suscitar en los productos o servicios a distin- der distintivo - dilución de la marca 12 .
12 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op.Cit., pág. 291 y 293. Según el tratadista, lo figuro de lo dilución de lo morco se produce por el debilito·
miento de su capacidad de atracción. Lo causo más común de ello, es el uso por porre de terceros de un signo idéntico o prácticamente idéntico
poro distinguir productos o servicios totalmente distintos y que no guardan semejanza alguno con aquellos que distingue lo morco.
Esto conllevo o afirmar que lo dilución de un signo comienzo donde dejo de surrir efectos el principio de riesgo de confusión. Esto significo,
por uno porte, que bajo lo doctrino de lo dilution, el titular de lo morco debe ser protegido cuando un signo idéntico o substancialmente se·
mejonte es usado por un tercero en relación con productos o servicios no similares. Y presupone, por otro porte, que el uso de lo morco por
porte de un tercero disminuye o debilito su fuerzo distintivo y lo potencio publicitario o magnetismo comercial de lo correspondiente morco.
13 IBID. pág. 58.