PUNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

REGISTRABILIDAD DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de:

ABOGADA

Chalapud Gavilanes Lizeth Alejandra

Tutor: Dr. Francisco Javier Ribadeneira Suárez MSc.

Quito, Mayo de 2016

i
 DEDICATORIA

Este Proyecto de Investigación de grado está dedicado a mi familia, en especial a mis

padres que con mucho amor, esfuerzo y ejemplo, han formado la mujer que soy
actualmente, mis valores, mis principios, el ejemplo de coraje para siempre alcanzar metas,
por apoyarme y respaldarme en todo momento, por proveerme de todo lo necesario para
que pueda cumplir un objetivo más en mi vida académica.

A los que ya no están entre nosotros, pero que en su momento me brindaron algunos de sus
mejores días. Donde estén, sé que también están felices y orgullosos de este logro.

A Ustedes, con amor.

Mi esfuerzo.

ii
 DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito, 16 de mayo de 2016.

Yo, LIZETH ALEJANDRA CHALAPUD GAVILANES, portadora de la cédula de

ciudadanía N°172458232-3, en mi calidad de autor de la investigación, libre y
voluntariamente declaro que el proyecto de investigación titulado:
“REGISTRABILIDAD DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS”; es de mi plena absoluta
autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento
único, como mandan los principios de la investigación científica, de ser comprobado lo
contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente,

Lizeth Alejandra Chalapud Gavilanes

C.C. 172458232-3
Telf.: 0969055802
E-mail: liz-alejandra92@hotmail.com

iii
 AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, LIZETH ALEJANDRA CHALAPUD GAVILANES, en calidad de autora del

proyecto de investigación realizado sobre: “REGISTRABILIDAD DE NUEVOS
TIPOS DE MARCAS”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que
contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su
Reglamento.

Quito, D.M. 16, mayo de 2016.

Lizeth Alejandra Chalapud Gavilanes

C.C. 172458232-3
Telf.: 0969055802
E-mail: liz-alejandra92@hotmail.com

iv
APROBACIÓN DEL TUTOR

v
 APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

Los miembros del Tribunal de Grado aprueban el trabajo de investigación titulado:

“REGISTRABILIDAD DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS”; de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias emitidas por la carrera de Derecho de la Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador para
título de Pregrado.

Quito, Marzo de 2016

Para constancia firman:

TRIBUNAL DE GRADO

F/……………………..……

F……..……………… F…...………………

N N

vi
 INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD .......................................................................... iii
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................... iv
APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................................................................. v
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ................................................................. vi
INDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................... vii
RESUMEN ............................................................................................................................ x
ABSTRACT ......................................................................................................................... xi
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1
GLOSARIO ........................................................................................................................... 3
TÉRMINOS CONCEPTUALES ........................................................................................... 3
1. CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 6
1.1. EL PROBLEMA ............................................................................................................ 6
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 7
1.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS ........................................................................................... 9
1.4. ANÁLISIS CRÍTICO ................................................................................................... 10
1.5. PROGNOSIS ................................................................................................................ 12
1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 14
1.7. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 15
1.8. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 16
1.9. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 17
1.10. OBJETIVOS ............................................................................................................... 18
1.10.1. GENERAL .............................................................................................................. 18
1.10.2. ESPECÍFICOS ........................................................................................................ 18
2. CAPÍTULO II .................................................................................................................. 19
2.1. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 19
2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 19
2.2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 23
2.2.1. TÍTULO I .................................................................................................................. 23
2.2.1. DERECHO MARCARIO .......................................................................................... 23
2.2.1. ¿Qué es el Derecho Marcario? ............................................................................... 23
vii
 2.2.2. ¿Qué es marca o signo distintivo? ......................................................................... 25
2.2.3. La marca como un Derecho Real ........................................................................... 27
2.2.4. Requisitos que debe cumplir todo signo para ser registrado como marca ............. 31
2.2.5. Tipos de Marcas ..................................................................................................... 35
2.3. TÍTULO II .................................................................................................................... 42
2.3.1. BREVE ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO ........ 42
2.3.1. Oficina Nacional Competente ................................................................................ 42
2.3.2. Autoridad Nacional Competente ........................................................................... 44
2.3.3. Procedimiento de Registro de un Signo Distintivo ................................................ 47
2.3.4. Oposición y Recursos Administrativos.................................................................. 51
2.4. Título III ....................................................................................................................... 61
2.4.1. NUEVOS TIPOS DE MARCAS............................................................................... 61
2.4.1. Diferencia entre la clasificación clásica y los nuevos tipos de signos distintivos o
marcas. ............................................................................................................................. 61
2.4.2. Similitud, confundibilidad e identidad marcaria ................................................... 67
2.4.3. Formas de Cotejo Marcario ................................................................................... 74
2.4.4. Análisis de requisito “Representación Gráfica” .................................................... 79
2.4.5. Marcas Sonoras ...................................................................................................... 80
2.4.6. Marcas Olfativas .................................................................................................... 85
2.4.7. Marcas tridimensionales ........................................................................................ 92
2.4.8. Marcas Gustativas .................................................................................................. 95
2.5. HIPÓTESIS .................................................................................................................. 99
2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES ......................................................................... 99
3. CAPÍTULO III .............................................................................................................. 100
3.1. METODOLOGÍA....................................................................................................... 100
3.1.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR .................................. 100
3.2. DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN....................................................................... 102
3.3. TIPOS O NIVELES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 102
3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .......................................................... 103
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN................................. 104
3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS ............................ 106
4. CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 107
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................. 107
4.2. APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA ................................................................. 107
viii
5. CAPITULO V ............................................................................................................... 113
5.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 113
5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 114
6. CAPÍTULO VI .............................................................................................................. 115
6.1. PROPUESTA ............................................................................................................. 115
6.1.1. Datos Informativos: ............................................................................................. 115
6.2. ANTECEDENTES ..................................................................................................... 116
6.3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 117
6.4. OBJETIVOS ............................................................................................................... 118
6.4.1. GENERAL .............................................................................................................. 118
6.4.2. ESPECÍFICOS ........................................................................................................ 118
6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ............................................................................... 119
6.6. FUNDAMENTACIÓN .............................................................................................. 119
6.7. METODOLOGÍA....................................................................................................... 124
7. MARCO ADMINISTRATIVO ..................................................................................... 125
RECURSOS HUMANOS: ............................................................................................ 125
8. COSTOS DE RECURSOS FINANCIEROS ................................................................ 126
9. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 127
10. ANEXOS ..................................................................................................................... 133

ix
 TEMA: “Registrabilidad de Nuevos Tipos de Marcas”

Autor: Lizeth Alejandra Chalapud Gavilanes

Tutor: Dr. Francisco Javier Ribadeneira Suárez MSc.

RESUMEN

Esta investigación tiene por finalidad el estudio de la forma y nuevos requisitos para
el reconocimiento de los nuevos tipos o formas en que las marcas están siendo
presentadas para registro ante la Autoridad Nacional Competente, signos distintivos -
marcas que abordan y consideran formas, olores, texturas, sabores, etc.
En este trabajo se determina la forma y requisitos exigidos por la legislación Nacional y
Andina para su protección, uso en el mercado y registro legal, aplicándolos a bienes y
servicios y con ello conseguir la protección que dimana de su registro.
La necesidad de mantener ciertos signos o indicaciones disponibles para ser utilizados,
pues, es una cuestión que afecta con carácter general a todo el sistema de protección por
marca, es decir, se busca identificar y encajar los nuevos signos marcarios en base del
cumplimiento de los requisitos y exigencias de Ley, con lo que se garantiza su registro y
legal utilización en el mercado de bienes y servicios, así como actividades económicas.
Sin olvidar que por el hecho de que el Ecuador es parte de la economía globalizada cada
día aparecerán nuevos signos que podrán constituir marcas y/o signos distintivos, que
sumado al hecho de que el uso no es suficiente para su reconocimiento y la necesidad de
concesión del registro por la Autoridad y Oficina Nacional Competente.

DESCRIPTORES: MARCAS / DISEÑOS INDUSTRIALES / AUTORIDAD

NACIONAL COMPETENTE / OFICINA NACIONAL COMPETENTE /
REGISTRABILIDAD / VULNERACIÓN / INSEGURIDAD JURÍDICA.

x
 TITLE: “Registrability of New Types of Brands”

Author: Lizeth Alejandra Chalapud Gavilanes

Tutor: Dr. Francisco Javier Ribadeneira Suárez MSc.

ABSTRACT

The current investigation was intended to study the way and new requirements to
acknowledge new types or forms of brands, to be registered with the competent national
authority, distinguishing signs –brands involved and considering shapes, odors, textures,
flavors, etc.
This work was intended to determine way and requirements demanded by the national and
Andean legislation for protection, use in the market and legal registration, applied to goods
and services, and hence, getting inherent protection related to registration.
The need to maintain certain signs or indications in place to be used is a question generally
affects the entire protection system per brand. Hence it is sought identifying and match
new brand signs based on the compliance of legal requirements, in order to warranty
registry and use in the goods and services market, and economic activities. Taking into
account that Ecuador is involved in the globalized economy, new signs shall appear to
become distinguishing brands or signs, added to the fact the use are not enough for
acknowledgement and the need to grant registration by the competent national office.

KEYWORDS: BRANDS / INDUSTRIAL DESIGNS / COMPETENT NATIONAL

AUTHORITY / COMPETENT NATIONAL BUREAU / REGISTRABILITY /
INFRINGEMENT / LEGAL INSECURITY.

xi
 INTRODUCCIÓN

En aplicación de los principios doctrinarios y jurisprudenciales que rigen la materia,

el signo distintivo, que se destina a la protección e identificación de productos o
servicios en el mercado tiene gran importancia dentro del Derecho de Propiedad
Intelectual. Por lo que podemos decir que las marcas se han convertido en un elemento
fundamental para el comercio no solo local, sino mundial. Los signos distintivos,
constituyen parte esencial del patrimonio de una empresa y/o actividad económica y
productiva, constituyendo en la mayoría de casos el activo intangible más importante,
concentrando en él todo el prestigio de su trayectoria empresarial y comercial. Por esta
razón con el transcurso del tiempo se ha dado la necesidad de protección de estos signos
distintivos a través de los diferentes instrumentos legales como normativa nacional,
normativa comunitaria, los convenios internacionales a los cuales nuestro país se ha
suscrito, entre otras normas.

Por lo tanto, marca de acuerdo con la definición legal es un signo distintivo que sirve
para identificar productos o servicios en el mercado; es el reflejo de los valores de la
empresa y le otorga la capacidad de diferenciar sus productos o servicios de otros
existentes en el mercado. Una marca es mucho más que un nombre y un logotipo, una
marca debe trasmitir beneficios, motivar y demostrar cual es la verdadera
competitividad de ésta en el mercado. En un mundo cada vez más globalizado la labor
de los especialistas es lograr no solo la protección de los tipos de marcas tradicionales,
sino también empezar a palpar la realidad y la necesidad de considerar a los nuevos
tipos de marcas como parte de la nueva concepción del Derecho Marcario, ya que tiene
gran importancia no solo porque la marca permite trasmitir todo aquello que el
empresario quiera presentar a su audiencia, sino también porque esto crea un lazo
emocional entre la empresa y su público. Por todo lo antes expresado se debe tener en
cuenta la importancia que tiene la protección de los signos distintivos o marcas a través
de la ley y las normas, ya que son parte principal del desarrollo económico tanto para
una empresa en particular como para cualquier persona como titular de derechos ya que

1
adquiere y protege los derechos de explotación que se le confieren al ser registrada. Así
de esta manera aportar hasta las esferas más amplias con el desarrollo económico del
país.

El presente proyecto de investigación se encuentra conformado por seis capítulos,

que son los siguientes:

Capítulo l
El problema, Planteamiento del problema, Análisis Crítico, Prognosis, Formulación
del problema, Interrogantes de la Investigación, Objetivos: General y específicos,
Justificación.

Capitulo ll
Marco teórico, antecedentes investigativos, fundamentación teórica, marco legal,
hipótesis caracterización de variables.

Capítulo III
Metodología, determinación de los métodos a utilizase, diseño de la investigación,
población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de la
investigación, caracterización de la propuesta.

Capítulo IV
Análisis e interpretación de los resultados, Verificación de la Hipótesis. Aspectos
administrativos: recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales, recursos
financieros, cronograma.

Capítulo V
Conclusiones y recomendaciones

Capítulo VI
La propuesta

2
 GLOSARIO

TÉRMINOS CONCEPTUALES

Por otro lado, para completar lo antes señalado será procedente considerar ciertos
términos que se utilizarán a lo largo de este estudio, a saber:

AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los agentes de la Propiedad Industrial son especialistas en la materia que
generalmente impulsan el procedimiento registral de la marca, evaluando no sólo la
conveniencia de cómo se debe iniciar el trámite sino que también resuelven los distintos
inconvenientes que puedan existir.

ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Existen distintos tipos o clases de propiedad intelectual dentro de las que se incluyen:
Las marcas registradas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales,
derechos de autor, secretos comerciales e información confidencial.

MARCAS
Es un signo que distingue a un producto o servicio de entre los demás similares a
ellos, dentro del comercio o mercado.

PATENTES
Las patentes de invención constituyen la solución técnica de un problema, son
otorgadas para invenciones nuevas o sobre mejoras cuyos procesos tienen aplicación
industrial. Al obtener una patente de invención, el inventor puede explotar
comercialmente la patente por un tiempo definido desde la fecha en que la solicitud de
patente fue presentada. Este tiempo en la mayoría de los países es de 20 años no
renovable.
Es importante tener en consideración que la concesión de patentes de invenciones es
territorial, es decir solo otorgan protección en los países en que fueron concedidas.

3
 DISEÑOS INDUSTRIALES
Los diseños industriales otorgan protección sobre la apariencia o textura de un
producto sean textiles, repuestos, partes, herramientas, botellas, muebles, cortinas, telas,
formas de maquinarias, o cualquier producto.

DERECHOS DE AUTOR
El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman
los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de
autor), por el solo hecho de la creación de una
obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita.

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Comité de Propiedad Intelectual
Es la unidad encargada de atender todos los recursos administrativos y acciones de
cancelación que se presenten ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
Entre sus atribuciones también se encuentra la de responder las consultas que los
Directores Nacionales formulen con respecto a las oposiciones que se presenten contra
cualquier solicitud registro de derechos de propiedad intelectual.
Todo recurso o acción interpuesta ante el CPI terminará en una resolución, para lo
cual se necesitará la aprobación de al menos dos miembros de la Sala y tendrán opción a
consignar un voto salvado.

OFICINA NACIONAL COMPETENTE

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el ente estatal que
regula y controla la aplicación de las leyes de la Propiedad Intelectual, es decir, las
creaciones.

El IEPI es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover,

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos
de propiedad intelectual reconocidos en la Ley y en los tratados y convenios
internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia
4
deberán conocerse por la Función Judicial. El IEPI es una institución comprometida con
la promoción de la creación intelectual y su protección. Promueve una gestión de
calidad, talento humano competitivo y servicios técnicos que satisfagan las necesidades
de los usuarios de acuerdo a la Ley nacional, los tratados y convenios internacionales
vigentes.

DISTINTIVIDAD
Entendemos por condición de distintividad el requisito de que el signo escogido no
“signifique” en forma genérica, necesaria o descriptiva al producto que debe distinguir;
en efecto, la descripción genérica del producto está reñida con la función identificadora
de la marca.

NOVEDAD
Proceso 156-IP-2004-Trbunal de Justicia de la Comunidad Andina
“…la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a
describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así
como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya
sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente
con reivindicación válida de prioridad. La novedad del signo no presupone pues su
inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un
tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma
clase.

5
 1. CAPÍTULO I

1.1. EL PROBLEMA

TEMA: REGISTRABILIDAD DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS

Línea de Investigación con la que se relaciona:

La presente investigación va destinada a determinar la forma, requisitos y trámites

necesarios que nos permiten materializar la aparición y registro de nuevos tipos de
signos distintivos, acorde con la necesidad de adecuar el requisito de representación
gráfica, de forma más específica de los nuevos tipos de marcas, dentro de la
legislación de Propiedad Intelectual del Ecuador, así como su influencia y el aporte al
ámbito social de este tipo de innovaciones referentes a los signos marcarios,
determinando los inconvenientes y dificultades que se presentan al momento de su
registro o legalización, para su posterior protección en el campo del Derecho de
Propiedad Intelectual. Es importante que se acople la Legislación y Jurisprudencia
Internacional a la realidad legal interna del cual emanan los nuevos tipos de marcas, ya
que el Ecuador al ser parte de estos convenios internacionales está sujeto a dichas
normas.

6
 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es un hecho probado que los ciudadanos y usuarios de los servicios del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual enfrenta serias dificultades al momento de
formular solicitudes y pedidos para la legalización, registro y protección de signos
distintivos que no encajan en la clasificación tradicional, lo que obliga a que se inicie un
proceso de modernización y actualización de la legislación en base de la doctrina y
jurisprudencia actual en materia de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones
Vegetales y en específico en el Derecho Marcario, para lo cual es menester considerar
lo siguiente:

La Codificación a la Ley de Propiedad Intelectual en el Capítulo VIII de las marcas

sección I, DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO, determina:
Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos
o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos
y susceptibles de representación gráfica.

También podrán registrarse como signos distintivos los lemas comerciales, siempre
que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan
perjudicar a dichos productos o marcas.
Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas
colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Art. 195. No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta ley;
b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o
características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio
de que se trate. (Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, 2013)

7
 En esta parte el texto de la norma legal podemos considerar que la CODIFICACIÓN
A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL vigente es muy ambiguo al respecto de
los nuevos tipos de marcas, y podemos notar la necesidad de establecer un equilibrio
entre el derecho a la protección por marca y/o signo distintivo y la necesidad de
asegurar la disponibilidad de ciertos signos, se ha de considerar la relación con los
nuevos tipos de marcas respecto de los tradicionales y el cumplimiento de los requisitos
de registrabilidad.

Así, por ejemplo, son causales absolutas para la denegación del registro la carencia
de carácter distintivo, el hecho de que el signo esté constituido exclusivamente por
indicaciones descriptivas, o que haya adquirido carácter genérico. Pero nada se dice
respecto del registro de signos distintivos que constituyan olores, sabores, texturas,
sonidos, que no están enmarcados en lo que contempla la Ley, no obstante que en la
doctrina y la jurisprudencia ya se ha tratado desde hace algunos años, lo que en la
práctica se convierte en falta esencial para la producción y registro de signos distintivos
nuevos y no tradicionales, depende en descubrir una serie de productos y/o servicios
utilizados y no registrados por los empresarios y personas naturales que debido a esta
inobservancia a la adecuación del requisito de representación gráfica no se puede
materializar el registro.

8
 1.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS
CUADRO Nº 1 RELACIÓN CAUSA Y EFECTO

Imposibilidad de Imposibilidad de registro por la Lo que produce la inexistencia de

registro por el incompleto inexistencia de nuevos métodos una legítima protección en temas de
EFECTOS registrabilidad de los que se conoce
cumplimiento de los para el cumplimiento de los
requisitos de registrabilidad requisitos de representación como nuevos tipos de marcas
gráfica

PROBLEMA La situación actual sobre la registrabilidad de nuevos tipos de marcas

se debe básicamente a una falta de actualización legal que se ajuste a
los requerimientos y realidad en el tema del registro marcario a nivel
internacional

Falta de elementos Falta de adaptación del requisito de Inexistencia de norma legal nacional
para la Representación Gráfica particular a que respalde el registro de nuevos tipos
registrabilidad la condición legal establecida de marcas, respecto de las nuevas
CAUSAS formas de representación gráfica

AUTOR: Lizeth Alejandra Chalapud Gavilanes

9
 1.4. ANÁLISIS CRÍTICO

Al analizar la situación actual sobre la registrabilidad de nuevos tipos de marcas

debemos poner énfasis en la importancia que tiene la protección sobre una creación que
ha realizado cualquier persona y la necesidad que se tiene de registrar para lograr la
distintividad de su marca y así poder evitar que terceros se aprovechen de su esfuerzo,
es por esto que el objetivo primordial de esta investigación, es de aportar de alguna
manera a la sociedad, y crear conciencia de la importancia del estudio de innovaciones
en el campo del Derecho Marcario.

La primera inquietud que planteo se refiere a que debido a la falta o dificultad de

adaptación de elementos para la registrabilidad se considera que los requisitos no son
suficientes para que un nuevo signo distintivo sea susceptible de registro, con esto me
refiero a que a pesar de que el solicitante cumpla con los otros requisitos que son la
distintividad y la novedad, no podrá materializar su registro puesto que el requisito de
representación gráfica también es indispensable para registrarlo, es aquí donde se
materializa el problema que en el supuesto caso de que alguna persona quiera registrar
una marca sui generis no podrá realizarlo debido al incumplimiento de lo previsto en la
norma, por el vacío que sufre la Ley al no contemplar nuevas formas de representación
que no sea mediante gráficos, y la posibilidad de registrar otros tipos de signos
distintivos-marcas.

Es así que la falta de adaptación del requisito de Representación Gráfica que

constituye la condición legal establecida para el registro, nos pone una enorme barrera
frente a la necesidad de registro de estos signos distintivos, por lo que se debería
analizar esta problemática en pro de nuevos cambios que aporten no solo al desarrollo
del Derecho de Propiedad Intelectual, sino también a los beneficios económicos que
conlleva esta protección, mejorando no solo la situación particular de una empresa o
persona natural o jurídica, sino también al desarrollo económico de la sociedad
ecuatoriana.

10
 Otra causa que plateo frente a esta problemática es la inexistencia de norma legal en
la legislación interna de nuestro país, que respalde el registro de nuevos tipos de marcas,
respecto de las nuevas formas de representación gráfica, como lo he desarrollado en el
presente proyecto de investigación, lo que muestra la inexistencia de una legítima
protección en temas de registrabilidad de los que se conoce como nuevos tipos de
marcas, la necesidad de una normativa actualizada en la que el tipo de representación
gráfica que se utilice pueda permitir al consumidor típico comprender la naturaleza de la
marca, para que de esta manera se pueda garantizar el derecho exclusivo a utilizarla; y,
para que se puedan identificar sus productos o servicios en el mercado, así como
garantizar una previa autorización para ser utilizado por terceros. Beneficios que no solo
gozará el titular del registro sino que servirá también para proteger al consumidor
respecto de sus preferencias respecto de un producto o servicio específico.

11
 1.5. PROGNOSIS

Después de identificar algunas de las causas que imposibilitan el reconocimiento

legal de los nuevos tipos de marcas, que tratan de proteger y pretenden registrar signos
distintivos innovadores, en los que intervienen sabores, olores, texturas, sonidos; y que
debido a la no permisibilidad legal actual, no es posible por la falta de adecuación o
actualización del requisito de representación gráfica. La visualización de este problema
a futuro es básicamente respecto de los perjuicios que afectan no solo a las empresas o
empresarios de cualquier nivel, sino a todo el conglomerado social ya que al no ser parte
de los avances tecnológicos y los cambios que nos ha traído la globalización, dejamos
sin protección muchos productos, bienes o servicios que de alguna forma aportan al
sistema económico y social. Además que se priva a los propietarios de las nuevos signos
distintivos-marcas del registro y a su vez de los derechos que adquiere con ello, como el
derecho al uso exclusivo y de explotación de la marca.

Desde mi punto de vista la problemática a futuro será la inseguridad jurídica en la

que se hallarán los posibles solicitantes del registro de signos distintivos en la que se
verán afectados principalmente con la publicidad y promoción de algún producto, bien o
servicio.

La inexistencia de métodos y facilidades para el registro de nuevo signos distintivos,

en calidad de marcas, constituye el mayor obstáculo, escollo insalvable que fomentará y
legitimará la piratería marcaria y el uso de signos distintivos sin registro, permitiendo
consecuentemente que los riesgos de confusión marcaria se multiplique, la
multiplicación de acciones administrativas y judiciales tendientes a exigir el
cumplimiento de los derechos por parte de titulares de marcas que se sientan afectados
por la existencia y uso de nuevos signos-marcas no registradas.

Por otro lado, la falta de adecuación del texto legal a la realidad comercial y
tecnológica conducirá irremediablemente a la pérdida de poder y capacidad de control
de las Oficinas y Autoridades Nacionales Competentes, pues el particular y productor

12
que observa que el Estado no protege sus derechos dejará de recurrir a la Tutela del
Estado y actuará por su propia voluntad y fuerza, es decir la falta de adecuación legal y
legislativa es la puerta de la informalidad.

Por otro lado, la imposibilidad de registrar nuevos tipos de signos marcarios y el

incumplimiento del Estado en el deber de proteger al consumidor, podría derivar en
acciones internacionales contra el Estado, me refiero a la implementación de Acciones
de Incumplimiento ante la Secretaría de la Comunidad Andina e incluso procesos en el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Finalmente, de no corregirse las desviaciones legales y prácticas que impiden el

registro de nuevos tipos de marcas, por considerar que estos nuevos signos no se
acomodan ni cumplen la visión tradicional del cumplimiento del requisito de
registrabilidad “Representación Gráfica” conducirá que las Autoridades
Administrativas y Judiciales no puedan dictar fallos y resoluciones que acogiendo la
doctrina y jurisprudencia Internacional y Comunitaria , puedan reconocer los derechos
de protección que derivan de un registro legal para los empresarios, productores y
prestadores de servicios.

13
 1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La propuesta que planteo en mi proyecto de investigación es crear conciencia en los

usuarios y autoridades tanto administrativas como judiciales de la necesidad de formular
reformas o enmienda en el capítulo VIII de la Codificación de la Ley de Propiedad
Intelectual, en la cual podemos evidenciar que es menester una actualización que se
ajuste a los requerimientos y realidad en el tema del registro marcario, es por esto que
he visto la necesidad de conocer y estudiar la realidad en este ámbito del Derecho ya
que con el constante avance tecnológico y de la misma manera al pertenecer a una
sociedad cambiante que está en constante desarrollo, palpamos la necesidad de que se
puedan registrar, proteger y así también obtener los beneficios que se generan al ser
titular de un derecho, después de realizar su respectivo registro marcario, la principal
problemática es tratar de conseguir y demostrar que pueden ser susceptibles de
representación gráfica nuevos tipos de marcas o signos distintivos, ya que como lo dicta
la norma este es un requisito fundamental para poder obtener el registro, para que
puedan cumplir con el requisito de “susceptibilidad de representación gráfica” de los
nuevos tipos de marcas, con métodos y formas no solo relativos a la representación con
grafías, dibujos o esquemas, sino la utilización de nuevos métodos como el pentagrama,
formulas químicas, etc. De acuerdo a la necesidad que se presente respecto de los
nuevos tipos de signos distintivos.

14
 1.7. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

 ¿Existe norma legal y/o procedimental en la Codificación a la Ley de Propiedad

Intelectual, respecto de los últimos avances tecnológicos y el nacimiento de nuevos
signos distintivos para que sean susceptibles de registro y su forma?

 ¿Existen métodos adecuados para representar gráficamente los nuevos tipos de

marcas con la finalidad de realizar el registro legal de signos Sui-generis?

 ¿Existe enfoques y principios complementarios en el Derecho Marcario, con el fin

de asumir la aparición de nuevos tipos de signos distintivos y asegurar la congruencia
con otros campos de la protección por propiedad intelectual?

 ¿Se ha hecho un análisis en pro de la actualización para el cumplimiento de los

Requisitos para el Registro de la marca o signo distintivo de nueva data?

 Es suficiente el criterio absoluto de análisis del requisito de “Representación

Gráfica” para un considerar el nuevo registro, ¿respecto de todos los avances
tecnológicos y sociales?

15
 1.8. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

CAMPO: Derecho de Propiedad Intelectual

ÁREA: Derecho Comparado en el campo del Derecho Marcario, en relación a la

Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

ASPECTO: Registrabilidad de Nuevos tipos de Marcas

Delimitación Espacial: La presente investigación se realizó en la ciudad de Quito.

Delimitación temporal
El período de tiempo que se ha utilizado en la realización de este Proyecto de
Investigación ha sido aproximadamente de 6 meses, siendo la fecha de inicio de la
investigación previa en el mes de septiembre del año 2015, y su culminación en el mes
de marzo de 2016.

Unidades de Observación
Las personas y organismos que proporcionaron la información necesaria para el
desarrollo de la presente investigación. Han sido Docentes de la Universidad Central del
Ecuador, Docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Funcionarios del
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

16
 1.9. JUSTIFICACIÓN

El interés sobre la realización del presente trabajo de investigación gira entorno a la

importancia que tiene la adopción de nuevos criterios para la consideración del requisito
de representación gráfica en los nuevos tipos de signos distintivos- marcarios, ya que
este es un tema innovador en el campo del Derecho de Propiedad Intelectual, del cual
en nuestro país no se han atrevido a realizar reformas ni mucho menos analizar la
adecuación de los requisitos de registro para el reconocimiento legal de nuevos tipos de
marcas que amplían el repertorio de signos en lo referente a olores, sabores, texturas,
formas, colores etc., que pueden acogerse a la protección por registro de marca y/o
signo distintivo, para su utilización en el mercado para distinguir bienes o servicios. La
cantidad de tipos de signos disponibles para ser utilizados y protegidos como marcas,
así como la diversidad de los signos que las empresas pueden proponer constituir en
marcas, por lo que cualquier empresario, persona natural o jurídica que tenga interés en
registrar se verán beneficiados por el aporte doctrinario y práctico que resulte de este
trabajo.

De esta forma analizar y comprobar que en el mercado se ha superado los criterios

tradicionales y demostrar que el Derecho de Marcas ha experimentado un proceso
dinámico que genera constantemente cambios y de esta forma también considerar
nuevos tipos de marcas, por lo que es de vital importancia, demostrar que tal como va
desarrollando y evolucionando la sociedad, también se genera la necesidad de crear y
aportar a la legislación ecuatoriana nuevas normas legales en el campo administrativo,
procedimental y legal, que protejan este tipo de innovaciones que son en beneficio de
todos los ciudadanos, ya que sirve para precautelar el derecho de propiedad y
explotación así como los derechos que se le confieren al ser titular en el registro de una
marca.

17
 1.10. OBJETIVOS

1.10.1. GENERAL

Formular, crear enfoques y principios complementarios en el Derecho Marcario con

el fin de asumir en la legislación la necesidad de adaptar los requisitos para el registro
de nuevos tipos de signos distintivos y asegurar la congruencia con otros campos de la
protección de propiedad intelectual, para que éstos cumplan con los requisitos de
registrabilidad en referencia a doctrinas y jurisprudencia internacional y regional.

1.10.2. ESPECÍFICOS

Dar una respuesta legal y legítima frente a la necesidad de asegurar la disponibilidad

de ciertos signos distintivos y su protección en el caso de los nuevos tipos de marcas,
sin que ello difiera diametralmente en la aplicación de la normativa legal vigente que se
considera en relación con las marcas tradicionales.

Específicamente, en este aspecto se considerará como uno de los factores que

determinan la capacidad de un determinado signo o marca de distinguir la procedencia
de los bienes o servicios, para los que se aplica al ámbito del derecho.

Generar las bases de una respuesta legislativa, para adecuar la ley de Propiedad
Intelectual nacional en sentencia de jueces a las nuevas deliberaciones marcarias
permitidas por la Legislación Andina.

18
 2. CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

BREVE HISTORIA DE LAS MARCAS

Para tener un mejor entendimiento del propósito que se tiene al realizar este Proyecto
de Investigación, empezaré haciendo un recuento de cómo se inició con la protección de
la Propiedad Intelectual, en este caso el origen de los registros de signos distintivos o
marcas. La auténtica marca comercial es fruto de una evolución histórica que tiene un
verdadero origen en la edad media y concretamente, en el nacimiento de los gremios.
Junto con ellos surgió una dura normativa que regulaba entre sus miembros el exceso de
producción, las características del producto, la competencia de precios o el
acaparamiento con fines especulativos. Se establecieron normas que identificaban el
producto con algún signo que pudiera distinguir al artesano que lo había fabricado, de
tal modo que se conociera quién había transgredido lo establecido. Sobre una pieza de
tela se podían encontrar, a modo de sellos de garantía, hasta cuatro marcas diferentes: la
del obrero, la del tintorero, la de las autoridades que la habían controlado en la fábrica y
finalmente la del maestro tejedor. Es así como podemos darnos cuenta de que desde
tiempos remotos en la sociedad antigua hubo la necesidad de diferenciar los productos y
servicios unos de otros, para poder captar la preferencia y tener diferenciación de estos
frente a los consumidores.

Guillermo Cabanellas de las cuevas en su obra “Derecho de Marcas” analiza el

desarrollo histórico de las marcas y de su protección jurídica, del cual podemos notar la
importancia que tiene la necesidad de conocer el desenvolvimiento histórico del derecho

19
para poder comprender la realidad actual y la existencia de las normas que rigen el
orden social en el que vivimos.

Según expone Benedetto, “pocas instituciones conocieron difusión tan grande en la

antigüedad como las marcas, usadas cómo medio de indicación y autenticación de
origen (…). Es conocido como los griegos acostumbraban colocar al nombre sobre las
obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, mondas; en el mundo romano
posteriormente, lo encontramos no sólo en las más variadas obras de arte, sino también
en tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales de construcción, y
sobre las mercaderías más diversas como quesos, vinos, y colirios naturales. La marca
es, por tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como marca de
fábrica, como signo indicativo tanto del artífice como el lugar de producción, y esto con
carácter público y al mismo tiempo comercial” (Cabanellas de las Cuevas & Bertone,
2003)

Una utilización similar de signos distintivos e identificatorios se encuentra en la

antigua China, indicando el nombre del autor de piezas de porcelana, así como el lugar
de su fabricación y el destino para el que habían sido producidas. En Egipto y en la
Mesopotamia se encuentran signos con características similares, aplicados a ladrillos y a
otros elementos utilizados en la construcción. En todos estos casos, el propósito de los
signos utilizados se relaciona principalmente con el prestigio profesional del autor del
producto, y con el interés en determinar su origen geográfico, propiedad o destino.
También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos
u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones. La
utilización de marcas con propósitos distintivos, similares a los propios de los signos
modernos, aparece en el Imperio Romano, con la particularidad, demostrativa de esos
propósitos y del prestigio adquirido por las marcas correspondientes, de haberse
detectado falsificaciones de los signos marcarios. (Cabanellas de las Cuevas & Bertone,
2003)

20
 Por otro lado Cabanellas también hace referencia al papel de las marcas en la edad
media, donde podemos apreciar que en este período de tiempo el uso de signos cumplía
diversas funciones, que hacen que no correspondan, en su mayoría, al concepto
moderno de marcas. Muchos de ellos tenían una función de identificación personal,
indicando quién vivía en determinada casa, la cual, de ser empleada con fines
comerciales, pasaba a tener ciertas posibilidades de identificación de los servicios o
productos allí originados. También se utilizaban signos para identificar la propiedad de
animales, objetos de uso doméstico o personal, y bienes transportados a largas
distancias. Servían así mismo los signos fijados a las mercaderías para determinar su
origen geográfico, para certificar su calidad o para apreciar la identidad del artesano que
había participado en su manufactura. (Cabanellas de las Cuevas & Bertone, 2003)

Las marcas en las Edades Moderna y Contemporánea ya a partir del año 1500 se
encuentran un creciente número de normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos,
propios del Derecho Privado, en favor de los usuarios de marcas. Se encuentra así, en
1512, un decreto del Consejo de Nuremberg, destinado a proteger al signo “AD”,
utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras; en 1554 un edicto de Carlos V,
destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que
extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores, así como
ciertos fallos británicos que hacían responsables a quienes imitaran las marcas de sus
competidores, frente a estos. (Cabanellas de las Cuevas & Bertone, 2003)

Según Guillermo Cabanellas, el inicio del desarrollo del sistema marcario, comienza
con la Revolución Industrial, por lo que toda esta etapa de transición implica en
términos de producción masiva y de relaciones de comercio entre productores y
consumidores. Etapa en la que se caracterizó por el desarrollo del comercio así podemos
decir que fue el inicio de un cambio vertiginoso para la humanidad, y por todo esto se
vio la necesidad de crear normas para proteger la propiedad de las marcas frente a los
diversos competidores que se presentaban en el comercio.

21
 Un desarrollo sobre el campo de derecho marcario se encuentra en varios países
industrializados, que en parte retrasados por las vicisitudes de su organización política
(Alemania, Italia), y en parte por las particularidades de su sistema jurídico (Gran
Bretaña, Estados Unidos). Así en Alemania se encuentra como antecedente del Derecho
Marcario una Ordenanza prusiana de 18 de agosto de 1847, destinada en realidad a
asegurar el cumplimiento del régimen marcario de origen medioeval aplicado en
determinadas regiones, la primera ley de tipo moderno es la del 30 de noviembre de
1874, centrada en el registro de las marcas como base del derecho de propiedad sobre
las mismas. En Italia, la primera ley de este tipo data del 30 de agosto de 1868.
(Cabanellas de las Cuevas & Bertone, 2003)

A partir de la segunda mitad del siglo XIX; la divulgación mundial de la legislación

marcaria ha sido amplia. O’Brien señala que mientras que en 1876 sólo siete países
tenían legislación marcaria, tal número había subido a treinta y dos en 1900, y a ciento
veintitrés en 1975. Una de las instancias decisivas de esta divulgación del derecho
marcario ha sido el convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del
20 de marzo de 1833. Si bien el número de participantes iniciales en la llamada Unión
de París fue escaso, el prestigio de esta institución hizo que su número se elevara
significativamente, en relación a la extensión de la legislación marcaria, sirviendo
como base para la instrumentación de mecanismos internacionales de protección de los
signos aquí analizados. (Cabanellas de las Cuevas & Bertone, 2003)

En América Latina, las primeras leyes marcarias fueron dictadas en las últimas
décadas del siglo XIX, habiéndose llegado a una difusión prácticamente total de tales
legislaciones en las primeras décadas del corriente siglo. Por todo lo antes mencionado
podemos apreciar que el objeto de la marca, consiste en desarrollar y mantener el
conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes,
apropiados, distintivos, susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los
consumidores. Para que de esta manera puedan ser susceptibles de registro y a su vez
puedan ser protegidos los derechos que se le confieren a la marca ya que no solo tiene
importancia en el campo jurídico por la protección legal que obtiene sino que es de gran

22
 importancia ya que a la vez tiene el valor económico que representa su existencia en la
mente del consumidor.

2.2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1. TÍTULO I

2.2.1. DERECHO MARCARIO

2.2.1. ¿Qué es el Derecho Marcario?

Definición de Derecho.- Se puede establecer como fuente mediata o primigenia de

Derecho la voz latina "directus" - directo, de "dirigere" que se traduce dirigir,
enderezar o guiar, siendo lógico que el "Derecho" busca, dirigir, re-direccionar o guiar
el comportamiento de los ciudadanos, teniendo como guía la norma existente, en la que
en los inicios preponderaba lo espiritual y religioso, ya que en los inicios las normas que
regían el comportamiento humano tenían un origen divino, los seres humanos debían
actuar hacia "lo justo", buscando la aceptación del Ser Supremo, actos que eran
dirigidos a agradar y buscar la aceptación de "Dios".

Para Celso, según el “Digesto”, al derecho se lo definiría como "Jus est ars boni et
aequi" - El Derecho es el arte de lo bueno y lo justo-, materializando la fusión de los
valores morales y sociales respecto de los hombres; los Romanos emiten una nueva
visión dirigida a los creadores de las leyes, cuando afirma "Jus, quad jussum est" - El
Derecho, eso que ha sido ordenado- .

23
 Ihering nos dice que el Derecho es "el conjunto de normas según las cuales se
ejerce en un Estado la coacción", lo que da respaldo a los gobernantes al expresar que
es legal y lógica la actuación despótica del Estado.

Jorge Otamendi – Derecho de Marcas, Pág. 7- dice que “la marca es el signo que
distingue un producto de otro o un servicio de otro”. (Otamendi, 1999)

“hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles

pertenecientes a distintos titulares” porque “ello no sólo perjudica al titular de la marca
que puede perder clientela o ver afectado sus prestigio, sino también al público
consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar” (Pág. 167)

Por lo anterior podemos decir que Derecho es el conjunto de normas positivas

promulgadas por los órganos competentes que tienen como propósito regular
jurídicamente las relaciones entre los hombres y los pueblos; o el Conjunto de
principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda
sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la
fuerza”. (Diccionario de la Lengua Española, 2001)

"Derecho es en sentido objetivo,… la existencia de principios y normas que regulan la

convivencia humana bajo la consideración de lo individual y colectivo…". (Diccionario
Jurídico ANBAR, 1998, pág. 122)

En conclusión, Derecho es el conjunto de normas, preceptos y disposiciones de

carácter normativo y bajo condiciones excepcionales, coercitivo, que rigen en un
determinado territorio las actividades y la convivencia de sus habitantes entre sí, los
habitantes con el Estado y en relación con otros Estados.

24
 En base de lo expresado y aplicado al campo de nuestro estudio, podremos decir que
el Derecho Marcario comprende de manera general la protección legal de todos aquellos
signos distintivos que permiten distinguir un producto o un servicio en el mercado.

Constituye el conjunto de normas positivas y adjetivas que siendo dictadas por el

Estado y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre la materia buscan regular,
proteger y fomentar las creaciones del intelecto humano y en específico los signos,
denominaciones, formas, gráficos, sonidos, etc., que se destinan a identificar y proteger
productos y/o servicios en el mercado como referencia de un productor o empresario y
su competidor. Es por esto que la importancia del derecho de marcas radica en la
protección al titular del derecho, y la protección al consumidor

2.2.2. ¿Qué es marca o signo distintivo?

En el Art. 194 de la Codificación a la Ley de Propiedad Intelectual se establece: “Se

entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrán registrarse como marca los signos que sean suficientemente distintivos
y susceptibles de representación gráfica. También podrán registrarse como marca los
lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares
o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas...”. (Codificación de
la Ley de Propiedad Intelectual, 2013)

Sobre este tema el tratadista Carlos Fernández Nóvoa en el Tratado sobre Derecho
de Marcas, Pág. 25. Expresa: “La marca es un bien inmaterial, esto es, un bien que no
tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas
tangibles para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser
reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. (Fernández-
Nóvoa, 2001)

25
 Del mismo modo Jorge Otamendi en su obra, Derecho de Marcas, Pág. 7- dice que
“la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.
(Otamendi, 1999)

Pedro Breuer Moreno en el Tratado de Marcas, Pág. 31, considera que “la marca es
el signo característico con el que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los
productos de su industria, comercio o explotación”

Organización Mundial de la Propiedad Industrial – El papel de la Propiedad

Industrial en la Protección de los Consumidores, Ginebra 1983, Pág. 13- “Se entiende
generalmente que una marca es un signo visible que pretende distinguir bienes o
servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otra empresa. Es un bien
incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada
marca representa”. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 1983)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 17-IP-96, establece:

“La marca, pues, es el signo distintivo de productos o servicios en un mercado

competidor y como tal cumple la función individualizadora. Entre productos o servicios
del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al
empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el
producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto,
debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permita diferenciarla. Por
ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”, calidad
que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que
el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto de
productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún
que su novedad u originalidad –que siempre serán relativas-, constituye el requisito
indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56).
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-96, 1996).

26
 En el Proceso 20-IP-97 el “Tribunal” se refirió a la reiterada y abundante
jurisprudencia sobre este aspecto marcario, como es la adquisición del derecho al uso
exclusivo de la marca por medio del registro. Se dice: “Se exige el registro del signo
por parte de la oficina nacional competente”, “la legislación Comunitaria Andina
consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca…, a quien la haya
inscrito en el registro marcario correspondiente…” “…la única forma de adquirir el
derecho al uso de la marca es la inscripción en el registro…” “…sólo goza de los
derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario
correspondiente…””…así por virtud del acto de inscripción de una marca, su titular
adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto…”.Todos
estos fallos confirman que el derecho exclusivo al uso nace de su registro.

2.2.3. La marca como un Derecho Real

En el derecho, el dominio o propiedad, es el poder directo e inmediato sobre un

objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin
más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real el que implica el
ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede
sobre un bien.

Para el jurista Guillermo Cabanellas la propiedad no es más "que el dominio que un

individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo que desee su
voluntad".

En el Art.595 de la codificación civil actual se establece que.- Derecho Real es el que

tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de
dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas,
el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. (Código
Civil, 2010)

27
 Art. 599 ibídem, considera que.- El dominio, que se llama también propiedad, es el
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las
disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La
propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. (Código Civil,
2010)

En el Art. 601 El cuerpo de Ley al referirse a la Propiedad Intelectual dice: Las

producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se
regirá por leyes especiales.

Guillermo Cabanellas, cuando considera la existencia de la propiedad industrial o

derecho de autor, definiéndola como “...la facultad jurídica y económica que se le
reconoce al autor de una obra literaria, científica o artística (v) para explotarla y
disponer de ella a voluntad...”. (Cabanellas, 1984)

En el caso de la legislación positiva, el Art. 601 del Código Civil Ecuatoriano la

define como “Las producciones del talento o ingenio son propiedad de sus autores.
Esta propiedad se regirá por leyes especiales”; por otro lado, el profesor Eduardo
Carrión Eguiguren en su texto “Curso de Derecho Civil de los Bienes”, considera el
tema que nos ocupa al analizar los elementos reales del dominio, no deberemos olvidar
que esta definición y análisis lo realiza cuando se hallaba vigente la Ley de Marcas de
Fábrica y en general acepta la diferenciación entre derecho intelectual e industrial, no
obstante aquello en lo esencial los considera como derechos inmateriales sobre los que
se ejerce dominio, plantea la discusión existente en la doctrina cuando dice: “Sin
embargo, los autores han criticado vigorosamente que se identifique el derecho que
recae sobre estas cosas inmateriales, con el tradicional derecho de propiedad “si
debido a su carácter exclusivo, dice Planiol, esos diversos derechos pueden ser
aproximados a la propiedad, de la que constituyen formas inferiores, no deben
confundirse con ella. El industrial posee sobre su marca de fábrica, dibujos y modelos
un derecho que ha sido sancionado por el legislador; ese derecho se califica
erróneamente como propiedad muchas veces, ya que, teniendo como objeto una cosa

28
incorporal, constituye, al igual que los derechos de autor y de inventor, un derecho
intelectual, cuya protección se halla garantizada por una acción contra la competencia
desleal. Esta legislación ... no puede ser estudiada en un tratado de Derecho Civil”
Para Federico Puig Peña, “... el motivo de regular estas relaciones por el marco de la
propiedad, seguramente ha sido el apreciar la nota de exclusividad que se observa en
las mismas, y sobre todo el fenómeno técnico (que parece corriente incluso en los
autores) de pretender subsumir las situaciones nuevas dentro de las figuras
tradicionales”. (Carrión Eguiguren, 1987)

Debido a las consideraciones anteriores nos podemos dar cuenta que la existencia
de la Ley de Propiedad Intelectual es sumamente importante debido a la necesidad de
protección del “intelecto humano” mediante normas positivas, que garanticen el orden
social, encontrando que dentro de la legislación ecuatoriana engloba en el concepto de
propiedad intelectual lo relativo a la propiedad industrial, las obtenciones vegetales y
los derechos de autor.

Con estos antecedentes observamos lo que dispone el Art. 2 de la Ley de Propiedad

Intelectual, al expresar que los derechos conferidos por la Ley se aplicarán por igual a
nacionales y extranjeros, se hallen o no domiciliados en la República del Ecuador,
protección que supera el texto del Art. 13 del Código Civil que dice: “La Ley obliga a
todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia
no excusa a persona alguna”; y, esto es lógico porque lo que se protege es el registro
marcario que en principio es territorial y solo en caso de notoriedad de la marca podrá
defenderse aquella marca registrada en otro país.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual, en el artículo 134,

letra c), expresa que pueden constituir marcas, entre otros, los sonidos y los olores, los
que necesariamente deberán cumplir los requisitos exigidos por los cuerpos normativos,
como son la Codificación a la Ley de Propiedad Intelectual, el Reglamento a la Ley de
Propiedad Intelectual, Decisión 486, Adpic, Convenio de París

29
 El Ab. Sasha Mandakovic, expresa que el objetivo de las marcas no tradicionales es:

Buscar un valor agregado que permita maximizar ventas en un mercado donde

existen muchos oferentes, con un producto único, diferente del común denominador, y
esto se puede lograr a través de una imagen total, donde cobran relevancia, entre otros,
la forma, color, sonido, tacto y olor. (Mandakovic, 2003)

Es de observar que en el Ecuador se han registrado mayormente “marcas

tradicionales”, aquellos signos que son percibidos únicamente por el sentido de la vista,
por esta razón pienso es menester motivar a la autoridad competente así como a los
ciudadanos la registrabilidad de nuevos tipos de marcas.

Por otro lado, de manera excepcional se han registrado los signos que son percibidos
por el resto de sentidos e, inclusive, se ha registrado a aquellos signos que tienen
movimiento, a los cuales se les ha denominado como marcas no tradicionales, pero en la
práctica surgirá la duda del procedimiento aplicable para el registro de las marcas no
tradicionales, pues por la práctica éste no sería adaptable pues las marcas no
tradicionales tienen características muy particulares, es así que por ejemplo en el caso
de una marca olfativa, una gustativa o una sonora, tropezaremos con la dificultad de
cumplir con el requisito de la representación gráfica, tema que será resuelto a lo largo de
este trabajo de investigación, que nos permitirá fijar ciertas pautas para adoptar una
reforma a los cuerpos legales que rigen el derecho marcario, con el fin de facilitar y
regular el registro de las marcas no tradicionales las que, por su naturaleza, no pueden
ser tratadas ni reguladas como marcas tradicionales.

30
2.2.4. Requisitos que debe cumplir todo signo para ser registrado como marca

Los artículos 134 y 194 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina el Régimen

Común sobre Propiedad Industrial y de la Codificación a la Ley de Propiedad
Intelectual del Ecuador respectivamente, establecen los requisitos que debe reunir
cualquier signo para llegar a ser marca, a saber: la distintividad (requisito sine qua non
que debe reunir todo signo marcario); y, susceptibilidad de representación gráfica. Así:

Decisión 486:

Art.- 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los
signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro...
(Decisión 486, COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Codificación Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos
o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos suficientemente distintivos y susceptibles

de representación gráfica. ....

Podemos apreciar que los dos textos son similares, “por lo cual se puede afirmar
que tanto en la legislación nacional como en la Andina se exigen los mismos requisitos
para el registro de un signo como marca”, a saber: la distintividad y la susceptibilidad
de representación gráfica.

31
 1.- Distintividad o Suficiencia Distintiva

“Distintivo: Que tiene facultad de distinguir. (...)

Distinguir: Conocer las diferencias que hay de unas cosas a otras. 2. Hacer que algo
se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad, señal o divisa, etc. (...)”.
(Diccionario de la Lengua Española, 2001)

Como se puede apreciar, la función primordial y principal que cumple la marca es

distinguir los productos o servicios que produce o distribuye una persona de los de otro
productor o distribuidor, por ello que éste es un requisito “sine qua non” que debe
cumplir todo signo que busca ser considerado como marca.

Los profesores Pachón y Sánchez Ávila, mencionan que “el requisito fundamental
que debe reunir el signo para poder registrarse como marca es que pueda cumplir con la
función de distinguir los productos o servicios”. En este sentido, tanto la Ley 83 como
la Decisión 486, enmarcan a la distintividad como el requisito primordial e
indispensable que debe reunir todo signo marcario para que sea susceptible de
representación gráfica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que la distintividad

es la función principal de la marca y que ella es sumamente importante, ya que juega un
doble papel en el comercio nacional como internacional: “frente a otro signo para
distinguirlo, y ante los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda
dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la
aptitud de satisfacer necesidades”. ( Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -
Proceso 12-IP-96, 1997)

32
 La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea
idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o
semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor, sobre el interés
particular, que es lo que la marca protege a fin de evitar riesgo de confusión entre
productos y servicios. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina-PROCESO 42-IP-
2001, 2001)

Es decir que deben considerarse dos aspectos en la distintividad de la marca (a) la

capacidad intrínseca o de “individualización” y (b) la capacidad extrínseca o de “no
confundibilidad”.

La capacidad intrínseca hace referencia a que la marca sirve para individualizar los
productos y servicios de un empresario de los de otro. En palabras del profesor Otero
Lastres, la marca debe “individualizar los bienes sobre los cuales va a plasmarse”, por
ello se requiere que éste no infrinja o violente las prohibiciones de registro establecidos
en los artículos 195 y 135 de la Ley 83, así como de la Decisión 486, respectivamente,
prohibiciones que se refieren, entre otras, a las que consistan en formas usuales de los
productos o sus envases, los signos que consistan exclusivamente en formas u otros
elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto; es decir, aquellos
relacionados con el signo “per se”.

Nos dice Otero Lastres que, estará denegado el acceso al registro de aquellos signos
que designen el bien susceptible de distinguirse o que hacen referencia a sus cualidades
o características esenciales, toda vez que tanto su apropiación exclusiva representaría un
monopolio sobre términos o locuciones de necesario uso, como que el consumidor no
podría asociarlo con una fuente empresarial determinada.

Concluyendo, estas prohibiciones tienen por objeto que el signo que se pretende
registrar, siempre individualice y distinga los productos o servicios a los cuales esté
destinado a proteger.

33
 Por otro lado, la capacidad extrínseca del signo significa que éste –el signo
distintivo- debe ser lo suficientemente distintivo o diferenciado para que no origine un
riesgo de confusión o de asociación, en el público consumidor, respecto de otro signo
previamente registrado o solicitado, es decir que la marca que se pretende registrar
debe distinguir los productos o servicios que va a proteger, sin infringir los derechos
adquiridos por terceros, siempre desde la óptica de la territorialidad.

2.- Representación Gráfica, al decir de Marco Matías Alemán, entendida como la

descripción que permite concebir una idea del signo, objeto de la marca, utilizando
palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga
facultad expresiva de los anteriormente señalados. (Alemán, 1994)

Como lo sostiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las marcas

tradicionales los signos denominativos, gráficos o mixtos deberán ser descritos por
medio de las palabras, y no por medio de dibujos, signos o figuras , pues el signo
distintivo debe ser representado gráficamente, para cumplir con la obligación de que se
encuentre “representado en forma material para que el consumidor a través de los
sentidos los perciba, que básicamente es en forma visual, lo conozca y lo solicite”.
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina-PROCESO 6-IP-2001, 2001); por ello
que la materialización de los signos es su representación gráfica y con ello plasmarla en
el producto que será comercializado y puesto a disposición del consumidor medio.

Por las consideraciones anotadas, la representación gráfica, no sólo es un “requisito

de fondo es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines
de procedimiento y de archivo”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
PROCESO 27-IP-96, 1997)

En definitiva, la representación gráfica es una condición formal y no de fondo, por lo

que no constituiría un requisito indispensable que deba reunir todo signo distintivo para
gozar de la calidad de marca, afirmación que la hago en base del hecho de que las

34
 normas positivas invocadas expresan que “podrán” registrarse como marcas los signos
que sean susceptibles de representación gráfica; y, en parte alguna se menciona que para
que los signos puedan registrarse como marca “deberán” ser susceptibles de
representación gráfica, por lo que la representación gráfica no es una obligación
ineludible que deben cumplir los signos distintivos.

El fin último de la representación gráfica es el describir y explicar “en que consiste

la marca”, la representación gráfica sirve para delimitar el derecho del solicitante o del
titular de la marca, es pues un requisito que otorga y determina cuál es la extensión del
derecho al uso exclusivo del titular (registrante) sobre su signo distintivo, pues
conforme el texto del título de registro su utilización debe ser acorde a su descripción,
con las reivindicaciones y renuncias que se hayan hecho, aceptándose conforme la
normativa legal variaciones menores que no modifiquen la naturaleza del signo y su
esencia.

2.2.5. Tipos de Marcas

Hay que tener claro que signos distintivos son todos aquéllos que se utilizan en el
comercio para diferenciar un producto, servicio o establecimiento de otros de su misma
especie, clase o actividad en el mercado.

Un signo distintivo puede ser el bien intangible más valioso de una empresa o
negocio, ya que a través de éste, el público consumidor identifica la calidad e imagen
relacionadas directamente con los productos o servicios que se ofrecen en el mercado.
Por ello es importante considerar que el signo sea suficientemente distintivo entre sus
competidores para que pueda obtener todos los beneficios que se esperan de la
diferenciación.

35
 Si realizamos una clasificación amplia y acorde a la realidad doctrinaria y
jurisprudencial encontraremos los siguientes tipos de signos distintivos- marcas:

Para iniciar con la clasificación tradicional de las marcas tenemos las

NOMINATIVAS que son los signos distintivos que identifican un producto o servicio
a partir de una grafía, letra o conjunto de letras, palabra o un conjunto de palabras.
Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma
especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o
servicios de su misma especie o clase de otro titular o empresario. En su mayoría son
descriptivas del servicio o producto que ofrecen. Otra característica de este tipo de
marcas es que suele utilizar nombres propios. Se conforman por elementos literales, así
como por una o varias palabras desprovistas de todo diseño. El solicitante se reserva el
uso en cualquier tipo o tamaño de letra. Constituyen un conjunto legible y/o
pronunciable. Las marcas nominativas poseen un elemento intelectual, en este sentido
son las que se pueden escribir y pronunciar.

Según exponen Chavanne y Burst, “se las llama también marcas verbales. Consisten
en términos que tienen o no significación, y que atraen a la vez los ojos del público
porque se escriben; y el oído porque se pronuncian”. También desde otro ángulo existe
un doble significado para las marcas nominativas o verbales. En efecto, como cualquier
otro elemento idiomático, las palabras que conforman a las marcas nominativas tienen
una existencia física, en cuanto se encuentran colocadas como objetos sobre las
mercaderías a identificar o cumplen igual función respecto de servicios. Pero además,
por tratarse, por definición de signos, tiene un significado, cuya existencia depende y se
realiza en el individuo que percibe y entiende, de una u otra manera tales signos.
(Cabanellas de las Cuevas & Bertone, 2003)

El autor Carlos Cornejo Guerrero en su obra “Derecho de Marcas” define a las

marcas nominativas y afirma que “son aquellas que están constituidas por
denominaciones, tengas estás un significado definido o se trate de una denominación de
fantasía”. Como ejemplo tenemos estas reconocidas marcas que se han posesionado en

36
el mercado desde hace un gran tiempo y que son muy fácil de distinguir: M&M, MNG,
NIKE, ADIDAS, etc. (Cornejo Guerrero , 1992)

Dentro de la clasificación tradicional también tenemos las marcas FIGURATIVAS

que son aquellas integradas únicamente por una figura o un signo visual que
actualmente se lo reconoce como “logotipo”; son imágenes que distinguen visualmente
una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente,
es decir solamente de forma visual. Se caracterizan porque no podemos reconocerlas
mediante el lenguaje oral y de la misma manera no podemos distinguirlas mediante la
audición. Otra caracteristica es que, por su configuración o forma particular totalmente
impronunciable.

Para Carlos Cornejo Guerrero “Las marcas figurativas, tal como su nombre lo indica,
son aquellas que están conformadas por figuras o dibujos. En ellas es de suma
importancia el aspecto gráfico, el cual en su conjunto tiene que ser original. (Por
ejemplo: los logotipos, emblemas). Es de destacar la especial singularidad de estas
marcas, cuyos símbolos pueden ser comprendidos y retenidos más fácilmente y por un
número mayor de habitantes del planeta, toda vez que no tienen las barreras del
idioma”. (Cornejo Guerrero , 1992).

Por ello nos podemos dar cuenta que las marcas figurativas tienen un alcance
increíble para llegar a diferentes tipos de consumidores ya que al no tener desventajas
por el entendimiento de un idioma extraño al origen de la marca no imposibilita la
captación, de toda la población en cualquiera de los países que no sean
hispanohablantes.

El límite entre marcas nominativas y figurativas no es preciso. Pueden adoptarse dos

criterios: el de la pronunciabilidad y el de la matera protegida. Conforme al primer
criterio, según se ha visto, Chavanne y Burst, el elemento determinante para precisar si
una marca es nominativa es si la misma es pronunciable. Aun adoptándose este criterio,

37
debe efectuarse una aclaración, pues lo que ha de ser pronunciable son los signos y no el
nombre de la figura u otro objeto que configure una marca. Así, la marca ABC es
pronunciable, pues esas letras lo son como “abecé”, mientras que una figura de un indio
no es pronunciable, pues no constituye un signo vocalizable, sino una figura a la que se
da cierto nombre. (Cabanellas de las Cuevas & Bertone, 2003)

Conforme al criterio de la materia protegida, lo que define a las marcas nominativas

y figurativas es si el signo distintivo sobre el que se concede o pretende una
exclusividad es una palabra, con o sin significado, o una figura determinada, aunque
esta sea la figura de una o más palabras. Este es el criterio que implícitamente utilizan
Baumbach y Hefermehl, pues mientras consideran que los números y letras son marcas
nominativas, opinan que la forma particular de escribir un nombre constituye una marca
figurativa. (Cabanellas de las Cuevas & Bertone, 2003)

Por otra parte tenemos también en la mencionada clasificación a las marcas

MIXTAS que se caracterizan por ser el resultado de la combinación de tipos de marcas
definidos en los párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de
palabras con diseños o logotipos. Un ejemplo vivo de esto podría ser una marca simple
con un logotipo. Las marcas mixtas son aquellas que llevan tanto elementos
nominativos como figurativos.

Adoptado de los criterios precedentes para determinar la distinción entre marcas

nominativas y figurativas, el concepto de marcas mixtas surge inmediatamente, pues
comprende a las que reúnen elementos característicos de esos dos tipos. El carácter
distintivo de una marca mixta puede en ciertos casos, resultar de los elementos que la
componen, vistos aisladamente, pero lo esencial es determinar el efecto de conjunto que
tiene tal marca. Sobre la base de estos posibles modos de originarse el carácter
distintivo de una marca mixta, Franceschelli establece la categoría de marcas de
conjunto, que son aquellas conformadas por elementos en sí banales, pero protegibles
en función de la forma que son combinados. Dentro de las marcas nominativas se
encuentran las siguientes categorías: una o más palabras con contenido conceptual, una

38
o más palabras sin contenido conceptual, nombres y seudónimos de personas, las
combinaciones de letras y de números, los nombres geográficos, y las frases
publicitarias. Entre las marcas figurativas, corresponde colocar las siguientes: dibujos,
emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados
y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los
productos o de los envases, envoltorios, envases y relieves, combinaciones de letra y
números y letras y números por su dibujo especial. (Cabanellas de las Cuevas &
Bertone, 2003)

También son parte de esta clasificación la DENOMINACIÓN DE ORIGEN que es

aquel signo que identifica un producto proveniente de una determinada región o país, y
que reúne requisitos específicos como factores humanos y naturales para poder obtener
su registro.

La decisión 344 del acuerdo de Cartagena en su artículo 129 señala: “se entenderá
por denominación de origen a una indicación geográfica constituida por la
denominación de un país una región o de un lugar determinado o constituida por la
denominación que sin ser la de un país una región o un lugar determinado se refieren a
un área determinada utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas
cualidades o características se deben exclusiva y esencialmente al medio en que se
produce, incluidos los factores naturales y humanos”. (Decisión 344 - Régimen Común
sobre Propiedad Industrial, ACUERDO DE CARTAGENA, 1993)

En la página web del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual encontramos

que: Las denominaciones de origen, son un tipo de signo distintivo, muy similar a la
marca y cuya promoción y difusión está encargada dentro del IEPI, a la Dirección
Nacional de Obtenciones Vegetales (DNOV), aunque la Ley de Propiedad Intelectual y
la decisión 486, las señalan como parte del área de Propiedad Industrial. Las
denominaciones de origen, difieren del resto de signos distintivos, porque ubican a un
producto con una característica geográfica determinada y porque tienen un aporte
humano de trabajo, creatividad y conocimiento específico. A esto se lo conoce como

39
factores humanos y geográficos. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual,
2015)

Las denominaciones de origen, como un tipo de signo distintivo, tienen gran

importancia porque identifican al país. Esa es su característica básica.

Los LEMAS COMERCIALES son la frase publicitaria que acompaña a una marca.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus Artículos del 175 al 178, contempla
como Lema Comercial: toda palabra, frase o leyenda que se usa como complemento de
una marca, al igual que en México, donde la ley concede al lema comercial la función
de complementariedad respecto a la marca, lo cual implica que éste debe ser capaz de
reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por ello, la distintividad que se le
exige al lema comercial, no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al
interior de la frase publicitaria, sino en el contenido intrínseco mismo. (Decisión 486-
Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Para finalizar con la clasificación que he realizado respecto de los signos distintivos
tradicionales, tomando en cuenta el punto de vista de varios reconocidos tratadistas
puedo mencionar también a la MARCA COLECTIVA como parte de las marcas
tradicionales que es aquella que se constituye por los mismos elementos que una marca
común, sin embargo, la marca colectiva tiene las siguientes características:

Sólo pueden solicitarla las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o

prestadores de servicios legalmente constituidas.

Al respecto de las marcas colectivas la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina nos dice lo siguiente: Se entenderá por marca colectiva todo signo
que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o
servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un

40
titular. (Decisión 486-Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comisión de la
Comunidad Andina, 2000)

En otra clasificación se constituye también los nuevos tipos de marcas que con el
desarrollo de la presente investigación ampliaremos el estudio y la problemática
presentada con el fin de que estos puedan ser registrados tal como lo dispone la
legislación supranacional.

41
 2.3. TÍTULO II

2.3.1. BREVE ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO

2.3.1. Oficina Nacional Competente

De conformidad con lo que determina el art 273 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina, de acuerdo con el registro Oficial número 258 del 2 de
febrero del 2001, expresa que “para los efectos de la presente Decisión, entiéndase
como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de
la Propiedad Industrial” (Decisión 486-Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
Comisión de la Comunidad Andina, 2000) al respecto el Tribunal Andino de Justicia en
el Proceso 3-IP-90, sostiene que para determinar en cada caso cuál es la Oficina
Nacional Competente es asunto de exclusiva competencia del derecho nacional en cada
país y hace parte de la función administrativa o de la organización interna de los
servicios públicos, la que corresponde a la llamada Rama Ejecutiva del poder público.
(TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, PROCESO No. 3-
IP-90 , 1990)

El IEPI será considerado como la Oficina Nacional Competente para los efectos
previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina. En el numeral dos
del capítulo sobre las conclusiones señala que le correspondería al derecho interno de
cada país miembro determinar las dependencias o dependencia gubernamentales, como
oficina nacional competente que deberán ejercer las funciones de la decisión 85. Es
importante mencionar lo que expresa en el proceso 6-IP-89, de las interpretaciones
perjudiciales del Tribunal Andino de Justicia, con respecto de lo establecido en la norma
comunitaria sobre la legislación ecuatoriana.

En lo referente al examen de registrabilidad se encuentra plasmado en el proceso 22-

IP-96, donde claramente expresa que la disposición del art. 96 de la Decisión 486
impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de
42
registrabilidad de una solicitud marcaria. En la codificación de la Ley de Propiedad
Intelectual al respecto sostiene que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es
el organismo gubernamental para proporcionar, promover, fomentar, prevenir, proteger
y defender a nombre del Estado ecuatoriano los derechos de propiedad intelectual en los
tratados y convenios internacionales. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Proceso 22-IP-96 , 1997)

En el artículo 1 del Reglamento a la ley de Propiedad Intelectual, se contempla que:

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ejercerá las atribuciones y
competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual. Es decir que el IEPI será
considerado como la oficina nacional competente para los efectos previstos en las
decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina. (Reglamento a la Ley de Propiedad
Intelectual, 1999)

Es así que de acuerdo con la legislación nacional y supranacional se determina que el

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual será la Oficina Nacional Competente.
Para el análisis, registro y demás atribuciones y competencias establecidas por las
mismas.

Pero ¿Qué es el IEPI?, en la página Web Oficial de este ente administrativo estatal,
pude encontrar como se define a sí mismo. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual (IEPI) es el ente estatal que regula y controla la aplicación de las leyes de la
propiedad intelectual, es decir, las normas que regulan el intelecto humano.

El IEPI es una Institución que promueve a la propiedad intelectual en el Ecuador,

como una herramienta para alcanzar el “sumak kawsay o buen vivir”, a través de la
democratización del conocimiento y de la puesta al servicio de la sociedad de los
avances tecnológicos y científicos de la humanidad, precautelando la soberanía nacional
y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual, 2015)

43
 Según el artículo 3 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual el IEPI
como Oficina Nacional Competente constituye el organismo administrativo competente
para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado
Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley y en los
tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que
sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. (Codificación de la Ley
de Propiedad Intelectual, 2013)

El IEPI es una institución estatal comprometida con la promoción de la creación

intelectual y su protección. Promueve una gestión de calidad, talento humano
competitivo y servicios técnicos que satisfagan las necesidades de los usuarios de
acuerdo a la ley nacional, los tratados y convenios internacionales vigentes.

La Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual, en el art.1 de las Recomendaciones Conjuntas
Relativas a la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas, en relación al tema en su
literal segundo se entiende por “Oficina” todo organismo encargado por un Estado
miembro del registro de marcas. (Vera Castellanos, 2004). Es así que se puede concluir
que el IEPI será el ente nacional encargado del registro, oposición y todo acto
administrativo que tenga relación con la registrabilidad y asuntos concernientes a la
protección de las invenciones creadas por el intelecto humano.

2.3.2. Autoridad Nacional Competente

De conformidad con lo que determina el art 273 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina de acuerdo con el registro Oficial 258 del 2 de febrero del
2001, se establece que se entenderá como “la Autoridad Nacional Competente, al
órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia” (Decisión 486-
Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

44
 Por otro lado, de acuerdo con el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, en lo
relativo al procedimiento de solicitud y concesión de un registro de derechos de
propiedad industrial en materia de Obtenciones Vegetales el Director Nacional será la
Autoridad Nacional Competente.

La Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual, en el art.1 De las Recomendaciones Conjuntas
Relativas a la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas en relación al tema, en su
literal tercero, expresa que: se entenderá como Autoridad Competente a la autoridad
administrativa, judicial, o cuasi judicial de un Estado miembro a la que entre sus
atribuciones le compete determinar si una marca es notoriamente conocida, o velar por
la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Una de las atribuciones de importancia dentro de la materialización y aplicación de

los recursos administrativos uno de los principales elementos es la autoridad
administrativa y jurisdiccional ante la que el particular deberá hacer efectivos sus
derechos, el interponer uno de los recursos administrativos o judiciales estipulados por
la Ley, determinados en el art 357 de la Ley de Propiedad Intelectual. (Vera
Castellanos, 2004)

La normativa reza:

Art. 357. Los actos administrativos definitivos y aquellos que

impidan la continuación del trámite dictados por los Directores
Nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos: - Recurso de
reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó; - Recurso de
apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y, - Recurso de
revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual. La interposición de
estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y,
por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones
previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

45
 contra los actos administrativos definitivos o que impidan la
continuación del trámite, dictados por los Directores Nacionales. Los
recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede
administrativa. Los Tribunales Distritales de lo Contencioso
Administrativo podrán suspender de oficio o a petición de parte la
ejecución del acto recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera
causar perjuicios de imposible o difícil reparación. (Codificación de la
Ley de Propiedad Intelectual, 2013)

Claro que en la misma normativa se determina que los Directores Nacionales son los
que ejercerán la titularidad de las respectivas direcciones nacionales, además en caso de
falta o ausencia temporal del Director Nacional, el presidente del IEPI designará al
funcionario a quien lo subrogue, estos tendrán igualmente a su cargo las Direcciones
Nacionales así como la aplicación administrativa de la Ley sobre Propiedad Intelectual
dentro de su competencia.

En el art. 369, literal b) de la Codificación de Ley de Propiedad Intelectual se

determina al respecto que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones
Vegetales; y, de Derechos de Autor son los encargados de tramitar y resolver los
recursos de apelación, igual mención se determina en el art.13 del Reglamento Interno
del Comité de Propiedad Intelectual, Industria y Obtenciones Vegetales, donde reza que
al Comité de la Propiedad Intelectual le corresponde conocer y resolver los recursos de
apelación y revisión de los actos administrativos definitivos, y aquellos que impiden la
continuación del trámite de los dictados por los Directores de Propiedad Industrial y de
Obtención Vegetales, recaídos en los trámites sobre concesión o registro de derechos de
propiedad industrial y obtenciones vegetales. (Codificación de la Ley de Propiedad
Intelectual, 2013)

De lo expuesto se considera que el citado artículo del Reglamento Interno del

Comité, en concordancia con el art 365 de la Codificación de la Ley de Propiedad
Intelectual establece que, las resoluciones dictadas por el “Comité” no se podrán

46
 interponer ningún recurso administrativo, salvo el de reposición que son por los propios
comités que lo expidieron.

En este sentido, tenemos que tener en consideración las atribuciones y competencia

que tienen los Directores Nacionales como Autoridad Nacional Competente y la
importancia de su labor para la registrabilidad de los diferentes signos distintivos, ya
que son ellos los encargados de tramitar y resolver los ya mencionados recursos viables
en materia de Propiedad Intelectual.

2.3.3. Procedimiento de Registro de un Signo Distintivo

Dentro del procedimiento para el registro de un signo distintivo, la competencia

administrativa es entregada a la Unidad de Signos Distintivos, Unidad que tiene por
objetivo logar el registro y la protección de un signo, confiriéndole a su titular un
derecho exclusivo para su utilización, esta terminología comprende tanto a las marcas
como a los nombres y lemas comerciales, a las apariencias distintivas de los locales y
las indicaciones geográficas y todo signo que se utiliza para distinguir un producto,
servicio o una actividad en el comercio. Un requisito importante es el documento
habilitante para persona natural que puede ser con nombramiento o representación legal,
la solicitud de registro, comprobante de pagos de la tasa correspondiente.
(Procedimiento para el registro o reconocimiento de un signo distintivo, 2009)

Para la presentación de todos los requisitos y documentos es importante cumplir con

el siguiente procedimiento: Presentar el formulario impreso a computadora, de lado y
lado, documento que se podrá encontrar en la página web www.iepi.gob.ec, o
directamente en las oficinas del IEPI.

Se requieren dos ejemplares de la solicitud para su presentación; la denominación del

signo, naturaleza del Signo; el tipo de signo (marca de producto, marca de servicio,

47
nombre comercial, lema comercial, Indicación Geográfica, Denominación de Origen,
apariencia distintiva, marca colectiva, marca de certificación, rótulo o enseña
comercial); nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante; nacionalidad del signo, es
decir, país donde se produce o presta sus servicios o actividades. (Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual; Procedimiento para el Registro o Reconocimiento de un
Signo Distintivo)

En caso de firmar el Representante Legal (en caso de personas jurídicas) o

Apoderado, enunciar los nombres, apellidos, dirección, teléfonos, entre otros; si la
solicitud es presentada para legitimar el interés en el Ecuador enunciar los datos
pertinentes.

Para el caso de marcas figurativas o mixtas adherir en la casilla No. 9 del

formulario, la etiqueta correspondiente; descripción clara y completa del signo, es decir,
si se trata de un signo denominativo, enunciar que palabras lo conforman, si es
figurativo, describir las formas, colores, etc., y si es mixto, describir la parte
correspondiente a las letras y las figuras que lo conforman. (Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual; Procedimiento para el Registro o Reconocimiento de un Signo
Distintivo)

Enunciación de los productos, servicios o actividades que protege, de acuerdo con la

Clasificación de Niza; número de la clasificación, de acuerdo con los productos o
servicios que ampara; para el caso de solicitarse un Lema Comercial, debe indicarse la
marca a la que acompaña, enunciándose la denominación número de solicitud o registro,
la fecha, clase internacional de la marca a la que acompaña el lema.

En caso de solicitarse un signo con prioridad, es decir, dentro de los 6 meses de

haberse solicitado un signo en cualquiera de los países de la Comunidad Andina, se
deberá enunciar los datos del signo solicitado, la fecha de presentación, el número de
trámite y el país.

48
 Toda solicitud de registro debe ser patrocinada por un Abogado, enunciándose su
nombre, casillero IEPI (en Quito, Guayaquil o Cuenca) o Judicial (solo en Quito), para
el caso de abogados de otras provincias que no sean Pichincha o Guayas, podrán señalar
una dirección domiciliaria para efecto de notificaciones. (Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual; Procedimiento para el Registro o Reconocimiento de un Signo
Distintivo)

Como documentos anexos, deberán incorporar: El comprobante original de pago de

tasa, en el que deberá constar el nombre del solicitante o el Abogado Patrocinador; para
el caso de marcas figurativas o mixtas, 6 etiquetas en papel adhesivo de 5X5 cm; copia
de la cédula de ciudadanía, para el caso de que el solicitante sea persona natural; copia
de la primera solicitud, en caso de reivindicar prioridad; poder, en caso de no firmar
directamente el solicitante o su Representante Legal si el solicitante estima conveniente;
nombramiento del Representante Legal; para el caso de marcas de certificación y
colectivas, el reglamento de uso de la marca, lista de integrantes, copia de los estatutos
del o la solicitante; para el caso de denominaciones de origen, designación de la zona
geográfica, documento que justifique el legítimo interés, reseña de calidades, reputación
y características de los productos. Entre estos trámites deberá constar firma del
Solicitante, así como firma del Abogado Patrocinador. (Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual; Procedimiento para el Registro o Reconocimiento de un Signo
Distintivo)

En estos procedimientos en el caso de que se conceda el registro, la Dirección

Nacional de Propiedad Industrial dispone la emisión del correspondiente título, previo
pago de una tasa de $28. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual;
Procedimiento para el Registro o Reconocimiento de un Signo Distintivo)

Es importante determinar que dentro del procedimiento para el registro de signos

distintivos, la realización de búsqueda de antecedentes, para encontrar o no la
posibilidad de solicitar el registro de marca o nombre comercial, los documentos
habilitantes para la solicitud del registro de signos distintivos, con el pago de la tasa

49
oficial, toda la documentación deberá ser presentada al Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, entidad que se encargará de identificar con un número de trámite,
y luego de cumplirse con todas las formalidades se publicara en la Gaceta de Propiedad
Industrial debiendo transcurrir un plazo de treinta días para que cualquier persona que
crea tener legítimo interés sobre cualquier signo igual o similar al solicitado, pueda
oponerse dicho representante de tal signo de manera justificada, de no existir oposición
alguna se procederá a realizar un examen de registrabilidad, donde el IEPI, luego de su
análisis determinará si el signo cumple con los requisitos para ser susceptible de
registro, este análisis determinará que en la marca no consten términos genéricos, de uso
común, laudatorios, etc.

Además, de no existir ninguna objeción por IEPI y superado el examen de

registrabilidad se dispondrá el pago de una nueva tasa oficial para la emisión de título,
se emitirá y otorgará el título de registro, dentro de un plazo máximo de 12 meses.
(Procedimiento para registro de signos distintivos)

Dentro del procedimiento de registro existe la posibilidad de que se presente

oposiciones en contra del signo, por terceros, se iniciará un trámite administrativo
similar a un juicio donde el solicitante del signo y el opositor presentaran sus demandas,
contestaciones, alegatos, pruebas y todos los elementos para defender su oposición,
donde el IEPI, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitirá su
resolución donde concede o niegue el registro del signo solicitado, dando la posibilidad
de plantear los recursos de reposición ante la misma Dirección, apelación ante el
superior, que es el Comité de Propiedad Intelectual Industrial y de Obtenciones
Vegetales; el de revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual Industrial y de
Obtenciones Vegetales; y, el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo, estas tres instancias primeras son de carácter
administrativa y la ultima es judicial, dependiendo del recurso la tramitación del registro
de marca durará más. (Procedimiento para registro de signos distintivos)

50
 En el Ecuador los signos distintivos tienen una duración de diez años pudiendo ser
renovados indefinidamente, en lo relacionado a marcas en su registro existe dos
variantes, el registro de una marca denominativa, cuando se registra una única palabra y
el registro de marca mixta con una denominación o palabra más un gráfico
característico como un logotipo, y en el caso de la marca gráfica que se registra un
gráfico; es importante mencionar la figura del nombre comercial que es distinto a la
marca, la misma que protege la razón social, el nombre y actividad comercial de los
establecimientos, el cual puede ser adquirido por su uso contínuo, público y pacífico
durante seis meses, de ser registrado debe ser renovado cada diez años.

Se deberá especificar en cada producto o servicio se pretende proteger con la marca

o nombre comercial a registrarse, en un registro marcario comprenderá únicamente una
palabra, un logotipo que lo acompañe y una clase internacional protegida.
(Procedimiento para registro de signos distintivos)

2.3.4. Oposición y Recursos Administrativos.

El recurso administrativo es considerado como el medio por el cual se acude ante una
autoridad administrativa con una demanda o petición para que sea resuelta, claro que
desde el punto de vista retroactivo es un remedio administrativo específico, por el cual
se atacan actos administrativos y se defienden derechos subjetivos o intereses legítimos
(Dromi, 2001)

De similar forma, los tratadistas Eduardo García y Tomás Ramón Fernández

consideran que los recursos administrativos son actos del administrado mediante los que
éste pide a la propia administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una
disposición de carácter general de rango inferior a la Ley, en base de un título jurídico
específico (García de Enterría, 2002)

51
 Los recursos administrativos tienen como finalidad, la impugnación de actos o
disposiciones preexistentes que se estimen contrarias a derecho, se diferencia de las
peticiones que tienen por objeto forzar la producción o emisión de un acto
administrativo, de las quejas que busca la corrección en el curso del procedimiento por
efectos de tramitación para poderlo subsanar, acción posible antes de una resolución.
Estos recursos en definitiva están dirigidos al control de actos administrativos emitidos
por los órganos, entidades o autoridades administrativas.

Claro que un Acto Administrativo es, de acuerdo con el tratadista Eduardo García,
que recoge la conceptualización de Zanobini, la declaración de voluntad, de juicio, de
conocimiento, o de deseo realizado por la Administración en ejercicio de su potestad,
distinta a la potestad reglamentaria de la cual se derivan una serie de consideraciones,
que es una declaración intelectual excluyéndolas las actividades materiales, ejecuciones
coactivas, actividad técnica de la administración, que gozan de la doble condición
expresa y tácita; igualmente podemos decir que es una declaración de voluntad es decir
en lo ordinario como resoluciones y procedimientos administrativos así como de juicio,
de deseo, de conocimiento; se origina en la Administración excluyéndose los actos
administrativos; la declaración administrativa y su emisión se presenta como el ejercicio
de una potestad administrativa y, la potestad administrativa que es diferente a la
potestad reglamentaria, por su diferenciación en su grado o jerarquía. (Vera Castellanos,
2004)

El Art. 28-A de la Ley de Modernización del Estado establece sobre el acto

administrativo que, la formación, extinción y reforma de los actos administrativos de las
instituciones de la Función Ejecutiva, se regirán por las normas del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. (Ley de Modernización del
Estado , 2014)

El art 65 del ERJAFE sobre el acto administrativo, establece que es toda declaración
unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos individuales de forma directa. En todos los actos administrativos, para su plena

52
validez deberán ser obligatoriamente notificados al administrado y mientras no lo sean
no tendrán eficacia con respecto a quienes se haya omitido la notificación. La ejecución
de actuaciones ordenadas en actos administrativos no notificados constituirá, para
efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos, vías de hecho. (Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, 2015)

El Art. 78, del ERJAFE, sobre el hecho administrativo sostiene que “es toda
actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en
ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o
indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto administrativo previo” (Estatuto
del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, 2015)

En lo relacionado a la impugnación se la podrá realizar mediante denuncia o

reclamo ante la autoridad competente, en caso de negación se podrá realizar dicha
impugnación tanto administrativamente como judicial, de afectarse los hechos
administrativos se podrá hacerse efectiva conforme lo determina la Constitución de la
República del Ecuador.

De lo analizado anteriormente se puede mencionar que los recursos administrativos

son, el remedio administrativo con los que se pueden impugnar solo actos
administrativos, en busca de proteger los derechos subjetivos o sus legítimos derechos
del interesado, importante mencionar que para los hechos administrativos se debe acudir
a los recursos de carácter administrativo, para poder comprobar lo que determina el
art.38 de la Ley de Modernización del Estado. (Ley de Modernización del Estado ,
2014)

Con aquello se sostiene que la interposición de la impugnación o los recursos es para

hacerse efectivo el control de la legalidad del acto o decisión que emana una autoridad
administrativa específica, con la finalidad de revocar, modificar, o declarar la nulidad,

53
para restablecer la vigencia o goce de un derecho subjetivo lesionado por un acto
administrativo en el que el funcionario actuó a nombre de la Administración.

Los recursos administrativos se deberán interponer y resolver por la propia

Administración, en los que cumple con una doble condición, de Juez y parte, cuyo valor
fundamental es la responsabilidad, lo que ha conllevado a que el poder que tiene la
administración para resolver dichos recursos presentados contra ella, se les da una
calificación de jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales; en definitiva estos recursos
tienen como finalidad la impugnación de un acto administrativo razón por la cual debe
tramitarse administrativamente.

La Ley de Propiedad Intelectual en su art. 357, inc. 3ro, establece que los recursos de
apelación revisión y de reposición no es indispensable para agotar la vía administrativa
y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos
o que impidan la continuación del trámite, dictados por los Directores Nacionales.
(Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, 2013)

En todos los recursos administrativos podemos considerar que puede tener un lado
positivo en su esencia y en su obligatoriedad, porque existe la motivación para que todo
acto cause estado, por ser un prerrequisito para la vía contencioso administrativo, pero
lo contario de esto es que, existen en la mayoría de los casos que ciertas variaciones o
revocatorias de las resoluciones de la administración son reducidas, ya que son pocos
los órganos administrativos que con seriedad, severidad y un prolijo análisis en la
aplicación de la norma defiendan al administrado frente a sus resoluciones, por el
posible error que ellos la Autoridad Administrativa hayan cometido.

En los procesos administrativos se puede considerar que nace del resultado de la

necesidad de establecer un sistema donde los conflictos administrativos se aseguren, y
que en las peticiones de reconocimiento de derechos y declaraciones se lo hagan a

54
través de la implementación de garantías que permitan su defensa de oficio con criterio
de orden público, buscando que la Administración se sujete conforme a derecho, para
que se haga efectivo el principio de legalidad y reserva. (Vera Castellanos, 2004)

Los recursos administrativos siempre se deben ventilar en un proceso administrativo

que no es idéntico al civil, por contener diferentes técnicas e instrumentos para poder
dirimir diferentes conflictos jurídicos, por ser parte de una entidad pública sea o no
estatal, es la impugnación de actos administrativos, es decir que el proceso
administrativo, comprende conflictos jurídicos en el ejercicio de la relación
administrativa, producidos en la relación bilateral del administrador y administrado.

En toda tramitación de los recursos administrativos, su elemento fundamental es la

prueba actuada y aceptada, conforme lo determina el Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva, donde expresamente, en su Art. 344 reza “sin
perjuicio de lo establecido en esta Ley, en materia de procedimientos administrativos se
aplicará el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”
(Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, 2013), por esta razón en aplicación al
Principio General del Derecho, que en todo lo que el Estatuto no considere, al Código
de Procedimiento Civil, por lo que se deben presentar pruebas cuando existen
alegaciones nos remitimos a los hechos conducentes, por no existir conformidad entre
los litigantes. (Vera Castellanos, 2004)

Es decir que todo recurso administrativo es el medio legal del que dispone todo
particular que se encuentre afectado en sus derechos e intereses, por un acto
administrativo determinado, solicitado a la autoridad administrativa, que en el término
legal realice la revisión de su propio acto, para que lo pueda revocar, reformar o anular,
al comprobarse alguna ilegalidad o la inoportunidad del mismo. Claro que el acto
administrativo no obedece a un capricho administrativo, sino a las circunstancias de un
hecho o derecho, para ello es importante que el control administrativo de los recursos
constituya una actividad de control administrativa de tipo correctivo, llevada a cabo por
la propia administración, con la finalidad de mantener la juridicidad de la actividad

55
administrativa para garantizar los derechos del administrado, es decir que para su
efectiva aplicación, tramitación o resolución del recurso deberá cumplir con todos los
requisitos de admisibilidad. Es decir para que se haga efectivo el reclamo de algún
derecho y se encargue la autoridad competente de administrar justicia.

Todo recurso administrativo que se plantee en contra de un acto o resolución de la

Autoridad Administrativa, es objeto de una calificación previa.

Como se mencionó anteriormente todo recurso es presentado por el administrado

ante la autoridad de la que emanó la resolución, en este caso ante el Director Nacional,
así reza en el art. 357 y 364 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 357. Los actos administrativos definitivos y aquellos

que impidan la continuación del trámite dictados por los
Directores Nacionales, serán susceptibles de los siguientes
recursos:

- Recurso de Reposición, ante el mismo funcionario que lo

dictó;

- Recurso de Apelación, ante el Comité de Propiedad

Intelectual; y,

- Recurso de Revisión, ante el Comité de Propiedad

Intelectual. (Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual,
2013)

Es necesario aclarar que la interposición de estos recursos no es indispensable para

agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las
acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los

56
actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por
los Directores Nacionales. (Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, 2013)

Decimos en nuestra definición que con el ejercicio del derecho de impugnación se

pretende alcanzar una nueva decisión, por cuanto una vez aceptado para su
sustanciación el respectivo recurso, el nuevo Juez a quien se devuelve la competencia
total o parcialmente - efecto devolutivo de la impugnación - está obligado a resolver
sobre todos y cada uno de los puntos constantes en la manifestación de la impugnación.
Esta nueva decisión es la que da fin a la etapa de impugnación y, por lo general, al
proceso penal.

Art. 364. Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales;

y, de Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones:

(…) b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión;(…) (Codificación de

la Ley de Propiedad Intelectual, 2013)

Todo recurso se debe presentar dentro del término de quince días, conforme lo
determina el art 177, numeral 1 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva (ERJAFE) y, en los Recursos de Revisión, se debe observar lo
dispuesto al art. 178 del ERJAFE a) cuando el acto administrativo o resolución
evidencia error de hecho o derecho que aparezca de los documentos que figuren en el
mismo expediente o de disposiciones legales expresas; b) cuando con posterioridad
aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o
resolución que se trate; c) cuando en la resolución hayan influido esencialmente
documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a
aquella resolución; y, d) cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia
de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados
como delito y así declarados en sentencia judicial firme. (Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, 2015)

57
 En los recursos administrativos es importante la correcta aplicación de la normativa,
por lo que es importante mencionar que la aplicación e interpretación de las normas
sobre propiedad intelectual tendrán preferencia aquellas que otorguen mayor protección.
Por consiguiente, no podrá invocarse ni interpretarse ninguna disposición de la
legislación nacional o de convenios internacionales en el sentido de menoscabar,
limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de protección que se reconoce en beneficio
de los titulares de derechos de propiedad intelectual. (Codificación de la Ley de
Propiedad Intelectual, 2013)

El trámite ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones

Vegetales da inicio con el recurso, previamente calificado, de conformidad con el art. 90
del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, por el Director Nacional de
Propiedad Intelectual, Industrial, Derechos de Autor y Obtenciones Vegetales, donde se
determinará cuál será el Vocal de la Sustanciación, donde textualmente reza:

Art. 90.- Los recursos previstos en el artículo 357 de la Ley sujetarán su tramitación
al Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, se presentarán en las
Direcciones Nacionales respectivas, las cuales los concederán o negarán según sean
presentados dentro o fuera de término, y remitirán los expedientes administrativos a los
Comités correspondientes para su resolución. (Reglamento a la Ley de Propiedad
Intelectual, 1998)

Radicada la competencia ante el Comité, el Vocal procederá a realizar la verificación

del comprobante de pago de la tasa correspondiente en el libelo inicial de la demanda, y
la calificación de la misma, y de existir causales de excusa o recusación que de
conformidad al art. 6 del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual,
Industrial y Obtenciones Vegetales, y recurrir al art. 20 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo, donde se establecen los casos de dichas condiciones.

58
 De conformidad con el análisis realizado se concluye que existen dos requisitos para
instituirlo, como que el acto administrativo no agote la vía administrativa y que se lo
debe plantear el recurso hacia el superior, del órgano emisor del acto administrativo
conforme lo establece el Art 176 del ERJAFE, y el Art 357 de la Codificación de la
Ley de Propiedad Intelectual.

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales en la

resolución 01-103 RA del 2001, considera que la apelación es un recurso concedido al
administrado para reclamar un acto emitido por una autoridad inferior y obtener su
revocatoria por otra autoridad superior (Dávila Torres, 2003).

En el caso de los recursos extraordinarios de revisión los Tratadistas Eduardo García

y Tomás Ramón sostienen que este recurso es un heredero de los viejos recursos de
nulidad y revisión de reglamentos de procedimientos administrativos al amparo de la
LEY AZCÁRATE y participa por lo tanto de características ambiguas, por tener
carácter extraordinario porque procede en los casos concretos previsto por la ley, en
base a motivos tasados por ella; constituye en principio un remedio excepcional frente a
ciertos actos que han ganado firmeza, que cuya legalidad se duda en base a datos o
acontecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento que fueron dictados.
(García de Enterría, 2002)

En los recursos de revisión la causa principal viene dada por existir nuevas
circunstancias como error de hecho, resultado de los propios documentos incorporados
al expediente; la aparición posterior de documentos esenciales para dar resolución; por
existir resoluciones que influyen directamente en documentos y testimonios que la
sentencia declare falsos; y que las resoluciones sean resueltas por resultados de
prevaricato, cohecho y violencia.

Estos recursos proceden contra los autos administrativos en firme, de acuerdo a las
siguientes condiciones, cuando existan contradicciones en la parte dispositiva; cuando

59
se recobre, recauden o descubran documentos decisivos después de la resolución cuando
se hayan ignorado o cuando fue imposible presentarlos en algún recurso anterior por
haber existido fuerza mayor o caso fortuito; que el auto administrativo o resolución se
dictó en base a documentos se desconocía la falsedad; o, cuando se hubiera dictado
mediante prevaricato o hecho y violencia.

60
 2.4. Título III

2.4.1. NUEVOS TIPOS DE MARCAS

2.4.1. Diferencia entre la clasificación clásica y los nuevos tipos de signos distintivos o
marcas.

Antes de iniciar el tratamiento y análisis de la clasificación clásica de las marcas,

frente a los nuevos tipos de signos distintivos, es importante señalar la
conceptualización de lo que es marca.

Algunos tratadistas la conceptualizan como el signo con el que se puede distinguir un

producto o servicio de otros, sea en la misma o diversa clase internacional, signos que
son representados por una letra, conjunto de letras, grafía, dibujo, logotipo, símbolo,
diseño, números entre otros, los cuales pueden distinguirse varias marcas y tipos.

La marca se puede considerar como una identificación comercial, así como el

conjunto de indicadores que se relacionan, el cual ofrece un servicio o producto en el
mercado.

Es muy común la confusión de un logo como sinónimo de marca, sin darse cuenta
que su diferenciación va más allá de una representación, de una organización o empresa,
en algunas circunstancias un logo puede ser la misma marca o algo identificador de la
misma, conjuntamente con algunos signos que dan como referencia un nombre, una
frase, etc., es decir, no todos los logos son marcas y la marca en cambio es el sistema
comercial que no puede prescindir del logo.

Las marcas pueden ser un conjunto o más de signos distintivos de un producto o

servicio dentro del mercado, sin embargo algunos consideran a la marca desde un punto

61
de vista del aspecto psicológico y experimental, en el aspecto experimental se relaciona
a los puntos de contacto con la marca, la cual es conocida como la experiencia de
marca; en cambio, la psicológica, es la imagen de la marca, la simbólica determinante
dentro de las mentes de las personas, es decir, es toda información o expectativa que
están asociadas con el servicio - producto.

Las personas encargadas de la creación de las marcas o creativos, tienen como

objetivo el proyectar las expectativas del propietario y el posible usuario, de acuerdo
con las experiencias de la marca, la cual va creando una impresión de lo que la marca
asocia al producto, caracterizándola como una marca única o especial.

De este hecho nace la importancia de la marca, que se constituye en uno de los

elementos principales o más valiosos en el ámbito publicitario, además en la actualidad
las compañías de publicidad cuando crean el valor de una marca son muy exitosas, por
el hecho de inducir al consumidor a tener la capacidad de diferenciar sus productos
dentro del mercado.

Se puede dar cuenta que la marca es vista como algo más que el costo del producto y
el precio de la venta, representa la totalidad de las cualidades del producto que el
consumidor aprecia.

En el comercio y el giro de bienes y servicios encontramos una serie de signos y

denominaciones que se las puede calificar como pertenecientes a la clasificación de
signos distintivos tradicionales, caracterizadas por la utilización de palabras, gráficos y
grafías y una serie más de elementos que tienen a dar distintividad y personalidad a las
marcas.

Dentro del ámbito comercial los signos se los utiliza como perceptibles a otros, con
capacidad para distinguir un servicio o productos de otros.

62
 En la clasificación de las marcas de acuerdo al tipo de signo, se puede mencionar que
la marca clásica es una marca denominativa la cual siempre ha estado constituida por
palabras, términos, o números, claro que tradicionalmente se las llamaba marcas
denominativas y encontramos también las figurativas porque estaban compuestas de
figuras, símbolos, imágenes, letras; en cambio, que las marcas mixtas son la
combinación de las dos anteriores.

En la actualidad han ido surgiendo nuevas marcas y signos, planteándose numerosos

problemas en lo que tiene que ver en su registro como marcas no tradicionales.

En lo referente a las marcas no tradicionales, como las olfativas y sonoras se puede

indicar que son de las más polémicas hoy en día, ya que por la tendencia a nuevos
productos y a valores distintivos que permiten elevar las ventas en los mercados, así
como en la creación de imágenes, sonidos, tactos y olores atractivos, con gran
relevancia para el mercado y la comercialización.

Por las razones antes indicadas, la legislación ecuatoriana se enfrenta a un proceso de

renovación y actualización legislativa acorde a las corrientes mundiales de la materia,
en razón de la necesidad y la obligación que tiene de acatar dichas normas, de acuerdo a
la suscripción de las normas y convenios internacionales de que es parte, sumado el
hecho de que con la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, la
vigencia y aplicación de los derechos constituye una obligación y no una dádiva de la
ley.

En contexto, la verdadera función de la marca es la de distinguir un producto o un

servicio de una misma especie de otro en el mercado y de su productor, así como de
indicar un origen, garantía, publicidad, personalización, lúdica, practicidad,
posicionamiento y capitalización, que en definitiva la una y la otra son signos
distintivos que sólo se diferencian por lo que distinguen y por su titular.

63
 El derecho exclusivo que se tiene sobre una marca es limitada a su territorio, y su
exclusividad de uso al ser registrada, y se la puede disponer como si fuera cualquier otro
bien, que puede ser libremente transferida, su uso puede ser autorizado a terceros por
título oneroso o gratuito, autorización que puede ser a través de licencia o de franquicia,
convirtiéndose en una forma habitual de explotación marcaria, permitiéndole al titular
difundirla en mucho de los casos.

La marca, por ser aquellos signos que sirven para distinguir un producto o servicio de
otro dentro del mercado, permite al consumidor poder identificar el producto de su
preferencia, al momento de comprarlo, de ahí su importancia ya que, si no existieran los
signos distintivos sería imposible valorar los objetos industriales, y la organización que
lo produce. La marca es eminentemente comercial, desempeña un papel primordial en
las estrategias de desarrollo y comercialización, contribuyendo a proyectar la imagen y
la reputación de un producto de una empresa ante el consumidor, además cumple con el
rol de protección de la calidad del producto o servicio, de la tradición, prestigio, el buen
nombre ganado con el tiempo, gracias al trabajo de la empresa y del empresario o
emprendedor, lo que constituyen elementos trascendentales para la fidelidad del cliente
o consumidor, sobre los productos o servicios identificados con determinada marca.

El art. 194 de la Codificación a la Ley de Propiedad Intelectual establece la

distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica como requisitos para que un
signo pueda considerarse una marca.

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos
o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. También podrán
registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a
productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o
marcas. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas

64
colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.
(Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, 2013)

La distintividad es la parte medular de la composición y estructura de la marca,

elemento esencial que le permite distinguir los productos o servicios de una empresa
con respecto de otros productores o emprendedores, por su grado de igualdad o
similitud, dentro del mercado.

Manuel Pachón sostiene que este propósito es logrado cuando el signo no tiene un
carácter descriptivo, o no es demasiado simple o no es muy complicado, en forma tal
que el público pueda identificarlo. (Pachón, 1975. ) En pocas palabras el signo
distintivo debe ser fácilmente asimilable para el consumidor, para que no tienda o pueda
confundirse respecto del producto o servicio que está protegido por una marca.

Francisco Villacreses al respecto menciona que la distintividad tiene dos enfoques,

desde el punto de vista intrínseco, es decir que tienen una aptitud diferenciadora, o sea,
que la marca no sea genérica, descriptiva y de uso común; y, desde el punto de vista
extrínseco, es decir que la marca no afecte los derechos de terceros. (Villacreses Real,
2005. ) Menciona el tratadista que las características de la distintividad no deben
contravenir con los derechos de terceros, en el caso de que se pretenda registrar una
marca similar o idéntica a otra ya registrada para la misma clase, el signo carecerá de
distintividad al momento de registrarse, por afectar los derechos del titular de la marca
ya registrada, y si no cumple con todos los requisitos, jamás se podría decir que se está
al frente de una marca.

La diferencia radica en la situación actual que con el desarrollo tecnológico en el

mercado, han surgido nuevo tipos de marcas y signos distintivos, que van más allá de
los tradicionales, denominativos, gráficos o mixtos, nos referimos a los signos
distintivos, sonoros, olfativos, gustativos, tridimensionales y dactilar, donde la
representación gráfica se ve puesta en duda, al nacer la interrogante, cómo se

65
representaran gráficamente los signos sonoros, los olfativos, de un sonido, que no los
podemos ver?, a esta interrogante nacen dos corrientes, aquella que menciona que la
representación gráfica de estos signos pueden ser realizadas de manera amplia, donde
los sonidos y aromas pueden ser comprendido y representados de una forma auxiliar, y
por otro, está la corriente que manifiesta que los sonidos y aromas no pueden ser
representados de manera amplia, por ello deben tener un alto nivel de claridad y
precisión, por ser estos signos imposibles de representar y por ende no pueden
constituirse como una marca.

Estas consideraciones hacen que sea necesario que se adapte la ley actual para que
puedan ser registrados estos nuevos tipos de marcas que por no cumplir, de la manera
clásica y formal, con el requisito de representación gráfica, por lo que no pueden ser
protegidos ni explotados de acuerdo a la Codificación a la Ley de Propiedad Intelectual,
de tal forma que se adopten y consideren nuevas formas de representación gráfica, que
en la actualidad se pueden realizar gracias al avance tecnológico.

En conclusión, es determinante que la representación gráfica tiene un carácter

trascendental en todos los procedimientos de registro de marcas, donde la ley establece
que toda marca debe contar con una representación, clara, concreta y precisa, del
solicitante del registro o del titular del signo que crean que sus derechos puedan ser
vulnerados, con un posible registro, interponiendo una gráfica fácilmente dirigible, en
estas circunstancias los funcionarios que realizan el examen de fondo, deberán realizar
un correcto análisis de registrabilidad de un signo no tradicional que puedan
comprender características particulares, en forma clara y concreta, ya que en ciertos
casos se puede evidenciar que una persona podrá representar a través de un pentagrama
musical o una formula química, razón por la cual es necesario que exista una correcta
representación gráfica, porque de no existir aquello estaríamos frente a un vacío legal
que no permite acoplar la realidad actual referente a la necesidad de registrar una marca,
de donde nace la posibilidad de que se materialicen procesos de identidad, similitud y
confundibilidad .

66
2.4.2. Similitud, confundibilidad e identidad marcaria

Ricardo Camacho al hablar sobre la similitudes entre signos distintivos establece

que, la confundibilidad entre los signos distintivos es el tema de gran importancia y
dificultad en el mundo dentro de la propiedad industrial, claro que para acotar el tema
debemos primeramente tener presente que los signos distintivos son las herramientas
básicas para el funcionamiento de la libre competencia en el mercado, la materialización
del derecho exclusivo del signo otorgado por el registro de marcas al empresario, que
comprende el llamado ius prohibendi derecho que evita que terceros se aprovechen de
sus esfuerzos y actividades dirigidas a la comercialización de productos y prestación de
servicios, y por otro lado en cambio, los consumidores, por los signos pueden distinguir
diferentes productos ofrecidos en el mercado, razón por la cual para que las marcas y los
nombres comerciales para no ser objeto de la apropiación exclusiva deben distinguirse,
intrínseca como extrínsecamente. (Camacho. G, 2004)

En la determinación de que uno o dos signos son o no confundibles, doctrinariamente

deberemos recurrir a lo que señala la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, que determina criterios generales y especiales, dependiendo del
tipo de signo que corresponda, entre estas reglas doctrinaria y jurisprudencialmente
tenemos que, para los efectos de realizar la comparación entre signos para establecer la
similitud y semejanza, para determinar la real confundibilidad primeramente se debe
aplicar ciertas reglas; “Regla Uno: que la confusión resulta de la impresión de conjunto
despertada por las marcas; Regla Dos: las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultáneamente; Regla Tres: quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos; Regla Cuatro:
deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.
(Camacho. G, 2004)

Por lo mencionado, en el examen de las semejanzas entre los signos se lo debe hacer
en conjunto, ya que es como una unidad, forma como el signo es aparecido en el
mercado por los consumidores, y teniendo cuidado de no hacer un examen simultaneo

67
de los signos, ya que usualmente se compara, es el recuerdo de un signo precedente, con
el que nos es ofrecido.

Pouillet menciona al respecto, que no hay que olvidar que el consumidor no tiene
frente a sus ojos las dos marcas, cuando el producto revestido de una de ellas le es
ofrecido y que aquel quiere aprovecharse de imitación más o menos hábil, se cuida de
presentar al lado de su marca, aquella que él se esfuerza en imitar.

En el momento de evaluar si es importante más las semejanzas que las diferencias,

entre los signos cotejados, se debe recordar la posibilidad de confusión, dependiendo
ante todo de sus similitudes, para relacionarlas o no con las partes más predominantes
de los signos en comparación o con su impresión en conjunto. (Camacho. G, 2004)

Tulio Ascarelli menciona que para dictaminar sobre las posibilidades de confusión es
preciso tener en cuenta su existencia con relación a un consumidor de tipo medio, y por
lo tanto con relación al medio de cultura y la percepción de un consumidor de tipo
medio, nivel que objetivamente debe determinarse como, de hecho es, teniendo en
cuenta el resultado producido por la impresión de las marcas y no el que se deduciría de
un atento examen comparativo de las mismas. Es decir, se aplican los criterios generales
con independencia del tipo de signo que se trate, siendo necesario particularizar el
examen teniendo en cuenta las características especiales de los signos. (Camacho. G,
2004)

Lorena Zarzosa, sobre la confundibilidad en el derecho de marcas expresa que las

marcas se pueden registrar en diversas clases internacionales para productos y servicios
distintos, si bien se permite la coexistencia de marcas exactas, el art. 3 en sus literales a)
y b de la ley de marcas Nº 22.362 establece que no pueden registrarse marcas idénticas
o similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos y/o
servicios, la prohibición de éstos deriva de la función distinta propia de las marcas, que
encuentran un límite en el principio de especialidad, tema que ha sido objeto de un

68
extenso análisis doctrinario y jurisprudencial, del cual han surgido ciertos principios
para determinar si una marca es claramente distinta a la otra.

Las marcas deben ser diferenciadoras, es decir claramente distinguibles de acuerdo a

su finalidad, hay que tener en cuenta el impacto que produce la aprehensión pre
reflexiva de los signos y ver si provocan el recuerdo de los otros, además se debe
analizar como conjunto.

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 110-IP-2013, 2013) Al

respecto señala que:

La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de

un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,
pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la
facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho
de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. (TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 46-IP-2000, 2000)

En los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto

del cuidado que se debe tener en la realización del estudio entre dos signos para poder
determinar si existe confusión o riesgo de asociación, y determinar si una marca es
confundible con otras, existen diferentes matices y complejidades, según el tipo de
signos en los procesos de comparación, donde exista identidad o similitud de acuerdo a
la clase internacional de productos o servicios, de acuerdo a lo que cada uno de estos
signos pretenda distinguir, en los caso en que las marcas no solo sean idénticas sino que
tengan por objeto individualizar un mismo producto o servicio, el riesgo de confusión
sería absoluto.

69
 Al tratarse de similitudes se requerirá un examen de mayor profundidad con el
objetivo de llegar a la determinación del grado y magnitud de ésta, con la mayor
precisión posible, y con ello su efecto en el proceso confusionista.

Importantísimo es mencionar lo que observa el Tribunal respecto de, que la

determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión razonada y
fundamentada del funcionario administrativo (Autoridad Nacional Competente) o en el
caso el Juez (Autoridad Judicial), quienes establecerán en base a los principios y reglas
que la doctrina y jurisprudencia sugieren, con el efecto de precisar el grado de
confundibilidad, la cual puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este órgano regulador comunitario señala la necesidad de la

valoración de similitud marcaria y el riesgo de confusión, considerando algunos
términos de acuerdo con los tipos de similitud que pueden hacerse presentes:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos

a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor
grado a que la confusión sea más palpable u obvia. (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, PROCESO 110-IP-2013, 2013)

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un

sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la
identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin
embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin
de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 110-IP-2013, 2013)

70
 La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,
que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los
signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo
al consumidor distinguir una de otra. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
PROCESO 110-IP-2013, 2013)

Al respecto, sobre el riesgo de la confusión de forma directa e indirecta o de

asociación, este Órgano Jurisdiccional Comunitario menciona en sus dictámenes que,
no es necesario que el signo solicitado para su registro induzca a error a los
consumidores, al contrario es suficiente la existencia de riesgo de confusión para que se
configure la irregistrabilidad. Para poder establecer la existencia del riesgo de confusión
o de asociación es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos
en disputa, es decir que entre sí se denota algún grado de similitud e incluso puede ser
de tal condición que denote identidad, así como relación con los productos o servicios
distinguidos por ellos, considerando además la situación de los consumidores, la cual
variará en función de los productos o servicios que se trate. (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, PROCESO 110-IP-2013, 2013)

El Tribunal ha sostenido que la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 85-IP-2004, 2004)

El Tribunal ha sostenido también que la identidad o la semejanza de los signos puede

dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de
identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio
determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta,
caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la
realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen

71
empresarial común. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 82-IP-2002,
2002)

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o
servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios;
(iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. (Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, Proceso 82-IP-2002, 2002)

Menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la importancia de tener en

cuenta que a más del riesgo de confusión, se busca evitar, en favor de los consumidores
la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, lo que se pretende es buscar
y evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen
empresarial distinto, ya que con la posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los
empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto del riesgo de la asociación expresa el Tribunal:

“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque

diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 70-IP-
2008, 2008)

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos
ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva,
en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el
consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación
o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona

72
a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o
mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que
se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea
denominativa o gráfica”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 48-IP-
2004, 2004)

Para que no exista un elevado nivel de similitud entre las marcas y signos, es
necesario valorar las similitudes, diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales
anteriores para realizar una estimación del conjunto para determinar el grado de
similitud o diferencia entre la marca y otra en conflicto, la clave de aquello no es si la
marca es únicamente similar en los aspectos mencionados, sino el grado o nivel de
similitudes desde una perspectiva de conjunto, es importante recordar que existe una
cierta interdependencia entre los aspectos mencionados en la medida en que la similitud
o diferencia en uno de ellos, por ejemplo en el aspecto conceptual, puede reducir o
incrementar los efectos de la similitud entre las marcas, así como en la similitud gráfica
y fonética.

Es necesario recordar que la referencia a la perspectiva de conjunto o global,

responde a la realidad de la perspectiva del consumidor normal, que percibe una marca
como un todo sin entrar en análisis en sus diferentes componentes, claro que no obsta en
tener en cuenta que la perspectiva del consumidor suele centrar su atención en los
elementos dominantes y distintivos, pero no se deben ignorar los elementos menos
distintivos cuando conforman la parte importante de las marcas en conflicto, porque
pueden dar lugar a una similitud con alguna otra marca.

En lo referente a la confusión de las marcas, donde no está permitido marcas

idénticas o similares, por cuanto se las consideraran nulas a todas aquellas que violenten
las disposiciones legales preexistentes, existe varias clases o niveles de confusión, está
la confusión directa donde ésta hace que el comprador adquiera un producto
determinado y está convencido que ha comprado otro; la confusión indirecta cuando el

73
 comprador cree, que el producto que desea tiene un origen, un fabricante o pertenece a
una línea de fabricantes distintos a quién los fabricó.

La confusión se da en tres aspectos fundamentales, lo visual, auditivo y conceptual.

La confusión visual existe cuando es causada por la similitud o coincidencia de los

signos, por la simple observación, llamada la confusión gráfica, similitud que se
produce cuando los dibujos y/o las letras utilizadas en las marcas denominativas tienen
algún parecido, la similitud ortográfica en cambio se da por la coincidencia en las letras,
y la similitud de forma por darse en relación a los envases, no obstante de aquellas
también podemos hablar de una confusión conceptual en la que el contexto de la marca
puede crear un concepto o idea que induce a creer que se trata de una marca y un
producto que no es el que el consumidor desea adquirir .

Con respecto a la confusión auditiva, ésta se da cuando al pronunciar las marcas, las
palabras tienen una fonética similar, esta pronunciación puede ser correcta o deformada,
lo importante es que la pronunciación que una parte considerable del publico efectúa de
la palabra en cuestión, puede ser muy parecida a la que la marca confundible puede
tener también, como por ejemplo en la palabra señorial y sueño real.

En la confusión ideológica existe la similitud conceptual de las palabras, donde se

deriva del mismo o algún parecido conceptual de la marca, donde la representación o
evocación de la misma cosa, impide al consumidor distinguir la una de la otra.

2.4.3. Formas de Cotejo Marcario

En relación a las formas de cotejo marcario entre signos distintivos, las reglas
recomendadas por la doctrina hacen referencia al Tratadista Breuer Moreno que
establece:

74
 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto
despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no

simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las

diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar

del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los
productos. (Breuer Moreno)

En algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se manifestó

que la utilidad y aplicación de los parámetros indicados pueden orientarse a quienes lo
aplican en la solución del caso concreto, las cuales se las encuentra en cuatro reglas
básicas de gran utilidad en los procesos de comparación entre signos distintivos.

a) La confusión resulta de la impresión de conjunto

despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha
considerado de mayor importancia, exige el cotejo en
conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de
marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto
de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene
sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras
marcas semejantes que se encuentren disponibles en el
comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y

no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el
método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe
el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no
analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en
forma individualizada.

75
 c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el
lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la
naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último
término, puede ser objeto de la confusión es la persona que
compra el producto o recibe el servicio, el juez o
administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse
frente a los productos designados por las marcas en conflicto
como si fuera un consumidor o un usuario, para poder
evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas
similitudes tan notorias que induzcan al error en la
escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las

semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas
que se comparan. La similitud general entre dos marcas no
depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas,
sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposición de esos elementos.

Cuando realizamos el cotejo marcario, en un caso concreto, con la finalidad de

estimar el grado de similitud fonética entre dos marcas denominativas, esta
característica estructural permite que al momento de la pronunciación de las marcas se
pueda estimar el grado de confusión fonética por los sonidos y su musicalidad, esta
situación también podrá ser aplicada en el caso de marcas denominativas frente a
mixtas, caso en el que los elementos de comparación serán los comunes, es decir los
pronunciables y en ellos si es posible encontrar tal similitud y posible confusión,
también debemos considerar como lo hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina que en la medida de que el elemento gráfico provoque una identificación verbal,
evidente e idéntica o similar a la denominación que compone la otra marca, podríamos
hablar de confusión. Es necesario recordar que la referencia a la perspectiva de
conjunto responde a la realidad de la visión y actitud del consumidor normal, que
percibe la marca como un todo y no entra en análisis de sus componentes.

76
 Para la plena aplicación de las reglas de cotejo marcario es necesario que exista una
comparación entre marcas, entre estas tenemos las denominativas, las formadas
únicamente por palabras, donde la comparación de la semejanza conceptual, se debe
realizar a los parecidos e identidades entre los signos, aún, cuando la tesis mantenida
por la jurisprudencia, es la de otorgar al significado de las denominaciones un criterio
complementario.

En las marcas denominativas simples, que están formadas por una sola palabra, se las
deben comparar atendiendo la totalidad de los elementos que la integran las
denominaciones estudiadas, a la visión en conjunto que percibe el consumidor medio,
sin descomponer su unidad.

Es probable que al comparar estos signos suceda que los signos en conflicto sean
fonéticamente diferenciables, si bien entre las mismas puede provocarse un riesgo de
confusión al tratarse de algunas denominaciones conceptualmente sinónimas; en otros
casos cuando exista una semejanza fonética entre los signos, que puedan generar un
riesgo de confusión, éste se puede ver eliminado por el propio significado conceptual de
una de las denominaciones que conforman las marcas.

Por otro lado, cuando se tratan de marcas denominativas complejas, formadas por
más de una palabra o palabras reproducidas con carácter tipográficos singulares, a estas
marcas se las debe comparar desde un punto de vista global, sin descomponer
aisladamente sus elementos, por existir en este tipo de marcas uno de sus elementos
considerado dominante, que por su originalidad, carácter llamativo o por su situación en
conjunto, el consumidor lo puede captar y retener en la memoria con mayor facilidad,
por esta razón se debe matizar teniendo en cuenta la supremacía del elemento
dominante del conjunto de las marcas denominativas complejas.

77
 Existe igualmente la comparación de marcas estrictamente graficas donde se aplican
pautas similares a las aplicables en la comparación de marcas denominativas, en la
comparación de estas marcas hay que tomar en consideración el criterio de la visión de
conjunto, que provocan las marcas comparadas, como el impacto visual global, que el
signo produce en la mente del consumidor, entre estas marcas graficas tenemos a la de
estructura simple, constituidas por elementos gráficos únicos e individualizados, por ser
fácilmente captadas por el consumidor, porque no necesitan ser traducidas en términos
lingüísticos, por tener un lenguaje universal. En estas marcas aunque sea posible
mostrar ciertas diferencias entre las marcas gráficas, se podrán considerar semejantes,
cuando suscitan una idéntica o aparecido impresión visual en la mente de los
consumidores.

Otra de las marcas comparativas son las marcas figurativas donde su riesgo de
confusión se basan en la identidad o semejanza gráfica entre los signos, o de los
conceptos que podamos recordar por tales signos, razón por la cual la comparación de
estas marcas deben hacerse desde una doble perspectiva, dimensión gráfica y
conceptual, en la dimensión conceptual se realiza con arreglo a las pautas relativas a las
marcas gráficas expuestas, si las pautas muestran que existe una semejanza entre las
marcas figurativas en la dimensión gráfica, no es necesario el análisis de las marcas en
el plano conceptual, pero si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico
existe dudas en la distintividad se debería examinar las marcas desde la dimensión
conceptual, determinando cuales son los signos considerados gráficamente idénticos.

Es importante indicar que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos
marcas utilicen imágenes que puedan concordar en una idea representada, es susceptible
de generar riesgos de confusión, en especial en casos donde las marcas anteriores se
considera una marca fuerte, por ser intrínsecamente distintiva. De lo analizado
anteriormente es positivo y recomendable considerar la importancia que tienen las
reglas de cotejo marcario ya que permiten garantizar la existencia única de un signo
distintivo y de esta forma proteger los intereses que obtiene una marca al momento de
ser diferenciada por el consumidor.

78
2.4.4. Análisis de requisito “Representación Gráfica”

En lo referente a la susceptibilidad de representación gráfica, se puede decir que es el

elemento más indispensable al momento de la materialización del registro marcario
puesto que es el signo el que debe tener una apreciación visual, representada con
gráficos, símbolos, imágenes, letras o elementos que permitan visualizarlos. Esta
exigencia tiene relevancia en el caso de las marcas no tradicionales como las sonoras,
olfativas, gustativas que se pueden interpretar como marcas no visibles a diferencia de
las marcas denominativas, figurativas y mixtas. “La representación gráfica debe ser
clara, precisa y completa por sí misma, fácilmente accesible, duradera y objetiva”
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 2007)

Antonio Pazmiño expresa que “La representación gráfica, para decirlo en la forma
más sencilla posible, está dada por la capacidad que tiene el signo de ser reducido a un
papel. En buen romance, en escribirlo o dibujarlo. Básicamente, para efectos de archivo
en el Registro Público (Pazmiño Ycaza, 2009.)

En el momento que escribimos la denominación de un signo o dibujar su logo, se lo

está ya representando gráficamente, como por ejemplo cuando se escribe el nombre de
la marca Toyota.

Este requisito puede ser muy útil para la autoridad, por facilitar el archivo y el
registro de la marca, así como la efectividad de su publicidad, para tener facilidad de
publicarse en la respectiva gaceta, con la finalidad de que cualquier persona, así como
los operadores económicos se enteren de todas las solicitudes de registro y puedan
interponer oposición, si consideran que a futuro esa marca pueda afectar o vulnerar sus
derechos adquiridos por la conexión de un registro legal.

79
 Al referente en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se
ha indicado: “La susceptibilidad de representación gráfica del signo más que un
requisito de fondo es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso
para fines de procedimiento y archivo. Esta exigencia limita el registro de signos
olfativos o gustativos, cuya imposibilidad de representación gráfica obstaculiza su
registro” (Proceso No. 27-IP-96)

Respecto de lo analizado en líneas anteriores, se puede observar que ya se ha notado,

en la práctica actual, la necesidad de adecuar el requisito indispensable de
representación gráfica y condicionarlo como un elemento de forma más no de fondo,
porque en la actualidad al no hallarse presente y fácilmente comprensible no permite el
registro de una marca no tradicional, lo que limita la protección de derechos de los
titulares interesados, por lo que nuevamente hago énfasis en la necesidad de adecuar
este requisito a la necesidades actuales respecto de los nuevos tipos de signos
distintivos, es decir que el requisito de representación gráfica se lo cumpla no con los
procedimientos y formas actuales sino accediendo a la presentación de otros tipos de
representaciones como fórmulas químicas, pentagramas y otros.

2.4.5. Marcas Sonoras

Las marcas sonoras son aquellos signos que están formados por un sonido o
combinación de sonidos distintos, diferenciados, y exclusivos, los cuales son percibidos
por el oído, estos sonidos por lo general son aceptados como una marca que pueden ser
objeto de registro en diferentes legislaciones del mundo, en el campo internacional es
reconocida la marca sonora más de medio siglo, estas podían ser sonidos o la
combinación de notas musicales, en Estados Unidos por ejemplo se aceptó el registro de
este tipo de marcas hace cincuenta años atrás, un claro ejemplo tenemos la NBC que se
registró con tres notas particulares para el servicio de radio.

80
 Al hacer un estudio respecto del Derecho Comparado, Rafael Giménez al hablar
sobre el registro de las marcas sonoras expresa:

Los Tipos de Marcas que no son reconocidos por la Ley Mexicana son aquellos que
no son visibles, a saber: sonidos, olores y sabores. Estos tipos de marcas en otras
legislaciones tienen la función de ser identificadores comerciales que, aunque no son
convencionales, han demostrado que el público consumidor los reconoce lo suficiente
como para diferenciar una motocicleta Harley Davidson de una Yamaha.

Los sonidos son generalmente aceptados como marcas que pueden ser objeto de
registro en legislaciones que van a la vanguardia en el mundo de la propiedad
intelectual, como lo son Australia, Estados Unidos y la Unión Europea, las cuales
pueden ser registradas si son representadas por sus notas musicales o representaciones
gráficas (por ejemplo: El tono de “Hey Jude” de The Beatles). (Giménez Camacho)

En la Unión Europea los sonidos solo pueden ser registrados como marcas si estos
consisten en tonos (por ejemplo el tono de Intel) y no en ruidos. El sonido de un pato
graznando no puede ser marca registrada. En Estados Unidos esta connotación depende
de la percepción aural del oyente, que puede ser tan efímero como el sonido en sí
mismo, pero finalmente lo que da el registro es si el sonido que se somete a registro es
capaz de ser tan característico como para que sea identificado por el oyente. En dicho
país el antecedente más importante en relación al registro de marcas de sonidos es el
caso General Electric Broadcasting Co., 199 en relación con el sonido de un reloj de
barco que estaba sincronizado; y otro antecedente se encuentra en la intención de Harley
Davidson de registrar como marca el arranque del motor de una motocicleta, producido
por un motor “V-twin”, en este caso nueve competidores de Harley Davidson se
opusieron al registro, argumentando que dicha marca no era la única que usaba ese tipo
de motor; después de seis años de litigio Harley retiró su intento. (Giménez Camacho)

81
 Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas” sobre los signos sonoros expresa lo
siguiente: “Un sonido puede constituir una verdadera marca. El púbico, en general, al
oír al comienzo de una producción cinematográfica el ruido de un león sabrá que se
trata de un producto de la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer Studios). Los signos sonoros
no están excluidos expresamente de la ley y, si tienen carácter distintivo, podrían ser
registrables. Desde luego el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial debería arbitrar
los medios para que ello sea posible. (Otamendi, 1999)

Por medio de los avances tecnológicos podemos apreciar que las marcas sonoras se
han convertido en medios que permiten su representación gráfica, para ello se puede
tener en consideración el oscilograma, el espectro sonoro, el espectrograma y el
sonograma, que actualmente están siendo aceptados como medios de representación
gráfica por las Oficinas Nacionales Competentes, estos métodos permiten tener o
materializar una diferenciación, por ello que es procedente ser cuidadosos con este tipo
de representaciones, a fin de que cumplan los requisitos de las distintas oficinas de
marcas.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió en el asunto Nº C-

283/01, que una marca sólo puede consistir en un sonido representado gráficamente,
como por ejemplo, mediante imágenes, líneas o caracteres y que su representación ha de
ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, el
Órgano excluyó específicamente las descripciones escritas en las que se indique que el
sonido consiste en las notas que forman una obra musical, o que es la voz de un animal,
o una onomatopeya, o, simplemente, una secuencia de notas musicales. Esta resolución
ha generado cierta confusión respecto de cuáles son los modos de representación
alternativos posibles. (Los sentidos de las marcas no tradicionales , 2009)

El Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales

e Indicaciones Geográficas (SCT) ha acordado que “las oficinas podrán exigir que la
representación de las marcas sonoras consista en la notación musical en un pentagrama,
en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o

82
digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible
la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la
solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se considerará que únicamente la
notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca. (Los
sentidos de las marcas no tradicionales , 2009)

En el aspecto de las marcas sonoras se pueden abarcar los sonidos musicales y los
sonidos no musicales, por lo general, cuando la marca consiste en un sonido musical se
exige la notación musical como representación gráfica de la marca, en su comunicación
o petición de registro, el solicitante debe certificar la exactitud de la notación musical
ante una organización competente, ahora bien, algunas Oficinas estiman que la notación
musical podría utilizarse como medio de representación alternativo en lugar de una
descripción escrita, mientras que otras consideran que la notación musical podría
resultar menos accesible al público que una descripción escrita, lo que pone en conflicto
la forma de representación de las marcas sonoras, pero a pesar de ello también es bueno
tener en cuenta que varias legislaciones ya han puesto en consideración la
permisibilidad de adaptar al requisito de representación gráfica de una forma tal que se
pueda proteger este tipo de registros.

Se debe observar que, a raíz de una decisión judicial, en los países de la Comunidad
Europea ha quedado establecido que si se utiliza la notación musical como
representación gráfica de una marca sonora, el sonido deberá representarse con un
pentagrama divido en compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y
silencios cuya forma indique su valor relativo, así como accidentes, cuando sea
necesario. Además de las notas musicales o de una muestra del sonido a veces deberá
presentarse una descripción escrita del sonido, para que se pueda ayudar al público a
entender la naturaleza del signo, la descripción deberá indicar, en la medida de lo
posible, las notas, los instrumentos, la duración del sonido, el compás tiempo, el
volumen y demás características del sonido. (Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e
Indicaciones Geográficas, 2007)

83
 En cuanto a la publicación de las marcas sonoras, en dos comunicaciones se sugiere
que, a efectos de la publicación de la reproducción del signo, se coloque en el sitio Web
de la Oficina un icono sonoro que ponga a disposición del público la melodía o el
sonido de que se trate. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones
Geográficas, 2007)

En definitiva, las marcas sonoras tienen como su principal característica la

reproducción de un sonido, la cual es posible la utilización de formas mixtas como la
combinación de un sonido y un elemento figurativo, es decir una marca demostrativa,
sonora o audiovisual como la marca de una canción o de un trailer. En el momento de
indicar el solicitante que la marca solicitada mediante una partitura o lenguaje escrito
constituye una marca sonora, con la finalidad de que los interesados como las empresas
y operadores económicos, no los consideren como una simple marca figurativa o
demostrativa, desde el punto de vista lógico, sería contradictorio que una marca que no
se percibe con los ojos, sino con el oído, se deba representar gráficamente.

En las marcas sonoras la representación gráfica es suficiente, siempre y cuando

exista el hecho de que pueda escribirse o materializarse la representación con notas
musicales, para que se pueda y permita registrar una sucesión de sonidos y melodías; y
puedan ser representadas mediante un sistema de notación dividido en compases, la cual
consiste en una partitura con clave compuestas de notas musicales, donde se demuestre
su valor relativo, estas partituras deberán constituir una representación fiel de la
sucesión de sonidos, para demostrar la marca sonora.

En las marcas sonoras no es necesario indicar el instrumento, como por ejemplo si es

tocada por un piano o violín, ni la velocidad, lo importante es que se establezcan los
márgenes de interpretación, dependiendo de que la marca sea pronunciada por un
hombre o una mujer, un claro ejemplo de las marcas sonoras sería la grabación de un
sonido.

84
 Es decir, las marcas sonoras están representadas por una reproducción sonora, cuya
representación gráfica es la sucesión de sonidos en forma de partitura u otra descripción
de la marca, es importante señalar que en la marca sonora, que debe comprobar si un
sonido o la sucesión de sonidos describen el verdadero producto y servicio, y si poseen
carácter distintivo.

Para dar solución a este conflicto de representación gráfica de las marcas sonoras el
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones
Geográficas de la OMPI ha planteado un método sencillo y fácilmente aplicable en lo
que concierne a dejar una muestra que sustituya la forma de representación gráfica, que
a mi parecer debería ser permisible por la naturaleza de este nuevo tipo de marca.

“La solicitud podría incluir la indicación “marca sonora”. En algunos casos puede
exigirse al solicitante que adjunte una grabación de la marca sonora (musical o no
musical) en un soporte de audio de uso corriente como un casete o un disco compacto
de audio. Muestras que en la actualidad son accesibles para la reproducción y uso, y de
esta forma tener un respaldo del audio que se pretenda registrar como marca sonora. La
introducción de la presentación electrónica de solicitudes de registro de marca ha hecho
posible la presentación del sonido por medio de un fichero electrónico MP3 o WAV”.
No obstante, algunas Oficinas no admiten una grabación como representación gráfica
adecuada de una marca sonora. Como lo podemos apreciar dentro de la legislación
ecuatoriana en la cual la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual no contempla
este método dentro de los requisitos indispensables para el registro. (Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 2007) .

2.4.6. Marcas Olfativas

Entrando al estudio de las marcas olfativas, se debe tener claro que ya existen
algunos debates entre la doctrina y la jurisprudencia, pero un claro ejemplo de aquello

85
es lo analizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
que es reticente a registrar olores como marcas.

En la legislación española se dice que será marca todo signo susceptible de

representación gráfica, y el problema viene dado porque tanto la doctrina como la
jurisprudencia entienden que un olor no puede ser representado gráficamente.

En la OMPI se señala que tal y como ocurre con cualquier tipo de marca, en el caso
de las marcas olfativas es necesario acreditar que reúne los requisitos que la ley exige
para ser registrada, por lo que al examinar dichos requisitos se ha hallado que no hay
motivo alguno que impida el registro de un olor cuando éste opera como marca de los
bienes del solicitante, sin embargo, existe la interrogante para qué quiere alguien
registrar un olor como marca, pero según la OMPI, los recuerdos olfativos son los más
evocadores, y esto es conocido por fabricantes y comerciantes, los cuales tienen, como
es lógico, un claro interés en que los consumidores asocien sus productos a olores
agradables. (Marcas no Tradicionales II: Marcas Olfativas , 2014)

Para que se pueda registrar un olor como marca, dicho olor debe tener el poder de
representarse, es aquí donde existen los problemas, el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE) en una de sus sentencia de 12 de Diciembre de 2002,
caso Sieckmann, estableció lo que pasó a constituir como los criterios Sieckmann, que
son hasta el momento en los que se suelen basar las Oficinas Nacionales para conceder
o denegar solicitudes de marcas olfativas, según esta sentencia la representación gráfica
debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera
y objetiva.

Algunos estudiosos tienen la opinión de que servirá como fórmula de cumplir el

requisito de representación gráfica el hecho de guardarse dicho olor en un recipiente y al
abrirlo pudiese olérselo, la interrogante es si o no, sin embargo es sí porque
efectivamente sería una manera de representación y, no, porque al fin y al cabo la

86
duración de este olor dentro del recipiente sería limitado y en un periodo de tiempo no
muy largo incluso, el cual puede perderse dicho olor total o parcialmente, lo que puede
imposibilitar la comparación con otras marcas la cual hace denotar el incumplimiento de
los criterios de Sieckmann por no ser duradera. (Marcas no Tradicionales II: Marcas
Olfativas , 2014)

Pero la solución que hasta ahora ha servido es una descripción verbal, pero dicha
descripción deberá ser sumamente exacta para que no permita su confusión con ningún
otro signo. Muchas oficinas nacionales han rechazado también esta forma de registro al
considerar que carece de claridad y objetividad. Pero bien es cierto, que los pocos casos
que se han llevado a cabo con éxito han sido utilizando esta fórmula, otro requisito que
debe cumplir dicha marca olfativa para poder acceder al registro es que ese olor no se
derive de la propia naturaleza del producto. Característica ésta que, junto con la
representación gráfica, es sumamente difícil de cumplir, pues es difícil por ejemplo que
el olor a café no se desprenda del propio producto café. (Marcas no Tradicionales II:
Marcas Olfativas , 2014)

Podemos notar la necesidad de registrar este nuevo tipo de marca por lo que he
tomado en consideración anotar como antecedente los registros permitidos en la actual
(EUIPO) Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que antiguamente la
conocíamos como (OAMI) Oficina de Armonización del Mercado del Mercado Interior.

El caso más famoso y único en la OAMI, fue en el año 1999, cuando dicho
organismo concedió el registro de marca a una empresa holandesa que fabricaba pelotas
de tenis, cuyo olor era el de “césped recién cortado”. Con esta finalidad la empresa
buscaba que al oler sus pelotas de tenis el consumidor rápidamente las identificase con
su marca. La resolución de la sala de recurso de 11 de Febrero de 1999 señalaba que
dicha marca podía ser registrada debido que la representación gráfica era una
descripción verbal detallada, adecuada e inequívoca pues consistía en olor a “la
primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras

87
experiencias agradables” Esta resolución, ha sido la única hasta el momento en este
organismo y ha dado lugar a muchas horas de debate en torno a este tema.

Si pensamos en el perfume más sofisticado de los últimos tiempos, sin duda se nos
viene a la cabeza la imagen de Marilyn Monroe y su bote de Chanel Nº5. Tan exclusivo
es este perfume que la marca intento registrarlo como marca olfativa en Reino Unido.
Pese al intento de la casa francesa, la solicitud de marca fue rechazada al considerarse
que la esencia misma del producto. Pero no ha sido la única marca de cosmética que ha
intentado registrar sus perfumes más valiosos, también lo intento L’Oreal con el
perfume “Trêsor”, y nuevamente fracasó en su intento por los mismos motivos que lo
hizo Chanel.

También en Reino Unido se concedieron dos curiosas marcas olfativas, una de ellas
fue una empresa de neumáticos, a la cual se la concedió el registro de dichos productos
con “olor florar que recuerda al de las rosas”. También una empresa fabricante de
dardos, logró registrar en el mismo país unos dardos “con el olor acre de la cerveza
amarga”. (Marcas no Tradicionales II: Marcas Olfativas , 2014)

Existen quienes consideran que al escuchar un sonido en particular y tranquilizador

asociado a determinado tipo de té, la interrogativa es, se estaría más inclinado a
elegirlo, le sería más fácil dar el golpe ganador jugando al tenis con pelota que olieran a
hierba recién cortada, o preferiría pelotas con aroma a menta que refrescan el aliento de
su perro al mordisquear, al respecto los especialista en mercadotecnia sobre estas
interrogativas responden afirmativamente a estas preguntas, siendo éstos algunos de los
sutiles mecanismos que los fabricantes quieren emplear para que puedan conocer sus
productos, claro que todo el mundo se pregunta hasta dónde es posible registrar este
tipo de signos innovadores como marcas. (Los sentidos de las marcas no tradicionales ,
2009)

88
 Se dice que los recuerdos olfativos figuran entre los más evocadores, y los
fabricantes están cada vez más interesados en que asociemos sus productos con aromas
agradables, por ello para obtener el registro de una marca olfativa el solicitante ha de
poder representar visualmente el aroma del producto y, además, debe demostrar que el
aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo.

El aroma tiene que representarse visualmente porque una muestra física –

conservada, por ejemplo, en un frasco – perdería sus propiedades con el tiempo y por lo
tanto no serviría para comparar la marca. ¿Pero cómo se representa visualmente un
olor? La fórmula química tampoco se considera una representación válida, ya que se
entiende que representa la sustancia, y no el olor. Por otra parte, una descripción verbal
del olor tendría que ser tan exacta que no permitiera su confusión con ningún otro. (Los
sentidos de las marcas no tradicionales , 2009)

En el Derecho Español se entiende por marca “todo signo susceptible de

representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios
de una empresa de los de otras”. En definitiva, las marcas son un derecho de propiedad
industrial en virtud del cual su titular goza del derecho a la utilización, en régimen de
exclusividad, de un signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir
en el mercado los productos y los servicios de un empresario y distinguirlos de los
productos y servicios de otros empresarios. (Peñas Moyano, 2012)

El especialista argentino Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas” en la

página 72 del texto sobre los olores analiza lo siguiente: “Nada dice la ley respecto del
registro marcario de un determinado olor, aroma o fragancia. Quien dote al envase o
envoltorio que usa para vender un producto de un determinado aroma, puede, con todo
derecho querer ser el único en distinguir su producto con el aroma respectivo. Para ello,
nada mejor que registrarlo como marca, la ley habla de signos distintivos, y adoptando
un criterio amplio, que es el que debe adoptarse cuando se quiere defender un elemento
distintivo en contra de su apropiación indebida, no cabe sino admitir que los signos
odoríficos son registrables.” (Otamendi, 1999)

89
 De lo analizado anteriormente podemos observar que para el antes mencionado autor
es importante considerar que sería de gran beneficio para un productor de bienes o
servicios establecer las diferencias de su producto en el mercado y de esta forma tener el
derecho de querer registrar su olor para distinguirlo de la competencia con un aroma
específico y por ello como signo distintivo e un determinado producto.

Desde luego, el solicitante deberá describir con la mayor exactitud posible, cuál es el
aroma sobre el que pretende privilegio. Puede hacerlo simplemente describiendo el
objeto cuyo olor ha de ser reproducido, o bien indicando cuáles son los componentes
químicos del producto que, impregnado al envase o envoltorio, producirá el olor en
cuestión.

Es probable que haya quienes sostengan que tal arbitrio práctico-legal no es

admisible en nuestro sistema marcario. Pero esta acepción restrictiva, impedirá obtener
derecho sobre lo que ha de funcionar verdaderamente como un signo distintivo, y
permitirá una más fácil tarea al pirata que copiará, como siempre sucede, lo que tiene
éxito. Por ello me inclino por una interpretación amplia, que favorecerá la competencia
leal. (Otamendi, 1999)

También puede plantearse que el olor sea el del producto mismo. La solución aquí,
en la medida que tal olor no sea el necesario del producto, también debe ser el de la
registrabilidad. Esto es aplicable también a productos de perfumería, en los que su olor
es a veces su principal argumento de venta. (Otamendi, 1999)

En algunos países pueden registrarse marcas olfativas y, aunque al parecer

constituyen uno de los tipos más nuevos de marcas registradas que se utilizan con
menor frecuencia, han dado lugar a algunos debates sobre los posibles medios de
representarlas. En particular, un tribunal dictaminó que el requisito de la representación
gráfica en el caso de las fragancias no se satisface con una fórmula química, una
descripción mediante palabras o el depósito de una muestra del olor y tampoco por una

90
combinación de esos elementos. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones
Geográficas, 2007)

Así pues, el tribunal competente estableció los siguientes criterios para la

representación gráfica en el caso de las fragancias: a) debe ser “precisa” a fin de definir
la marca y de determinar el alcance de la protección; b) debe ser “clara” tanto para las
autoridades como para el público; c) debe ser “completa, fácilmente accesible e
inteligible” en el registro; d) debe ser “duradera” a lo largo del período de vigencia del
registro y e) debe ser “objetiva” a fin de evitar cualquier duda en la identificación del
signo. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 2007)

En contraste con lo anterior, es factible que una descripción escrita del olor baste
para cumplir los requisitos de representación gráfica. Según se indica en una
comunicación, no se requiere un dibujo cuando se trata de un signo estrictamente no
visible. Ahora bien, inmediatamente después de la presentación de la solicitud deberá
presentarse un espécimen del producto aromatizado de que se trata, junto con una
referencia al número de serie de la solicitud. Existe la tendencia a evitar toda referencia
a técnicas cromatográficas y a otros métodos altamente especializados para la
identificación de olores ya que resultarían incomprensibles para una persona normal y
corriente. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 2007)

A pesar de que en el caso de nuestra legislación nacional existen disposiciones

explicitas referente al registro de marcas hasta el momento no se ha permitido el registro
de un olor, lo que se espera que a medida de los avances tecnológicos se pueda permitir
la representación de estos tipos de marcas, lo que será un gran avance en el campo del
derecho marcario y en lo que concierne a la protección de fragancias que actualmente
son de mucha competitividad en el mercado para de esta forma incentivar a la
competencia leal entre productores.

91
 En conclusión se puede mencionar que las marcas olfativas son las percibidas por la
nariz, las cuales pueden ser un olor o un aroma, combinadas incluso con una imagen,
una forma o incluso un sabor, lo importante de esta marca es que debe ser clara, precisa,
con un registro fácilmente accesible, comprensible, duradero y objetivo, con la finalidad
de descartar cualquier elemento subjetivo en el proceso de identificación y percepción.
Cuando se trata de la presentación de la muestra de un olor, no está constituyendo una
representación gráfica, sin embargo una prueba de olor carece de la estabilidad y
durabilidad necesaria, claro que no obstante, parece contradictorio que una marca
olfativa percibida por la nariz, deba representarse gráficamente.

El objetivo principal de la marca olfativa es no ofrecer una representación de un

aroma, sino al contrario que se registre de forma estable y duradera dicha
representación, determinándose además que la descripción de un olor, constituye una
representación gráfica, aunque no esté lo suficientemente clara, precisa y objetiva, pues
podemos considerar que esa descripción podrá resultar subjetiva pues responde a la
reacción que ese olor, aroma o perfume cause en el individuo, teniendo claro que
siempre será diverso en cada uno de los seres humanos, pero es necesario por lo menos
tener bases mínimas y requisitos elementales para dar continuidad y fundamentación a
la solicitud y la decisión de autoridad, tratándose en este caso de una cuestión de hecho.

La interrogante en estos casos sería si los requisitos para la delimitación de la

representación de un aroma no son más exigibles que para otro tipo de marcas. El hecho
es que, si técnicamente es posible producir un olor artificialmente de un producto
natural o del empleo de un aroma artificial, que corresponda al empleo del aroma de un
producto natural, no creo que sea un criterio propio para ello.

2.4.7. Marcas tridimensionales

Se entiende como tridimensional a algo que ocupa las tres dimensiones del espacio
(ancho, alto y profundidad), por lo que entendemos que este signo posee volumen, es

92
decir que además de ser percibido por la vista también se lo puede diferenciar a través
del tacto, estos nuevos tipos de marcas se los puede encontrar en envases, envoltorios,
cajas, etc.

Por lo que a los antes mencionados se los puede llamar marca tridimensional siempre
y cuando cumplan con los requisitos de representación gráfica y distintividad.

Para Paula Bianchi se entiende por envase a “aquellos recipientes que se destinan a
contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de una
forma fija o estable, adquieren la forma de lo que los contiene”. (Bianchi, 1999) Es
decir, que gozarán de protección legal al identificar una marca.

Otamendi nos dice al respecto: “Pero no sólo el envase facilita o permite el acarreo y
la conservación, también puede, y es así en muchos casos, constituir un magnífico signo
distintivo. Tan sólo recordemos las botellas de COCA-COLA, PEPSI-COLA, OLD
PARR, SAN FELIPE, entre otras”. En todos estos casos bastará con ver el envase para
saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que lleva. (Otamendi,
1999)

“Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y
habitual, para ser registrables. Una simple bolsa de papel, una caja cuadrada o
rectangular de cartón, no podrán ser monopolizados, porque ya están en el uso común.”
(Otamendi, 1999) La importancia radica en que este envase diferencie un producto o
servicio de otros en el mercado. En relación a las marcas tridimensionales, lo más
habitual es exigir al solicitante que presente una imagen o dibujo que pueda mostrar el
carácter tridimensional de la marca, en algunas comunicaciones se señala que es
aceptable una representación bidimensional de la marca con la indicación de que la
marca es tridimensional, también son aceptables las imágenes bidimensional o varias
vistas del signo, indicando además que la reproducción deberá presentarse en

93
perspectiva, o mostrar la marca en diferentes ángulos, en otra comunicación en cambio,
se señala que se exige una reproducción plana de la marca.

Con respecto al número de reproducciones se puede exigir diez reproducciones de la

marca tridimensional o las representaciones que sean necesarias para determinar las
características y alcance de la marca, reproducciones que se publicaran en conjunto para
demostrar objetivamente qué y cómo es la marca. Además las reproducciones de la
marca deben constituir en una sola perspectiva. (Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e
Indicaciones Geográficas, 2007)

Podemos notar que a diferencia de los nuevos tipos de signos distintivos antes
analizados, respecto al requisito de representación gráfica en “las marcas
tridimensionales no plantean problemas, ya que siempre pueden representarse
gráficamente en diferentes planos” (Llobregat, 2002) por lo que el cumplimiento y la
presentación de este requisito, se hace sumamente fácil de cumplirlo.

En definitiva, la marca tridimensional es aquella que tiene una forma corporal o

plástica, por ello dentro de una representatividad gráfica, esta representación es llevada
a cabo mediante fotografías o gráficos de dos dimensiones, con la finalidad de presentar
la marca por todos sus lados, por delante, por detrás, desde la derecho, desde la
izquierda, desde abajo, desde arriba, desde dentro y desde fuera, estas imágenes de la
marca en formas comunitaria se escanean y son introducidas en un registro electrónico,
acompañada claro de un archivo informático, para que las representaciones
tridimensionales en el registro del usuario puedan moverse o girar por medio de los
avances tecnológicos, estas marcas pueden realizárselas a color siempre y cuando se
indique el color, las cuales pueden ir acompañadas de una palabra o una descripción.

En las marcas tridimensionales, cuando se tratan de productos o envases, es

importante mencionar que el consumidor presta mayor atención en una palabra o

94
 elemento figurativo que a la propia forma, por lo que es importante enseñarle al
consumidor de forma determinada un producto o servicio, para que pueda distinguir
diversas marcas denominativas y figurativas. Es necesario determinar si al consumidor
se le indica en la marca tridimensional el origen del producto o solo reconoce
determinados colores, palabras o imágenes, por lo que es necesario que la marca
tridimensional, como por ejemplo en un envase o una botella existan los elementos
figurativos para poder reconocerla, tal el caso de una botella de Coca Cola, por ejemplo:

La botella de Coca Cola es el mejor ejemplo a recurrir ya que está registrada en

muchos países como una marca tridimensional, sin embargo al momento de su creación
en el año 1915, con la finalidad de que pudiera ser reconocida en la oscuridad.

Como antecedente de la registrabilidad de marcas tridimensionales en nuestro país

podemos mencionar el registro de la botella de whisky Old Parr que obtuvo su registró
en el Ecuador con el Nº 19597, de fecha 28 de abril de 2004, para la textura de la
superficie. (Castro García)

2.4.8. Marcas Gustativas

Cuando nos referimos a las marcas gustativas, tal vez resulte sencilla su
representación gráfica, en casos concretos, pues el requisito de representación gráfica se
satisfizo por medio de una descripción por escrito del sabor, indicando que comprende a
una marca gustativa, pero cumpliendo el requisito de carácter distintivo, y probar la
ausencia de funcionalidad resultaría más problemático que en otro tipo de marcas.

En el caso de la compañía farmacéutica Eli Lilly, la OAMI rechazó la solicitud de

registro del aroma a fresa artificial, fundándose en el hecho de que cualquier fabrica
tiene derecho a añadir el aroma a fresa artificial a sus productos, para disimular el aroma
desagradable que puedan tener, o para hacerle agradable al gusto, y lo más importante

95
es que es improbable que el sabor sea percibido por el consumidor como una marca, es
más probable que presuma que su finalidad es disimular el mal sabor de un producto.

La labor en el campo de las marcas no tradicionales continúa, y los fabricantes crean

y comercializan constantemente nuevos tipos de productos, por lo que es muy posible
que asistamos a una fascinante transformación en el mundo de las marcas. (Los sentidos
de las marcas no tradicionales , 2009)

Cuando se admite el registro de una marca gustativa éstas son muy excepcionales, y
existe mucha controversia para determinar si el sabor puede registrarse como una marca
y poder considerarse una representación de tales signos, en los países de la Comunidad
Europea su tendencia es efectuar esa determinación en base a los criterios de
Sieckmann, se han determinado que cuando una marca consiste en el sabor artificial de
la fresa por ejemplo, puede considerarse una representación gráfica accesible e
inteligible para el público, dicha indicación no cumple los criterios de precisión y de
objetividad. De acuerdo a las comunicaciones al parecer podría admitirse una
descripción mediante palabras de la marca, siempre que se cumpla otros requisitos
relativos al signo de que se trata.

Uno de los tribunales Europeos dictaminó además, en una decisión reciente, que una
marca gustativa es funcional y no excluyó la posibilidad de que más adelante un sabor
pueda funcionar como marca. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones
Geográficas, 2007)

Castro menciona al respecto que el gusto por ser el sentido corporal con el que se
perciben sustancias químicas disueltas, como las de los alimentos, en la representación
de un sabor existen muchas dificultades, la primera es por cuanto la mayoría de los
sabores tienden a cambiar con el paso del tiempo; y, la segunda, no existen como en los

96
colores los sabores básicos o primarios solo la simple noción a que ellos sean ácidos,
amargos, dulces o salados, no existen incluso los sabores únicos. (Castro García)

La determinación del aporte del carácter distintivo a un producto por la vía de un

componente gustativo no es fácil, por las condiciones necesarias que exista
independencia entre signo y el elemento gustativo. Es decir que para poder ser
distintivo el sabor debe poder separarse del producto, y en el caso del gusto es muy
difícil separar el sabor del producto dado que el sabor es inherente a los productos.

Entre otras dificultades es que para percibir el sabor en un producto hay que
consumirlos o probarlo, ésta es la razón por que la marca gustativa se puede utilizar en
productos y no en servicios. Un ejemplo ilustrativo de este tipo de maras es el sabor de
fresa, el 3 de octubre de 2003 la Corte de Apelaciones de París dijo que “el sabor de
fresa para productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” no puede ser registrado
como marca gustativa puesto que la descripción no cumple con los requisitos de
precisión y de objetividad necesarios.

En efecto, el sabor de fresa no es constante y se modifica en función de la variedad

de fresa considerada y de la madurez de la fruta. Dijo además que la precisión “aroma
artificial” no es suficiente para dar a esta mención una significación única, pues muchos
aromas de fresa también pueden ser sintetizados. Dijo, además, que una representación
del sabor de fresa no puede ser precisa porque no existe un sabor de fresa sino sabores
variables. De otro lado, aseveró que no es objetiva, puesto que cada persona puede tener
una percepción diferente. La percepción de un sabor puede depender de las personas, de
las épocas, de las culturas. (Castro García)

Al respecto sobre estas marcas gustativas a pesar de que se estén admitiendo su

registro, deberían ser muy excepcionales, como por ejemplo si el sabor puede funcionar
como una marca, y tal es el caso de aceptársela cuál sería su representación de tales
signos, teniendo en cuenta su representación debe ser lo suficientemente clara y precisa,

97
la tendencia europea se efectúa esta determinación en base a los criterios de Sieckmann,
sin embargo si una marca se registra con un sabor, el sabor artificial de la fresa se podrá
considerar una representación gráfica para que sea accesible e intangible de ese sabor al
público, a criterio personal no existiría o no cumpliría con la representación gráfica
precisa y objetiva de la marca.

Al parecer se podría admitir una descripción escrita, mediante la cual se determine la

palabra de la marca, siempre y cuando se cumpla con otros requisitos relativos al signo
de que se trata, sin ese complemento no sería factible el registro de una marca gustativa.
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 2007)

98
 2.5. HIPÓTESIS

Al momento de analizar las nuevas necesidades sociales en el ámbito del registro

marcario es imprescindible el aporte de la investigación de los referentes internacionales
así como nacionales, al estudio de esta problemática. Por lo que la hipótesis de mi
trabajo de investigación es demostrar que los nuevos signos distintivos se pueden y se
deben considerar como marca y que de la misma manera se pueda materializar su
registro en la práctica.

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

La única variable que debe ser considerada y demostrada en mi proyecto de

investigación es la capacidad de representación gráfica, pues por la naturaleza y
estructura al hablar de registro marcario todo depende de ello.

99
 3. CAPÍTULO III

3.1. METODOLOGÍA

3.1.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR

Método científico:

Este es el método de primordial de aplicación en este trabajo, ya que en la práctica el

esquema del mismo se ajusta al modelo de investigación que es obligatorio en nuestra
Facultad de Jurisprudencia, más específicamente en la Carrera de Derecho. Se trata de
un método basado en:

 la adquisición de conocimientos teóricos,

 la aplicación de procesos prácticos, y
 la generación de análisis crítico, que lleva a la aplicación de soluciones reales y
prácticas.
Se constituye en un procedimiento metodológico óptimo para la comprensión de
fenómenos jurídicos, análisis crítico y solución de problemas en el campo del Derecho.

Método exegético:

Este método se encarga de realizar la interpretación de un conjunto de normas, con

el objeto de determinar el espíritu de las mismas, en la presente investigación se utilizó
frecuentemente el método exegético ya que se interpretó leyes adjetivas y sustantivas,
que tienen relación con el problema del Registro Marcario.

100
 Método de Análisis Histórico:

El método de análisis histórico es indispensable en investigaciones de carácter

teórico-doctrinales, pues él se encarga de enfocar y analizar el fenómeno desde una
perspectiva histórica, tal es el caso que analizaremos como las marcas con el transcurrir
del tiempo han venido innovándose tal es el punto que podamos ir hallando la génesis
de esta problemática y proyectándola en la actualidad sobre la base de un proceso
evolutivo característico de las instituciones jurídicas.

Método Jurídico Comparado:

Este método aporta la posibilidad de valorar institutos, principios, normas jurídicas

desde el análisis de otros sistemas legales, lo cual contribuye a la formación de un
criterio científico más amplio y sólido. Este método es el más importante pues en
materia de Propiedad Intelectual es fundamental considerar la Doctrina y la
Jurisprudencia de la Comunidad Andina y de la Comunidad Europea para de esta
manera a través del análisis podamos obtener acertadas aseveraciones de lo q será útil
en ámbito de aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual en nuestro país.

101
 3.2. DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN

Cualitativa.- El presente trabajo investigativo es de tipo cualitativo; ya que el mismo

se apoyara en información que provenga de las entrevistas y observaciones de todos los
avances que existan ya sea en el ámbito nacional como internacional ya que hay muchos
factores que influyen en el conflicto de la registrabilidad de nuevos tipos de marcas. Es
un tema de índole social, jurídico-social es decir es de gran aporte para todos como
miembros de esta sociedad; por ser la visión del fututo; por lo tanto la investigación
será un modelo de proyecto factible con el objeto de encontrar las posibles soluciones
jurídicas a la problemática planteada

Bibliográfica.- Se basa fundamentalmente en el pensamiento de autores plasmado

especialmente en libros, ensayos, publicaciones, tratados, convenios internacionales,
etc. Por lo tanto siendo un tema de importancia y trascendencia se ha utilizado libros
de producción nacional como internacionales con el objeto de argumentar el presente
trabajo investigativo.

3.3. TIPOS O NIVELES DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a la problemática sobre la Registrabilidad de Nuevos Tipos de Marcas,

el presente Proyecto es de tipo de Investigación Exploratoria.

Ya que se refiere a las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de
tipo aproximado, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se
caracteriza especialmente porque el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido,
como lo muestra la realidad respecto de los tipos de marcas sui generis. Se ha
seleccionado el nivel de investigación exploratoria ya que surge como un fenómeno que
por su novedad no admite una descripción sistemática y además los recursos de mi
persona como investigadora resultan un poco insuficientes para emprender un trabajo de
investigación más exhaustivo.

102
 3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Conceptualización Dimensiones Indicador Técnicas Instrumentos

Inobservancia de la Evidenciar que el Art. 134

normativa vigente de la Decisión 486 del
respecto de una aclaración  Derecho de Régimen Común sobre
para el cumplimiento del Propiedad Propiedad Industrial
 Análisis  Fichas.
requisito de Intelectual. De la Comisión de la
documental
representación gráfica, Comunidad Andina, referente
 Registro de
para el registro de nuevos a los requisitos para el Registro
 Derecho análisis documental.
tipos de marcas, pues por de Marcas, se encuentra en
Marcario  Entrevistas.
la naturaleza y estructura inobservancia e incumplimiento
 Cuestionario
al hablar de registro por la legislación interna para la
marcario todo depende de permisibilidad de Registro de
ello. Nuevos Tipos de Marcas.

CUADRO Nº 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

AUTOR: Lizeth Alejandra Chalapud Gavilanes

103
 3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Durante el presente trabajo las técnicas investigativas que se emplearon de

manera práctica son las siguientes:-

1.- Técnicas de investigación documental:-

Las fichas: son instrumentos técnicos de gran valor en el campo investigativo; ya que
son utilizadas con el objeto de seleccionar, sistematizar y sintetizar datos importantes de
fuentes bibliográficas; por lo tanto las principales son:

• Fichas Bibliográficas:- Sirven para anotar los datos completos de los libros
consultados en la presente investigación.

• Fichas Hemerográficas:- Permiten registrar datos publicados en revistas, periódicos

y suplementos, información valiosa para la investigación.

• Fichas Nemotécnicas:- En ésta clase de fichas se puede escribir todo cuanto uno
lee, estudia, piensa o escucha; mediante su uso aprende a clasificar conceptos, juicios y
razonamientos, etc.

2.- Técnicas de Investigación de Campo:

 Entrevista:

Esta técnica consiste en realizar preguntas abiertas, preguntas de opinión, a personas

que se consideran informantes de calidad, ya que o bien son expertos en el tema, o bien
se hallan en una condición de conocimiento directo y claro del fenómeno u objeto de
estudio.

104
 Su información es de considerada de alta calidad pero como investigadores
debemos ser cautos ya que la misma permite la parcialización de criterios ya que no se
toma en cuenta el requisito de objetividad, que hace que la información sea neutral y por
lo tanto científica.

Los informantes que aportaran en el presente trabajo investigativo como fuentes de la

información que tengan estrecha relación con el fenómeno y objeto de estudio, será
tomado en la provincia de Pichincha, cantón Quito; de profesores de la Carrera de
Derecho de distintas Universidades de esta ciudad de Quito, funcionarios del Instituto
Nacional de la Propiedad intelectual, los cuales proporcionen datos e información con el
objeto de que el proyecto de investigación de grado sea factible.

 Observación:

Esta es una de las principales técnicas de cualquier investigador, sin importar el

objeto de investigación ya que es una aproximación, principalmente visual al problema
que se analiza.

Es imprescindible tener en cuenta que es un proceso empírico, es decir, de simple

aplicación experimental, por ello debe ser repetitiva y desarrollar comparaciones
constantes a fin de determinar los elementos homogéneos que son inherentes al
fenómeno.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Codificación a la Ley de Propiedad Intelectual

 Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual

 Decisión Comunitaria 486

105
  Convenio de París sobre marcas

 Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

 Jurisprudencia de la Comunidad Europea

 Textos de reconocidos Tratadistas.

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Es la etapa más importante de la investigación ya que se analizará, partiendo de los

datos obtenidos y a través de la aplicación de las herramientas adecuadas, las
estadísticas que surgirán del estudio para lo cual se tomará en cuenta los diferentes tipos
de investigaciones.

CLASIFICACIÓN:- Las fuentes de información documental y de campo que

servirán de base para cumplir los objetivos de la presente investigación serán
clasificadas de conformidad con los diferentes tipos de documentos ya sea doctrinaria,
legal, entrevistas, cuestionarios, etc., con el fin de procesar satisfactoriamente de
acuerdo a la problemática planteada.

ANÁLISIS: Consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un

hecho o una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar
las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo. Razón por la cual, la
presente investigación tendrá como objeto desmenuzar la problemática planteada y
analizar cada una de sus figuras jurídicas.

SÍNTESIS: Es el proceso mediante el cual, se reconstituye el todo uniendo sus partes

que estaban separadas, facilitando la compresión cabal del asunto que se estudia o
analiza; sin embargo en la investigación en los diferentes expedientes que sustentaran la
misma cotejando, uniendo, y analizando cada uno de los problemas jurídicos.

106
 4. CAPÍTULO IV

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.2. APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA SOBRE LA

REGISTRABILIDAD DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS

1) ¿En su opinión, Cuál es la situación actual sobre la Registrabilidad de

nuevos tipos de Signos Distintivos?

2) ¿Se ha realizado un análisis en pro de la actualización para el cumplimiento

de los requisitos para el registro de un nuevo tipo de signo distintivo?

3) ¿Es suficiente el requisito de “Representación Gráfica” para considerar el

registro de un nuevo tipo de marca, respecto de todos los avances tecnológicos y
sociales?

4) ¿Existen métodos adecuados para representar gráficamente los nuevos tipos

de marcas con la finalidad de realizar su registro legal?

5) ¿Cree usted que es oportuna la actualización a la Codificación de la Ley de

Propiedad Intelectual, de manera que tenga congruencia con la norma supranacional que
contempla la posibilidad de registro de los nuevos tipos de signos distintivos?

6) ¿Qué antecedentes de registro existen en el Ecuador respecto de los nuevos

tipos de signos distintivos?

107
 ANÁLISIS Y APORTE DE LA ENTREVISTA AL DR. MANUEL ALBERTO
FERNANDEZ DE CORDOBA VITERI, CATEDRÁTICO DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.

 La decisión 486 al igual que todo el ordenamiento positivo comunitario andino, por
mandato expreso del mismísimo acuerdo de Cartagena es de aplicación directa e
inmediata.

 De acuerdo con el artículo 425 de la constitución, si uno estructura el orden

jerárquico de nuestras normas según la pirámide de Kelsen, el 425 coloca a la
constitución en el vértice, inmediatamente esta después de la constitución, los
convenios y tratados internacionales, dentro de estos convenios y tratados
internacionales esta todo el derecho subregional, consecuentemente más allá de su
aplicabilidad directa por mandato expreso de un tratado internacional, hay una
norma constitucional que aclara definitivamente cual es la posición jerárquica de
esas normas y en segundo lugar como se han de aplicar, entonces el derecho
positivo local tiene carácter subsidiario complementario frente al régimen positivo
comunitario andino frente al derecho subregional.

 Por su puesto que se debería reformular el requisito como tal, se lo podrá

mantener como susceptible de representación gráfica, sin embargo para casos
puntuales la ley misma debería explicar en que podría consistir la representación
gráfica de ciertos tipos de marcas.

 Es necesario también aclarar el requisito positivo de registrabilidad que nosotros

llamamos representabilidad gráfica o como dice la ley, sucesible de representación
gráfica, lo que nosotros deberíamos hacer es, preguntarnos ¿Qué es susceptible de
representación gráfica?, sobre todo para tipos marcarios especiales, por ejemplo se
deberá aceptar como representación gráfica de cada uno de los que se considera
como nuevos tipos de marcas especificando la naturaleza de la representación.

108
 El reto actual está en modernizar la norma no solo en la legislación interna sino
también el derecho subregional andino que exige también una revisión.

 Es indispensable reformular el requisito por la relevancia práctica que están

cobrando poco a poco estos tipos de marcas sui generis, con los que los
consumidores nos familiarizamos y es la capacidad distintiva.

 Se debe legislar con criterio técnico y práctico sobre la experiencia. Lo que se debe
hacer actualmente es modernizar la norma nacional como la norma supranacional,
para que se pueda realizar la registrabilidad de estos nuevos tipos de marcas.

ANÁLISIS Y APORTE DE LA ENTREVISTA A LA LDA. ELIZABETH

RIVADENEIRA FUNCIONARIA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE,
EXPERTA PRINCIPAL DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

 Con respecto a ciertos requisitos de registro de un tipo de signo, hay que entender
lo que es un tipo de signo y la forma del signo, la forma del signo por ejemplo de
las marcas olfativas no existe todavía, la Decisión, las Doctrinas Internacionales
establecen un cierto tipo de requisitos para poder presentar, pero podemos ver que
en la Decisión 486 se establece en forma general, que con tal que se presente la
solicitud, el pago respectivo entra a registro con tal que sea una marca olfativa así
no sea una marca olfativa, aquí se tomarán las directrices de ver si efectivamente va
a cumplir con el requisito de representación gráfica, si cumple o no el requisito y si
es suficientemente distintivo y se hará el análisis para poder tomar cualquier
decisión, pero en la práctica dentro del país se ha tenido ciertas dificultades.

109
 La Licenciada manifiesta que: “En su tiempo quienes mandan en la OMPI, ellos
tratarán de buscar una solución o analizar hasta qué punto podría registrarse esta
marca gustativa, porque en lo personal yo no podría representar algo que se percibe
por la sensación del sabor, por el sentido del gusto que tenemos cada persona,
porque puede ser que un mismo sabor que puedo apreciar yo sea muy distinto para
usted, va a ser muy difícil tener apreciaciones similares. Por esto podemos decir
que son marcas vanguardistas que de pronto entre tanta tecnología y futurismo,
llegarán algún momento a aparecer y tendrán que registrarse”.

 Como antecedente ella manifiesta que: “La botella de Old Parr fue registrada como
marca táctil, entonces podemos decir que para algunos nuevos tipos de marcas si
existe la posibilidad de que sean registrados. Es decir que algunos tipos marcarios
si cumplen con los requisitos, por esto estamos tratando de actualizar el formulario
on-line que se encuentra en la página del IEPI, para que las personas puedan
escoger bien el tipo de signo que pretenden presentar”.

 Si bien es cierto se está tratando la nueva Ley de Ingenios, donde se contempla el

Capítulo de Marcas, yo he hecho un pequeño análisis entre lo que teníamos en la
norma, en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, con la Decisión 486, más la
nueva ley que está en Proyecto, al examinar iba viendo cuales son los cambios que
en efecto se van a realizar, lo que puedo decir en mi opinión personal es que lo que
se ha tratado de hacer es tomar la Decisión 486 y hacer una sola norma con la Ley
de Propiedad Intelectual y así se hizo el Capítulo de Marcas, es decir aquellas cosas
que la ley si hacía un vacío legal, por lo que decíamos que nos regimos a la norma
supranacional, entonces mejor se hizo un compendio mejorado con la Decisión
486.

110
 ANÁLISIS Y APORTE DE LA ENTREVISTA AL DR. LUIS ALBERTO VERA
CASTELLANOS, ESPECIALISTA EN DERECHO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL - COORDINADOR DEL ÁREA CIVIL DE LOS CONSULTORIOS
JURÍDICOS GRATUITOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
ECUADOR.

1) ¿En su opinión, Cuál es la situación actual sobre la Registrabilidad de nuevos tipos

de Signos Distintivos?

Es un hecho que la actividad del IEPI y en específico de la Dirección Nacional de

Propiedad Industrial, como Oficina Nacional y Autoridad Nacional Competente tiene
serios problemas para registrar signos distintivos no tradicionales debido a la dificultad
que enfrenta el solicitante de cumplir con el requisito de Representación Gráfica de la
marca.

2) ¿Cree usted que es oportuno un análisis en pro de la actualización para el

cumplimiento de los requisitos para el registro de un nuevo tipo de signo distintivo?

No solo que es oportuno sino necesario pues el IEPI como el organismo rector en
materia de Propiedad Intelectual-Industrial debe propender a eliminar las dificultades y
escollos que se hacen presentes en los procesos de registro y concesión de títulos
marcarios

3) ¿Es suficiente el requisito de "Representación Gráfica" para considerar el registro

de un nuevo tipo de marca, ¿respecto de todos los avances tecnológicos y sociales?

Siendo la representación gráfica un requisito esencial de la registrabilidad de una

marca, su cumplimiento es indispensable, pero resulta que en el caso de los signos no
tradicionales es justamente este requisito el que se ha convertido en un escollo y una
dificultad para que los solicitantes puedan cumplir con la Ley y la Decisión 486,
respecto de marcas tales como las olfativas, gustativas y sonoras, pues la dificultad o
imposibilidad de realizar la representación gráfica de la manera tradicional podría
impedir su registro, por ello la necesidad de actualizar y acomodar la legislación del año

111
2000 a la realidad tecnológica del Siglo XXI y con ello crear métodos y/o formas de
cumplir con ese requisitos con maneras alternativas o complementarias, como sería
fórmulas químicas, muestras físicas o incluso la utilización de máquinas o equipos
sofisticados con los que se demuestre la existencia material del signo marcado, además
que es novedoso, distintivo y accesible a la percepción del consumidor medio.

4) ¿Existen métodos adecuados para representar gráficamente los nuevos tipos de

marcas con la finalidad de realizar su registro legal?

En la actualidad existen métodos o formas de comprobar la existencia o materialidad

de los signos distintivos no tradicionales, el problema es más bien que no se acomodan
al concepto tradicional de representación gráfica como se cumple en el caso de marcas
nominativas, gráficas o mixtas.

5) ¿Cree usted que es oportuna la actualización a la Codificación de la Ley de

Propiedad Intelectual, de manera que tenga congruencia con la norma supranacional que
contempla la posibilidad de registro de los nuevos tipos de signos distintivos?

Es indispensable que se presente a la Función Legislativa un proyecto de reforma

legal en la que se considere entre otros una ampliación o aclaración de los requisitos de
registrabilidad del Art. 194 de la Codificación la Ley de Propiedad Intelectual, en lo
referente a la forma o métodos de cumplir con el tema de la representación gráfica del
signo a registrar.

6) ¿Conoce usted de antecedentes de registro que existan en el Ecuador respecto de

los nuevos tipos de signos distintivos?

Hasta donde tengo conocimiento en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en los años anteriores se ha
podido registrar un par de signos distintivos no tradicionales, tal el caso de una marca
táctil.

112
 5. CAPITULO V

5.1. CONCLUSIONES

El trabajo de investigación realizado nos permite emitir las siguientes conclusiones:

1.- Podemos apreciar claramente que el Requisito de Representación Gráfica, más

que un requisito de fondo es una condición formal para que el signo que se pretende
proteger pueda ser impreso para fines de procedimiento de registrabilidad, por lo que es
oportuna la actualización de la norma legal vigente.

2.- Las marcas sonoras, olfativas, tridimensionales y gustativas, al ser signos cuya
naturaleza es completamente distinta a la de las marcas tradicionales, para obtener su
registro se debe tener un procedimiento distinto al que se sigue actualmente en el
Ecuador, el mismo que en la práctica solo hace posible el registro de marcas
tradicionales contraviniendo con lo que dicta la norma supranacional.

3.- La necesidad de crear una normativa específica que amplíe el repertorio de las
marcas tradicionales, de la misma manera que garantice el registro de cada uno de los
signos tratados en el desarrollo de este trabajo de investigación, en la cual se establezca
de manera diferenciada los requisitos de forma que debe cumplir cada signo distintivo.

4.- Esta actualización admitirá la posibilidad de implementación y aplicación de las

nuevas teorías y doctrina del Derecho Marcario a la legislación de Propiedad Intelectual
del Ecuador y con ello una mayor protección y beneficios a los titulares de marcas y
signos distintivos en general.

113
 5.2. RECOMENDACIONES

1.- Analizar la adecuación legal del Art. 194 de la Codificación a la Ley de

Propiedad Intelectual ya que ampliaría el repertorio de signos distintivos susceptibles de
registro ante las Oficina Nacional Competente y la Autoridad nacional Competente.

2.- Sugerir al organismo legislativo la pertinente adecuación de la normativa vía

reforma de la Codificación a la Ley de Propiedad Intelectual, ya que permitirá
considerar métodos alternativos a la representación gráfica de un signo distintivo para la
concesión de un Registro Marcario.

3.- Legitimar y regularizar la utilización de signos distintivos actualmente en uso

pero sin registro y con ello la plena aplicación del Principio Atributivo para las marcas.

4.- Que el Estado exija que se incorpore un procedimiento de registro específico para
las marcas estudiadas en este proyecto de investigación, ya que estas reformas
aportarían grandes beneficios económicos y comerciales a nuestro país, incentivando
también la actividad publicitaria que está estrechamente relacionada con las marcas.

114
 6. CAPÍTULO VI

6.1. PROPUESTA

Título: Adecuación de la norma legal relativa a los requisito para la Registrabilidad

de nuevos tipos de marcas.

6.1.1. Datos Informativos:

Una vez que se ha determinado, durante este trabajo, la inexistencia de un respaldo

legal relativo a la adecuación de los requisitos para la registrabilidad de nuevos tipos de
marcas en la legislación interna del Ecuador, con la finalidad de acoger, de acuerdo a lo
establecido en la norma supranacional, en lo relativo a la legitimidad de los nuevos de
tipos de marcas, que por su naturaleza y estructura sui generis crean incertidumbre en la
posibilidad de registro, del mismo modo con lo que tiene que ver con los derechos de
los sujetos del derecho de propiedad intelectual, lo que ha llevado a considerar la
necesidad de crear conciencia en los estudiantes de derecho, docentes y en especial a la
Autoridad Nacional Competente la existencia de esta problemática, exaltando la
necesidad de reconocer y establecer las reformas legales que fueren necesarias para
acomodar la normativa legal y procedimental que esté acorde a las necesidades actuales
de los ciudadanos, para que de esta manera se pueda hacer uso pleno de las garantías y
beneficios que dimanan del registro marcario, las mismas de las que se hizo un estudio
previo en este trabajo de investigación, y que se las puede denominar nuevos tipos de
signos distintivos que buscan identificar sonidos (marcas sonoras), olores (marcas
olfativas), marcas tridimensionales y las marcas gustativas, que en la práctica han tenido
serias dificultades para su registro por la dificultad de dar fiel cumplimiento al requisito
de representación gráfica, exigido por la legislación interna y comunitaria.

Por todo lo anterior podemos decir que la Institución obligada a desarrollar el método
y las condiciones para su registro será la Oficina Nacional Competente, es decir el
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; y, las personas beneficiadas del aporte
115
que surja de este Proyecto de Investigación serán los usuarios que podrán proteger,
explotar y hacer uso de sus derechos plenos como titulares de una marca no tradicional.

6.2. ANTECEDENTES

En los últimos años, se ha notado un incremento de solicitudes de registro de signos

distintivos, como se puede evidenciar de los datos obtenidos en los archivos y registros
del Instituto Ecuatorianos de la Propiedad Intelectual, pues los empresarios en busca de
que sus productos y por ende sus compañías se vean beneficiadas con la distintividad
que brinda posicionar una marca en el mercado recurren ya con mayor seguridad y
frecuencia a la entidad encargada con el propósito de legalizar sus marcas, apartándonos
de la tendencia de registrar únicamente marcas tradicionales, puesto que las marcas “sui
generis”, estudiadas en el desarrollo de esta investigación, se enfrentan al hecho de que
éstas en la parte legal-formal no cumplen con lo que se entiende actualmente como
“Representación Gráfica”, que no es otra cosa que un requisito de forma indispensable
para el registro, ya que en nuestro país se considera que pueden ser susceptibles de
representación gráfica solo aquellos signos distintivos-marcas que puedan ser reducidas
a un papel mediante un dibujo o la escritura, sin tomar en cuenta que a medida del
transcurso del tiempo han surgido nuevas formas de representación, como lo pude notar
dentro de la investigación antes realizada.

Es así que es menester que los representantes de la Oficina Nacional Competente

(entiéndase la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) tome en cuenta, el avance,
las resoluciones y directrices emitidas tanto por la Comunidad Andina (de forma
obligatoria), como de la Comunidad Europea, en el campo doctrinario, para que se
pueda aplicar y materializar dichos avances en la legislación interna del Ecuador.

116
 6.3. JUSTIFICACIÓN

El interés sobre la adecuación de los requisitos de registrabilidad gira entorno a la

importancia que tiene la referencia legal-procedimental en el hecho cierto de la
registrabilidad de un signo marcario, ya que este es un tema muy innovador en el
campo del Derecho de Propiedad Intelectual, del cual en nuestro país no se han
atrevido a realizar reformas ni mucho menos el reconocimiento expreso de los nuevos
tipos de marcas, que amplían el repertorio de signos al considerar los olores, sabores,
texturas, formas, colores etc., que pueden acogerse a la protección por el registro de
marca y/o signo distintivo, de la misma forma que se debe considerar que la
representación gráfica, más que un requisito de fondo es una condición formal que no
garantiza protección o la posibilidad de copia o suplantación en el mercado; y, mucho
menos su característica principal que es distinguir bienes o servicios.

Estas consideraciones hacen de suma importancia el estudio de la adecuación

legal de los requisitos de registrabilidad, dada la cantidad de tipos de signos disponibles
para ser utilizados y protegidos como marcas, así como la diversidad de los signos que
las empresas pueden proponer constituirlas en marcas, por lo que cualquier empresario,
persona natural o jurídica que tenga interés de registrar se verán beneficiados por el
aporte doctrinario y práctico que resulte de este trabajo.

De esta forma analizar y comprobar que en el mercado se ha superado los criterios

tradicionales y demostrar que el Derecho de Marcas ha experimentado un proceso
dinámico que genera constantemente cambios, y de esta forma considerar también
nuevos tipos de marcas, por lo que es de vital importancia, demostrar que tal como va
desarrollando y evolucionando la sociedad, también se genera la necesidad de crear,
aportar y reformar la legislación ecuatoriana con nuevas normas legales que protejan
este tipo de signos distintivos, en beneficio de todos los ciudadanos y consumidores ya
que sirve para precautelar el derecho de propiedad y explotación así como los derechos
que se le confieren al ser titular en el registro de una marca y respecto de los
consumidores la calidad y el origen empresarial.

117
 6.4. OBJETIVOS

6.4.1. GENERAL

 Lograr que se adecuen los requisitos legales referentes a la representación gráfica

establecidos en la Codificación a la Ley de Propiedad Intelectual vigente, con la
finalidad de lograr la plena aplicación del art. 134 de la Decisión Comunitaria 486; y, de
esta manera evitar que se vulneren los derechos de la Propiedad Industrial, consagrados
en las leyes nacionales e internacionales.

6.4.2. ESPECÍFICOS

Concientizar que es oportuna una respuesta legal y legítima frente a la necesidad de

asegurar la disponibilidad de ciertos signos distintivos y su protección en el caso de los
nuevos tipos de marcas, sin que ello difiera diametralmente en la aplicación de la
normativa legal vigente, que se considera en relación con las marcas tradicionales.

Específicamente, en este aspecto se considerará como uno de los factores que

determinan la capacidad de un determinado signo o marca de distinguir la procedencia y
calidad de los bienes y/o servicios, para los que se aplica al ámbito del derecho.

Generar las bases de una respuesta legislativa, para adecuar la Ley de Propiedad
Intelectual nacional en sentencia de jueces a las nuevas deliberaciones marcarias
permitidas por la Legislación Andina.

118
 6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

La adecuación o aclaración legal y procedimental de los requisitos de representación

gráfica, como propuesta de este proyecto de investigación, es factible ya que se lo podrá
realizar mediante un proyecto de reforma legal que se presente y poder calificarlo como
iniciativa legislativa, para que se desarrollen debates sobre el tema expuesto, del mismo
que se demostrará la necesidad de crear un nuevo enfoque en el derecho marcario.

6.6. FUNDAMENTACIÓN

Para iniciar podemos hacer énfasis en el orden Jerárquico de las leyes o de la

aplicación de las normas que se encuentra detallado en los artículos 424 y 425 de la
Constitución Política del Ecuador que determina lo siguiente:

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y
los actos del poder público deberán mantener conformidad
con las disposiciones constitucionales; en caso contrario
arecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos
más favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del
poder público.

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas

será el siguiente:

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las

119
 leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y
las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás
actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la

Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades
administrativas y servidoras y servidores públicos, lo
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica
superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que
corresponda, el principio de competencia, en especial la
titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos
autónomos descentralizados. (Constitución de la República
del Ecuador, 2008)

Como se determina en los artículos detallados anteriormente; los tratados

internacionales, como lo es la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones,
respecto de las leyes ordinarias, como la Codificación a la Ley de Propiedad
Intelectual, son de nivel superior, por ende, no puede contrariar a su normatividad
superior o contravenir con los derechos que de esta se emanan.

Dicho lo anterior tenemos que poner en consideración lo que dicta la norma Andina
referente a la Registrabilidad de nuevos tipos de marcas.

120
 TITULO VI

DE LAS MARCAS

CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca

cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los
signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,

monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de

colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados

en los apartados anteriores. (Decisión 486-Régimen Común
sobre Propiedad Industrial, Comisión de la Comunidad
Andina, 2000)

De la misma manera para tener un mejor entendimiento del ordenamiento

jerárquico de las leyes, a continuación me permitiré graficar lo siguiente:

121
 Tratados
de •La Carta de Derechos Humanos
Derchos
Humanos

La
Constitución
de la
República del
Ecuador

Tratados y •La Decisión 486 de la Comunidad Andina

Convenios
Internacionale de Naciones -CAN-, La Convensión de Paris,
s El Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual

Leyes
Orgánicas

Leyes
Ordinarias • Ley de la Propiedad Intelectual

Las Normas
Regionales y
Ordenanzas Distritales

Decretos y
•Reglamento a la Ley de
Reglamentos Propiedad Intelectual

Las Ordenanzas

Los Acuerdos y las

Resoluciones

Los demás actos

CUADRO Nº 3 ORDEN JERÁRQUICO DE LAS LEYES

AUTOR: LIZETH ALEJANDRA CHALAPUD GAVILANES

122
 Por lo mencionado anteriormente podemos notar que la normativa supranacional al
tener carácter jerárquico superior es de inmediata aplicabilidad y por lo tanto debemos
crear enfoques actuales para que se pueda realizar en la práctica el registro de tipos
marcarios innovadores, por lo que es conveniente citar el artículo 194 de la Codificación
de la Ley de Propiedad Intelectual, Capítulo VIII, que hace referencia a los requisitos
para el registro, y determina lo siguiente:

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva

para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean

suficientemente distintivos y susceptibles de representación
gráfica.

También podrán registrarse como signos distintivos los lemas

comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos
o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a
dichos productos o marcas.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de

servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente
establecidos, podrán registrar marcas colectivas para
distinguir en el mercado los productos o servicios de sus
integrantes. (Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual,
2013)

Analizado el artículo anterior nos encontramos en un escenario de inexactitud legal o

inobservancia de la misma, al pretender registrar nuevos tipos de marcas las cuales no
pueden cumplir con el requisito de representación gráfica debido a la naturaleza de su
origen, por lo tanto es menester reformar el texto de la ley en la que se exprese:

123
 Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos
o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y
susceptibles de representación gráfica y/o cualquier manera que permita su
perceptibilidad

De esta forma se podrá garantizar la registrabilidad de nuevos tipos de marcas sin

tener inconvenientes según la naturaleza de su origen, es decir que puedan ser
percibidos a través de los sentidos, no simplemente de la representación visual a la que
se refiere el Requisito de Representación Gráfica, para de esta manera brindar una
legitima protección y garantizar derechos a los peticionarios.

6.7. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta propuesta de investigación tendremos como apoyo

metodológico el método inductivo, ya que nos brindará la capacidad de obtener
conclusiones que nos permitan dilucidar la solución del conflicto marcario planteado a
partir de una reforma legal y procedimental y a su vez podemos decir que del nombrado
método pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos; la
clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los
hechos y que nos permite llegar a una generalización y resultados.

124
 7. MARCO ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS:

INVESTIGADOR: LIZETH ALEJANDRA CHALAPUD GAVILANES

TUTOR: DR. FRANCISCO JAVIER RIBADENEIRA SUÁREZ MSC.

RECURSOS TÉCNICOS: Es importante señalar que se ha utilizado como

instrumentos de recolección la entrevista, con diferentes tipos de preguntas, así mismo
se utilizará instrumentos jurídicos, textos, jurisprudencias.

RECURSOS MATERIALES: Con la finalidad de desarrollar la presente

investigación, se necesitó materiales de escritorio, computadora portátil, impresora,
cámara, memorias externas, esferos, hojas, grabadora, cámara fotográfica, libros de
Derecho de Propiedad Intelectual, Códigos y Leyes.

RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO): Los gastos que demandan el

presente trabajo investigativo en su totalidad son costeados por la investigadora; a fin de
garantizar el eficaz desempeño de cada una de las fases investigativas; por lo tanto, se
ha determinado el siguiente presupuesto para el desarrollo del proyecto de
investigación.

125
 8. COSTOS DE RECURSOS FINANCIEROS

CUADRO Nº 5 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CONCEPTO UNIDAD VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL

MATERIALES Textos, códigos e $300 $300

internet

EQUIPOS Computadora, cámara, $ 50 $50

infocus.

GASTOS Movilización, foto $ 200 $200

VARIOS DE copias, impresiones
INVESTIGACIÓN entrevistas, empastado.

IMPREVISTOS Varios $50 $50

$ 600

TOTAL

Autor: LIZETH ALEJANDRA CHALAPUD GAVILANES

126
 9. BIBLIOGRAFIA

LIBROS:

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“CHIP’S”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 29 de 01 de 2002).

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de 1998.

Proceso 46-IP-2000 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 de 07 de 2000).

129
Proceso 12-IP-96 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 7 de abril de 1997).

Proceso 110-IP-2013 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 19 de junio de 2013).

Proceso 17-IP-96 (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 13 de diciembre de

1996).

Proceso 22-IP-96 (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 12 de marzo de 1997).

Proceso 27-IP-96 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 16 de abril de 1997).

Proceso 48-IP-2004 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 09 de junio de 2004).

Proceso 70-IP-2008 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 02 de 07 de 2008).

Proceso 82-IP-2002 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 04 de diciembre de

2002).

Proceso 85-IP-2004 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1 de septiembre de

2004).

Proceso 42-Ip-2001. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 01 de agosto de 2001).

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1983). Ginebra.

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132
 10. ANEXOS

ENTREVISTA AL DR. MANUEL ALBERTO FERNANDEZ DE CORDOBA

VITERI CATEDRÁTICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
ECUADOR.

Tenemos que tener en consideración ciertos puntos:

1) La decisión 486 al igual que todo el ordenamiento positivo comunitario andino,

por mandato expreso del mismísimo acuerdo de Cartagena es de aplicación directa e
inmediata.

2) De acuerdo con el artículo 425 de la constitución, si uno estructura el orden

jerárquico de nuestras normas según la pirámide de Kelsen, el 425 coloca a la
constitución en el vértice, inmediatamente esta después de la constitución, los convenios
y tratados internacionales, dentro de estos convenios y tratados internacionales esta todo
el derecho subregional, consecuentemente más allá de su aplicabilidad directa por
mandato expreso de un tratado internacional, el acuerdo de Cartagena, hay una norma
constitucional que aclara definitivamente cual es la posición jerárquica de esas normas y
en segundo lugar como se han aplicar, entonces el derecho positivo local tiene carácter
subsidiario complementario frente al régimen positivo comunitario andino frente al
derecho subregional, una cosa que me viene a la mente ahora mismo, tanta cosa que se
ha dicho al respecto del proyecto al código orgánico de la economía social del
conocimiento y la innovación, no se toma en cuenta que por su posición jerárquica esa
norma no va a prevalecer encima del régimen comunitario andino, entonces ese código
orgánico va a seguir siendo subsidiario de la decisión 351, 345, 486 entre otras normas.

 Dicho esto tenemos que tener en cuenta que es legítimo el procedimiento de

registrabilidad, se entiende como clave fundamental que este registro, cuando hablamos
de marcas puntualmente, tiene efecto constitutivo de derecho a diferencia con lo que
sucede con los derechos de autor donde la regla general es, que el registro tiene un
efecto meramente declarativo en la medida en que ese derecho nace conjuntamente con
la obra que protege.

133
  Podríamos decir que hay derecho en la medida que hay creación intelectual, esa
es la regla en el derecho de autor en todo lo que tutela el derecho de autor, obras
literarias, científicas, artísticas.

 Todo lo que entra dentro de estas tres categorías que tutela el derecho de autor
se protege de esta manera, el registro es meramente declarativo, si yo inscribo una obra
literaria o cualquier obra artística esa inscripción me indica que la persona cuyo nombre
aparece como autor, se presume de hecho que lo es, es decir es el sostén formal de una
presunción de hecho respecto a la condición subjetiva de creador intelectual y a la
titularidad del derecho de autor, como es una presunción de hecho admite prueba en
contrario, no es raro que alguien venga en cualquier momento y quiera inscribir una
obra que no es suya, que es ajena, esa inscripción como es meramente declarativa le
sirve de poco o nada porque el derecho como habíamos dicho nace junto con la creación
y en esa medida quien quiera desvirtuar o neutralizar los efectos de esa inscripción tiene
simplemente que actuar frente a prueba en contrario, frente a esa presunción de hecho
de derechos de autor.

 En la propiedad industrial ya en el caso de los signos distintivos más

específicamente en el de las marcas, el registro tiene un efecto constitutivo de derecho
es decir una vez cumplido el procedimiento en sede administrativa, la autoridad
competente resuelve respecto a la pretensión jurídica, una pretensión en derecho en la
solicitud que yo le presento, este es el punto sobre el cual esta autoridad administrativa
se pronuncia con una resolución, con un acto administrativo que repito es constitutivo
de derecho; antes de este pronunciamiento hay una mera expectativa de acuerdo con la
regla sexta del artículo séptimo del Código Civil, en la que se expresa que: Las meras
expectativas no constituyen derecho.

 Durante el trámite de registro únicamente cuando existe un pronunciamiento

expreso de la autoridad competente respecto a la pretensión jurídica que recoge o está
contenida en la solicitud podemos decir que hay un derecho de propiedad industrial,
propiedad inmaterial en plenitud, eso quiere decir vinculante, oponible erga omnes o

134
todo lo que esto significa, entonces, para eso lo que establece la ley es lo que nosotros
podemos bien denominar requisitos positivos de registrabilidad, que son los supuestos
legales, la supuesta normatividad a los cuales necesariamente debe someterse esa
pretensión, el objeto es la pretensión, que es pues que la marca que nosotros queremos
registrar, esa marca ha de ser suficientemente distintiva, con la aptitud y suficiencia
distintiva que es uno de los requisitos de registrabilidad y susceptible de representación
gráfica; aquí es donde pueden presentarse algunos problemas frente a algunas
marcas a las que podemos llamarles nosotros o definirles como no convencionales,
marcas sui generis fundamentalmente porque entrañan una dificultad o su inscripción
registral se ve en dificultad por no llegar a cumplir uno de los supuestos requisitos
positivos de registrabilidad, sea que no son suficientemente distintivas o sea que no son
susceptibles de representación gráfica, que es lo que pasa por ejemplo con ciertas
marcas sonoras, marcas olfativas, sobre estas podemos ver que en la Unión Europea hay
una directiva que impide la inscripción del registro de marcas consistentes básicamente
en olores, impide expresamente, pero existen casos excepcionales que han sido el
revulsivo como para pensar en la posibilidad de modificar esa prohibición, modificar el
alcance o los límites tan rígidos que tiene esa prohibición y un poco abrirse a la
eventualidad de admitir el registro de ciertas categorías marcarias que contengan
sonidos, olores ,sabores, texturas.

 Eventualmente más allá de que estas puedan o no cumplir con el requisito sobre
todo de la representación gráfica que es lo que pasa con las marcas consistentes en
olores que nos da carta abierta para interrogarnos como representamos gráficamente un
olor, no podemos representarlo, hablando objetivamente de la forma gráfica.

 Por su puesto que se debería reformular el requisito como tal, se lo podrá

mantener como susceptible de representación gráfica, sin embargo para casos puntuales
la ley misma debería explicar en que podría consistir la representación gráfica de ciertos
tipos de marcas, por ejemplo se admitirá como representación de sonidos aquellos
cuando se trate de sonidos musicales o cuando se trate de sonidos no musicales por
ejemplo una grabación de un sonido claro de un soporte material suficiente que no se
altere con el tiempo, etc. Que no deje espacio a ninguna duda que podamos diferenciar
fácilmente al sonido que está registrado como marca que incluso una grabación puede

135
ser más eficaz que la representación gráfica en un sentido literal de concepto, el asunto
puede complicarse en marcas consistentes en olores, una de las salidas que se daba en el
derecho europeo era hacer un depósito de la muestra ya sea de un perfume o cualquier
otra cosa, pero esto está expuesto a una serie de contingencias del paso del tiempo y
sabemos que los olores se van desvaneciendo, se desvirtúan, se deterioran, desaparecen,
se alteran. Lo que hoy mismo puede oler de una forma particular en diez años no va a
oler igual. Por el fenómeno físico se va alterar, se va degradando y eso evidentemente
puede afectar a las características del signo distintivo mismo que se supone no debe
variar, hacer un depósito de la muestra cada cierto tiempo, calculando la efectividad de
diferenciación de la naturaleza de olor para que no se dañe o se degrade, no se altere y
de alguna manera poder cumplir con esa formalidad o para cumplir con el requisito de
la representación gráfica, pero no se podría prescindir de este requisito.

 Es necesario también aclarar el requisito positivo de registrabilidad que

nosotros llamamos representabilidad gráfica o como dice la ley, sucesible de
representación gráfica, lo que nosotros deberíamos hacer es, preguntarnos ¿Qué es
susceptible de representación gráfica?, sobre todo para tipos marcarios especiales, por
ejemplo se deberá aceptar como representación gráfica de cada uno de los que se
considera como nuevos tipos de marcas especificando la naturaleza de la representación.

 Considerando lo tradicional, tenemos que entender que, no cabe una

interpretación más allá del sentido literal de la expresión, representación gráfica, quiere
decir que podemos verlo fundamentalmente perceptible a través del sentido de la vista,
pensemos que antes de la Decisión 486, la Decisión 313 incluso antes de la 344 yendo
hacia atrás históricamente nos regía la 85, normas que hablaban de que el signo sea
perceptible, la perceptibilidad que es un concepto mucho más amplio, porque
tendríamos que haberlo entendido como la posibilidad cierta de captar y de aprehender
el signo a través de cualquiera de los sentidos, es decir es perceptible de un sonido, un
sabor, una textura táctil, evidentemente es perceptible todo en la medida que es visible,
ese era un complemento interesante que de alguna manera abría esa posibilidad pero
para otros que lo interpretaban restrictivamente lo que decían algunos tratadistas que
planteaban eliminar el tema de la perceptibilidad y que sea solo considerada la
representación gráfica.

136
  En el tema de vigencia de las marcas no convencionales ha estado en pañales y
más en nuestro medio, donde todo estaba limitado a la marca tradicional, denominativa,
marca gráfica o marca mixta, sabemos que existen otras categorías que en otros lugares
han sido muy importantes desde el punto de vista distintivo, la aptitud o capacidad
distintiva por ejemplo.

 Aparte de esto deberíamos interpretar el requisito de la representabilidad

gráfica, quizá de manera más flexible no limitando esa representación gráfica al hecho
de reducir siempre la marca a un dibujo o algo perceptible a través de la vista, claro está
que existen soluciones a medias, lo que nos acepta el IEPI, por no saber precisar el
alcance del requisito de representación gráfica en sí mismo. Que objetivamente no es
una Representación Gráfica.

 El reto actual está en modernizar la norma no solo en la legislación interna sino

también el derecho subregional andino que exige también una revisión.

 Es indispensable reformular el requisito por la relevancia práctica que están

cobrando poco a poco estos tipos de marcas sui generis, con los que los consumidores
nos familiarizamos y es la capacidad distintiva.

 Se debe legislar con criterio técnico y práctico sobre la experiencia. Lo que se

debe hacer actualmente es modernizar la norma nacional como la norma supranacional,
para que se pueda realizar la registrabilidad de estos nuevos tipos de marcas.
ENTREVISTA A LA LDA. ELIZABETH RIVADENEIRA FUNCIONARIA DE
LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE, EXPERTA PRINCIPAL DE SIGNOS
DISTINTIVOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL.

 Con respecto a ciertos requisitos de registro de un tipo de signo, hay que

entender lo que es un tipo de signo y la forma del signo, la forma del signo por ejemplo
de las marcas olfativas no existe todavía, la Decisión, las Doctrinas Internacionales
establecen un cierto tipo de requisitos para poder presentar, pero podemos ver que en la

137
Decisión 486 se establece en forma general, que con tal que se presente la solicitud, el
pago respectivo entra a registro con tal que sea una marca olfativa así no sea una marca
olfativa, aquí se tomarán las directrices de ver si efectivamente va a cumplir con el
requisito de representación gráfica, si cumple o no el requisito y si es suficientemente
distintivo y se hará el análisis para poder tomar cualquier decisión, pero en la práctica
dentro del país no hemos tenido la particularidad de que haya habido algún registro de
este tipo, si habido intentos de querer presentar especialmente en la línea de perfumes
pero se había visto el tema de que por ejemplo las marcas son realmente químicos que
al contacto con la piel de otras personas muy fácilmente estos se desvanecen, entonces
es muy difícil ver que si cumplen con las condiciones de representación y especialmente
con las marcas olfativas.

 No puede ser posible, ya que en este caso se debería considerar en el tema de

patentes, para ver si se trata de un nuevo perfume, una nueva fórmula y si se considera
si se puede o no patentar, pero si es bueno saber que la Decisión 486 habla sobre estas
marcas, en lo personal pienso que fue una idea vanguardista al pensar que en un futuro
podría haber este tipo de registros y que de pronto no quisieron dejar suelto este tema,
porque tal vez alguien puede lograr que un tipo de olor no pierda las características al
ponerse al contacto con el medio ambiente, entonces fue un idea vanguardista y
futurista, ya que algún momento podría darse este tipo de marcas, a nivel nacional no
existe ningún registro existente de este tipo de marcas olfativas, pero en el plano
internacional yo había investigado un poco y le recomiendo investigar el intento de
registro del olor a hierba en la que podemos ver que habido mucha controversia para ser
otorgado, es muy difícil porque un país dada la ubicación geográfica, el clima, etc.
Cambiará el olor a hierba y vemos que es difícil particularizar dicho olor para poder
hacer el registro de esas pelotas de tenis.

 Con respecto al otro tipo de marcas que son las táctiles no se han presentado en
estos últimos años, pero en este caso estas marcas si son susceptibles de representación,
pero muy difíciles de hacer una descripción que permita realmente decir si esta forma de
hexágonos que pueda presentarse en el caso habría que medirse cada hexágono para ver
cómo está representado cada uno de estos.

138
  El requisito principal para el registro de una marca tenga representación gráfica
y distintividad, pero no todos los signos son representados de forma gráfica, hablemos
de las marcas denominativas que son una denominación que no necesitan ser
representadas en forma gráfica, pero usted si lo puede percibir, ver, visualizar, a la
denominación; para nosotros dentro de marcas al hablar de marcas gráficas o mixtas,
por la forma del signo están las denominativas, donde están denominaciones como por
ejemplo “pepper”, y si adicionalmente ponemos una grafía se convierte en una
denominación mixta, si además queremos añadirle un jingle que ayuda a que la
publicidad se identifique, por esto, entonces decimos que hay representación gráfica en
las marcas sonoras a través del pentagrama o incluso cuando son ruidos como es el caso
de la Metro Golden Mayer que registraron el sonido del rugido de un León que es un
espectrograma que permite tener representación gráfica, entonces siempre habrá un
poco de dificultad para los signos que no haya como representar. Si usted me habla de la
marca olfativa como fórmula química, como yo no soy experta en temas químicos, no
tengo la suficiente experiencia para calificar.

 Al momento de pretender registrar una marca olfativa, por ejemplo el olor a

hierba, eso es lo que yo pongo en la denominación, más no la formula química, ni si
quiera al describirle voy a poner, sino que al tratar de inscribirle en lo posible voy a
poner todo, de pronto dentro de la descripción de la marca nosotros como unidad
tendríamos que hacer verificar en patentes si efectivamente esa fórmula química no se
asemeja a otra que exista ya en el mercado, hay que ver si efectivamente es posible, por
eso es que no se podría patentar incluso el tema del olor porque realmente tendría que
ser algo novedoso y de aplicación industrial. Todos los signos necesitan ser
representados gráficamente, los diseños tridimensionales, marcas mixtas, gráficas o
figurativas que conocemos; en el caso de las sonoras, táctiles, todas necesitan
representación gráfica.

 En su opinión como se podría representar un nuevo tipo de marca?

Yo creo que en su tiempo quienes mandan en la OMPI, ellos tratarán de buscar una
solución o analizar hasta qué punto podría registrarse esta marca gustativa, porque en lo
personal yo no podría representar algo que se percibe por la sensación del sabor, por el
sentido del gusto que tenemos cada persona, porque puede ser que un mismo sabor que
puedo apreciar yo sea muy distinto para usted, va a ser muy difícil tener apreciaciones
139
similares. Por esto podemos decir que son marcas vanguardistas que de pronto entre
tanta tecnología y futurismo, llegarán algún momento a aparecer y tendrán que
registrarse.

 De acuerdo al mandato de ley se han establecido parámetros para poder

registrar marcas, si hablamos de marcas denominativas que son las que no carecen de
tener representación gráfica, desde el punto de vista del registro de marcas estamos
hablando de un logotipo de un diseño, de un gráfico que puede acompañar a una parte
denominativa o sino representar solamente la gráfica que no tenga ni letras ni números,
pero habiendo marcas especiales como son las marcas sonoras existe ya el pentagrama y
los espectrogramas, se representan a estas marcas con la finalidad de que se sepa que
ese es un tipo de singo sonoro o auditivo, en el caso también de las marcas mixtas son
aquellas que las podemos ver casi a diario, donde se presenta una parte denominativa
más una parte gráfica, para nosotros las marcas gráficas que son aquellas que
representan netamente a una figura que no debe denotar ni letras ni números, en el caso
de las marcas táctiles es necesario que se presente la textura que se pretende registrar, es
muy difícil como le había indicado porque en el caso de las táctiles se tendría que ir
describiendo como sucedió con el registro de la marca Old Parr, la más conocida, que
se tuvo que ir describiendo cada uno de los hexágonos que van formando la botella,
porque cada hexágono mide diferente, entonces se debe describir con exactitud para que
realmente califique como una marca táctil, se tuvo que hacer una buena descripción de
cada una de las figuras hexagonales, para que nadie le copie, porque usted sabe que
existen texturas muy similares , entonces se trata de que cada textura sea tan particular
que no haya futuros conflictos.

 También dejaron una prueba, que era una muestra de la botella la cual
actualmente reposa en los archivos, en el caso de los diseños tridimensionales podemos
decir que la forma de signo tridimensional, el logotipo va representado en tres
dimensiones, largo, ancho y espesor, de esta forma califica un diseño tridimensional, en
la solicitud se debe pedir como el registro de un diseño tridimensional, porque así
tuviera una etiqueta dibujada en la botella lo correcto es poner diseño tridimensional de
Old Parr o diseño tridimensional de aceite “La Favorita”, entonces lo que se pretende
registrar es la forma del diseño tridimensional del envase o caso contrario también se
admite que sean presentados como diseño tridimensional y entre paréntesis se coloca la
140
marca de la cual va a contener el producto, porque hemos dicho que los diseños
tridimensionales se ligan a patentes porque hay ahí los diseños industriales, entonces se
pretende que de alguna manera la persona que va a registrar una marca como diseño
tridimensional no se le otorgue derechos que pueden ser dados a perpetuidad, porque
como sabe una marca se va renovando cada diez años, y un envase que no califica como
un diseño tradicional especial como para que sea aceptado como marca y esta persona al
renovar impida que terceros puedan ir renovando sobre ese diseño, entonces esa es una
de las particularidades que se cuida, además que no tenga un registro en la unidad de
patentes.

 La botella de Old Parr fue registrada como marca táctil, entonces podemos
decir que para algunos nuevos tipos de marcas si existe la posibilidad de que sean
registrados. Es decir que algunos tipos marcarios si cumplen con los requisitos, por esto
estamos tratando de actualizar el formulario on- line que se encuentra en la página del
IEPI, para que las personas puedan escoger bien el tipo de signo que pretenden
presentar.

 Si bien es cierto se está tratando la nueva Ley de Ingenios, donde se contempla

el Capítulo de Marcas, yo he hecho un pequeño análisis entre lo que teníamos en la
norma, en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, con la Decisión 486, más la nueva
ley que está en Proyecto, al examinar iba viendo cuales son los cambios que en efecto se
van a realizar, lo que puedo decir en mi opinión personal es que lo que se ha tratado de
hacer es tomar la Decisión 486 y hacer una sola norma con la Ley de Propiedad
Intelectual y así se hizo el Capítulo de Marcas, es decir aquellas cosas que la ley si hacía
un vacío legal, por lo que decíamos que nos regimos a la norma supranacional, entonces
mejor se hizo un compendio mejorado con la Decisión 486, se habla de cambios con
respecto al tema de la creación de la Marca País que antiguamente no había, lo que
quiere decir la Marca País es, un símbolo que representa a la frase que es muy conocida
en la que dice que “Ecuador ama la vida”, que actualmente está registrada en la OMPI y
que representa al país, lo que quiere decir que todo lo que contenga productos
nacionales, es decir todo lo que se vaya a exportar, por ejemplo, banano, estas marcas
representan al país de forma gratuita es decir que se puede colocar este sello que me da
el origen del que vienen los productos que se van a exportar al extranjero, sería bueno la
obligatoriedad de portar esta marca país ya que nos identificaría mucho más porque la
141
idea de la marca país es potenciar los productos nacionales hacer conocer al país y su
turismo, en la antigüedad nuestro país era completamente extraño en el extranjero, pero
en la actualidad gracias esto, son cosas que nos han venido posicionando en el mundo
como marca y como país, entonces la idea de “Ecuador ama la vida” es una de las cosas
innovadoras que se puede encontrar en la nueva Ley que se pretende que en el Capítulo
de marcas se apruebe.

 Mundialmente se conoce todo el conjunto de tipos de signos como marcas de

producto, servicios, lemas comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de
origen, indicaciones de procedencia, marcas de certificación, marcas colectivas, rótulos
en señas comerciales, todo ese universo se conoce como signos distintivos, entonces
cuando hablamos de marca de un producto estamos particularizando un tipo de signo ,
sea de un producto o de un servicio, no decimos a los nombres comerciales marca, pero
si debemos estar claros que en la Decisión y en la Ley dice claramente, los Nombres
Comerciales tendrán el mismo tratamiento de una marca, pero este es otro tipo de signo
distintivo, hablamos de apariencias distintivas y también se dice que se trataran como
una marca. El termino correcto y que engloba todo lo hablado es Signo Distintivo.
 Como antecedentes de registro existentes respecto de estos nuevos tipos de
marcas en el ecuador, yo le comento que a partir del año 2000 en adelante con la
creación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se impulsó ya el asunto de
la propiedad industrial, si bien ahora a nivel nacional la gente no sabe a veces que es el
IEPI, desconocen aún, pero con todo tipo de charlas, conferencias incluso las personas
de las comunidades indígenas se han interesado por hacer sus registros de signos
distintivos o marcas, tal es así que algún momento tuve la oportunidad de estar en la
Confederación de Cofanes en Sucumbíos donde ellos ya presentaron el Registro de su
marca, algo representativo al pueblo cofán, la gente ya tiene un interés real sobre lo que
es un registro de signo distintivo. Yo como examinadora puedo decir que hace unos
años atrás, puede ser hace unos 10 años atrás, las marcas en su generalidad eran del
extranjero venían marcas en un 80% si no en un 90%, eran marcas del extranjero, que
pedían registro al Instituto y en la actualidad se ha venido compensando este porcentaje
ya que ahora las industrias nacionales, las personas naturales del país han dado un
impulso respecto del registro de marcas, en la actualidad ellos cuentan también en los
registros y se puede decir que ahora en un 50/50, debido a este impulso de conocer en
cuanto a la propiedad industrial especialmente en el campo de signos distintivos.
142
Hablando de registros de marcas especiales podemos decir que no había antes, como lo
he dicho desde el año 2000 se ha hecho un esfuerzo por impulsar esta innovación, tal es
así que si no me equivoco el registro de la marca táctil de All Parr fue en el 2004 y
entonces se empezó a querer registrar este tipo de marcas especiales, incluso los tratados
de libre comercio han impulsado el Registro en nuestro país por acuerdos que se hacen
de comercio.

 El impulso habido en el siglo XX y XXI, ya que puedo decir que antes no había
ni examinadores, muchas de las personas desconocían como se debía hacer un registro
de una marca. Se ha hecho ya el registro de una marca táctil, y muchas de ellas en lo
que se refiere a confección, a nuestros indígenas que con sus telares particularizan
mucho sus texturas y recuerdo que se ha aceptado como un registro de patente, más que
como una marca táctil, ya que consideraban que la trama, la forma particular de hacer,
fue más bien como patente, no es muy común recibir solicitudes de registro de nuevos
tipos de marcas, esto no es de uso común tal vez porque a las personas no les interesa o
tienen desconocimiento, se debe particularizar tanto que de pronto se ha complicado el
registro y de esta manera al no cumplir con todos los requisitos tal vez tiene el temor de
que su solicitud sea rechazada, en cuanto a marcas sonoras si se ha registrado algunas
marcas, en el cual el sonido debe ser tan particular, como por ejemplo el jingle de la
marca Pronaca que suena al final de cada comercial, es tan particular que no se va a
encontrar con otra marca, y este es pues el objetivo, particularizar tanto que se pueda
diferenciar en seguida la marca.

 En cuanto a diseños tridimensionales si existen solicitudes y registro pero no es

de uso común ya que existe gente que crea su envase para particularizar su producto,
cuando vemos el envase del aceite “La Favorita” inmediatamente nos podemos dar
cuenta que es de cada producto en particular, para que se pueda diferenciar, también se
puede encontrar el perfumes, estas marcas tridimensionales hacen que se diferencie
mucho más un producto en el mercado.

143
 ENTREVISTA AL DR. LUIS ALBERTO VERA CASTELLANOS,
ESPECIALISTA EN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL -
COORDINADOR DEL ÁREA CIVIL DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS
GRATUITOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.

1) ¿En su opinión, Cuál es la situación actual sobre la Registrabilidad de nuevos tipos

de Signos Distintivos?

Es un hecho que la actividad del IEPI y en específico de la Dirección Nacional de

Propiedad Industrial, como Oficina Nacional y Autoridad Nacional Competente tiene
serios problemas para registrar signos distintivos no tradicionales debido a la dificultad
que enfrenta el solicitante de cumplir con el requisito de Representación Gráfica de la
marca.

2) ¿Cree usted que es oportuno un análisis en pro de la actualización para el

cumplimiento de los requisitos para el registro de un nuevo tipo de signo distintivo?

No solo que es oportuno sino necesario pues el IEPI como el organismo rector en
materia de Propiedad Intelectual-Industrial debe propender a eliminar las dificultades y
escollos que se hacen presentes en los procesos de registro y concesión de títulos
marcarios

3) ¿Es suficiente el requisito de "Representación Gráfica" para considerar el registro

de un nuevo tipo de marca, ¿respecto de todos los avances tecnológicos y sociales?

Siendo la representación gráfica un requisito esencial de la registrabilidad de una

marca, su cumplimiento es indispensable, pero resulta que en el caso de los signos no
tradicionales es justamente este requisito el que se ha convertido en un escollo y una
dificultad para que los solicitantes puedan cumplir con la Ley y la Decisión 486,
respecto de marcas tales como las olfativas, gustativas y sonoras, pues la dificultad o
imposibilidad de realizar la representación gráfica de la manera tradicional podría
impedir su registro, por ello la necesidad de actualizar y acomodar la legislación del año
2000 a la realidad tecnológica del Siglo XXI y con ello crear métodos y/o formas de

144
cumplir con ese requisitos con maneras alternativas o complementarias, como sería
fórmulas químicas, muestras físicas o incluso la utilización de máquinas o equipos
sofisticados con los que se demuestre la existencia material del signo marcado, además
que es novedoso, distintivo y accesible a la percepción del consumidor medio.

4) ¿Existen métodos adecuados para representar gráficamente los nuevos tipos de

marcas con la finalidad de realizar su registro legal?

En la actualidad existen métodos o formas de comprobar la existencia o materialidad

de los signos distintivos no tradicionales, el problema es más bien que no se acomodan
al concepto tradicional de representación gráfica como se cumple en el caso de marcas
nominativas, gráficas o mixtas.

5) ¿Cree usted que es oportuna la actualización a la Codificación de la Ley de

Propiedad Intelectual, de manera que tenga congruencia con la norma supranacional que
contempla la posibilidad de registro de los nuevos tipos de signos distintivos?

Es indispensable que se presente a la Función Legislativa un proyecto de reforma

legal en la que se considere entre otros una ampliación o aclaración de los requisitos de
registrabilidad del Art. 194 de la Codificación la Ley de Propiedad Intelectual, en lo
referente a la forma o métodos de cumplir con el tema de la representación gráfica del
signo a registrar.

6) ¿Conoce usted de antecedentes de registro que existan en el Ecuador respecto de

los nuevos tipos de signos distintivos?

Hasta donde tengo conocimiento en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en los años anteriores se ha
podido registrar un par de signos distintivos no tradicionales, tal el caso de una marca
táctil.

145