Marco jurídico

CASO PRÁCTICO
PROTECCIÓN INDUSTRIAL

La Propiedad Industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física jurídica
sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo.

Estos derechos exclusivos son bienes intangibles que forman parte de os activos fijos de sus
titulares. Son bienes susceptibles de ser usufructuados a través de licencias de uso, cesión y
prenda. Pueden ser protegidos por terceros que pretendan beneficiarse de ellos sin el previo
consentimiento de su titular a través de diferentes acciones que la ley otorga.

La propiedad industrial se divide en:

• Invenciones, que abarcan las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños
industriales, los esquemas de circuitos integrados y,
• Signos distintivos, que son marcas, lemas. nombres y avisos comerciales y las
indicaciones de procedencia.

En este caso, la compañía de Juan Rodríguez, denominada “Soluciones Integradas de Impresión”

S.A. de C.V., está considerando demandar a la compañía de Julio Cervantes porque ha tomado su
misma marca, al decir de Juan Rodríguez de manera ilegal, y la ha estado utilizando en los
Estados Unidos de América.

El nombre de dominio en disputa <Integratedprintsolutions.com> está registrado en

GoDaddy.com, LLC, y consta en los Registros del Instituto Mexicano de la Protección Industrial,
que es el Registrador, además dicha marca ha sido registrada en los Estados Unidos de América.

Historia procesal

La queja se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de

enero de 2013. El 31 de enero de 2013, el Centro transmitió por correo electrónico al Registrador
una solicitud de verificación del registrador en relación con el nombre de dominio en disputa. El
31 de enero de 2013, el Registrador transmitió por correo electrónico al Centro su respuesta de
verificación confirmando que la Demandada, figura como registrada y proporciona los datos de
contacto.

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Marco jurídico

El Centro verificó que la Reclamación cumplía con los requisitos formales de la Política uniforme
de resolución de disputas de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP"), las Reglas para la
Política uniforme de resolución de disputas de nombres de dominio (las "Reglas") y las Reglas
complementarias de la OMPI para la Política uniforme de resolución de disputas de nombres de
dominio (las "Reglas complementarias"), además de todas las normas aplicables en México.

De conformidad con las Reglas, párrafos 2 (a) y 4 (a), el Centro notificó formalmente a los
Demandados de la Reclamación, y el procedimiento comenzó el 8 de febrero de 2013. De
conformidad con las Reglas (de la OMPI), párrafo 5 (a), “El Vencimiento”, la fecha de respuesta fue
el 28 de febrero de 2013. Los demandados no presentaron ninguna respuesta. En consecuencia,
el Centro notificó el incumplimiento de los Demandados el 1 de marzo de 2013.

El Centro nombró a Lynda J. Zadra-Symes como la única panelista en este asunto el 12 de marzo
de 2013. El Panel considera que se constituyó adecuadamente. El Panel ha presentado la
Declaración de aceptación y la Declaración de imparcialidad e independencia, según lo
requerido por el Centro para garantizar el cumplimiento de las Reglas, párrafo 7.

Antecedentes de hecho

El demandante, Soluciones Integradas de Impresión, S.A. de C.V., es una impresora profesional

incorporada en 1998. El demandante es el propietario de las siguientes marcas registradas para
su uso en relación con los servicios de impresión.

- SOLUCIONES DE IMPRESIÓN INTEGRADA (Registro Suplementario de EE. UU. N ° 2863854,

registrado en 2004)

- VIPS Integrated Print Solutions & Design (registro de EE. UU. N. ° 2763427, registrado en 2003)

- THINK IPS (Registro de EE. UU. No. 2604844, registrado en 2002).

El demandante reclama el uso de las marcas mencionadas anteriormente desde 1998. El

reclamante no mencionó en la demanda que su registro para la marca denominativa
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN INTEGRADA (número de registro 2863854) existe solo en el
registro suplementario. Como se discutirá más adelante, dicho registro es evidencia de la
descripción de la marca.

El demandante también es el registrante del nombre de dominio <thinkips.com> que posee

desde 1998.

Los demandados participan en la misma industria de servicios que el demandante, a saber, los
servicios de impresión. Los demandados primero registraron el nombre corporativo, Soluciones
Integradas de Impresión en febrero de 2010. Luego, el 11 de abril de 2010, los demandados
registraron el nombre de dominio en disputa, <Soluciones integradas de impresión.com>.
Finalmente, los demandados usan en su sitio web un logotipo que incorpora el acrónimo IPS.

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Alegaciones de las partes

A. Reclamante

El demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada del
demandante, que los demandados no tienen derechos o intereses legítimos con respecto al
nombre de dominio, y que el nombre de dominio fue registrado y se está utilizando de mala fe.

B. Demandado

Los demandados no respondieron a las afirmaciones del demandante.

Discusión y hallazgos

A. Idéntico o confusamente similar

En el Derecho de Propiedad Industrial Internacional, está bien aceptado que las marcas
imaginarias, arbitrarias y sugestivas (o inherentemente distintivas) se pueden registrar en el
Registro Principal. Por el contrario, las marcas que son meramente descriptivas y que no
muestran la distinción adquirida solo pueden registrarse en el Registro Suplementario. USPTO,
Manual de Procedimiento de Examen de Marcas (TMEP) § 1209.01. A diferencia de la inscripción
en el Registro Principal, la inscripción en el Registro Suplementario no crea una presunción del
derecho exclusivo del registrante de usar la marca, ni una presunción de validez. McCarthy on
Trademarks, 4ta edición, §19: 36. El registro suplementario no es evidencia de nada excepto que
el registro realmente se emitió. Copperweld Corp. v. Arcair Co., 200 USPQ 470 (TTAB 1978). El
registro de una solicitud en el Registro Suplementario es una admisión implícita de que el
término es descriptivo. McCarthy on Trademarks, 4ta edición, §19: 43.

El nombre de dominio en disputa incorpora la marca registrada del demandante en su totalidad.

Sin embargo, la marca del demandante para las palabras "Soluciones integradas de impresión"
existe solo en el Registro suplementario. Por lo tanto, la marca no necesariamente ha adquirido
carácter distintivo para obtener protección exclusiva de la marca registrada. En este caso, el
Reclamante no ha proporcionado a este Panel la evidencia de distinción adquirida suficiente para
demostrar que su registro tiene derecho a la protección total y exclusiva de la marca registrada.

B. Derechos o intereses legítimos.

El demandante reconoce que los encuestados brindan servicios básicos de impresión en

relación con su nombre de dominio. El demandante señala que "el sitio web de los encuestados
revela solo los servicios de impresión de productos básicos más básicos, como la impresión de
tarjetas de visita, colgadores de puertas, postales, fósforos y servilletas...".

Por lo tanto, si bien los servicios de impresión de los Demandados pueden ser limitados, hay
evidencia en el registro de que los Demandados tienen algunos derechos o intereses legítimos
en el uso del nombre de dominio en disputa en relación con los servicios de impresión.

C. Registrado y usado de mala fe

El demandante no ofrece evidencia de que los Demandados exigieron ningún pago por el
nombre de dominio en disputa o que los Demandados estén usando el nombre de dominio en
disputa en relación con la oferta de servicios de buena fe, como un sitio web de "pago por clic"
con enlaces a sitios de la competencia.

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Marco jurídico

Para respaldar sus reclamos de mala fe, el Reclamante alega que los Demandados tenían un
conocimiento real y/o constructivo de la (s) marca (s) registrada (s) del Reclamante y se basa en
el caso de Carolina Herrera, Ltd. v. Alberto Rincón Garcia, Caso OMPI No. D2002-0806. En ese
caso, sin embargo, las marcas registradas del reclamante no estaban en el Registro
Suplementario, y en segundo lugar, se encontró que las marcas del reclamante eran "bien
conocidas en todo el mundo". En el presente caso, no hay evidencia de que la marca del
Reclamante, registrada solo en el Registro Suplementario, sea bien conocida en todo el mundo.

Finalmente, para respaldar sus acusaciones de mala fe, el Demandante alega que, además de
usar el mismo nombre que el Demandante, los Demandados también usan un logotipo que es
sustancialmente similar al Logotipo de IPS registrado del Demandante. Como ha sido reconocido
por paneles anteriores de la OMPI, los panelistas de la UDRP deben evitar tomar decisiones
sobre asuntos que "afectan el campo de competencia de los tribunales nacionales o los registros
de marcas", como la infracción de marcas. Véase, por ejemplo, BECA Inc. v. CanAm Health
Source, Inc., Caso OMPI No. D2004-0298. La alegación del demandante de similitud entre el uso
estilizado de IPS de los Demandados y el Demandante, que es un acrónimo de "Soluciones de
impresión integradas", no está en discusión aquí. El nombre de dominio en disputa es
<Integratedprintsolutions.com>, no "IPS".

Preguntas a resolver del caso:

• ¿El demandante cumplió con todos y cada uno de los requisitos que le
exige la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para
proteger su marca en México?
• ¿En el TLCAN, ahora T-MEC, existe un capítulo a la Protección Industrial?
• En caso de existir un capítulo en el Tratado Internacional, ¿debiera
prevalecer éste en esta disputa internacional?
• ¿Cuál sería el sentido de la resolución de la OMPI, de conformidad con la
información expuesta?
• Podría el actor, en la controversia internacional, inciar demanda por el
mismo concepto en la República Mexicana?

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