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Uso de la marca ajena en publicidad y en internet

Índice.-

I. El uso de la marca ajena en internet

a. El uso en internet, ¿es un uso típico marcario?

1. Análisis del uso…3

3

b. ¿El “ius prohibendi” del titular de marca alcanza a cohibir la actividad realizada

en internet?

4

1. Planteo del conflicto…5

Uso de una marca ajena como nombre de dominio…6

Uso de una marca en una meta etiqueta invisible…7

II. El uso de la marca en publicidad comparativa

a. El uso de la marca ajena en publicidad comparativa ¿es un uso típico marcario? 8

b. ¿El titular puede impedir este uso? 8

III. Conclusiones…9

I.

El uso de la marca ajena en internet

a. El uso en internet, ¿es un uso típico marcario?

En primer lugar, es menester plantear que es considerado uso marcario, Otamendi

despliega que la ley nos dice que el uso tiene que darse en la comercialización de un producto

o en la prestación de un servicio1 . De esto deducimos que una marca se encuentra en uso, cuando es puesta a disposición del público, lo que según Otamendi, debe entenderse en un sentido amplio 2 .

Considerar que el uso de una marca en internet es un uso típico marcario, es algo que debe ser analizado desde la perspectiva de quien realice este uso, ya sea el titular de la marca, un tercero autorizado o un tercero que no esté autorizado.

1. Análisis del uso

Si este uso lo efectúa el titular de la marca o un tercero autorizado, entonces si puede ser considerado como un uso típico marcario, en la premisa de que la marca es usada cuando

el producto es puesto en el mercado a través de cualquier vía de comercio (ya sea en un mercado

tangible o en uno intangible, en el caso de internet) por quien ostenta ese derecho, por lo que

de esta acción se desprenderán los beneficios y ganancias del uso marcario.

Variando el criterio cuando un tercero no autorizado es quien hace uso de una marca ajena, lo cual debe observarse desde dos enfoques, tales son:

1. El de la infracción, Mercuriali explica claramente que si corresponde un uso marcario, cuando afirma que “desde el punto de vista de la infracción marcaria, la respuesta es positiva; de hecho, los principios marcarios sobre uso indebido de marcas se aplican a este nuevo campo3 . Así también es consolidado por Palazzi, quien considera: “fácil es concluir que el uso de la marca ajena en un buscador de internet es un uso marcario típico por sus efectos [] 4 ”.

1 Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, 6 a ed., Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, p. 222.

2 Ibidem

3 Mercuriali, Carlos. El desafío de las marcas en internet. REDI Revista Electrónica de Derecho Informático. Núm. 27, Octubre 2000, p. 15.

4 Palazzi, Pablo A. El uso de la marca ajena en enlaces patrocinados en buscadores de internet. Derechos Intelectuales, v. 16. Legis Editores S.A., 2011, p. 61.

En este caso, es necesario para determinar que hubo una infracción, considerar que la marca está siendo “usada” indebidamente por un tercero no autorizado.

2. Sin embargo, no se considera que es un uso marcario, cuando a los efectos de la caducidad, Otamendi sostiene que no se considera uso cuando es realizado por un tercero no autorizado, basándose en el artículo 19.2 del ADPIC, cuando establece que este uso debe estar controlado por el titular, para ser considerado como suficiente, a esos efectos 5 .

Además podemos afirmar que no es un uso típico marcario ya que su finalidad es desviar a los consumidores de la competencia hacia sus productos, lo que deriva en confusión, pudiendo el consumidor adquirir algo que no quería comprar 6 , lo que no se corresponde con la naturaleza de una marca, que es el de diferenciar los productos o servicios de una empresa de la otra.

b. ¿El “ius prohibendi” del titular de marca alcanza a cohibir la actividad realizada en internet?

El titular de un derecho marcario en principio, puede oponerse al uso no autorizado de su marca en internet, lo que dependerá del uso marcario en cuestión y sobre la base de que actividad se esté realizando.

Debemos analizar entonces, de que se trata el “ius prohibendi” o derecho de exclusividad que es otorgado al titular de una marca. Otamendi expone que “El propietario de una marca tiene la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquél que pretenda violarla 7 ”. Lo que vale decir que el titular de una marca, se le confiere los derechos exclusivos de explotación de la marca registrada a su favor, así como la prerrogativa de prohibir usos realizados sin su consentimiento.

Por lo que no es una excepción que su derecho de exclusividad se extienda al internet, en los casos en que su derecho se vea violentado por terceros no autorizados, que buscan aprovecharse de la reputación de la marca, para sus propios beneficios. Esto ha sido ratificado en múltiples ocasiones tanto por la jurisprudencia, como por la doctrina.

5 Otamendi, Jorge. Derecho de…, op. Cit. p. 232.

6 Mercuriali, Carlos. El desafío de…, op. Cit. P. 7. 7 Otamendi, Jorge. Derecho de…, op. Cit. p. 245.

Un caso citado por Mercuriali 8 , siendo un claro ejemplo de competencia desleal, es el de Panavision International, LP v. Toeppen, en donde Toeppen había registrado los nombres de dominio “panavision.com” y “panaflex.com” sin hacer uso alguno de estas direcciones de internet. Cuando Panavision reclamó el dominio, Toeppen le solicitó la cantidad de US$13,000 dólares, para ceder el dominio. El falló de la Corte del Distrito fue a favor de Panavision, transfiriendo los nombres de dominio a éste.

Claramente en este caso, no se trataba de un uso marcario de un competidor de los mismos productos o servicios, ya que el dominio ni estaba en uso, sino que la empresa en cuestión registró los nombres de dominio con la finalidad de venderlos a un alto costo, obligando a Panavision a tener que para identificar sus productos o servicios en internet, adquirir el dominio que correspondía a su registro marcario. En este caso, Toeppen tampoco tenía un derecho legítimo, sobre dicho registro, por lo que es evidente la mala fe, con que había accionado esta empresa.

Basándonos en lo anteriormente expuesto, respondemos a la cuestión planteada en principio, concluyendo que efectivamente el titular de una marca tiene las herramientas necesarias para moderar el uso de su marca en internet. Sin olvidar que todo caso es diferente del otro y que debe ser analizado según los distintos aspectos que puedan verificarse, ya que resultaría imposible establecer un patrón.

2. Planteo del conflicto

No siempre el uso de una marca en internet por parte de un tercero corresponde a un uso no autorizado, ya que la protección de una marca se circunscribe al territorio donde ha sido solicitada, por lo que en internet pueden encontrarse marcas idénticas o similares para distintos productos o servicios, o en cambio, para productos o servicios iguales o muy parecidos. En lo siguiente nos concentraremos en los usos marcarios no autorizados, por parte de terceros que buscan aprovecharse de una marca en particular.

El conflicto de las marcas en internet no es un tema reciente, desde finales de los años noventa la OMPI comenzaba a investigar sobre estos nuevos desafíos que se presentaban sobre un territorio no explorado. Para nuestra pesquisa nos interesa recoger los usos marcarios que se presentan en internet. Encontramos relevante esta consideración de la OMPI:

8 Mercuriali, Carlos. El desafío de…, op. Cit. P. 8.

En Internet se pueden utilizar los signos o las marcas en muchos contextos. Pueden figurar en el texto de

una página de Internet o bien en un anuncio publicitario, en una meta etiqueta invisible, en un

subdirectorio o en la información del encabezamiento de un mensaje de correo electrónico 9 .

Uso de una marca ajena como nombre de dominio

El tema de marcas y nombres de dominio es una de las mayores controversias que se presentan en internet en cuanto a este tema, por el simple hecho de que un nombre de dominio puede ser registrado por cualquier usuario y no necesariamente tenga conciencia de que el nombre que ha escogido se encuentra protegido por un derecho, en algún lugar del mundo. Por lo que es importante diferenciar el uso que se ejecute por el usuario. Echeverría sostiene que “la colisión entre marcas y nombres de dominio da lugar a varias cuestiones de hecho, derivadas de determinar cuándo hay uso de marca 10

Lo que nos corresponde comprobar es cuando esta acción deriva en uso indebido con la intención de afectar a un competidor al privarlo de utilizar su marca como nombre de dominio o para aprovecharse de la fama de una marca notoriamente conocida, ya sea ofertando productos similares o distintos. En este caso el titular puede ejercer su derecho de exclusividad y prohibir este uso, siéndole transferido el nombre de dominio o solicitando que se cancele el mismo.

Para entender este derecho de exclusividad que se le confiere al titular, desplegaremos un caso que explica a lo que nos referíamos en el párrafo anterior, este fue resuelto por El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, sobre la demanda de Disney Enterprises, Inc. v. D. Alfredo Juan López-Sidro Gil 11 . El demandado había registrado el nombre de dominio <tiendadisney.es>, este entendía que el demandante no tenía derecho sobre ese nombre de dominio ya que no estaba siendo utilizado para comercializar, por este estar inactivo.

Por su parte el demandante planteaba su derecho legítimo sobre su marca <Disney>, al ser titular de más de 10 registros sobre este signo, solo en España. También sobre la base de que el demandado carecía de interés legítimo por no tener relación alguna con el signo en cuestión.

9 OMPI, Estudio relativo a la utilización de marcas en internet. Segunda parte de la segunda sesión Ginebra, 7 a 12 de junio de 1999, p. 6.

10 Echeverría, Andrés. Uso de marcas y nombres de dominio. Derechos Intelectuales, v. 9. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2001, p. 110.

11 OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso No. DES2015-0003 [en línea] [consulta: 28 abril 2015]. Disponible en:

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2015-0003

La OMPI decidió sobre este caso a favor de la demandante planteando varias vertientes. En primer lugar la identidad o similitud del signo era confundible con los signos de que era titular el demandante. En segundo lugar el demandado no había probado un interés legítimo para utilizar el signo. En tercer lugar se consideró como un registro de mala fe, toda vez que el demandado intentaba atraer usuarios a su sitio, usando la identidad del demandante. Por lo que se resolvió la transferencia del nombre de dominio a favor del demandante.

Este caso es uno de los tantos que prueba la fuerza que se confiere al titular sobre su registro marcario, para prohibir el uso indebido de su marca en internet.

Uso de una marca en una meta etiqueta invisible

Otro de los usos que han sido considerados como infracción por la jurisprudencia, es el caso de las meta etiquetas, las cuales son palabras claves que tienen como finalidad, alterar el resultado de una búsqueda en internet. Por ejemplo, cuando un usuario busca una palabra específica en un buscador, estas páginas se muestren como relevantes sobre el resultado de la búsqueda empleada, no siendo parte del contenido de la misma, dicha palabra. Esta meta etiqueta es invisible para los consumidores pero reconocida por los motores de búsqueda 12 .

El conflicto nace cuando se usa una marca como meta etiqueta para atraer la clientela del competidor. Es un acto de competencia desleal y puede crear confusión en los consumidores, hasta el punto de que se adquieran los productos de la competencia y no los que el usuario buscaba en principio.

Este otro uso demuestra que la actividad en internet, puede ser cohibida por el titular de un derecho marcario, cuando se infringen sus derechos exclusivos. Por fortuna estas formas de competencia desleal no prosperaron, pero si crearon suficientes motivos para concebir problemas legales 13 .

12 Palazzi, Pablo A. El uso de la marca ajena… op. Cit. P. 42. 13 Ibíd.

II.

El uso de la marca en publicidad comparativa

a. El uso de la marca ajena en publicidad comparativa ¿es un uso típico marcario?

En el momento en que se utiliza una marca ajena para comparar los productos o servicios de otra marca, estamos frente a un caso de publicidad comparativa. Entonces, sí se debe considerar que existe uso de la marca, toda vez que la marca ajena está siendo puesta a disposición del público, a través de la publicidad. Otamendi afirma que “sí diré que en toda publicidad comparativa en la que se menciona la marca ajena se está haciendo uso de la misma” 14 .

Dicho esto, si bien existe un uso de la marca ajena, cuando se le compara en publicidad, no significa que este uso sea típico, toda vez que la marca no es usada en función marcaria para distinguir un producto o servicio propio 15 , lo cual no se corresponde con la función típica de la marca.

b. ¿El titular puede impedir este uso?

La publicidad comparativa ha sido aceptada por la jurisprudencia argentina al considerar que “lo que la ley prohíbe, es el uso de la marca ajena como si fuera propia, pero no prohíbe el uso de la marca ajena como ajena 16

El titular puede impedir el uso de su marca en publicidad comparativa, siempre que no se respeten los preceptos que han sido establecidos por la Jurisprudencia como válidos para este tipo de caso. Los usos en publicidad comparativa han sido sancionados cuando la marca ajena es afectada por actos de competencia desleal mediante la comparación que se realiza.

Ha sido condenado por la Jurisprudencia cuando se utilizan las frases tipo, como, similar17 , para hacer referencia a que su marca se corresponde con las características de la marca ajena, lo que es considerado un uso indebido, por inducir a confusión al consumidor sobre la calidad del producto.

El titular de una marca podrá oponerse a toda publicidad comparativa, siempre que su marca se vea afectada por dicha acción.

14 Otamendi, Jorge. Derecho de…, op. Cit. p. 262.

15 Ibíd.

16 Ibidem

17 Ibíd.

III.

Conclusiones

El mundo digital de hoy en día permite que todos los usuarios, de cualquier parte del mundo, accedan a un número de contenidos ilimitados. Internet se ha convertido en un canal de comercialización, sustituyendo en ocasiones el comercio tradicionalmente conocido.

Por lo que se hace necesario que a medida que van surgiendo nuevos medios, las legislaciones se adecúen para proteger los derechos intelectuales. Si bien la Jurisprudencia y la Doctrina han amparado y definido muchos aspectos que la legislación no, no resulta suficiente para establecer un patrón aplicable a todos los casos.

El registro de una marca proporciona a su titular derechos exclusivos, pero esos derechos también tienen excepciones, en ciertos casos, cuando el uso no es lesivo para la marca en cuestión, no se considera que exista un uso indebido. Definir un esquema para todo conflicto marcario sería complejo, toda vez que los casos deben estudiarse como únicos, para medir el grado de lesión sobre el registro marcario.

Al igual que estos derechos de exclusividad existen en el mercado tradicional, sirven de base para todo uso indebido que tenga su raíz en internet, siempre que este uso constituya actos puros de competencia desleal.

En el caso de la publicidad comparativa aun si la licitud varíe según la legislación de cada país, siempre esta acción concluye en problemas judiciales, ningún titular de su marca quiere que la competencia la utilice de forma comparativa, aun se respeten los usos que han sido aceptados por la jurisprudencia, por lo que el titular siempre tendrá la prerrogativa de ejercer su derecho de exclusividad.