“Solicitud de patente de invención- Suficiencia y

claridad- No invenciones y exclusiones a la

patentabilidad- Novedad- Nivel inventivo”
RESOLUCIÓN N° 3090-2016/TPI-INDECOPI

Alfaro Requejo, Jorge Omar

Mosquera Chavez, Lady Vivian Carolina
Porras Sangama, Karito Paola
Ramírez Vela, Jakelin Mishell
Sanchez Arévalo, Manuela del pilar

Perú-2021
 Antecedentes
 Con fecha 7 de junio de 2002, Abbott Laboratories (bermuda) Ltd. (Bermuda) – reivindicando prioridad extranjera de la solicitud N°60/296,961 de feche 8 de junio de 2001,
presentada en Estados Unidos de América – solicitó patente de invención para “MÉTODOS PARA ADMINISTRAR ANTICUERPOS ANTI-INFALFA”.
 Con fecha 27 de enero de 2003, se otorgó la Orden de Aviso N° 65-2003, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 12 de febrero de 2003
 Con fecha 5 de abril de 2006, Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. Adjuntó un nuevo juego de secuencias de 1 a 37, alegando que éstas no se encuentran claras en las páginas
73 a 77 inicialmente presentadas.
 Mediante Proveído de fecha 11 de abril de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente las nuevas páginas correspondientes a las secuencias 1 a 37 de
la memoria descriptiva
 Con fecha 23 de octubre de 2006, la examinadora de patentes emitió un informa Técnico KVM 11-2006 el cual concluyó que las reivindicaciones de 1 a 23, 26 a 50 y 53 a 67 no
son susceptibles de patentar.
 Con fecha 26 de febrero de 2007 Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. Dio respuestas al informe emitido por la examinadora anteriormente, presentando un nuevo pliego de
49 reivindicaciones y rechazando la objeción por falta de creatividad inventiva.
 Con fecha 16 de abril de 2008, la examinadora de patentes emitió el informe Técnico KVM 11-2006/A donde concluye que las reivindicaciones 1 y 2 no son patentables al
definir un uso según lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486; y las reivindicaciones 3 a 49 no cumplen con el requisito de suficiencia y claridad.
 Con fecha 8 de Agosto de 2008, Abbott Laboratories dio respuesta al Informe Técnico KVM 11-2006/A y presentó un nuevo pliego de 51 reivindicaciones
 Con fecha 3 de setiembre de 2008, la examinadora emitió el Informe Técnico KVM 11-2006 B, en este concluyó que las Reivindicaciones 1 y 2 no son patentables y tampoco la
3 a 51 cumple con el requisito de claridad
 Mediante Resolución N°1079-2008/OIN-INDECOPI de fecha 19 de setiembre de 2008, la Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención
solicitada
 Con fecha 16 de octubre de 2008, Abbott Laboratories interpuso recurso de apelación presentado un nuevo pliego de 20 reivindicaciones
 Mediante proveído de fecha 20 de octubre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías consideró que el recurso se sustenta en un nuevo pliegue de
reivindicaciones, y le concedió un plazo de 2 días para que el solicitante argumente las cuestiones de puro derecho.
 La sala de Propiedad Intelectual a través de la examinadora de patentes presentó un Informe Técnico PR 31-09 (23 de Nov. De 2009) sobre los argumentos presentados por
parte del solicitante en el recurso.
 Mediante Resolución N° 3351-2009/TPI-IMDECOPI de fecha 11 de diciembre de 2009 la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 1079- 2008/DIN-INDECOPI de
fecha 19 de setiembre de 2008, que denegó la solicitud de invención.
 Abbott Biotechnology Ltd interpuso acción contencioso- administrativa
 La quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Suprema de Justicia ´declaró fundada en parte la
demanda, ordenando que se notifique a la empresa y se conceda un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos.
 A pesar de haber sido notificados, la empresa no presentó ningún descargo
 Cuestión en discusión

 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si la patente de

invención solicitada cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley.
 Análisis de la cuestión en discusión

1. Claridad de las reivindicaciones Se establece que las reivindicaciones definirán la materia

que se desea proteger mediante la patente. Deben ser
claras y concisas
Mediante el Informe Técnico PR 31-09 La examinadora
de patentes concluye que:
La reivindicaciones 1 y 2 cumple con el requisito de
claridad
La reivindicaciones 3 a 51 no cumplen.
El Informe Técnico PR 31-09 determinó
2. No invenciones y exclusiones a la patentabilidad
que las reivindicaciones 1 y 2 definen un
producto por a un equipo (kit) para
Art. 15 Art. 20
administración de inyectables, por lo
de la de la que serían patentables.
Se consideran no Se consideran
Decisión invenciones Decisión exclusiones a la
486 486 patentabilidad
 El artículo 14 de la Decisión 486, concordado con el
3. Examen de patentabilidad art. 22 del D.L 823, señala que los Países Miembros
podrán otorgar patentes para las invenciones
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicación industrial

4. Del requisito de nivel inventivo El artículo 18 de la Decisión 486 establece que una
invención tiene nivel inventivo “si para una
persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invención no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica
Conclusiones
De conformidad con lo señalado en el Informe Técnico PR 31-09, se concluye que:
-Las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con el requisito de nivel inventivo
-Las reivindicaciones 3 a 51 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30
 RESOLUCIÓN DE LA SALA

Se confirma la Resolución N°1079-2008/DIN-INDECOPI de fecha 19 de setiembre de 2008, que

denegó la solicitud de patente de invención para MÉTODOS PARA ADMINISTRAR
ANTICUERPOS ANTI-INFALFA, solicitada por Abbott Laboratories (Bermuda)Ltd. (Ahora
Abbott Biotechnology Ltd.)