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Dictamen N° 33/2002
Dir. de Asesoría Técnica

10 de Abril de 2002

DATOS DE PUBLICACIÓN

Boletín N° 63, 01 de Octubre de 2002, página 1784

Carpeta N° 30, página 47

ASUNTO

MPUESTO AL VALOR AGREGADO - TRANSFERENCIA DE MARCAS DE

COMERCIO Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL RELACIONADAS CON LAS MISMAS. CONSULTA VINCULANTE.
"P.P." S.A.

TEMA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-MARCAS-PROPIEDAD INTELECTUAL -

TRANSFERENCIA DE MARCA-CESION DE MARCA

SUMARIO

La transferencia definitiva de marcas registradas y demás derechos de

propiedad intelectual, comercial o industrial relacionados con las mismas se
encuentra fuera del ámbito del I.V.A., dado que no encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 3°, último párrafo, de la ley del gravamen ni en el segundo
párrafo del artículo 8° de su Decreto Reglamentario.

TEXTO

I- La ex-Región Nº ... remite estos actuados -mediante Notas Nros....-a efectos

de continuar con la tramitación de la consulta vinculante presentada
oportunamente por la empresa mencionada en el epígrafe, en los términos de la
Resolución General N° 49/97 (A.F.I.P.), referida al tratamiento que corresponde
otorgar en el Impuesto al Valor Agregado a la venta de marcas de comercio y de
todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial relacionados
con esas marcas, efectuada a una empresa del exterior.

La consultante entendía que, en principio, la referida venta no se hallaba sujeta

al gravamen, toda vez que los activos transferidos constituyen bienes
inmateriales, no obstante lo cual señalaba que el hecho de haber celebrado un
acuerdo transitorio de suministro con "F.F." S.A. (empresa Argentina controlada
por la compradora), la cual comercializaría los productos corres-pondientes a las
marcas vendidas, podría llevar a que se interprete "que en el caso concreto
sometido a consulta sería aplicable el último párrafo del Artículo 3° de la Ley del
I.V.A., el cual establece que cuando se trata de locaciones o prestaciones
gravadas, quedan comprendidos los servicios conexos o relacionados con ellos
y las transferencias o cesiones del uso o goce de dere-chos de la propiedad
intelectual, industrial o comercial, con exclusión de los derechos de autor de
escritores y músicos."

La consulta en cuestión dio lugar a diversas actuaciones de esta área y de la

Dirección de... , las que a continuación se resumen.

En la Actuación N° ... -con anterioridad al dictado del Decreto N° 692/98- se dijo

que "...no debe considerarse como parte integrante del concepto de @marca@,
en el caso que nos ocupa, la totalidad de las prestaciones incorporadas en la
transacción, sino solamente aquellos que encuadren en la definición que surge
del artículo 1º de la Ley Nº 22.362, es decir los que apunten a distinguir
productos y servicios, cualidad que no se aprecia, por ejemplo, en las @listas de
precios@, @listas de clientes y proveedores@, @listas de distribución@, datos
de producción y de investigación de mercado e información sobre desarrollo de
productos, etc.".

En tal sentido, en la citada actuación se expresó que "El suministro de los datos
referidos se traduce ...en la transferencia de diferentes productos intelectuales
susceptibles de tratarse como actos de asesoramiento, toda vez que mediante
los mismos se proporciona información relativa al desarrollo de determinada
actividad. Tales prestaciones encuadran en el artículo 3º in-ciso e) punto 21 de
la Ley del gravamen, por lo que corresponde imponerlas con arreglo a dicha
normativa."

En ese contexto, se concluyó que "...resulta alcanzada por el tributo la totalidad

del precio por el que se realice la operatoria, habida cuenta que la situación
examinada queda comprendida en el último párrafo del artículo 3º...", toda vez
que "...resulta innegable la conexidad que exhiben las prestaciones gravadas
con las cesiones de los derechos de propiedad industrial o comercial que puede
involucrar el contrato."

En cambio, el servicio jurídico -Actuación N° ... , expresó que "...el criterio de

este servicio asesor, manifestado en reiteradas oportunidades, en cuanto a la
interpretación debida del último párrafo del artículo 3° de la Ley del gravamen,
es el siguiente: "...cuando se trata de locaciones o prestaciones gravadas,
quedan comprendidos las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos
de propiedad intelectual, industrial o comercial, con exclusión de los derechos
de autor de escritores y músicos -en tanto la transferencia o cesión de estos
derechos no se encuentra expresamente exenta del pago del gravamen- a
@contrario sensu@ de lo preceptuado por la norma, cabe interpretar que los
mismos se encuentran fuera del ámbito de la gravabilidad del Impuesto al Valor
Agregado".

"En lo que respecta a la cesión de los derechos sobre los canales

radioeléctricos, cabe expresar que se trata de la cesión de los derechos de
explotación... Y en tanto cesión de derechos que no son de propiedad -habida
cuenta de que el titular de los canales radioeléctricos sigue siendo el Estado-,
en principio no se vería alcanzada por el tributo según se expusiera
precedentemente. Sin embargo, al estar relacionada esta cesión con otras
locaciones y prestaciones gravadas, la misma se ve comprendida en el ámbito
del impuesto"(cfr. Actuación N° ...).

"En resumidas cuentas, de tratarse de una cesión de uso y goce vinculada con
locaciones o prestaciones de servicios gravadas, en la medida de esa
conexidad o vinculación inescindible como unidad conceptual, es que la
trasferencia o cesión de uso y goce viene a incluirse en el objeto del impuesto".

"Pero resulta que en el caso particular -previo dejar sentado que la ausencia de
los instrumentos contractuales llevan a que el análisis teórico se circunscriba a
los dichos de la consultante- se trata de una transferencia o cesión de derechos
en propiedad, la que por principio general viene a quedar fuera del objeto del
impuesto en tanto no resulta ser el caso previsto en el artículo 3°, párrafo
segundo, tampoco ha sido expresamente contemplada en el artículo 1°, que
delimita el objeto del gravamen, ni en el artículo 2°, el que define con cierta
amplitud el concepto de venta".

En ese orden de ideas, la asesoría jurídica trajo a colación lo expresado por la

entonces Subdirección General de ... en relación al último párrafo del artículo 3°
de la ley del tributo, en el sentido de que el mismo "...tiende a evitar que
determinadas locaciones o prestaciones que por su naturaleza deban realizarse
como una unidad, puedan desdoblarse en @gravadas@ y @no gravadas@ con
el objeto de eludir el tributo correspondiente."

Por lo expuesto, concluyó que "la transferencia definitiva de derechos de la

propiedad intelectual, industrial o comercial, no se encuentra gravada por el
Impuesto al Valor Agregado, aún existiendo conexidad con locaciones o
prestaciones de servicios gravadas."

Por otra parte, coincidió con la consultante en cuanto a la gravabilidad de las

operaciones resultantes del contrato de suministro.

Posteriormente, habiéndose solicitado una nueva intervención a raíz del dictado

del Decreto N° 692/98, en la Actuación Nº ... el área legal opinó que "el acto de
transmisión que se trata está excluido del ámbito de imposición del gravamen,
viniendo el artículo 8° del Decreto N° 692/98 a despejar toda duda respecto a la
interpretación del apartado 21, inciso e), artículo 3° de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado", en cuanto a que el mismo se refiere a prestaciones de
servicios, agregando que la disposición reglamentaria "...condiciona que la
obligación emerja de la ejecución del ejercicio de su actividad."

En tal sentido, señaló que "...la actividad de la vendedora consiste en la

explotación comercial e industrial en todas sus formas de los productos cuyas
marcas amparan, no siendo ésta una actividad del tipo consultora o de
marketing."

Asimismo, opinó que "en el particular, se trata de una operación de transferencia

de tecnología", indicando además que "los activos inmateriales pudieron haber
sido consecuencia de una prestación de servicios oportunamente contratada
con la ahora transmitente o producto de una investigación desarrollada por ella
misma para su propio beneficio, en el marco de su actividad industrial y
comercial, pero ese bien inmaterial así obtenido, es ahora parte integrante de su
patrimonio como propiedad industrial y comercial."

Por último, respecto del citado artículo 8°, manifestó que "...la prestación en
sentido lato como es utilizada por la norma importa, un dar o hacer, y ella se
materializa a través de un @ejecutar@, es decir, un llevar a cabo, un realizar,
donde la obligación aceptada importa el compromiso de una actividad futura y a
desplegarse, la cual se encuentra ausente en la totalidad de los actos complejos
que comprenden la transmisión de marras."

A su turno, esta Asesoría, en la Actuación N° ..., entendió procedente pedir

previamente al área operativa que informe sobre las características y
formalidades de la operatoria, así como también precisiones respecto a los
acuerdos por los cuales las marcas y los otros bienes vendidos por la
consultante a la empresa del exterior, serían utilizadas en nuestro país.

Ello, en el entendimiento de que "...nos encontraríamos frente a una operación

en la que una empresa local efectuaría diversas operaciones con una empresa
extranjera, la cual, a su vez, operaría con una sucursal en nuestro país, por lo
que podría resultar que en definitiva las prestaciones que, en principio, fueran
realizadas al exterior, tendrían por destino una empresa local, con la que la
consultante habría efectuado también un contrato de suministro relacionado con
la operación."

Al respecto, la ex-Región N° ... (fs. ... de la Actuación N° ... informó que:

"1)@P.P." S.A. le vendió a "T.T." las marcas "C.C."; "L.L."; "V.V."; "G.G."; "D.D." y
otros activos intangibles...".

2) "P.P." S.A. firmó un acuerdo de suministro de los productos, cuyas marcas

fueron vendidas a la firma estadounidense, a "F.F." S.A.. Este acuerdo surgió por
la necesidad de "F.F." S.A. de proveer los bienes correspondientes a las marcas
mencionadas y su imposibilidad de realizarlo por cuestiones operativas del inicio
de la producción. También se aclara que el acuerdo poseía como fecha límite de
provisión por parte de "P.P." el 30 de junio de 1998 pero la obligación dejó de
cumplirse el 30 de Abril de 1998, por ser innecesaria su continuación."

Asimismo, destacó "...que la firma "T.T." es controlante de "F.F" S.A..

Por otra parte, informó que de las verificaciones realizadas surge que el
impuesto relativo a la transacción en cuestión fue ingresado en tiempo y forma.

II- Al respecto, esta Asesoría entiende que, en primer lugar, corresponde

rectificar la opinión vertida en la mencionada Actuación N° ... acerca de la
transferencia de los productos intelectuales relacionados con las marcas, atento
a que los mismos no encuadran en el concepto de "prestaciones" según lo
definió el primer párrafo del artículo 8° del Decreto Reglamentario, ya que no se
trata de obligaciones de dar y/o de hacer, por las cuales la consultante se
obligue a ejecutar a través del ejercicio de su actividad un trabajo o servicio que
le permita recibir un beneficio, por lo cual corresponde su tratamiento como
derechos de propiedad intelectual, comercial o industrial.

En relación con ello, cabe citar asimismo lo expuesto en la Actuación N° ... en el

sentido de que "desde la perspectiva de la interpretación civilista los derechos
responden a una conceptualización única como derechos intelectuales, pero
desde el punto de vista del Derecho Comercial, los derechos industriales y
comerciales por su complejidad y permanente movilidad, reco-nocen
características que los distinguen en su género toda vez que su objeto no
siempre es unívoco puesto que para su efectiva realización podría resultar
necesario la existencia de soportes materiales, manuales técnicos, información,
asistencia técnica y operativa parcial o integral, etc., siendo relevante para su
clasificación las facultades que la propiedad del derecho en sí mismo le
acuerden a su titular, a los efectos de su utilización o explotación, lo que habrá
de determinar -de acuerdo al ámbito en que se proyecte- la naturaleza que le
corresponde."

Ahora bien, respecto del tratamiento impositivo de la operación consultada, cabe

destacar que en la citada Actuación N° ...se disintió con la opinión de esta
Asesoría sostenida en la Actuación N° ... -ambas a consideración de la
Subdirección General de ..., en cuanto a que el tratamiento del segundo párrafo
del artículo 8° del Decreto Reglamentario de la Ley de I.V.A. com-prendiera a las
transferencias o cesiones de derechos en propiedad, informando que "la tesitura
adoptada por este servicio jurídico fue conformada por la Subsecretaría de
Política Tributaria mediante Nota N° ...., en la que se dijo que debe entenderse
@...que la conexidad pretendida por el artículo 8° de la reglamentación del
impuesto sólo se hace extensible en aquellos supuestos en los cuales se cedan
derechos de uso y goce".
Ello ratifica el criterio sostenido para el presente caso en las Actuaciones Nros.
.... y ... antes citadas.

En virtud de lo expuesto y considerando que las marcas registradas y demás

derechos de propiedad intelectual, comercial o industrial relacionados con las
mismas son objeto de un contrato de compraventa (fs. ... de los antecedentes
de la Actuación N° ..., mediante el cual se transfiere su propiedad en forma
definitiva, cabe concluir que dicha operación se encuentra fuera del ámbito del
I.V.A., dado que no encuadra en el supuesto previsto en el artículo 3°, último
párrafo, de la ley del gravamen ni en el segundo párrafo del artículo 8° de su
Decreto Reglamentario.

Ello así, deviene abstracto analizar una eventual vinculación con el Contrato de
Suministro suscripto por la consultante con un tercero, cuya gravabilidad, por
otra parte, no se cuestiona en las presentes actuaciones.

Referencias Normativas:

Ley N° 20631 (T.O. 1997) Articulo N° 3 (LEY DE IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO)
Decreto N° 692/1998 Articulo N° 8
Resolución General N° 49/1997
Decreto N° 692/1998
Ley N° 20631 (T.O. 1997) Articulo N° 1 (LEY DE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO)

FIRMANTES

LILIANA INES BURGUEÑO Jefe (Int.) Departamento Asesoría Técnica

Tributaria Conforme : 26/03/2002 ALBERTO BALDO Director (Int.) Dirección de
Asesoría Técnica Conforme: 10/04/2002 JOSE NORBERTO DEGASPERI
Subdirector General Subdirección General de Legal y Técnica Impositiva

Antecedentes:

ver

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS