Silvia Sanchis González

Derecho Mercantil I, UV

TEMA 4: PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. LAS PATENTES DE INVENCIÓN

Fines del sistema de invenciones
1) Proteger la creación intelectual del inventor
2) Recompensar al inventor por su trabajo socialmente útil
3) Estimular las actividades de invención, inversión e innovación de la economía
4) Fomentar la divulgación y extensión del saber técnico
Regulación: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
La patente dura 20 años y se publica íntegramente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial,
permitiendo que cualquiera puede conocer de ella. Esto estimula la tecnología porque permite a
otros desarrollar un invento mejor (p.e.: inodoro sin cadena). Dependiendo de la intensidad de la
invención, se podrá registrar como una nueva patente o como un modelo de utilidad.
Los principales puntos de la reforma son: 1

• Fortalecer el sistema español de patentes

• Facilitar el acceso a la protección
• Transposición de directivas y tratados internacionales
• Mejora y modernización de la ley: inscripción registral como requisito de legitimación
para ejercer acciones de infracción (art. 117.1)
• Competencia judicial: Juzgado Mercantil ciudad sede del TSJ correspondiente, por
especialización del CGPJ – entre otros, JM 2 Valencia – o del domicilio del infractor (art.
118.2)
• Ampliación de los plazos procesales (2 meses para contestar a la demanda)
• Solicitud de informe a la OEPM sobre nulidad de patente a petición del juez
• Adopción de medidas para garantizar la confidencialidad de la información aportada al
proceso
• Clarificación de diligencias de comprobación y medidas cautelares
• Escritos preventivos, frente al titular que vaya a solicitar medidas cautelares inaudita
parte (art. 132)
Sujetos legitimados para solicitar una patente:
El derecho a solicitar la patente corresponde, en principio, al inventor y sus causahabientes (ha
adquirido el derecho del inventor). Puede ocurrir que alguien que no tiene derecho a registrar la
patente lo haga, en tal caso el inventor puede ejercer la acción reivindicatoria, y si prescribe (plazo
de 5 años) puede ejercer la acción de nulidad.
Concurrencia de inventores:

• Varios inventores han trabajado conjuntamente: se establece una cotitularidad

• Varios inventores han trabajado por separado: se concederá a quien primero solicite la
patente (derecho de prioridad).

1.1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

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lectura

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Solo pueden patentarse las invenciones industriales, es decir, aquellas que contienen una regla
para el actuar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un
resultado determinado.
- Requisitos positivos:
1) NOVEDAD → cuándo es nueva respecto del estado de la técnica. No se pierde la
novedad en los supuestos del art. 7 LP (divulgaciones inocuas). Examen previo sobre
estado de la técnica a cargo OEPM (art. 36 LP)
2) ACTIVIDAD INVENTIVA → no debe deducirse fácilmente del conjunto de
conocimientos técnicos existentes. No todas las cosas nuevas requieren actividad
inventiva porque se pueden deducir de conocimientos muy básicos y sin gran esfuerzo
intelectual, por lo que no se pueden registrar (p.e.: paella dividida en dos)
3) INDUSTRIAL → si resulta ejecutable o repetible alcanzando el resultado previsto
de forma regular.
- Requisitos negativos (art. 5):
1) Descubrimientos científicos y métodos matemáticos
2) Obras artísticas
3) Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano
4) Invenciones cuya explotación industrial sea contraria al orden público o a las buenas
costumbres (p.e.: procedimientos de clonación del ser humano)
5) Las razas animales y las variedades vegetales
6) El cuerpo humano
¿Un descubrimiento puede alcanzar los requisitos de patentabilidad?
Las fases del proceso de innovación son tres:
1) Investigación básica
2) Desarrollo: desde la tentativa de conversión de los resultados de la investigación hasta la
obtención del producto
3) Primera utilización del nuevo procedimiento o la obtención del producto nuevo para el
mercado
Problema → el mero conocimiento no es patentable; además no existe interés en la empresa en
asumir un costoso y complejo proceso de desarrollo.
Claves para conseguir la patente:
1) Los resultados de la investigación cuya aplicabilidad sea previsible deben ser tratados
como una patente y no como un mero conocimiento científico puramente teórico
2) Para patentar es necesario que los resultados sean suficientemente maduros, porque la
regla técnica ha de ser descrita en la solicitud de tal forma que cualquier técnico ha de
poder realizarla repetidas veces
3) Hay que buscar la posible aplicabilidad industrial en cualquier tipo de industria, incluida
la agrícola
4) No perder el carácter de novedad por la previa publicación científica de los resultados o
por la explotación

1.2. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE PATENTE:

La patente concede un derecho exclusivo y excluyente durante 20 años improrrogables.

• Vertiente positiva: poder explotar la invención;

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• Vertiente negativa: impedir que terceros la exploten, comercialicen o introduzcan en el

país productos derivados de la patente sin autorización;
• Límites (art. 61):
o Utilización experimental
o Uso doméstico (ámbito privado y no comercial)
o Quienes con anterioridad y de buena fe estuvieran explotando en España el objeto
a la invención patentada (art. 63. 1)
o Agotamiento: el titular no puede impedir los actos posteriores a la puesta en el
comercio o con su consentimiento (art. 63. 2) (p.e.: publicar la invención en
revistas, en ferias de muestras…, poniéndolo en conocimiento del sector → se
agota el derecho).
La patente tiene un contenido patrimonial. Es un derecho de monopolio contrario a la libre
competencia que el ordenamiento reconoce como justa compensación al inventor.

• El titular tiene la obligación:

1. Explotarla: el titular o persona autorizada (dentro de los 4 años ss. a la solicitud
o 3 ss. a la publicación) –art. 90)
2. Licenciarla en los casos del art. 91. Son casos más propios de países en vías de
desarrollo donde el gobierno puede obligar al titular a licenciar la patente para
que se utilice en la sociedad.
3. Pagar las tasas (no es barata la patente por el componente técnico y el derecho
exclusivo de 20 años).

• El titular tiene el derecho

1. Transmitirla: acto de disposición más potente; venderla o enajenarla;
2. Licenciarla: se autoriza a un tercero el derecho a explotarla, manteniendo la
titularidad. En exclusiva o no exclusiva.
Diferencia entre transmitir y licenciar: transmitir es sinónimo de vender, enajenar, y por tanto
el titular lo que hace es venderla a un tercero que a partir de entonces tiene todos los derechos
sobre la patente y el transmisor deja de ser titular de la patente (frecuente en los casos en los que
el inventor no tiene capacidad de inversión, producción…). La licencia es el caso contrario, el
inventor aunque por sí mismo no vaya a fabricar el producto, puede ceder temporalmente el
derecho a fabricarlo (periodo a determinar pero siempre inferior a 20 años). Puede hacerlo de
forma exclusiva, no exclusiva (el fabricante y la otra parte), para un territorio concreto o no.
 Licenciante y licenciatario pactan un contrato por un tiempo definido, para un territorio
concreto o no, y con exclusividad o sin ella.
A cambio de la cesión el licenciatario le paga al titular de la patente un royalty (canon o porcentaje
de las ventas del producto).
La licencia se inscribe en la oficina de patentes en marcas o en la oficina europea de patentes.
Cuando hay una infracción en la patente licenciada (cesión de derecho de explotarla) puede
ocurrir que el titular de la patente haya perdido interés en protegerla y ese sea un problema del
licenciatario, por lo que se le concedió la legitimación activa en la protección de la patente a este
último.

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1.3. LICENCIAS DE PATENTES:

• Licencias contractuales: son la gran mayoría, y tienen su origen en un acuerdo entre las
partes; deberá formularse por escrito e inscribirse en la OEPM; pueden ser exclusivas o
no exclusivas
• Licencias de pleno derecho: son contractuales, pero tienen su origen en un ofrecimiento
público realizado por el titular a la OEPM, que es posible efectuar siempre que no existan
licencias exclusivas ya concedidas. Cualquier interesado podrá obtener una licencia
acordando con el titular la remuneración
• Licencias obligatorias: aun en contra de la voluntad del inventor cuando la explotación
es insuficiente; cuando así lo exija el abastecimiento de un determinado mercado de
exportación; dependencia entre patentes; por motivos de interés público. Debido a que no
la explota dentro del periodo de explotación o la explotación es ridícula, el Estado
promueve una licencia por el interés público.

1.4. ACCIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE:

• Cesación de los actos que violen su derecho. Es la principal pretensión del titular: que
el tercero deje de explotar el producto patentado.
• Indemnización de los daños y perjuicios causados por la infracción
• Embargo de los objetos producidos o importados violando la patente
• Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la vulneración. En el ámbito
industrial es fundamental ya que si se consigue la cesación pero el infractor sigue teniendo
las piezas necesarias para fabricar ese producto podrá continuar infringiendo la patente,
por lo que se procede a destruir el molde. Hoy en día, por razones medioambientales, lo
realiza una empresa de reciclaje con certificación.
• Publicación de la sentencia. Importante pues el titular de la patente quiere que sepa que
los infractores han sido condenados por haber infringido la patente que era de su
titularidad. Es por tanto de una parte reparador para el titular, disuasorio de conductas
futuras y por otra parte se convierte en un arma de competencia ya que si el tercero
infractor es conocido en la opinión pública, lo cual le infiere negativamente.
Se condena el fallo en
La sentencia se publica en revistas sectoriales.

1.5. ACCIONES CONTRA EL TITULAR DE LA PATENTE:

Frente a la demanda del titular de la patente el infractor demanda a su vez al demandante alegando
la nulidad de la patente, alegando que nunca debió registrarse por falta del requisito de
patentabilidad referido al estado de la técnica.

• Nulidad: art. 102 LP. La acción de nulidad puede presentarse aunque no haya demanda
por parte del titular de la patente.
• Caducidad: art. 108 LP (expiración plazo, renuncia, impago tasas, no uso…). La patente
ha caducado porque han pasado 20 años y por tanto cualquiera puede explotar la patente.
También si el inventor renuncia a la patente, por la falta de uso dentro de los 4 años ss. a
la solicitud o 3 ss. a la publicación, por no pagar las tasas (cada 5 años) de la patente.

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2. LOS MODELOS DE UTILIDAD

Concepto: invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en
dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja
prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Son los mismos requisitos que tienen las
patentes pero en un grado inferior: que sea nueva pero no tanto, que haya actividad inventiva pero
no tanto, plazo inferior de 10 años (p.e.: los tapones de botella parten de la misma funcionalidad
y por eso son modelos de utilidad).

• Invención en la que van unidos la forma externa diferente y la nueva función que
permite la configuración que se registra como de utilidad.
• Ha de cumplir unos requisitos para su registro igual que la patente, pero el grado de
novedad y la actividad inventiva son de rango inferior a la patente (= invenciones
menores)
• El procedimiento de concesión es más sencillo y el plazo de duración del derecho se
limita a 10 años
• Atribuye los mismos derechos que la patente (licencias funcionan igual…).

3. OBTENCIONES VEGETALES
Concepto: conjunto de plantas que presentan los mismos caracteres en su fenotipo (apariencia
del “individuo” en todo sus aspectos, resultante de la cooperación entre los genes
cromosomáticos, el material genético extracromosomático y el medio en el que el organismo se
encuentra establecido) y genotipo (material genético del mismo).
Al titular de la obtención vegetal se le llama obtentor, no inventor.
La gran mayoría son plantas o flores ornamentales. No hay tanta variedad vegetal como se
desearía (p.e.: sandía sin pepitas). Existen institutos de investigación agroalimentaria que trabajan
en el estudio de nuevas variedades y que tienen que hacer un informe aprobando o no las nuevas
variedades en función de si cumplen con los siguientes requisitos.
Requisitos para obtener el registro:
1) CARÁCTER DISTINTIVO: es posible diferenciarla de cualquier otra variedad
notoriamente conocida
2) UNIFORMIDAD: presenta una uniformidad en la expresión de sus características
3) ESTABILIDAD: sus características no sufren alteración tras su reiterada propagación
4) NOVEDAD: no hayan sido cedidos o vendidos a terceros por el obtentor o con su
consentimiento para fines de explotación
En la medida en q la nueva variedad vegetal tenga un informe favorable del Instituto de
investigación agroalimentaria y cumpla con los requisitos, se calificará como obtención vegetal.
Derechos del obtentor
El obtentor tiene derecho a utilizar su variedad en exclusiva. El titular del título de protección
ha de prestar su autorización para su producción o reproducción, comercialización, exportación e
importación.
Limitación al título de protección:

• Actos con carácter privado

• Actos experimentales

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• Actos para obtener nuevas variedades porque es una forma de favorecer el desarrollo y la
mejor calidad de vida de la sociedad.
Duración: 25/30 años, superior a la de la patente o el modelo de utilidad.
Contenido: Derecho de exclusiva con valor patrimonial similar a la patente

4. EL SECRETO INDUSTRIAL
El secreto industrial viene regulado en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales. Además de la incorporación de la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016. La ley entra en vigor el 13 de marzo de 2019.
Concepto: información empresarial que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos
(“know-how”), sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes
comerciales y estudios o estrategias de mercado (información empresarial no divulgada a
terceros)
En ocasiones no es posible proteger conocimientos técnicos o científicos como patentes/modelo
de utilidad o, siendo posible, no es una opción: publicidad del registro.
Ejemplos:
a. No se puede registrar como patente un programa informático muy
potente de gestión de la empresa
b. Para proteger el olor de un perfume
c. El coche volador es patentable, pero los que ya han desarrollado esos
productos no lo registran como patente porque si lo hicieran darían la
opción a terceros competidores para que desarrollen por lo menos un
modelo igual que ese. Por eso los prototipos no suelen registrarse como
patente, por lo que se protegen como secreto empresarial.

4.1. RIESGOS Y PROTECCIÓN ANTERIOR:

• Prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales: robo,
copia no autorizada, espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de
confidencialidad (establecidos contractualmente, mediante los denominados “non-
disclosure agreement”, “nda” o acuerdos de confidencialidad)
• No existe un “registro” de secretos empresariales
• Art. 13 ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (ahora remite sin más a la ley
1/2019)
• Art. 197 a 201 código penal (revelación de secretos)

4.2. DEFINICIÓN LEGAL DE SECRETO EMPRESARIAL:

Cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial,
organizativo o financiero, que reúna los SIGUIENTES REQUISITOS:
a) Ser SECRETO, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión
precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas
pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o
conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
b) tener un VALOR EMPRESARIAL, ya sea real o potencial, precisamente por ser
secreto, y

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c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en
secreto
NO INCLUYE:

• la información de escasa importancia

• la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal
transcurso de su trabajo
• la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en
que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión

4.3. LÍCITA OBTENCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES:

a) El descubrimiento o la creación independientes;
b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto
a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas
actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de
este modo la información constitutiva del secreto empresarial;
c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a
ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las
prácticas vigentes;
d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las
prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual
del secreto empresarial

4.4. CASOS EN QUE NO PUEDE ACCIONARSE CONTRA LA

OBTENCIÓN/USO/REVELACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES:
a) En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, incluido el respeto a
la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación;
b) Con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta,
irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto
empresarial;
c) Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en
el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente
atribuidas, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio;
d) Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español.
En particular, no podrá invocarse la protección dispensada por esta ley para obstaculizar
la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar
información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el
ejercicio de las funciones de éstas

4.5. OBTENCIÓN LÍCITA DE SECRETOS EMPRESARIALES:

Sin consentimiento de su titular, cuando se lleve a cabo mediante:
a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales,
sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o
a partir de los cuales se pueda deducir;
b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las
prácticas comerciales leales

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4.6. UTILIZACIÓN O REVELACIÓN ILÍCITAS DE UN SECRETO

EMPRESARIAL:
Sin el consentimiento de su titular, las realice:

• quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita

• quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de
no revelar el secreto empresarial, o
• quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que
limite la utilización del secreto empresarial
• Quien sepa o debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o
indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita
• Producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras (productos y servicios
cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización
se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o
revelados de forma ilícita), incluida su importación, exportación o almacenamiento con
tales fines cuando la persona que las realice sepa o debiera haber sabido que el secreto
empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita

4.7. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL DERECHO DE

PROPIEDAD:
• COTITULARIDAD: pertenece pro indiviso a varios titulares, cada uno de los cuales
podrá:
o Explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares.
o Realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como
tal.
o Ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, pero
deberá notificarlo a los demás comuneros.
• TRAMISIÓN: respetando derecho de la competencia (reglamentos sobre categorías de
acuerdos de transferencia de tecnología)
• LICENCIAS: según lo pactado (exclusiva o no –se presume no exclusiva-, ámbito
territorial, duración...). el licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las
medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial

4.8. ACCIONES:
• Declaración de la violación del secreto empresarial.
• Cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
• Prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o
de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
• Aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se
encuentren en el mercado.
• Remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los
documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros
soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
• Atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso
el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de
daños y perjuicios debida.
• Indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor,
que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la
violación del secreto empresarial.

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• Publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en

todo caso la confidencialidad del secreto empresarial.

4.9. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS:

1) Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta:
• Perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del
secreto empresarial
• El enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, otros elementos que no
sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto
empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas.
• También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se
haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción
objeto del procedimiento judicial.

2) Alternativamente, se podrá fijar en el precio de una licencia hipotética

Para el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 73 de la Ley de Patentes: exhibición de documentación contable DEL INFRACTOR con
límites (excepto si se trata de la fase de ejecución de sentencia, conforme a los arts. 712 y
siguientes LEC.)

4.10. PRESCRIPCIÓN:
Tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la
violación del secreto empresarial. Se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en
el Código Civil: burofax, requerimiento notarial…

5. EL DISEÑO INDUSTRIAL
Normativa de propiedad industrial

• La LDI coexiste con el Reglamento comunitario de Diseño industrial, de suma

importancia no sólo por ser el regulador de los diseños registrados ante la OAMI, sino
por ofrecer un régimen protector a los diseños no registrados.
• En el ámbito internacional no podemos olvidar que tanto el CUP como el ADIPC también
protegen al diseño industrial.
Normativa de propiedad intelectual
En nuestro país la Ley de diseño industrial ha acogido en su disposición adicional décima el
sistema de acumulación restringida: este sistema intermedio permite que las obras de arte puro
sean protegidas por la Propiedad industrial; los diseños por su régimen de Propiedad industrial; y
las obras de arte aplicadas a la industria por ambas regulaciones.
Ahora bien, esta doble protección no es automática. Han de cumplirse los requisitos de la Ley de
propiedad intelectual: ha de ser una obra original y artística (art. 10 LPI).

• Original: suele predicarse de la novedad subjetiva; por lo que se excluye la copia o

imitación de una obra ajena
• Artística: creatividad o individualidad configurativa que lo haga acreedor de obra de arte.
Ahora bien, no constituye requisito para la protección que la obra haya alcanzado un

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determinado nivel de calidad o mérito (distinguiéndose aquí de las creaciones

industriales).
Función económica
Diseño industrial → innovación formal que se incorpora a los productos realizados
industrialmente.
La calidad del diseño deviene en pieza fundamental de la política comercial = el diseño del
producto lo hace más apetecible para los consumidores
Tiene que ser susceptible de poder fabricarse.

5.1. CONCEPTO:
Diseño es definido como “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se
derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o
materiales del producto en sí o de su ornamentación.”

• El diseño industrial es un bien inmaterial, ya que es definido por referencia a una entidad
inmaterial: la apariencia

• La Ley precisa de donde han de derivarse las manifestaciones de esa apariencia, pero es
una enumeración no es exhaustiva, por lo que cabrán otras manifestaciones de la
apariencia.

• Las características han de ser externas, pero no necesariamente perceptible por la vista
(p. ej. tacto: producto más flexible o más ligero). Por el contrario, otros autores limitan la
existencia del diseño a su visibilidad (Otero Lastres)

• El diseño puede ser aplicado sólo a una parte del producto perceptible por la vista o el
tacto (p. ej. el asa de una taza), o a los componentes visibles de un producto complejo (p.
ej. las puertas de una automóvil). En cualquier caso tiene que ser una apariencia exterior,
no una pieza solo perceptible cuando se desmonta (p. ej. una bujía de motor)
Soportes materiales en los que puede plasmarse el diseño:
El art. 1 LDI conceptúa el diseño industrial como bien inmaterial (corpus mysticum) que se
incorpora a una soporte material (corpus mechanicum).

• PRODUCTO: es todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las
piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los
símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas
informáticos.
• PRODUCTO COMPLEJO: es un producto constituido por múltiples componentes
reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.
Cada elemento del producto complejo, siempre que sea visible, es susceptible de un nuevo
diseño.

5.2. REQUISITOS PARA PROTEGER EL DISEÑO: NOVEDAD Y

SINGULARIDAD
NOVEDAD:

Se considerará que un diseño es nuevo “cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho
accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica
prioridad, antes de la fecha de prioridad”.

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Si tienes registrado el diseño industrial en España en 2015 t quieres registrarlo en Europa ahora,
al solicitar el registro a la oficina europea hay una opción para marcar que se solicita con prioridad
por el registro de España. Esto es el derecho de prioridad.
El concepto de novedad puede ser entendido de muy diversas formas:

• Derecho de patentes se exige una novedad objetiva universal (no debe estar
comprendido en el estado de la técnica);
• El derecho de autor es una novedad subjetiva (el autor no debía conocerla, ni debía
haberla creado anteriormente, por eso se permite proteger las bases de datos o las obras
derivadas)
• El diseño industrial se sitúa en un término intermedio = es una novedad objetiva relativa
(= inexistencia de la forma aplicada a la industria cuya exclusividad se solicita o que sea
desconocido por los círculos especializados; por tanto, es posible que exista ya en el
estado de la técnica)
Además, se adopta un concepto de novedad centrado en la UE, por lo que el diseño puede ser
conocido fuera de la UE.
La divulgación del diseño: se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando
haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha
de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de
prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el
curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen
en la Unión Europea.
SINGULAR:

Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca
en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier
otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
Es un requisito muy unido al de novedad. Quizás la diferencia radique en el prisma adoptado;
aquí son los usuarios informados y no los círculos especializados.
Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del
autor para desarrollar el diseño.

5.3. LÍMITES:
• Programas de ordenador
• Diseños de componentes de productos complejos (no visibilidad de la forma)
• Diseños impuestos por su función técnica
• Diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones
• Contrario al orden público o moral

5.4. TITULARIDAD:
• El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente.
• Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a
registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen.
• Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el
derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquél cuya solicitud de registro tenga una fecha
anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido.

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• Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones
o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de
una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o
a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el
contrato se disponga otra cosa.
• Si el diseño hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenía derecho a su registro,
la persona legitimada podrá reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad
registral
• El autor tiene derecho moral a ser mencionado como tal

5.5. PROCEDIMIENTO:

5.6. DURACIÓN:
• El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación
de la solicitud de registro
• Podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25
años computados desde dicha fecha.

5.7. CONTENIDO DEL DERECHO:

• Vertiente positiva: derecho exclusivo a utilizarlo
• Vertiente negativa: prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento
Límites:
a) Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales
b) Los actos realizados con fines experimentales
c) Los actos de reproducción del diseño realizados con fines ilustrativos o docentes
Agotamiento del derecho: los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a los
actos relativos a un producto que incorpore un diseño comprendido en el ámbito de protección de
aquél cuando dicho producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo
por el titular del diseño registrado o con su consentimiento.
Derechos derivados de la utilización anterior: el titular de un diseño registrado no tiene derecho
a impedir que quienes con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de
la solicitud de registro, demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un
diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo.

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El diseño como objeto de negocios jurídicos:

El diseño tiene un valor patrimonial que lo convierte en objeto de negocios jurídicos:

• Transferir
• Licenciar
o Exclusiva
o No exclusiva
• Gravar

5.8. ACCIONES DEL TITULAR:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y,
en particular, que se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado
la violación de su derecho.
d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y
a costa del condenado, de los productos.
e) Alternativamente, la entrega de los objetos a precio de coste y a cuenta de su
correspondiente indemnización de daños y perjuicios.
f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a
las personas interesadas.

5.9. ACCIONES CONTRA EL TITULAR:

• Nulidad (art. 65)
• Caducidad (art. 71)
o Cuando no haya sido renovado al término de alguno de los períodos quinquenales
o Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
o Cuando su titular deje de cumplir las condiciones de legitimación

6. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

En un sistema de economía de mercado es indispensable que existan signos que permitan
identificar y diferenciar a las empresas (nombre comercial) y a sus productos (marcas).
A diferencia de las invenciones, aquí lo relevante no es el resultado de una creación sino que tenga
fuerza diferenciadora. Cumple, además, una función condensadora de la reputación o prestigio
empresarial de titular y una función publicitaria.

6.1. MARCAS:
A. NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA:
El derecho a la marca se adquiere por el registro. No obstante, cabe reivindicar la propiedad de
la marca cuando el solicitante obró con fraude de los derechos de un tercero o violando una
obligación legal o contractual (plazo 5 años).
Regla de especialidad → pueden convivir signos idénticos o semejantes pertenecientes a
distintos empresarios, si distinguen productos perfectamente diferenciados que operan en sectores
comerciales distintos. La marca se registra para unos productos o servicios determinados, por lo
que pueden convivir ambas marcas sin que ello dé lugar a confusiones.

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B. CONCEPTO DE MARCA (ART. 4.1)

Antes una marca debía ser susceptible de representación gráfica, lo cual resultaba muy restrictivo.
La UE se dio cuenta de que el mundo de las marcas avanza y por ello modifica el concepto de
‘marca’, eliminando tal requisito y ahora bastando con los siguientes requisitos → todos los
signos: palabras, dibujos, letras, cifras, colores, forma del producto o su embalaje, sonidos,
siempre que sean apropiados para:

• Distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra;

• Ser representados en el registro de marcas de forma que permita a las autoridades
competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección
otorgada a su titular.
Por tanto, la representación debe ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible,
inteligible, duradera y objetiva.
C. TIPOS DE MARCA:
1) Marcas tradicionales:
• Denominativas (Nike)
• Mixta: logotipo y nombre (Ágata Ruiz de la Prada, con corazón)
• Gráfica (swash de Nike)
• Tridimensional (Tío Pepe Jerez)

2) Marcas no tradicionales:

• LA MARCA OLFATIVA
- La sentencia TJUE 12/12/2002 “caso Sieckmann” descartó que se pudiera
representar por una fórmula química, descripción escrita o depósito de muestras
ante la oficina (luego prohibido por art. 3. 9 reglamento marca UE 2018)
- USA: se ha admitido solo una, la de plastilina “Play-doh” de Hasbro: “fragancia
de vainilla dulce, ligeramente almizclada, con ligeros matices de cereza,
combinada con el aroma de una masa salada a base de trigo” (n º registro 5467089
en la USPTO)
- Japón: los televisores reproducen el olor de los productos que anuncian
- EUIPO: se han presentado 7 solicitudes y solo se ha admitido una: pelotas de
tenis con olor a césped recién cortado (nº de expediente 428870)

MARCAS OLFATIVAS DENEGADAS EN LA EUIPO (EJEMPLOS):

Nº 521914, consistente en una matriz de colores que, supuestamente, representaban un olor
Nº 1122118, consistente en la descripción “olor a fresa madura” junto con la representación de
una fresa, denegada en sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 27/10/2005. En
esta sentencia, el Tribunal precisó que “No existe una clasificación de olores consensuada a nivel
internacional que permita, como en los códigos internacionales de color o de notas musicales,
identificar un signo olfativo de manera objetiva y precisa mediante la atribución de un nombre o
un código preciso específico a cada olor”.
Nº 1254861, consistente en la descripción “el olor a limón” aplicado a suelas de zapatos y a
calzado. El recurrente, una compañía española, alegó la previa concesión por la EUIPO de la

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marca “olor a hierba recién cortada”, la EUIPO hace referencia a que ésta última fue un caso
excepcional, registrada en la Oficina con anterioridad a la sentencia en el asunto Sieckmann.

 En conclusión, una marca olfativa no es registrable, y será igualmente complicado

hacerlo como patente porque es una fórmula química y las fórmulas matemáticas y
químicas no son registrables.

• PERFUMES:
- En principio no registrable como marca (CASO SIECKMANN)
- Difícilmente registrables como patente (Son fórmulas químicas que parten de
elementos de la naturaleza o preexistentes y habituales en el sector
- Como propiedad intelectual se ha admitido en Países Bajos (sentencia ts
16/06/2006 caso Lancome), porque era original, excluyendo de protección la
formula química. En Francia, el TS lo ha rechazado (casos Bsri-Barbir y Tresor
de Lancome) por no ser creación intelectual, sino técnica.
- Protección como secreto empresarial
- Perfumes “de equivalencia” o “réplicas”: Infracción de la marca del producto
(sentencias AP Alicante sección 8ª, Tribunal de marca comunitaria de
13/06/2014 y 14/09/2015). a la hora de comercializarse no pueden de ninguna
manera citar la marca del perfume replicado, lo cual limita las opciones de venta.
 En principio una marca olfativa es no registrable. Como patente también
es muy complicado registrarla porque es una fórmula química y estas no
se pueden registrar. Como propiedad intelectual, Holanda sí que ha
registrado alguna multinacional de perfumes (Lancome). Sí cabría la
protección como secreto empresarial.
 Las sentencias condenatorias que obligan al fabricante de la réplica, en la
medida en que citan la marca del replicado, son infractores de la marca
denominativa.

• LA MARCA DE COLOR (Sentencia TS, sala cont-adm., 02/12/2013 CASO

ORANGE, la denegó por oposición de Jazztel porque de trataba de un color común
y usual). Ninguna empresa se puede apropiar de un color ya que estos son limitados
y en principio cualquiera podría utilizar el mismo color para sus productos. Pero si se
delimita de una forma muy concreta el contorno del color y este no es de una de las
gamas principales, sí que se puede registrar el color.
 Principio de especialidad: registro de una marca solo para el tipo de
productos que se ha solicitado en la instancia (p.e. Milka: fabricación y venta
de chocolate).

• MARCA DE POSICIÓN Y DE COLOR (Sentencia TJUE 12/06/2018 CASO

LOUBOUTIN, admite una marca consistente en un color aplicado a la suela de un
zapato, al NO estar comprendida en la prohibición del registro de las formas. El
contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para
poner de relieve la posición de color rojo objeto de registro).

• LA MARCA SONORA. A diferencia de las olfativas, sí que es susceptible de

representación mediante notas musicales, por lo que es registrable (p.e.: anuncio de
Hyundai).

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• LA MARCA GUSTATIVA (Sentencia TJUE 13711/2008: CASO LEVOLA

HENGELO, queso para untar a base de nata fresca y finas hierbas, NO tiene
protección como derecho de autor al no poder ser calificado como “Obra” porque
NO hay posibilidad de identificación precisa y objetiva)

• HOLOGRAMA. Cajetilla de cigarros.

• MARCA TRIDIMENSIONAL: Puede ser el envase o la representación del

producto de forma tridimensional para ofrecer una imagen más real del producto.
Muchas marcas pretendían proteger, mediante la representación tridimensional, las
patentes, modelos o diseños industriales que tienen una duración limitada.
 Riesgo de pretender por esta vía “extender” indefinidamente la protección
de patentes/modelos de utilidad/diseños industriales: no se permite el
registro como marca tridimensional de las formas derivadas de
invenciones o diseños.
Sería otro tipo de marca no tradicional: el envase o la presentación del producto que
se registra de forma perfecta de forma que se vea todo el volumen del producto.
Ejemplos:
- Marca Lego: no pueden registrar ni como patente la invención de las fichas que
se pueden acoplar entre sí (es de dominio público), ni tampoco como diseño
industrial. La oficina europea lo rechazó porque Lego pretendía perpetuar un
diseño industrial.
- Caso cepillo dientes loops: no se concedió por ser la forma usual del producto
- Caso Kit-Kat: no se concedió por carecer de distintividad por el uso de los estados
de la unión donde no gozada de distintividad ab initio.
D. PROHIBICIONES ABSOLUTAS (art. 5)
Nunca podrán registrarse como marca, entre otros, los signos siguientes:

• Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4 de la Ley, que es
el que dice que debe ser “clara, precisa, susceptible de identificación suficiente”.
• Los que carezcan de carácter distintivo (que la marca sirva para identificar ese tipo de
producto, p.e. “zapatos”).
• Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio
u otras características del producto o del servicio. (genéricos)
• Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido
en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las
costumbres leales y constantes del comercio. (vulgarización).
La vulgarización es una modalidad de caducidad de la marca.
• Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
• Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros
emblemas.
E. PROHIBICIONES RELATIVAS (arts. 6,7 y 9):
Frente a la solicitud de un registro, la oficina vela el control de oficio de las prohibiciones
absolutas, y comprueba si existen titulares de marcas similares o idénticas en ese mismo sector

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para ese tipo de clase de productos, en principio. Les comunica a los titulares de registros
anteriores idénticos o similares la solicitud del nuevo registro, por si consideran oportuno
oponerse al registro de marca. Si se oponen se abre el procedimiento de suspenso. El solicitante
de la marca puede alegar que la marca del oponente está en desuso, y se le pide al oponente
pruebas de uso de la marca (publicidad, facturas, fotografías…). Cabe recurso de alzada en un
primer lugar y luego recurso contencioso administrativo.
Los titulares de marcas anteriores son los que pueden activar las prohibiciones relativas: hay
una marca previamente registrada para productos idénticos o similares para la marca que se
pretende registrar. Cuanto más parecidas sean las marcas más diferentes tienen que ser los sectores
de actividad de los productos que se quieran marcar con ellos. Por tanto hay que fijarse en las
marcas de productos colindantes.
No podrán registrarse como marcas o nombres comerciales los signos, a menos que nadie se
oponga por tener un derecho previo que entraría en conflicto con la marca solicitada:

• Que sean idénticos a una marca anterior que sirva para identificar productos o servicios
idénticos o similares.

• Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el
riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
➔ Entre las marcas anteriores se hallan las no registradas pero “notoriamente
conocidas” en España.
➔ Las marcas renombradas tienen una protección que consiste en que no
se puedan registrar marcas idénticas o similares para cualquier otro tipo
de producto (no hay un listado de marcas renombradas y hay que ir al
caso concreto y el titular debe acreditar el renombre de la marca). P.e.:
no puedo llamar a una marca de gomas de borrar “Cocamola” por ser
demasiado similar a la renombrada marca “Cocacola”.

• Que consista en el nombre civil o imagen de una persona distinta del solicitante

• Que consista en el nombre, apellido o seudónimo que para la generalidad del público
identifique a una persona distinta del solicitante (P.e.: El Cordobés – falta de uso por más
de 5 años).

• Que reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por derechos de autor o

cualquier otro derecho de propiedad industrial
F. COLISIÓN CON DENOMINACIONES SOCIALES:
Cuando se utiliza la denominación social en el tráfico mercantil, debemos registrar esa
denominación social como marca para no arriesgarnos a que un tercero lo haga.
El registro mercantil no expedirá el certificado de la denominación social a favor de nadie que lo
solicite cuando coincida con una marca registrada notoriamente conocida. Solo en el caso de ser
una marca notoriamente conocida.
El registro mercantil es distinto e independiente de la OEPM.
Art. 9 1 d), no puede registrarse como marca: El nombre comercial, denominación o razón social
de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada
identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica

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o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo
de confusión en el público.
A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos
signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual
protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar
el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o
conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

• Art. 34. 3 d): el titular de la marca puede prohibir que se utilice como denominación
social o parte de ella (si se trata de doble identidad o hay riesgo de confusión)
• D.A. 14ª: El RM denegará la denominación social solicitada si coincidiera o pudiera
originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados, salvo
autorización del titular de la marca o nombre comercial.
• DF. A. 17ª: Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de
denominación social y este no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará
disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la
cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley.
• Art. 407. 2 RRM: no se concede la certificación si consta, por ser notorio, que la
denominación que se pretende coincide con la de una entidad sea o no de nacionalidad
española.
G. LAS MARCAS DE RENOMBRE (ART.8):
No podrá́ registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior,
con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean
idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior,
cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión,
en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera
obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho
uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

• Art. 34 2. c): puede prohibirse el uso de un signo idéntico o similar, independientemente

de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a
aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España
y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter
distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter
distintivo o dicho renombre.
H. REPRODUCCIÓN DE MARCAS EN DICCIONARIOS:
Si la reproducción de una marca en un diccionario diera la impresión de que constituye el
término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor de
la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada
sin demora, de la indicación de que se trata de una marca registrada (art. 35)
I. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA:
Concede un derecho en exclusiva sobre el signo distintivo por diez años renovables
indefinidamente POR PERÍODOS SUCESIVOS DE DIEZ AÑOS

• MONOPOLIO
o Aspecto positivo: utilizarla en el tráfico con carácter exclusivo
o Aspecto negativo:
▪ Oponerse a un posterior registro para productos idénticos o similares

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Derecho Mercantil I, UV

▪ Oponerse al uso por terceros no autorizados para productos idénticos o

similares:
• Como denominación social o parte de ella
• En redes de comunicación telemática y como nombre de
dominio
• En documentos mercantiles y publicidad
o Si la marca es renombrada no es necesario la similitud del producto para oponerse

J. ACCIONES DEL TITULAR DE LA MARCA:

• Cesación de los actos que violen su derecho

• Indemnización de daños y perjuicios
• Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la vulneración (retirada del
mercado de productos marcados)
• Destrucción o cesión de los productos con fines humanitarios a elección del titular y
a costa del infractor (p.e.: caso de las camisetas de ‘Superman’)
• Atribución al titular de los bienes embargados
• Publicación de la sentencia
Prescripción de acciones: 5 años
K. PRESUPUESTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS:
Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán
obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos
suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la
acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el
requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o
negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.
Cálculo de la indemnización:
La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también
las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su
derecho.
El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al
prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los
productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.
Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los
que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del
procedimiento judicial.
Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del
perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas: los beneficios que el titular habría obtenido
mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente,
los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
b) Cantidad a precio alzado, que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular
por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización
conforme a derecho.

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Silvia Sanchis González
Derecho Mercantil I, UV

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio

económico.
Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y
prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó
la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las
circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.
A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la
exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.
El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y
sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y
perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos
o servicios ilícitamente marcados.

• El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la
violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados anteriores.
L. INDEMNIZACIONES COERCITIVAS:
Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una
indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se
produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir
del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
M. ACCIONES CONTRA EL TITULAR DE LA MARCA: NULIDAD Y
CADUCIDAD
1. NULIDAD

• Absoluta (afectada por una prohibición absoluta)

o Imprescriptible
• Relativa (afectada por una prohibición relativa)
o Cinco años (tolerancia)
Mediante solicitud ante la OEPM o mediante demanda reconvencional (en una acción de
violación)
La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, el efecto
retroactivo de la nulidad no afectará:
a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa
juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que
hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de
equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la
restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

2. CADUCIDAD:
Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud ante la oepm o mediante demanda
reconvencional (en una acción de violación) y se procederá a cancelar el registro:

• Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la Ley

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Derecho Mercantil I, UV

• Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular,

en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada
(vulgarización).
• Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se
hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté
registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la
naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
• Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente
Ley.
• Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
N. CADUCIDAD POR FALTA DE USO:
Uso de la marca: Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su
concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos
o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo
ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente
Ley (caducidad), a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
Tendrá la consideración de uso:
a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera
significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.
b) La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su
presentación, con fines exclusivamente de exportación.
La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su
consentimiento. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las
circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las
restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios
para los que esté registrada.
O. LA MARCA COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD:
La marca tiene un valor patrimonial. La marca es en ocasiones el bien más valioso de una empresa

• El titular tiene la obligación:

o de usarla (personalmente o a través de terceros), dentro del plazo de cinco años
desde la concesión
o Pagar las tasas
• El titular tiene el derecho:
o Transmitirla
o Licenciarla (con exclusiva o no): se autoriza a un tercero el derecho a explotarla,
manteniendo la titularidad con previsión o no de ejercicio de acciones por
violación.

6.2. NOMBRE COMERCIAL

Concepto: todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el
tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades
idénticas o similares (Art. 87 LM)
El nombre comercial no es lo mismo que la denominación social (aunque puedan coincidir);
también puede coincidir la marca y el nombre comercial

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Al nombre comercial se le aplican, en cuanto resulten compatibles, las normas sobre marcas

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