Radicación 15 130462 0006 0000 2015-12-28 08:32:55

Trámite 1 MARCAS
Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
RESPUESTA
Actuación 449 Folios: 7
OPOSICIONES/OBSERVACIONES
Dependencia 2010 DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

Respuesta a Oposición

1 Datos del Solicitante / Titular

Nombre: TEXTILES EL Dirección

juridica@provimarcas.com.co
GATO S.A.S Electrónica:

Dirección: Domicilio/País de COLOMBIA - ANTIOQUIA -

CL 49 53 28
constitución: MEDELLIN

Identificación: Tipo Empresa:

MEDIANA
CEDULA DE CEDULA DE GRAN EMPRESA
EMPRESA
CIUDADANIA EXTRANJERIA
PEQUEÑA
EMPRESA OTRO
NIT EMPRESA
EXTRANJERA
MICROEMPRESA PERSONAL
PASAPORTE

Número: 800190725-

2 Datos de los Signos

Identificación del
# No. de Expediente No. de Certificado Vigencia Tipo Trámite Clase de Signo:
Signo

15130462 0006
1 0000 TEXTILES EL GATO 000000 MARCAS MIXTA
2015-12-28 08:32:55

Casificación No. 1

Clasificación Niza del Signo 35 - PUBLICIDAD Y NEGOCIO

3 Texto de la Comunicación y Número de Oficio

Texto de la CON BASE EN LA OPOSICION NOTIFICADA, NOS PERMITIMOS

Comunicación ADJUNTAR LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE.

Número de Oficio 14296

4 Documentos Anexos
Anexos
 1

SEÑOR JEFE DE LA
DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

EXPEDIENTE: 15 130462

ASUNTO: RESPUESTA A DEMANDA DE OPOSICIÓN A LA MARCA

TEXTILES EL GATO (clase 35 mixta)

SOLICITANTE: TEXTILES EL GATO S.A.S

OPOSITOR: DANIEL RICARDO ESPINOSA CUELLAR

GACETA NO. 739 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NP67

I. RESPUESTA A DEMANDA DE OPOSICION (OBSERVACIONES)

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNANDEZ, Abogado titulado identificado como

aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado del solicitante de la referencia y
actuando dentro de los términos legales, me permito dar respuesta al escrito de oposición
presentado por el señor DANIEL RICARDO ESPINOSA CUELLAR contra la solicitud de
registro de la marca TEXTILES EL GATO (mixta) para distinguir servicios comprendidos
en la clase 35 de la clasificación internacional, para lo cual formulo las siguientes
consideraciones.

II. A LAS PETICIONES

Respetuosamente manifiesto que me opongo a las pretensiones contenidas en el escrito

de observaciones.

III. RESPUESTA A LOS HECHOS

AL HECHO 3.1. Me atengo a lo que se pruebe

AL HECHO 3.2. Es cierto

AL HECHO 3.3. Me atengo a lo que se apruebe

IV. A LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD.

PRIMERA: La demanda de oposición, se refiere a la supuesta violación del artículo 136

literal a) de la Decisión 486 que dispone:

CAUSALES RELATIVAS DE IRREGISTRABILIDAD

 2

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación;

El encabezado del artículo que reputa el opositor como violado y que hemos subrayado
habla de la imposibilidad de registro de una marca que afecte indebidamente un derecho
de terceros, en el caso a estudio no se da esta primera premisa pues mi cliente, es titular
actual de la marca TEXTILES EL GATO, con certificado 455573, fecha de vigencia 28 de
agosto de 2022 contenida en el expediente 11 181207

Como se puede observar, el aquí solicitante goza de un derecho adquirido previamente

para identificar productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional, lo que significa
que mi mandante ya tiene un posicionamiento y reconocimiento de su marca, como lo ha
reconocido el despacho en varias ocasiones.

En ese mismo sentido el derecho adquirido en el ámbito marcario surge con el acto
administrativo que otorga un registro de marca, en tanto el derecho al uso exclusivo
sobre la misma surge con dicho registro ante la Oficina Nacional Competente.

El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece

que el Derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma
ante la oficina nacional competente.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado

doctrinariamente dos facetas, una positiva que permite al titular de la misma usarla,
cederla o conceder la licencia sobre la marca; por otra parte, la faceta negativa implica
que el titular está facultado para prohibir que terceros usen la marca, y en consonancia,
oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que se es titular. Es
importante aclarar que los derechos conferidos por una marca confieren a su
propietario el uso exclusivo de ella y la facultad de impedir que otras personas utilicen
o registren marcas idénticas o similares que puedas inducir al publico a error, son
derechos que solo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la
persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal titulo

En este mismo sentido, el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su

titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente
la marca en el mercado. El uso de la marca se limita al signo y a los productos tal y
como se encuentra registrada y solo excepcionalmente, se permite el uso de la marca
en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su carácter distintivo, uso que en ninguna circunstancia
disminuirá la protección a la marca.

De lo anterior se concluye que si le está permitido al titular de una marca registrada la

facultad de usarla con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios
sin que este hecho disminuya su protección, es lógico que éste uso pueda también
eventualmente ser protegido mediante registro. Como consecuencia indirecta de lo
anterior, el propietario de la marca registrada podrá presentar nuevas solicitudes de
registro respecto de aquellos elementos que puede usar como variaciones no
sustanciales y que eventualmente pueden conformar un nuevo signo marcario. Signos
que constituyen una derivación o aproximación de la marca protegida y por tanto del
derecho previamente adquirido. Sin embargo, estas marcas fundamentadas en una
marca previamente adquirida y registrada no pueden reivindicar productos o servicios
distintos a los amparados por el registro previo, ni ampliar a productos o servicios de
distinta naturaleza ya que se les considera como una manifestación del derecho
conferido por el registro anterior.
 3

… con un planteamiento similar el Consejo de Estado determino que la marca

CRYSTAL (mixta) podía ser registrada en tanto ya existía el registro de la marca
CRISTAL que comprendía los mismos productos: Así las cosas, la solicitante de la
marca CRYSTAL (mixta) que incluye cerveza entre otros productos que busca
distinguir, era titular de la prelación que le daba el hecho de tener registrada en el país
una marca idéntica para productos de la misma clase, como precisamente la
denominativa CRISTAL, es decir, que ya tenía adjudicado el uso de la parte
denominativa de la marca CRISTAL (mixta) dada la identidad ya indicada entre
CRISTAL y CRYSTAL, lo cual de por si excluye la posibilidad de asignarle a otra
persona el registro de dicha parte denominativa o de una que sea confundible con ella1

Como se puede ver de lo aquí transcrito, el solicitante tiene un derecho adquirido sobre
la expresión TEXTILES EL GATO y lo que se busca con la nueva solicitud, dado que los
servicios de la clase 35 que se pretenden adquirir son para la comercialización de los
productos que se encuentran en la clase cuyo derecho esta adquirido, por ello no
constituye un impedimento para negar esta nueva solicitud.

SEGUNDO. El artículo en mención trae como primera premisa, que la marca sea idéntica
o se asemeje a una previamente solicitada para el registro o registrada a favor de un
tercero, como supuestamente el opositor pretende hacer ver, la segunda parte trata acerca
de la identidades de los productos que se enfrentan, siendo necesario que coincidan las
dos premisas para poder dar lugar a la causal de irregistrabilidad, pues si una sola no se
da, porque por ejemplo son idénticos los signos pero no los productos o viceversa, no hay
lugar a la aplicación de la causal establecida. Acto seguido, se pasará a demostrar que las
marcas no son en nada parecidas.

Llegados a este punto debemos entonces proceder a las comparaciones de tipo visual,
fonético y gramatical no sin antes advertir, que si bien la jurisprudencia y la doctrina son
unánimes en aceptar que las marcas deben compararse en sus similitudes, más que en
sus diferencias, no existe ningún método valido para demostrar la no identidad de dos
marcas que resaltando sus diferencias, así las cosas tenemos que los signos se
compararían de la siguiente manera:

VISUALMENTE

MARCA SOLICITADA

MARCA OPOSITORA

1
Resolución 7922 del 18 de febrero de 2011. Marca DE MI PUEBLO.
 4

Las marcas enfrentadas son distintas, hecho derivado del carácter mixto de la marca
solicitada; el logo de la misma marca es totalmente individualizador del signo en la medida
en que contiene un sin número de elementos distintivos; obsérvese que la marca solicitada
cuanta con un estilo de grafía especial donde la expresión EL GATO se encuentra ubicado
dentro de un circulo cuyo fondo es color naranja y debajo de este se encuentra la expresión
TEXTILES en un rectángulo color negro.

Por su parte la marca registrada, se identifica por contar con un estilo de grafía especial
donde la expresión LAS GATAS está acompañada del dibujo de dos caras de unas gatas.

Esto impide cualquier relación con la marca solicitante. Cabe aclarar que lo que más
importa en un registro es el estudio en conjunto que de este se realice más no aquel que
de manera fraccionada se haga y no hay por tanto ningún parecido.

La simple visual de los signos demuestra la total diferencia tanto gráfica, incluida el logo,
como nominal por el tamaño forma tipo de letra y numero de las mismas, de donde no se
explica como el observante omite esta comparación al limitarla a una comparación de tipo
nominativo. Cabe recordar lo que el Tribunal Andino de Justicia ha dicho sobre la
comparación de las marcas de tipo mixto

1. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en

estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos mixtos.

Las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte
del conjunto: una denominación, y un gráfico, definido como un signo visual que
evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con el examen de registrabilidad de este tipo de signos, la

jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o

determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las
que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos
se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color
y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El
elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador
de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.
(Proceso Nº 04-IP-88, caso: “DAIMLER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 39, de
29 de enero de 1989). (Subrayas fuera de texto)2

Queda demostrado como los signos son incomparables

2
Tribunal Andino de Justicia. Proceso 105-IP-2007. Marca TROPICAL
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FONETICA Y GRAMATICALMENTE:

TEXTILES EL GATO – LAS GATAS – TEXTILES EL GATO – LAS GATAS

TEXTILES EL GATO – LAS GATAS – TEXTILES EL GATO – LAS GATAS
TEXTILES EL GATO – LAS GATAS – TEXTILES EL GATO – LAS GATAS

Como se puede observar ambas marcas son disimiles, pues la marca solicitada cuenta
con la expresión TEXTILES, que la diferencia sustancialmente de la marca opositora,
además la expresión EL GATO es singular masculino, diferente de la marca solicitada que
es plural femenina, siendo el signo solicitado de mayor extensión a la registrado,
característica que le brinda aún más distintividad con respecto del signo LAS GATAS.

En un reciente pronunciamiento por parte del Despacho, se dijo que la más mínima
diferencia puede permitir el registro de una marca:

Con base en los criterios arriba expuestos y de la comparación de los signos

enfrentados la Dirección encuentra que entre ellos existen diferencias suficientes para
descartar cualquier riesgo de confusión en el mercado. Tales diferencias se derivan
por tratarse de expresiones con una conformación gramatical distinta que permite al
consumidor individualizarlas es decir DYWIDAG / DIWI permiten al consumidor generar
un vinculo mental y si se quiere emocional con el conjunto objeto de análisis y por tanto
resulta lejano y descartable todo riesgo de confusión y asociación en el presente caso.3

Así las cosas, la marca solicitada no se encuentra incursa dentro de la causal de

irregistrabilidad de la que habla el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 y que es
citada por el opositor para impedir el registro del signo solicitado.

TERCERA: En cuanto a la confusión indirecta que se menciona en el escrito de

observaciones, no aplica para el presente caso porque, expuesto lo anterior, al no existir
igualdad o semejanza de tipo visual, fonético y gramatical entre los signos confrontados,
muy difícilmente se configura la confusión indirecta. Por lo tanto en jurisprudencia del
Tribunal Andino se menciona que:

“Para que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere la causal

en estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el
comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o
servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe
existir identidad o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo
lugar, es necesario analizar los productos o servicios que identifiquen las
marcas en conflicto. En efecto, el >principio de especialidad= circunscribe la
protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y
así éste alcance o cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una
solicitud marcaría, para solo aquellos signos que pretendan los mismos
productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida. Así las cosas,
para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que
concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente
para aplicar la causal relativa a la confundibilidad”

CUARTA: Acerca de la naturaleza de los servicios, este ítem resulta inocuo ante la
evidencia planteada acerca de la distintividad formal de los signos, de esta manera si falta
alguna de las dos premisas de la norma supuestamente trasgredida, no se configura la

3
Resolución 1626 DE ENERO 2 DE 2014. Expediente 12 069704.
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causal de irregistrabilidad y por tanto el signo pedido deviene en registrable pudiendo por
tanto nacer como registro legal ante esa Superintendencia.

Por todo lo anterior solicito desestimar las pretensiones de la demanda y conceder el

título de la marca TEXTILES EL GATO a favor de mi mandante.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitución Política de Colombia

Decreto 755 de 1972 sobre la clasificación internacional

Decisión 486 del 2000 Régimen común sobre propiedad industrial

VI. NOTIFICACIONES

Mi mandante y yo recibimos notificaciones en la Secretaría de su Despacho, o en mi

oficina de abogado, situada en la Avenida Cra. Novena # 103ª -36 oficina 202b Ed.
Latitud 104, Bogotá D.C.

Señor jefe,

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNÁNDEZ

CC. No. 71.645.365. de Medellín
T.P. No. 55.358. del CSJ.
P.O