SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
ATN. JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
E. S. D.

REF. RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE SD2017/0085282

DIEGO FELIPE VEGA JIMÉNEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de
Ciudadanía Número 1.032.432.855 de Bogotá D.C., portador de la Tarjeta Profesional No.267.747 del
Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de SISTEMAS INSEPET CIA LTDA.,
identificada con el N.I.T. 830.071.049 – 5 domiciliada en Bogotá D.C., encontrándome dentro del término
legal interpongo recurso de reposición en subsidio de apelación en contra de la Resolución 80046
proferida dentro del expediente del SD2017/0085282, notificada el día 29 de octubre de 2018, me
permito reponer y en subsidio apelar la decisión proferida con base en los siguientes:

I. HECHOS

PRIMERO. En la resolución 80046proferida por esa entidad se hace mención a que la marca mixta
solicitada SKY, presenta confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para
el presente examen de registrabilidad:

SEGUNDO. Resulta importante resaltar que las marcas registradas pertenecen a titulares diferentes y
protegen clases similares, asociados y complementarias unas a otras y coexisten en el mercado sin que
hayan sido negadas, así:

Calle 95 No. 14-45 Piso 8

Teléfono 6510594, Correo electrónico loyalfirmalegal@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia
TERCERO. La clase 42 protegida por SKY TRACKING son DISEÑO DE PROGRAMAS PARA
COMPUTADOR PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES O MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS
PARA COMPUTADOR, DISEÑOS DE PROGRAMAS PARA COMPUTADORES CON DESTINO A
VEHÍCULOS, CAMIONES, BUSES, MÁQUINAS, MAQUINARIA.
CUARTO. La marca mixta solicitada SKY busca proteger los productos contemplados en la Clase
9 9: Hardware y software; hardware y software de acceso remoto seguro a redes informáticas
y de comunicación; hardware y software informático de gestión de bases de datos; hardware y
software para instalar y configurar redes de área extensa; hardware y software para instalar y
configurar redes de área local; paquetes de software; software de administración de redes
informáticas de área local; software de automatización y gestión de procesos empresariales;
software para automatizar el almacenamiento de datos; software de captura, transmisión,
almacenamiento e indexación de datos y documentos; software de comunicación destinado a
conectar usuarios de redes informáticas; software de control de procesos industriales; software
de control de terminales de autoservicio; software de control y gestión de aplicaciones de
servidores de acceso; software de detección y diagnóstico de fallos; software de gestión de
bases de datos; software informático; software de integración de aplicaciones y bases de datos;
software de interfaz; software de interfaz gráfica de usuario; software multimedia grabado en
cd-rom; software de procesamiento de datos; software de transmisión inalámbrica de
contenidos; software para uso comercial; software y aparatos de telecomunicación para
conectarse a bases de datos e internet; software y aparatos de telecomunicación, incluidos
módems, para conectarse a bases de datos e internet; software y aparatos de telecomunicación,
incluidos módems, para conectarse a bases de datos, redes informáticas e internet; software y
programas informáticos; software, microprogramas [firmware] y hardware.
Los servicios contemplados en la clase 42: Actualización de software; actualización de software
de bases de datos; actualización de software para el procesamiento de datos; actualización de
software para sistemas de comunicación; alquiler de hardware y software; alquiler de software
de bases de datos; alquiler de software de gestión de bases de datos; alquiler de software de
importación y gestión de datos; alquiler de software para el procesamiento de datos; alquiler
de software y programas informáticos; alquiler y actualización de software para el
procesamiento de datos; alquiler y mantenimiento de software; configuración de hardware
mediante el uso de software; configuración de software; configuración, instalación, diagnóstico
de fallos, reparación, actualización y mantenimiento de software; consultoría en actualización
de software; desarrollo de hardware y software; creación, mantenimiento y actualización de
software informático; desarrollo de software informático; desarrollo y actualización de
software informático; desarrollo y comprobación de métodos, algoritmos y software de cálculo;
desarrollo y mantenimiento de software; desarrollo y mantenimiento de software de bases de
datos informáticas;, firmware, hardware y sistemas informáticos; diseño y desarrollo de
hardware, software y bases de datos; diseño y desarrollo de software para la evaluación y el

Calle 95 No. 14-45 Piso 8

Teléfono 6510594, Correo electrónico loyalfirmalegal@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia
cálculo de datos; diseño y escritura de software informático; diseño, desarrollo e
implementación de software; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software de
control de procesos; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software de
procesamiento de textos, procesamiento de datos y control de procesos; diseño, mantenimiento
y actualización de software; reparación de software para sistemas informáticos.
CUARTO. Se puede evidenciar que la Clase protegida con la marca registrada SKY TRACKING
va dirigida a proteger un servicio de software destinado a vehículo, por otra parte, la marca
solicitada protege tanto el servicio de software como el producto encaminado a la
administración de estaciones de servicio de gasolina.
QUINTO. En la resolución recurrida se establece “De acuerdo con la anterior relación de
productos, y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos
confrontados identifican o pretenden distinguir productos, que se encuentran en diferentes clases
de la nomenclatura internacional (clases 9 y 42; y 42 y 38 respectivamente), que a pesar de no
relacionarse competitivamente, pueden llegar a tener riesgo de asociación si se tiene en cuenta
que los signos en conflicto son similares, por lo que podrían generar confusión indirecta entre los
consumidores y usuarios (…)” (sic)(negrilla fuera de texto)
De acuerdo con lo anterior, es claro que no existe confusión indirecta toda vez que no se
relacionan competitivamente las marcas comparadas toda vez que el consumidor y el mercado
al que van dirigidos son aislados y completamente diferentes la marca SKY solicitada va dirigida
a consumidores que son exclusivamente propietarios o arrendatarios de estaciones de
servicios, y es un consumidor muy especializados, en consecuencia el nicho de mercado no es
el público en general.
SEXTO. Es importante recordar que el sustantivo SKY, en inglés, en español cielo, no es
apropiable al ser una partícula de uso común que como se evidencia en el hecho primero de
este escrito existen varias marcas que la usan y que se encuentran registradas, tal como lo
establece El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o
usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza
del país”;
"Se refuerza la anterior cita con lo expresado al respecto por el tratadista Jorge OTAMENDI en el libro
"DERECHO DE MARCAS", páginas 183, 184 y 185: "La inclusión en la marca de elementos de uso común.

"Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que
de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que
distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más
atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas
partículas elementos de uso común.

"No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una
partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida
en seis registros de distintos titulares. Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno
o a unos pocos, no habría ese uso generalizado.

"Una partícula de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no
puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común,
no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz
de uso general o necesario.

"Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho

Calle 95 No. 14-45 Piso 8

Teléfono 6510594, Correo electrónico loyalfirmalegal@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia
que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los
contengan deben ser efectuados con criterio benevolente".

SÉPTIMO. Además resulta relevante resaltar que el a-quo no hizo un análisis en conjunto de las
marcas comparadas toda vez que al solicitar la concesión del conjunto marcario SKY, donde a
diferencia de las registradas es mixta, y este componente es el que le otorga la capacidad
distintiva “extrínseca”, en cuanto a su no confundibilidad con otros signos, y a diferencia de los
considerado por el a-quo el componente figurativo resulta predominante toda vez que la
comparadas la ser denominativas no crea una idea de una imagen asociados al consumidor sino
únicamente de su vocablo, a diferencia de la solicitada toda vez que tener un componente
figurativo bien definido como en este caso, es el elemento que permite establecer la
característica más importante de una marca que es la distensibilidad.
El producto y servicio que se solicita proteger con la marca mixta SKY, no va dirigido a un
consumo masivo, por lo cual en el análisis de confundibilidad es necesario partir de un
consumidor especializado y no medio, tal como establece el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en el PROCESO 13-IP-2001 : “En cuanto a los bienes amparados por los
signos, se debe considerar su precio; la categoría de ellos, en el sentido de que si son de consumo
masivo, se tomará en cuenta al consumidor medio y no especializado, que por no prestar mayor
atención en la adquisición de los productos, es más proclive a caer en error al adquirir un bien; lo
que no sucede en productos de alto costo y de cierto nivel técnico, en cuyo caso el consumidor
especializado se detiene con mayor prolijidad a examinar las marcas y las características de los
productos.” (sic)
SÉPTIMO. Un supuesto que no resulta coherente es el hecho de comparar la marca solicitada
con dos marcas registradas denominativas cuyos titulares son dos personas jurídicas diferentes
sobre clases 42 y 38 que resultan ser asociativas o complementarias, y las marcas concedidas
en los expedientes 12087136 y 11016472 fueron concedidas sin objeción y ahora frente a la
marca solicitada por mi poderdante, no resulta ser fundamento suficiente para negar la
concesión de la marca solicitada.
OCTAVO. En razón a lo anterior, la motivación de la decisión del a-quo deviene en incoherente
y contradictoria, toda vez que de fundamentarse en las razones expuesta no deberían coexistir
las marcas anteriormente relacionadas y que fueron concedidas, sino por el contrario de ser
contundente su análisis debería únicamente existir una.
En consecuencia, al poder coexistir dos marcas denominativas, la marca mixta solicitada aún
más puede ser concedida y pueden coexistir toda vez que no se relacionan competitivamente y
la marca solicitada va dirigida a un consumir especializado.
SEXTA. Por lo anterior, no es posible contrario a lo manifestado en la resolución recurrida que exista
riesgo de confusión directa ni indirecta, si no por el contrario es un yerro interpretativo por parte de esa
entidad y en consecuencia la marca solicitada a registrar SKY cumple los requisitos del artículo 134 de
la Decisión 486 de 2000.

II. PETICIÓN

PRIMERA. Solicito se revoque y deje sin ningún efecto, el Acto Administrativo contenido la Resolución
80046 que contiene la negación de la marca mixta SKY solicitada por SISTEMAS INSEPET CIA LTDA. con
fundamento además de todas las razones expuestas en el presente escrito.

SEGUNDA. En consecuencia, de lo anterior, se conceda el registro de la marca SKY para proteger los
bienes contenidos en la Clase 9 y los servicios de la Clase 42 de la clasificación de NIZA, con titularidad
de SISTEMA INSEPET CIA LTDA., identificada con N.I.T. No. 830.071.049-5.

Calle 95 No. 14-45 Piso 8

Teléfono 6510594, Correo electrónico loyalfirmalegal@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia
 III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos
contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya
acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja,
y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante
el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones
correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.

IV. PRUEBAS

Solicito se tenga como pruebas las obrantes en el expediente.

V. NOTIFICACIONES

Mi poderdante será notificado en la CRA 90 N.17B-81 BG 20, correo electrónico

jenny.sotelo@insepet.com

El suscrito en la calle 95 No. 14-45 piso 8, correo electrónico loyalfirmalegal@gmail.com

Cordialmente,

DIEGO FELIPE VEGA JIMÉNEZ

Cédula de Ciudadanía No. 1.032.432.855 de Bogotá D.C.
T.P. No.267.747 del Consejo Superior de la Judicatura

Calle 95 No. 14-45 Piso 8

Teléfono 6510594, Correo electrónico loyalfirmalegal@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia