Fundamentos jurídicos de la propiedad intelectual

CAPITULO III

MECANISMOS DE PROTECCIÓN
1. La patente
a Patente es el título de Propiedad Industrial que conceden las oficinas de

L
Patentes a productos o procesos novedosos a nivel mundial, de aplicación
industrial y que no resultan fácilmente deducibles del estado de la técnica.
Este título reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención
patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización, sin
consentimiento del titular durante determinado tiempo y en el ámbito territorial de
protección. El Convenio de París, establece que entre las patentes de invención se
incluyen las diversas especies de patente industriales admitidas por las legislaciones
de los países de la Unión, tales como patentes de importación, de perfeccionamiento,
patentes y certificados de adición, etc.
La patente de importación, llamada también algunas veces patentes de introducción,
de confirmación o de revalorización, reguladas en algunos países, suele ser de una
duración relativamente corta, concedidas para una invención que ya ha sido
patentada en un país extranjero y que, por lo tanto, ha perdido su carácter de
novedad, pero que está, sin embargo, protegida por una patente de importación en
espera de que el titular de la patente explote la invención en el país de que se trate.
 Waldo Rivera Portillo

Colonias y antiguas colonias británicas han tenido un sistema de confirmación o

registro de patentes británicas.
La patente de perfeccionamiento es aquella concedida por el perfeccionamiento de
una invención, generalmente con disposiciones especiales en cuanto a duración y
pago de las tasas de mantenimiento, estas patentes han existido en Bélgica, México
y Uruguay.
Patentes o certificados de adición son los concedidos de manera similar para
adiciones a una invención que no son necesariamente sólo perfeccionamiento.
Los anteriores títulos no son reconocidos en nuestro sistema de patentes, la ley
únicamente regula las patentes de invención protegiendo a través de esta figura
aquello que es efectivamente una creación nueva.
La ley define la patente1 como:
“[…] el derecho especial que concede el Estado con relación a actos de
explotación de una invención”
El documento de patente describe una invención y crea una situación jurídica
mediante la cual la invención sólo puede ser explotada por el dueño o con la
autorización de éste, otorgándole un derecho exclusivo de explotación en el
territorio del Estado que otorgó la patente.

2. Requisitos de patentabilidad
La mayoría de las legislaciones del mundo establecen que una invención para ser
patentable debe cumplir los parámetros esenciales de patentabilidad, exigencias que
son indispensables para poder ser objeto de protección por patente. Estos requisitos
son los siguientes.
a. La novedad
Este criterio exige que la invención sea nueva, es decir, que la invención no debe
haber sido inventada, desarrollada o utilizada anteriormente.
De acuerdo con nuestra ley, una invención es novedosa cuando no existía en el
estado de la técnica2, y éste, es decir, el estado de la técnica comprenderá todo lo que

1
Artículo 4.2 LPI.
2
La novedad es un concepto normativo definido por la Ley mediante una fórmula negativa; una invención es
nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Artículo 9 de la Ley de Propiedad Industrial.

2
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haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo 3, ya
sea por su publicación, la venta, el uso o cualquier otro medio, antes de la
presentación en Honduras o de prioridad que se reivindique; inclusive, el contenido
de una solicitud previa, en la medida en que contenga lo reivindicado en la solicitud
posterior.
En síntesis, estado de la técnica abarca todo invento que haya sido publicado en
cualquier parte del mundo y por lo tanto ya no es algo novedoso, no importando el
tipo de divulgación. En este contexto, el examinador tiene la obligación de demostrar
que la invención no es nueva, caso contrario, será considerada que cumple con el
requisito de la novedad.
Para estar al corriente de lo que está ya inventado antes de iniciar un trabajo de
investigación y desarrollo, es necesario realizar búsquedas sobre el estado de la
técnica para indagar todas las invenciones similares ya existentes. Normalmente, se
acude a las fuentes clásicas de información como las publicaciones científicas, la
documentación sobre congresos, los contactos con los colegas de profesión, Internet,
etcétera4, sin embargo, existen convenios entre países que permiten acceder a bases
de datos en materia de patentes, que con fiabilidad pueden generar información
sobre el estado de la técnica, tal es el caso del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes, con sus siglas en ingles “PCT”. Sin embargo, no toda divulgación destruye
la novedad.

3
Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a)
"Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas
determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un
momento determinado". b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad" "(...) una vez que una tecnología
pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se
hace irreversible". e) "Carácter Universal de la Novedad" "(...) la novedad de la invención se determina en
relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero". "(...) no puede pretenderse una
patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país". d)
"Carácter público de la novedad" "(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación
implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente".
CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos
Aires 2004. Págs. 697 a 714.
4
Schwander, Paul. LAS BÚSQUEDAS SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA. Oficina Europea de Patentes, La
Haya.
 Waldo Rivera Portillo

Nuestra legislación establece las siguientes excepciones con relación a la

divulgación5:
1. La divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de
presentación de la solicitud en Honduras o, en su caso, dentro del año
precedente a la fecha de la solicitud cuya prioridad se reivindique y que
hubiese resultado directa o indirectamente de los siguientes actos:
a. Actos realizados por el propio solicitante o su causante,
b. Abuso o incumplimiento de contrato o,
c. Acto ilícito cometido contra alguno de ellos

2. Cuando se invoque el derecho de prioridad

En materia de patentes y marcas se reconoce el denominado derecho de prioridad
instaurado en el Convenio de la Unión de Paris de 1883 para la protección de la
propiedad industrial.
Como hemos visto, uno de los requisitos indispensables en materia de patentes es la
novedad y en materia de marcas, la disponibilidad.
Este requisito generó controversias cuando se expandió el comercio internacional,
inventores y empresarios decidieron proteger o exponer sus creaciones intelectuales
en otros países, sin embargo, sucedía que, al haberse presentada la solicitud en su
país de origen y exponerse en eventos internacionales se consideraba, que estos
habían perdido la novedad y por lo mismo no deberían ser objeto de protección.
Es así como el Convenio de París para protección de la Propiedad Industrial
estableció el derecho de prioridad para tratar de solucionar el problema que se
estaba viviendo con la proliferación de exposiciones universales, regulando en el
artículo 4 lo siguiente:
A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de
modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio,
en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito
en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante
en el presente.
2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de
depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión
o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

5
Artículo 9 LPI.

4
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3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para
determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate,
cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países
de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos
ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la
invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del
modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún
derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por
terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad
quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.
C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de 12 meses para las patentes de
invención y los modelos de utilidad y de 6 meses para los dibujos o modelos industriales
y para las marcas de fábrica o de comercio.
2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera
solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.
3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina
no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se
reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

El legislador hondureño incorporó en la Ley de Propiedad Industrial, en el artículo

141, disposiciones que reconocen el derecho de prioridad, estipulando que, el
hondureño o extranjero domiciliado en Honduras que presentare conforme a la Ley,
una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad, o una solicitud de
registro de diseño industrial o de marca que ya hubiese presentado en otro país, con
el cual Honduras estuviere vinculado por un Tratado en virtud de la cual debe
reconocerse un derecho de prioridad, o que acuerde reciprocidad para esos efectos
a las personas de nacionalidad hondureña o domiciliada en Honduras, así como, al
derechohabiente de esa persona, se le otorgará en Honduras el derecho de prioridad.
El derecho de prioridad tendrá una vigencia de doce (12) meses, tratándose de
patentes de invención y de modelo de utilidad; y seis (6) meses tratándose de
registros de diseños industriales y marcas; salvo que el tratado aplicable prevea
plazos diferentes. Toda solicitud presentada en Honduras al amparo de un derecho
de prioridad y dentro del plazo de prioridad correspondiente, no será denegada
invalidada ni anulada por hechos ocurridos en el intervalo, realizados por el propio
 Waldo Rivera Portillo

solicitante o por un tercero y estos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún

derecho de terceros, respecto al objeto de esa solicitud.
b. Nivel inventivo.
El segundo criterio establece que exista un elemento inventivo. En otras palabras,
para que se considere patentable una invención, ésta debe representar un avance
suficiente en relación con el estado actual de la técnica6.
También se utiliza el término “no evidente”, es decir que si dicha invención es
evidente para una persona con conocimientos medios en el ámbito de la técnica en
cuestión, no se cumplen los criterios que conducirán a una protección por patente7.
c. Aplicación industrial.
El tercer criterio estipula que el invento para ser patentable, pueda ser objeto de
aplicarse industrialmente. Este requisito de la invención encuentra su justificación
en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento
industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo
son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la
práctica.
La invención debe poder ser utilizada de alguna manera. Este es un criterio muy
amplio ya que prácticamente todo puede utilizarse, aunque sólo sea en la etapa de
investigación, sin embargo, debe entenderse que tal utilización se refiere a la que
hace una persona diestra en el área objeto de aplicación.
Así pues, a fin de ser patentable una invención debe demostrarse que se encuentra
entre los tipos que pueden ser protegibles por una patente, y por tanto deberá reunir
los tres requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo, y susceptible de
aplicación industrial.

6
Esto implica la exigencia de que la innovación haya sido fruto de la conducta investigadora expresa o implícita
llevada a cabo por el inventor.
7
“El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito
anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera
evidente, sin aplicar su ingenio. Pero al analizar la obviedad o no de la invención el experto no trata los
documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse la novedad, sino que la combina de
forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita
sostener si el mismo hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información
revelada por el inventor”. Juicio Teva Pharma S.L.U. (TEVA) y Ratiopharma España S.A. (RATIOPHARMA) versus
F. Hoffmann La Roche AG (ROCHE). AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA. SENTENCIA núm. 215/2017.
http://eplaw.org/wp-content/uploads/2017/10/ES-AP-Barcelona-Roche-c.-Teva-Ratiopharma-Judgment.pdf.
Fecha de consulta: 23/03/2020

6
 Fundamentos jurídicos de la propiedad intelectual

a. El secreto industrial
Otra forma de proteger las invenciones es a través del Secreto Industrial. Esta figura
fundamenta su protección en el sigilo, es decir, en la reserva de datos o mecanismos
que le generan una ventaja competitiva a un empresario frente a sus competidores.
Es necesario establecer lo que se entiende por secreto en la acepción común. Así se
dice que “Secreto” es lo oculto o ignorado8. En nuestra vida ordinaria consideramos
secreto aquello que no conocemos, que está oculto, clandestino o reservado, o que
otras personas ignoran. Lo que conlleva a decir, que es la imposibilidad de conocer
determinadas cosas, circunstancias o hechos.

Desde el punto de vista etimológico dice Gómez Segade9, la palabra secreto alude a
una separación, a una segregación; el secreto será un cierto saber, un cierto
conocimiento que se aísla, poniendo obstáculos para que no llegue a ser conocido
por otras personas.

Manifiesta el tratadista– que todo secreto “presupone una relación de pluralidad es

decir supone la existencia de varias personas. Esto nos indica que a pesar de que en
el universo existen un sin fin de secretos, estos no tienen un significado funcional,
pues desde el punto de vista lógico, estos, no existen. Por lo que para que un secreto
sea funcional y se le considere como tal, deberá entonces existir: una persona
poseedora del mismo y otras que lo ignoran.”

El secreto no es una cosa tangible, aun cuando podría estar incorporado en algo
material, lo que significa que existe una separación entre el bien intelectual y la
materia donde se plasma. Tan es así que las leyes penales no tipifican a la sustracción
del secreto como delito de hurto o de robo, sino que establecen un capítulo especial,
que en algunas legislaciones puede aparecer como “Violación y Sustracción de
Secretos”.

Se entiende por secreto en general, aquello que debe permanecer ignorado,

desconocido u oculto por voluntad de la persona que a consecuencia de su
revelación pueda sufrir una contrariedad o un perjuicio 10. Para algunos autores, el
secreto está constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento, o

8
Cabanellas de Torres, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, define el secreto como “lo que se tiene
oculto o ignorado | lo reservado. | reserva. | sigilo”.
9
Gómez Segade, José Antonio: El secreto Industrial. Concepto y Protección. Madrid, 1974
10
Ibidem. Gómez Segade, J. Pagina __
 Waldo Rivera Portillo

en otras palabras el secreto es un conocimiento reservado. Siendo el secreto algo

intangible por ser una actitud mental, es evidente, que las cosas (corpore) no pueden
ser “secretas”.
Nuestra legislación en el artículo 73 de la LPI define al secreto industrial “como
cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que
pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea
susceptible de transmitirse a un tercero”, exigiendo conforme al artículo 74 del
mismo cuerpo legal el cumplimiento de dos requisitos para ser objeto de protección:
1. Que la información que constituye el secreto industrial no fuese, como
conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes,
generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en
los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y,
2. Que el titular de este haya tomado medidas razonables para mantener la
información en secreto.
Esta información puede consistir en una fórmula, proceso o proyecto, utilizado en
una negociación o empresa, que no ha sido publicado o divulgado y por lo tanto da
una ventaja sobre los competidores. Uno de los mayores secretos en la historia del
marketing mundial, sino el más importante gracias a lo que ha significado en
términos de posicionamiento de la marca y su diferenciación con el resto de la
competencia, es la receta secreta de la compañía norteamericana Coca cola, la más
popular del mundo y guardada celosamente por sus propietarios durante más de
125 años.
La decisión de mantener una información, un dato, un mecanismo bajo secreto
industrial permite a quien lo posee, la oportunidad de obtener una ventaja sobre sus
competidores, por lo que un proceso para fabricar, tratar o preservar materiales, o
un modelo o patrón para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente
una lista de clientes constitutivos de un mercado determinado puede estar en el
ámbito del secreto industrial.
El secreto industrial difiere de otro tipo de información secreta que pueda existir
dentro de una empresa, ya que no se refiere a la información relativa a una única
actividad de la empresa, como sería el caso de los salarios de ciertos empleados o las
inversiones realizadas o por realizar, o la fecha para la presentación de una nueva
política interna o el lanzamiento de un producto nuevo al mercado. El secreto
industrial constituye un tipo de información utilizada de manera continua en las

8
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operaciones industriales o de fabricación de las empresas, casi siempre se refiere a

la producción de bienes o una prestación de servicios; pero también puede referirse
a la venta de bienes u otras operaciones relativas a los sistemas contables utilizados
en la empresa, que, en este caso, se cataloga como secreto empresarial.
El elemento esencial del tema, lo constituye el hecho de que efectivamente sea
información o conocimiento secreto, reservado, confidencial o no circulable.
La información que se encuentran dentro del dominio público o que son conocidas
en una determinada rama de la industria, no pueden considerarse como secreto
industrial11, ya que éste es reservado únicamente en la empresa en que es aplicable
o poseído. Siguiendo a Gómez Segade, se pueden enumerar algunos factores
importantes en la consideración de si una información secreta constituye un secreto
industrial o no lo es, entre los que destaca:
a) Tomar en cuenta hasta qué grado es conocido fuera de la empresa la información
que se posee,
b) Determinar hasta qué punto dicha información es conocida por los empleados de
la empresa y otros involucrados en el manejo de dicha información clasificada,
c) Las medidas que han sido tomadas para guardarla en secreto,
d) Determinar el valor que pueda tener para la empresa y para los competidores, y
e) El gasto pecuniario y el esfuerzo invertido por la empresa en el desarrollo y
obtención de la información.
Es de destacar que la novedad o el nivel inventivo no son requisitos esenciales del
secreto industrial, como se instituyen para la patente, ya que en ésta última, son
esenciales porque la misma significa una protección contra el uso de procesos
patentados que no han sido licenciados, y el monopolio que se otorga al inventor es
un premio; pero la protección al secreto no está basada en una política de
premiación, la protección se da para evitar que otros puedan por algún medio,
conocer o aprender el uso industrial y con ello poder competir en un mercado
determinado.
Por lo tanto, el secreto industrial no está protegido contra las creaciones de un
tercero que a través de medios correctos llegue a obtener el mismo invento, lo que
implica que éste otro inventor, podrá legalmente explotarlo sin que pueda
impedírselo el primero, en tanto que la exclusividad que otorga el secreto industrial

11
Ibidem. Gómez Segade, J. Ob. Cit.
 Waldo Rivera Portillo

no se basa en un reconocimiento oficial del Estado, sino que la exclusividad deriva

de acciones propias del interesado que tomó la medidas de salvaguarda de la
información secreta.

b. Adquisición del secreto industrial por medios ilícitos

Un secreto industrial se considerará adquirido por medios ilícitos o desleales cuando
la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de
un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento
de un deber de lealtad o la instigación a cometer cualquiera de estos actos.
Por espionaje industrial se entiende aquella investigación, muchas veces ilegal, de
los competidores para obtener una ventaja comercial. El objetivo de la investigación
podría ser hacerse con un secreto comercial -como los pasos de fabricación de un
producto- o simplemente conseguir información que pueda resultar valiosa.
Se entiende que existirá incumplimiento contractual cuando un empleado
investigador se encuentra sujeto a una cláusula de confidencialidad y divulga la
información que se ha mantenido en reserva por su titular. El primer presupuesto
es que exista un contrato, el segundo, que exista la cláusula que obligue a mantener
en secreto la información que se le ha compartido. No obstante, conforme a la
legislación laboral12, exista o no la cláusula de confidencialidad en el contrato de
trabajo o en un anexo de este, el trabajador está obligado a mantener siempre el
secreto de la información, por lo que la cláusula en el contrato solo vendría
únicamente a suponer una constatación por escrito de esta obligación.
Los anteriores actos –dice Canaval Palacios– “están relacionados con la competencia
desleal, dado que las actuaciones de terceras personas que quieran actuar para sacar
provecho propio o para un tercero o de la intención de cometer un ilícito con alguna
finalidad perjudicial (dolo), se observaría como medio ventajoso frente al común de
las personas en el ámbito del comercio”.
En cuanto al abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de
lealtad, podemos vincularlos más con un tema de moralidad, salvo que el abuso, la
infidencia o el incumplimiento de un deber de lealtad lleve como propósito obtener
una ventaja económica, competitiva o un lucro.

12
El artículo 112 literal e) del Código del Trabajo, considera causa de despido justificado, la revelación por
parte del trabajador de “los secretos técnicos o comerciales o dar a conocer asuntos de carácter reservado en
perjuicio de la empresa”.

10
 Fundamentos jurídicos de la propiedad intelectual

c. Clases de Secretos Industriales

Por su parte Pérez Miranda13 considera que el concepto de conocimientos técnicos
secretos es muy elástico, si bien en ciertas ocasiones lo podemos asimilar a la
invención, es conveniente realizar ciertas distinciones. En este sentido expone que,
en el ámbito industrial, existen diferentes clases de Secretos Industriales:

a. Conocimientos técnicos aún no patentables que pueden llegar a serlo.

Se trata de avances en una investigación o en el desarrollo experimental de una
investigación, que tiene muchas probabilidades de transformarse en un invento
patentable, pero que aún no lo es. Estos conocimientos pueden ser trasmitidos con
cláusula de confidencialidad

b. Conocimientos técnicos no patentables por prohibición legal.

Estos constituyen conocimientos que su protección están excluida expresamente por
la ley, prohibiendo su patentamiento, por lo que su transferencia con cláusula de
confidencialidad, e inclusive la sola explotación de ellos, estaría provocando, en
principio una violación a la Ley.

c. Conocimientos técnicos secretos patentables, pero no patentados.

Se trata de inventos que reúnen todos los requisitos para obtener una patente,
respecto de los cuales el titular ha optado por mantenerlos en secreto. En algunos
casos porque desea evitar la publicidad y la pronta exigencia de que comience a
explotar la patente, en otros por estrategia de mercado, en otros porque teme un
plagio que no podría evitar. Es en términos generales lo que se define como secreto
industrial en sentido estricto.

d. Conocimientos técnicos secretos que no reúnen el nivel necesario para ser

considerados una invención.
Su mantenimiento en secreto por el titular pareciera ser un derecho incontestable
similar a los demás secretos comerciales o industriales que guarda cualquier
empresa, pero su negociación bajo cláusulas de confidencialidad podría ser
considerada como una práctica monopólica.

13
Pérez Miranda, Rafael. Régimen Jurídico del Secreto Industrial. Mejico: La Ley de Fomento y Protección de
la Propiedad Industrial de 1991. Revista de Derecho Industrial, N. 39, 1991. páginas 498, 499 y 500.
 Waldo Rivera Portillo

e. Conocimientos técnicos secretos complementarios de una patente.

Generalmente el titular de una invención se reserva parte de la información al
solicitar el registro de ella, y con posterioridad negocia la patente y simultáneamente
los conocimientos técnicos mantenidos en secreto con cláusula de confidencialidad.
En nuestro Derecho sería una negociación ilícita por cuanto viola la disposición de
la Ley de Propiedad Industrial, que dispone que quien registra una invención debe
aportar toda la información necesaria para que sea utilizada.

d. Los Secretos Comerciales

La doctrina admite unánimemente que los secretos comerciales son los que se
relacionan con el sector puramente comercial de la empresa; por vía de ejemplo se
pueden mencionar, a los relacionados con las ventas, el manual operativo en los
contratos de franquicias, la publicidad, relaciones con los consumidores etc.

Habrá empresas que posean, tanto secretos industriales como comerciales, por
ejemplo, las empresas que se dedican a la fabricación de bienes, productos o
servicios para el mercado y que a la vez se dedican a su comercialización. En cambio,
las empresas que sólo intervienen en la actividad de mediación dispondrán
únicamente de secretos comerciales; por ejemplo, las empresas de financiación, de
bienes raíces, las bolsas de valores. Se comprende que para estas empresas el secreto
comercial puede representar un valor decisivo. No obstante, lo anterior, para las
restantes empresas el secreto comercial supone también un elemento básico de la
organización empresarial. Así tenemos como ejemplos, la conquista de clientes
cuyos nombres figuran en la correspondiente lista, la creación de sistemas de ventas,
de campañas publicitarias etc.

El secreto comercial es tan importante que a pesar de que un empresario tenga una
excelente fabricación de un determinado producto, si no existe una adecuada
promoción y organización comercial, sería totalmente inútil la calidad del producto
para el efecto de sus ventas.

Ahora, esta promoción de mercaderías propias a través de la publicidad según

Fernández-Nóvoa (citado por Gómez Segade), que las mejores mercaderías
enmohecerían en los almacenes si no se dan a conocer al público mediante una
adecuada publicidad.

En los contratos de franquicias comerciales, se presupone un método de distribución

y un método de valorización de la empresa. Esta figura (la franquicia), se compone

12
 Fundamentos jurídicos de la propiedad intelectual

de tres elementos: 1) la marca, 2) el Know How o secreto industrial y comercial y 3)

la asistencia técnica.

En este caso, el secreto comercial es, sin duda, el corazón de toda franquicia, ya que
una franquicia sin el sustento del Know How no existe. Este elemento, se plasma en
un manual operativo que reúne el conjunto de instrucciones que deben cumplir al
pie de la letra los franquiciados para lograr el éxito empresarial, el cual forma parte
del contrato de franquicia que suscriben las partes como su principal anexo.

De allí resulta evidente, de que la revelación de un secreto comercial puede hacer

que se desmorone la organización económica empresarial.

Existe un sinnúmero de secretos comerciales los cuales sería imposible mencionar

exhaustivamente, pero se pueden enumerar algunos que han sido reconocidos por
la jurisprudencia. Así las condiciones de pago, las listas de clientes, los precios
especiales que los proveedores hacen a una cooperativa por el volumen de sus
adquisiciones, los documentos de cálculo, la lista de proveedores, los informes de
una empresa, los planes de desarrollo de la actividad comercial, informaciones
comerciales fruto de particulares estudios de investigación, etc.

La lista de clientes, es el secreto comercial por excelencia, dado que el esfuerzo de

los empresarios se concreta en realizar el mayor número posible de transacciones, el
conseguir una clientela supone en buena medida la culminación de su actividad
empresarial: cuanto mayor y más estable sea la clientela de una empresa, mayor será
la superioridad de la misma sobre sus competidores, de ahí que el empresario
guarde celosamente el nombre, direcciones y características de sus clientes y es por
ello que la jurisprudencia no ha dudado en calificar a la lista de clientes como un
secreto comercial, así se comprueba en sentencias alemanas, francesas, italianas y
angloamericanas.

La sentencia14 del Tribunal de Apelación de París de 1 de marzo de 1967, caso Les

nouveautés textiles contre Modes et Techniques de París et divers, RIPIA, 1967,
págs., 95 y ss. En esta sentencia expresamente se califica a la lista de clientes como
secreto comercial. Por su parte en la jurisprudencia italiana, cabe mencionar la
sentencia del Tribunal de Casación de 3 de agosto de 1948, caso Ditta off Stamm C.
Soc. Gorla, for. Pad., 1948, I, págs. 780 y ss. En la que se admite que constituye secreto

14
Ibidem. Gómez Segade.
 Waldo Rivera Portillo

comercial no sólo la lista de clientes, sino también la relación de posibles clientes de

la empresa.

Por su parte, la jurisprudencia Angloamericana, la sentencia del D.C. de

Pennsylvania de 15 de diciembre de 1965, que resolvió el caso United Insurance
Company of América V. Dienno et al., 148 USPQ, 1966, págs. 149 y ss. Este caso
trataba de la lista de clientes de una compañía de seguros. El Juez Davis (pág. 154)
señala que “constituye competencia desleal que algún agente de esta empresa se
asocie con otra compañía de seguros y utilice la misma lista de clientes para
conseguir el éxito de la segunda compañía”.

En la jurisprudencia inglesa, entre otros merece ser destacado el caso de Autos

Securities Ltd. V. Standard Telephone & cables Ltd., resuelto por la sentencia de la
High Court of Justice de 23 de septiembre de 1964, R.P.C., 1965, págs. 92 y ss. La lista
de clientes que el demandante pretendía hacer pasar por secreto comercial estaba
integrada por enormes concernos15. Por tanto, - dice el Juez Stirling- es evidente que
cualquier interesado en este sector comercial tendría que contar con ellos como
clientes potenciales; hay que negar, en consecuencia, el carácter de secreto comercial
de dicha lista de clientes. También cabe citar la sentencia de la High Court of Justice
de 17 de diciembre de 1969, caso Coral Index Limited V. Regent Index Limited And
Another, R.P.C., 1970 págs. 147 y ss. La demandante acusaba a un antiguo empleado
de haber revelado su lista de clientes; dicho empleado había estado cinco años al
servicio de la demandante en calidad de ejecutivo. El Juez Stamp no acepta la
existencia de secreto. Según el Juez, el antiguo empleado, aunque sólo tuviere una
memoria normal, podría recordar perfectamente los nombres e incluso las
direcciones de los antiguos clientes. Los anteriores ejemplos son citados por Gómez
Segade en su libro “El Secreto Industrial”.

Como puede verse no existe uniformidad de criterios en la resolución de los casos,

algo que debía esperarse casi en forma lógica; pues son diferentes países y diferentes
legislaciones.

Por vía de ejemplo; mientras la jurisprudencia italiana asegura que secreto comercial
no solo es la lista de clientes, sino también la relación de posibles clientes de la
empresa, la jurisprudencia inglesa por el contrario considera que no existe secreto

15
Denominación de una de las combinaciones de que las grandes empresas o los capitalistas poderosos se
valen para regir el mercado. Cabanellas, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II,
Buenos Aires, 1994

14
 Fundamentos jurídicos de la propiedad intelectual

comercial en el caso de la lista de clientes, cuando quien hubiese trabajado por un

período considerable de tiempo en determinada empresa, utilice dicha lista y
direcciones de los mismos para promover sus servicios, pues según sentencia del
Juez Stamp, el antiguo empleado, aunque sólo tuviere una memoria normal, podría
recordar perfectamente los nombres e incluso las direcciones de los antiguos
clientes.

Es interesante destacar, manifiesta Gómez Segade, que, en materia de lista de

clientes, en los Estados Unidos se establece una importante distinción entre los
llamados route cases y los open market cases.

En el primer tipo de casos, la lista de clientes se considera secreto comercial, porque

las relaciones de la empresa con el cliente están basadas en pedidos regulares
durante períodos de tiempo también regulares (por ejemplo, lavanderías, lecherías,
empresas de gas etc.), en este supuesto, como se crea una relación duradera entre el
cliente y la empresa, la lista de clientes tiene una decisiva importancia y se considera
siempre secreto comercial. Por el contrario, en los open market cases, la lista de clientes
no tiene tanta importancia porque los empresarios operan de forma que no surgen
especiales relaciones duraderas entre la empresa y el cliente, por ejemplo, joyerías,
tiendas de calzado, de confección, de fragancias, de automóviles etc., se trata de un
mercado fuertemente competitivo, en el que él cliente comprará cada día al
empresario que venda lo mejor a más bajo precio.

Podemos concluir que el secreto comercial en los parámetros antes expuestos es

perfectamente reconocido en el derecho hondureño, dado que la legislación de
Propiedad Industrial hace referencia a él, cuando define el secreto industrial y
asimismo el Código del Trabajo, la Ley de Representantes y Distribuidores, el
Código de Comercio y el Código Penal, aun cuando no utilicen expresamente la
denominación de secreto comercial.