Fundamentos Jurídicos de la Propiedad Intelectual

CAPITULO IV

TITULARIDAD DE LA PATENTE
1. Titularidad
a patente de invención puede ser concedida a una persona natural o jurídica,

L
sin embargo, solo puede ser inventor la persona natural, a quien por regla
general, corresponderá la titularidad de todos los derechos derivados de la
patente1.
El derecho de propiedad sobre una patente le puede corresponder a
diferentes personas físicas y/o jurídicas en función de las leyes de cada país. Por
regla general la ley otorga el derecho de propiedad de la patente al inventor o
inventores de esta, salvo que haya otros acuerdos por escrito por los que el inventor
haya renunciado o cedido ese derecho a un tercero. En la mayoría de los países se
diferencian dos tipos de invenciones a la hora de decidir a quién corresponde el
derecho de propiedad sobre las patentes. La que corresponde al inventor o
inventores originalmente y la que pertenece al empleador si la invención para la que
se solicita una patente es fruto de la relación laboral. De esta manera, la ley pretende

1
Artículo 11 LPI

1
 Waldo Rivera P.

tener en cuenta y recompensar al empleador por los esfuerzos e inversiones que ha

realizado para que el inventor haya podido obtener la invención objeto de patente.

Por eso en Europa en general, a las patentes que se solicitan para invenciones que
resultan de labores de investigación, sea en entidades/empresas públicas o
privadas, les corresponde el derecho de propiedad a la entidad o empresa con la que
el inventor tiene una vinculación laboral.
Nuestra legislación destaca tres categorías de titulares: El inventor independiente, el
inventor sujeto a una relación laboral o bajo ejecución de un contrato, y el empleado
inventor que no estuviese obligado por su relación de trabajo a ejercer una actividad
inventiva.
a. Inventor independiente
Es aquella persona que, por sus propios medios, desarrolla una actividad inventiva
sin sujeción a un contrato. En este caso, la legislación es clara al establecer que la
titularidad de todos los derechos derivados de la patente corresponderá a la persona
que la hubiese desarrollado. Sin embargo, cuando varias personas hicieren una
invención conjuntamente, el derecho a la patente les pertenecerá en común2.
b. La invención Laboral o invención realizada en ejecución de un contrato
Las invenciones laborales son aquellas en las que producto de una relación
contractual se desarrolla una invención a cambio de una remuneración, en estos
casos, el derecho a la patente por esa invención pertenecerá a la persona que contrató
la obra o el servicio, para el caso de invenciones específicas o determinadas, o al
empleador, cuando la subordinación del inventor es permanente, según
corresponda, salvo disposición contractual en contrario3
El inventor tendrá derecho a que en la solicitud de la patente y en cualquier
divulgación de esta, figure su nombre.
c. Invención realizada por un empleado inventor no contratado para tal fin.

2
El derecho a la patente pertenecerá al inventor sin perjuicio a lo establecido en los Artículos 12 y 13 de la
presente Ley. Cuando varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho a la patente les
pertenecerá en común (…) Si varias personas hicieren la misma invención independientemente una de otras,
la patente se concederá a aquella de dichas personas o al derechohabiente de aquella que primero presente
la solicitud de patente o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, de conformidad con el Artículo
141 de esta Ley. Artículo 11 LPI.
3
Cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio,
o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente por esa invención pertenecerá a la persona que contrató
la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario… Articulo
12 LPI.
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Puede suceder que un empleado no estuviese obligado por su contrato de trabajo a

ejercer una actividad inventiva, pero producto de su iniciativa desarrolle una
invención en el campo de las actividades del empleador o mediante la utilización de
datos o medios a los que tuviere acceso por razón de su empleo4, en este caso, y
cumpliéndose dos requisitos, es decir, 1) Que exista actividad inventiva por
iniciativa propia del empleado, y 2) Que el empleado haya hecho uso de recursos
del patrono, tales como el uso del establecimiento o la utilización de datos o medios
a los que tuviere acceso por razón de su empleo, puede llegar a existir cotitularidad
sobre el derecho que otorga la patente.
La ley ha querido conciliar estos dos aspectos permitiendo una posible cotitularidad
de la patente y el goce en forma equitativa de las utilidades que ocasione la
explotación del invento a favor del empleado y el empleador. Sin embargo, para que
se de esta cotitularidad es necesario que se agote un procedimiento que comienza,
con la comunicación del empleado a su empleador por escrito del resultado de su
actividad inventiva, teniendo el empleador a partir de la notificación o desde que
hubiese tomado conocimiento por cualquier otro medio, el término de dos (2) meses,
aplicándose el plazo que expire más tarde, para manifestarle al empleado su interés
en el invento, si esto sucede, nacerá el derecho a la cotitularidad de los eventuales
derechos sobre la patente en el caso de ser concedida. Por el contrario, si el
empleador no hiciese manifestación de su interés en dicho plazo, el derecho a la
patente pertenecerá únicamente al empleado.
En el supuesto planteado por la ley, el incumplimiento de la obligación de notificar
por parte del empleado a su empleador puede generar un conflicto sobre la
cotitularidad del derecho, por lo que, en este caso, deberá resolverse a través del
proceso legal de reivindicación5, ya de la solicitud en trámite o del derecho

4
Cuando un empleado que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva,
realice una invención en el campo de actividades del empleador, o mediante la utilización de datos o medios
a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará este hecho inmediatamente a su empleador por
escrito. Si dentro de un plazo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que el empleador hubiese recibido dicha
comunicación o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose la fecha
más antigua, el empleador notificara6 por escrito al empleado su interés por la invención el empleado tendrá
derecho a la cotitularidad de la patente gozando en forma equitativa de las utilidades que ocasione la
explotación del invento. En caso de que el empleador no efectuara la notificación dentro del plazo establecido,
el derecho a la patente pertenecerá al empleado. Artículo 13 LPI
5
El artículo 158 de la LPI establece que cuando una patente de invención, de modelo de utilidad, de diseño
industrial (…) se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtener la patente o el registro,

3
 Waldo Rivera P.

concedido, o en última instancia, el patrono pudiese interponer una acción de

nulidad del título concedido6.
Un elemento sobre el cual no es claro el legislador es el caso en que fuesen varios los
inventores ¿cómo queda la cotitularidad sobre los derechos de patente?
En este escenario pudiere darse la interpretación que las utilidades resultantes de la
explotación se dividirán a prorrata entre coinventores y el empleador, es decir, si
fuesen cuatro coinventores y el empleador, sumarían cinco partes, por lo que al
prorratear correspondería a cada una, la quinta parte de los beneficios.
También puede darse la interpretación que, los coinventores en su conjunto
representan una parte de la cotitularidad y la otra, el empleador, por lo que la
aplicación del prorrateo sería únicamente entre coinventores y el otro cincuenta por
ciento correspondería al empleador.
Esta última solución me parece más práctica en virtud de que, el espíritu del
legislador parece indicar la existencia únicamente de dos partes, por un lado, el
empleado y por la otra el empleador. En igualdad de circunstancias aplicaría si fuere
más de un empleador en el que uno, por ejemplo, proporcionó los datos y el otro,
proporcionó las instalaciones, en este caso, la ley parece indicar que el patrono solo
es uno y, por tanto, le corresponde el cincuenta por ciento de las utilidades dividido
entre co-empleadores.

2. Derechos conferidos por la patente

Una patente concede a su titular el derecho a excluir de la explotación comercial de
la invención a quienes carezcan de su consentimiento, es decir, es un derecho
configurado de manera negativa, dado que el derecho de explotación es inherente a
la titularidad del invento, salvo que se encuentre dentro de las prohibiciones
establecidas por la ley. El derecho negativo implica el derecho a impedir a otros que

o en perjuicio de otra persona que también tuviese derecho a obtenerla, la persona afectada podrá iniciar una
acción de reivindicación de su derecho ante el tribunal competente, a fin de que le sea trasferida la solicitud
en trámite o el título o registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho. En la
misma acción podrá demandarse la indemnización de los daños y perjuicios. La acción de reivindicación del
derecho no podrá iniciarse después de transcurridos cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión, o
dos (2) años contados desde la fecha en que hubiese comenzado a explotarse o usarse en el país, aplicándose
el plazo que expire más tarde.
6
De acuerdo con el artículo 43 de la citada ley, la nulidad de una patente será presentada ante el Registro de
la Propiedad Industrial. Aunque la ley no lo establece, en caso de que una persona demuestre su derecho
sobre la patente y ya no proceda la acción reivindicatoria, podrá invocar una acción de nulidad sobre el
derecho concedido por haberse otorgado a quien no lo tenía.
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fabriquen, utilicen, vendan, ofrezcan para la venta o importen la invención

patentada sin la autorización previa del titular.
Comenta García-Mijan7, que el derecho de patente, como sucede en general con los
derechos de propiedad industrial, se configura como derecho negativo o de
prohibición, como un derecho de excluir el empleo por terceros de la regla técnica
reivindicada en la patente. La patente constituye de este modo, un derecho negativo
o de exclusión a terceros de la explotación industrial de la invención objeto de la
patente. En este sentido, el titular de la patente puede impedir a cualquier tercero
que no cuente con su consentimiento, la fabricación, el ofrecimiento, la introducción
en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación
o la posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. Estos actos se pueden
agrupar en alguna de las tres categorías principales de violación: fabricación,
comercialización que comprende introducir al comercio, ofrecer, importar y poseer
y, la utilización que implica también la posesión para este fin8.
Los principales derechos que derivan del otorgamiento de la patente son:
1. Exclusividad o monopolio legal
2. Un derecho negativo o ius prohibendi
3. Derecho de disposición

1. Exclusividad o monopolio legal

Producto de la facultad de prohibir, nace el derecho de explotar exclusivamente el
invento objeto de la patente por un plazo de 20 años máximo, por lo que, en términos
de algunos juristas, estamos frente a un verdadero monopolio legal temporal.
Es un monopolio dado que únicamente el titular de la patente tiene derecho a su
explotación, salvo que hubiese otorgado licencias convencionales u obligatorias (que
será un tema para tratar en otro apartado); es legal, porque la exclusividad nace de
la ley; y es temporal porque la legislación otorga un plazo determinado de
exclusividad, el que una vez concluido hace que el invento caiga a dominio público.
2. El ius prohibendi.

7
Lobato García-Mijan, Mario. Extensión y ámbito de protección de la patente. La patente como derecho
negativo. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales. Módulo IV. Página 1.
8
Artículo 17.1 y .2 LPI.

5
 Waldo Rivera P.

Configurado como el derecho de prohibir a terceros la fabricación, uso o

comercialización del producto resultante de la invención patentada, sin
autorización. Así tratándose de patente de producto da derecho a su titular a
impedir la explotación industrial bajo cualquier forma del objeto que constituye la
patente, así como la introducción en el comercio; y tratándose de patente de
procedimiento tiene derecho a impedir el uso de ese procedimiento, limitándose a
cubrir la explotación del procedimiento patentado y la obtención del producto
directamente obtenido del procedimiento patentado. Esta prohibición no se
extenderá a procesos similares o distintos, aunque el resultado sea el mismo.
3. Facultad de disposición de su derecho.
La facultad de disposición es un atributo muy importante derivado de la patente,
puesto que al ser el invento patentado un bien inmaterial, forma parte del
patrimonio, pudiendo ser cedidos en licencia, mediante un contrato en el que el
titular de la patente acuerda autorizar determinados usos específicos de la invención
patentada, generalmente a cambio de un pago único o de regalías9 o transmitidos
por vía sucesoria si el titular es una persona natural10.
El titular o el solicitante de una patente podrá conceder a terceros una o más licencias
de explotación de la invención que es objeto de la patente o de la solicitud en trámite,
limitándola con arreglo a los fines, el ámbito de uso, la cobertura territorial y otras
condiciones para las que se otorga la autorización a utilizar la invención, debiendo
constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial11.
Conforme al artículo 21 LPI, a falta de estipulación contractual se aplicarán con
relación a las licencias de explotación las normas siguientes:
1. La licencia se extenderá a todos los actos indicados en el artículo 17 de la
Ley12, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y
con respecto a cualquier aplicación de la invención;

9
Los derechos de propiedad intelectual al servicio de las pymes del sector farmacéutico.
https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_pharma.htm#derechos. OMPI. Fecha de consulta 21/02/2020
10
Una patente o una solicitud de patente podrá ser cedida por actos entre vivos o transferida por vía sucesoria.
Artículo 20 LPI.
11
… Todo contrato de licencia de explotación de una invención deberá constar por escrito e inscribirse en el
Registro de la Propiedad Industrial. Artículo 21. LPI.
12
ARTÍCULO 17.- La patente conferirá a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación
de la invención patentada. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en la presente Ley, el titular de la
patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que, sin su acuerdo, realice cualesquiera de los
actos siguientes: 1) Cuando patente se haya concedido par aun producto: a) Fabricar el producto; y, b) Ofrecer
en venta, vender o utilizar el producto o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.
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2. El Licenciatario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias;

3. Si la licencia no fuese exclusiva, podrá el licenciante otorgar otras licencias
para la explotación de la patente en el país, así como, explotar la patente por
sí mismo en el país; y
4. Cuando la Licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no
podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni
podrá explotar la patente por sí mismo en el país.
Según el sitio web de la OMPI13, “las empresas del sector farmacéutico pueden
concederse mutuamente licencias cruzadas sobre sus tecnologías a fin de permitir el
uso de las respectivas tecnologías patentadas y aprovecharse de ellas. Asimismo, en
algunos casos varias empresas pueden crear una “patente mancomunada” (o un
centro de gestión de los derechos de patente), a fin de facilitar la concesión de gran
número de licencias sobre varias patentes relativas a un ámbito tecnológico
determinado14”.
Debe tomarse en cuenta que tanto la solicitud de patente como la patente concedida
son transmisibles por todos los medios que el derecho reconoce y, en particular,
pueden ser objeto de cesión y licencias.
La modalidad más habitual del contrato de transferencia tecnológica, mediante la
que se faculta a un tercero para explotar la invención patentada establece ciertas
condiciones, tales como, plazo, exclusividad o no, límites territoriales, estándares o
controles de calidad, a cambio del pago de cantidades periódicas cuyo importe
normalmente está en función del beneficio obtenido por el licenciatario con dicha
explotación (royalties), sin embargo, la patente sigue perteneciendo al mismo titular,
lo que implica mantener obligaciones tales como el pago de las tasas anuales.
La cesión por su lado implica que el titular transfiere el título de patente a un tercero
a cambio de una compensación económica o de otro tipo, transfiriéndole todos los
derechos inherentes al título obtenido, con las limitaciones propias o en su caso, las
licencias contractuales u obligatorias concedidas.

2) Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento: a) Emplear el procedimiento; y, b) Ejecutar

cualquiera de los actos indicados en el numeral 1) inciso b) de este Artículo respecto a un producto resultante
directamente de la utilización del procedimiento.
13
OMPI. https://www.wipo.int/about-ip/es/. Fecha de consulta: 20/02/2020.
14
Ídem. OMPI.

7
 Waldo Rivera P.

3. Excepciones al derecho conferido

El derecho de patente no constituye un monopolio absoluto, existen excepciones
establecidas por la ley en beneficio de acciones privadas y otras en interés de
acciones más generales. La regla general es que el ius prohibendi deberá hacerse valer
contra actos realizados por terceros con fines industriales o comerciales, sin
embargo, si los actos realizados son exclusivamente en el ámbito privado y con fines
no comerciales, de experimentación, investigación científica o enseñanza relativos al
objeto de la invención patentada, el titular de la patente no podrá invocar su derecho
de exclusividad. La legislación y la doctrina establecen algunas excepciones, del
listado siguiente, las primeras cinco están reconocidas expresamente por la ley y la
última se encuentra regulada en el Convenio de París.
a. Uso para fines privados
b. Uso para fines experimentales
c. Agotamiento del derecho patente
d. Derecho de pre-uso
e. Fórmulas magistrales
f. Uso de la patente en medios de trasporte en tránsito
a. Uso para fines privados
Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en la
esfera privada y con fines no comerciales. La ratio de ser de esta excepción se
encuentra en que la actividad que realiza un tercero que fabrica o procesa para su
uso privado un producto patentado, no constituye competencia en el ámbito
comercial y, por tanto, no provoca un deterioro del derecho económico que la
patente le otorga15. Sin embargo, si existirá violación de la patente si la utilización
del producto patentado es con fin industrial (uso de maquinaria, empleo en
explotaciones industriales, comerciales o profesionales). El tercero que fabrica para
fines privados no podrá introducir el bien en el comercio.
b. Uso para fines experimentales
El uso experimental16 es una utilización de la regla técnica contenida en la patente
destinada a la investigación (para determinar cómo opera, qué efectos tiene), que
puede estar encaminada a la mejora de la invención (hallar condiciones óptimas de
funcionamiento, lograr un progreso técnico respecto de la solución descrita, etc.) o

15
Artículo 18 LPI. Los derechos conferidos por la patente sólo podrán hacerse valer contra actos realizados
por terceros con fines industriales o comerciales. En particular, tales derechos no podrán hacerse valer contra
actos realizados exclusivamente en el ámbito privado y con fines no comerciales, o con fines de
experimentación, investigación científica o enseñanza relativos al objeto de la invención patentada.
16
Excepción planteada en el artículo antes citado.
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simplemente para conocer cómo funciona para luego poder explotarla a la

expiración de la vida legal de la patente. Esta excepción atiende al interés público,
dado que la experimentación constituye uno de los pedestales en el que se finca la
ciencia y la tecnología.
Con todo, si estos usos experimentales conducen a una invención en la que se
explote de modo sistemático la invención anterior (estaríamos ante patentes
dependientes) su titular deberá estar autorizado por el titular de la primera patente
para poder explotar la suya.
c. Agotamiento del derecho de patente
El agotamiento es una característica general de los derechos de propiedad
intelectual, este se produce en el momento en cesa el control por parte del titular de
esos derechos, lo que normalmente ocurre cuando son colocados en el mercado y
por lo mismo, a partir de ahí, serán de libre circulación. Nuestra legislación establece
el agotamiento del derecho como otra de las excepciones al ius prohibendi, pero el
término agotamiento no se refiere a la extinción del derecho por transcurso del
plazo, sino que se debe entender en el sentido que, el titular de la patente no podrá
hacer valer el derecho contra cualquier persona que comercialice, adquiera o use el
producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego que el producto
hubiera sido introducido lícitamente en el comercio nacional o internacional por el
titular de la patente o por su licenciatario17. Esto implica que cuando el titular de la
patente introduce en el comercio el producto que incorpora la invención patentada,
no puede impedir que ese producto circule libremente en el mercado, dado que su
derecho se ha agotado con la primera venta. En otras palabras, no puede oponerse a
las transacciones comerciales que terceros realicen con ese producto portador de su
patente o diseño, en tanto que, el control por parte del titular cesa sobre el uso y
disposición de los productos, cuando estos y aquellos se venden o se comercializan
por primera vez.
d. Derecho de preuso

17
Artículo 18. […] Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra cualquier persona
que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que
dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio nacional o internacional por el titular de
la patente o por sus licenciatarios.
La patente no confiere el derecho de impedir los actos referidos en el artículo 5to del Convenio de Paris para
la protección de la Propiedad Industrial. Ley de Propiedad Industrial.

9
 Waldo Rivera P.

Este derecho tiene como objetivo proteger al tercero que con anterioridad a la fecha
de prioridad o solicitud de la patente hubiese explotado la invención o hubiese
realizado determinados preparativos para la explotación18. Con ello, se preservan
las inversiones realizadas por un tercero, se trata de un interés económico, el cual se
podría deteriorar si el titular de la patente ejerce el ius prohibendi.
Merece un comentario este apartado, puesto que en la primera lectura de esta
excepción pareciera generar una contradicción en el sentido de porqué podría
haberse otorgado una patente sobre un producto pre usado (explotado) por un
tercero, si consideramos que el hecho de haberse explotado con anterioridad a la
solicitud de patente, implicaría la destrucción del requisito de la novedad;
recuérdese que en el apartado referido a los requisitos de patentabilidad, hice
referencia a que la novedad significaba que el invento no existiera en el estado de la
técnica, pues bien, la explicación es que, si el invento se estaba explotando como
secreto industrial, no había sido divulgado y por tanto, no estaba dentro del estado
de la técnica, caso contrario, el invento no debió patentarse y debería ser objeto de
nulidad en virtud de no haberse cumplido con uno de los requisitos indispensables
para patentarlo.
Sería injusto que el pre-usuario no pudiera seguir explotando el invento, por lo que
esta excepción quiebra la regla de la exclusividad al permitir que la persona que
venía explotando el invento, tenga derecho de continuar produciendo el producto o
empleando el procedimiento como venía haciéndolo, con la limitación que solo
podrá cederlo o transferirlo junto con el establecimiento o la empresa en que
estuviese realizando tal producción o empleo. Esta excepción no será aplicable si la
persona hubiese adquirido conocimiento de la intervención por actos de mala fe.
e. Fórmulas magistrales
Esta excepción no está estipulada expresamente en nuestra legislación, sin embargo,
podría enmarcarse en la excepción referida al uso para fines privados.
La doctrina considera que la patente no se extiende a la prohibición de la
preparación de medicamentos por prescripción médica realizada en las farmacias

18
ARTICULO 19. - Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una persona que
pruebe que, con anterioridad a la falta de presentación, o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente
correspondiente, ya se encontraba produciendo el producto o usando el procedimiento que constituye la
invención en el país.
Esa persona tendrá derecho de continuar produciendo el producto o empleando el procedimiento como venía
haciéndolo, pero este derecho solo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en
que estuviese realizando tal producción o empleo.
Esta excepción no será aplicable si la persona hubiese adquirido conocimiento de la intervención por acta de
mala fe.
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de modo personalizada o individualizada y por unidad de ejecución. Se definen

fórmulas magistrales como “el medicamento destinado a un paciente
individualizado preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección, para
cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias
medicinales que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte
farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la debida
información al usuario.”
La ratio de las fórmulas magistrales viene constituida por la necesidad de preservar
la salud pública y la libertad de prescripción del médico.
f. Uso de la patente en medios de trasporte en tránsito
Esta excepción está regulada en el artículo 5ter del Convenio de París19, en el que se
establece la excepción del uso por un tercero no autorizado del invento patentado,
y tal uso, no se considerará transgresión de los derechos del titular de la patente, en
los siguientes casos:
i) El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios
que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas,
aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o
accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen
exclusivamente para las necesidades del navío;
ii) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la
construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de
los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos
penetren temporal o accidentalmente en el país.
La ratio de esta excepción es que el derecho de patente no puede ejercerse contra un
medio de transporte en tránsito que visite temporalmente países extranjeros
(buques, ferrocarriles, aviones o vehículos terrestres, etc.), debido a la desproporción
que puede suponer el ejercicio del derecho de exclusiva versus el perjuicio que puede
causar a los usuarios del medio de locomoción durante su tránsito por el Estado de
protección. Esta limitación solo comprende el empleo de los medios patentados, por

19
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de
1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, suscrito por Honduras en el año 1994 en fecha __________.

11
 Waldo Rivera P.

tanto, los propietarios de esas naves, no tendrán que obtener licencias de patentes
vigentes en esos países para evitar la violación.
Se debe hacer la aclaración que esta disposición solo comprende el empleo de
medios patentados y, por lo tanto, no se aplicará a la fabricación de artículos a bordo
de navíos, etc., ni a la venta al público de productos patentados o productos
obtenidos por el procedimiento patentado.
En el caso del segundo párrafo del artículo antes citado, no se trata de navíos, sino
de los aparatos de locomoción aérea y terrestre. Se aplica al empleo de los medios
que constituyan el objeto de una patente en la construcción o el funcionamiento de
esos aparatos de locomoción aérea y terrestre o de sus accesorios. El uso a bordo de
objetos que no estén relacionados con la construcción o el funcionamiento no
quedará, por tanto, exceptuado de la violación de patente20.
En el siguiente capítulo se expondrán los distintos procesos de concesión de una
patente, pero en particular se desarrollará el sistema de concesión conforme a la
legislación nacional.

4. Limitaciones al derecho conferido

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual21 además de las anteriores
excepciones, considera algunos tipos de limitaciones al derecho conferido por la
patente, destacando las siguientes:
a. Limitación territorial: una patente es un derecho territorial que únicamente
tiene efecto en la jurisdicción para la que ha sido concedido;
b. Limitación temporal: una patente tiene un máximo de protección de hasta 20
años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, duración que puede
ampliarse en algunos países en el caso de productos que están sometidos a la
aprobación de los órganos normativos correspondientes, por ejemplo,
determinados tipos de productos farmacéuticos;
c. Limitación en el alcance: esto significa que una patente únicamente otorga
derechos exclusivos sobre la invención reivindicada en la manera descrita en
las reivindicaciones, es decir, la materia para la cual solicitó protección
mediante la patente.

20
G.H.C. Bodenhaseun. Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad
Industrial. Págs. 89 y 91.
21
Los derechos de propiedad intelectual al servicio de las pymes del sector farmacéutico ¿Qué derechos
concede la protección por patente? OMPI.
https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_pharma.htm#derechos. Fecha de consulta 21/02/2020
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13
 Waldo Rivera P.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
1. Sistemas de concesión
xisten varios sistemas de concesión que presentan diversas variantes entre

E
unos y otros, según los países donde se apliquen. Sus diferencias radican en
la mayor o menor amplitud del poder de intervención de la oficina de
patentes en cuestión, y otros que responden a sistemas intermedios.
a. El sistema de mero depósito (mero registro o libre concesión).
Se caracteriza por la concesión de toda patente solicitada, con la única exigencia de
que la solicitud cumpla los requisitos formales establecidos por la ley. Es decir, la
oficina de patentes no entra a examinar los requisitos sustantivos o de fondo de la
invención (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial).
En caso de que se produzca una colisión de la patente concedida con derechos ya
existentes, el asunto corresponde a los tribunales de justicia, que decidirán sobre la
validez o nulidad de la patente.
b. El sistema de examen previo
Implica, además del examen de los requisitos formales, el examen de los requisitos
sustantivos de patentabilidad; siendo la oficina de patentes la que decide conceder
o rechazar la solicitud de patentes. Este sistema resulta más oneroso, pero ofrece
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mayor seguridad jurídica, en cuanto al valor real de sus patentes a titulares que el
sistema de mero depósito.
Además de estos sistemas existen otros sistemas tales como: El sistema de depósito
con informe sobre el estado de la técnica, El sistema de concesión con examen
diferido, etc.
Nuestra legislación adopta el sistema de examen previo, tal cual lo estipulado por el
artículo 54 LPI, proceso que se lleva a cabo ante el Registro de la Propiedad
Industrial, pudiendo hacerse el examen de los requisitos de patentabilidad por
entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. A continuación, se
desarrolla paso a paso el proceso:

2. Proceso de concesión
El primer paso para tomar en cuenta previo a una solicitud formal es ejecutar una
búsqueda del estado de la técnica, es decir, investigar lo que se ha divulgado o hecho
accesible de cualquier manera, sea tangible, oral o escrita, comercializado, usado en
cualquier lugar del mundo, inclusive lo que se encuentra en proceso de patente y
patentes concedidas. Por ejemplo, según la OMPI se han concedido más de 40
millones de patentes farmacéuticas en todo el mundo, y como existen millones de
publicaciones impresas que pueden formar parte del estado de la técnica, es bastante
posible que alguna referencia, o combinación de referencias, haga que la invención,
o parte de ella, no sea nueva o que sea evidente y, por lo tanto, no sea patentable.
Al realizar esta búsqueda se evitan costos en la presentación y tramitación de una
solicitud de patente si se descubren referencias en el estado de la técnica que
probablemente impidan patentar una invención dada.
Si el informe del estado de la técnica indica que el invento es novedoso, el primer
paso formal ante el Registro de la Propiedad Industrial es presentar la solicitud de
patente.
2.1. Solicitud de Patente
La solicitud deberá presentarse ante el Registro de la Propiedad Industrial22, a través
de formulario preelaborado que facilita la presentación de esta, el cual se encuentra
en el sitio web de la Institución. Es imprescindible que la solicitud tenga el contenido

22
Artículo 35, 36 y 37 LPI.

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 Waldo Rivera P.

mínimo exigido y que se paguen las tasas, además, debemos tener claro que la
solicitud de patente sólo podrá comprender una invención, o un grupo de
invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto
inventivo23.
Tratándose de ser segunda o ulterior solicitud se deberá indicar la fecha, el número
y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección
que se hubiese presentado, o del título que se hubiese obtenido, ante otra oficina de
Propiedad Industrial, y que se refiere total o parcialmente a la misma invención
reivindicada en la solicitud presentada en Honduras, de lo contrario deberá declarar
no haber presentado dicha solicitud24.
Los requisitos mínimos que deberán acreditarse en la solicitud son los siguientes:
a. Nombre y demás datos relativos al solicitante, que podrá ser una persona
natural o una persona jurídica
b. Nombre del inventor o inventores
c. Nombre de la invención
d. Datos del mandatario
e. La reivindicación de la prioridad en su caso
f. Dos ejemplares de la descripción del invento. La descripción es la divulgación
de la invención de manera suficientemente clara y completa para poder
evaluarla por el examinador.
g. Dos o más ejemplares de las reivindicaciones en las que define la materia para
la cual se desea protección mediante la patente.
h. Los dibujos cuando fueren necesarios para comprender la invención
i. Dos resúmenes del invento. Comprenderá una síntesis de lo divulgado en la
descripción y una reseña de las reivindicaciones. El resumen permitirá
comprender lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la
invención.
La importancia de la solicitud radica en que en ella se define el alcance de la
invención reivindicada y, por lo tanto, determina el alcance jurídico de la patente;
describe la naturaleza de la invención, incluidas las instrucciones detalladas sobre el

23
Si la solicitud se refiere a más de una invención, la Oficina de Registro lo comunicará por escrito al solicitante
para que, dentro del plazo de dos (2) meses, la divida en varias solicitudes conservando como fecha de cada
una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha
realizado la división se tendrá por abandonada la solicitud. Artículo 37 LPI.
24
Artículo 35 LPI.
 Fundamentos Jurídicos de la Propiedad Intelectual

modo de realizar la invención; y ofrece información detallada sobre el inventor, el

titular de la patente y otra información comercial y jurídica25.
Un dato que debemos resaltar es que la solicitud de patente en trámite y sus anexos
serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

La subsanación.
Presentada la solicitud se procede a la verificación de los requisitos, en caso de
observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe
la corrección necesaria dentro de un plazo de dos (2) meses bajo requerimiento de
considerarse abandonada la solicitud y de archivarse de oficio. Si el solicitante no
cumpliera con efectuar la corrección en el plazo señalado, el Registro de la
Propiedad Industrial hará efectivo el requerimiento mediante resolución
fundamentada. Si habiendo atendido lo requerido y el registro estimara que, pese a
la respuesta del solicitante, no satisface a plenitud lo requerido, procederá a denegar
la concesión de la patente mediante resolución fundamentada26.
2.2. Examen de forma
El Registro procederá previo al análisis de fondo del invento, a verificar si la
solicitud de patente reúne los requisitos formales administrativos o de forma, es
decir, que se incluya toda la documentación pertinente, que se haya completado
correctamente la solicitud de patente y que se haya pagado la tasa de solicitud; si no
los reuniere, se le dará el plazo de dos (2) meses a que se ha hecho referencia en el
apartado anterior para que proceda a efectuar las correcciones, ampliaciones o
modificaciones del caso.
2.3. Examen de fondo
Si la solicitud no contiene defectos, o hubiesen sido subsanados, de oficio se procede
al examen de fondo27 que consiste en el análisis propiamente del invento efectuando
a la luz de las descripciones y reivindicaciones.
Este examen tiene como propósito determinar si la invención es patentable,
verificándose a tal efecto, si reúne los requisitos de patentabilidad, es decir, si

25
Ibidem. Los derechos de propiedad intelectual al servicio de las pymes del sector farmacéutico. OMPI. Fecha
de consulta 21/02/2020
26
Artículo 38 LPI.
27
Artículo 54 LPI

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 Waldo Rivera P.

además de estar implícito en el concepto legal de invento, reúne los requerimientos

de novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, además, que no se
encuentre dentro de las prohibiciones legales y exclusiones de patentabilidad. El
informe sobre el estado de la técnica se pone a disposición del propio solicitante y
de los terceros, en el se detallan todas las anterioridades que desde el punto de vista
de la oficina pueden afectar la novedad.
Este examen se efectuará en colaboración de entidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, pudiendo solicitar información a otras Oficinas de
Propiedad Industrial o dentro del marco del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT).
c. Publicaciones
Cumplidos los requisitos anteriores, el Registro ordenará que se proceda a las
publicaciones28 del resumen del invento en el sitio web de la Dirección General de
Propiedad Intelectual por 3 meses. Transcurrido este término sin que se haya
formulado oposición se procederá a emitir la correspondiente resolución de
otorgamiento. La publicación además de dar a conocer la esencia de la invención
tiene por objeto, que cualquier persona que demuestre que existen causales para su
no patentabilidad, pueda hacer valer los argumentos legales de oposición dentro de
este período.
d. Oposición
Dentro del período de publicaciones29, la persona que tenga algún argumento legal
para su no patentabilidad podrá presentar oposición a la concesión de la patente,
demostrando que tiene mejor derecho o que no debe otorgarse por violar los
requisitos que la ley establece.
El período de publicaciones, además de producir la divulgación del invento, permite
que una persona que considere tener un mejor derecho, por ejemplo, el inventor o el
empleador, o en su caso, cuando el empleador o el empleado pretendan reclamar la
cotitularidad, puedan interponer la acción de oposición o la acción reivindicatoria
de la solicitud de patente30. La acción de oposición no necesariamente debe
fundamentarse en violación de derechos de terceros, sino que podrá sustentarse en

28
Artículo 55 LPI
29
Artículo 40 y 41 LPI
30
Esta acción reivindicatoria deberá interponerla ante el tribunal competente conforme a lo establecido en el
artículo 158 LPI.
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que el invento no reúne los requisitos de patentabilidad. En este caso, la acción de

oposición podrá interponerla cualquier persona.
e. Resolución
El Registro después del período de publicación y no existiendo oposición o si
existiere, estimare que no procede, emitirá el título de patente concediéndosela bajo
la responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de derechos de terceros31. Si estimare
que la oposición es fundamentada, denegará el otorgamiento de la patente
solicitada.
Resuelta la concesión de la patente, el Registro de la Propiedad Industrial procederá
conforme lo ordena el artículo 42 de la Ley, a:
1. Inscribir la patente en el registro correspondiente;
2. Ordenar la publicación de un aviso de la concesión de la patente;
3. Entregar al solicitante un certificado de concesión y un ejemplar del
documento de patente; y,
4. Pondrá a disposición del público copias del documento de patente, que podrá
adquirirse mediante pago de la tasa establecida.
f. Publicación de la resolución.
Una vez concedida la patente se procederá a la publicación de la resolución en el
Diario Oficial La Gaceta, señalándose los datos generales del titular, inventor o
inventores, los alcances de la protección y las reivindicaciones concedidas.

31
Artículo 42 LPI

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