6 PRECEDENTES VINCULANTES
(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)
d) El fin disuasivo de la sanción.
Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:
a) Naturaleza de la infracción
En la presente resolución se ha determinado que la denunciada
ha cometido infracción al derecho patrimonial de comunicación
pública de fonogramas sin realizar el pago correspondiente.
b) El provecho ilícito
Turismo El Tambo S.A.C. se ha beneficiado indirectamente al
no haber pagado a la denunciante por los actos de comunicación
pública, siendo que el monto que habría dejado de pagar asciende
a S/ 969,00, el cual equivale a 0,22 UIT21.
c) Calificación de la infracción y los agravantes que pudieran
existir
De acuerdo con lo establecido en el artículo 186 del Decreto
Legislativo 822, se considera falta grave aquella que realizare
el infractor, vulnerando cualquiera de los derechos y en la que
concurran al menos alguna de las siguientes circunstancias:
a. El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización,
sean estos directos o indirectos.
b. La difusión que haya tenido la infracción cometida.
c. La reiterancia o reincidencia en la realización de las
conductas prohibidas.
No existe información en el expediente acerca de la difusión
de la infracción y tampoco se ha verificado que la denunciada sea
reincidente, conforme a los criterios establecidos en el artículo 189
del Decreto Legislativo 82222.
Con relación al ánimo de lucro, la Sala advierte que el hotel
que administra la denunciada es de tres estrellas, por lo que, de
acuerdo con dicha categoría, todas sus habitaciones deben contar
con un televisor; sin embargo, para ello debía pagar a UNIMPRO
por los actos de comunicación pública de los fonogramas que
administra esta última, lo cual no se ha producido.
d) Fin disuasivo
Las sanciones de tipo administrativo tienen como principal
objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por
parte de los administrados. Así, la magnitud de dichas sanciones
debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer
la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas
tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas
naturales o empresas infractoras sino sobre el resto de los agentes
económicos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el
actuar contraviniendo la Ley resultaría más rentable que cumplir
las normas o asumir la sanción.
En virtud de lo expuesto, el monto de la multa debe ser mayor
al beneficio ilícito esperado.
Teniendo en cuenta los criterios expuestos en los párrafos
precedentes, la Sala considera que corresponde confirmar la
sanción de multa de 1,73 UIT impuesta a la denunciada.
9. Cuestiones finales
Al haberse confirmado que Turismo El Tambo S.A.C. incurrió
en infracción corresponde también confirmar los extremos de la
resolución impugnada en los que:
- ordenó a Turismo El Tambo S.A.C. que cumpla con efectuar
el pago de las costas generados en el presente procedimiento; y,
- ordenó la inscripción de la resolución en el Registro de
Infractores a la legislación sobre el derecho de autor y derechos
conexos.
10. Publicación de la presente resolución
El artículo 43 del Decreto Legislativo 807 señala que las
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al
resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con
carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea
modificada por resolución debidamente motivada de la propia
Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
Teniendo en cuenta señalado en el punto 5 de la presente
resolución, la Sala ha interpretado el artículo 41, literal a) del
Decreto Legislativo 822, en virtud del cual se considera que es
lícita, y no requiere de pago alguno, la comunicación pública de
una obra (también de fonogramas) realizada exclusivamente en
un ámbito doméstico, entendiéndose este para el Derecho de
Autor, como el espacio en el que se desarrollan las reuniones
familiares, realizadas en la casa habitación que sirve como sede
natural del hogar.
Por lo tanto, un acto de comunicación pública que no sea
El Peruano
Viernes 18 de junio de 2021
realizado en un ámbito que reúna dicha condición no estará dentro
de los límites que establece el artículo 41, literal a) del Decreto
Legislativo 822.
En atención a lo expuesto, la Sala considera conveniente que
esta interpretación sea materia de un precedente de observancia
obligatoria, por lo que se solicita al Directorio del INDECOPI la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El
Peruano”.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución Nº
641-2019/CDA-INDECOPI del 5 de diciembre de 2019, el extremo
que evaluó el pago de costos.
Segundo.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación
interpuesto por Turismo El Tambo S.A.C.
Tercero.- CONFIRMAR la Resolución Nº 641-2019/CDA-
INDECOPI del 5 de diciembre de 2019, mediante la cual la
Comisión de Derecho de Autor:
- Declaró FUNDADA la denuncia interpuesta por UNIMPRO
contra Turismo El Tambo S.A.C. por infracción a los artículos 133
y 137 del Decreto Legislativo 822, al haberse acreditado que la
denunciada se negó a abonar la remuneración por la comunicación
pública de fonogramas administrados por la denunciante, en el
periodo comprendido entre octubre de 2018 hasta febrero de
2019.
- Sancionó a la denunciada con una multa de 1,73 UIT.
- ORDENÓ a Turismo El Tambo S.A.C. el pago de
remuneraciones devengadas, cuyo monto asciende a S/ 969,00
(novecientos sesenta y nueve soles), a favor de la denunciante.
- ORDENÓ a Turismo El Tambo S.A.C. que cumpla con efectuar
el pago de las costas generados en el presente procedimiento.
- ORDENÓ la inscripción de la resolución en el Registro de
Infractores a la legislación sobre el derecho de autor y derechos
conexos.
Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye
Precedente de Observancia Obligatoria en el sentido que,
respecto del lugar de residencia de las personas, el uso de obras
intelectuales sólo se encuentra exonerado de la autorización y
pago de derechos de autor y derechos conexos, si se realiza en
un ámbito exclusivamente doméstico, es decir, en el marco de
reuniones familiares realizadas en la casa habitación que sirve
como sede natural del hogar, y respetando siempre el uso honrado
de las obras, conforme a lo dispuesto por el artículo 41 literal a) del
Decreto Legislativo Nº 822.
Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Con la intervención de los Vocales: Virginia María Rosasco
Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Carmen Jacqueline
Gavelan Díaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Fernando
Raventós Marcos
VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
Presidenta de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual
21
Para el cálculo se ha usado el valor actual de la UIT: S/ 4 400.
22
Artículo 189.- En caso de reincidencia, considerándose como tal la
repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de dos años,
se podrá imponer el doble de la multa de manera sucesiva e ilimitada, sin
perjuicio de aplicar otras sanciones establecidas en el artículo 188 de la
presente Ley.
W-1963931-1
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 0458-2020/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 784139-2019/DSD
SOLICITANTE : LILA ELANIA PÉREZ – ALBELA
NARVÁEZ
OPOSITORA : PRANA LIVING, LLC
Precedente de observancia obligatoria - Oposición
andina: acreditación del interés real mediante un registro
preexistente
Lima, diecisiete de junio de dos mil veinte.
El Peruano PRECEDENTES VINCULANTES
Viernes 18 de junio de 2021 (Constitucionales, Judiciales y Administrativos)
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de febrero de 2019, Lila Elania Pérez-Albela
Narváez (Perú) solicitó el registro de la marca de producto
conformada por la denominación PRANA YOGA STUDIO y
logotipo (se reivindican colores1), conforme al modelo, para
distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 21 de marzo de 2019, prAna Living, LLC (Estados
Unidos de América) formuló oposición al registro del signo
solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca PRANA en Colombia y Ecuador
(Certificados N° 315178 y N° 2015-TI-005345) que distingue
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el
signo solicitado resulta confundible.
(ii) Acredita su interés real en el mercado peruano con el
registro de la marca PRANA (Certificado N° 149991) que distingue
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) La denominación PRANA no forma parte de otras marcas
registradas a favor de terceros para distinguir productos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a) y 147 de
la Decisión 4862.
Con fecha 2 de mayo de 2019, Lila Elania Pérez-Albela
Narváez absolvió el traslado de la oposición formulada
manifestando lo siguiente:
(i) Con fecha 4 de febrero de 2019, solicitó, mediante
Expediente N° 784138-2019, la cancelación del registro por
falta de uso de la marca PRANA (Certificado N° 149991), por lo
que le corresponde un derecho preferente al registro de dicha
denominación.
(ii) Solicita la suspensión del presente procedimiento hasta
que se resuelva la mencionada acción de cancelación.
Mediante Resolución N° 2584-2019/CSD-INDECOPI de fecha
6 de junio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró
FUNDADA la oposición formulada y, además, DENEGÓ DE
OFICIO el registro solicitado.
Consideró lo siguiente:
Cuestión previa
(i) Respecto al derecho preferente alegado por la solicitante, si
bien dicha parte ha presentado una acción de cancelación contra
la marca PRANA (Certificado N° 149991), a la fecha no existe una
resolución definitiva en dicho procedimiento, a efectos de poder
aplicar el artículo 168 de la Decisión 4863, toda vez que aún no se
ha emitido una resolución favorable para la solicitante.
Suspensión del procedimiento
(ii) Respecto al pedido de suspensión realizado por la
solicitante, el procedimiento seguido mediante Expediente N°
784138-2019 aún se encuentra en trámite, por lo que hasta que
no exista un pronunciamiento definitivo en la vía administrativa
respecto a la mencionada acción de cancelación, el titular de la
marca objeto de cancelación mantiene todos los derechos que le
confiere el registro, motivo por el cual dicho pronunciamiento no
es determinante para resolver el presente procedimiento. En tal
sentido, debe declararse no ha lugar al pedido de suspensión.
Legítimo interés de la opositora
(iii) prAna Living, LLC se encuentra legitimada para formular
oposición a la presente solicitud de registro en base a su marca
de producto PRANA registrada en Colombia, habiendo acreditado
para tal efecto su interés real en el mercado peruano respecto
de vestuario para caminata, ciclismo, para escalar y para
yoga, principalmente shorts, playeras, sudaderas, sombreros,
camisetas, suéteres, chamarras, pantalones, bandas para la
cabeza (vestuario), brasieres deportivos y cubiertas protectoras
7
para los ojos utilizadas en la práctica del yoga de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.
Asimismo, se encuentra legitimada para formular oposición a
la presente solicitud de registro en base a su marca de producto
PRANA registrada en Ecuador, habiendo acreditado para tal
efecto su interés real en el mercado peruano respecto de vestuario
para caminata, ciclismo, para escalar y para yoga, principalmente
shorts, playeras, sudaderas, sombreros, camisetas, suéteres,
chamarras, pantalones, bandas para la cabeza (vestuario),
brasieres deportivos utilizados en la práctica del yoga de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.
Evaluación del riesgo de confusión
(iv) El signo solicitado y las marcas registradas están referidos
a algunos de los mismos productos.
Los signos bajo análisis presentan la denominación PRANA
y, si bien el signo solicitado presenta una grafía particular y
elementos cromáticos adicionales, ello no desvirtúa que los
mismos resulten semejantes.
Conclusión
(v) Considerando las similitudes entre el signo solicitado y
las marcas registradas, además del hecho de que se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos, se determina que la
concesión del registro solicitado producirá confusión en el público
consumidor.
Examen de registrabilidad
(vi) Se ha verificado que la opositora prAna Living, LLC es
titular de la marca de producto PRANA (Certificado N° 149991)
que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
El signo solicitado y la marca registrada están referidos a
algunos de los mismos productos.
Los signos bajo análisis presentan la denominación PRANA
y, si bien el signo solicitado presenta una grafía particular y
elementos cromáticos adicionales, ello no desvirtúa la semejanza
existente entre los mismos.
Conclusión
(vii) Considerando las similitudes entre el signo solicitado y
las marcas registradas, además del hecho de que se encuentran
referidos a algunos de los mismos productos y otros vinculados,
se determina que la concesión del registro solicitado producirá
confusión en el público consumidor.
Con fecha 19 de julio de 2019, la solicitante interpuso recurso
de apelación señalando lo siguiente:
(i) El procedimiento es nulo, por no haberse aceptado la
suspensión solicitada, lo cual le genera indefensión, pues a pesar
de que existen dos expedientes que guardan relación ante la
misma Comisión, se prioriza solo uno de ellos, perjudicando a una
de las partes.
1
Se advierte el color celeste.
2
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación.
(…)
Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá
que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los
demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar
para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa
marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado
del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto
solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
La interposición de una oposición con base en una marca previamente
registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo
dispuesto en este artículo facultará a la oficina nacional competente a
denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro
de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros
de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión
del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera
sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo
precedente.
3
Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá
derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la
presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses
siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la
vía administrativa.
8 PRECEDENTES VINCULANTES
(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)
(ii) Si bien es cierto que el Expediente N° 784138-2019, referido
a la cancelación del registro por falta de uso de la marca PRANA
(Certificado N° 149991) sigue en trámite, dicho argumento no
puede ser determinante para denegar el pedido de la suspensión
del presente expediente, por cuanto la opositora ha basado en
dicho certificado su interés real en el mercado peruano.
(iii) Solicita devolver el expediente a la Primera Instancia
para que se ordene la suspensión y/o suspender el presente
procedimiento hasta que se resuelva el caso relativo a la acción
de cancelación.
Con fecha 4 de septiembre de 2019, prAna Living, LLC
absolvió el traslado de la apelación presentada manifestando lo
siguiente:
(i) La solicitante no ha expresado argumento alguno destinado
a desvirtuar los fundamentos de la resolución impugnada relativos
al riesgo de confusión entre los signos bajo análisis.
(ii) El registro de la marca PRANA (Certificado N° 149991) no
es base de la oposición formulada, y ha sido invocado sólo para
acreditar su interés real en el mercado peruano.
(iii) El expediente de cancelación del registro peruano de la
marca PRANA no constituye un antecedente capaz de incidir en la
resolución del presente caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá
determinar:
a) Si la Resolución N° 2584-2019/CSD-INDECOPI de fecha 6
de junio de 2019 ha sido emitida de acuerdo a ley.
b) De ser el caso, si corresponde suspender la tramitación del
presente procedimiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
prAna Living, LLC (Estados Unidos de América) es titular de
las siguientes marcas de producto:
En Colombia
PRANA, que distingue vestuario para caminata, ciclismo para
escalar y para yoga, principalmente shorts, playeras, sudaderas,
sombreros, camisetas, suéteres, chamarras, pantalones, bandas
para la cabeza (vestuario), brasieres deportivos y cubiertas
protectoras para los ojos utilizadas en la práctica del yoga de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N°
315178, vigente hasta el 17 de mayo de 2026.
En Ecuador
PRANA, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos
de sombrerería para alpinismo, senderismo, ciclismo o yoga de
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N°
2015-TI-005345, vigente hasta el 4 de agosto de 2024.
En Perú
Con fecha 21 de enero de 2009 obtuvo el registro de la marca
PRANA, para distinguir vestuario para caminata, ciclismo para
escalar y para yoga, principalmente shorts, playeras, sudaderas,
sombreros, camisetas, suéteres, chamarras, pantalones, bandas
para la cabeza (vestuario), brasieres deportivos y cubiertas
protectoras para los ojos utilizadas en la práctica del yoga de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N°
149991, con vigencia hasta el 21 de enero de 2029.
Con fecha 4 de febrero de 2019, Lila Elania Pérez-Albela
Narváez solicitó, mediante Expediente N° 784138-2019, la
cancelación por falta de uso del referido registro.
Mediante Resolución Nº 4514-2019/CSD-INDECOPI de
fecha 1 de octubre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos
declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta;
y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la
mencionada marca para que en adelante distinga vestuario para
yoga, principalmente shorts, playeras, sudaderas, sombreros,
camisetas, suéteres, chamarras, pantalones, brasieres deportivos
de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
prAna Living, LLC. y Lila Elania Pérez-Albela Narváez
interpusieron recursos de apelación.
Mediante Resolución N° 359-2020/TPI-INDECOPI de fecha 27
de febrero de 2020, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual:
- Declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto
por prAna Living, LLC. y, en consecuencia:
- Revocó la Resolución Nº 4514-2019/CSD-INDECOPI de
fecha 1 de octubre de 2019, en el extremo que canceló el registro
para distinguir vestuario para caminata y ciclismo de la clase 25 de
El Peruano
Viernes 18 de junio de 2021
la Nomenclatura Oficial, y dispuso mantener vigente el registro de
la marca PRANA para distinguir vestuario para caminata y ciclismo
de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
- Confirmó la Resolución Nº 4514-2019/CSD-INDECOPI de
fecha 1 de octubre de 2019, en el extremo que canceló el registro
de la marca PRANA para distinguir vestuario para escalar, bandas
para la cabeza (vestuario) y cubiertas protectoras para los ojos
utilizadas en la práctica del yoga de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.
- Declaró infundado el recurso de apelación presentado por
Lila Elania Pérez-Albela Narváez y; en consecuencia, confirmó la
Resolución Nº 4514-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de octubre
de 2019, que declaró fundada en parte la acción de cancelación y
mantuvo vigente el registro de la marca en cuestión, para distinguir
vestuario para yoga, principalmente shorts, playeras, sudaderas,
sombreros, camisetas, suéteres, chamarras, pantalones, brasieres
deportivos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
2. Cuestión previa
Lila Elania Pérez-Albela Narváez ha solicitado, en su recurso
de apelación, únicamente la nulidad del presente procedimiento
y/o que se disponga la suspensión del mismo; no obstante, no
se advierten argumentos destinados a desvirtuar el riesgo de
confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas de la
opositora, por lo cual no corresponde a la Sala pronunciarse al
respecto.
Asimismo, si bien Lila Elania Pérez-Albela Narváez solicitó que
se declare la nulidad del procedimiento, por cuanto el mismo no ha
sido suspendido, considerando que su pedido de suspensión fue
denegado mediante Resolución N° 2584-2019/CSD-INDECOPI
de fecha 6 de junio de 2019, se considerará que ha solicitado la
nulidad de la referida resolución.
3. Nulidad del acto administrativo
3.1. Marco legal
El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS de fecha 25 de enero de
2019, establece que son vicios del acto administrativo, que causan
su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las
normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de
validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de
conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia
de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo,
por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen
con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su
adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de
infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
Asimismo, el artículo 114 de la citada norma señala que la
nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de
quien dictó el acto (11.2).
De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la
Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero
del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal
del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de
oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos
expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando
se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo
10 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General u
otros que determinen las normas especiales.
3.2. Requisitos de validez de los actos administrativos
El artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS de fecha 25 de enero de
2019, establece que son requisitos de validez de los actos
administrativos los siguientes:
4
Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que
les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el
Título III Capítulo II de la presente Ley.
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien
dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución
de la misma autoridad.
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.
El Peruano PRECEDENTES VINCULANTES
Viernes 18 de junio de 2021 (Constitucionales, Judiciales y Administrativos)
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón
de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la
autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en
caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión,
quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben
expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido
se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo
ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las
cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés
público asumidas por las normas que otorgan las facultades al
órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante
el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de
la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública
distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique
los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente
motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento
jurídico.
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe
ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento
administrativo previsto para su generación.
Lo anterior se encuentra en concordancia con el artículo IV del
Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 se refiere
al Principio del debido procedimiento.
3.3. Principio del Debido Procedimiento
El debido proceso es el conjunto de normas que tienen por
finalidad garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos
dentro de un proceso y lograr que éste se desarrolle con
justicia. Entre los principios que conforman el debido proceso,
se encuentran el derecho de defensa, la motivación de las
resoluciones, la pluralidad de instancias, etc.
El numeral 1.2 del artículo IV de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, contempla el Principio del
Debido Procedimiento, el cual señala que: “Los administrados
gozan de todos los derechos y garantías implícitos al debido
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos
a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el
uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente,
y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los
afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se
rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación
propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea
compatible con el régimen administrativo.”
Al respecto, Juan Carlos Morón Urbina5 señala que el principio
del debido proceso, que constituye una garantía general de los
ciudadanos, comprende: el derecho de las partes de exponer las
razones para sus pretensiones y defensas antes de la emisión de
los actos que se refieran a sus intereses y derechos, a interponer
recursos y reclamaciones y hacerse patrocinar en la forma que
consideren más conveniente a sus intereses.
3.4. Aplicación al caso concreto
Con fecha 19 de julio de 2019, la solicitante interpuso recurso
de apelación señalando que la resolución emitida por la Primera
Instancia es nula, por no haberse aceptado la suspensión
solicitada, lo cual le genera indefensión.
Respecto al estado de indefensión, el Tribunal Constitucional
ha señalado que el mismo se presenta cuando una de las partes
no ha tenido la oportunidad de formular sus descargos frente a las
pretensiones de la otra parte.
En el presente caso, la solicitante fue debidamente notificada
con la oposición interpuesta por prAna Living, LLC, por lo que
tuvo la oportunidad de manifestar sus descargos, lo cual realizó
mediante su escrito de fecha 2 de mayo de 2019; por tal motivo, el
hecho de que la Comisión de Signos Distintivos no haya dispuesto
la suspensión del presente procedimiento no vulnera el derecho
de defensa de la solicitante y, por lo tanto, dicha parte no ha
quedado en indefensión.
4. Respecto a la solicitud de suspensión del presente
procedimiento
Considerando que Lila Elania Pérez-Albela Narváez
ha solicitado que se disponga la suspensión del presente
procedimiento hasta que se resuelva la cancelación por falta
de uso del registro de la marca constituida por la denominación
PRANA (Certificado N° 149991), iniciada mediante Expediente
N° 784138-2019, por cuanto la opositora ha basado en dicho
certificado su interés real en el mercado peruano, corresponde a
la Sala pronunciarse al respecto.
Conforme a lo indicado en el Informe de Antecedentes,
la mencionada acción de cancelación ya cuenta con un
9
pronunciamiento definitivo en la vía administrativa, por lo que el
motivo por el cual Lila Elania Pérez-Albela Narváez solicitó que
se disponga la suspensión del presente procedimiento ha sido
resuelto.
5. Sobre la oposición andina
La oposición andina, prevista en el artículo 147 de la Decisión
4866, tiene sustento en un derecho anteriormente adquirido en un
País Miembro de la Comunidad Andina.
A efectos de ejercitar una oposición andina, la norma señala
que la opositora deberá acreditar su interés real en el mercado
del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal
efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
Si bien la Decisión 486 se refiere al supuesto en el que el
interés real sea acreditado mediante una solicitud de registro;
la Sala considera que es posible acreditar dicho interés con un
registro de marca ya otorgado en el País Miembro donde se
interponga la oposición, como sucede en el presente caso.
A este respecto, la Sala considera pertinente incluir una cita
del Proceso 76-IP-20207, publicado el 18 de junio del 2020 en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°4005, que contiene la
interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, sobre la importancia de la oposición andina dentro del
contexto de la legislación comunitaria:
“…Efectivamente, los cuatro países miembros de la
Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman
un solo mercado, el mercado subregional andino. Por ello el
titular de un registro marcario en un país miembro se encuentra
legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en
otro país miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo
registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo.
Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que
implica el ejercicio de una acción de esta magnitud. Y puesto
que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa
del opositor andino, en aplicación del principio general del indubio
pro actione, se debe garantizar la mayor flexibilidad probatoria en
favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por
encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente
en cada país.”
“… Es inadmisible que, por meros formalismos, la autoridad
administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos
o la preexistencia de actos o situaciones jurídicas que sirven
de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio
de un derecho, como en el caso de la oposición andina. Por
eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en
consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas
impugnativas o recursivas en la vía administrativa”.
Cabe precisar finalmente que, conforme al artículo 147 de la
Decisión 486, la acreditación del interés real en una oposición
andina será evaluada al momento de su interposición, es decir,
en la etapa en la que la Autoridad examina su procedencia, razón
por la cual el destino de la solicitud de registro presentada o del
registro de marca con el que se haya acreditado dicho interés no
resulta relevante al momento de determinar si la oposición andina
deba ser amparada o no, siendo que no es posible exigir requisitos
adicionales que no se encuentren establecidos en la citada norma.
Por lo tanto, al haber acreditado la opositora la existencia del
registro de la marca PRANA, inscrita en el Perú, bajo Certificado
N° 149991, vigente al momento de la interposición de la oposición,
ya ha cumplido con demostrar su interés real, no siendo relevante,
a efectos de la oposición andina, el resultado que la acción de
cancelación hubiera tenido.
6. Publicación de la presente resolución
El artículo 43 del Decreto Legislativo 807 señala que las
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al
resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con
carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea
modificada por resolución debidamente motivada de la propia
Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
5
En “Comentarios a la Ley del procedimiento Administrativo General”. Gaceta
Jurídica, 2001.
6
Ver nota 2
7
Referido a la Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa,
Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Referencia: La acreditación del legítimo interés en la oposición andina.
Normas a ser interpretadas: Artículos 146 y 147 de la Decisión 486.
Tema objeto de interpretación: La oposición andina. El interés real en el
mercado. La acreditación del legítimo interés del opositor.
10 PRECEDENTES VINCULANTES
(Constitucionales, Judiciales y Administrativos)
La Sala considera que la presente resolución constituye
precedente de observancia obligatoria con relación al criterio que
se debe tener en cuenta cuando se tramite una oposición andina,
en base a una marca cuyo titular la tenga asimismo registrada en
el Perú con anterioridad a la solicitud a la cual se opone y que
haya sido utilizada para demostrar el interés real en el mercado
peruano, razón por la cual determina que se solicite al Directorio
del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- Declarar infundada la solicitud de nulidad de la
Resolución N° 2584-2019/CSD-INDECOPI de fecha 6 de junio de
2019 formulada por Lila Elania Pérez-Albela Narváez .
Segundo.- Denegar la solicitud de suspensión del
procedimiento presentada por Lila Elania Pérez-Albela Narváez.
Tercero.- Precisar que queda FIRME la Resolución N° 2584-
2019/CSD-INDECOPI de fecha 6 de junio de 2019 que declaró
fundada la oposición interpuesta por prAna Living, LLC y, además,
DENEGÓ DE OFICIO el registro de la marca de producto
constituida por la denominación PRANA y logotipo (se reivindican
colores8), conforme al modelo, solicitado por Lila Elania Pérez-
Albela Narváez.
Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye
Precedente de Observancia Obligatoria con relación al criterio que
se debe tener en cuenta cuando se tramite una oposición andina,
en base a una marca registrada en uno de los Países Miembros
de la Comunidad Andina, cuyo titular la tenga asimismo registrada
en el Perú con anterioridad a la solicitud a la cual se opone y que
haya sido utilizada para demostrar el interés real en el mercado
peruano, en los términos que se indican a continuación:
El artículo 147 de la Decisión 486 se refiere al supuesto en
el que el interés real sea acreditado mediante una solicitud de
registro; no obstante, es posible acreditar dicho interés con un
registro de marca ya otorgado en el País Miembro donde se
formule la oposición.
En ese sentido, si la marca de la opositora registrada en
uno de los Países Miembros ha sido solicitada o se encuentra
registrada en el Perú queda plenamente acreditado su interés real
en el mercado peruano, razón por la cual se debe considerar como
válidamente presentada la oposición andina y darle el tratamiento
que le corresponde conforme a ley.
Cabe precisar que, de acuerdo a la norma citada, la
acreditación del interés real en una oposición andina será evaluada
al momento de su interposición, es decir, en la etapa en la que la
Autoridad examina su procedencia, razón por la cual el destino de
la solicitud de registro presentada o del registro de marca con el
que haya acreditado dicho interés no resulta relevante al momento
de determinar si la oposición andina deba ser amparada o no,
siendo que no es posible exigir requisitos adicionales que no se
encuentren establecidos en la norma.
Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Con la intervención de los Vocales: Virginia María Rosasco
Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Carmen Jacqueline
Gavelan Díaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Fernando
Raventós Marcos
VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
Presidenta de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual
8
Ver nota 1.
W-1963931-2
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 0994-2020/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 794189-2019/DSD
ACCIONANTE : MARTÍN NAZARIO MAMANI FLORES
EMPLAZADA : AUDIO MOBILE AMERICAS, S.A.
Cancelación del registro por falta de uso de una marca –
Precedente de observancia obligatoria
Lima, doce de octubre de dos mil veinte.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de abril de 2019, Martín Nazario Mamani
Flores (Perú) solicitó la cancelación del registro por falta de uso
El Peruano
Viernes 18 de junio de 2021
de la marca de producto constituida por la figura 
(Certificado N° 169617), registrada a favor de Audio Mobile
Américas, S.A., que distingue productos de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial1, toda vez que no ha sido usada por su titular
o por persona autorizada en el mercado durante los tres años
precedentes a la fecha de inicio de la presente acción.
Con fecha 26 de julio de 2019, Audio Mobile Américas,
S.A. (Panamá) absolvió el traslado de la acción de cancelación
manifestando lo siguiente:
(i) El 29 de marzo de 2019, adquirió la marca objeto de
cancelación.
(ii) Las pruebas que sustentan el uso de la marca han sido
emitidas por su anterior titular, la señora Diana Morales Alarcón,
y por licenciatarios debidamente autorizados por esta, tales como
Corporación Shagymar Electronic Import E.I.R.L., Corporación
Villport E.I.R.L., Francovish Sport E.I.R.L. y Martín Nilton Espinoza
Romero.
(iii) Las marcas AIWA, y  , son
marcas reconocidas en la elaboración y comercialización de
productos de audio y video de alta calidad para uso doméstico
desde hace más de 60 años.
(iv) El accionante ha actuado de mala fe al solicitar la
cancelación de la marca en cuestión, dado que no tiene legítimo
interés para iniciar el presente procedimiento.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar el uso de su
marca, tales como facturas, fotografías, contratos emitidos
durante el período comprendido entre el 17 de abril de 2016 al 17
de abril de 2019. Precisó que los ingresos obtenidos ascienden a
un total de S/. 35 210,00.
Mediante Resolución N° 4102-2019/CSD-INDECOPI de
fecha 6 de setiembre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos
declaró FUNDADA EN PARTE la acción de cancelación y, en
consecuencia, CANCELÓ PARCIALMENTE el registro de la
marca figurativa (Certificado N° 169617). Consideró lo siguiente:
- Las facturas presentadas, complementadas con las
fotografías y los contratos ofrecidos, acreditan el uso de la marca
materia de análisis para identificar parlantes USB Bluetooth, que
pertenecen al género de “aparatos de transmisión o reproducción
de sonido” que distingue la marca  , en la forma y el
modo que corresponde a su naturaleza.
- En tal sentido, se canceló el registro respecto a aparatos
científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, de regulación
o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión
o reproducción de imagen, equipos para el tratamiento de la
información (procesadores de datos), máquinas de calcular de la
clase 9 de la Nomenclatura Oficial y se MANTUVO VIGENTE su
registro para aparatos de transmisión o reproducción de sonido.
Con escritos de fecha 9 y 15 de octubre de 2019, el accionante
Martín Nazario Mamani Flores interpuso recurso de apelación
señalando lo siguiente:
(i) Los productos de la clase 9 son de consumo masivo, por
lo que es poco creíble que, a lo largo de tres años, las ganancias
obtenidas por la comercialización de dichos productos asciendan
a una suma ínfima.
(ii) Las facturas con las que se pretende acreditar el uso de
la marca materia de esta acción fueron presentadas de mala fe,
puesto que también fueron presentadas en el procedimiento de
cancelación por falta de uso de la marca AIWA2.
(iii) En las facturas se observa que la marca figurativa
 es empleada conjuntamente con la marca
denominativa AIWA, lo cual determina una variación sustancial de
la marca objeto de cancelación.
(iv) Las facturas fueron emitidas por la empresa Francovish
Sport Import E.I.R.L., cuyo domicilio está ubicado en Jr. Ayacucho
N° 1032 – Int. 155ª, Lima; sin embargo, es de conocimiento público
que en esa dirección no se comercializa productos electrónicos,
ya que desde hace muchos años en el lugar funciona el Centro
Comercial el Mundo de las Sandalias.
(v) Las pruebas presentadas no acreditan el uso de la marca
cuya cancelación se pretende y las fotografías adjuntadas carecen
de fecha cierta.
Con fecha 9 de diciembre de 2019, la emplazada absolvió el
traslado de la apelación alegando lo siguiente:
1
Distingue aparatos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, de
regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o
reproducción de imagen o sonido, equipos para el tratamiento de la informa-
ción (procesadores de datos), máquinas de calcular.
2
Mediante Expediente N° 818663-2019, Martín Nazario Mamani Flores
solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca AIWA
(Certificado N° 208599). Dicha acción fue declarada infundada y; en
consecuencia, se mantuvo vigente el registro referido.