Licenciamiento Mono

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”

Facultad de Administración
Docente : Dra. LAVANDA REYES, Flor.
Materia : Taller de técnicas de comercio exterior
Autoras : CONDE MENDES, Rosmery T.

DIAZ MUNDINI, Ch. Diana.
FALCÓN CARBAJAL, Milagros A.
GRANDA SOTO, Walter.
MERCADO SOLARI, E. Ricardo.
NAVARRETE CAHUA, Shindy M.
TORRES ZAMORA, Eduardo.
Nivel académico: 2017 – II
Año Curricular-Ciclo: Sexto - VI
Sección: “C” Turno: Diurno

ICA–PERÚ
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
DEDICATORIA
Al Dra. Flor Lavanda Reyes por los

conocimientos que nos brinda en cada
clase para fortalecer y aumentar
nuestro conocimiento.
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INDICE
Contenido
1 ¿QUÉ ES LICENSING O LICENCIA DE USO DE MARCA? ......................................................... 5
2 LICENCIA DE MARCA ............................................................................................................. 6
2.1 ESPECIFICACIONES DE LICENCIA DE MARCA ................................................................ 6
3 VENTAJAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA ........................................................................ 7
4 DESVENTAJAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA .................................................................. 8
5 CARACTERISTICAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA ........................................................... 9
6 MODALIDES DE LICENCIA DE MARCA .................................................................................. 9
7 BASES Y CONDICIONES ESENCIALES DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO .............. 10
8 DERECHOS DEL LICENCIATARIO.......................................................................................... 11
9 ELEMENTOS PERSONALES QUE INTERVIENEN EN EL LICENCIAMIENTO ........................... 14
10 CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA .............................................................................. 16
11 MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA......................................................... 17
12 CLAÚSULAS HABITUALES ................................................................................................ 20
13 REGALÍAS EN LICENCIA DE MARCA ................................................................................ 21
13.1 VERIFICACIÓN DEL PAGO DE REGALÍAS. ..................................................... 22
14 CONSEJOS DE LICENCIAR UNA MARCA ........................................................... 23
15 ADQUIRIR UNA LICENCIA ES UNA BUENA ESTRATEGIA, ............................ 24
16 ALGUNAS DE LAS MARCAS QUE BASAN SU ÉXITO EN LA ADQUISICIÓN

DE LICENCIAS. ....................................................................................................................... 26
17 DIFERENCIAS ENTRE FRANQUICIAS Y LICENCIA DE USO DE MARCA ............................ 29
CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………………………………….……….26
RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………………………….…27
3
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………………….…..28
En base a la globalización se introdujeron nuevas formas de

expansión de la economía, una de estas formas es la que
denominamos licensing o licencia de uso de marca.
Las Licencias son un formato de negocios dirigido a
la comercialización de bienes y servicios, en la cual una persona -
natural o jurídica- concede a otra por un tiempo determinado el
derecho de usar una marca o nombre comercial.
Este proceso también incluye la transmisión de los conocimientos

técnicos necesarios que permitan comercializar, de forma uniforme,
determinados bienes y servicios con métodos comerciales y
administrativos probados en diferentes mercados.
Para montar un negocio no siempre es necesario tener una marca

registrada. Existe la posibilidad de beneficiarse de una marca que
ya existe y que además tiene cierto éxito.
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1 ¿QUÉ ES LICENSING O LICENCIA DE USO DE MARCA?
El licensing es el proceso legal por el cual el dueño de la marca, imagen o

cualquier otra propiedad intelectual autoriza u otorga el derecho de su uso
en un producto o servicio.
El licensing tiene relación con las licencias: un permiso que se otorga a

través de un contrato, para reproducir, usar y aprovechar una marca,
imagen, logotipo, concepto, personaje ficticio, personalidades o cualquier
otro elemento que cuente con derechos de propiedad intelectual. Millones
de dólares se movilizan todos los días al amparo de las licencias, y mientras
unos reciben su recompensa por sus ideas, otros aumentan sus ventas,
también gracias a ellas.
En Derecho, una licencia es un contrato mediante el cual

una persona recibe de otra el derecho de uso, de copia, de distribución, de
estudio y de modificación de varios de sus bienes, normalmente de
carácter no tangible o intelectual, pudiendo darse a cambio del pago de un
monto determinado por el uso de los mismos.
Estos activos son propiedad del otorgante, y pueden ser bienes

de propiedad intelectual como una marca, patentes o tecnologías. También
pueden ser objeto de licencia otros bienes de carácter intangible como la
distribución de obras intelectuales.
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2 LICENCIA DE MARCA - LICENSING
Esta licencia se materializa mediante un acuerdo entre las partes donde el

titular de la marca toma el papel de licenciante y la otra parte de
licenciatario. Un acuerdo de licencia puede/debe además oficializarse
inscribiéndolo en la oficina donde se haya realizado el registro de la marca
objeto de licencia.
Mediante una licencia el titular de la marca registrada, o en su defecto

quien tenga derecho y/o facultad para licenciarla, autoriza a un tercero su
utilización a cambio de una compensación económica en forma de regalías.
2.1 ESPECIFICACIONES DE LICENCIA DE MARCA
 No existe una licencia normalizada, cada licencia es única y tiene sus

propios requisitos, finalidades y objetivos especiales.
 Antes de firmarse, todas las licencias deben leerse de forma minuciosa y
deben ser examinadas por un profesional especialista en licencias o en
propiedad intelectual.
 Toda licencia debe ser clara para todas las partes interesadas. cada una
de las partes ha de ser consciente de las obligaciones que el contrato le
impone, las condiciones que han de satisfacerse y los plazos para llevar
a cabo las funciones específicas.
 Las sanciones por incumplimiento de pagos o de las condiciones del
contrato, el derecho a ceder, el plazo de contrato y derecho a renovarlo.
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3 VENTAJAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA - LICENSING
Los beneficios fácilmente percibidos para la empresa que licencia

personajes/marcas son:
 Posicionamiento en el mercado: La gran mayoría de las marcas,

imágenes, personajes o conceptos que se promueven a través del
licensing están firmemente posicionados en sus mercados respectivos
y/o ante el público consumidor. Son conocidos y valorados.
 Publicidad y mercadotecnia: Una marca o concepto sujetos a licensing
regularmente están envueltos por un firme soporte publicitario y de
mercadotecnia. Algunos, inclusive, tienen presencia en televisión, radio y
medios impresos, y son reforzados con estrategias como la organización
de eventos promocionales y la participación en exposiciones.
 Cuando obtienes una licencia para tu invención con un fabricante,

insertas tu producto al mercado con muy poca o ninguna inversión de
capital. No tienes que pagar los costes de fabricación de materiales de
inicio - materias primas, herramientas y envases - y no es necesario
construir una red de marketing, ventas y distribución.
 Los conocimientos y experiencia en el mercado que tiene el licenciatario,
Ellos ya saben lo que funciona y lo que no funciona.
 El dinero en efectivo y / o pago de regalías puede ser sustancial y
permanente.
 Aumento en las ventas
 Apertura de nuevos canales de venta.
 Asociación a fuertes conceptos y atributos relacionados con la marca.
 Reconocimiento inmediato e identificación por parte del público.
 Ventaja competitiva en el mercado sobre la competencia.
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4 DESVENTAJAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA
 Vigencia: El concepto o marca, objeto de la licencia, es susceptible a

pasar de moda o perder in-fluencia entre los consumidores. Cuando se
trata de los personajes de una película, de un deportista envuelto en un
escándalo o un equipo de fútbol con varias temporadas fallidas, la
licencia puede volverse fácilmente perecedera.
 Efecto geográfico: Un mismo concepto o marca no necesariamente
reportará el mismo efecto o éxito en todas las regiones. Hay conceptos
que son bien aceptados en una localidad, pero no presentan el mismo
resultado en otros mercados.
 Tendrás que ceder el control de tu producto, es decir, de aspectos como
la producción de envases, distribución, precios, ventas y marketing.
Perderás el control sobre tu propiedad intelectual. además, ni el
calendario de desarrollo del producto, ni su introducción al mercado
dependerá de ti.
 El licenciatario puede elegir no producir tu producto, impidiendo la
posibilidad que lo hagas por tu cuenta en función del acuerdo.
 El licenciatario puede negarse a validar o auditar sus estados de
regalías. Claro que puedes tomar acciones legales, pero puede terminar
siendo bien costoso, especialmente cuando se trata de un fabricante con
mucho dinero y de gran alcance con los medios.
 Tienes varios licenciatarios en múltiples mercados, la mala calidad o
deficiente servicio por parte de uno podría perjudicar los resultados de
los demás. peor aún, tu licenciatario puede empezar a producir un
producto similar para un nuevo mercado y llegar a ser su competidor.
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5 CARACTERISTICAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA
Las características dependen directamente de la naturaleza del propio

registro de marca que se licencia. En consecuencia, a la hora de licenciar
una marca, deben tenerse en cuanta 3 factores:
1. Una marca registrada otorga un derecho de uso exclusivo durante 10

años, renovables indefinidamente por iguales periodos de tiempo. Por
tanto, se ha de prestar especial atención a este punto y asegurarse
que el registro se encuentra en perfecto vigor en el momento de la
licencia y durante el tiempo que dure la misma.
2. Una marca registrada identifica productos y/o servicios concretos por
lo que se tiene que revisar que los que contempla son los adecuados
para el acuerdo de licencia.
3. Las marcas se registran de forma independiente en cada país, pues
su derecho de uso en exclusiva lo otorga cada Estado. En
consecuencia, se debe contemplar el potencial alcance geográfico de
la licencia.
6 MODALIDES DE LICENCIA DE MARCA
 Licencia de Exclusividad: cuando se indica de forma explícita que

se autoriza el uso de la marca únicamente a quien se le licencia quien
tendrá además legitimación activa para defender el derecho de la marca.
El licenciante (titular) renuncia a su derecho de conceder otras licencias
sobre el mismo signo y otorga la autorización de uso a un solo
licenciatario.
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 Licencia No Exclusiva: cuando el uso se permite o puede permitirse

a varias personalidades de forma simultánea incluido el propio titular de
la marca. El titular del signo conserva el derecho de conceder, acorde con
lo cual, como titular de una marca se podría simultáneamente, otorgar
autorizaciones para el uso de la misma a diferentes personas, dentro del
contexto de diferentes contratos.
Según el art. 48.2 de la Ley de Marcas que regula el tema de la licencia, salvo
que se especifique en el contrato:
 El licenciatario no podrá ceder la licencia a terceros, ni podrá conceder

sublicencias.
 El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vida del
registro.
 La licencia no es exclusiva, es decir: el licenciante podrá conceder otras
y usar por sí mismo la marca.
 En el caso de que la licencia sea exclusiva, salvo que se disponga otra
cosa, se entiende que el licenciante no podrá utilizar la marca.
7 BASES Y CONDICIONES ESENCIALES DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO
En la elaboración de un buen contrato de licencia de uso se deben prevenir

ciertas circunstancias que eviten posibles conflictos a futuro, siendo algunas de
ellas:
• Verificar que las cláusulas estipuladas en el contrato no contravengan en

ningún aspecto o algún ordenamiento legal.
• Dejar perfectamente establecido “a quien pertenece que” y “que es lo que se

le permite a la otra parte”.
• Vigencia del contrato.

• Precio y forma de pago.
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• Confidencialidad. Es común que, en este tipo de contratos, se estipule que el

usuario deba certificar por escrito.
8 DERECHOS DEL LICENCIATARIO
Derecho de Disposición
El titular del registro tiene el derecho de vender, transferir o ceder

todas las prerrogativas derivadas por ser titular de un registro
marcario a un tercero. Este tipo de trasferencias se hacen en virtud
de un contrato suscrito entre las partes. Por lo tanto, el objeto de este
tipo de contratos es la enajenación de la titularidad del registro
marcario y su correspondiente facultad de uso o explotación,
recibiendo a cambio determinada remuneración. El derecho sobre la
marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido
mediante un contrato o derivado de la decisión en un proceso de
sucesión.
Cuando el derecho de disposición se efectúa a través de un contrato,

existen dos momentos en su celebración que deben ser
considerados para determinar sus formalidades. El primer momento,
en el que existirá el contrato en sí, produciendo efectos entre las
partes, y, un segundo momento, en que se debe inscribir el contrato
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, requisito
indispensable para que surta efectos frente a terceros.
Restricciones a la Cesión o Transferencia.
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El ejercicio de este derecho no es absoluto, ya que se encuentra

limitado por el bienestar general. La División de Signos Distintivos,
precisamente en protección del consumidor, puede negar la
inscripción de la transferencia, sí considera que con la misma se
podría generar riesgo de confusión en el mercado.
Derecho a Prohibir (Faceta Negativa).
El Derecho a Prohibir, indica que el titular del registro se encuentra

facultado para impedir que terceros usen la marca en ejercicio de
las acciones legales pertinentes.
En términos generales el titular del registro puede impedir que

terceros ejecuten o realicen los actos de reproducción, copia o
transliteración de su signo registrado o en general, los siguientes
actos:
• Aplicar el signo distintivo idéntico o semejante a productos o

servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos,
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos
productos relacionados con los servicios para los cuales se registró
la marca.
• Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de

haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos
en el literal precedente.
• Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros

materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así
como comercializar o detentar tales materiales.
• Usar en el comercio un signo idéntico o similar (riesgo de

confusión).
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• Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoria.
• Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoria,

cuando ello causase dilución de la fuerza distintiva o del valor del
signo. (Introducir en el comercio, importar, exportar, almacenar o
transportar y emplear en publicidad, publicaciones o documentos
comerciales).
Sin embargo, el simple uso por parte del tercero del signo idéntico o
igual al registrado no es la única condición para dar origen al ejercicio
del derecho de prohibir. Así, el titular de un registro, no puede prohibir
que:
 Un tercero utilice la marca, sin la autorización del titular,

mientras se haga de buena fe, no constituya uso a título de
marca, no induzca a confusión.
 Utilización de nombre propio.
 Se incluye también el caso de su domicilio o seudónimo.
 Utilización de nombres geográficos.
 Utilización de indicaciones genéricas o descriptivas.
 Impedir que los titulares restrinjan indicaciones relativas a
especie, calidad, cantidad destino, valor.
 Lugar de origen o época de producción de productos.
 Utilización para anunciar productos legítimamente marcados.
 Publicidad comparativa, ofrecimiento en venta o indicación de
existencia o disponibilidad.
 Utilización para indicar la existencia de accesorios o piezas de
recambio.
 Necesidad de informar al consumidor sobre el destino específico
de los productos.
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9 ELEMENTOS PERSONALES QUE INTERVIENEN EN EL LICENCIAMIENTO
LICENCIANTE (DUEÑO DE LA MARCA).

La obligación principal del licenciante es garantizar el goce pacifico de la
marca por parte del licenciado. a cambio, además de la contraprestación
que figure en el contrato, tiene un derecho de control sobre el uso que
haga el licenciatario de la marca. Como lógica extensión a este derecho
de control, puede actuar contra el licenciatario cuando la calidad del bien
o servicio ofrecido por "este cambie de naturaleza o dale a la marca o la
patente, también estar legitimado para demandarle cuando se produzca
un cambio en la forma de la marca o un exceso en el tiempo que duraba
el contrato de licencia.
 OBLIGACIONES:
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- Definir el posicionamiento de la marca o personaje en el

mercado.
- Establecer los objetivos y estrategias del programa de
licensing.
- Aprobar el plan anual de la marca.
- Aprobar los productos licenciados, embalajes, materiales
de marketing y suplementos de ventas.
- Desarrollar Guías de Estilo.
- Registrar las marcas en los órganos judiciales
competentes.
- Ejecutar los contratos de licensing.
- Apoyar a la marca a través de acciones de marketing.
LICENCIATARIO (QUIEN TOMA LA MARCA).

Las obligaciones del licenciatario son correlativas a los derechos del
licenciante. De esta manera, el licenciatario habrá de satisfacer la
contraprestación pactada y poner a disposición de la otra parte la
información que permita el derecho de control. Si la licencia fuese
exclusiva, tendrá además la obligación de usar la marca.
Por otro lado, el licenciatario tendrá derecho al uso de la marca acorde a
las condiciones estipuladas en el contrato. En el supuesto de que
existiese una violación de la marca por un tercero, y el licenciante
permaneciese inactivo, el licenciatario estará legitimado para actuar
contra el tercero.
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 OBLIGACIONES:
- Seguir las estrategias y objetivos establecidos para la

marca.
- Desarrollar, fabricar y comercializar los productos
aprobados respetando padrones de calidad.
- Invertir en la marca licenciada, como en acciones de
lanzamiento de producto en el mercado y acciones de
apoyo al programa de licensing.
- Presentar reporte de regalías de pago y planes de negocio,
de acuerdo con las cláusulas contractuales.
- Buscar oportunidades y generar exposición de la marca en
el mercado.
10 CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
En este contrato se cede el derecho de explotación, y el licenciante titular

dela patente de invención, diseño o modelo industrial conserva las acciones
propias de su derecho de propiedad industrial
Se trata de un contrato de colaboración en el que ha de existir un vínculo

de confianza entre las partes, por lo que tiene carácter de intuitu personae.
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La licencia permite que el licenciatario explote la imagen de marca,

asumiendo el licenciante cierto riesgo de que la actividad del licenciatario
identificada con la marca perjudique a ésta. Además, en el supuesto de que
se trate de una licencia interna (licencia oculta a terceros), el licenciatario
responderá civilmente por los bienes defectuosos o servicios negligentes.
Es habitual que la licencia de marca vaya aparejada a otros contratos,

como el de franquicia o el de know-how.
11 MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS
Conste por el presente documento el contrato de licencia de marca que celebran

de una parte..............., inscrita en la Partida N°……………. del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, debidamente
representada por su Gerente General……………, con DNI N°……………., según
poder inscrito en………. la Partida registral aludida líneas arriba, con domicilio
en ……………………., provincia y departamento de …………….., a quien en
adelante se denominará para efectos de este contrato EL LICENCIANTE, y de
la otra parte .…………., con RUC N° con domicilio en ……………….., inscrita en
la Partida N°………….de los Registros Públicos de……………., representada por
su Gerente General ………….., con DNI N°………….., según poder inscrito en la
Partida registral aludida líneas arriba, a quien en adelante se le denominará EL
LICENCIATARIO, en los términos y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO: EL LICENCIANTE posee la titularidad exclusiva de todos los

derechos industriales respecto de la marca de……………, correspondiente a las
clases………de la clasificación internacional de productos y servicios……….., la
cual aparece inscrita en………..del Registro de Propiedad Industrial de
INDECOPI .
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SEGUNDO: EL LICENCIATARIO, como persona jurídica que es, está

interesado en utilizar la marca de EL LICENCICANTE.
OBJETO DEL CONTRATO Y REGALÍA
TERCERO: Por el presente contrato EL LICENCIANTE autoriza a EL

LICENCIATARIO usar la marca de……………. con el fin de marcar sus
productos correspondientes a la clase…………, inscrita en…………de
Registro………de INDECOPI. Por el importe de…………, que EL
LICENCIATARIO pagará a EL LICENCIANTE como regalía.
El pago de la regalía pactada en el párrafo anterior, se realizará el último día

hábil de cada mes y en igual moneda que la pactada o al tipo de cambio a la
fecha de pago.
VIGENCIA
CUARTO: La vigencia de este contrato será de………, contados a partir de

suscrito este documento, pudiendo ser renovado siempre que haya acuerdo de
las partes.
OBLIGACIONES Y FACULTADES
QUINTO: EL LICENCIATARIO no esta permitido de sublicenciar ni ceder los

derechos adquiridos por este contrato, ni transferidos bajo modalidad alguno, a
no ser que haya autorización escrita de EL LICENCIANTE.
De igual forma EL LICENCIATARIO reconoce la titularidad de los derechos que

ostenta EL LICENCIANTE, en consecuencia, esta prohibido de registrarlos a su
nombre ni promover acción alguna dirigida a anular o cancelar su registro.
SEXTO: Es obligación de EL LICENCIANTE otorga bajo licencia su marca

de……..a EL LICENCIATARIO para ser explotada únicamente en el Perú.
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SEPTIMO: Es facultad de EL LICENCIANTE licenciar su marca a diferentes

empresas, inclusive para que exploten su marca dentro del territorio designado
a EL LICENCIATARIO.
OCTAVO: EL LICENCIATARIO esta obligado a utilizar la marca materia de

contrato de manera exclusiva y dentro del territorio designado en este contrato,
toda vez que de no hacerlo sin motivo justificado alguno traerá como
consecuencia la cancelación del registro.
NOVENO: Es obligación de EL LICENCIATARIO cumplir las disposiciones y

otras instrucciones de EL LICENCIANTE en aspectos referidos a la publicidad.
PROHIBICIÓN DE USO
DÉCIMO: Al vencimiento del presente contrato, EL LICENCIATARIO dejara de

usar la marca y todo distintivo al que tuvo acceso en merito de la licencia
correspondiente. Así también EL LICENCIATARIO devolverá el material
publicitario promocional y similares a EL LICENCIANTE a los……días
siguientes del vencimiento de este contrato.
CARGAS Y GRAVAMENES
DECIMO PRIMERO: En este acto EL LICENCIANTE declara que la marca

de……en licencia esta libre de gravamen, carga, derecho real de garantía,
medida judicial o extrajudicial y, en general, de cualquier situación que impida,
prive o limite su libre disponibilidad y/o titularidad y explotación de los derechos
inherentes a aquella, sin perjuicio de ello, se obliga al saneamiento de ley.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
DÉCIMO SEGUNDO: Será causal de resolución el incumplimiento de lo previsto

en la cláusula tercera y quinta de este documento, en consecuencia, la
resolución se producirá de pleno derecho cuando la parte perjudicada
comunique vía notarial a la otra parte la decisión de valerse de la presente
cláusula resolutoria.
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DOMICILIO
DÉCIMO TERCERO: Para los efectos del presente contrato, las partes señalan
como sus domicilios los indicados en la parte introductoria de este documento,
y, en caso de producirse controversia con motivo de la celebración y ejecución
del presente contrato, los contratantes se someten a la competencia territorial
del los jueces y tribunales de……..
DÉCIMO CUARTO: El cambio de domicilio de cualquiera de las partes

contratantes no surtirá efecto si dicho cambio no ha sido comunicado a la otra
parte mediante carta notarial.
NORMA SUPLETORIA
DÉCIMO QUINTO: En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato,

ambas se someten a lo establecido por la normatividad nacional pertinente.
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente

contrato, las partes suscriben este documento en la ciudad de ……………, a los
……. días del mes de ………. 2012.
……………………………… …………………………………………
EL LICENCIANTE EL LICENCIATARIO
12 CLAÚSULAS HABITUALES
 Cláusulas sobre control de calidad: Se suele pactar un derecho de

control a favor del licenciante, que especificará los detalles de la calidad
exigida al bien o servicio del licenciatario.
 Cláusula de exclusiva: Se estipula la obligación del licenciante de no
conceder más licencias en el ámbito especificado en el contrato,
normalmente relativo al lugar donde el licenciatario explotará la marca.
 Prohibición de competencia: Igualmente, el licenciatario no podrá
elaborar bienes o prestar servicios que compitan con los ofrecidos por la
marca del licenciante.
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 Cláusula sobre Know-how: El Know-how es un bien intangible compuesto

por los conocimientos del licenciante que se ponen a disposición del
licenciatario, con el consiguiente deber de secreto de este.
 Cláusula de atribución del territorio: Espacio y localización designados
en los que el licenciatario puede hacer uso de la marca.
 Cláusula de no impugnación de la marca: El licenciatario no podrá
cuestionar la validez de la marca del licenciante.
 Cláusula del licenciatario más favorecido: El licenciatario tendrá derecho
a obtener del licenciante condiciones igual de favorables que las que se
hayan pactado con otro licenciatario.
 Cláusula de concesión de sublicencias: La prohibición de conceder
sublicencias por parte del licenciatario tiene carácter dispositivo. De esta
manera, las partes pueden acordar que el licenciatario, a su vez, pueda
ceder el uso de la marca a un tercero.
13 REGALÍAS EN LICENCIA DE MARCA

Las regalías son pagos regulares del licenciatario al licenciante por la
utilización de la tecnología. Dado que los pagos vinculan esa utilización con
un valor económico reflejan apropiadamente el valor que tiene la tecnología
para el licenciatario y, por lo tanto, las regalías son la forma de pago más
habitual. Las regalías tienen dos componentes clave: la base y la tasa de
regalías.
La base de la regalía: podría ser el costo de fabricación o la ganancia

derivada de la venta del producto de la licencia, sin embargo, no se usan
habitualmente porque pueden suponer la entrega por parte del licenciante
de información confidencial y porque además pueden presentar
controversias derivadas de los procedimientos contables que se utilicen.
Tampoco es usual tomar como base las unidades o volumen de
producción, ya que unidad producida no implica unidad vendida.
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La base más común son las ventas del licenciatario, así, por ejemplo, se
puede convenir que el licenciatario pague un monto fijo de por ejemplo
US$1 por unidad vendida, por lo que lo único que se debe determinar es el
número de unidades vendidas. También se puede emplear los ingresos
netos del licenciatario, es decir ingresos brutos a los que se ha descontado
gastos como embalaje o transporte.
La tasa de la regalía. La tasa corresponde al valor que se aplicará sobre la

base, por ejemplo, un dólar por venta, la tasa es el dólar. La tasa debiera
resultar una propuesta conveniente para las partes en el sentido que no
sea demasiado alta para el licenciatario ni demasiado baja para el
licenciante. Para los efectos de determinar la tasa es muy importante el
proceso de la valoración de la tecnología.
13.1 VERIFICACIÓN DEL PAGO DE REGALÍAS.
Considerando que la base más común sobre las que se calculan las
regalías son las ventas alcanzadas por el licenciatario es muy importante
para el licenciante tener la posibilidad de conocer y verificar ese número de
ventas. Por ello es recomendable que el contrato de licencia contenga una
cláusula relativa a la verificación de las regalías incluyendo la posibilidad de
revisar la contabilidad del licenciatario. Es normal que el licenciante se
reserve el derecho de inspeccionar las cuentas y registros llevados por el
licenciatario en relación a las regalías. Producto de la verificación de las
regalías puede detectarse diferencias en el monto pagado por concepto de
regalías por lo que es recomendable incluir en el contrato de licencia la
forma de solucionar las diferencias que se detecten.
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14 CONSEJOS DE LICENCIAR UNA MARCA

 Mantener un buen registro: Adquiere el hábito de establecer y
mantener archivos contractuales completamente actualizados y en
orden. Esto tiene dos ventajas: Primero si la licencia entra en conflictos,
tendrás un respaldo. Segundo, si alguna vez quieres venderla, será más
fácil poner al día al comprador inicial.
 Sé diligente en la aplicación desde el principio: Muchos de los
inventores tienen la percepción errónea de que obtener una patente es
cosa fácil. No se dan cuenta que hay una gran cantidad de trabajo en
cuanto a las patentes. Una vez que obtienes la patente, tienes que
prestar mucha atención a quienes podrían estar usando tu idea.
 Mantener relaciones a largo plazo en mente: Hay que empezar a
entender cuáles son los puntos negociables y cuáles no. Puedes perder
un montón de tiempo y buena voluntad.
Los acuerdos de licencia no son como vender un auto usado. Es una
relación a largo plazo. Las circunstancias cambian y se va requiriendo
de modificaciones.
 Test de calidad antes de licenciar: Antes de licenciar es recomendable
hacer pruebas. Te da la confianza si podrás trabajar esa idea o producto
en gran volumen.
Habla con la gente que lo ha utilizado. Licenciar es como construir una
casa: no debes olvidar ningún detalle.
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 Ojo con los contratos: “Nosotros no hacemos cambios en el contrato-

tipo” es una frase que muchas empresas dicen, pero que raramente
entienden.
Si ves que algo en el contrato no es razonable, es ambiguo o de plano te
perjudica, dilo en el momento. Hay muchas empresas que trabajan con
licencias y que buscan cambiar las razones del dueño de la idea
respecto a ciertos temas contractuales.
 Exclusividad cuidadosa: A muchas empresas jóvenes que desarrollan
algo nuevo se les pregunta por la exclusividad. Debes tener cuidado de
que, por querer cerrar pronto el trato, pierdas potenciales clientes.
 Sé flexible en el precio: Sé flexible en el precio y el calendario de
pagos. En cuanto a la fijación de precios, ten en cuenta los estándares
del sector y recuerda que un licenciante propondrá pagos que
contemplan un mercado en expansión y potencial de ganancias
optimista, mientras que un licenciatario ve los precios a través del prisma
de los costes y riesgos, incluidos los costos sustanciales para desarrollar
y comercializar un producto, riesgos de demanda, y la incertidumbre de
los mercados cambiantes.
 Cuidado con lo que podría pasar a la licencia: Asegúrate de que en
caso de insolvencia del titular de la licencia o declaración de quiebra, la
licencia termina automáticamente. Si no lo haces, la licencia puede ser
vendida con otros activos a un nuevo comprador que obtener la licencia
sin tener que pagar el dueño de propiedad intelectual.
15 ADQUIRIR UNA LICENCIA ES UNA BUENA ESTRATEGIA,
Quienes lo hacen están convencidos de que algunos personajes y marcas

tienen poder e influencia en el mundo de los negocios.
Los fabricantes y proveedores de servicios buscan hoy más que nunca
destacar sus productos, ampliar su mercado e incrementar sus ventas. Una
de las herramientas de marketing y extensión de marca más efectivas que
utilizan desde las grandes corporaciones hasta pequeños negocios para
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establecer un vínculo emocional entre consumidor y producto, es

precisamente el licensing.
Por ejemplo, si un fabricante de ropa quiere imprimir un personaje en su

colección porque sabe que va a atraer a su target, necesita firmar un acuerdo
de licenciamiento con el propietario del personaje (marca) a través del
agente (representante). Este contrato por lo general es negociado durante
un determinado período de tiempo (plazo), en un área geográfica (territorio)
específica y a cambio de un pago (regalías o royalty). El licenciamiento
puede ser una poderosa herramienta de marketing, ayudando el proceso de
construcción de marcas y fortaleciendo del posicionamiento de las mismas
en el mercado.
Hoy en día, las marcas son uno de los principales pilares de rentabilidad de
una empresa. Entre muchos otros beneficios, una marca nos permite
generar confianza, emular calidad, asegurar una relación duradera con el
cliente, diferenciarnos entre productos similares, manejar los precios e
incrementar nuestros márgenes de utilidad.
Cuando una empresa no posee una marca lo suficientemente robusta sobre

la cual sustentar las ventas de sus productos, existe la alternativa de licenciar
marcas que ya son fuertes y reconocidas (a cambio de un módico porcentaje
de las ventas). Este tipo de prácticas es bastante común en los negocios y,
generalmente, es muy rentable.
Cuándo contamos con la licencia de una marca o personaje vigente, popular

y bien posicionado, nuestras oportunidades se incrementan
considerablemente, permitiéndonos hacer nuestros productos más actuales,
diferenciados y relevantes, expandiendo ampliamente nuestras fronteras y
diferenciándonos “de manera significativa” de nuestros competidores.
Las licencias son un gran negocio a nivel mundial. Valuado a nivel mundial
en ventas “retail” cercanas a los 150 mil millones de dólares y regalías a los
25
9 mil millones de dólares, la venta de licencias se ha convertido en una

herramienta sumamente útil (o más bien necesaria) para trascender tanto en
negocios nacionales, como internacionales.
Un ejemplo claro son las licencias de marcas importantes o de personajes

de entretenimiento. Existe un gran número de personajes famosos de
programas de televisión, películas cinematográficas, obras literarias o
internet que vemos ligados a juguetes, ropa, videojuegos, mochilas,
promociones y a un sinnúmero de accesorios. La pregunta es: ¿Tú
comprarías el mismo cuaderno, juguete o mochila si no tuviera dicha marca?
¿Significaría lo mismo para ti?
Ese es el verdadero valor de una licencia. Su relevancia está en el vínculo

emocional que se establece entre el consumidor y tu producto. Cuando una
marca (o personaje) provee un significado auténtico para tu consumidor, la
sensibilidad al precio y a los productos de la competencia disminuye
sensiblemente, el deseo y el “must-have” nublan parcialmente la razón y
entra en juego la identidad que se tiene con la misma. La marca y lo que
evoca se convierten en la principal directriz de comparación y compra.
En la medida que entendamos la relevancia de la marca, tendremos la

oportunidad de obtener más y mejores elementos para juzgar si los atributos
de nuestra marca comulgan con los deseos de los consumidores,
permitiéndonos así determinar con mayor claridad el costo-beneficio de la
licencia y sus posibilidades reales de influencia en las ventas y demás
indicadores claves de desempeño.
16 ALGUNAS DE LAS MARCAS QUE BASAN SU ÉXITO EN LA ADQUISICIÓN DE

LICENCIAS.
Hoy en día es una estrategia lucrativa, bajo la premisa ganar-ganar, dado que miles
de millones de dólares se mueven día a día al amparo de las licencias, y mientras
unos reciben su recompensa por sus ideas (regalías), otros aumentan sus ventas
gracias a ellas.
26
Como es de suponerse, el mercado líder en este esquema de otorgamiento o cesión de

marcas es Estados Unidos donde cotidianamente miles de productos sacan partido de
personajes ficticios, caricaturas, películas, entre otros; con el afán de lograr una mejor
comercialización y llegar a targets determinados.
América Latina ocupa el 6to lugar en el aprovechamiento del esquema de licencias,

muy por abajo de Europa, Asia, o Norteamérica, por lo cual aún tenemos la gran
oportunidad de aprovechar las bondades que están por demás demostradas con este
tipo de estrategias.
La adquisición de licencias brinda a las marcas la posibilidad de estar

actualizadas por medio de la incorporación de diseños o personajes que
están de moda. Una de las ventajas de esto es que promueve una
diferenciación de la competencia, potencializa ventas y agrega valor al
producto. Algunas de las marcas que basan su éxito en la adquisición de
licencias son:
 LEGO: Esta marca de juguetes danesa caracterizada por tener

bloques de plástico, ha incorporado juegos con la imagen de The
Avengers, The Simpsons, Star Wars, Minecraft, Batman, James Bond,
entro otras.
27
 FUNKO: Su principal producto son los Muñecos Pop conocidos por

tener la imagen de los principales personajes tanto de series televisivas
como de películas cinematográficas, algunas de las licencias que tiene
son de Disney, The Walking Dead, The Game of Thrones, Kiss y Marvel.
 MATTEL: La compañía de juguetes, aparte de comercializar muñecas

Barbie y juegos de mesa, también se ha caracterizado por incorporar
personajes de luchadores de la W y Súper héroes.
28
Otra marca que saca gran partido de las licencias es nada más ni nada menos
que McDonald’s con su famosa Cajita Feliz, prácticamente cada vez que hay una
caricatura o película infantil exitosa esta marca de hamburguesas rápidamente es la
primera en la fila para adquirir una licencia y poder usar los personajes en sus impresos y
juguetes.
17 DIFERENCIAS ENTRE FRANQUICIAS Y LICENCIA DE USO DE MARCA
FRANQUICIA LICENCIA USO DE MARCA
La franquicia se basa en la ley de Un acuerdo de licencia es simplemente

valores mientras que las licencias un contrato comercial entre dos partes.
caen bajo el ámbito del derecho
contractual.
En términos simples. Esto significa

que si una empresa desea expandirse
a través de franquicias se debe
registrar en la jurisdicción apropiada,
29
así como incorporar cierta información

en su contrato de franquicia.
El contrato de franquicia es un Un acuerdo de licencia es por general

documento generalmente largo y de corta duración y otorga al
cubre áreas como el costo de la licenciatario el derecho a usar,
franquicia, las regalías, los derechos y comercializar y vender el producto o
las obligaciones del franquiciador y servicio de la entidad adjudicadora sin
del franquiciado, los derechos del penalización. Por lo general, también
territorio, la formación y el apoyo, así cubre el costo de la licencia, las
como la divulgación de documentos regalías, así como los derechos
financieros. territoriales. Sin embargo, no existe
una obligación para el licenciante de
revelar su información financiera.
Con un sistema de franquicia, el Al licenciatario se le da mucha más

franquiciador retiene el control sobre libertad con respecto a las
las operaciones generales de la operaciones de negocio, el mercadeo
empresa, mercadeo, así como la y ventas. Sin embargo, la mayoría de
forma en que sus servicios o licenciantes requieren que los
productos se entregan al usuario final. licenciatarios se adhieran a las
normas de garantía de calidad.
El incremento del negocio de las licencias ha sido enorme en

los últimos años. Como prácticamente todo negocio exitoso y
30
bien organizado puede darse en licencia, este método ha sido

la forma natural de hacer crecer buenas ideas, utilizando el
dinero de otros.
Las formas tradicionales de hacer crecer las empresas han

sido la representación, la licencia, la concesión las alianzas.
La licencia es un método eficiente de crear un nuevo negocio,

diferente del que lo creó. Simplemente es replicar, "clonar," las
condiciones que se han dado en un negocio, utilizando la
misma marca y todos los elementos que lo hicieron tener
buenos resultados.
Las marcas constituyen uno de los activos más valioso de

cualquier empresa, sobre todo en una licencia de marca, por
lo que es sumamente importante mantener la uniformidad y la
calidad de la marca dándole una protección adecuada.
31
 Desarrollar un buen producto con un diferenciador.

La originalidad y creatividad en el desarrollo y diseño del
producto es lo primero. Hay que lograr diferenciarse en
el punto de venta. Tener un valor agregado. Buscar una
excelente relación calidad-precio. Tu producto tiene que
atender una necesidad real. Alrededor de una licencia,
puedes crear muchos artículos o proyectos. Debes tener
los medios para producirlos.
 Agregar una licencia a tu producto.

Tienes que encontrar el personaje o celebridad, por
ejemplo, que haga un match natural con tu producto o
proyecto. Verdaderamente debe hacer sentido. Elige
una licencia que le hable a tu consumidor, que genere
en él un sentimiento de identidad y un vínculo
emocional.
 Cuidado con lo que podría pasar a la licencia.
Asegúrate de que, en caso de insolvencia del titular de
la licencia o declaración de quiebra, la licencia termina
automáticamente. Si no lo haces, la licencia puede ser
vendida con otros activos a un nuevo comprador que
obtener la licencia sin tener que pagar el dueño de
propiedad intelectual.
32
 http://www.merkactiva.com
 https://www.merca20.com/licencias-la-mejor-forma-de-utilizar-
una-marca-para-potenciar-tu-negocio/
 https://wellsfargoworks.com/es/planificacion-de-
empresas/articulo/acerca-de-las-licencias-y-los-permisos-
comerciales
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6698_
32778.pdf
 http://www.protectia.eu/marcas/licencia-de-marca/
 https://es.wikipedia.org
 http://www.inapiproyecta.com
33

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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”

Docente : Dra. LAVANDA REYES, Flor.

Materia : Taller de técnicas de comercio exterior

Autoras : CONDE MENDES, Rosmery T.

Nivel académico: 2017 – II

Año Curricular-Ciclo: Sexto - VI

Sección: “C” Turno: Diurno

Al Dra. Flor Lavanda Reyes por los

2 LICENCIA DE MARCA ............................................................................................................. 6

2.1 ESPECIFICACIONES DE LICENCIA DE MARCA ................................................................ 6

3 VENTAJAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA ........................................................................ 7

4 DESVENTAJAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA .................................................................. 8

5 CARACTERISTICAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA ........................................................... 9

6 MODALIDES DE LICENCIA DE MARCA .................................................................................. 9

7 BASES Y CONDICIONES ESENCIALES DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO .............. 10

8 DERECHOS DEL LICENCIATARIO.......................................................................................... 11

9 ELEMENTOS PERSONALES QUE INTERVIENEN EN EL LICENCIAMIENTO ........................... 14

10 CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA .............................................................................. 16

11 MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA......................................................... 17

12 CLAÚSULAS HABITUALES ................................................................................................ 20

13 REGALÍAS EN LICENCIA DE MARCA ................................................................................ 21

13.1 VERIFICACIÓN DEL PAGO DE REGALÍAS. ..................................................... 22

14 CONSEJOS DE LICENCIAR UNA MARCA ........................................................... 23

15 ADQUIRIR UNA LICENCIA ES UNA BUENA ESTRATEGIA, ............................ 24

16 ALGUNAS DE LAS MARCAS QUE BASAN SU ÉXITO EN LA ADQUISICIÓN

17 DIFERENCIAS ENTRE FRANQUICIAS Y LICENCIA DE USO DE MARCA ............................ 29

En base a la globalización se introdujeron nuevas formas de

Este proceso también incluye la transmisión de los conocimientos

Para montar un negocio no siempre es necesario tener una marca

1 ¿QUÉ ES LICENSING O LICENCIA DE USO DE MARCA?

El licensing es el proceso legal por el cual el dueño de la marca, imagen o

El licensing tiene relación con las licencias: un permiso que se otorga a

En Derecho, una licencia es un contrato mediante el cual

Estos activos son propiedad del otorgante, y pueden ser bienes

2 LICENCIA DE MARCA - LICENSING

Esta licencia se materializa mediante un acuerdo entre las partes donde el

Mediante una licencia el titular de la marca registrada, o en su defecto

2.1 ESPECIFICACIONES DE LICENCIA DE MARCA

 No existe una licencia normalizada, cada licencia es única y tiene sus

3 VENTAJAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA - LICENSING

Los beneficios fácilmente percibidos para la empresa que licencia

 Posicionamiento en el mercado: La gran mayoría de las marcas,

 Cuando obtienes una licencia para tu invención con un fabricante,

4 DESVENTAJAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA

 Vigencia: El concepto o marca, objeto de la licencia, es susceptible a

5 CARACTERISTICAS DE LICENCIA DE USO DE MARCA

Las características dependen directamente de la naturaleza del propio

1. Una marca registrada otorga un derecho de uso exclusivo durante 10

6 MODALIDES DE LICENCIA DE MARCA

 Licencia de Exclusividad: cuando se indica de forma explícita que

 Licencia No Exclusiva: cuando el uso se permite o puede permitirse

 El licenciatario no podrá ceder la licencia a terceros, ni podrá conceder

7 BASES Y CONDICIONES ESENCIALES DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO

En la elaboración de un buen contrato de licencia de uso se deben prevenir

• Verificar que las cláusulas estipuladas en el contrato no contravengan en

• Dejar perfectamente establecido “a quien pertenece que” y “que es lo que se

• Vigencia del contrato.

• Confidencialidad. Es común que, en este tipo de contratos, se estipule que el

8 DERECHOS DEL LICENCIATARIO

El titular del registro tiene el derecho de vender, transferir o ceder

Cuando el derecho de disposición se efectúa a través de un contrato,

Restricciones a la Cesión o Transferencia.